ESTUDIO YATACO ARIAS

ABOGADOS

BOLETÍN INFORMATIVO
SUMARIO

1. Normas Legales.
2. Noticias.
3. Artículos
4. Jurisprudencia
5. Entrevistas
6. Opiniones, etc…

Lima, 04 de Febrero de 2009.

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BOLETÍN INFORMATIVO
04 de Febrero de 2009

NORMAS LEGALES

DE LA SEPARATA DEL DIARIO OFICIAL “EL PERUANO” DEL MIÉRCOLES 04 DE FEBRERO.

Aprueban el Instructivo “Medidas en Frontera a Solicitud de Parte” INTA-IT-00.08 (versión

1). (Res. N° 043-2009/SUNAT/A)

JUDICIALES
Nada Reseñable.

NOTICIAS

DIARIO LA REPÚBLICA
Fuente:http:www.larepública.com.pe

DÓLAR SIGUE AL ALZA Y CIERRA EN S/. 3.23

Sol se deprecia 0.69% y ente emisor interviene cauteloso vendiendo

US$ 71 millones. Expertos afirman que billete verde seguirá en
aumento durante los próximos días y piden al BCR que evalúe
situación. Sigue en picada. Repitiendo el escenario del lunes, el
nuevo sol cerró la jornada de ayer con una caída de 0.69% debido a
una mayor demanda de dólares y una menor participación del Banco
Central de Reservas (BCR), que intervino en el mercado cambiario
vendiendo casi al cierre de la sesión US$ 71 millones a un tipo de
cambio promedio de S/. 3.23 por dólar. De esta manera, el tipo de
cambio terminó en S/. 3.224, nivel superior al de la víspera de S/.
3.202.

ALZA CONTINUARÁ
Ante este panorama, ¿cómo será el comportamiento del billete verde en los próximos días? Para Kurt
Burneo, ex director del BCR, las presiones al alza del dólar continuarán debido a una mayor
demanda que responde a las noticias sobre la contracción de exportaciones, la paralización de los
planes de exploración e inversión de mineras (Southern anunció una reducción de US$ 655 millones),
además de la desconfianza que generan anuncios oficiales poco creíbles como el plan de estímulo
económico.

“Se asegura que el país no crecerá menos del 5% este año pero si a ello sumamos el deterioro de la
balanza comercial y que el BCR haya vendido casi US$ 800 millones en un mes, son factores que
elevarán el tipo de cambio”, sostuvo. En la misma línea, el economista José Oscátegui manifestó que
el billete verde seguirá subiendo y que el sol se devaluará, hecho que había adelantado hace un
tiempo.

“El BCR ha debido realizar desde hace un tiempo una evaluación, pero en vez de eso ha estado
perdiendo dólares y ya ha vendido como US$ 7,000 o más y cada vez tenemos menos”, comentó. A
ello se añade que el Ministerio de Economía y Finanzas debería revisar la reducción de aranceles y
colocarlos a los niveles que tenían en el 2007 para evitar mayor pérdida de dólares.

Por su parte, para e l economista Jorge Gonzales Izquierdo el alza del dólar responde al temor
generado en la población por el impacto de la crisis en el Perú, ante lo cual recurren a comprar
dólares y aumentan su demanda. ¿Qué debe hacer el ciudadano de a pie ante esta alza? Hugo
Perea, gerente de Estudios Económicos del Banco Continental, recomendó que si va a acceder a un
crédito este debe ser en la moneda en que recibe sus ingresos. “Si gana en soles, endéudese en
soles y se olvida del pico cambiario”, dijo. Para el caso de ahorros, no se debe tener en una sola
moneda, puede tenerla en soles y dólares.
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NORMATIVA DE OMC NO PERMITE RESTRICCIONES A SOCIOS ANDINOS

Según afirma el Mincetur. Propuesta será presentada hoy a comisión

ecuatoriana. La ofensiva peruana ya está preparada para evitar que el
gobierno ecuatoriano siga poniendo restricciones a las exportaciones
nacionales. El viceministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo
Ferreyros, aseguró que –según la normativa de la Organización Mundial de
Comercio (OMC) – Ecuador puede tomar medidas de salvaguardias globales
pero no debe incluir en estas a sus socios andinos.

“La normativa de la OMC permite que se pueda dar un trato diferenciado a

los países en desarrollo que tienen acuerdos comerciales, y eso es lo que
somos nosotros; la OMC permite excluir a los países andinos de los alcances
de la medida”, dijo el viceministro.

La propuesta del Mincetur será presentada hoy a la comisión ecuatoriana liderada por la ministra
coordinadora de la Producción de Ecuador, Susana Cabeza de Vaca, y en esta la ministra de
Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Aráoz, sustentará que Ecuador puede tomar las medidas
necesarias para proteger su mercado pero evitando incluir a sus socios andinos.

LA CLAVE
Aráoz consideró que Ecuador aplica un castigo innecesario para un buen socio comercial como es el
Perú, por lo que debería reconsiderar su posición y levantar las restricciones

DIARIO EL COMERCIO
Fuente:http:www.elcomercio.com.pe

GOBIERNO FINANCIARÍA TREN ELÉCTRICO COMO OBRA PÚBLICA

El ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza, comentó

ayer, durante su presentación en el Congreso, que el Gobierno
evalúa la posibilidad de construir el tren eléctrico de Lima como
obra pública y que daría en concesión la administración y el
aprovisionamiento de energía eléctrica.

Con esta modalidad, el Estado asumiría todo el financiamiento

de la obra (US$363 millones). La concesión del proyecto como
una asociación público-privada, declarada desierta el 28 de
enero, establecía que el Estado debía financiar US$300
millones.

Ayer, además, se supo que Pro Inversión recibirá mañana los sobres con las propuestas técnicas y
económicas para la concesión de la planta de tratamiento de agua Taboada. Tanto el sector público
como el privado coinciden en que este proyecto debe ser prioridad en el plan anticrisis.

MINEROS EVALÚAN IR A HUELGA POR DESPIDOS

Southern sostiene que precios de metales podrían recuperarse en el

segundo semestre. La Federación Nacional de Trabajadores Mineros,
Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP) sostuvo que los
puestos perdidos en el sector debido a despidos injustificados habría
superado los 6.000. Por ese motivo el gremio evaluará una huelga
nacional.

“Están diciendo: “bueno, señores, ustedes saben que a nivel

mundial hay crisis económica y la empresa no tiene posibilidades
para seguir aumentando (el personal)””, declaró a la agencia AP
Vicente Sotomayor, secretario de Seguridad e Higiene Minera de la
llamada Federación Minera.
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Según la FNTMMSP, 6.298 trabajadores fueron despedidos arbitrariamente desde noviembre al 31 de

enero. Esta cifra no ha sido confirmada aún por el Ministerio de Trabajo. Para los mineros no es
verosímil que la situación económica de las empresas se haya debilitado en apenas dos meses, como
para recurrir a los despidos.

RECUPERACIÓN TARDARÁ
Southern Copper estimó que la demanda del metal rojo se recuperará a mediados del 2009 y
proyectó más cierres de minas en el sector, golpeado por la baja del precio de los metales. Southern
Copper anunció la semana pasada que está considerando paralizar proyectos mineros en el Perú y
México ante la caída de los precios del cobre.

DIARIO GESTIÓN
Fuente:http:www.gestion.com.pe

MEF AFINA PROYECTO PARA DAR INCENTIVOS A NEGOCIOS AMBIENTALES.

En enero último, el titular del Ministerio del ambiente, Antonio Brack,

anunció que su portafolio se encontraba elaborando un proyecto
denominado “Ley de Servicios Ambientales”, a fin de promover que
una mayor cantidad de empresas privadas incursionen en este tipo de
negocio. Sobre esta iniciativa, Brack informó ayer que,
conjuntamente con su portafolio, el Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) se encuentra afinando los detalles de un proyecto de
ley en el que se propone otorgar incentivos a las empresas que
ejecuten o posean negocios medioambientales.

Preciso que esta iniciativa, que tiene como objetivo contrarrestar el impacto del cambio climático en
el país, no implicará dar exoneraciones o rebajas de tipo tributario, sino que se darán
compensaciones económicas a cambio de reducir niveles de contaminación. Entre las actividades que
podrían realizarse figura el manejo de recursos forestales, nuevas plantaciones de árboles, reducción
de emisiones de dióxido de carbono, disminución del consumo de combustibles fósiles, entre otras.

Anteriormente, el ministro Brack señalo que cuando se plantan árboles se captan las emisiones
contaminantes de CO2 o dióxido de carbono de la atmósfera, lo que contribuye a descontaminarla, y
que si se deja de talar bosques se dejaría de emitir el mismo elemento nocivo al ambiente, todo lo
cual constituye servicios ambientales, por los que en el país nunca se otorga algo a cambio.

CAMPAÑA
El ministro Brack participó ayer en el lanzamiento de la campaña mundial contra el cambio climático
“la hora del Planeta”, la cual consiste en el apagado voluntario de la luz eléctrica el día 28 de marzo
próximo de 8:30 a 9:30pm, como medida de protesta.

“Actualmente, el Perú solo utiliza el 4% de los recursos hidroeléctricos que posee, por ello la meta,
es un tiempo no muy lejano, es pasar a utilizar totalmente la hidroenergía para el abastecimiento de
la población”, sostuvo. “La Hora del Planeta” es una iniciativa del Fondo Mundial de la Naturaleza
(WWF), en el cual participará este año el Perú por primera vez.

DIARIO CORREO
Fuente:http:www.correoperu.com.pe

PARA OPERAR EL MUELLE NORTE: DP WORLD SE ACERCA A ENAPU.

La idea que maneja Dubai Ports World (DP World) para operar el
Muelle Norte del puerto del Callao es hacerlo en asociación con Enapu,
operación que tendría una inversión de US$1,300 millones. Este monto
sería íntegramente aportado por la empresa privada. David Sanborn,
director para la región de esta empresa, indicó que con su ingreso se
asegura convertir al Callao en un hub y con ello se reducirá el costo de
trasladar la mercancía. También descartó algún monopolio en las
tarifas, pues recordó que las mismas son reguladadas por el Ositran.
Traeremos el negocio del transbordo de carga al Callao, finalizó.
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JURISPRUDENCIA

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL

¾ ACCIÓN DE AMPARO

SENTENCIA Nº 03850-2008-PA/TC DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2009.

Procedencia de Amparo contra Normas Autoaplicativas.

Este Tribunal ha señalado que “…procede el amparo directo contra normas, y desde luego, contra las
de fuerza de Ley, cuando el acto lesivo sea causado por normas autoaplicativas, esto es, aquellas
cuya eficacia no se encuentre sujeta a la realización de actos posteriores de aplicación, sino que la
adquieren al tiempo de entrar en vigencia. En tales casos, y siempre que estas normas afecten
directamente derechos constitucionales, el amparo procede…”.

Para mayor información visite la siguiente página:

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/03850-2008-AA%20Resolucion.html

¾ HÁBEAS CORPUS

SENTENCIA Nº 00886-2008-PHC/TC. LIMA DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2009.

Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales.

El hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad
individual y la tutela procesal efectiva. (...)”; contrario sensu, no procede el hábeas corpus cuando
dentro del proceso que dio origen a la resolución que ordena la resolución cuestionada, no se han
agotado los recursos que otorga la ley para impugnar la resolución cuestionada

Para mayor información visite la siguiente página:

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/00886-2008-HC%20Resolucion.html

PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL ADMINISTRATIVO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI.

RESOLUCIÓN Nº 0387-2007 DE FECHA SEPTIEMBRE DE 2007.

Comunicación pública no autorizada de obras y producciones audiovisuales protegidas

Se debe diferenciar entre la explotación individualizada de obras y producciones audiovisuales, y la

explotación masiva de las mismas. En la explotación individualizada, el usuario de la obra o
producción audiovisual y el autor o titular de la misma, previamente a la explotación, identifican la
obra y el tipo de explotación que se va a realizar respecto a ella, pactando la contraprestación que va
a recibir el autor o titular.

Sin embargo, en la explotación masiva el usuario elige las distintas obras y producciones
audiovisuales que serán explotadas y luego de ello procede a identificarlas, precisando el tipo de
explotación y en función a ello debe realizar el pago de una contraprestación, la cual es determinada
de acuerdo al tarifario correspondiente a la sociedad de gestión colectiva que se encarga de la
gestión de los derechos de los autores o titulares de las mismas, las cuales forman parte del
repertorio administrado. Por tal motivo, la sociedad de gestión colectiva otorga al usuario una licencia
global a fin de que realice la explotación de dichas obras y producciones audiovisuales, entidad que
asimismo goza de la presunción establecida en el artículo 147° del Decreto Legislativo No 822 ya
señalada anteriormente y que debe tenerse presente.
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Adicionalmente a ello, a fin de desvirtuar la presunción señalada, el usuario es quien debe probar
cuáles obras y producciones audiovisuales explotadas no son administradas por la sociedad de
gestión colectiva, toda vez que es éste quien tiene tal posibilidad, toda vez que ha realizado la
identificación de las mismas a fin de proceder a su explotación.

Para mayor Información visite la siguiente página:

http://www.indecopi.gob.pe/portalSAE/index.html

ARTÍCULO

SIGNOS CONFORMADOS POR EL NOMBRE DE UN LUGAR GEOGRÁFICO: MARCAS Y

DENOMINACIONES DE ORIGEN.

Dra. Patricia Gamboa Vilela.

Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con cursos de capacitación en
Propiedad Intelectual en la Oficina Española de Patentes y Marcas (Madrid, España), en la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Ginebra, Suiza), en la Organización
Mundial del Comercio (Ginebra, Suiza) y en la Oficina Japonesa de Patentes y Marcas
(Tokio, Japón). Profesora del curso de Propiedad Industrial de la Facultad de Derecho de la
PUCP.

1. Introducción

El empresario que desea salir al mercado a ofrecer un producto o servicio, se encuentra con otros
productos o servicios similares, que en líneas generales satisfacen del mismo modo las necesidades
de los consumidores. He allí que surge la necesidad de diferenciarse y los elementos que responden a
esta necesidad son los signos distintivos: elementos que sirven para identificar y diferenciar en el
mercado productos, servicios o actividades económicas.

Los signos distintivos pueden estar conformados por elementos diversos: palabras, figuras, formas
tridimensionales, sonidos, aromas, entre otros. Lo importante es que cumplan la función distintiva y
de diferenciación. Sin embargo, no es menos cierto que, según el elemento que conforme a un signo
distintivo, se pueden presentar circunstancias particulares que merecen una reflexión particular. Así
sucede por ejemplo en el caso de los signos conformados por formas tridimensionales, signos
sonoros y signos olfativos, entre otros.

En el caso de los signos distintivos constituidos por palabras, encontramos un supuesto particular
cuando se trata de signos conformados por el nombre de un lugar geográfico, ya que la
registrabilidad de estos signos va a depender en gran medida de si existe, o no, relación entre el
lugar geográfico y el producto que se pretende distinguir. Así, encontramos casos que van desde
signos que no pueden ser registrados por generar riesgo de engaño en los consumidores respecto de
la procedencia geográfica de los productos o servicios que identifican, hasta signos que por el
contrario son considerados como elementos respecto de los cuales sí pueden recaer los derechos
exclusivos que confiere la propiedad industrial.

El presente trabajo se centrará en dos supuestos: i) las marcas conformadas por el nombre de un
lugar geográfico y ii) las denominaciones de origen. En el primer punto, analizaremos en qué casos
un signo conformado por el nombre de un lugar geográfico puede ser registrado como marca, y en
qué casos dicho registro debe ser denegado para salvaguardar tanto el interés de los consumidores,
como el interés de los competidores. En el segundo punto, analizaremos en qué casos el nombre de
un lugar geográfico aplicado a un producto puede configurarse como una denominación de origen.

2. Marcas conformadas por el nombre de un lugar geográfico

En términos simples, marca es todo signo que cumple la función de identificar y diferenciar productos
o servicios en el mercado. Así, pueden constituir marca las palabras, frases, imágenes, figuras,
símbolos, dibujos, letras, cifras, formas tridimensionales de los productos, envases o envolturas, y en
general, cualquier elemento con aptitud distintiva.

Al elegir una marca, el empresario puede optar por un signo que evoque o sugiera al consumidor las
características del producto o servicio a distinguir. Tal es el caso, por ejemplo, de la denominación
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Cardioferon que, aplicada a productos farmacéuticos, indica que se trata de productos para el
tratamiento de afecciones cardiacas. Estos signos son los denominados signos evocativos y si bien,
por lo general, son de más fácil recordación por el consumidor medio, por su propia naturaleza
evocativa son considerados marcas débiles, toda vez que tendrán que aceptar la coexistencia, en el
registro y en el mercado, de marcas que evoquen el mismo concepto o las mismas características
respecto de los productos o servicios de que se trate.

Por otro lado, el empresario podrá optar por un signo arbitrario, es decir, un signo constituido por
una palabra u otro elemento que tiene un significado concreto para el consumidor medio, pero este
significado no guarda relación alguna con el producto o servicio a distinguir. En este caso estamos
frente a palabras del idioma acuñadas para funcionar como marcas y en la medida que se alejan del
producto o servicio para los cuales se solicita, se considera que tienen aptitud distintiva. Ejemplo de
denominación arbitraria es la palabra CISNE para distinguir pan: tiene un significado para el
consumidor medio (nombre de un ave), pero este significado no está relacionado con el producto
pan.

Finalmente, el empresario puede optar por los denominados signos de fantasía, que son aquellos
signos creados o diseñados para funcionar como marca. Estos signos pueden estar constituidos por
denominaciones, figuras o cualquier elemento que carezca de significado para el consumidor medio.
En la medida que se trata de signos que antes de su adopción por el empresario no existían –y en
consecuencia no guardan ningún tipo de vinculación con el producto o servicio que pretenden
identificar- son signos que cuentan con elevada aptitud distintiva. La denominación Reebok es un
claro ejemplo de signo de fantasía.

Dentro de la gran variedad de elementos que se pueden elegir como marca, se encuentran las
denominaciones que constituyen el nombre de un lugar geográfico. Así, es frecuente encontrar en el
mercado marcas conformadas por el nombre de una ciudad, de una región, de un país o de cualquier
otra extensión geográfica; y que, según el caso, podrían ser clasificadas como marcas evocativas,
arbitrarias o de fantasía.

Sin embargo, no es menos cierto que, en determinados casos, las denominaciones geográficas
pueden constituir indicadores de la procedencia geográfica del producto. Ello se presenta cuando el
lugar geográfico al que corresponde la denominación guarda estrecha relación con el producto a
distinguir, es decir, cuando el lugar geográfico es conocido por la producción o elaboración del
producto que pretende identificar; de modo tal que su presencia en el signo obedece precisamente a
la intención del empresario de vincular el producto con ese origen geográfico, ya que este vínculo
será valorado positivamente por el consumidor. En el supuesto que este origen geográfico que indica
el signo no coincida con el que corresponde al producto identificado, se generará un perjuicio tanto al
consumidor que verá defraudada sus expectativas, como a los competidores, toda vez que se estaría
captando clientela sobre la base de información falsa respecto de la procedencia geográfica del
producto.

Atendiendo a lo expuesto, podemos arribar a una primera conclusión: las denominaciones

geográficas pueden ser adoptadas y registradas como marcas, salvo en determinados supuestos
(como aquellos en los que se afecta al consumidor, a los competidores y al mercado en general). Así,
a lo largo del presente trabajo, analizaremos la registrabilidad de signos conformados por
denominaciones geográficas, a la luz de las disposiciones contenidas en la Decisión Andina 486,
norma que regula los derechos de Propiedad Industrial en nuestro país. Al respecto, pondremos
especial énfasis en los signos susceptibles de generar engaño por el uso de denominaciones
geográficas.

2.1 Denominaciones geográficas arbitrarias

Como ya hemos señalado en párrafos anteriores, las denominaciones arbitrarias son aquellas que
tienen significado para el consumidor, pero ese significado no guarda relación con el producto o
servicio a distinguir. Así, en el caso de nombres de lugares geográficos que no guarden relación con
el producto a distinguir, nos encontraremos frente a denominaciones geográficas arbitrarias, y por lo
tanto registrables.

En efecto, si el lugar geográfico al cual corresponde la denominación no es conocido por la

elaboración o producción del producto a distinguir, entenderemos que no existe conexión entre el
lugar geográfico y el producto y, en consecuencia, un signo conformado por el nombre de dicho lugar
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no será percibido por el consumidor como una indicación de la procedencia geográfica del producto,
sino como un signo distintivo que indica mas bien un origen empresarial determinado.

Vemos pues que para estas denominaciones geográficas arbitrarias se aplica el mismo principio que
para los signos arbitrarios: en la medida que no guardan relación con el producto a distinguir, se
considera que cuentan con aptitud distintiva y pueden ser registrados como marca.

Del mismo modo, en el caso de denominaciones geográficas escritas en un idioma distinto al Español,
cuyo significado es entendido por el consumidor medio, y este significado no es asociado al producto
a distinguir, se considerará igualmente que se trata de denominaciones arbitrarias.

Ejemplos de denominaciones geográficas arbitrarias son las siguientes marcas: Florida, que distingue
conservas de pescado; Alicante, que distingue condimentos; Antártida, que distingue café; Sorrento,
que identifica chocolates, entre otras. Al escuchar o apreciar estos signos en el mercado, el
consumidor difícilmente va a asumir que los productos que distinguen provienen de los lugares
geográficos a los que hacen referencia dichas denominaciones, sino que los va a percibir como
marcas.

En este punto, cabe tener en cuenta que si bien sobre estas denominaciones arbitrarias pueden
recaer derechos exclusivos a favor de un solo titular, en la medida que corresponden al nombre de
lugares geográficos no se podrá impedir que terceros, de buena fe, utilicen dichas denominaciones a
título informativo para indicar, de ser el caso, que sus productos provienen de dicho lugar 1 .

2.2 Denominaciones geográficas consideradas signos de fantasía

Como señalamos en párrafos precedentes, signos de fantasía son aquellos conformados por
denominaciones u otros elementos que no evocan concepto alguno al consumidor medio. Así, se
considerarán signos de fantasía a aquellas denominaciones geográficas que no sean percibidas como
tales por el consumidor medio, es decir, aquellas denominaciones que el consumidor desconoce que
corresponden al nombre de un lugar geográfico determinado.

En la medida que son signos que no tienen significado para el consumidor medio, estas
denominaciones poseen aptitud distintiva y, por lo tanto, son registrables.

En el caso de denominaciones geográficas escritas en idioma distinto, cuya traducción es desconocida

por el consumidor, se aplicará el mismo criterio que para cualquier otra denominación escrita en
idioma distinto y se concluirá que se trata de denominaciones de fantasía. Así, por ejemplo, tenemos
2
la marca firenze para distinguir metales comunes y sus aleaciones.

2.3 Denominaciones geográficas descriptivas

Se considera signos descriptivos a aquellos que se limitan a informar directamente acerca de las
cualidades o características de los productos o servicios a los cuales se aplican.

Los signos descriptivos carecen de aptitud distintiva y, en consecuencia, no podrá ser registrado
como marca, toda vez que se trata de elementos de uso común, y a veces incluso de uso necesario
en la comercialización de los productos o servicios de que se trate. Así, otorgar un derecho exclusivo
sobre los mismos a una sola persona, impediría que terceros los utilicen legítimamente, con lo cual
se alteraría el normal desenvolvimiento de la competencia y del comercio en el mercado.

1
En efecto, el primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 establece que “[l]os terceros podrán, sin
consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o
seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad,
destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u
otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y
tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a
confusión sobre la procedencia de los productos o servicios”.

2
Firenze es la denominación que en el idioma Italiano corresponde a la ciudad de Florencia. Dicha
traducción, sin embargo, es desconocida por el consumidor, quien percibirá a la denominación Firenze
como signo de fantasía.
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La Decisión 486 en su artículo 135 inciso e) prohíbe de manera expresa el registro de signos
descriptivos. Así, se establece que no se podrán registrar como marca los signos que “consistan
exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la
cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos,
características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho
signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.

Como se advierte de la lectura del citado inciso, dentro de las características a las cuales puede hacer
referencia un signo descriptivo, se encuentra el origen geográfico del producto. En efecto, en
aquellos casos en los que el nombre del lugar geográfico guarda relación con el producto, la
presencia de dicha denominación en la etiqueta o envoltura del producto por el cual la zona
geográfica es conocida, va a llevar al consumidor a asumir que dichos productos provienen de la
mencionada zona geográfica. Es decir, a diferencia de las denominaciones geográficas consideradas
arbitrarias, en las cuales el consumidor no ve más que un signo distintivo, en el caso de las
denominaciones geográficas que tienen conexión con el producto a distinguir, el consumidor percibirá
a dicha denominación como una indicación del origen geográfico del producto. Ejemplos de
denominaciones geográficas descriptivas son las siguientes: PuertoRico, para distinguir bebidas
3
alcohólicas; Paris para distinguir prendas de vestir o perfumes; Suiza, para distinguir relojes.

Cabe resaltar en este punto, que la prohibición de registro bajo análisis se refiere a signos
constituidos exclusivamente por denominaciones descriptivas. En consecuencia, serán susceptibles
de registro signos que incluyan el nombre de un lugar geográfico percibido como indicación de
procedencia geográfica, siempre que presenten además otros elementos que en su conjunto logren
conformar un signo con aptitud distintiva; debiendo precisarse que el registro de un signo de estas
características no otorgará a su titular el derecho a oponerse al registro de otros signos que incluyan
el término descriptivo en su conformación. Asimismo, podrán registrarse los signos formados por la
combinación de términos descriptivos, siempre que en conjunto logren conformar un signo
suficientemente distintivo.

Finalmente, resulta pertinente señalar que en el caso de elementos figurativos que de manera
inequívoca indiquen la procedencia geográfica del producto a distinguir (por ejemplo la bandera,
escudo, mapa, u otro símbolo del país o región), se seguirá el mismo tratamiento que para las
denominaciones descriptivas.

2.4 Denominaciones geográficas evocativas

Existen determinados signos que no indican de manera directa la procedencia geográfica del
producto, pero sí sugieren o evocan esa procedencia. En este caso estamos frente a signos
evocativos que, aunque débiles, gozan de aptitud distintiva y pueden ser registrados como marca.
Tal es el caso de la denominación Italgrif, para distinguir grifería, que evoca los conceptos de grifería
y origen italiano.

2.5 Signos engañosos: falsa indicación de procedencia

Además de ser un elemento identificador, la marca se configura como un medio que proporciona
información al consumidor respecto de los productos o servicios que distingue. Así, la marca cumple,
entre otras, una función indicadora del origen empresarial de los productos, informando al
consumidor que todos los productos idénticos o similares que llevan dicha marca, provienen del
mismo empresario. En el mismo sentido, la marca cumple una función indicadora de calidad, en tanto
indica al consumidor que todos los productos idénticos, que llevan la misma marca, tienen calidad
homogénea.

Sin embargo, existen signos que, aplicados a determinados productos o servicios inducen al público
consumidor a creer que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas son denominadas
en doctrina marcas engañosas y su registro está prohibido en la mayoría de legislaciones con el
objeto de proteger no sólo el interés general de los consumidores, sino también el interés de los

3
Puerto Rico es conocido por la fabricación de ron de excelente calidad. En ese sentido, la denominación
Puerto Rico resulta descriptiva respecto de dicho producto.
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empresarios, quienes podrían verse afectados por el ingreso, al registro y al mercado, de una marca
que proporcione información distorsionada respecto al modo de fabricación, la calidad, la
procedencia, las características o la aptitud para el empleo de los productos o servicios a los cuales
se aplique.

Así, en el caso de la Decisión 486, encontramos una prohibición de registro referida a los signos
engañosos, en el artículo 135 inciso i), el mismo que establece que no podrán registrarse como
marcas los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la
procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o
aptitud para el empleo de los productos y servicios de que se trate.

En efecto, la norma citada prohíbe el registro de los llamados signos engañosos, es decir, signos que,
de manera directa o indirecta, proporcionan información falsa o errónea sobre las características de
los productos o servicios que distinguen. Esto impide que el consumidor tome una decisión de
compra acorde con sus expectativas.

Respecto de la prohibición del registro de signos engañosos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina ha señalado lo siguiente:

[S]e trata de una prohibición de carácter general que se configura con la

posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se
produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una
enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide
su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del
signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del
producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno
a estas circunstancias, a los medios comerciales o al público consumidor o usuario,
4
y, de este modo enturbia el mercado .

De este modo, se advierte que la intención del legislador al prohibir expresamente el registro de
signos engañosos obedece tanto al interés por evitar que los consumidores se vean engañados
respecto de características que puede ser determinantes en la decisión de compra, como al deseo de
asegurar que los agentes de mercado se desenvuelvan dentro de márgenes de lealtad y
transparencia.

En efecto, el empleo de signos engañosos atenta contra los principios de veracidad y honestidad que
exige la leal competencia, en la cual las marcas cumplen una función determinante como elementos
que permiten la identificación y diferenciación de los productos y servicios que se ofrecen en el
mercado. Así, lejos de contribuir a la transparencia en el mercado, una indicación engañosa puede
producir descontento y desorientación entre los consumidores al procurar información equivocada de
los productos y servicios que se ofrecen.

Ahora bien, al analizar si un signo tiene, o no, el carácter de engañoso, se debe tener en cuenta que,
en estricto, el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una
distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su
procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan
al público a error.

Así, para determinar el carácter engañoso de un signo se deberá analizar el signo en relación con el
producto a identificar; toda vez que un signo que resulta engañoso para distinguir determinado
producto puede ser registrado como marca para distinguir otro producto. Por ejemplo, un signo que
incluya, entre otros elementos, la figura de olivos, será engañoso si pretende distinguir aceite de
maíz; pero será evocativo, y por lo tanto registrable, si va a identificar aceite de oliva; y será
arbitrario si pretende distinguir prendas de vestir.

Ahora bien, en la medida que el análisis de registrabilidad de los signos es un examen de puro
derecho, se puede afirmar que la prohibición de registro de una marca engañosa es absolutamente

4
Sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso Nº 82-Ip-2002.
Marca: Chips. La sentencia fue publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 891, de 29 de
enero del 2003.
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independiente del uso engañoso que de la misma se pueda hacer. En efecto, para que se verifique el
supuesto regulado en la prohibición de registro que estamos analizando, el riesgo de engaño debe
provenir del signo mismo puesto en relación con el producto o servicio que se pretende distinguir. A
estos efectos, es irrelevante la forma en que la marca va a ser usada o es usada en el mercado. En
ese sentido, no se puede calificar a un signo como engañoso, y denegar su registro, si el riesgo de
engaño radica en el posible uso engañoso que se pueda hacer del signo en el mercado.

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que no es suficiente, como ya se adelantó, que el signo
proporcione al consumidor información distorsionada sobre las características de los productos o
servicios en cuestión; sino que además esa información equivocada que se proporciona debe ser
determinante para el consumidor, al momento de tomar una decisión de compra. Para realizar dicho
análisis se toma como referencia, claro está, la perspectiva del consumidor medio de dichos
productos o servicios.

En el mismo sentido, es necesario precisar que para determinar si un signo es, o no, engañoso no es
necesario que se demuestre que efectivamente está produciendo engaño en el mercado, sino que
basta con que –desde un examen de puro derecho- exista el riesgo abstracto de que tal engaño se
verifique. Ahora, dentro de los signos susceptibles de ser calificados como engañosos, cabe
destacar, para efectos del presente trabajo, a aquellos constituidos por nombres geográficos. Dichos
signos, por sus características, son susceptibles de proporcionar información equivocada a los
consumidores, precisamente, respecto del origen geográfico de los productos o servicios a los cuales
se apliquen.

Al respecto, cabe recordar lo señalado en párrafos anteriores, en el sentido que los nombres de
lugares geográficos pueden ser registrados como marca, si es que se configuran como signos
arbitrarios, es decir, si el nombre geográfico que se pretende registrar no guarda relación alguna con
los productos o servicios a los cuales se va a aplicar, o si es que el signo en su conjunto es percibido
como de fantasía o como evocativo. El problema surge cuando al utilizar un nombre geográfico como
marca, el empresario trata de suscitar la idea– equivocada– de que sus productos o servicios
proceden de un lugar geográfico que no les corresponde.

Así, como señala Fernández-Novoa, “es posible (…) que la elección de un nombre extranjero, como
marca, se haga con el fin de asociar las mercancías de la empresa a países y lugares que aún no
poseyendo un especial renombre respecto a tales mercancías, son, sin embargo, altamente
estimados por el público como consecuencia de la difusión de determinadas modas, corrientes de
5
opinión, sucesos de actualidad, etc.” .

En tal sentido, en el caso de los signos que contengan una denominación geográfica debe evaluarse
si éstas son percibidas como tales por el público relevante, es decir, si los consumidores al apreciar el
signo solicitado entienden que el mismo proporciona una referencia directa al origen geográfico de
los productos en cuestión y si éstos provienen, o no, de dicha zona; toda vez que si el nombre
geográfico no tiene relación con el producto, será considerada una denominación geográfica
aparente.

Al respecto, el mismo Fernández-Novoa señala lo siguiente:

[C]uando se designa un producto a través de un nombre geográfico es lógico pensar

que existe una conexión entre la denominación geográfica y el producto
correspondiente (...) no obstante en algunas ocasiones el empleo de una
denominación geográfica no implica la existencia de una conexión entre el nombre
geográfico y la mercancía designada a través del mismo. Cuando no es posible
establecer vínculo alguno entre la mercancía y el nombre geográfico que constituye
su distintivo estamos en presencia de una denominación geográfica aparente (...)
cabe citar la denominación MONT-BLANC que constituye la marca de una acreditada
6
pluma estilográfica .

5
Carlos FERNÁNDEZ-NOVOA, “La adopción de un nombre geográfico extranjero como marca”, Actas de
Derecho Industrial, 1975, p. 351.
6
Carlos FERNÁNDEZ-NOVOA, La protección internacional de las denominaciones geográficas de los
productos, Madrid, 1970, pp. 2 y ss.
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En el caso de denominaciones geográficas correspondientes a lugares que guarden alguna relación

con el producto o servicio a distinguir, nos encontraríamos frente a indicaciones de procedencia que,
7
como ya lo estableciéramos en los párrafos precedentes, serán tratadas como signos descriptivos .

No obstante ello, dada la importancia que reviste el uso de una denominación geográfica, en estos
casos– a diferencia de lo que sucede con las denominaciones arbitrarias o de fantasía– la Decisión
486 establece disposiciones especiales tendientes a regular el uso de las denominadas indicaciones
de procedencia.

Así, el artículo 221 de la Decisión 486 establece que “se entenderá por indicación de procedencia un
nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar
determinado”.

La misma norma establece además un supuesto específico de prohibición de registro, referente a los
signos constituidos por denominaciones geográficas susceptibles de generar error en el consumidor
respecto a la procedencia geográfica de los productos a distinguir. Esta prohibición de registro está
contenida en el artículo 135 inciso l), el mismo que establece que no se podrán registrar como marca
los signos que consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a
confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique.

No obstante tratarse de una prohibición de registro regulada en un inciso específico, no debe dejarse
de lado el hecho que estamos frente a un supuesto de signos engañosos – el engaño en este caso
particular, está referido al origen geográfico del producto o servicio –; razón por la cual resulta
aplicable a este caso lo señalado en párrafos anteriores, en el sentido que el examen correspondiente
– a efecto de determinar si un signo se encuentra, o no, incurso en la referida prohibición
de registro – debe ser un examen de puro derecho, es decir, sin tomar en cuenta el uso del signo en
el mercado. Así, la indicación de procedencia debe ser falsa en sí misma, puesta en relación con el
producto a distinguir; independientemente de que el uso que haga del signo el titular, lleve a engaño
al consumidor.

2.6 Registro de nombres de Estados

El artículo 135 inciso m) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas
aquellos signos que reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea
como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas,
emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde
el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o
denominaciones de cualquier organización internacional.

El citado artículo, a diferencia de lo establecido en el artículo 82 inciso j) de la Decisión 344, excluye

el supuesto de signos constituidos por las denominaciones de Estados. Atendiendo a ello, bajo la
Decisión vigente, los nombres de Estados sí podrían registrarse como marca, salvo en aquellos casos
en los cuales se configuren como un signo descriptivo (según lo expuesto en el punto 3 del presente
trabajo), o en los casos en los cuales el uso del nombre de un Estado sea susceptible de inducir a
confusión al consumidor respecto de los productos o servicios a los cuales se aplique; supuesto
contemplado de manera específica en el inciso l) del mismo artículo 135, ya citado.

2.7 Marcas que incluyen una denominación de origen

Dentro de las prohibiciones absolutas de registro aplicables a las marcas, encontramos en la

legislación vigente dos que están referidas a las denominaciones de origen. Estas prohibiciones de
registro están reguladas en los incisos j) y k) del artículo 135 de la Decisión 486, que establecen que
no podrán registrarse como marca los signos que:

7
Cabe precisar que cuando la relación entre el producto y la zona geográfica es muy fuerte, al punto que
las características del producto derivan precisamente del hecho de haber sido producidos o fabricados en
determinada zona, nos encontraremos ante una indicación geográfica o ante una denominación de origen,
según sea el caso. El análisis de estas figuras, por su complejidad y extensión, escapa al objeto de estudio
del presente trabajo y serán materia de un estudio posterior.
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j) Reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos
productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de
asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;

k) Contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas.

En tanto en la segunda parte del presente trabajo nos detendremos a analizar la figura de la
denominación de origen, por ahora nos limitaremos a señalar, en primer lugar, que la aplicación de
las prohibiciones de registro señaladas tienen como premisa la existencia de una denominación de
8
origen (nacional o extranjera), que esté protegida en el Perú . En segundo lugar, cabe notar que de
la lectura de las normas citadas se advierte que se otorga una protección más amplia a las
denominaciones de origen de vinos y bebidas espirituosas, que a las denominaciones de origen de los
demás productos.

En efecto, el inciso j) señala que la prohibición de registro de una marca que reproduzca, imite o
contenga una denominación de origen, operará siempre que se produzca un riesgo de confusión, es
decir, siempre que además de la semejanza entre los signos, estemos frente a productos idénticos o
relacionados. Por el contrario, el inciso k) que hace referencia a las denominaciones de origen de
vinos y bebidas espirituosas, no establece limitación alguna, con lo cual se entiende que la
protección, en el caso de estas denominaciones de origen, opera con independencia de los productos
de que se trate.

A continuación explicaremos con más detalle en qué consiste, desde nuestra perspectiva, la figura
denominada denominación de origen. Con ello, además, pretendemos proporcionar mayores alcances
para entender mejor las prohibiciones de registro que acabamos de citar.

3. La denominación de origen

La denominación de origen es un signo distintivo, es decir, un elemento que– al igual que la marca,
nombre comercial, entre otros– es utilizado por los empresarios en el tráfico mercantil, para
diferenciar sus prestaciones.

La peculiaridad de la denominación de origen frente a los demás signos distintivos está dada por el
hecho que i) se trata de un signo distintivo que incluye en su conformación el nombre de un lugar
geográfico, y ii) que se aplica a aquellos productos que tienen características especiales, debidas
precisamente al hecho de haber sido extraídos o producidos en ese lugar geográfico.

Como se puede apreciar, en el caso de la denominación de origen estamos frente a un signo

distintivo que refleja la estrecha conexión que existe entre el producto y el lugar geográfico de
producción o extracción; conexión que está dada por el hecho que las características del producto se
deben esencialmente al lugar de producción o extracción, y por ello, a su vez, el nombre del lugar
9
geográfico correspondiente es utilizado para designar al producto .

Podemos advertir además que no todo signo que incluya el nombre de un lugar geográfico puede ser
considerado como denominación de origen. Se tiene que presentar como requisito inexcusable el
vínculo ya señalado entre el producto y el referido lugar geográfico.

8
El artículo 218 de la Decisión 486 establece que las oficinas nacionales competentes podrán reconocer las
denominaciones de origen protegidas en otro País Miembro, cuando la solicitud la formulen sus
productores, extractores, fabricantes o artesanos que tengan legítimo interés o las autoridades públicas de
los mismos. La misma norma agrega que para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen
deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen. De otro lado, el artículo 219 de la misma
norma señala que tratándose de denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas en
terceros países, las oficinas nacionales competentes podrán reconocer la protección, siempre que ello esté
previsto en algún convenio del cual el País Miembro sea parte. Para solicitar dicha protección, las
denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen.
9
Cita de artículo de amcham.
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3.1 Elementos que la conforman

No debemos olvidar que, como en el caso de los demás signos distintivos, estamos frente a una
figura cuya delimitación conceptual y alcances están definidos legalmente. En ese sentido, es la
10
legislación de cada país la que establece qué se debe entender por denominación de origen . En el
caso de la Decisión 486, el artículo 201 establece lo siguiente:

Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por

la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida
por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado
se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto
originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban
exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los
factores naturales y humanos.

Del análisis de la norma citada podemos extraer cuáles son los elementos para que, según nuestra
legislación, se configure una denominación de origen. Estos elementos son:

a) Lugar geográfico

El artículo bajo análisis establece que el signo que pretenda ser protegido como denominación de
origen debe incluir en su conformación el nombre de un lugar geográfico. Dicho de manera negativa,
según nuestra legislación queda descartada la posibilidad de reconocer como denominación de origen
signos que no incluyan el nombre de un lugar geográfico.

Cabe precisar que el legislador, sin embargo, es flexible al señalar que este nombre puede ser el que
corresponde según la cartografía nacional del país del que se trate, o el nombre que sin ser el oficial
es utilizado para referirse a un lugar determinado.

b) El nombre geográfico es utilizado para identificar un producto

En primer lugar, cabe notar que para la legislación vigente la denominación de origen es un signo
distintivo que identifica productos, a diferencia de los demás signos distintivos que pueden estar
referidos tanto a productos como a servicios.

Resulta pertinente precisar, además, que a diferencia de lo que sucede con otras legislaciones que
establecen que la denominación de origen sólo puede ser aplicada a los productos agrícolas o
alimenticios; en nuestro caso, según la legislación vigente, la denominación de origen puede ser
aplicada a cualquier tipo de productos. Esta amplitud ha permitido que, por ejemplo, en nuestro caso
se haya reconocido como denominación de origen a Chulucanas, signo que es aplicado a cerámica.

Ahora bien, habiéndose establecido que la denominación de origen puede ser utilizada en relación
con cualquier tipo de producto, se debe tener en cuenta un punto importante. Para hablar de una
denominación de origen, el producto en cuestión debe ser conocido o designado con el nombre del
lugar geográfico de extracción o producción. Es decir, se debe acreditar que en el tráfico mercantil
del sector correspondiente, el nombre del lugar geográfico se emplea para designar ese producto.

Atendiendo a lo expuesto, no podemos considerar que estamos frente a una posible denominación de
origen, si esta última no está conformada por el nombre de un lugar geográfico que sea utilizado por
los consumidores y los círculos empresariales correspondientes para identificar el producto de que se
trate.

c) El producto tiene características especiales que se deben a la zona

Cabe precisar que no basta con que el nombre del lugar geográfico se utilice para hacer referencia al
producto, sino que además se debe verificar que el producto en cuestión tiene características
especiales que lo diferencian de los demás de su especie; y que estas características se deben

10
Es también la legislación de cada país la que establece los mecanismos de protección, requisitos para su
reconocimiento y los alcances de la protección, entre otros.
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exclusiva o esencialmente a esa zona geográfica– incluidos factores naturales y humanos– de la cual
se extraen, cultivan o producen.

Es decir, el producto que identifica la denominación de origen debe ser un producto único, con
características no susceptibles de ser replicadas si el producto se extrajera o produjera en otro lugar.

Este vínculo entre el lugar geográfico al que hace referencia la denominación de origen y el producto
a distinguir es un elemento que diferencia a la denominación de origen de la marca. Así, la marca
identifica productos que no obstante ser fabricados -por su titular o persona autorizada, claro está-
en lugares distintos, mantienen calidades estándar. Ello no sucede en el caso de la denominación de
origen, en la medida que, para poder ser identificado con la denominación de origen, el producto
debe haber sido extraído o producido en el lugar al que hace referencia la denominación de origen.

Así, podemos concluir que para establecer si estamos, o no, frente a una posible denominación de
origen, no basta con que el producto sea conocido o designado con el nombre de un lugar geográfico,
sino que debe existir un vínculo estrecho entre el producto y el lugar geográfico. De allí la necesidad
de que la solicitud para la declaración de protección de una denominación de origen esté
acompañada de un estudio técnico que demuestre que las características especiales del producto se
deben a la zona correspondiente.

Resulta importante precisar además que para la configuración y el reconocimiento de una

denominación de origen, no es necesario que estemos frente a un producto originario u oriundo de la
zona geográfica a la cual se deban sus características especiales.

En efecto, como ya señalamos, la denominación de origen es un signo distintivo; figura totalmente

distinta a lo que podríamos llamar un certificado de origen del producto, o una acreditación de una
zona geográfica como lugar de origen del producto.

Así, la denominación de origen, como signo distintivo, busca informar a los consumidores que el
producto que la ostenta tiene características especiales, debidas a la zona de producción o
extracción. En modo alguno significa que ese producto es oriundo de dicho lugar.

En ese sentido, para la configuración de una denominación de origen no es necesario acreditar que el
producto a identificar es oriundo de la zona geográfica que da su nombre a la denominación de
origen. Lo que se tiene que acreditar es que el producto de ese lugar geográfico tiene características
especiales (por los factores naturales y humanos), que lo diferencian de los productos de la misma
especie que se elaboran en otra parte del mundo.

Finalmente, en este punto, cabe señalar que los factores geográficos que otorgan características
especiales al producto incluyen no sólo a los factores naturales (suelo, clima, entre otros), sino
también los factores humanos (modo tradicional de elaboración o producción, por ejemplo).

3.2 Funciones de la denominación de origen

La denominación de origen cumple funciones que van más allá de la simple indicación de la
11
procedencia geográfica del producto . Suscitan en la mente del consumidor la idea de que en el
producto de que se trate concurren ciertas cualidades o características que son debidas, en mayor o
menor grado, al medio geográfico del cual proceden, y que lo distinguen respecto de los productos de
la misma especie.

Así, realizando un símil con las funciones que cumple la marca, pero respetando la naturaleza jurídica
de la denominación de origen, podemos establecer que este signo distintivo cumple las siguientes
funciones: i) función indicadora de la procedencia geográfica del producto; ii) función indicadora de la
existencia de características especiales en el producto; iii) función condensadora del eventual
goodwill del producto identificado; y iv) función publicitaria.

11
Como analizaremos más adelante en detalle, la denominación de origen se diferencia de la indicación de
procedencia en que esta última se limita a informar respecto del lugar en el cual el correspondiente
producto ha sido extraído, producido o elaborado; mientras que en la denominación de origen estamos
frente a un signo distintivo que informa, además, respecto de una calidad especial del producto debida al
lugar en el cual ha sido extraído, elaborado o producido.
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i) Función indicadora de la procedencia geográfica del producto

Como ya hemos establecido, en la medida que la denominación de origen es un signo distintivo que
incluye en su conformación el nombre de un lugar geográfico, informará al consumidor que el
producto que lleva la denominación de origen proviene de ese lugar. Es decir, la denominación de
origen informa respecto de la procedencia geográfica y además asegura al consumidor que todos los
productos que llevan la misma denominación de origen provienen de la misma zona geográfica. Para
asegurar el cumplimiento de esta función, no basta con otorgar derechos exclusivos sobre la
denominación de origen, sino que además se hace necesaria la implementación de sistemas efectivos
de control y supervisión de los productos; sobre todo si se tiene en cuenta que estos productos
pueden provenir de distintos empresarios.

Una vez más cabe precisar que la denominación de origen no hace referencia al origen del producto
(dónde apareció por primera vez); sino a la procedencia geográfica del mismo (dónde ha sido
extraído, cultivado o elaborado el producto de que se trate, sea, o no, oriundo de ese lugar).

ii) Función indicadora de las características especiales del producto

La denominación de origen informa a los consumidores, y a los círculos empresariales también, que
los productos que la ostentan tienen características especiales que diferencian a dichos productos de
los demás de la misma especie; e informa además que esas características especiales se deben a la
zona geográfica de producción o de extracción.

En efecto, si bien en el caso de la denominación de origen estamos frente a un signo distintivo

conformado por el nombre de un lugar geográfico, y en principio se podría considerar que se trata de
un signo meramente descriptivo, se debe tener en cuenta que la denominación de origen adquiere en
el mercado, y para el consumidor específicamente, un significado, que va más allá de una simple
referencia a la procedencia geográfica de los productos. Así, se trata de un signo que hace alusión a
determinadas características especiales que diferencian al producto que las ostenta, de los demás
similares; evidenciando así el vínculo que existe entre el lugar geográfico y el producto.

Un punto importante a tener en cuenta es que no se trata de un signo que indique que las
características del producto son mejores o superiores a las de otros productos; simplemente informa
que se trata de características especiales que están presentes de manera uniforme en todos los
productos que llevan la misma denominación de origen.

Así, puede suceder que en otros lugares existan productos del mismo género con calidad superior;
pero ello no afecta la función indicadora de características especiales que cumple la denominación de
origen, pues informa que la calidad del producto que la ostenta es especial –ni superior, ni inferior a
la de otros productos, simplemente distinta- y homogénea (al menos en las características
establecidas), en todos los productos que llevan la misma denominación de origen.

En el caso particular de la denominación de origen, la función indicadora de características especiales

en los productos cobra especial importancia y exige de adecuados mecanismos de control y
supervisión, toda vez que se trata de productos que pueden provenir de distintos empresarios, y un
uso indebido de la denominación de origen puede llevar a que esta función no se cumpla y finalmente
se llegue al desprestigio del signo.

iii) Función condensadora del eventual goodwill

La denominación de origen es además un signo distintivo capaz de condensar y anunciar la buena

fama o buena reputación de los productos a los cuales se aplica. Esta reputación indudablemente
está ligada a las características especiales del producto que, como ya hemos señalado, se deben a la
zona geográfica de producción o extracción.

La función condensadora del goodwill incide en la aceptación y preferencias, por parte de los
consumidores, de los productos que llevan la denominación de origen. En ese sentido, se trata de
una función que beneficia en primer lugar a los empresarios autorizados a utilizar el signo en
cuestión (productores o asociaciones de productores de la zona); sin embargo, no se debe olvidar
que también favorece la economía de la zona geográfica protegida y finalmente beneficia a la
economía del país al que pertenece dicha zona.
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iv) Función publicitaria

La función de la denominación de origen no se agota con la individualización de los productos que la

ostentan y con la indicación de que éstos tienen una calidad uniforme; sino que también cumple una
función publicitaria. En efecto, como bien señala Gómez Segade, la denominación de origen “permite
individualizar las mercaderías y establecer una relación entre la mercancía distinguida con el signo,
por un lado; y las imágenes de calidad y precio de los clientes, por otro. Constituye un informativo de
12
gran valor para la decisión de compra de los consumidores” .

Esta función está estrechamente ligada con la función condensadora de goodwill, toda vez que una
denominación de origen que condense una buena fama o buena reputación, indudablemente
obtendrá las preferencias del público consumidor, al punto tal que la denominación de origen, por sí
sola llegará a determinar la decisión de compra del consumidor, es decir, tendrá un poder de venta
en sí misma.

3.3. Protección de la denominación de origen en el Perú

Este punto es bastante amplio y escapa a los alcances del presente trabajo; sin embargo, no
queremos dejar de mencionar que, según la normativa vigente, sobre una denominación de origen
reconocida recaen derechos exclusivos que tienen por finalidad evitar que dicho signo sea utilizado
con productos que no tienen las características que la denominación de origen identifica; evitando a
la vez que la denominación de origen se convierta en un signo genérico, es decir, en la forma usual
de designar el producto, independientemente de su procedencia geográfica.

Cabe precisar además que, en el Perú, el titular de las denominaciones de origen nacionales es el
Estado Peruano. Los productores o asociaciones de productores que deseen utilizar en el mercado la
denominación de origen protegida deberán solicitar la autorización de uso correspondiente ante la
13
autoridad competente . Actualmente, existen tres denominaciones de origen peruanas, cuya
protección ha sido declarada: Pisco, Chulucanas y Maíz Blanco Gigante Cusco. Asimismo, se
encuentran en trámite sendos expedientes para la declaración de protección de dos denominaciones
de origen adicionales: Pallar de Ica y Chirimoya Cumbe.

COMENTARIO JURISPRUDENCIAL

RESOLUCIÓN Nº 2099-2008/TPI

El presente comentario ha sido elaborado en referencia a una reciente resolución emitida

por la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI que esperamos sea de su interés.

I. Normativa

El artículo 238° de la Decisión 486, establece que el titular de un derecho protegido en virtud de
dicha Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente, contra cualquier persona
que infrinja su derecho y que también podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la
inminencia de una infracción.

Por su parte, el artículo 155° inciso d) de la Decisión 486, establece que el registro de una marca
confiere a su titular el derecho de impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, use en el
comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios,
cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe
riesgo de confusión.

12
José GÓMEZ SEGADE, “Protección constitucional de la marca y de las denominaciones de origen”, Actas
de Derecho Industrial, 1981, Madrid, editorial Montecorvo, S.A., 1982, p. 299.
13
La autoridad competente es la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI.
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II. Antecedentes del caso

Se encuentra registrada a favor de CORPORACIÓN INFARMASA S.A., la marca de producto ASEPTIL

ROJO, en la clase 05 de la Nomenclatura Oficial.

Por otro lado, LABORATORIO FARMACÉUTICO AMÉRICA S.R.L., es titular de la marca AMERISEPTIL
en la misma clase. Cabe señalar, que con fecha 3 de setiembre de 2002, dicha empresa solicitó el
registro de la marca AMERISEPTIL ROJO, la misma que fue denegada por la Oficina de Signos
Distintivos del INDECOPI y confirmado por la Sala de Propiedad Intelectual en segunda y última
instancia administrativa.

III. Análisis del caso concreto

La empresa CORPORACION INFARMASA presenta pruebas que indican que LABORATORIO

FARMACEUTICO AMERICA S.R.L. estaría utilizando el signo distintivo constituido por la
representación tridimensional de un envase de color rojo conteniendo la denominación "AMERISEPTIL
ROJO".

Tomando en cuenta que CORPORACION INFARMASA S.A. es titular de la marca ASEPTIL ROJO,
similarmente confundible al signo que estaría utilizando la emplazada, se acredita la verosimilitud del
carácter ilegal del daño, por lo que se dicta la medida cautelar consistente en el cese de uso del
signo constituido por el envase característico AMERISEPTIL ROJO para distinguir productos de la
clase 5 de la Nomenclatura Oficial, así como en el material publicitario, incluidos los carteles.

Mediante Resolución N° 971-2008/OSD-INDECOPI de fecha 18 de enero de 2008, la Oficina de

Signos Distintivos declaró fundada la acción por infracción interpuesta, considerando que desde el
punto de vista fonético, la marca de la accionante incluye la frase ASEPTIL ROJO mientras que el
signo incluye la frase AMERISEPTIL ROJO.

Si bien la palabra ROJO constituye un término de uso frecuente para distinguir productos de la clase
5 de la Nomenclatura Oficial, su presencia y disposición en ambos signos determina que la impresión
sonora que generen sea similar.

La Oficina de Signos Distintivos tomó en cuenta que la marca denominativa AMERISEPTIL se

encuentra registrada a favor de LABORATORIO FARMACÉUTICO AMÉRICA S.R.L. mientras que la
marca denominativa ASEPTIL se encuentra registrada a favor de la accionante. Sin embargo, es la
coincidencia en el uso del término ROJO, lo que determina que sonoramente generen un impacto
similar.

Desde el punto de vista gráfico, en ambos casos se trata de envases de color rojo con bases de
forma ovoidal, presentando sus elementos denominativos ASEPTIL ROJO y AMERISEPTIL ROJO en el
mismo tipo de letra y con el mismo color (blanco sobre fondo rojo), así como una similar disposición
de elementos. Todo ello determina que visualmente generen un impacto también similar, como se
puede apreciar a continuación:

MARCA REGISTRADA
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SIGNO INFRACTOR

Cabe precisar, si bien ambos signos incluyen denominaciones que el público consumidor identificaría
como referencias al origen empresarial de los productos (LABORATORIO SANITAS S.A. en la marca
registrada y LABORATORIO FARMACÉUTICO AMERICA S.R.L. en el cuestionado), dada las semejanzas
fonéticas y gráficas aludidas existe aún la posibilidad que asuma que existe algún tipo de relación o
vinculación de carácter comercial u organizativo entre tales empresas, configurándose el supuesto de
confusión indirecta.

IV. Conclusión

En virtud de lo expuesto, al existir identidad entre los productos que distinguen los signos en
cuestión y dadas las semejanzas fonéticas y gráficas existentes entre los mismos, la Sala de
Propiedad Intelectual del INDECOPI confirma la resolución de primera instancia al señalar que el
signo usado por la emplazada resulta confundible con la marca registrada a favor de CORPORACIÓN
INFARMASA S.A.

En tal sentido, y dado que no se ha acreditado la autorización de dicho titular para el uso de su
marca, la conducta de la emplazada configura una infracción a los derechos de propiedad industrial
de la accionante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155° inciso d) de la Decisión 486.

V. Comentarios

En virtud de lo expuesto, al existir identidad entre los productos que distinguen los signos en
cuestión y dadas las semejanzas fonéticas y gráficas existentes entre los mismos, la Sala de
Propiedad Intelectual del INDECOPI confirma la resolución de primera instancia al señalar que el
signo usado por la emplazada resulta confundible con la marca registrada a favor de CORPORACIÓN
INFARMASA S.A.

Es importante tomar en cuenta, que en este caso, un factor fundamental para determinar la
confundibilidad fue la presencia que palabra ROJO que si bien constituye un término de uso frecuente
para distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, su presencia y disposición en
ambos signos determina que la impresión sonora que generen sea similar, sin importar que la
emplazada tenga registrado el término AMERISEPTIL.

Se evidencia claramente, que en algunos casos, a pesar que se trate de un término de uso frecuente
en la clase, su inclusión dentro de una marca puede determinar su confundibilidad respecto de otra
marca que lo contenga.
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ABOGADOS

NOTA DE INTERÉS

INTERPRETACIÓN Y ALCANCE DE LAS LLAMADAS "MARCAS DE DEFENSA" EN ARGENTINA.

Dra. Raquel Irene Flanzbaum

Especialista en Propiedad Intelectual.
Colaboradora. Abogada Senior de MITRANI CABALLERO OJAM ABOGADOS, Buenos Aires,
República Argentina.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la República Argentina

recientemente ha dictado una serie de sentencias en las que confirma su interpretación
circunstanciada de los alcances que la jurisprudencia asigna a los registros de marca defensivos.

Argentina ha adoptado el llamado sistema atributivo: el derecho a la marca nace con el registro. En
este esquema, las llamadas “marcas de defensa” son registros hechos en clases de productos o
servicios que no están directamente relacionados con la actividad del solicitante.

La ley argentina las admite en la medida en que éste utilice efectivamente su marca, aunque sea en
una clase distinta.

Los conflictos marcarios entre solicitantes y oponentes que resultan ser titulares de marcas de
defensa han sido generalmente resueltos por los jueces con criterio benigno hacia el solicitante,
mitigando el rigor del cotejo de los signos en pugna con el argumento que la marca de defensa no
debe, en principio y cumplidas ciertas condiciones, vedar la posibilidad de nuevos registros. Pero esta
benevolencia no es absoluta, y confirmando lo expuesto la Cámara de Apelaciones ha dictado
recientemente varios fallos.

En uno de ellos resolvió que una oposición fundada en una “marca de defensa” no es fuerte y por
ende “no es irrazonable mitigar el rigor del cotejo marcario”. En esta causa se debatía la procedencia
de la oposición presentada por Arte Gráfico Editorial Argentino S.A., con fundamento en su marca de
defensa “GRUPO CLARÍN” (y diseño) Actas 2.270.855 y 2.270.856 en las clases 20 y 19
respectivamente, contra las solicitudes “PY” (y diseño) Actas 2.424.298 y 2.424.299 en las mismas
clases, presentadas por Fijaciones PY S.A.

En otro caso, con la misma orientación se sostuvo que “cuando la marca notoria cumple un mero
papel de defensa, esto es, se halla registrada en clases que cubren productos o servicios que no
tienen la más mínima relación con las actividades que desarrolla su titular, entonces el criterio de
severidad no tiene la justificación antes indicada y da paso a un criterio menos estricto que el
habitual”. En esta causa la actora había solicitado el registro de la marca “ORBITZ” Acta 2.310.278 y
2.310.280 en las clases 39 y 42, y a ello se había opuesto la demandada con su marca “ORBIS”
registrada en las clases 16, 39, 41 y 42.

La Cámara consideró que la marca ORBIS era -y es- un signo notorio en el área de los artefactos
para el hogar, tales como calefones, cocinas, heladeras y estufas y, por ende, su registro en las
clases 39 y 42 era meramente defensivo.

Sin embargo, siempre deben evaluarse todas las circunstancias que rodean el caso, y en
consecuencia, dependiendo precisamente de dichas circunstancias, puede aplicarse un criterio más
riguroso para la comparación de los signos.

Ejemplo de lo expuesto es el tercer y último caso que examinaré aquí, donde se expresó que “es
claro que no concurren en esta litis razones atendibles para mitigar el criterio de comparación que
habitualmente debe ser aplicado en conflictos marcarios; esto así, dada la relación existente entre los
productos de la clase 32 y los de la clase 33, en la que la marca oponente reviste notoriedad, lo cual
torna desaconsejable permitir la coexistencia registral cuando los signos en pugna –aunque
revistieran el carácter de marcas defensivas- presentan una aproximación excesiva” .

En este caso la actora había solicitado el registro de la marca “SILVIA” en la clase 32, y la
demandada se había opuesto en base a sus signos de defensa “SANTA SILVIA” y “SAINTE SYLVIE” en
esa misma categoría. Para la demandada la clase 32 era defensiva en tanto su actividad primordial
se desarrollaba en el ámbito de las bebidas alcohólicas, es decir, en la órbita de la clase 33.
 ESTUDIO YATACO ARIAS
ABOGADOS

Como se puede apreciar, la jurisprudencia argentina reciente ha circunscripto una vez más el
limitado campo de acción de las llamadas “marcas de defensa”, reafirmando claramente que, en
principio, el criterio a utilizar en la comparación de los signos no es riguroso sino mitigado, aunque
ello puede variar pronunciadamente dependiendo de las circunstancias adjetivas de la causa, tal
como se observa en el último de los casos aquí reseñados.

DICCIONARIO LEX

TERMINOLOGÍA LEGAL PROPIEDAD INTELECTUAL

CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

De conformidad con lo establecido en el artículo 151 de la Decisión 486 para clasificar los productos y
los servicios a los cuales se aplican las marcas, se deberá utilizar la Clasificación Internacional de
productos de servicios para el registro de las marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de
Junio de 1957, con sus modificatorias vigentes. A la fecha, se encuentra vigente la Novena edición
que tiene 45 clases: 34 clases de productos y 11 clases de servicios.