Materia Patentable y exclusiones a la patentabilidad

F Fernandez Braas

10.12.2012

Certum est quia impossible est....

Patentable: todo lo que no est excluido o exceptuado............ Nuevo: todo lo que no est incluido en el estado de la tcnica.... Inventivo: todo lo que no es obvio.....

 Diferentes legislaciones y diferentes exclusiones

USA vs Europa

USA: "everything under the sun made by man" pero: Title 35 US Code 101: mtodos para evitar el pago de impuestos no son patentables!

EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Materia Patentable

Criterios de Patentabilidad Novedad Actividad Inventiva Aplicacin Industrial Suficiencia descriptiva Claridad

SI NO Exclusiones - (Art. 52(2) EPC) Excepciones - (Art. 53 EPC)

Criterios de Patentabilidad

Suficiencia descriptiva Novedad

Estado de la tcnica Claridad

Patente

Actividad Inventiva

Requerimientos bsicos de Patentabilidad: Quid pro Quo

Tiene que existir una INVENCIN en cualquier campo de la tecnologa La Invencin debe ser suceptible de APLICACIN INDUSTRIAL La Invencin debe ser NUEVA La Invencin debe implicar una ACTIVIDAD INVENTIVA La Invencin debe estar SUFICIENTEMENTE DESCRITA

no patentable
EXCLUSIN
invenciones sin carcter tcnico

EXCEPCIN
invenciones tcnicas pero no patentables por otras razones

Las EXCLUSIONES y EXCEPCIONES a la norma general son

interpretadas en sentido ESTRICTO (T356/93, T19/90, T315/03 G1/04)

Exclusiones: TRIPS y EPC

ART 27 (1) TRIPS, ART 52 (1) Convencin Europea de Patentes: Se concedern Patentes a toda INVENCIN, en todos los campos de la tecnologa, que sea NUEVA, que implique una ACTIVIDAD INVENTIVA y sea suceptible de APLICACIN INDUSTRIAL.

Exclusiones: TRIPS y PCT

TRIPS: no enumera las invenciones no patentables sin caracter tcnico (Art 27)

PCT: permite a las autoridades de bsqueda internacional o de examen preliminar no realizar la bsqueda, dar una opinin o examen preliminar en los supuestos del Artculo 52(2) EPC (R39, R67)

Exclusiones: Convencin Europea de Patentes (EPC)

Convencin Europea: Art 52 (2): No se consideran invenciones patentables: Descubrimientos, teoras cientficas, mtodos matemticos Creaciones estticas Reglas y mtodos para llevar a cabo actos mentales, juegos o realizar negocios, y programas de ordenadores Presentaciones de informacin Art 52 (3): solo en tanto la patente se refiere a estas actividades como tales.

Mtodos matemticos

T208/84: mtodos de procesamiento digital de imgenes: Los mtodos matemticos se aplican a nmeros y procuran un resultado numrico. El algoritmo o frmula es un concepto abstracto que indica como operar con los nmeros. Si el mtodo matemtico se usa en un proceso tcnico, el proceso es applicado en una entidad fsica (en este caso la imagen almacenada como seal elctrica) que cambia cuando el mtodo se implementa. Aunque la idea resida en un mtodo matemtico, reivindicaciones dirigidas a un proceso tcnico donde el mtodo matemtico se utiliza son patentables, ya que el mtodo matemtico no se protege como tl.

Descubrimientos cientficos
EP00938954 (T1538/05): Claim 1. The"magnetic' (magnetic) force characterized in that it is born as a result of the mutual deformations of the electric fields (of only existing electric charges) due to their relative movements. Claim 2. New unknown force in the atom, born as a result of the mutual deformations of the existing electric fields due to the relative movement (between the nucleus and electron) according Claim 1, characterized in that said force repulses the electron from the nucleus. Ni la descripcin ni las reivindicaciones describian un contenido tcnico de aplicacin.

Creaciones estticas
Los efectos estticos no son patentables Objectos o estructuras caracterizados por elementos tcnicos si son patentables como tales asi como los procedimientos para su preparacin.

Tejido con una estructura de fibras particular Proceso para tallar diamantes (el diamante tallado no sera patentable) Composicin capaz de mantener durante periodos largos el olor o el sabor, o capaz de acentuar el olor

Juegos y Mtodos de hacer Negocios

Reglas e instrucciones de carcter abstracto o intelectual no son patentables. Los aparatos o procesos para llevar a cabo las reglas o instrucciones s pueden ser patentados.

T1161/04 (The Nasdaq Stock Market, Inc): "1. Apparatus (10) for rebalancing a capitalization weighted stock index comprising: means (18, 19, 20) adapted to receive as input a data feed of information relating to stocks in a stock index; means (12, 42, 60) adapted to classify stocks in the........ Considerado una invencin tcnica, novedosa pero no inventiva.....

Invenciones ejecutadas por Computadora

Invenciones ejecutadas por programas: incluyen mtodos, aparatos, medios de lectura y almacenamiento y programas de computadora. Programas de computadora son patentables si el programa tiene el potencial de producir un efecto tcnico al ser ejecutado en una computadora (T935/97 y T1173/97). El efecto tcnico de be de ir mas alla de la mera interaccin fsica entre la computadora (hardware) y el programa (software) Efecto tcnico: control de un proceso industrial, control de un robot, sistema de navegacin, o un programa que hace que la computadora sea mas rpida y eficiente....etc

Presentaciones de informacin
Una invencin definida solo por el contenido de la informacin o la esttica de la misma no es patentable La manera y el mtodo de presentar la informacin puede ser patentable Interfases de aplicaciones de computadora normalmente no son patentables Bases de datos como tales no son patentables Soportes fisicos electromagneticos que contienen elementos funcionales no son simples presentaciones de informacion y no se caracterizan solo por el contenido de la informacin o la forma esttica de la misma (T1749/06 y T1194/97)

Las excepciones a la Patentabilidad > TRIPS, PCT

TRIPS Art 27(2): Miembros pueden excluir invenciones cuya explotacin fuese contraria a la moralidad, orden pblico, o para proteger la vida humana, animal o vegetal, para proteger la salud y un posible dao al medio ambiente, siempre y cuando la exclusin no se haga por razones domsticas.

Miembros pueden excluir a) los metodos de tratamiento quirrgico, terapetico y de diagnstico sobre el cuerpo humano o animal y b) plantas y animales (con excepcin de microorganismos) y procedimientos esencialmente biolgicos para producirlos. Los paises debe ofrecer proteccin bien sea de patentes u otra forma sui generis efectiva de proteccin de variedades de plantas.

Las excepciones a la Patentabilidad : TRIPS, PCT

PCT: no menciona el orden pblico o la moralidad. Permite a las autoridades de bsqueda internacional o de examen preliminar no realizar la bsqueda, dar una opinin o examen preliminar en los supuestos de los metodos de tratamiento quirrgico, terapetico y de diagnstico sobre el cuerpo humano o animal y las variedades de plantas y animales (con excepcion de microorganismos), y los procedimientos esencialmente biologicos para producirlos (R39, R67 PCT)

Las excepciones a la Patentabilidad : EPC (Art 53)

Art. 53(a) EPC

Art. 53(b) EPC

Art. 53(c) EPC

Invenciones cuya explotacin comercial fuera contraria al orden pblico o la moralidad

Variedades de plantas o animales, y procedimientos esencialmente biolgicos para producirlos

Metodos de tratamiento quirrgico, terapetico y de diagnstico sobre el cuerpo humano o animal

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Excepciones a la patentabilidad / Artculo 53a CPE

Explotacin comercial contraria al orden pblico o la moralidad:

Invenciones que provoquen desorden pblico, actos criminales, terrorismo o comportamientos ofensivos: proteccin de la integridad fsica de los individuos , proteccin del medio ambiente y la biosfera Lo que constituye un comportamiento tico o moral difiere segn las diferentes culturas El concepto de orden pblico y moralidad se basa en normas constitucionales o acuerdos internacionales de amplio consenso, normalmente apoyadas por leyes penales (por ejemplo, Convencin de Ottawa).

Excepciones a la patentabilidad / Artculo 53a CPE

Explotacin comercial contraria al orden pblico o la moralidad:

Applicacin estricta (T356/93, T19/90) Encuestas de opinin pblica pueden variar con el tiempo y son manipulables (T356/93) y no son el criterio para establecer si la invencin es contraria al orden pblico o la moralidad El dao al medio ambiente solo puede ser valorado depues de estudios intensivos que frecuentemente se llevan a cabo despues de la concesin de la patente por los organismos reguladores competentes. Esos organismos reguladores tienen la capacidad de prohibir la explotacin de la invencin cuando se tiene evidencia del dao medioambiental.

Excepciones a la patentabilidad / Artculo 53a CPE

La patentabilidad se deniega solo si el propsito general de la invencin es contrario a el orden pblico o la moralidad. El hecho que la invencin pueda tener un uso concebible contrario a los principios de moralidad y orden pblico no afecta la patentabilidad. La patente no otorga el derecho a explotar la invencin

El efecto econmico del monopolio concedido por la patente no se toma en consideracin. El monopolio es un beneficio derivado del derecho de exclusividad concedido por la patente. Este derecho esta arraigado en el sistema de patentes.

Excepciones a la patentabilidad / Artculo 53a CPE

Invenciones Biotecnolgicas:

Regulacin especifica en el Reglamento 26-29 CPE con referencia a la Directiva Europea 98/44/EC El material biolgico aislado o producido por un proceso tcnico es patentable incluso si se encuentra presente en la naturaleza. (R27a) El cuerpo humano en cualquier etapa de su formacin y el simple descubrimiento de uno de sus elementos no es patentable. Sin embargo, un elemento aislado del cuerpo humano, incluida la secuencia parcial o total de un gn, puede ser patentable (R29(1)(2) CPE). La aplicacin industrial de un gn tiene que ser descrita en la solicitud (R29(3) CPE, recital 23 98/44/EC).

Excepciones a la patentabilidad / Artculo 53a CPE

Concretamente excluido en el reglamento: (R28 CPE)

Clonacin de seres humanos Procedimientos para modificar la lnea germinal de seres humanos Uso industrial o comercial de embriones humanos Procesos para modificar la constitucin gentica de los animales causando sufrimiento sin un beneficio mdico sustancial para el ser humano o los animales, y animales derivados de tales procesos

Excepciones a la patentabilidad / Artculo 53b CPE

Variedades de plantas (y animales) no son patentables bajo la CPE (Art 534(b) y la directiva 98/44/EC. Tampoco lo son los procedimientos esencialmente biolgicos para producirlas. Invenciones cuya realizacin tcnica no se restringe a una variedad en particular, si no que puede ser implementada en varias variedades si son patentables (G1/98, 98/44/EC, R 27(b) CPE) Una reivindicacin que no reivindica variedades especficas individualmente es patentable, a pesar de que comprende multitud de variedades (G1/98). Directiva 98/44/EC prevee licencias cruzadas entre los titulares de patente y de variedades vegetales (UPOV) en caso de sobrelapamiento

Plantas versus variedades

plantas

Tomates que contienen el gen X para aumentar el contenido en Vitamina C: patentable

tomates manzanas

Golden Delicious: no patentable (variedad) Variedad A que contiene el gen X: no patentable (variedad)

Plantas que contienen el gen X para aumentar el contenido en Vitamina C: patentable

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Patente vs proteccin UPOV

PATENTE
Planta definida por una o mas caractersticas inventivas, no por el genoma completo Todas las plantas con la caracterstica inventiva estn protegidas: transgnicas, de especies prximas or lejanas (bacteria, glyphosate resistance) Mutacin gentica (e.g. girasol) La invencin debe ser nueva e inventiva Proteccin total no EU-wide breeders' exemption

UPOV
Variedad definida por el genoma completo Solo la variedad y las variedades derivadas esencialmente de ella tienen proteccin Variedad debe ser nueva, pero no hay requisito de actividad inventiva Breeders' exemption: Libre uso de la variedad para desarrollar nuevas variedades Libre comercializacin de las variedades desarrolladas
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Decisiones de los casos Broccoli/tomate sobre procedimientos esencialmente biolgicos (G 2/07, G 1/08)

Mtodos clasicos de produccin de plantas mediante cruzamiento de genomas competos y seleccin ulterior no son patentables, incluso si hay pasos tcnicos antes o despues de el mtodo biolgico (por ejemplo, seleccin con marcadores genticos). Marker-assisted breeding not patentable Aplicable a mtodos de produccin y seleccin animal

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Excepciones a la patentabilidad / Artculo 53(c) CPE

Los mtodos de tratamiento terapetico asi como los mtodos de diagnstico y quirrgicos aplicados sobre el cuerpo humano o animal no son patentables.

Exclusin basada en la poltica de salud pblica en los pases Europeos de manera que las actividades mdicas no se vean impedidas por el monopolio concedido por la patente.

Sin embargo, compuestos para ser utilizados en usos mdicos si son patentables (Art 54(4)(5) CPE). Son los llamados primer uso mdico y segundo uso mdico

Usos Mdicos bajo la CPE

Proteccin absoluta

Producto:

"Substancia X" nuevo sobre

1er uso mdico:

"Substancia X para uso en medicine" nuevo sobre

Proteccin Limitada al uso mdico

2o uso mdico: cancer de colon

"Substancia X para use en el tratamiento del

nuevo sobre

Uso mdico ulterior: "Substancia X para uso in el tratamiento de la esclerosis mltiple"

Excepciones a la patentabilidad / Artculo 53(c) CPE

El uso terapetico puede ser no solo el tratamiento de una nueva enfermedad, sino tambin el tratamiento de la misma enfermedad mediante un mtodo terapetico diferente como: El regimen de administracin del medicamento (G2/08)) La via de administracin del medicamento (T51/93, G2/08) La poblacin de pacientes (T19/86, T836/01, G2/08)

Gracias por su atencin

ffernandez@epo.org