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III Congresso Internacional sobre Propriedade Industrial e Intelectual A Globalizao da Economia Faculdade de Direito da Universidade de So Paulo de 21 a 23 de junho de 1995

- So Paulo

Selma Maria Ferreira Lemes* (Brasil)

ARBITRAGEM EM PROPRIEDADE INTELECTUAL INSTITUIES ARBITRAIS **

1 - Introduo Em face do carter praticamente indito no Brasil da abordagem que faremos, compete-nos trasmitir aos senhores, uma viso global do tema, considerando suas peculiaridades. Inicialmente, dissecando o assunto verificamos que se trata de dois ramos do direito: Direito Formal (processual) - arbitragem e Direito Material propriedade intelectual. Naturalmente esta diviso meramente tcnica, haja vista que nossa abordagem ser conjunta. 2 - Definio de Propriedade Intelectual Adotamos a definio de propriedade intelectual, tal como disposta no artigo 2, inciso VIII, da Conveno de Estocolmo de 1967, que instituiu a Organizao Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI1, verbis: Para os fins da presente Conveno, entende-se por: .................................................................................. VIII - propriedade intelectual, os direitos relativos: - s obras literrias, artsticas e cientficas,
Advogada Membro da Comisso Relatora da Lei de Arbitragem. Diretora da Cmara de Mediao e Arbitragem de So Paulo CIESP/FIESP. ** Palestra publicada na Revista de Direito Civil, Imobilirio, Agrrio e Empresarial, 74:120/131, out./dez, 1995. 1 Conveno ratificada pelo Brasil, decreto n 75.541, de 31.03.75.
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- s interpretaes dos artistas intrpretes e s execues dos artistas executantes, aos fonogramas e s emisses de radiodifuso, - s invenes em todos os domnios da atividade humana, - s descobertas cientficas, - aos desenhos e modelos industriais, - s marcas industriais, comerciais e de servio, bem como s firmas comerciais e denominaes comerciais, - proteo contra a concorrncia desleal e todos os outros direitos inerentes atividade intelectual nos domnios industrial, cientfico, literrio e artstico. Portanto, inclui no gnero propriedade intelectual os direitos do autor, propriedade industrial, software, enfim, tudo que advm do conhecimento humano. 3 - Definio da Arbitragem A atividade jurisdicional, a princpio, prerrogativa do Estado; contudo, as partes em um contrato so livres para outorgar essa competncia a terceiro, rbitros, com o objetivo de solucionar a disputa. A arbitragem instituto jurdico universalmente aplicado, sendo que nossa legislao regula o Juzo Arbitral nos artigos 1072 a 1102 do Cdigo de Processo Civil - CPC2. Com efeito, qualquer questo que envolva direito patrimonial disponvel pode ser solucionada por arbitragem.

Note-se que parcela considervel da doutrina ptria entende que com o advento do Cdigo de Processo Civil (Lei 5.868, de 11.01.73) estaria revogado o captulo - Do Compromisso, artigo 1037 a 1048 do Cdigo Civil de 1916. Cf. Carlos Aberto Carmona, A Arbitragem no Processo Civil Brasileiro, So Paulo, Malheiros Editores, 1993, pg. 82. Observa-se que com o advento do novo CPC, em 1973, falhou o legislador ptrio, pois poderia ter dado feies novas e atuais arbitragem, tendncia alis verificada em grande nmero de pases. Nesse sentido a UNCITRAL - Comisso das Naes Unidas para o Direito Comercial Internacional fez editar em 1985 uma Lei Modelo sobre Arbitragem, conclamando aos pases que quando revissem suas legislaes internas atentassem para o seu teor. Para suprir referida falta tramita no Congresso Nacional desde 1992 projeto de lei sobre arbitragem (PL 4018/93 - CD), de autoria do ento Senador Marco Maciel. A aprovao desse projeto e sua transformao em lei de mxima importncia para o uso da arbitragem no pas, bem como contribuir sobremaneira com o comrcio exterior, facilitando o fluxo jurdico internacional. Verificar nossos artigos: Princpios Jurdicos e Caractersticas do Anteprojeto de Lei sobre Arbitragem. Seminrio Nacional sobre Arbitragem Comercial. Curitiba 27.04.92. Principles and Charateristics of Brazils Bill on Arbitration, Focus Americas, Vol. 1, n 3 p. 21 (1993). Anteproyeto de Ley Brasileo sobre Arbitraje. Una Aportacin para la Modernidad, Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje, Tomo IV, n 3, p. 825 (1992).

4 - Clusula Compromissria e Compromisso A arbitragem tratada em nossa doutrina e legislao em dois estgios diferentes. Considera-se clusula compromissria, a clusula inserida em contrato na qual as partes dispem que quaisquer pendncias surgidas referentes ao contrato sero dirimidas por arbitragem. Esta clusula substitui a usual clusula ou eleio de foro. Assim, surgida a controvrsia, as partes devero firmar um outro contrato, o de COMPROMISSO (art. 1072 do CPC) no qual nomearo rbitros3, indicando a controvrsia a ser dirimida e as regras procedimentais, observando o disposto no artigo 1074 do CPC. Na clusula compromissria as partes j podem avenar que confiaro a administrao da arbitragem a uma instituio arbitral, mas este tpico ser analisado oportunamente. Ainda, as partes em um contrato podero valer-se da arbitragem mesmo que no haja clusula compromissria; basta que, quando surgida a controvrsia, decidam resolv-la por arbitragem firmando o Compromisso. 5 - Noo de Arbitrabilidade4 Arbitrabilidade Objetiva Basicamente, antes de tudo, para validade de um acordo arbitral importa perquirir se a questo arbitrvel, isto , se suscetvel de ser solucionada por arbitragem. A resposta est no artigo 1072 do CPC: questes que envolvam direitos patrimoniais sobre os quais a lei admite transao. Arbitrabilidade Subjetiva Consiste em analisar a questo quanto qualidade das partes em firmar o acordo arbitral5. Mas ser deixada de lado para que possamos enfrentar a questo que constitui o ponto nevrlgico desta preleo, que a arbitrabilidade da controvrsia, no que pertine s questes relativas aos direitos de propriedade intelectual.

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Sempre em nmero impar, art. 1076 do CPC. Em face do neologismo, adotamos a verso do termo em castelhano Arbitrabilidad.

Somente as pessoas capazes de contratar (21 anos) segundo nossa legislao civil. Contudo, no mbito internacional a questo reportada lei do domiclio das partes, ex vi do art. 7 do Decreto Lei 4.657/42 (LICC).

Antes, porm, vamos colocar duas questes: Por que a arbitragem? No que ela difere das Cortes Oficiais? 6 - Virtudes da Arbitragem As virtudes tradicionalmente atribuidas arbitragem comercial em geral e especificamente, por exemplo, nos contratos de explorao de direitos de propriedade industrial6 so: Especialidade do rbitro Aspectos tcnicos dos contratos de propriedade industrial excessivamente complexos, podero ser solucionados com mais competncia por pessoa com habilidade tcnica na matria. Com efeito, o rbitro, a contrrio do juiz togado, poder ser um tcnico especialista na matria controversa. Com isso pode-se economizar tempo e dinheiro, j que esclarecimentos elementares e preliminares sero desconsiderados, passando a estgios mais adiantados, e dinheiro, porque poder dispensar a contratao de perito. Confidencialidade da Arbitragem O carter privado de procedimento arbitral exclui a publicidade dos processos judiciais. O carter quase secreto da arbitragem amolda-se perfeitamente s peculiaridades dos contratos de explorao de direitos de propriedade industrial. Estes contratos costumam versar sobre conhecimentos secretos que so compartilhados pelas partes e durante o litgio possvel que se faa referncia a matria confidencial. Esta situao particularmente relevante nas hipteses em que a transmisso de conhecimentos tcnicos so no registrveis (Know-How) e aparecem como complemento da transao de um direito de propriedade industrial. Na submisso da controvrsia a uma jurisdio estatal ser muito difcil manter o carter secreto dos conhecimentos transmitidos com o consequente prejuzo para ambas as partes7. Neste tpico, feliz o dito popular: a publicidade o freio das paixes.

Estas faculdades se operam, em geral, para quaisquer questes, guardadas as peculiaridades especficas. Pedro Alberto De Miguel Asensio, Arbitraje y Contratos Internacionales sobre Propriedad Industrial en el Derecho Espaol; Revista de La Corte Espaola de Arbitraje, 1992, pg. 32.
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Ambiente em que se Desenvolve a Arbitragem A arbitragem se adequa ao esprito de cooperao inerente aos contratos de explorao de direitos de propriedade industrial. Estes contratos estabelecem entre as partes uma estreita e duradoura colaborao, prestando assistncia tcnica outra parte, bem como cedendo ou transferindo toda melhora ou inovao operada no direito transferido. Este elemento de cooperao e mtua confiana inerentes a estes contratos contribuem adoo da arbitragem que mais suscetvel a esses interesses em face da informalidade e flexibilidade do procedimento arbitral8. A Justia Estatal, acentua De Miguel Asensio9, est encarregada de decidir entre rivais que no apresentam interesses comuns. Celeridade A arbitragem mais rpida do que os Tribunais em decorrncia dos atributos acima citados, principalmente a informalidade e flexibilidade, impossvel de ser encontrada no Judicirio que est preso aos rigores processuais, bem como por sofrer com problemas estruturais e conjunturais. 7 - Arbitrabilidade da Controvrsia em Matria de Propriedade Intelectual Todas as questes que envolvam direitos patrimoniais disponveis, que so transacionveis podem submeter-se a arbitragem. Destarte, toda controvrsia meramente obrigacional decorrente de contratos em geral, tais como de licena de patente, cesso de uso de marca, contrato de edio, contrato de franchising e suas consequncias, entre elas, pretenses relativas ao pagamento de quantias adequadas pelo licenciado/cessionrio ou a indenizao devida pelo inadimplemento de obrigaes assumidas podem ser resovidas por arbitragem. Sem dvida, encontramo-nos em campo de livre disposio das partes, onde no existem aspectos de interesses que impeam o recurso arbitragem. Todavia, h questes que surgem no campo da propriedade industrial em que o questionamento atravs da arbitragem encontra bice legal em alguns pases, tais como a validade de um direito, a caducidade de patente ou a concesso de licena obrigatria que somente podem ser discutidas perante as Cortes Oficiais por envolver interesse pblico relevante, classificado como de ordem pblica. A discusso, por exemplo, de validade de uma patente
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Margaret Rutherford, The Need for a New Drive: Rethinking Arbitration as a Service to the Public the Need to Shorten the Duration of Domestic And International Arbitration Proceedings, Arbitration; vol. 61, n p. 6, fevereiro, 1995. op. cit. p. 32.

ultrapassa os limites do interesse privado. Poder-se-ia relacionar trs razes fundamentais que, sob a tica de algumas legislaes, impediriam estas questes de serem submetidas arbitragem: a) a deciso que declara a validade ou no de um direito tem efeito erga omnes; b) os direitos da propriedade industrial so exclusivamente outorgados pelo Estado; c) a presena nesta matria de um interesse pblico inegvel. Estas trs caractersticas afastam a possibilidade de um laudo arbitral declarar a nulidade ou invalidade de um direito sobre a propriedade industrial. A incapacidade de um tribunal arbitral decidir com eficcia erga omnes supe uma limitao decisiva neste campo. Em decorrncia dessa problemtica, a anlise prima facie quanto arbitrabilidade da questo imperativa. Note-se, que muitas vezes em procedimentos arbitrais instaurados relacionados s questes de licenas, o demandado questiona ab initio a validade da patente. Neste caso, os rbitros, de plano, afastam e retiram todo pronunciamento sobre validade de direito de propriedade industrial com o objetivo de no colocar em risco o reconhecimento futuro do laudo arbitral. Saliente-se, por oportuno, que no mbito internacional a questo tratada na Conveno sobre Reconhecimento e Execuo de Sentenas Arbitrais Estrangeiras, firmada em Nova Iorque em 1958, e que entre as causas obstativas de reconhecimento de laudo arbitral ditado no estrangeiro, encontrase o de ofender a ordem pblica do pas onde se pleiteia seu reconhecimento (art. 2, V)10. Ainda, de se notar que as categorias de controvrsias que esto excludas de apreciao por arbitragem so de competncia de cada ordenamento jurdico. Destarte, est previsto na Conveno de Nova Iorque, artigo II.1, que os Estados Contratantes tem o compromisso de reconhecer todo convnio arbitral concernente a um assunto que possa ser submetido arbitragem.

O Brasil no assinou nem ratificou a Conveno de Nova Iorque de 1958, em vigor atualmente em 104 pases. a conveno internacional sobre arbitragem de abrangncia quase universal e que, infelizmente pela inrcia de nossos governantes, estamos alheios ao trfico jurdico internacional, com prejuzos aos interesses de exportadores brasileiros.

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8 - Renncia do Licenciado quanto Alegao de Validade de Direito de Propriedade Industrial Possvel? A questo colocada por De Miguel Asensio11, que analisa a eficcia de uma clusula de renncia de invocar a alegao de validade de um direito de propriedade industrial em um contrato, em carter definitivo, salientando que, na Espanha, parte da doutrina reconhece a validade dessa restrio mas, a grande maioria entende que esta clusula ineficaz, em face do interesse geral presente na eliminao de patentes e marcas incursas em causas de nulidade. Este interesse geral se reflete na amplissma legitimao reconhecida para exercitar a ao de nulidade prevista nas legislaes competentes, como nos perodos de prescries estabelecidos12. H interesse geral da sociedade. H motivo de ordem pblica, no sentido de que o sistema competitivo no deve ser bloqueado por barreiras erigidas ao amparo de um direito de propriedade industrial questionvel. A discusso de validade de uma patente suplanta os interesses privados.

9- Estudo Comparativo de Leis Nacionais Quanto Propriedade Intelectual. Arbitrabilidade. As questes at ento colocadas quanto arbitrabilidade objetiva em face do princpio de ordem pblica encontrado em algumas legislaes, tais como, a espanhola, francesa e brasileira13 , no universal. Com efeito, em recente estudo efetuado pela International Association for the Protection of Industrial Property (IAPIP)14 que em 1991 endereou a questo quanto possibilidade da arbitragem em disputas
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op. cit. p. 42.

No caso de patentes durante todo perodo de validade e nos 5 anos seguintes a caducidade (art. 113.2, da Lei de Patentes Espanhola). No caso de marcas, tratando-se de nulidade absoluta, se configura como imprescritvel (art. 48.2, da Lei de Marcas). Vide adiante, item 10, tratamento nacional, principalmente referente aos contratos de transferncia de tecnologia.
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Robert Briner, The Arbitrability of Intellectual Property Disputes with Particular Emphasis on the Situation in Switzerland; Wordwide Forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes WIPO, Genebra, 1994, p. 55.

envolvendo particulares e questes de propriedade intelectual relacionou 24 paises15. O resultado deste relatrio conclui que nas legislaes domsticas pesquisadas no h proibio de recorrer arbitragem com respeito a direitos de propriedade intelectual. Em face da importncia desta pesquisa que fornece termmetro seguro e completo da questo, merece, ainda que de forma sinttica, ser reproduzida: 1 - Quatro Princpios que podem restringir ou prevenir a arbitragem nos respectivos pases: a) Ordem Pblica - foi mencionada como princpio, apesar de a maioria dos grupos considerar que a ordem pblica no se envolve com direitos da propriedade intelectual, exceto quando estes direitos afetam prerrogativas de terceiros; b) falta de livre disposio das partes sobre esses direitos; c) efeito inter partes como oposto ao efeito erga omnes16; d) jurisdio exclusiva reservada a certas Cortes e Departamentos Nacionais de Propriedade Industrial. 2 - Questes que surgem em conexo com os direitos da propriedade intelectual so: propriedade, validade, objetivo, violao e licenas. 3 - PATENTES - Em vrios pases, tais como Canad, Suia e USA, todas as questes litigiosas envolvendo patentes podem ser submetidas a arbitragem, sem restries17. Validade da Patente Com respeito validade da patente, afora Canad, Suia e USA, que de modo amplo aceitam a possibilidade da arbitragem, a Austrlia,
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Relatrio publicado no Yearbook ICCA 1992.

A Blgica (Loi sur les breves dinvention, de 28.03.84, artigo 51) admite que um laudo arbitral declare a nulidade de uma patente com efeito erga omnes, ressalvando a oposio de terceiros. O mesmo se verifica nos EUA. Vide nota 17, p. 44.
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Nos EUA, atravs da reforma aprovada em 1982 (TITLE 35, US CODE SECT. 294) estabeleceu-se que a arbitragem voluntria, vinculante para as questes sob a validade, execuo e violao de patentes. O Congressso Americano estabeleceu que a arbitragem voluntria e vinculante para quaisquer disputas envolvendo patentes (35 USC 135 d): Yearbook ICCA, 1984 p. 320; David W. Plant, Arbitrability of Intellectual Property Issues in the United States, Worldwide Forum on the Arbit. Int. Prop. Disp. - WIPO, Genebra, 1994 p. 29.

Alemanha, Gr Bretanha e Holanda admitem a arbitragem, mas, a deciso no pode envolver revogao de patente e possui efeito somente inter partes (isto , entre as partes na arbitragem). Na Frana, a Lei n 78.742, de 13.07.79, prev que disputas relativas a patentes podem ser solucionadas por arbitragem, consoante as condies estabelecidas nos artigos 2059 e 2060 do Cdigo Civil. A arbitragem possvel em casos referentes validade de patentes, bem como de contrafao de patentes ou licenas. Contudo, um rbitro no poder declarar a invalidade de uma patente francesa, haja vista que a ordem pblica francesa diretamente afetada (artigo 2060 do Cdigo Civil). Na Holanda, a validade de uma patente tem foro exclusivo (Corte do Distrito da Haia). Contudo, uma reclamao por danos resultantes de violao de patentes pode ser submetida a arbitragem. Todos os relatrios enviados ao IAPIP reconhecem que a arbitragem possvel em relao licena de patente. Contudo, admitem que os rbitros podem ter como funo preliminar examinar a validade da patente em questo. Sinais Distintivos Os relatrios submetidos ao IAPIP demonstram que a arbitragem possvel em conexo com os nomes comerciais, emblemas, sinais, slogans, ttulos de livros, revistas ou jornais e de leso de marcas no registrveis. Com respeito ao registro de marcas comerciais o relatrio conclui que, em princpio, tais direitos podem ser submetidos arbitragem, mas a deciso com respeito validade e violao poder em muitos pases ter efeito somente entre as partes. Na Frana, o tratamento idntico ao de patentes. Na Suia, a questo de validade de uma marca registrada tratada do mesmo modo que as patentes: o tribunal arbitral pode decidir sobre a validade de uma marca registrada e o Escritrio Federal da Propriedade Intelectual reconhecer o laudo nas bases em que deu entrada o registro. Direito Autoral A maioria dos relatrios submetidos ao IAPIP indicam que os direitos autorais so arbitrveis. Em tais casos, o tribunal arbitral no pode decidir sobre a revogao do ttulo, mas examinar se os trabalhos foram cumpridos com os critrios devidos para gozar dos benefcios da proteo. Os relatrios hungro, romeno, italiano, israelense e espanhol expressaram suas 9

reservas quanto possibilidade da arbitragem com relao aos direitos autorais18.

Software e Circuitos Integrados Vrios relatrios submetidos ao IAPIP revelaram que a proteo estava garantida por meio das regras de direitos autorais, seja diretamente ou por analogia. Know-How Disputas surgidas de transferncias ou licenas de know-how, esto entre os casos mais comuns de arbitragem e, como no h necessidade de registros pblicos no surgem problemas particulares. 10 - Legislao Brasileira Acreditamos que as restries iniciais quanto arbitrabilidade envolvendo a validade, caducidade, licena obrigatria, bem como demais questes que discutam direitos protegidos e outorgados pelo Estado Brasileiro pertinentes propriedade intelectual devem ser reservadas ao Judicirio, haja vista a inexistncia de norma regulando expressamente a questo19. No campo obrigacional, nas relaes oriundas de contratos, toda e qualquer questo transacionvel comporta a arbitragem, desde que respeitado os bons constumes e no aflore questo de ordem pblica. Quanto aos contratos de transferncia de tecnologia a questo foi definitivamente resolvida com o Ato Normativo n 120/93 do INPI, que dispe sobre o processo de averbao de atos e contratos de transferncia de tecnologia e correlatos prestigiando a liberdade contratual, desde que no ofenda a soberania nacional, a ordem pblica e os bons costumes. Ademais, deixa a critrio das partes as diposies contratuais quanto legislao aplicvel e jurisdio competente. Assim, as partes so livres para escolher a lei

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Quanto a Espanha, vide item 12.

Alis, tambm assim conclui De Miguel Asensio (nota 6), quando salienta que a menos que esteja expressamente previsto em lei de modo particular, como ocorre em diversas legislaes, aplicar-se- a regra genrica com caractersticas restritivas para maior segurana e evitar problemas futuros. Destarte, conclui que segundo o ordenamento espanhol (Lei 36/1988, de 05 de dezembro) no so arbitrveis as questes referentes a nulidade, declarao de caducidade de direito de propriedade industrial e concesso de licenas obrigatrias.

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aplicvel20 e a jurisdio a que se submetero. Neste caso, abrem-se as portas sem nenhuma limitao livre disposio das partes, podendo eleger a arbitragem ou a instncia judicial (art. 88 do CPC)21. Optando-se pela arbitragem salientamos que a clusula compromissria em contratos internacionais tem fora vinculante, ex vi do Protocolo de Genebra sobre clusulas arbitrais de 1923, ratificado pelo Brasil em 1932 (Decreto 21.187, de 22.03.32)22.

Recomendamos que seja efetuada anlise do artigo 9 da LICC, haja vista ser entendimento de parte da doutrina que os contratos firmados no Brasil aplicam-se obrigatoriamente a lei brasileira (cf. Hermes Marcelo Huck, Contratos Internacionais de Financiamento: A Lei Aplicvel, RDM. 53/81, maro/1984); todavia, h tambm, parcela considervel da doutrina (Irineu Strenger, Haroldo Vallado e outros) que entendem que a norma diposta no caput do art. 9 da LICC supletiva, isto , s se aplica na ausncia de disposio expressa das partes, homenageando o princpio da autonomia da vontade. Ainda, permitimo-nos sugerir leitura do Projeto de Lei sobre a Aplicao das Normas Jurdicas que tramita na Cmara dos Deputados (PL 4905, de 1995), por sua preciso tcnica e riqueza de conceitos. evidente que esta disposio encontra limites de ordem pblica podendo-se inclusive invocar a fraude a lei. A eleio de foro deve conservar certa relao com o contrato, evitandose a figura do Forum Shopping. A propsito verificar Jacob Dolinger, Direito Internacional Privado, Renovar, RJ, 1994, p. 324. O artigo 88 do CPC estabelece os casos de competncia concorrente da Justia Brasileira, enquanto o art. 89 prev as questes de competncia exclusiva. Artigo 88, verbis: Art. 88. competente a autoridade judiciria brasileira quando: I - o ru, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil; II - no Brasil tiver de ser cumprida a obrigao; III - a ao se originar de fato ocorrido ou de ato praticado no Brasil. Pargrafo nico. Para o fim do disposto no n. I, reputa-se domiciliada no Brasil a pessoa jurdica estrangeira que aqui tiver agncia, filial ou sucursal. Consultar, a respeito Jos Alexandre Tavares Guerreiro, Fundamentos da Arbitragem do Comrcio Internacional, Saraiva, SP 1993 p. 35; Luiz Olavo Baptista, Dos Contratos Internacionais - Uma Viso Teorica e Prtica, Saraiva, SP. 1994 p. 113; Jos Maria Rossani Garcez, Contratos Internacionais, Saraiva, SP. 1994 p. 77 e nosso artigo Arbitragem. Princpios Jurdicos Fundamentais. Direito Brasileiro e Comparado. RT 686/73 (dezembro/1992) e Revista da La Corte Espaola de Arbitraje, 1991, p. 31. Ainda, salienta-se a posio firme adotada pelo Superior Tribunal de Justia - STJ no Resp 616 - RJ DJU 13.08 e 03.05.90, verbis: Ementa: Clusula de arbitragem em contrato internacional - Regras do Protocolo de Genebra de 1923. 1. Nos contratos internacionais submetidos ao Protocolo, a clusula arbitral prescinde do ato subseqente do compromisso e, por si s, apta a instituir o juzo arbitral. 2. Esses contratos, tm por fim eliminar as incertezas jurdicas, de modo que os figurantes se submetem, a respeito do direito, pretenso, ao ou exceo, deciso dos rbitros, aplicandose aos mesmos a regra do art. 244 do CPC, se a finalidade for atingida. 3. Recurso conhecido e provido. Deciso por maioria... Braslia, 24 de abril de 1990 (data do julgamento). Vide, Paulo Borba Casella, Arbitragem Internacional e a Boa-f das Partes Contratantes, Contratos Financeiros Internacionais, RT, So Paulo 1934 p. 127. Jrgen Samtleben, Procedimento Arbitral no Brasil - O Caso Lloyd Brasileiro Contra Ivarans Rederi do Superior Tribunal de Justia, RT 704/276 (junho/1994).
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11 - Instituies Arbitrais As questes referentes propriedade intelectual tm agenda constante nas maiores Instituies Arbitrais: na Corte Internacional de Arbitragem da Cmara de Comrcio Internacional - CCI, na American Arbitration Association - AAA, na London Court of International Arbitration e na Cmara de Comrcio de Estocolmo. Com efeito, so frequentes as questes referentes a contratos de transferncia de tecnologia, de licena, de construes turn key, de cesso de uso de marca, de franchising etc. CCI O Relatrio da Presidncia do Grupo de Trabalho referente a Disputas sobre Propriedade Intelectual e Arbitragem da CCI apresentado em 1994 (Documento 420/333), acentua que no perodo de trs anos, entre 1990 a 1992, 787 novos casos foram submetidos Corte, sendo 108 (13,73%) concernentes propriedade intelectual 23 24. As disputas referiram-se a contratos de licena (62 casos), KnowHow e assistncia tcnica (45 casos), nomes comerciais e sinais distintivos (15 casos), validade de patentes, violao e outros (12 casos), validade de marcas comerciais e outros (12 casos), desenhos e modelos (7 casos) e direitos autorais e audio-visuais (6 casos). OMPI As disputas envolvendo a propriedade intelectual, desde outubro de 1994, passaram a contar com um foro especializado no mbito da Organizao Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI, cujo Regulamento prev a figura da Arbitragem Expedita com rito acelerado para a arbitragem, seguindo tendncia mundial de redefinir e redimensionar o procedimento

interessante notar que estudo estatstico anterior efetuado em 1977 pelo ex-secretrio geral da CCI, Ives Derains, apontava percentual assemelhado (14%). Verificar LExperience de la Chambre de Commerce International en Matire de Proprit Intellectuelle, Revue de LArbitrage, 1977 p. 10. Tambm este percentual continuou sendo vlido durante o perodo de 1987 a 1990 (Journal de Droit International, 1991, p. 1046) citado por De Miguel Asensio (nota 6 p. 28). Ainda cf. Julian D. M. Lew, The Arbitration of Intellectual Property Disputes, Worldwide Forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes, p. 187.
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No obstante os dados estatsticos apresentados, de notar que a ausncia de publicidade da arbitragem impede-nos de ter a radiografia real da situao. Ademais como acentuava G. Keutgen, o fato de que a maioria dos laudos se cumprirem espontaneamente tem como consequncia o reduzido nmero de concluses adotadas por rgos jurisdicionados estatais (Arbitrage et Proprit Intellectuelle, Revue de LArbitrage, 1978, p. 175) citado por De Miguel Asensio (nota 6 p. 28).

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fazendo com que retorne s suas origens, como uma opo rpida, flexivel e especializada para soluo de controvrsias25. Disponho de alguns exemplares do Regulamento da Corte de Arbitragem da OMPI e os cederei Faculdade de Direito e Associao Paulista da Propriedade Industrial para consulta dos interessados. Cmara de Mediao e Arbitragem de So Paulo Saliente-se ainda que no ms passado foi institudo em So Paulo a Cmara de Mediao e Arbitragem de So Paulo, no mbito do Centro das Indstrias do Estado de So Paulo (CIESP), que poder administrar arbitragens de qualquer valor em questes referentes aos direitos civil e comercial no mbito interno e internacional. Os senhores receberam o respectivo Regulamento e Informes sobre o assunto. Na oportunidade dos debates poderei esclarecer a respeito. 12 - Comisso de Arbitragem de Direito Autoral na Espanha no mbito do Ministrio da Cultura A Lei Espanhola 22/1987, de 11 de novembro sobre propriedade intelectual (art. 143) 26 instituiu no mbito do Ministrio da Cultura, com carter de rgo colegiado em mbito nacional, a Comisso Arbitral de Direito Autoral. A composio dessa Comisso Arbitral ser de sete membros, sendo trs rbitros juristas de reconhecido prestgio, nomeados pelo Ministro da Cultura e os demais pelas Entidades de Gesto e Associao de Usurios ou de Entidades de Radiodifuso. Todos os rbitros atuaro com independncia, imparcialidade e neutralidade27. A principal funo dessa Comisso solucionar disputas que possam surgir: (i) em contratos que concedam autorizao no exclusiva de direitos autorais, (ii) entre as entidades de gesto de direitos autorais e as
A propsito cf. Lord Mustill, Comments on Fast-Track Arbitration, vol. 60, p. 233, novembro/94 e Benjamin Davis, Fast-Track Arbitration and Fast-Tracking your Arbitration, Journal of International Arbitration, Vol. 9, n 4 p. 43 (1992). Regulamentada pelo Real Decreto 479/1989, de 05 de maio. Note-se que o termo Propriedad Intelectual adotado por esta lei adequa-se, quanto questo tratada, ao nosso enquadramento como direito autoral. Ratifica nosso entendimento a aluso no texto Conveno Universal de 1952 sobre Direito do Autor (Genebra) revisada em Paris em 1971. Legislacin Arbitral coligida por Igncio Arroyo Martnez, Tecnos, Madri, 1992, p. 120.
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Antonio Maria Lorca Navarrete e Joaquin Silguero Estagnan, Derecho de Arbitraje Espaol, Dykinson, Madri, 1994 p. 189. Os rbitros indicados pelas associaes e entidades so denominados por Lorca Navarrete de rbitros escabinos ou profissionais.

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associaes de usurios, (iii) fixao de tarifas gerais na gesto de direito derivados de direito autoral, (iv) interpretao ou aplicao de contratos em geral entre as entidades da gesto, associao de usurios e entidades de radiodifuso etc (art. 143 da Lei 22/87 e RD 479/89, art. 1). A submisso voluntria; a deciso da Comisso vinculante para as partes e executvel. Os rbitros decidiro por equidade, salvo se as partes disponham que ser arbitragem de direito28. A vigente lei sobre arbitragem na Espanha (Lei 36/88) nas Disposiciones Adicionales, item primeiro, expressamente prev a sua aplicao no que no conflitar com o estabelecido na Lei do Direito Autoral (Lei 22/87).

13 - Jurisprudncia Arbitral Para finalizar, gostaria de relatar sucintamente dois laudos arbitrais ditados no mbito da CCI referentes propriedade intelectual. Caso 5834 (1989) - CCI - Laudo Arbitral Final 29 O primeiro deles refere-se a uma arbitragem envolvendo uma empresa belga que props o procedimento contra uma empresa indiana. A empresa belga foi contratada para desenvolver um programa de criao (sinais distintivos) para embalar produtos a consumidores finais bem como para transporte. O programa foi entregue empresa indiana que o recusou sem motivo justificado, haja vista que no cumpriu com seus deveres de justificar sua recusa e de participar nas discusses adicionais para modificar ou alterar o programa de desenhos solicitados. O Tribunal Arbitral invocou a obrigao das partes de colaborarem com boa f e conclui pela responsabilidade da demandada, a empresa indiana, condenando em perdas e danos e proibindo de utilizar, sem o consentimento da empresa belga, os smbolos por ela criados; Caso 6709 (1991) - CCI - Laudo Intermedirio30 No segundo caso foi lavrado laudo arbitral intermedirio (Interim Award). A matria versada de patente registrada na Frana com contrato de
Bernardo M. Cremades, Arbitration in Spain, Butterworths, Colnia, 1991, p. 134 e Lorca Navarrete (nota 26) p. 191.
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The ICC International Court of Arbitration Bulletin, vol. 5, n 2, Maio, 1994, p. 65. op. cit. p. 69.

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licena exclusiva. O detentor da patente foi o reclamante e o licenciado o reclamado que tinha os direitos exclusivos na Frana. O Reclamado manifestou-se dizendo que o Tribunal Arbitral no tinha jurisdio sobre a questo, j que a questo estava sub judice em processo cautelar. Esta circunstncia no era suficiente para elidir a ao do Tribunal Arbitral em face do que dispe o art. 8 (5) das Regras de Arbitragem e princpio reconhecido pela Conveno de Genebra de 1961, art. VI-4, que prev a possibilidade de medidas cautelares (de emergncia) no se excluindo a jurisdio arbitral. O Reclamado tambm alegou que o Tribunal Arbitral no tinha competncia para decidir no campo de patentes, matria exclusiva da Corte Oficial, de acordo com o artigo 68 da Lei de Patentes Francesa de 02.01.68. So questes de ordem pblica a emisso, cancelamento ou validade de patentes. Destarte era claro que a matria no era arbitrvel, o que foi rebatido, convenincia das partes, citando a doutrina e jurisprudncia francesas. O reclamado deu incio a uma ao perante o Tribunal de Grande Instncia de Marselha, pleiteando o cancelamento da patente, j que carecia de novidade (e, portanto, os contratos firmados com o reclamante eram nulos e anulveis). Paralelamente o reclamado pleiteava que, no mnimo, a deciso arbitral fosse adiada at que o Tribunal de Marselha decidisse. Todavia, o Tribunal Arbitral levando em considerao o que dispe o artigo 100 da CPC frnces decidiu atravs de Laudo Intermedirio que no havia, de fato, coincidncia de abordagem nas duas disputas que eram diferentes. Apesar das partes serem as mesmas, no havia identidade entre a causa pendenti nem entre o solicitado (petitum). No havia neste caso litispendncia, j que o Tribunal Arbitral no poderia tratar de questes relativas a patente e, por outro lado, a corte nacional, em face da existncia de clusula arbitral no teria jurisdio para tratar de questes referentes ao contrato. Assim, a natureza excepcional da jurisdio arbitral remove a possibilidade de que em tal situao, haja procedimentos paralelos entre a Corte Oficial e o Tribunal Arbitral. Portanto o tribunal arbitral era competente para analisar a ruptura do contrato e suas consequncias, prosseguindo com a arbitragem. 14 - Concluso Presenciamos, atnitos, a tempestade no deserto em que os avanos da tecnologia blica high-tech transformaram a Guerra do Golfo num jogo real de videogame com testemunhas oculares em todo o globo. 15

Vivemos na Terceira Onda, denominada por Alvin Toffler, em que o mundo movido pelos recursos do saber, da inteligncia humana e da tcnica. Com efeito, fruto da boa razo e do bom senso, a arena apropriada para soluo de controvrsias o embate jurdico que, nos albores do terceiro milnio, tem na arbitragem a soluo de conflitos high tech. Muito Obrigada.
SMFL\arbproin/lmm

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