COTEJO DE MARCAS FARMACEUTICAS - Similitud entre los signos ISDIN e ISODINE desde el punto de vista fontico: ausencia de distintividad

/ PEDIATRICS - Trmino genrico, no apropiable que se excluye en el cotejo / TRASLITERACION - Evidente al cotejar los signos ISDIN e ISODINE Las marcas en conflicto, se presentan as: ISODINE (Marca previamente registrada) - ISDIN PEDIATRICS (Marca solicitada). Advierte la Sala que la expresin PEDIATRICS no puede tenerse en cuenta para efectos de la comparacin, pues ella traducida al espaol es indicativa de productos para nios y dentro de los amparados en la clase 5 se encuentran los farmacuticos y de uso mdico, que pueden estar prescritos para adultos y para nios, lo que constituye un trmino genrico, no apropiable y, por lo mismo, todas las personas, en igualdad de condiciones, pueden utilizarlo. Prescindiendo de la expresin PEDIATRICS, estima la Sala que las marcas I S O D I N E e I S D I N son semejantes, desde el punto de vista grfico, en la medida en que la segunda constituye prcticamente una transliteracin de la primera. En efecto, la marca I S D I N en su estructura morfolgica emplea las mismas vocales y consonantes que son determinantes en la marca I S O D I N E, al punto que la omisin de las vocales O y E, en donde radica la diferencia, no introduce una variacin sustancial que la haga suficientemente distintiva. La coincidencia en el lugar que ocupan las letras iniciales I S e intermedias D I N imprime mayor fuerza a la similitud. Si bien desde el punto de vista fontico pudiera admitirse la existencia de alguna diferencia, sta no alcanza a ser suficiente para eliminar la similitud grfica lo cual, por lo mismo, incide en la ausencia de distintividad. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIN PRIMERA Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO Bogot, D.C., catorce (14) de octubre de dos mil cuatro (2004) Radicacin nmero: 11001-03-24-000-2001-0119-01(6972) Actor: BOEHRINGER INGELHEIM S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD

La sociedad BOEHRINGER INGELHEIM S.A., por medio de apoderado y en ejercicio de la accin de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artculo 85 del C.C.A., que se interpreta como de nulidad prevista en el artculo

113 de la Decisin 344 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena, present demanda ante esta Corporacin, tendiente a obtener la nulidad de las Resoluciones nms. 06761 de 31 de marzo de 2000, POR LA CUAL SE RESUELVE UNA OBSERVACIN Y SE CONCEDE UN REGISTRO, 12909 de 16 de junio de 2000, Por la cual se resuelve un recurso de reposicin expedidas por el Jefe de la Divisin de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 24812 de 29 de septiembre de 2000, Por la cual se resuelve un recurso de apelacin, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

I-. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1. En la demanda se sealan, en sntesis, los siguientes hechos:

1: Que el 11 de agosto de 1999 la sociedad ISDIN S.A., domiciliada en Espaa, solicit ante la Divisin de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca mixta "ISDIN PEDIATRICS", para amparar productos comprendidos en la clase 5 del Decreto 755 de 1972 o Clasificacin Internacional de Niza.

2: Que Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial nm. 486 de 29 de noviembre de 1999 la actora, mediante apoderado, present demanda de observaciones, con base en su marca "ISODINE" Clase 5, vigente hasta el 10 de diciembre de 2001.

3: Que una vez agotada la etapa de alegatos, la Superintendencia de Industria y Comercio expidi la Resolucin nm. 06761 de 31 de marzo de 2000, por medio

de la cual declar infundada la observacin presentada y concedi el registro de marca mixta "ISDIN PEDIATRICS" Clase 5, a la sociedad ISDIN S.A..

4: Que contra la citada Resolucin se interpuso recurso de reposicin y, en subsidio el de apelacin; siendo resuelto el primero de ellos a travs de la Resolucin nm. 12909 de 16 de junio de 2000, expedida por la Jefe de la Divisin de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que confirm la Resolucin impugnada y el segundo lo fue a travs de la Resolucin nm. 24812 de 29 de septiembre de 2000, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, que confirm la citada Resolucin.

I.2. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en sntesis, los siguientes cargos de violacin:

1. Que se viol el literal a) del artculo 83 de la Decisin 344 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena, por cuanto existe conflicto directo entre los signos "ISODINE" e "ISDIN PEDIATRICS", los cuales al identificar productos farmacuticos de diferentes empresarios, generan riesgo de confusin para el pblico consumidor, constituyendo un aspecto decisivo para que un signo sea irregistrable como marca en los trminos de la norma invocada.

Seala que conforme a las reglas y principios que tanto la doctrina como la jurisprudencia han establecido para comparar los signos marcarios, la marca solicitada es evidentemente confundible con la ya registrada por la sociedad actora, pues al hacer el examen de conjunto de los signos en conflicto, se tiene que en la marca ISDIN PEDIATRICS hay una preeminencia absoluta del elemento nominativo sobre el figurativo, toda vez que tiene mayor impacto por su tamao y colocacin en

la etiqueta y, por lo tanto, el cotejo debe hacerse tomando el aspecto nominativo de la primera.

Anota que la expresin PEDIATRICS cumple un papel simplemente explicativo, en tanto que es descriptiva al consumidor al que est destinado el producto y por esta razn debe ser excluida de la comparacin de las marcas enfrentadas.

Sostiene que basta observar las marcas en conjunto para verificar la confusin visual o grfica que existe entre ellas, al ser estas conformadas por una sola expresin, y al tener una longitud similar. As mismo, la similitud ortogrfica es evidente, pues lo nico que no reproduce la expresin ISDIN de la marca ISODINE son las vocales O y E que esta ltima incluye.

Considera, igualmente, que existe riesgo de confusin auditiva, toda vez que siguiendo los criterios sealados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, entre las marcas comparadas hay identidad en: la slaba tnica ("DIN"), la primera slaba ("IS"), las terminaciones ("DIN"), y la ordenacin de las vocales (ISODINE e ISDIN).

Resalta que al hacer un examen sucesivo y no simultneo de las marcas en conflicto es evidente el grado de confundibilidad entre ellas, ms an cuando ambas identifican productos farmacuticos y para hacer el cotejo entre ellas el Tribunal de Justicia ha sealado que se debe hacer un estudio ms prolijo evitando el riesgo de marcas cuya denominacin tenga una estrecha confusin, para evitar, precisamente, que el consumidor solicite un producto confundindose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un dao irreparable a la salud humana, considerando adems que en muchos establecimientos, an medicamentos de

delicado uso, son expedidos sin receta mdica y con el slo consejo del farmacutico de turno.

Afirma que son ms las semejanzas que las diferencias que existen entre las marcas, en cuanto la solicitada reproduce la previamente registrada en un 90%.

2. Estima que se viol el artculo 81 de la Decisin 344 del Acuerdo de Cartagena, por cuanto el signo "ISDIN PEDIATRICS" carece de toda distintividad y, por lo tanto, no se cumplen a cabalidad los requisitos establecidos, restndole vocacin de registrabilidad.

3. Manifiesta que se viol el literal a) del artculo 82 de la Decisin 344, por cuanto resulta evidente, a su juicio, la equivocacin en que incurri la Superintendencia de Industria y Comercio al hacer una apreciacin incorrecta y contradictoria, ya que a pesar de reconocer que la expresin "PEDIATRICS" no debe tenerse en cuenta en la comparacin, que en el signo solicitado predomina el elemento nominativo, y que los signos coinciden en incluir las letras "ISDIN"; la Administracin decide que tal similitud es puramente tangencial y no genera riesgo de confusin al consumidor.

II-. TRAMITE DE LA ACCIN

A la demanda se le imprimi el trmite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisin, fijacin en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIN DE LA DEMANDA

II.1.1. La Nacin - Superintendencia de Industria y Comercio, a travs de apoderado contest la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones, adujo, en esencia, lo siguiente:

Sostiene que una vez analizadas las causales de irregistrabilidad sealadas en el artculo 83 de la Decisin 344, en especial el literal a), y al adelantar un examen de confundibilidad, siguiendo las pautas jurisprudenciales, se concluye que no existe similitud entre las marcas en cuestin, por lo que no se induce en error a los consumidores.

Afirma que no existe confusin objeto de la impresin de conjunto de las marcas, ya que al tomarse en su integridad se observa que tienen elementos diferenciadores que permiten identificarlas como productos diversos, que hacen que, ante la primera impresin del consumidor, se distingan ya que la marca ISDIN PEDIATRICS(mixta) contiene un elemento grfico diferenciador en el tipo especial de letra as como en la ubicacin dentro del conjunto, la cual es nica; as mismo se resalta que la marca concedida contiene un elemento evocativo de servicios peditricos en el idioma ingls, lo que le da una mayor distintividad a la marca evitando confusiones.

Seala que la comparacin a realizar involucra una marca mixta y una nominativa, donde el elemento predominante en la marca mixta es el denominativo, pero no es cierto que exista confusin grfica, ya que la ausencia de las vocales O y E marcan enorme diferencia entre ISDIN e ISODINE, pues la primera impresin visual es la de dos signos diferentes.

Asevera que no existe confusin ortogrfica, ya que si bien existen letras en comn, la presencia de ms vocales en la marca nominativa la hace diferenciadora, dndole connotaciones distintas.

Indica que tampoco existe confusin fontica en la medida en que si bien la acentuacin para la marca ISDIN se encuentra en la letra I, se pronuncia es en la ltima slaba, mientras que en la marca ISODINE, se pronuncia en la penltima; que, as mismo, es de resaltar que la primera marca, es decir ISDIN, solo est compuesta por dos slabas, en tanto que la segunda est compuesta por cuatro.

Aade que no existe similitud en la raz o primera slaba, ya que para la marca mixta ISDIN, su raz es IS, mientras que para ISODINE es la letra I.

Concluye que la marca en cuestin goza de suficiente distintividad para que pueda diferenciarse o distinguirse de los productos identificados con la marca ISODINE sin riesgo de confusin.

II.1.2. La Sociedad ISDIN S.A., por medio de apoderado y en su calidad de tercero con inters directo en las resultas del proceso, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, manifestando al efecto, lo siguiente:

Afirma que los actos demandados no vulneran el literal a) del artculo 83 de la Decisin 344 de la Comisin de la Comunidad Andina, por cuanto no se evidencia ninguna clase de confusin visual, fontica o ideolgica entre las marcas en cuestin.

Agrega que la confusin visual no se observa en el presente caso por cuanto la marca registrada no est compuesta por una simple expresin sino por dos, es decir, ISDIN y PEDIATRICS, las cuales no tienen una longitud similar con la marca ISODINE, ya que la primera est compuesta por un conjunto de 15 letras.

Aade que la coincidencia de las letras entre las marcas es mnima, ya que de las 15 letras de la marca en cuestin, la coincidencia es de 5 letras y sumando a ello al estar las letras coincidentes acompaadas por vocales en la marca ISODINE, se diluye cualquier posibilidad de confusin, amn de que la marca ISDIN viene acompaada del trmino PEDIATRICS.

Alega que el elemento PEDIATRICS, pese a que es de uso comn, debe mantenerse en el cotejo marcario y que no existe coincidencia en la secuencia de vocales, en el numero de slabas o en la terminacin de las nominaciones.

Asegura que en este caso, como las marcas en conflicto no tienen un significado en el castellano, no es posible realizar el cotejo ideolgico, por lo que pueden coexistir pacficamente en el mercado.

Plantea que la marca ISDIN PEDIATRICS(MIXTA) cumple con los requisitos esenciales para obtener su registro, tales como la perceptibilidad, la representacin grfica y la distintividad.

III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO

La Agencia del Ministerio Pblico en la oportunidad procesal correspondiente, solicit que se requiriera la interpretacin prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se aduce en la demanda la violacin del artculo 83, literal a), de la Decisin 344 de la Comisin de la Comunidad Andina, que es del siguiente tenor:

As mismo, no podrn registrarse.los signosque.a) Sean idnticos o se asemejen de forma que puedan inducir al pblico a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero..

En este caso, la Superintendencia de Industria y comerci concedi el registro de marca solicitada por la actora, ISDIN PEDIATRICS MIXTA, para amparar productos comprendidos en la clase 5, al estimar que si bien existe similitud con la marca registrada con anterioridad ISODINE, para la misma clase 5, ella es puramente tangencial al punto de no generar error en el pblico consumidor.

En la Interpretacin Prejudicial nm. 122-IP-2003, rendida en este proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relacin con el alcance de la norma comunitaria citada como violada, precis que para determinar la existencia del riesgo de confusin es necesario atender las siguientes reglas:

1.- La confusin resulta de la impresin de conjunto despertada por las marcas. 2.- Las marcas deben examinarse sucesiva y no simultneamente. 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto, y tener en cuenta la naturaleza del producto; 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. (folio 199).

Seala el Tribunal que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusin es necesario considerar el aspecto ortogrfico, fontico e ideolgico.

Procede la Sala a realizar el cotejo de las marcas cuestionadas, aplicando al efecto, las directrices antes reseadas.

Las marcas en conflicto, se presentan as:

ISODINE

(Marca previamente registrada)

ISDIN PEDIATRICS (Marca solicitada)

Advierte la Sala que la expresin PEDIATRICS no puede tenerse en cuenta para efectos de la comparacin, pues ella traducida al espaol es indicativa de productos para nios y dentro de los amparados en la clase 5 se encuentran los farmacuticos y de uso mdico, que pueden estar prescritos para adultos y para nios, lo que constituye un trmino genrico, no apropiable y, por lo mismo, todas las personas, en igualdad de condiciones, pueden utilizarlo.

Prescindiendo de la expresin PEDIATRICS, estima la Sala que las marcas I S O D I N E e I S D I N son semejantes, desde el punto de vista grfico, en la medida en que la

segunda constituye prcticamente una transliteracin de la primera.

En efecto, la marca I S D I N en su estructura morfolgica emplea las mismas vocales y consonantes que son determinantes en la marca I S O D I N E, al punto que la omisin de las vocales O y E, en donde radica la diferencia, no introduce una variacin sustancial que la haga suficientemente distintiva. La coincidencia en el lugar que ocupan las letras iniciales I S e intermedias D I N imprime mayor fuerza a la similitud.

Ahora, si bien desde el punto de vista fontico pudiera admitirse la existencia de alguna diferencia, sta no alcanza a ser suficiente para eliminar la similitud grfica lo cual, por lo mismo, incide en la ausencia de distintividad.

El anlisis precedente obedece al criterio riguroso que debe observar el juzgador en el cotejo de marcas farmacuticas, habida cuenta de la exigencia que hace el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretacin Prejudicial rendida en este proceso, atendiendo las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusin en el momento de adquirir un determinado producto farmacutico, (folios 200 a 201).

Cabe resaltar que ese mismo criterio riguroso lo ha aplicado la Sala en diversos pronunciamientos, verbigracia, en sentencias de 5 de julio de 2002 (Expediente nm. 5946, Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), frente a las marcas farmacuticas FLOTAC vs. FLOBACT; 23 de septiembre de 2004 (Expediente nm. 6885, Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), en relacin con las marcas farmacuticas STAVIR vs. ESTAVIL; y de 22 de febrero de 2001 (Expediente nm. 5823, Consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade), frente a las marcas farmacuticas FENISODIL vs. FENISTIL.

As pues, estima la Sala que debe accederse a las pretensiones de la demanda.

En mrito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccin Primera, administrando justicia en nombre de la Repblica y por autoridad de la Ley

FALLA:

DECLRASE la nulidad de los actos acusados.

CPIESE, NOTIFQUESE, COMUNQUESE Y CMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leda, discutida y aprobada por la Sala en la sesin del da 14 de octubre de 2004.

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE Presidente

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

OLGA INS NAVARRETE BARRERO