Você está na página 1de 15

1306

JUSTIA FEDERAL
SEO JUDICIRIA DO RIO DE JANEIRO

PODER JUDICIRIO

25 VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO PROCESSO: N 0490011-84.2013.4.02.5101 (2013.51.01.490011-0) AUTOR: APPLE INC. RU: IGB ELETRONICA S.A. E INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL JUIZ FEDERAL: Dr. EDUARDO ANDR BRANDO DE BRITO FERNANDES SENTENA TIPO A Vistos, etc. Trata-se de ao proposta por APPLE INC, em face de IGB ELETRNICA S.A do INPI INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, segundo o rito ordinrio, em que a parte autora objetiva, em sntese, seja declarada a nulidade parcial do registro n 822.112.175, na classe 09, para a marca mista GRADIENTE IPHONE, de propriedade da empresa R, condenando o INPI a anular a deciso concessria de registro e a republic-la no rgo Oficial, na forma do art. 175, 2, da LPI, fazendo constar a ressalva quanto exclusividade sobre o termo iphone isoladamente, tal como empregado pela empresa R, de modo que o respectivo registro figure como concedido SEM EXCLUSIVIDADE SOBRE A PALAVRA IPHONE ISOLADAMENTE. Em resumo, a Autora informa que sociedade multinacional norte-americana famosssima no ramo de aparelhos multimdia e, em geral, na rea de informtica, em que teve sua origem. Relata que sua histria est profundamente ligada prpria inveno do computador pessoal, tendo em vista que, em 1976, dois jovens aficionados por informtica criaram a mquina Apple I e fundaram a Apple Computer Company. Em seguida, traa breve histrico da evoluo de seus dos produtos, tais como o Apple II, criado em abril de 1977, a linha Macintosh, introduzida em janeiro de 1984 e a revolucionria famlia de produtos i-, da APPLE, criada em 1998. Acrescenta que na linha de evoluo dos computadores Macintosh, foi lanado, em agosto de 1998, o computador pessoal iMac e, no ano seguinte, o iBook. Afirma que a Autora, alm de mudar os paradigmas da indstria da informtica, revolucionou a prpria indstria do entretenimento, com a criao das febres mundiais, sob as denominaes de iPod, iPhone e iPad, os quais esto constantemente em grande destaque na mdia mundial, sempre associados APPLE, haja vista os macios investimentos em propaganda em mbito nacional e mundial. Conta que, aps triunfal anncio em janeiro de 2007, o primeiro iPhone foi colocado venda em junho daquele ano, tornando-se o smartphone de maior sucesso em todos os tempos.

Sentena Tipo A
Assinado eletronicamente. Certificao digital pertencente a EDUARDO ANDRE BRANDAO DE BRITO FERNANDES. Documento No: 67130338-103-0-1306-15-986633 - consulta autenticidade do documento atravs do site www.jfrj.jus.br/autenticidade

1307

JUSTIA FEDERAL
SEO JUDICIRIA DO RIO DE JANEIRO

PODER JUDICIRIO

Assevera que, diante da importncia desse bem de consumo, a Autora agiu diligentemente na proteo dos sinais identificadores da famlia i, conforme demonstram os registros elencados s fls. 05/06 da inicial. Sustenta que a Autora utiliza o sinal IPHONE, mundialmente, desde 2007, empregando-o com inegvel natureza marcria, na medida em que indiscutivelmente d conta de identificar a origem do produto, distinguindo-o de outros congneres. Defende que a marca IPHONE, concebida e extensivamente utilizada pela Apple, atende aos requisitos legais bsicos para que um sinal se caracterize como marca de produto, nos termos do art. 122, da Lei 9.279/96, da LPI, no se podendo afirmar o mesmo em relao ao signo iphone, discretamente incorporado marca GRADIENTE IPHONE, depositada pela empresa R. Alega que, paralelamente bem sucedida histria da Autora e da adoo do sinal IPHONE como marca no mercado de revolucionrios telefones celulares com acesso internet, a empresa R depositou, em 29/03/2000, o pedido de registro para a marca mista GRADIENTE IPHONE. Argumenta que o referido registro foi, equivocadamente, concedido em 02/01/2008 pelo INPI empresa R, na medida em que o termo iphone, da maneira como se apresenta no conjunto da marca ora em discusso e para o intuito concebido, no tem nenhuma fora distintiva, figurando ali, a toda evidncia, apenas como um elemento de carter acessrio, descritivo da categoria de produto da R, a ser comercializado pela marca GRADIENTE. Explicita que essa concluso se extrai, inicialmente, da mera observao do conjunto marcrio depositado, composto pelo logotipo G e pela marca nominativa GRADIENTE notoriamente conhecidos no Brasil, associados a uma palavra (iphone) meramente descritiva da funcionalidade do produto, qual seja, um telefone com acesso internet. Aduz que essa concluses so confirmadas, tambm, pelas declaraes do Sr. Eugenio Staub, empresrio de renome, fundador da Gradiente e, hoje, presidente do Conselho de Administrao da primeira R: A inteno, desde aquela poca, era fazer uma linha de smartphones com acesso internet. No era realidade, mas a gente sabia que viria a ser (fl. 124). Afirma que desde a origem a expresso iphone foi concebida pela empresa R e sua antecessora como um elemento meramente descritivo de telefones com acesso internet, ou seja, como um smartphone. Cita, ainda, o seguinte trecho das declaraes da empresa R: Foi ela que se distinguiu no mercado batizar seus aparelhos, atribuindo-lhes submarcas enquanto os concorrentes costumavam usar nmeros para identificar seus modelos. Nos casos dos celulares Gradiente, foram comercializados verdadeiros cones, como Strike, Concept, Chroma, NEO, entre outros. Basta lembrar ainda que foi a primeira empresa a lanar um aparelho smartphone no Brasil, em 2004, denominado Partner (doc. 07).

Sentena Tipo A
Assinado eletronicamente. Certificao digital pertencente a EDUARDO ANDRE BRANDAO DE BRITO FERNANDES. Documento No: 67130338-103-0-1306-15-986633 - consulta autenticidade do documento atravs do site www.jfrj.jus.br/autenticidade

1308

JUSTIA FEDERAL
SEO JUDICIRIA DO RIO DE JANEIRO

PODER JUDICIRIO

Ressalta, assim, que a histria da empresa R, como ela mesmo afirma, sempre esteve ligada ao lanamento de submarcas (como as ditas CONCEPT, STRIKE ou PARTNER) associadas marca GRADIENTE. Assevera, entretanto, que o exame superficial dos fatos permite facilmente constatar que o elemento iphone sequer foi concebido pela empresa R para funcionar como uma submarca. Sustenta, outrossim, que na realidade as declaraes da empresa R imprensa demonstram que a sua pretenso foi sempre a de usar iphone como sinnimo de smartphone. Nesse contexto, alega que a submarca de seu atual telefone GRADIENTE NEO ONE e no iphone. Alis, esse telefone j estava no mercado desde, pelo menos, agosto de 2012, como revela a reportagem da revista EXAME, em anexo. Salienta que, o ponto irrefutvel da controvrsia que, passados mais de 13 anos do depsito, a empresa R nunca utilizou a expresso iphone como marca. Relata que, com base no registro anulando, a empresa R se achou no direito de informar imprensa que, no obstante o mundialmente famoso produto da APPLE, lanaria a sua linha de celular iphone e tomaria todas as medidas necessrias para reprimir a violao de seus direitos. Diante desse fato, a Autora argumenta que o referido registro, apenas agora invocado pela empresa R, somente poder seguir valendo no mundo jurdico com o devido apostilamento, indo de encontro aos termos do art. 124, VI, da LPI. Por outro lado, destaca que pblico e notrio que o mercado consumidor percebe que a Autora utiliza o sinal IPHONE com uma funo e natureza bastante diversas daquelas exercidas pela palavra iphone na marca mista depositada pela empresa R, qual seja, GRADIENTE IPHONE. Reafirma que o termo iphone constitui elemento meramente indicativo de um telefone com acesso internet da GRADIENTE, de marca NEO ONE. Argumenta, por fim, que a falta de uma ressalva quanto exclusividade dos elementos dissociados do logotipo objeto do registro da empresa R decorre de evidente equvoco do INPI, pois que constitui violao ao disposto no art. 124, V, da Lei n. 9.279/96. A Autora junta procurao s fls. 49/79 e documentos s fls. 17/147. Custas judiciais integralmente recolhidas s fls. 17. A empresa R apresentou contestao s fls. 156/174, com a juntada dos documentos de fls. 175/241, alegando, preliminarmente, a prescrio da pretenso formulada pela Autora, na forma do art. 174 da LPI, tendo em vista que, apesar da presente demanda ter sido proposta em 02/01/2013 (ltimo dia do prazo prescricional, visto que a marca em questo foi concedida em 02/01/2008 pelo INPI), a Autora deixou de prestar a cauo exigida pelo art. 835 do CPC, que era sua obrigao ab initio.

Sentena Tipo A
Assinado eletronicamente. Certificao digital pertencente a EDUARDO ANDRE BRANDAO DE BRITO FERNANDES. Documento No: 67130338-103-0-1306-15-986633 - consulta autenticidade do documento atravs do site www.jfrj.jus.br/autenticidade

1309

JUSTIA FEDERAL
SEO JUDICIRIA DO RIO DE JANEIRO

PODER JUDICIRIO

Esclarece que no basta, como fez a Autora, requerer o arbitramento do valor da cauo exigida pelo CPC, devendo esta depositar valor suficiente ao pagamento dos honorrios advocatcios e custas judiciais, o que no foi feito. Requer, diante do alegado, a extino do processo, com resoluo do mrito, nos termos do art. 269, IV, do CPC. Destaca, ainda, que a Autora, empresa estrangeira, deveria prestar a cauo suficiente e idnea, a fim de garantir, minimamente, o pagamento das custas e despesas processuais, alm dos honorrios advocatcios, nos termos do art. 835 do CPC, o que no ocorreu foi feito at o presente momento. Em razo disso, pleiteia a extino do processo, sem resoluo do mrito, na forma do art. 267, inciso IV, do mesmo diploma legal. No mrito, informa que, de acordo com a APPLE, o termo IPHONE seria descritivo (e, portanto, inaproprivel), quando utilizado para designar produtos do segmento da telefonia celular, notadamente telefones com acesso internet. Nas palavras da Autora, IPHONE no tem nenhuma fora distintiva. No entanto, afirma que o comportamento da Autora mostra exatamente o contrrio e faz o seguinte questionamento: Se IPHONE, de fato, no tem nenhuma fora distintiva, por qual motivo APPLE o teria depositado no mundo inteiro, inclusive no Brasil, isoladamente, e na forma nominativa? Em seguida, responde: evidentemente que para obter o registro e a respectiva propriedade (fl. 157). Sustenta que a tese de que o termo IPHONE teria adquirido distintibilidade exclusivamente por conta do uso ostensivo feito por APPLE desde 2007 (ano do lanamento do produto nos EUA), o que traria ao caso a aplicao da teoria do secondary meaning, no confirmada nem pelos fatos, nem pelos atos da prpria Autora que pretendeu se apropriar do mesmo enquanto marca requerendo o seu registro. Aduz, ainda, que, no Brasil, o lanamento do smartphone da APPLE ocorreu em 26/09/2008. Argumenta ser relevante a anterioridade da aquisio da marca IPHONE, tanto pelo uso, quanto pelo depsito, pela empresa R, no Brasil e no mundo. Alega que, em 2000, isto , 7 anos antes da Autora, a empresa R lanou, no Brasil, um telefone celular denominado GRADIENTE IPHONE, conforme atesta a reportagem, em anexo, publicada no jornal O ESTADO DE SO PAULO, em 03/04/2000. Ressalta que a marca de titularidade da empresa R, contendo o termo IPHONE, foi concedida pelo INPI, sem qualquer restrio, anotao ou apostila, em janeiro de 2008 (com depsito em 2000), anteriormente, inclusive, ao lanamento do produto da Autora no mercado nacional. Defende que o direito de exclusividade da empresa R sobre o termo IPHONE no Brasil inconteste, nos termos do art. 129, da Lei n. 9.279/96. Aduz, portanto, que inexiste abusiva pretenso da R no mercado (fl. 11), havendo, segundo a R, exerccio regular de um direito de propriedade. Esclarece que a empresa R apenas no ajuizou ao em face da Autora anteriormente por conta da crise financeira enfrentada pela R desde 2007, que culminou na Sentena Tipo A
Assinado eletronicamente. Certificao digital pertencente a EDUARDO ANDRE BRANDAO DE BRITO FERNANDES. Documento No: 67130338-103-0-1306-15-986633 - consulta autenticidade do documento atravs do site www.jfrj.jus.br/autenticidade

1310

JUSTIA FEDERAL
SEO JUDICIRIA DO RIO DE JANEIRO

PODER JUDICIRIO

paralisao de suas atividades, e do processo de recuperao extrajudicial existente, fatos esses notrios. Relata que, no por acaso, aps a finalizao do amplo processo de reestruturao da IGB ELTRNICA, a comercializao dos produtos da empresa R foi retomada no mercado brasileiro, culminando com o relanamento do aparelho celular GRADIENTE IPHONE no final de 2012, ou seja, dentro do prazo quinquenal previsto pelo art. 143, I, da Lei n. 9.279/96. Assevera que a mera visualizao da imagem colacionada fl. 160 revela o indiscutvel destaque dado pela empresa R ao termo IPHONE, que por ela utilizado como marca, isto , para distinguir o telefone celular produzido pela R de outros de origem diversa. Aduz que o fato de IPHONE ser utilizado pela empresa R ao lado da letra G estilizada e da house mark GRADIENTE, por bvio, no lhe retira o carter distintivo, sendo certo que o termo descritivo para o produto em tela smartphone. Afirma, assim, ser evidente o carter fantasia da expresso IPHONE, que nada tem de descritiva ou genrica. Informa que, em 1993, a IGB ELETRNICA foi a primeira empresa a produzir aparelhos celulares analgicos no Pas, fabricados sob a licena da empresa finlandesa Nokia Mobile Phone e que, em 1997, a empresa R foi responsvel pela fabricao do primeiro telefone celular digital no Brasil, o qual foi um verdadeiro sucesso de vendas. Conta que, diante do enorme sucesso do primeiro celular digital brasileiro, em 2000, a empresa R apostou na ideia de conciliar os servios de internet com os de telefonia mvel em um nico aparelho. Acrescenta que a IGB ELETRNICA lanou, j naquela poca, o aparelho celular com a marca GRADIENTE IPHONE (abreviao de INTERNET PHONE). Relata que, visando resguardar para si o direito de propriedade e exclusividade sobre a aludida expresso, a empresa R requereu e obteve, perante o INPI, o registro marcrio GRADIENTE IPHONE (depsito em 29/03/2000 e concesso em 02/01/2008). Alega, no entanto, que, em 2007, como pblico e notrio, a empresa R passou por uma grave crise financeira, a qual culminou no s na paralisao de suas fbricas, mas tambm na interrupo da comercializao de produtos GRADIENTE no mercado nacional. Afirma que, nesse mesmo ano, mais precisamente no ms de junho, a APPLE lanou no mercado mundial um aparelho de grande sucesso, coincidentemente, com a marca IPHONE. Assevera que, no Brasil, o produto da Autora s foi lanado em 26/09/2008, ou seja, 8 anos depois do pedido de registro realizado pela empresa R e aps a concesso do registro da marca GRADIENTE IPHONE pelo INPI (ocorrida em 02/01/2008). Desse modo, defende que no poderia a Autora ignorar a titularidade da IGB ELETRNICA para a marca contendo a expresso IPHONE no pas. Ressalta que no s o depsito e respectivo registro, mas tambm o uso da expresso IPHONE pela IGB ELETRNICA anterior adoo do aludido por parte da Autora, inclusive nos Estados Unidos da Amrica. Sentena Tipo A
Assinado eletronicamente. Certificao digital pertencente a EDUARDO ANDRE BRANDAO DE BRITO FERNANDES. Documento No: 67130338-103-0-1306-15-986633 - consulta autenticidade do documento atravs do site www.jfrj.jus.br/autenticidade

1311

JUSTIA FEDERAL
SEO JUDICIRIA DO RIO DE JANEIRO

PODER JUDICIRIO

Assim, argumenta que a primeira empresa a adotar a expresso IPHONE no mundo, como marca, foi a IGB ELETRNICA (ou, poca, GRADIENTE ELETRNICA), e no a APPLE. Sustenta que, no por acaso, aps a finalizao do amplo processo de reestruturao da IGB ELETRNICA, a comercializao dos produtos GRADIENTE foi retomada no mercado brasileiro, culminando com o relanamento do aparelho celular GRADIENTE IPHONE. Aduz, dessa forma, que indiscutvel que a IGB ELETRNICA a legtima titular dos direitos de propriedade industrial sobre a marca IPHONE, no Brasil. Por outro lado, salienta que o uso anterior da marca IPHONE, por terceiros, no novidade para a APPLE. Informa que, conforme notcia veiculada no site jurdico WWW.conjur.com.br, datada de 05/11/2012, a Justia Mexicana determinou que a APPLE cessasse o uso da expresso IPHONE, no Mxico, haja vista o uso anterior da marca IFONE por uma empresa de telecomunicao daquele pas, que utiliza a aludida expresso desde 2003. Reafirma que o termo IPHONE est em posio de destaque nos aparelhos celulares comercializados pela IGB ELETRNICA, como marca, e no como elemento descritivo da funcionalidade de seu produto, ressaltando que o sinal distintivo e identificador do aparelho celular da empresa R justamente a expresso IPHONE. Destaca que a ata notarial lavrada em 20/12/2012, em anexo, comprova que a empresa R vem fazendo uso da expresso IPHONE, como marca, bem como que as notas fiscais emitidas pela R tambm comprovam que a referida expresso amplamente utilizada como elemento identificador de sua linha de aparelhos celulares. Alega que os aparelhos celulares com acesso internet, mquina fotogrfica, entre outros itens, so popularmente conhecidos como smartphones (telefones inteligentes). No entanto, adverte que, ao contrrio do que pretende fazer crer a Autora, nenhuma empresa utiliza a expresso IPHONE para descrever a funcionalidade do produto, sobretudo porque aludido sinal no serve para tal finalidade. Assevera que o fato da marca IPHONE ser o resultado da aglutinao fantasia das palavras inglesas Internet e Phone em nada altera a validade do registro marcrio concedido pelo INPI, haja vista que a empresa R no pretende (e jamais pretendeu) apropriar-se das expresses INTERNET e PHONE, isoladamente, mas sim do sinal distintivo IPHONE, no conjunto e nessa ordem. Por derradeiro, requer a improcedncia do pedido, bem como a condenao da Autora ao pagamento de todas as despesas processuais e honorrios advocatcios, na base de 20% do valor dado causa. Despacho proferido fl. 258, determinando que a parte autora promova, no prazo de 10 dias, o cumprimento do disposto no art. 835 do CPC, depositando o equivalente a 20% do valor atribudo causa. Petio da Autora s fls. 260/262, requerendo a juntada aos autos da guia comprobatria do depsito da cauo, na proporo de 20% sobre o valor da causa. Sentena Tipo A
Assinado eletronicamente. Certificao digital pertencente a EDUARDO ANDRE BRANDAO DE BRITO FERNANDES. Documento No: 67130338-103-0-1306-15-986633 - consulta autenticidade do documento atravs do site www.jfrj.jus.br/autenticidade

1312

JUSTIA FEDERAL
SEO JUDICIRIA DO RIO DE JANEIRO

PODER JUDICIRIO

Petio juntada pela Autora e a empresa R, requerendo a suspenso do feito pelo prazo de 30 dias, nos termos do art. 265, II, do CPC, em razo das tratativas de acordo mantidas entre as partes, com vistas soluo amigvel da questo. Despacho proferido fl. 265, suspendendo o feito, na forma do art. 265, II, do CPC, por 30 dias, conforme solicitado pelas partes. Petio acostada pelo BANCO DO BRASIL S.A s fls. 267/269, com os documentos de fls. 270/293, em anexo, informando que: 1) O BANCO DO BRASIL S.A ajuizou, em face da primeira R (IGB ELETRNICA S.A), uma execuo de quantia certa contra devedor solvente, com vistas ao recebimento da pretenso creditria representada pela Cdula de Crdito Bancrio n. 20/001150-4, no valor de R$ 765.032,68. Aduz que, aps diversas tentativas infrutferas de citao, o Banco requereu o arresto da marca IPHONE, o que foi deferido pelo Douto Juzo daquela execuo, conforme se verifica pela deciso em anexo. 2) O BANCO DO BRASIL S.A ajuizou, em face da primeira R (IGB ELETRNICA S.A), outra execuo de quantia certa contra devedor solvente, com vistas ao recebimento da pretenso creditria representada pela Cdula de Crdito Bancrio n. 20/001149-0, no valor de R$ 15.426.436,82. Acrescenta que tambm nos autos do processo tratado no presente tpico, com fulcro na realizao de tentativas infrutferas de citao dos executados, o BANCO DO BRASIL S.A requereu o arresto da marca IPHONE, conforme petio em anexo, que se encontra pendente de apreciao. Diante do informado, requer a intimao da Autora e das Rs para tomarem cincia dos fatos narrados na presente petio, com vistas preveno de conflitos futuros, que podem ser vivenciados a partir de uma eventual negociao de bens constritos, notadamente a marca IPHONE. Petio juntada pela IGB ELETRNICA S.A s fls. 294/295, com os documentos de fls. 296/316, em anexo, esclarecendo que a deciso mencionada pelo BANCO DO BRASIL S.A foi cassada, por fora do efeito suspensivo atribudo ao Agravo de Instrumento interposto pela empresa R. Informa, ainda, que a IGB ELETRNICA S.A possui outros bens, inclusive de maior valor e liquidez, hbeis a garantir os dbitos ali executados. Aduz, tambm, que as aes de execuo movidas pelo Banco do Brasil tm como objeto cdulas de crdito bancrio, as quais esto devidamente garantidas por alienao fiduciria consistente e suficiente para garantir seu crdito. Em contestao, s fls. 317/323, com a juntada de parecer tcnico s fls. 324/327 e os documentos de fls. 328/332, o INPI argui, preliminarmente, a ilegitimidade passiva ad causam, sob a alegao de que deve figurar na lide na qualidade de assistente litisconsorcial, nos termos do art. 175 da LIP. No mrito, a Autarquia alega que, reexaminou o ato impugnado, luz da argumentao trazida colao na inicial, tendo concludo que no assiste razo Autora. Sustenta que, conforme o art. 124, inciso VI, da LIP, em um conjunto marcrio um termo para ser retirado do direito ao seu uso exclusivo, deve ser considerado, dentro dos Sentena Tipo A
Assinado eletronicamente. Certificao digital pertencente a EDUARDO ANDRE BRANDAO DE BRITO FERNANDES. Documento No: 67130338-103-0-1306-15-986633 - consulta autenticidade do documento atravs do site www.jfrj.jus.br/autenticidade

1313

JUSTIA FEDERAL
SEO JUDICIRIA DO RIO DE JANEIRO

PODER JUDICIRIO

critrios de anlise, genrico ou de uso comum, mantendo uma relao direta com os produtos ou servios que visam assinalar. Ressalta que o texto legal, que preconiza aspectos dos sinais considerados genricos/comuns, assegura uma proteo relativa em detrimento ao direito de terceiros, haja vista pertencerem ao patrimnio comum, assim, para serem considerados passveis de registro esses sinais tem que possuir cunho de distintividade suficiente para merecer tal proteo. Afirma, entretanto, que no caso concreto, dentro dos critrios de anlise deste Instituto, a denominao IPHONE, ao contrrio do que quer fazer crer a Autora, forma um conjunto passvel de registro dentro do segmento que atua, tendo em vista que possui suficiente cunho de distintividade, para merecer uma proteo exclusiva, pois no se pode confundir uma denominao considerada evocativa/sugestiva, como o caso em questo, que passvel de registro, com denominao de uso comum que irregistrvel a ttulo exclusivo. Assevera, ainda, que sendo a denominao IPHONE, constituda pela juno da letra I com o radical PHONE de origem inglesa, cuja traduo para o vernculo fone forma uma nova denominao com caractersticas prprias suficiente para merecer uma proteo exclusiva, pois, como citado acima, considerada dentro dos critrios de anlise evocativa/sugestiva no segmento mercadolgico que atua. Petio juntada pela Autora e empresa R fl. 336, requerendo nova suspenso do feito at 31 de maio de 2013, em razo das tratativas de acordo mantidas entre as partes, com vistas soluo amigvel da questo. Instadas as partes a se manifestarem (fl. 333), tanto o INPI como a empresa R se pronunciaram, afirmando no ter provas a produzir (fl. 337 e fls. 651/666). Despacho proferido fl. 338, suspendendo o curso do presente processo pelo prazo de 30 dias. Rplica apresentada s fls. 340/364, com os documentos de fls. 365/650, na qual a Autora requer a produo de prova documental suplementar. Petio juntada pela empresa R s fls. 651/666, com documentos de fls. 667/774, em anexo, requerendo seja reconhecida a extemporaneidade do argumento da Autora de nulidade parcial da marca GRADIENTE IPHONE, sob a tica do art. 124, XVIII da LPI, bem como a improcedncia do pedido autoral. s fls. 778/784, a Autora acosta petio, com os documentos de fls. 785/810, em anexo, na qual informa que logo aps o ajuizamento da presente demanda, a ora empresa R props uma ao de infrao de marca, com pedido de tutela antecipada de cessao imediata de uso da expresso iPhone pela ora Autora (fls. 588/599), a qual permaneceu igualmente suspensa durante as negociaes de um possvel acordo pelas partes. Relata que, diante de recente petio da empresa R, comunicando o encerramento das negociaes e reiterando tal pleito de antecipao de tutela, o Douto Juzo da 21 Vara Cvel da Comarca do Estado de So Paulo houve por bem dar prosseguimento ao feito e indeferir a liminar requerida pela ora empresa R, por ausncia de perigo na demora, aps quase cinco anos de tolerncia de contnuo uso da marca iPhone pela Autora. Sentena Tipo A
Assinado eletronicamente. Certificao digital pertencente a EDUARDO ANDRE BRANDAO DE BRITO FERNANDES. Documento No: 67130338-103-0-1306-15-986633 - consulta autenticidade do documento atravs do site www.jfrj.jus.br/autenticidade

1314

JUSTIA FEDERAL
SEO JUDICIRIA DO RIO DE JANEIRO

PODER JUDICIRIO

Alega que a controvrsia travada nos presentes autos se mostra, sem dvida alguma, prejudicial ao exame da pretenso inibitria deduzida pela ora empresa R perante aquele Douto Juzo Cvel. Por tal razo, requer a expedio de ofcio ao d. Juzo da 21 Vara Cvel da Comarca da Capital do Estado de So Paulo, especificamente em referncia referida ao de infrao de n. 1000061-78.2013.8.26.0100, com fins de comunicao do status da presente ao de nulidade, bem como do inteiro teor da mais recente deciso de fl. 775, que atesta que a ao em epgrafe no tardar a ser sentenciada. Requer, ainda, a intimao do INPI para que se manifeste sobre os argumentos e documentos trazidos em sede de rplica, de forma que a Autarquia possa rever seu posicionamento manifestado anteriormente. Pleiteia, por fim, a concesso de prazo adicional de at trinta dias para que a Autora possa apresentar toda a relevantssima prova documental suplementar, conforme requerido em sua rplica. s fls. 811/821, a empresa R apresenta petio, com os documentos de fls. 822/966, pleiteando o sumrio indeferimento de todos os pedidos formulados pela APPLE s fls. 778/784. Requer, ainda, alm da juntada da documentao referente ao item 5, a traduo juramentada dos documentos em lngua estrangeira acostados s fls. 667/774 (doc. 05), bem como o acrdo proferido pelo E. Tribunal de Justia do Estado de So Paulo que, nos autos do agravo de instrumento n. 0043666-03.2013.8.26.0000, revogou a ordem de arresto da marca GRADIENTE IPHONE (doc. 09), de modo que no mais existe qualquer interesse do Banco do Brasil nessa lide. Despacho proferido fl. 968, determinando a expedio de ofcio, e encaminhamento pela via postal, ao Juzo da 21 Vara Cvel da Comarca da Capital do Estado de So Paulo, comunicando o atual andamento do feito, bem como que o INPI se manifeste, no prazo de 10 dias, sobre os documentos juntados pela Autora s fls. 340/650. Defere, ainda, o prazo de 10 dias para eventual prova documental suplementar. Petio juntada pelo INPI s fls. 974/975, informando que os novos documentos apresentados pela empresa Autora em nada modifica o posicionamento deste Instituto, conforme parecer tcnico da Diretoria de Marcas desta Autarquia, em anexo (fls. 976/978). fl. 979, a empresa R apresenta petio, com os documentos de fls. 980/1021, em anexo, na qual requer a juntada de traduo juramentada dos documentos acostados aos autos s fls. 833/953, em lngua estrangeira. Petio acostada pela Autora s fls. 1022/1047, com os documentos de fls. 1048/1291, requerendo: 1) a juntada aos autos dos anexos pareceres, a fim de auxiliar esse Douto Juzo no exame da presente lide; 2) a juntada aos autos das anexas tradues juramentadas dos documentos em lngua estrangeira acostados s fls. 789/799; 3) sejam rechaadas as alegaes e documentos trazidos baila pela empresa R s fls. 811/966. Pleiteia, por fim, a procedncia da ao. A empresa R, por sua vez, junta petio s fls. 1292/1294, manifestando-se acerca da petio de fls. 1022/1047 e pareceres de fls. 1048/1247. Reitera, por fim, os termos

Sentena Tipo A
Assinado eletronicamente. Certificao digital pertencente a EDUARDO ANDRE BRANDAO DE BRITO FERNANDES. Documento No: 67130338-103-0-1306-15-986633 - consulta autenticidade do documento atravs do site www.jfrj.jus.br/autenticidade

1315

JUSTIA FEDERAL
SEO JUDICIRIA DO RIO DE JANEIRO

PODER JUDICIRIO

de suas manifestaes anteriores, bem como renova o pedido de julgamento antecipado da ao, com a sua total improcedncia. s fls. 1295/1305, a Autora junta petio, na qual alega ser manifesta a contradio dos argumentos adotados pela Autarquia-r para justificar a concluso de fl. 978, bem como requer a procedncia do pedido. o relatrio. Decido. Inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva do INPI deve ser rejeitada, afinal se o objeto da impugnao judicial o registro de uma marca, obviamente a Autarquia responsvel pelo registro desta, tem de responder ao judicial, como R. Nesse sentido, o entendimento perfilhado pelo Egrgio Tribunal Regional a Federal da 2 Regio, como revela o acrdo abaixo transcrito, pelo que entendo ser plenamente cabvel a manuteno do INPI no plo passivo da presente ao, na condio de ru: PROCESSUAL CIVIL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - AO DE NULIDADE PATENTE - INPI - LITISCONSORTE PASSIVO NECESSRIO - PLURALIDADE DE RUS COM DOMICLIOS DIFERENTES - FACULDADE LEGAL DE ESCOLHA DO FORO ART.94, 4 , DO CPC. - O Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI o responsvel pelo registro de marcas e patentes no pas. Consequentemente, deve figurar como ru e no como mero assistente nas aes judiciais de nulidade de registro. Entendimento do art. 175 do Cdigo de Propriedade Industrial (Lei n 9.279/96). - Havendo pluralidade de rus e domiclios diferentes, facultado ao Autor a escolha do foro, conforme disposto no 4 do art.94 do CPC. - Como o INPI possui sede nesta cidade afigura-se competente a Justia Federal do Rio de Janeiro para analisar e julgar o feito. - Agravo desprovido. (AG 200502010029946, Desembargador Federal ALUISIO GONCALVES DE CASTRO MENDES, TRF2 - PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, julgado em 17/11/2005; grifos nossos). Outrossim, no que se refere a preliminar de prescrio apresentada pela R, em razo da ao ter sido proposta no ltimo dia do prazo prescricional e no ter sido atendida a exigncia do Artigo 835 do Cdigo de Processo Civil, relativa cauo de 20% (vinte por cento) do valor dado causa, deve ser rejeitada, tendo em vista que, na deciso de fls. 258, proferida em fevereiro de 2013, o Juiz da causa determinou o depsito do referido valor que foi devidamente cumprida pela Autora s fls. 260/262 -, no tendo a R impugnado tal deciso. Dessa forma, no h motivos para a extino do processo. No mrito, a PROCEDNCIA se impe.

Sentena Tipo A
Assinado eletronicamente. Certificao digital pertencente a EDUARDO ANDRE BRANDAO DE BRITO FERNANDES. Documento No: 67130338-103-0-1306-15-986633 - consulta autenticidade do documento atravs do site www.jfrj.jus.br/autenticidade

1316

JUSTIA FEDERAL
SEO JUDICIRIA DO RIO DE JANEIRO

PODER JUDICIRIO

De acordo com o ilustre doutrinador Rubens Requio, a marca o sinal distintivo de determinado produto, mercadoria ou servio. Vale a pena transcrever, tambm, a lio do referido mestre, quando ainda em vigor a Lei n. 5.772/71 (arts. 59 a 61 e 64), no seguinte sentido: As marcas tm, segundo o Cdigo, por funo, distinguir os produtos, mercadorias ou servios de seu titular. Mas, na medida em que distinguem seus objetos - o que importa um confronto com os demais existentes - as marcas servem tambm para identific-los. A identificao dos produtos e mercadorias, pela marca, era a inteno primitiva do produtor ou comerciante. O fim imediato da garantia do direito marca resguardar o trabalho e a clientela do empresrio. No assegurava nenhum direito do consumidor, pois, para ele, constitua apenas uma indicao da legitimidade da origem do produto que adquirisse. Atualmente, todavia, o direito sobre a marca tem duplo aspecto: resguardar os direitos do produtor, e, ao mesmo passo, proteger os interesses do consumidor, tornando-se instituto ao mesmo tempo de interesse pblico e privado. O interesse do pblico resguardado pelas leis penais que reprimem a fraude e falsificaes fora do campo da concorrncia desleal. (In Tratado da Propriedade Industrial, vol. I, So Paulo, 1945, grifos nossos). Observa-se, assim, que os termos, clientela, consumidor e concorrncia esto presentes na definio e anlise da natureza jurdica da marca, apresentadas pelo citado doutrinador. Assim, devem-se examinar questes relativas a marcas em um contexto de mercado, levando-se em considerao essa trade. Denis Borges Barbosa, j luz da Lei n. 9.279/96 (arts. 122 e 123), apresenta a seguinte definio: Assim, marca o sinal visualmente representado, que configurado para o fim especfico de distinguir a origem dos produtos e servios. Smbolo voltado a um fim, sua existncia ftica depende da presena desses dois requisitos: capacidade de simbolizar e capacidade de indicar uma origem especfica, sem confundir o destinatrio do processo de comunicao em que se insere: o consumidor. Sua proteo jurdica depende de um fator a mais: a apropriabilidade, ou seja, a possibilidade de se tornar um smbolo exclusivo, ou legalmente unvoco do objeto simbolizado. (In Uma Introduo Propriedade Intelectual, 2. Edio, Lmen Jris, Rio de Janeiro, 2003, grifos nossos). Dos ensinamentos doutrinrios supratranscritos, depreende-se que a marca um sinal distintivo, que se destina a distinguir produtos e servios, no intuito de indicar que foram produzidos ou fornecidos por determinada empresa ou pessoa, auxiliando o consumidor a reconhec-los, bem como diferenci-los dos produtos de seus concorrentes. Nesse sentido, no se pode olvidar que, ao individualizar um produto, distinguindo- o das mercadorias concorrentes, a marca atua como verdadeiro investimento do Sentena Tipo A
Assinado eletronicamente. Certificao digital pertencente a EDUARDO ANDRE BRANDAO DE BRITO FERNANDES. Documento No: 67130338-103-0-1306-15-986633 - consulta autenticidade do documento atravs do site www.jfrj.jus.br/autenticidade

1317

JUSTIA FEDERAL
SEO JUDICIRIA DO RIO DE JANEIRO

PODER JUDICIRIO

comerciante em seu negcio, permitindo a conquista da preferncia e da fidelidade do consumidor. Dessa forma, a proteo da marca tem como objetivos primordiais afastar a concorrncia desleal e proteger o consumidor de possveis erros. So essas as finalidades consagradas pela Lei n 9.279/96 (LPI), em geral, assim como, em particular, no art.124, inciso XIX. Ressalte-se que a concorrncia prpria do regime de economia de mercado, havendo, naturalmente, que se considerar como intrnseca a esse sistema econmico a disputa entre empresas, desde que respeitadas as regras da competio. O fundamento da proteo dos direitos definidos como propriedade industrial, especialmente das marcas de indstria, comrcio e servios, est na concorrncia. Assim, em uma sociedade que tem como princpio fundamental a livre iniciativa (art. 1, IV, da Constituio da Repblica), imprescindvel a proteo livre concorrncia que, inclusive, constitui princpio geral da ordem econmica da sociedade brasileira (art. 170, IV, da Carta Magna). Por outro lado, deve-se considerar que a livre concorrncia, como toda liberdade, no absoluta e irrestrita, impondo-se o estabelecimento de determinados limites e regras ao jogo competitivo entre as empresas concorrentes, afinal liberdade ilimitada significa possibilidade de prejudicar outrem. Isso significa que em determinado mercado h regras a serem seguidas, as quais definem os limites entre os padres aceitveis e os inadmissveis de concorrncia. Nesse contexto, quando um concorrente utiliza mtodos condenveis de prticas de mercado, o Direito intervm e atua para reprimir a concorrncia desleal. Nessa linha de raciocnio, cumpre destacar o seguinte excerto da jurisprudncia do Supremo Tribunal Federal, in verbis: A livre concorrncia, com toda liberdade, no irrestrita, o seu direito encontra limites nos preceitos dos outros concorrentes pressupondo um exerccio legal e honesto do direito prprio, expresso da probidade profissional. Excedidos esses limites surge a concorrncia desleal. Procura-se no mbito da concorrncia desleal os atos de concorrncia fraudulenta ou desonesta, que atentam contra o que se tem como correto ou normal no mundo dos negcios, ainda que no infrinjam diretamente patentes ou sinais distintivos registrados. (R.T.J. 56/453-5). Feitas essas consideraes, passo anlise do caso concreto. A Autora pretende a decretao da nulidade parcial do registro n 822.112.175, na classe 09, para a marca mista GRADIENTE IPHONE, de propriedade da empresa R, bem como seja o INPI condenado a anular a deciso concessria de registro e a republic-la no rgo oficial, na forma do art. 175, 2, da LPI, fazendo constar a ressalva quanto exclusividade sobre o termo iphone isoladamente, tal como empregado pela empresa R, de modo que o respectivo registro figure como concedido SEM EXCLUSIVIDADE SOBRE A PALAVRA IPHONE ISOLADAMENTE. Para tanto, fundamenta seus argumentos no artigo 124, incisos VI, da Lei n. 9.279/96, que merece reproduo: Sentena Tipo A
Assinado eletronicamente. Certificao digital pertencente a EDUARDO ANDRE BRANDAO DE BRITO FERNANDES. Documento No: 67130338-103-0-1306-15-986633 - consulta autenticidade do documento atravs do site www.jfrj.jus.br/autenticidade

1318

JUSTIA FEDERAL
SEO JUDICIRIA DO RIO DE JANEIRO

PODER JUDICIRIO

Art. 124. No so registrveis como marca: VI - sinal de carter genrico, necessrio, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relao com o produto ou servio a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma caracterstica do produto ou servio, quanto natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e poca de produo ou de prestao do servio, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva. A discusso da matria ftica do processo bastante interessante, apesar de permitir poucas concluses, sendo certo que, um processo desta magnitude no pode simplesmente ser resolvido pela interpretao que o julgador fizer das verses apresentadas pelas partes. A mesma concluso vale para as sugestes de condutas imorais e ilcitas de ambas. A Autora fundamenta seu pedido no fato de estar usando produtos da famlia de marcas identificadas pelo sinal I- desde 1998, como IMAC e IBOOK, o que justificaria a criao do IPHONE como evoluo da telefonia celular, enquanto a empresa R defende que fez o pedido de depsito em 2000 da marca GRADIENTE IPHONE, no podendo, assim, ser acusada de pretender utilizar nome de produto que s veio a ser lanado em 2007. Analisando as duas verses, percebe-se que as duas empresas esto certas, pois enquanto a APPLE pode considerar a criao do IPHONE como uma consequncia de uma linha de produtos ou famlia de marcas nascida em 1998, a GRADIENTE, por sua vez, pode defender que efetuou um registro de marca que no era proibido e tampouco copiava qualquer concorrente no mercado. Assim, em uma primeira anlise, considero oportuna a crtica pela demora do INPI em analisar o pedido de registro da marca pleiteada pela empresa R, afinal o depsito foi feito em 29/03/2000 e o registro concedido to somente em 02/01/2008. No h como desprezar, em qualquer situao, to longo transcurso de tempo como este. certo que houve pedido de oposio da marca da empresa R, afastado pelo INPI, porm, o mercado envolvendo o IPHONE sofreu significativa alterao entre os anos de 2000 e 2008, portanto, tal realidade no poderia ser desprezada pela Autarquia, como tambm no ser pelo Judicirio. Conforme dito anteriormente, devido ao tempo decorrido entre o registro da empresa R (2000) e o lanamento do IPHONE pela Autora (2007), no h que se falar em m-f por parte daquela. Da mesma forma, o fato de a R no ter usado a marca GRADIENTE IPHONE, logo aps o seu deferimento, tambm no indica nenhum tipo de conduta ilcita ou imoral. Ora, tinha a empresa R o registro da marca e, se pretendeu no utiliz-la, uma questo de discricionariedade desta, no podendo o Judicirio adentrar, desse modo, nas escolhas feitas pelas empresas, sob pena de violao do princpio da Livre Iniciativa que norteia nossa ordem econmica, na forma do Artigo 170 da Constituio Federal. Outrossim, extremamente notrio que a Autora consagrou o nome IPHONE, como seu celular com acesso internet, hoje mundialmente conhecido. A tese exposta pela APPLE de que este nome no seria passvel de registro, por j ter sido concedido em outros pases para a prpria, parece um pouco contraditria. Entretanto, indubitvel que, quando os Sentena Tipo A
Assinado eletronicamente. Certificao digital pertencente a EDUARDO ANDRE BRANDAO DE BRITO FERNANDES. Documento No: 67130338-103-0-1306-15-986633 - consulta autenticidade do documento atravs do site www.jfrj.jus.br/autenticidade

1319

JUSTIA FEDERAL
SEO JUDICIRIA DO RIO DE JANEIRO

PODER JUDICIRIO

consumidores e o prprio mercado pensam em IPHONE, esto tratando do aparelho da APPLE. Destarte, se a criao do IPHONE seria uma evoluo natural da tecnologia, defendida tanto pela Autora, como pela R, no possvel sustentar que aquela tenha sido pouco diligente em no saber do pedido de registro da concorrente no Brasil. Exigir algo assim, mesmo de uma gigante multinacional, acabaria por inviabilizar o mercado de proteo s marcas e patentes, criando uma indstria prpria de nomes sem vinculao a produtos. Dessa forma, os dois pontos nevrlgicos da lide residem, exatamente, no mencionado acima. Em primeiro lugar, a demora na apreciao de um registro de marca e, em segundo, at que ponto deve ser protegida uma marca sem produto? A criao de marcas deve ser incentivada e protegida como forma de estimular a criatividade, no sendo vedado que pessoas fsicas ou jurdicas usem tal expediente com vistas a auferir lucros. No mercado de domnios da internet, tal prtica se tornou conhecida, mas quando ocorre o confronto, como no presente caso, no reconheo tal proteo como absoluta. certo que a empresa R no usou de m-f para efetuar o registro da sua marca GRADIENTE IPHONE, porm no lanou smartphone com tal nome durante um bom perodo, mesmo aps a concesso de seu registro em 2008. Tambm no discuto se a recuperao judicial pela qual passou, a impediu, na prtica, da utilizao desta marca ou no. Todavia, a verdade que o mercado do IPHONE entre o depsito (2000) e a concesso (2008) do registro era um, e hoje outro, completamente distinto. Assim, permitir que a empresa R utilize a expresso IPHONE de uma forma livre, sem ressalvas, representaria imenso prejuzo para a Autora, pois toda fama e clientela do produto decorreram de seu nvel de competncia e grau de excelncia. A pulverizao da marca, neste momento, equivaleria a uma punio para aquele que desenvolveu e trabalhou pelo sucesso do produto. Logo, a Autarquia-r ao analisar o pedido de registro da empresa R, jamais poderia ter desprezado a dimenso que o mercado do IPHONE tomou entre os anos de 2000 e 2008. O fato de o INPI ter demorado quase oito anos para concluir o processo administrativo, no lhe permite retroagir a situao ftica da poca do depsito, criando uma insegurana total para os envolvidos. A proteo propriedade intelectual importantssima, mas no um fim em si mesmo, principalmente quando tratamos de produtos e mercados aquecidos. Em suma, o deferimento do registro empresa R tinha de ter observado a existncia de concorrente no mercado, a inexistncia do produto desta e, por fim, a evoluo do mercado do IPHONE. Finalmente, como a Autora, no pretende a nulidade da marca GRADIENTE IPHONE, mas apenas que a empresa R seja obrigada a no utilizar a expresso IPHONE isoladamente, entendo que a mesma est requerendo o que j existe atualmente no mercado, sem trazer prejuzos a nenhuma das envolvidas, protegendo a sua conquista, assim como o registro concedido pelo INPI, para que a R possa comercializar o seu smartphone com o nome de GRADIENTE IPHONE.

Sentena Tipo A
Assinado eletronicamente. Certificao digital pertencente a EDUARDO ANDRE BRANDAO DE BRITO FERNANDES. Documento No: 67130338-103-0-1306-15-986633 - consulta autenticidade do documento atravs do site www.jfrj.jus.br/autenticidade

1320

JUSTIA FEDERAL
SEO JUDICIRIA DO RIO DE JANEIRO

PODER JUDICIRIO

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA, declarando a nulidade parcial do registro n 822.112.175, na classe 09, para a marca mista GRADIENTE IPHONE, de propriedade da empresa R, condenando o INPI a anular a deciso concessria de registro e a republic-la no rgo Oficial, na forma do art. 175, 2, da LPI, fazendo constar a ressalva quanto exclusividade sobre o termo iphone isoladamente, tal como empregado pela empresa R, de modo que o respectivo registro figure como concedido SEM EXCLUSIVIDADE SOBRE A PALAVRA IPHONE ISOLADAMENTE. Dever a Autarquia providenciar a anotao e publicao desta deciso na Revista da Propriedade Industrial, para cincia de terceiros, na forma prevista do art. 175, 2, da Lei n 9.279/96. Custas ex lege. Condeno os Rus ao reembolso das custas recolhidas (fl. 17), bem como no pagamento de honorrios advocatcios, no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, pro rata. Sentena sujeita remessa necessria. Oficie-se 21 Vara Cvel da Comarca da Capital do Estado de So Paulo, encaminhando-lhe cpia desta deciso. P.R.I. Rio de Janeiro, 19 de setembro de 2013. Assinado eletronicamente EDUARDO ANDR BRANDO DE BRITO FERNANDES Juiz Federal Titular

Sentena Tipo A
Assinado eletronicamente. Certificao digital pertencente a EDUARDO ANDRE BRANDAO DE BRITO FERNANDES. Documento No: 67130338-103-0-1306-15-986633 - consulta autenticidade do documento atravs do site www.jfrj.jus.br/autenticidade