Você está na página 1de 6

Centro de Documentacin Judicial

Roj: SAP M 15132/2011 Id Cendoj: 28079370282011100297 rgano: Audiencia Provincial Sede: Madrid Seccin: 28 N de Recurso: 552/2010 N de Resolucin: 288/2011 Procedimiento: Recurso de Apelacin Ponente: ALBERTO ARRIBAS HERNANDEZ Tipo de Resolucin: Sentencia

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28 MADRID SENTENCIA: 00288/2011 AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID SECCIN 28 C/ General Martnez Campos n 27. Telfono: 91 4931988/89 Fax: 91 4931996 ROLLO DE APELACIN: 552/10. Procedimiento de origen: Juicio Ordinario n 317/05. rgano de Procedencia: Juzgado de lo Mercantil n 2 de Madrid. Parte apelante: "SPEEDFREAK ARTIGOS DE DESPORTO LDA" Procurador: Don Jos Antonio Prez Casado. Letrado: Don Juan Ignacio Salcedo Espinosa. Parte apelada: "V.C.K. ACCESORIOS Y SUSPENSIONES, S.L." Procurador: Don Emilio Martnez Bentez. Letrado: Don Antonio Montesinos Villegas. ILMOS. SRES. MAGISTRADOS: D. NGEL GALGO PECO D. GREGORIO PLAZA GONZLEZ D. ALBERTO ARRIBAS HERNNDEZ SENTENCIA N 288/2011 En Madrid, a siete de octubre de dos mil once. En nombre de S.M. el Rey, la Seccin Vigsima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrsimos seores magistrados antes relacionados, ha visto el recurso de apelacin, bajo el nm. de rollo 552/2010, interpuesto contra la sentencia de fecha 20 de enero de 2010, dictada en el juicio ordinario nm. 317/05 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil n 2 de Madrid . Han sido partes en el recurso, como apelante, la mercantil "SPEEDFREAK ARTIGOS DE DESPORTO LDA"; y, como apelada, la entidad "V.C.K. ACCESORIOS Y SUSPENSIONES, S.L.", ambas representadas y defendidas por los profesionales antes reseados.

Centro de Documentacin Judicial


ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La entidad "V.C.K. ACCESORIOS Y SUSPENSIONES, S.L." formul demanda contra la mercantil "SPEEDFREAK ARTIGOS DE DESPORTO LDA", doa Sara y don Victorino , por la que solicitaba que: ". se declare que la Sociedad demandada "SPEEDFREAK ARTIGOS DE DESPORTO, LDA", DOA Sara , as como DON Victorino , han incurrido en deslealtad, y condene a dichas demandadas a cesar en los actos de deslealtad, cesando para ello en la venta o distribucin en territorio espaol de los productos "ELKA SUSPENSIN, INC.","DUNCAN RACING INTERNACIONAL", "ATV FOUR PLAY", "ELDEBROCK", "POWER MADD" Y "ROLL DESIGN", condenando igualmente a dichos demandados a pagar a mi representada, la demandante, daos y perjuicios a fijar sobre la base de los beneficios normales, es decir, sin descuentos, de las operaciones efectuadas en territorio espaol por los demandados, dejando para un pleito posterior los problemas de liquidacin de cantidades, con expresa imposicin de costas a los demandados." SEGUNDO.- Tras los trmites oportunos, con fecha 20 de enero de 2010, el Juzgado de lo Mercantil n 2 de Madrid dict sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: "Que estimando la demanda, debo declarar y declaro, que la sociedad demandada "SPEEDFREAK ARTIGOS DE DESPORTO, LDA", ha incurrido en deslealtad, y condeno a dicha demandada a cesar en dichos actos, cesando en la venta y distribucin en territorio espaol de los productos "ELKA SUSPENSIN, INC.", "DUNCAN RACING INTERNACIONAL", "ATV FOUR PLAY", "ELDEBROCK", "POWER MADD" y "ROLL DESIGN", condenando a abonar la indemnizacin de daos y perjuicios a fijar sobre la base de los beneficios normales sin descuentos, de las operaciones realizadas por los demandados en Espaa, con condena en costas a la demandada." Por auto dictado con fecha 8 de marzo de 2010 se rectific la parte dispositiva de la anterior sentencia en el sentido de que: ". debe incluirse a los dos codemandados allanados D Sara y D Victorino , como partes condenadas en lo fallado, pero sin que proceda imposicin de costas a los mismos.". TERCERO.- Publicada y notificada dicha resolucin a las partes litigantes, por la representacin de la parte demandada se interpuso recurso de apelacin al que se opuso la parte demandante. Admitido el recurso de apelacin por el mencionado juzgado y tramitado en forma legal, ha dado lugar a la formacin del presente rollo ante esta seccin de la Audiencia Provincial de Madrid, que se ha seguido con arreglo a los de su clase, sealndose para su deliberacin y votacin el da 6 de octubre de 2011. CUARTO.- En la tramitacin del presente recurso se han observado las prescripciones legales Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado don ALBERTO ARRIBAS HERNNDEZ, que expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- En la demanda origen de las presentes actuaciones la parte actora alega, en esencia, que desde el 24 de julio de 2003 es distribuidora exclusiva en Espaa de los amortiguadores comercializados bajo el signo "ELKA", fabricados por la sociedad canadiense "ELKA SUSPENSIN, INC", habiendo introducido y dado a conocer en Espaa dichos amortiguadores mediante la correspondiente inversin publicitaria y comercial para el desarrollo de la representacin en exclusiva concedida por la entidad fabricante de los productos, reprochando a la codemandada, la entidad portuguesa "SPEEDFREAK ARTIGOS DE DESPORTO LDA", haber invadido el territorio espaol para vender en l los productos "ELKA", as como otros productos de los que tambin se afirma tener la representacin en exclusiva ("DUNCAN RACING INTERNATIONAL", "ATV FOUR PLAY", "EDELBROCK", "POWER MADD" y "ROLL DESIGN"), teniendo, adems, registradas en Espaa todas estas denominaciones como nombres comerciales (aunque en la demanda con muy escaso rigor y patente confusin conceptual se alude en ocasiones a su registro como marcas). La demanda tambin se dirige contra doa Sara que explota en Canarias un establecimiento bajo el rtulo "SPEEDFREAK CANARIAS" en el que se venden dichos productos, a la que se considera colaboradora de la sociedad portuguesa, y contra don Victorino por "dedicarse a colocar" en el mercado espaol amortiguadores "ELKA" utilizando el nombre comercial "ELKA". Con base en los hechos descritos, la actora imputaba a los demandados los ilcitos concurrenciales de explotacin de la reputacin ajena (artculo 12 de la Ley de Competencia Desleal ) y venta a prdida (artculo 17.2.c de la Ley de Competencia Desleal ) -aunque respecto de este ilcito ni siquiera se intuye con qu fundamento fctico-, ejercitando las acciones declarativa, de cesacin e indemnizatoria, si bien respecto de sta con reserva de la liquidacin de los concretos daos y perjuicios a un pleito posterior sobre la base de

Centro de Documentacin Judicial


"los beneficios normales, es decir, sin descuentos, de las operaciones efectuadas en territorio espaol por los demandados". Declarada inicialmente en rebelda la entidad "SPEEDFREAK ARTIGOS DE DESPORTO LDA" al no personarse dentro del trmino del emplazamiento y allanados los codemandados, la sentencia de primera instancia estima ntegramente la demanda al apreciar que los hechos alegados por la demandante, que considera probados, constituan un ilcito concurrencial del artculo 12 de la Ley de Competencia Desleal sin ms argumentacin jurdica sobre los presupuestos del ilcito apreciado que la de considerar acreditadas las circunstancias expuestas en el escrito de demanda "en cuanto al aprovechamiento indebido y la deslealtad, art.12 LCD ." Frente a la sentencia se alza exclusivamente la entidad "SPEEDFREAK ARTIGOS DE DESPORTO LDA" que rechaza tanto la concurrencia de los actos desleales que se le imputan como la infraccin del artculo 12 de la Ley de Competencia Desleal , consintiendo la sentencia los codemandados, coherentemente con el allanamiento en su da formulado, por lo que el objeto del recurso se circunscribe a los pronunciamientos efectuados contra la demandada apelante, debiendo quedar inclumes los relativos a los codemandados allanados cualquiera que sea la suerte del recurso interpuesto por la entidad codemandada. Dada la modificacin operada en la Ley de Competencia Desleal por la Ley de 30 de diciembre de 2009 , se precisa que todas las citas legales se harn a la redaccin anterior a la citada reforma, incluida la numeracin, al resultar aplicable al supuesto de autos por razones temporales, en tanto que era la vigente al tiempo de la ejecucin de los actos desleales que se imputan a los demandados. SEGUNDO.- La adecuada resolucin del presente recurso de apelacin exige tener en cuenta los siguientes hechos que se estiman probados: 1. No es discutido por las partes que la entidad canadiense "ELKA SUSPENSIN, INC" fabrica amortiguadores para quad (vehculo especial de cuatro ruedas similar a una motocicleta) y ATV (acrnimo de las palabras inglesas All Terrain Vehicle) que comercializa en distintos pases a travs de los correspondientes distribuidores bajo el signo "ELKA". 2. La entidad demandante, desde el 24 de julio de 2003, es la distribuidora en exclusiva para Espaa de los amortiguadores "ELKA" fabricados por la entidad "ELKA SUSPENSIN, INC" (documento n 1 de la demanda). 3. No es discutido que al tiempo de la interposicin de la demanda, el 26 de julio de 2005, la entidad "SPEEDFREAK ARTIGOS DE DESPORTO LDA" era la distribuidora en Portugal de la entidad "ELKA SUSPENSIN, INC" para la comercializacin de los amortiguadores "ELKA". 4. No consta que, al tiempo de la interposicin de la demanda, la demandante fuera distribuidora en exclusiva en Espaa de productos o accesorios para quad o ATV marcados con los signos "DUNCAN RACING INTERNATIONAL", "ATV FOUR PLAY", "EDELBROCK", "POWER MADD" y "ROLL DESIGN". 5. Durante los aos 2004 y 2005 la entidad "SPEEDFREAK ARTIGOS DE DESPORTO LDA" vendi, introducindolos en el mercado espaol, productos originales bajo los signos "ELKA" y "DUNCAN", tal y como resulta de la prueba pericial practicada en la que se parta de las declaraciones trimestrales de transmisiones intracomunitarias y operaciones asimiladas efectuadas con clientes espaoles. 6. La entidad demandante solicit para s el da 18 de enero de 2005 el registro del nombre comercial denominativo "ELKA SUSPENSIN" en clase 35 para la actividad de publicidad, gestin de negocios comerciales, administracin comercial y trabajos de oficina, sin que se hubiera concedido al tiempo de la presentacin de la demanda, tal y como resulta del documento n 2 acompaado a la misma. El nombre comercial solicitado por la demandante fue finalmente registrado a favor de la entidad "ELKA SUSPENSIN, INC" (folio 266), siendo publicada la concesin el 1 de marzo de 2006, en virtud de cesin de la solicitud efectuada por el demandante como cabe deducir del documento aportado en la audiencia previa por la entidad demandante de fecha 25 de octubre de 2005 que consiste en una defectuosa solicitud de transferencia luego, evidentemente, subsanada (folio 244). 7. La entidad demandante solicit el registro como nombre comercial de las denominaciones "DUNCAN RACING INTERNATIONAL", "ATV FOUR PLAY", "EDELBROCK", "POWERMADD" y "ROLL DESIGN", correspondientes a productos marcados con tales signos por terceros, siendo concedidas por resoluciones de 9 de junio de 2005, todas ellas para distinguir en clase 35 las actividades de publicidad, gestin de negocios comerciales, administracin comercial y trabajos de oficina (documentos n 15 a 19 de la demanda).

Centro de Documentacin Judicial


TERCERO.- El demandante parte de una muy personal concepcin del Derecho de la competencia y, en particular, de la competencia desleal, adems de incurrir en graves imprecisiones conceptuales en materia de signos distintivos, lo que le lleva a sostener la imputacin como acto desleal de explotacin de la reputacin ajena (artculo 12 de la Ley de Competencia Desleal ) lo que considera como una invasin de su exclusiva en la distribucin en Espaa de determinados productos, pretendiendo convertir las normas tuitivas de la competencia y de la leal competencia en un instrumento para impedirla, asegurndose de este modo una situacin de monopolio en la distribucin en Espaa de determinados productos, con olvido adems del principio de la libre circulacin de mercancas en la Unin Econmica Europea (artculo 28 y ss del Tratado de Funcionamiento de la Unin Europea) y, en su caso, del agotamiento del derecho de marca (artculo 36 de la Ley de Marcas ), todo ello sin perjuicio de que, quizs, el demandante est registrando en Espaa como nombres comerciales signos registrados por terceros en otros Estados miembros del Convenio de Pars o de la Organizacin Mundial de Comercio para los productos que distribuye el demandante bajo tales marcas, cuestin que no es objeto de la presente resolucin. Apreciado por la sentencia apelada el ilcito del artculo 12 de la Ley de Competencia Desleal , la sala debe analizar si concurre o no tal ilcito a la luz de los hechos que se imputan a la demandada apelante, sin que aqulla se haya pronunciado sobre la imputacin de la venta a prdida del artculo 17.2 c) de la Ley de Competencia Desleal que tampoco parece que se haya mantenido en la oposicin al recurso de apelacin. En todo caso, se desconocen los hechos en los que el propio demandante funda tal ilcito al no haber considerado oportuno precisarlos en la demanda y, en todo caso, no existe prueba alguna de los hechos que integran dicho acto de competencia desleal. Esto es, no se ha acreditado que las ventas que realiza la entidad demandada lo sean bajo coste de adquisicin y menos an que ello responda a una estrategia encaminada a eliminar a la demandante como competidora. Centrndonos ya en el examen del ilcito del artculo 12 de la Ley de Competencia Desleal , conviene recordar que dicho precepto bajo la rbrica de "explotacin de la reputacin ajena", establece lo siguiente: "Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputacin industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompaados de la indicacin acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como modelo, sistema, tipo, clase y similares". A la vista de su aparente proximidad con los ilcitos concurrenciales de los artculos 6 (actos de confusin) y 11 (actos de imitacin) resulta imprescindible delimitar el mbito objetivo de aplicacin de cada uno de ellos. El criterio de distincin del mbito de aplicacin de los artculos 6 y 12 , de un lado, y el artculo 11, de otro, se asienta en el objeto sobre el que recae la conducta. As, en los dos primeros preceptos el objeto sobre el que recae la conducta son las creaciones formales, esto es, los signos distintivos y la presentacin de los productos o servicios y en el segundo las creaciones materiales, esto es, las prestaciones, los productos o servicios y las caractersticas propias de los mismos, en este sentido sentencias de este tribunal de 28 de junio de 2007 y 12 de junio de 2008 , entre otras. Como precisa la sentencia del Tribunal Supremo de 23 julio 2010 : "El artculo 12 de la Ley 3/1.991, de 10 de enero , de competencia desleal protege el correcto funcionamiento del mercado al amparar al competidor cuyo esfuerzo dio lugar a una reputacin adquirida en aquel por sus creaciones formales y de la que indebidamente otro se aprovecha. Propiamente, dispone la norma que es desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputacin industrial, comercial o profesional obtenida por otro en el mercado. I. Tiene por objeto este tipo, al igual que sucede con el del artculo 6 de la misma Ley - silenciado en el recurso -, las creaciones referidas, esto es, los instrumentos o medios que llevan hasta el consumidor informacin sobre la actividad, las prestaciones o los establecimientos de otro participante en el mercado. La conducta mediante la cual se genera el aprovechamiento puede tener cualquier contenido. Basta, en definitiva, con que produzca el efecto referido.". Delimitado as el ilcito concurrencial alegado en la demanda y apreciado en la sentencia apelada, el recurso de apelacin debe ser estimado en tanto que la conducta imputada a la demandada apelante: la venta en Espaa de amortiguadores originales marca "ELKA" adquiridos por la demandada en Portugal a su fabricante, no constituye un acto de competencia desleal de explotacin de la reputacin ajena, reputacin que, adems, en todo caso, sera predicable, respecto de tales productos, del fabricante que no del demandante cuya exclusiva de comercializacin en Espaa no puede hacerla valer frente terceros ajenos al contrato y sin

Centro de Documentacin Judicial


perjuicio de la valoracin que dicha exclusiva pudiera merecer, en su caso, desde el punto de vista del Derecho de la competencia (artculo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unin Europea). En todo caso, como precisa la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de diciembre de 2010 , el aprovechamiento de la reputacin ajena que integra el ilcito del artculo 12 de la Ley de Competencia Desleal , debe ser indebido y se considera indebido el aprovechamiento: "cuando es evitable y sin justificacin", lo que no es posible afirmar en el supuesto de autos cuando el demandado se limita a vender productos con idntico origen empresarial que la demandante y lcitamente marcados por su fabricante. Por lo dems, respecto de los productos marca "DUNCAN RACING INTERNATIONAL", "ATV FOUR PLAY", "EDELBROCK", "POWER MADD" y "ROLL DESIGN", ni siquiera consta que el actor, al interponer la demanda, tuviera en Espaa su distribucin en exclusiva. La inconsistencia del planteamiento efectuado por la parte actora, ahora apelada, y su defectuoso entendimiento de las normas reguladoras de la actividad concurrencial se pone de manifiesto si reparamos en que la prueba pericial ha revelado un hecho silenciado en la demanda cual es que: parte de las ventas realizadas en el mercado espaol por la entidad portuguesa lo han sido a la propia demandante que ha adquirido productos marca "ELKA" y "DUNCAN" a la demandada para su venta en Espaa, resultando tan absurdo el planteamiento de considerar desleales las ventas realizadas por la demandada a la propia parte actora que sta, en el escrito de oposicin al recurso de apelacin, afirma ahora que sus compras son ventas efectuadas en Portugal a un cliente espaol y que no merecen reproche de deslealtad, lo que, de admitirse, sera entonces igualmente predicable de todas y cada una de las ventas acreditadas mediante la prueba pericial a pesar de que de la misma resulta que, en realidad, son transmisiones intracomunitarias, Por otra parte, no se ha acreditado que la demandada apelante tenga delegacin alguna es Espaa, ni siquiera por medio de la codemandada doa Sara que gira en el trfico como "SPEEDFREAK CANARIAS" que, como la actora, compra a la codemandada productos marca "ELKA" y "DUNCAN" para venderlos en Espaa, sin que su allanamiento perjudique a la codemandada ni puede deducirse vinculacin alguna entre ambas por el uso del nombre "SPEEDFREAK" si tenemos en cuenta, por ejemplo, que ste tambin fue registrado como nombre comercial por la propia demandante, sin perjuicio de la licitud de esta ltima conducta que, por cierto, ya ha sido enjuiciada por este tribunal (sentencia de fecha 18 de marzo de 2011 ). Por ltimo, sin perjuicio del reproche que pueda merecer que el demandante, sistemticamente, registre en Espaa como nombres comerciales signos, al menos, previamente utilizados por los correspondientes fabricantes para marcar sus productos, lo cierto es que si considera que la comercializacin en Espaa de productos originales marcados por sus fabricantes con los signos "ELKA SUSPENSIN", "DUNCAN RACING INTERNATIONAL", "ATV FOUR PLAY", "EDELBROCK", "POWER MADD" y "ROLL DESIGN" consistentes en piezas, repuestos y accesorios para quad y ATV vulnera el derecho de exclusiva conferido por el registro de los correlativos nombres comerciales a favor del actor para distinguir la actividad de publicidad, gestin de negocios comerciales, administracin comercial y trabajos de oficina, deber ejercitar las acciones que considere oportunas fundadas en su derecho de exclusiva, recordando que respecto del nombre comercial "ELKA SUSPENSIN", al tiempo de la presentacin de la demanda, slo exista la mera solicitud de registro y que, finalmente, fue registrado a nombre de la sociedad canadiense fabricante de los productos "ELKA". En este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2008 seala que: ". la Ley de Competencia Desleal, como viene reiterando esta Sala, no duplica la proteccin jurdica que otorga la normativa de propiedad industrial, y en concreto la que dispensa el sistema de marcas para tales signos distintivos, de modo que tiene carcter complementario ( SS. 13 y 21 de junio y 4 de septiembre de 2.006 , y 17 de julio de 2.007 ), pero no puede suplantarla y menor sustituirla ( S. 1 de abril de 2.004 ) funcionando ante la inexistencia de unos derechos de exclusin ("en lugar de") o bien ms all de los lindes objetivos y del contenido del correspondiente derecho de exclusin ( S. 20 de mayo de 2.008 )". En similar sentido la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de junio de 2011 recuerda que: "La Ley 3/1.991 no tiene, sin embargo, por misin directa proteger los derechos de exclusiva sobre los signos registrados, sino la de servir de instrumento de ordenacin de conductas en el mercado - sentencia de 4 de marzo de 2.010 -. Por ello, aunque los puntos de contacto entre la legislacin sobre competencia desleal y sobre marcas son numerosos y variados, cuando se denuncia la infraccin de un signo protegido por la segunda -por generar el uso del infractor un riesgo de confusin o por establecer una conexin entre los productos o servicios o dar lugar a un aprovechamiento indebido o menoscabar el carcter distintivo o la notoriedad o renombre del prioritario, en sus respectivos casos- ha de ser la segunda la aplicable." CUARTO.- En materia de costas, la estimacin del recurso de apelacin interpuesto por la parte demandada con desestimacin de la demanda determina, de conformidad con el artculo 394 de la Ley de

Centro de Documentacin Judicial


Enjuiciamiento Civil , la condena a la parte actora al pago de las costas ocasionadas a la demandada apelante en primera instancia. Por otra parte, al estimarse el recurso de apelacin interpuesto por la demandada, no procede condenar al pago de las costas originadas por el mismo a ninguno de los litigantes, todo ello en aplicacin del artculo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Vistos los preceptos legales citados y dems de pertinente y general aplicacin,

FALLO
En atencin a lo expuesto, la Sala acuerda: 1.- Estimar el recurso de apelacin interpuesto por el procurador don Jos Antonio Prez Casado en nombre y representacin de la entidad "SPEEDFREAK ARTIGOS DE DESPORTO LDA" contra la sentencia dictada con fecha 20 de enero de 2010 por el Juzgado de lo Mercantil n 2 de Madrid, en el juicio ordinario n 317/2005 del que este rollo dimana. 2.- Revocar parcialmente dicha resolucin en cuanto a los pronunciamientos efectuados en la misma contra la entidad apelante y, en su lugar, desestimamos la demanda formulada por el procurador don Emilio Martnez Bentez en nombre y representacin de la mercantil "V.C.K. ACCESORIOS Y SUSPENSIONES, S.L." en tanto que formulada contra la entidad "SPEEDFREAK ARTIGOS DE DESPORTO LDA", a la que absolvemos de todos los pedimentos de la demanda, con expresa imposicin a la parte actora de las costas procesales causadas en primera instancia a dicha demandada, mantenindose los pronunciamiento efectuados contra los codemandados DOA Sara y DON Victorino . 3.- No efectuar expresa imposicin de las costas procesales ocasionadas con el recurso de apelacin interpuesto por la parte demandada. As, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los Ilustrsimos seores magistrados integrantes de este Tribunal. PUBLICACION.- Dada y pronunciada fu la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leda por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo da de su fecha, de lo que yo el/la Secretario certifico.

Você também pode gostar