TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 078-IP-2013 Interpretacin prejudicial del artculo 136 literal a) de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Repblica del Per. Interpretacin prejudicial de oficio de los artculos 32 y 33 del Tratado de Creacin del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; de los artculos 121, 122 y 123 del Estatuto; y, de los artculos 134 literal a), 136 literal h), 150, 159, 224 y 228 de la Decisin 486. Marca: CHEVROLET MONTANA (denominativa). Actor: sociedad GENERAL MOTORS CORPORATION. Proceso interno N. 1186-2011. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintin das del mes de agosto del ao dos mil trece. VISTOS: La solicitud de interpretacin prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Repblica del Per, relativa al 136 literal a) de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina dentro del proceso interno N. 1186-2011; El auto de 19 de junio de 2013, mediante el cual este Tribunal decidi admitir a trmite la referida solicitud de interpretacin prejudicial por cumplir con los artculos 32 y 33 del Tratado de Creacin del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artculo 125 del Estatuto; y, Los hechos sealados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno. Demandante: sociedad GENERAL MOTORS CORPORATION. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual de la Repblica del Per, INDECOPI. Tercero interesado: sociedad INDUSTRIA COLOMBIANA DE LLANTAS S.A. b) Hechos 1. El 4 de marzo de 2003, la sociedad GENERAL MOTORS CORPORATION solicit ante el INDECOPI, el registro del signo CHEVROLET MONTANA (denominativo) para

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distinguir vehculos motorizados y sus partes productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificacin Internacional de Niza. 2. Contra dicha solicitud, no se presentaron oposiciones. 3. Por Resolucin N. 8270-2003/OSD-INDECOPI, de 17 de julio de 2003, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, decidi DENEGAR el registro de la marca de producto solicitado por GENERAL MOTORS CORPORATION () por considerar que es confundible con la marca SUPERMONTANA (denominativa) registrada a favor de la sociedad INDUSTRIA COLOMBIANA DE LLANTAS S.A. para distinguir llantas y neumticos productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificacin Internacional de Niza. 4. Contra dicha Resolucin, GENERAL MOTORS CORPORATION interpuso recurso de reconsideracin, el cual fue resuelto por la misma Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI que, por Resolucin N. 23823-2003/OSD-INDECOPI de 24 de noviembre de 2003 declar infundado el recurso de reconsideracin. 5. Contra la mencionada Resolucin, GENERAL MOTORS CORPORATION interpuso recurso de apelacin, el cual fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Proteccin a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolucin N. 146-2004/TPI-INDECOPI, de 2 de marzo de 2004, decidi CONFIRMAR la Resolucin N. 13823-2003/OSD-INDECOPI. 5. GENERAL MOTORS CORPORATION interpuso demanda contencioso administrativa, contra las Resoluciones antes citadas, la cual fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolucin nmero 25, de 17 de marzo de 2009, donde la Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declar INFUNDADA LA DEMANDA (). 6. Contra dicha Providencia GENERAL MOTORS CORPORATION interpuso recurso de apelacin, el cual fue resuelto por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Per que por Providencia de 8 de junio de 2010, REVOC la Sentencia de Primera Instancia contenida en la Resolucin nmero 25, y, en consecuencia declar FUNDADA la demanda y por lo tanto NULA la Resolucin N. 146-2004/TPI-INDECOPI, ordenando que la autoridad administrativa emita nuevo pronunciamiento (). 7. Contra dicha Sentencia el INDECOPI interpuso recurso de casacin, el cual fue declarado procedente por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Per, que por Providencia de 14 de noviembre de 2011, declar que se remita copias certificadas de los actuados correspondientes al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a efecto de que emita su informe en torno a la interpretacin prejudicial de la norma en mencin (), esto es del a rtculo 136 literal a) de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina.

c) Fundamentos jurdicos de la demanda. La sociedad GENERAL MOTORS CORPORATION en su escrito de demanda, manifiesta que:

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1. Tiene registradas las marcas CHEVROLET para la Clase 12, CHEVROLET SIEMPRE CONTIGO, para la Clase 12, CHEVROLET para la Clase 35 y CHEVROLET para la Clase 37. 2. Con la emisin de las Resoluciones impugnadas se viol el artculo 136 literal a) de la Decisin 486. 3. Es la empresa fabricante de vehculos ms grande a nivel mundial. Agrega que es titular a nivel mundial de la notoriamente conocida marca CHEVROLET, la misma que se encuentra inscrita tambin en el Per (). 4. Tambin es titular, en varios pases, de los signos CHEVROLET y CHEVROLET MONTANA por lo que la solicitud del registro del signo CHEVROLET MONTANA responde a la necesidad de nuestra empresa de otorgar la debida proteccin de nuestros nuevos modelos en el mercado local. 5. El signo solicitado CHEVROLET MONTANA ser asociado a su marca CHEVROLET y por lo tanto al mismo origen empresarial: su empresa General Motors Corporation. 6. Los signos en conflicto, el solicitado CHEVROLET MONTANA y el registrado SUPERMONTANA no son confundibles desde el punto de vista fontico, grfico o conceptual al grado de producir confusin y/o asociacin en el pblico. 7. El signo solicitado CHEVROLET MONTANA constituye una marca derivada de nuestra marca notoriamente conocida CHEVROLET en sus diferentes versiones (), por lo que no ser asociada, por el pblico consumidor, con la marca SUPERMONTANA de Industria Colombiana de Llantas. 8. Los productos que distinguen los signos en conflicto no pertenecen al mismo sector en el mercado () el mercado de llantas al que pertenece la marca SUPERMONTANA difiere por completo del mercado de vehculos automotores que pretende distinguir nuestro signo CHEVROLET MONTANA. 9. Generalmente por el precio de los productos, el pblico consumidor tendr mayor atencin al comprar un automvil que al comprar unos neumticos. 10. Los signos en conflicto coexisten pacficamente en el mercado. d) Fundamentos jurdicos de la contestacin a la demanda. El INDECOPI contesta la demanda y argumenta: 1. Existe similitud competitiva entre los productos a que se refieren los signos en cuestin, toda vez que si bien se trata de productos de distinta naturaleza, los neumticos son parte de los vehculos automotores, por lo que existe una relacin de complementariedad entre los mismos. Aadiendo adems que dichos productos estn dirigidos al mismo sector del pblico consumidor, y comparten algunos de sus canales de comercializacin. 2. La sociedad demandante comunic a la autoridad administrativa que presentara un acuerdo de coexistencia entre los signos en conflicto, para lo cual se le otorg un total

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de 60 das hbiles para que cumpla con remitir el mismo, sin embargo, la demandante nunca lleg a presentar el referido acuerdo. 3. () dadas las relevantes semejanzas fonticas y grficas existentes entre los signos, su coexistencia en el mercado es susceptible de inducir a que el pblico consumidor confunda un producto con otro, o asocie el origen empresarial de los mismos (). 4. El signo solicitado CHEVROLET MONTANA es confundible con la marca registrada SUPERMONTANA, atendiendo a que presentan similitudes a nivel grfico y fontico, de gran relevancia. e) Fundamentos jurdicos del tercero interesado. El tercero interesado en el proceso la sociedad INDUSTRIA COLOMBIANA DE LLANTAS S.A., INCOLLANTAS, contest la demanda en los siguientes trminos: 1. Efectivamente cuenta con el registro del signo SUPERMONTANA en la Clase 12 de la Clasificacin Internacional de Niza. 2. Afirma que el signo solicitado CHEVROLET MONTANA y el signo registrado SUPERMONTANA NO son confundibles. 3. El registro del signo solicitado NO generar ningn riesgo de confusin en el consumidor medio, ya que ste asociar el signo a la marca CHEVROLET y por lo tanto con vehculos motorizados y sus partes mientras que asociar nuestra marca SUPERMONTANA con llantas y neumticos. 4. Por lo expuesto, ICOLLANTAS no se opuso al registro de la marca CHEVROLET MONTANA en la Clase 12 de la Clasificacin Internacional, a pesar que tuvimos conocimiento de la solicitud de registro de dicha marca por la publicacin realizada en el Peruano. 5. De esta manera, consideramos que los derechos de ICOLLANTAS no sern perjudicados de ninguna forma con el registro de la marca CHEVROLET MONTANA en la Clase 12 de la Clasificacin Internacional.

f) Fundamentos jurdicos del recurso de apelacin por parte de GENERAL MOTORS CORPORATION. GENERAL MOTORS CORPORATION, en su escrito de apelacin present los siguientes argumentos; 1. En el recurso de apelacin presentado, la sociedad demandante esgrime los mismos argumentos que en su escrito de demanda y adjunta copia del acuerdo de coexistencia del uso suscrito entre nuestra empresa e Industria Colombiana de Llantas S.A. (). 2. Como se puede apreciar, en el presente acuerdo General Motors Corporation otorga su consentimiento para que la empresa Industria Colombiana de Llantas S.A. pueda utilizar y registrar las marcas MONTANA y SUPERMONTANA.

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g) Fundamentos jurdicos del recurso de casacin por parte del INDECOPI. En vista a la que Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Repblica del Per revoc la sentencia expedida por la Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima y, en consecuencia declar FUNDADA la demanda interpuesta por GENERAL MOTORS CORPORATION, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual present escrito de casacin en el cual afirma los argumentos presentados en la contestacin a la demanda. El INDECOPI seala como infraccin normativa la inaplicacin del inciso a) del Artculo 136 de la Decisin 486, la cual regula la prohibicin relativa de registro de marcas susceptibles de causar un riesgo de confusin o de asociacin con el consumidor. Por su parte el auto calificatorio del recurso de casacin, de 14 de noviembre de 2011. CONSIDERANDO: Que, la norma contenida en el artculo 136 literal a) de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina cuya interpretacin ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurdico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artculo 1 del Tratado de Creacin del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por va prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurdico comunitario, con el fin de asegurar su aplicacin uniforme en el territorio de los Pases Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional tambin con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolucin del proceso, conforme a lo establecido por el artculo 32 del Tratado de Creacin del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisin 472), en concordancia con lo previsto en los artculos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisin 500); Que, la presentacin de la solicitud de registro como marca del signo CHEVROLET MONTANA (denominativo) fue el 4 de marzo de 2003, en vigencia de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretar el artculo 136 literal a) de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina; y, de acuerdo a lo facultado por la norma comunitaria, de oficio, se interpretarn los artculos 134 literal a), 136 literal h), 150, 159, 224 y 228 de la misma Decisin; y, Que, el texto de las normas objeto de la interpretacin prejudicial es el siguiente: Tratado de Creacin del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. () De la Interpretacin Prejudicial

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Artculo 32.- Corresponder al Tribunal interpretar por va prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurdico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicacin uniforme en el territorio de los Pases Miembros. Artculo 33.- Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurdico de la Comunidad Andina, podrn solicitar, directamente, la interpretacin del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretacin del Tribunal, el juez deber decidir el proceso. En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspender el procedimiento y solicitar directamente de oficio o a peticin de parte la interpretacin del Tribunal. (). Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. () DE LA INTERPRETACIN PREJUDICIAL Artculo 121.- Objeto y finalidad Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurdico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicacin uniforme en el territorio de los Pases Miembros. Artculo 122.- Consulta facultativa Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurdico de la Comunidad Andina, podrn solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretacin del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretacin del Tribunal, el juez deber decidir el proceso. Artculo 123.- Consulta obligatoria De oficio o a peticin de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de nica o ltima instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurdico de la Comunidad Andina, deber suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretacin del Tribunal. ().

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Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina () Artculo 134.- A efectos de este rgimen constituir marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrn registrarse como marcas los signos susceptibles de representacin grfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningn caso ser obstculo para su registro. Podrn constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinacin de palabras; () Artculo 136.- No podrn registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idnticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusin o de asociacin; () h) constituyan una reproduccin, imitacin, traduccin, transliteracin o transcripcin, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusin o de asociacin con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilucin de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. () Artculo 150.- Vencido el plazo establecido en el artculo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente proceder a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciar sobre stas y sobre la concesin o denegatoria del registro de la marca mediante resolucin. () Artculo 159.- Cuando en la Subregin existan registros sobre una marca idntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohbe la comercializacin de las mercancas o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo Pas Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercializacin.

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En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes debern adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusin del pblico respecto del origen de las mercancas o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificacin del origen de los productos o servicios en cuestin con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida informacin al pblico consumidor. Esos acuerdos debern inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prcticas comerciales y promocin de la competencia. En cualquier caso, no se prohibir la importacin de un producto o servicio que se encuentre en la situacin descrita en el primer prrafo de este artculo, cuando la marca no est siendo utilizada en el territorio del pas importador, segn lo dispuesto en el primer prrafo del artculo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilizacin de la marca obedece a causas justificadas. () Artculo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pas Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. () Artculo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomar en consideracin entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pas Miembro; b) la duracin, amplitud y extensin geogrfica de su utilizacin, dentro o fuera de cualquier Pas Miembro; c) la duracin, amplitud y extensin geogrfica de su promocin, dentro o fuera de cualquier Pas Miembro, incluyendo la publicidad y la presentacin en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversin efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pas Miembro en el que se pretende la proteccin; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

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i) la existencia de actividades significativas de fabricacin, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pas Miembro en que se busca proteccin; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pas Miembro o en el extranjero. ().

1. La interpretacin prejudicial facultativa y obligatoria. Los efectos de no solicitar la interpretacin obligatoria. El caso de Per y la calificacin interna de la ltima instancia ordinaria. El presente tema se aborda bajo el entendido de que el juez consultante debe determinar si el recurso de casacin en el mbito peruano es ordinario o extraordinario, y si, de conformidad con la normativa procesal peruana, existiera la posibilidad de que el juez de casacin pudiera realizar un anlisis integral de la materia controvertida, es decir, ms all de las causales de casacin esgrimidas por el recurrente. Sobre la base de los argumentos expuestos en los hechos de la presente interpretacin prejudicial, en especial en el punto de Fundamentos jurdicos de la casacin, el Tribunal se referir al tema citando la interpretacin prejudicial 149-IP-2011, de 10 de mayo de 2012, publicada en la G.O.A.C. N. 2069 de 5 de julio de 2002, marca: PRADAXA (denominativa), donde se determinaron las caractersticas de la figura de la interpretacin prejudicial, se establecieron los efectos de no solicitar la interpretacin prejudicial obligatoria, y se refiri a la calificacin de la ltima instancia ordinaria por parte de la Repblica del Per. En dicha oportunidad, el Tribunal estableci lo siguiente: El ordenamiento jurdico comunitario andino, por regla general y en virtud de los principios de aplicacin inmediata y efecto directo, entra a formar parte y a tener efecto automtico en el sistema jurdico interno de los Pases Miembros. En tal sentido, los operadores jurdicos internos deben aplicar el ordenamiento jurdico comunitario andino vigente. La norma comunitaria andina, tal y como sucede con las dems normas jurdicas, es susceptible de interpretacin por parte del operador jurdico. Si dicha labor fuera libre y sin condicionantes, podra haber tantas interpretaciones como operadores jurdicos existieran en el territorio comunitario andino. Para evitar este quiebre del sistema normativo, y con el fin de garantizar la validez y la aplicacin uniforme del ordenamiento jurdico comunitario, se instituy la figura de la Interpretacin Prejudicial. El artculo 32 del Tratado de Creacin del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consagra en cabeza de este organismo la funcin de interpretar la normativa comunitaria andina para lograr su aplicacin de una manera uniforme en todo el territorio comunitario.

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1. Instrumentos bsicos del sistema. El esquema se plantea como un sistema de colaboracin entre el juez nacional y el comunitario, de conformidad con los siguientes instrumentos bsicos: Consulta facultativa (artculo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). El Juez nacional que no sea de nica o ltima instancia ordinaria puede elevar consulta prejudicial al Tribunal. En este caso el juez nacional no suspende el proceso. Es una herramienta que tiene el juez nacional para salvaguardar, desde su labor de instancia, la validez y eficacia del derecho comunitario andino. Con este mecanismo el juez de instancia asegura que la aplicacin de las normas andinas se encuentra conforme al desarrollo jurisprudencial comunitario sobre la materia. En ltimas, es la forma que tiene el juez nacional de lograr seguridad jurdica en el mbito de su competencia, soportando su decisin en una interpretacin uniforme. Consulta obligatoria (artculo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). El juez nacional de nica o ltima instancia ordinaria tiene la obligacin de elevar consulta prejudicial al Tribunal. En este caso, debe suspender el proceso hasta que reciba la interpretacin prejudicial. Es una herramienta obligatoria porque el sistema jurdico comunitario andino, con este mecanismo, est salvaguardando su validez y coherencia por intermedio de los operadores jurdicos que definen en ltima instancia los litigios. Sobre este sistema de colaboracin, el Tribunal ha manifestado: Esta relacin de colaboracin se realiza con la finalidad de interpret ar la norma comunitaria desde el punto de vista jurdico y que consiste en explicar el significado de la norma para poder determinar su alcance y sentido jurdico; tiene como propsito, mantener la unidad de criterio sobre la legislacin comunitaria en los Pases Andinos, evitando que se produzcan tantas y diferentes interpretaciones que impidan la aplicacin uniforme de la Norma Jurdica Andina. (Interpretacin Prejudicial del 18 de febrero de 2004, expedida en el proceso 142-IP-2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1050, de 6 de abril de 2004. MARCA: EL MOLINO). 2. Caractersticas de la figura de la interpretacin prejudicial. La figura de la interpretacin prejudicial tiene las siguientes caractersticas: Facultativa Obligatoria Solicitud facultativa: El juez de instancia Solicitud obligatoria: El juez de nica o no est obligado a solicitarla. ltima instancia ordinaria est obligado a solicitarla. Su aplicacin es obligatoria: si bien juez de instancia no est obligado solicitarla, una vez requerida y expedida tiene el deber de acatarla al resolver caso concreto. el Su aplicacin es obligatoria: Una vez a expedida la interpretacin prejudicial debe s ser acatada para resolver el caso concreto. el

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Es una herramienta directa: el juez de instancia puede acudir directamente ante el Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar informacin en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Es una herramienta directa: el juez de ltima instancia ordinaria puede acudir directamente al Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar informacin en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. No es una prueba. En el proceso no tiene carcter probatorio. Su naturaleza es de un incidente procesal. Suspende el proceso.

No es una prueba. En el proceso no tiene carcter probatorio. Su naturaleza es de un incidente procesal, pero en el caso de solicitud facultativa no suspende el proceso. La nota informativa sobre el planteamiento de la solicitud de interpretacin prejudicial por los rganos Judiciales Nacionales, en el punto 5 establece lo siguiente: La interpretacin prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolucin de un cuestionario, ni est llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinin jurdica de tipo doctrinal. Su naturaleza es la de un incidente procesal, de carcter no contencioso. Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia, pero su solicitud no suspende el proceso. Si llegare el momento de dictar sentencia y no se hubiere recibido la interpretacin prejudicial, el juez nacional debe resolver el asunto. De conformidad con lo anterior, es recomendable que el juez solicite la interpretacin prejudicial en un momento procesal relativamente alejado de la sentencia. De todas maneras, debe tener en cuenta que para hacer la consulta debe contar con todos elementos de juicio para resumir el marco fctico y jurdico del litigio, as como para realizar algunas preguntas de carcter interpretativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia y su solicitud suspende el proceso. Hasta tanto el juez nacional no reciba la interpretacin prejudicial el proceso debe quedar suspendido. Aunque la interpretacin prejudicial se puede solicitar en cualquier momento, es recomendable que se haga cuando el juez tenga todos los elementos de juicio para resumir el marco fctico y jurdico del litigio, as como para realizar algunas preguntas de carcter interpretativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Sobre la consulta obligatoria el Tribunal ha establecido lo siguiente:

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() La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de ltima instancia ordinaria, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia; pues, en este caso, el Juez Nacional acta como Juez Comunitario. Adems, el Juez Nacional debe suspender el proceso, hasta que el Tribunal Comunitario d su interpretacin, la cual deber ser adoptada por aqul. As, la consulta obligatoria deber ser solicitada por el Juez Nacional en todo proceso que debe aplicarse alguna de las normas que conforman el Ordenamiento Jurdico de la Comunidad Andina, ya que De all se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, as se refiera a la misma materia debatida de un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta ltima causa de su obligacin de elevar la correspondiente solicitud de requerir la interpretacin. Asimismo, bien podra el Tribunal variar y aun cambiar su opinin, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo. (Proceso 03-IP-93). En el caso de la consulta obligatoria, cuando no cabe un recurso ulterior, el incumplimiento del trmite constituye una clara violacin al principio fundamental del debido proceso y, en consecuencia, debera acarrear su nulidad, si es que dicha sentencia puede ser materia de un recurso de casacin o de un recurso de amparo1, toda vez que las normas que garantizan el derecho al debido proceso son de orden pblico y de ineludible cumplimiento. Cabe sealar que, a razn del principio de aplicacin inmediata del derecho comunitario, la norma andina pasa a formar parte del ordenamiento interno sin que sea necesaria ninguna frmula especial de introduccin o de recepcin, generndose as para el juez nacional la obligacin de cumplirla y aplicarla. En ese sentido, la suspensin del proceso y la consiguiente solicitud de interpretacin prejudicial (cuando es obligatoria) constituye un requisito previo e indispensable para que el juez pueda dictar sentencia toda vez que l no puede decidir la causa hasta no haber recibido la interpretacin autorizada de las normas comunitarias. Este requisito previo debe entenderse incorporado a la normativa nacional como una norma procesal de carcter imperativo y cuyo incumplimiento debe ser visto como una violacin al debido proceso2.
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Ricardo Vigil Toledo: Reflexiones en torno a la construccin de la Comunidad Sudamericana de Naciones. Quito, octubre 2006. Pgs. 26-29. As, por ejemplo en la Sentencia de Casacin de la Corte Suprema del Ecuador, Expediente 256-2001 del 31 de Agosto de 2001, declararon la nulidad de la sentencia y repusieron la causa al estado en que se debi dar cumplimiento a la solicitud de interpretacin al Tribunal Andino por cuanto el asunto versaba sobre la aplicacin de las normas contenidas en los artculo 81, 83 lit. a) y 102 de la Decisin 344 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena. En otro caso, en la Sentencia de la Corte Suprema del Ecuador, Tercera Sala de lo Civil y Mercantil del 5 de Octubre de 1999, claramente estableci en sus considerandos que era obligacin de la Corte Superior de Guayaquil, por ser la ltima instancia de grado, de solicitar la consulta al Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, y que dicha obligacin no se extenda a los Recursos de casacin por ser stos extraordinarios a diferencia de los ordinarios y, en tal situacin son las Cortes que absuelven el grado en ltima instancia los obligados a formular la consulta. En el caso de Espaa, mediante sentencia STC 58/2004 del Tribunal Constitucional, se ha declarado fundado un Recurso de Amparo por incumplimiento de la obligacin. El Tribunal al anular la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Catalua ha actuado, lo mismo que los jueces del Tribunal Supremo de Ecuador, como verdaderos jueces comunitarios al restablecer las reglas del debido proceso y aplicar el Derecho comunitario en los casos en que la consulta a los Tribunales de Justicia de las respectivas Comunidades es obligatoria. Glvez Krger, Mara Antonieta, seala que: Una sentencia dictada sin cumplir con lo establecido por el artculo 33 del Tratado de Creacin del TJCA es igual de nula, por ejemplo, que una sentencia emitida sin contar con el dictamen del Ministerio Pblico en un proceso contencioso administrativo. ( ) Contra una

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Por otro lado, este Tribunal considera pertinente sealar que, el hecho que el juez de un Pas Miembro no solicite interpretacin prejudicial cuando sta es obligatoria, constituye un incumplimiento por parte del Pas Miembro respecto de las obligaciones emanadas de las normas que conforman el Ordenamiento Jurdico de la Comunidad Andina, siendo este incumplimiento susceptible de ser perseguido mediante la denominada accin de incumplimiento, la cual es regulada en los artculos 23 y siguientes del Tratado de Creacin de este Tribunal. Los citados artculos del Tratado de Creacin del TJCA disponen que la accin de incumplimiento en el que incurra alguno de los Pases Miembros respecto a las obligaciones que imponen las normas comunitarias (entre ellas, conforme se ha visto, el que los jueces nacionales soliciten interpretacin prejudicial cuando actan como ltima instancia) puede ser promovida por la Secretara General, por cualquier Pas Miembro o por cualquier persona afectada en sus derechos por el incumplimiento va el procedimiento previsto en el artculo 24 del Tratado. La sentencia de incumplimiento constituir ttulo legal y suficiente para que el particular pueda solicitar al juez nacional la indemnizacin de daos y perjuicios que corresponda. ()3. 3. Efectos que se derivan del incumplimiento de la obligacin de solicitar la interpretacin prejudicial obligatoria.

Si el juez de nica o ltima instancia ordinaria expide sentencia sin solicitar la interpretacin prejudicial, se generan los siguientes efectos: El Pas Miembro, podra ser denunciado por incumplimiento ante la Secretara General de la Comunidad Andina y posteriormente demandado en el marco de la accin de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Al no solicitar la correspondiente interpretacin prejudicial, el juez nacional de nica o ltima instancia ordinaria estara vulnerando la normativa comunitaria y, en consecuencia, estara generando que su pas fuera denunciado y posteriormente demandado en el marco de la accin de incumplimiento, de conformidad con los artculos 107 a 111 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ya se han presentado algunas denuncias de incumplimiento por este motivo ante la Secretara General de la Comunidad Andina. En relacin con la actividad de jueces peruanos se han emitido dos dictmenes de incumplimiento: Dictamen de incumplimiento No. 38 de 2000, expedido por la Secretara General de la Comunidad Andina mediante la Resolucin 459 de 5 de diciembre de 2000; y Dictamen de incumplimiento No. 173 de 2003, expedido por la Secretara General

sentencia que haya adquirido calidad de cosa juzgada y que adolezca del vicio antes sealado cabra, en principio, demandar su nulidad alegando que se ha afectado el debido proceso (nulidad de cosa juzgada fraudulenta). Asimismo, podra intentarse una accin de amparo alegando que se trata de una resolucin judicial emanada de un proceso irregular que viola el derecho a un debido proceso. En ambos procesos el juez que resuelva como ltima instancia tambin se encontrara obligado a solicitar interpretacin prejudicial, ya que para resolver necesariamente tendra que remitirse al Tratado de Creacin del TJCA. Glvez Krger, Mara Antonieta: Comentarios sobre la Interpretacin Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En: Revista THMIS de la Pontificia Universidad Catlica del Per. poca 2, N 42 (2001). Pgs. 142-143. Interpretacin prejudicial de 21 de abril de 2010, expedida en el proceso106-IP-2009. Esta posicin ha sido reiterada, entre otras, en la interpretacin prejudicial de 19 de mayo de 2010, expedida en el proceso 01-IP-2010.

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de la Comunidad Andina mediante la Resolucin 771 de 22 de septiembre de 2003. La sentencia dictada adolecera de nulidad. Tal como se mencion anteriormente, el requisito de la solicitud de interpretacin prejudicial, teniendo en cuenta la aplicacin inmediata y el efecto directo de la normativa comunitaria andina, entra a formar parte de la normativa procesal nacional de manera inmediata y automtica. Su incumplimiento acarreara la nulidad de la sentencia y entrara a ser parte integrante de las causales de nulidad previstas en la normativa interna. Es importante recordar que la violacin de las normas procesales es la base para alegar una violacin al derecho al debido proceso. De conformidad con las figuras procesales internas, cualquiera de las partes de un litigio en donde el juez de nica o ltima instancia no hubiera solicitado la interpretacin prejudicial, podr alegar la nulidad o invalidez de la sentencia de conformidad con las vas procesales internas: recursos extraordinarios de revisin, casacin, etc. La sentencia dictada estara violando el derecho fundamental del debido proceso. Si la normativa interna lo permite, cualquiera de las partes podra entablar acciones constitucionales como la tutela, el amparo, la accin de proteccin, etc. De conformidad con las previsiones del derecho interno, los afectados por este incumplimiento podran solicitar la reparacin del dao causado, utilizando, para el efecto, las figuras procesales nacionales.
La calificacin de ltima instancia ordinaria. El caso peruano.

4.

Teniendo en cuenta, que la Corte Suprema de Justicia de la Repblica del Per constantemente enva solicitudes de interpretacin prejudicial en procesos de casacin, el Tribunal estima conveniente aclarar algunos puntos en relacin con la figura de la interpretacin prejudicial en el marco de los recursos extraordinarios. Tal y como se expres en el numeral 2 de este acpite, la interpretacin obligatoria se debe solicitar en procesos de ltima instancia ordinaria. Teniendo en cuenta que, la finalidad de la interpretacin prejudicial es la aplicacin uniforme de la norma comunitaria andina, es muy importante que el conjunto de operadores jurdicos apliquen la normativa subregional en un mismo sentido. En consecuencia, sera incoherente para el sistema que existiera un vaco operativo en cuanto a dicha interpretacin uniforme. El esquema comunitario andino ha escogido a los jueces nacionales como sujetos esenciales para logar la validez y la eficacia del ordenamiento subregional. Como quiera que los recursos extraordinarios son aquellos que tienen unas causales bien demarcadas, que por regla general tienen un carcter tcnico-jurdico, que no actan como instancia porque no pretende revisar en todos sus extremos la actuacin del juez ordinario y, por lo tanto, no estn destinados a revisar los hechos del proceso ni a realizar un anlisis probatorio, no es en sede de dichos recursos que debe ser obligatoria la solicitud de interpretacin prejudicial ya que, si as fuera, se quedaran un gran cmulo de casos, de asuntos y de cuestiones, sin soporte en una uniforme interpretacin de la norma comunitaria andina. Por seguridad jurdica, los procesos judiciales no pueden extenderse al infinito; se debe garantizar el postulado de la cosa juzgada. Por lo general, se garantiza el principio de la doble instancia, haciendo que el superior jerrquico revise la actuacin del juez de menor jerarqua mediante un instrumento procesal que casi siempre se llama recurso

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de apelacin. En esto radica lo ordinario de la actuacin y de los recursos: unos jueces de instancia organizados por grados jerrquicos (primera y segunda), y un recurso de apelacin que posibilita el sistema de revisin por parte del juez de mayor jerarqua. Para revisar un fallo judicial despus de que se agota el trmite ordinario, la mayora de sistemas jurdicos consagran sistemas extraordinarios como el recurso de casacin o de revisin, con las caractersticas bsicas anteriormente anotadas. A esta va extraordinaria acceden pocos asuntos debido a su naturaleza restrictiva y de una gran carga tcnico- jurdica; cuando la figura extraordinaria est bien empleada, tiene como efecto inmediato la limitacin de su campo de accin. Por esta razn y salvaguardando la validez y eficacia del orden jurdico andino, el Tribunal ha considerado que la obligatoriedad de la interpretacin prejudicial debe enraizarse en la nica o ltima instancia ordinaria; el operador jurdico ms legitimado para desplegar la interpretacin uniforme es el juez de nica o ltima instancia ordinaria, precisamente porque ste concreta definitivamente la litis en la gran mayora de asuntos. Los recursos extraordinarios son precisamente eso, extraordinarios y excepcionales. Como el Tribunal en sus interpretaciones prejudiciales no puede fijar el sentido, aplicar o analizar el derecho interno, le corresponde al juez consultante precisar el alcance del mismo y, por ende, de sus figuras procesales. En el presente caso, es la corte peruana la que debe establecer la naturaleza de los recursos e instrumentos procesales que consagra la norma interna; debe determinar si el recurso de casacin nacional es ordinario o extraordinario, si es una tercera instancia o no, as como todo lo relacionado con su operatividad. Esto, se reitera, no es competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Si en el mbito interno se llegare a la conclusin que la figura de casacin peruana es una tercera instancia, de conformidad con todo lo planteado, sera el juez que conoce este recurso el obligado a realizar la consulta prejudicial. Ahora bien, en el evento en que estemos en frente de un recurso extraordinario con las caractersticas ya anotadas, surge un interrogante: si se presenta un recurso extraordinario sin que se hubiere solicitado la interpretacin prejudicial en la ltima instancia, qu debe hacer el juez de conocimiento? Se presentaran dos hiptesis: Que el recurso extraordinario se sustente en la falta de consulta prejudicial en la ltima o nica instancia. En este caso el juez competente, una vez verificada la ausencia de la consulta prejudicial, debe declarar la nulidad o invalidez de la sentencia. De conformidad con lo que disponga su normativa procesal interna, deber tomar alguna de estas acciones: Si la normativa interna lo prev as, devolver el asunto al juez que debi solicitar la interpretacin para que subsane su omisin y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Si la normativa interna no prev esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, ste debe solicitar la interpretacin prejudicial como si fuera el juez de nica o ltima instancia, para as poder emitir en debida forma la sentencia.

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Que el recurso extraordinario no se sustente en la falta de consulta prejudicial en ltima o nica instancia, pero s se refiera a la interpretacin de normas comunitarias. Cuando un juez nacional conozca un asunto en donde se deban interpretar y aplicar normas comunitarias andinas, en virtud del principio de colaboracin judicial en el mbito andino y de las caractersticas del sistema comunitario, su actuacin sera la de un verdadero juez comunitario andino; es decir, si bien es un juez nacional, cuando se enfrenta a un asunto que tenga que ver con normas comunitarias, dicho juez interno personifica o encarna la figura de juez comunitario andino. En esta circunstancia, el juez interno debe velar por la validez y eficacia del ordenamiento comunitario andino y, para logar esto, se encuentra investido de todas las prerrogativas para lograr dicho objetivo. El Tribunal de Justicia en una sentencia recin decant est idea de la siguiente manera: () El Juez Nacional, en este caso el Consejo de Estado de la Repblica de Colombia, de conformidad con los principios del Ordenamiento Jurdico Comunitario Andino, en especial los principios de primaca, autonoma, efecto directo, aplicacin inmediata y cooperacin judicial, es el garante, en colaboracin con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de la correcta aplicacin de la norma comunitaria en el mbito nacional. Son ciertamente jueces comunitarios, ya que en colaboracin con el Tribunal Supranacional tienen la ardua labor de garantizar la validez y eficacia de todo el sistema jurdico comunitario. Su labor no slo se limita a aplicar una norma a determinado caso concreto, sino que su actividad consiste en estructurar su quehacer judicial dentro del escenario jurdico subregional, aplicando, balanceando y armonizando la normativa nacional con la comunitaria, dndole la primaca a la segunda sobre temas especficos reglados por la misma (). (Sentencia expedida el 26 de agosto de 2011, en el proceso de incumplimiento 3-AI-2010. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1985, de 11 de octubre de 2011). En consecuencia, el juez nacional, en este caso la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Repblica de Per, debe actuar como juez comunitario andino y, en efecto, desempearse como el garante, en colaboracin con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del ordenamiento subregional, lo que implica, por supuesto bsico, su correcta y uniforme aplicacin. En este orden de ideas, el juez que conozca un recurso extraordinario en las circunstancias anteriormente mencionadas, por encima de las limitaciones formales de su normativa interna, tiene que hacer primar el orden comunitario andino, lo que implica que debe declarar la nulidad de la sentencia que no cuente con la correspondiente interpretacin prejudicial, generando con esto que todos los operadores jurdicos se inserten en el sistema jurdico comunitario de una manera adecuada. Este juez nacional, independientemente de las causales que haya esgrimido el recurrente, est investido de todas las prerrogativas para salvaguardar el orden supranacional comunitario y, por lo tanto, su primera funcin es examinar si el juez de ltima instancia cumpli con su misin de solicitar la

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interpretacin prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El juez que conozca un recurso extraordinario siempre debe tener presente que la consulta prejudicial es esencial, bsica y angular para el funcionamiento del sistema de integracin subregional; por esta razn, se justifica la accin de anular la sentencia que no cuente con este requisito toral. Tambin es muy importante tener en cuenta que el juez extraordinario debe consultar al Tribunal, tanto por las normas comunitarias que se refieren a la interpretacin prejudicial obligatoria, como por las normas comunitarias alegadas por el recurrente. Esto porque si el juez extraordinario llegare a verificar que s se realiz la consulta prejudicial, su accin consecuente sera la de resolver el asunto, interpretando las normas comunitarias esgrimidas por el recurrente. Con esto se cerrara de manera adecuada el sistema de colaboracin entre el juez nacional y el juez comunitario. Ahora bien, una vez que el juez extraordinario anule la sentencia por la omisin mencionada, de conformidad con las previsiones de su norma interna, puede tomar alguna de las siguientes acciones: - Si la normativa interna lo prev as, devolver el asunto al juez que debi solicitar la interpretacin para que subsane su omisin y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Si la normativa interna no prev esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, ste debe solicitar la interpretacin prejudicial como si fuera el juez de nica o ltima instancia, para as poder emitir en debida forma la sentencia.

5. Efectos que se desprenden de la expedicin de la interpretacin prejudicial. Una vez expedida la Interpretacin Prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se generan los siguientes efectos: nicamente tiene consecuencias para el caso particular. Esto quiere decir que est dirigida especficamente para el asunto a resolver; esto no obsta para que el juez de instancia la pueda utilizar como parmetro de interpretacin en otros asuntos, generando con esto una interpretacin y aplicacin uniforme de la norma comunitaria. Es muy diferente cuando se trata del juez de nica o ltima instancia, ya que ste s est obligado a solicitar la interpretacin en todos los casos. El Juez Nacional deber aplicar adecuadamente la interpretacin prejudicial. (artculo 27 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). Aunque el juez sea de instancia, una vez expedida la interpretacin prejudicial debe aplicarla en su sentencia. Por lo tanto, el Juez Nacional no slo debe remitirse a la interpretacin prejudicial en su sentencia, sino que debe acatarla de manera integral y de conformidad con el sentido de la misma. Si el Juez Nacional incumple dicha obligacin, los sujetos legitimados para el efecto podrn acudir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante

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la accin de incumplimiento. (Artculo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, segundo prrafo). Obligacin de vigilancia por parte de los Pases Miembros y la Secretara General de la Comunidad Andina. Como es tan importante la aplicacin uniforme de la normativa comunitaria, se impone, en cabeza de los Pases Miembros y la Secretara General, una carga especfica de vigilancia de la labor jurisdiccional nacional en el campo de la Interpretacin Prejudicial. (Artculo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, primer prrafo). Obligacin de enviar las sentencias dictadas en el proceso interno. El Juez Nacional que solicit una interpretacin prejudicial, deber enviar al Tribunal una copia de la decisin proferida en el proceso interno, a efectos que pueda realizarse el control mencionado anteriormente.

En consecuencia, deviene necesario precisar que la solicitud de interpretacin prejudicial en el trmite del recurso extraordinario no sanea el vicio en segunda instancia, de conformidad con lo establecido en la presente interpretacin prejudicial. 2. La marca y los requisitos para su registro. El artculo 134 de la Decisin 486 al referirse a la marca seala: () constituir marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrn registrarse como marcas los signos susceptibles de representacin grfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningn caso ser obstculo para su registro (). Este artculo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeracin ejemplificativa de los signos registrables. Con base al concepto del artculo 134 de la Decisin 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinacin de palabras, imgenes, figuras, smbolos, grficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, nmeros, color determinado por su forma o combinacin de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representacin grfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusin o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. Este artculo hace una enumeracin enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que Esta enumeracin cubre los signos denominativos, grficos y mixtos, pero tambin los tridimensionales, as como los sonoros y olfativos, lo que revela el propsito de extender el alcance de la nocin de marca. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N. 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL). El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisin 344, se encuentra implcitamente contenido en esta definicin toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresin material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. Sobre la perceptibilidad, Jos Manuel Otero Lastres dice: () es un acierto del artculo

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134 no exigir expresamente el requisito de la perceptibilidad, porque ya est implcito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva (Otero Lastres, Jos Manuel, Rgimen de Marcas en la Decisin 486 del Acuerdo de Cartagena (sic). Revista Jurdica del Per. Junio, 2001, p. 132). La susceptibilidad de representacin grfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos por la norma comunitaria. La susceptibilidad de representacin grfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imgenes, frmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el pblico consumidor. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como caracterstica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que sta cumpla su funcin principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusin y/o asociacin. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artculo con relacin a lo que dispona el artculo 81 de la Decisin 344 no hace expresa mencin a la suficiente distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artculo 135 de la Decisin 486 se exige que () el signo deber ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idnticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusin y/o de asociacin en torno a su origen empresarial o a su calidad () esta exigencia se expresa tambin a travs de la prohibicin contemplada en el artculo 135, literal b, de la Decisin en referencia, segn la cual no podrn registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad. (Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. N. 1333, del 25 de abril de 2006, caso: FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS). Se reconoce tanto una capacidad distintiva intrnseca como una capacidad distintiva extrnseca, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el inters de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el inters general de los consumidores o usuarios, garantizndoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusin y/o de asociacin, tornando as transparente el mercado. Es importante advertir que el literal a) del artculo 135 de la Decisin 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artculo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representacin grfica o perceptibilidad. Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad est consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artculo 135 literal b) de la

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Decisin 486. Se reconoce tanto una capacidad distintiva intrnseca como una capacidad distintiva extrnseca, como ya se indic. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo CHEVROLET MONTANA (denominativo), cumple con los requisitos del artculo 134 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artculos 135 y 136 de la referida Decisin. 3. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusin y/o asociacin. Similitud grfica, fontica e ideolgica. Reglas para efectuar el cotejo entre signos. En virtud a que en el proceso interno se debate si el signo solicitado CHEVROLET MONTANA (denominativo) es confundible con la marca SUPERMONTANA (denominativa), el Tribunal considera oportuno referirse al tema. Las prohibiciones contenidas en el artculo 136 de la Decisin 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el inters de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artculo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idnticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusin y/o de asociacin. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusin y al de asociacin. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos segn su grado de notoriedad. Sobre el riesgo de confusin y/o de asociacin, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: El riesgo de confusin es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que est adquiriendo otro (confusin directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusin indirecta). El riesgo de asociacin es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relacin o vinculacin econmica. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusin y/o de asociacin, tanto con relacin al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestin amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por s la ausencia de riesgo de confusin y/o asociacin, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en

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diferentes clases puede darse conexin competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusin y/o de asociacin y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que La confusin en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). Hay riesgo de confusin cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciacin de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial comn al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgira el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado. Para determinar la existencia del riesgo de confusin ser necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre s como en relacin con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situacin de los consumidores o usuarios, la cual variar en funcin de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios. Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusin entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, seran los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y tambin entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y tambin semejanza entre stos. El Tribunal ha diferenciado entre: la semejanza y la identidad, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, producindose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idnticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIPS). El Tribunal observa que la determinacin del riesgo de confusin y/o de asociacin corresponde a una decisin del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociacin, los empresarios se beneficiaran sobre la base de la actividad ajena. Respecto a los mbitos de la confusin el Tribunal, tambin, ha sentado los siguientes criterios: El primero, la confusin visual, la cual radica en poner de manifiesto los

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aspectos ortogrficos, los meramente grficos y los de forma. El segundo, la confusin auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepcin sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominacin aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva grfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominacin o marca. El tercer y ltimo criterio, es la confusin ideolgica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominacin con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensin, o al significado que contiene la expresin, ya sea denominativa o grfica. (Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha sealado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusin es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortogrfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus races o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusin. La similitud fontica se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinacin de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la slaba tnica o de la coincidencia en las races o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepcin por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variar segn su estructura grfica y fontica. La similitud ideolgica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, caracterstica o idea, se estara impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusin entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernndez-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1. La confusin resulta de la impresin de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos an alterar, su unidad fontica y grfica, ya que debe evitarse por todos los medios la diseccin de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes. (Fernndez-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultnea, de tal manera que en la comparacin de los signos confrontados debe predominar el mtodo de cotejo sucesivo, excluyendo el anlisis simultneo, en atencin a que ste ltimo no lo realiza el consumidor o usuario comn.

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3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposicin de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deber colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fbrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los signos en conflicto. Adems, se recomienda al consultante la importancia de determinar la posible existencia o no de una confusin ideolgica. 4. Clases de signos. Comparacin entre signos denominativos compuestos y denominativos simples. El Tribunal interpretar el tema de la referencia en razn a que el signo solicitado CHEVROLET MONTANA es denominativo y que el signo sobre la base del cual se niega el registro es SUPERMONTANA tambin denominativo. Signos denominativos. Los signos denominativos llamados tambin nominales o verbales, utilizan expresiones acsticas o fonticas, formados por una o varias letras, palabras o nmeros, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotacin conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexin alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Dentro de los signos denominativos estn los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o ms palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: No existe prohibicin alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o ms palabras, con o sin significacin conceptual, con o sin el acompaamiento de un grfico (...). (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA). En la comparacin entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fontica y grfica, teniendo en cuenta la totalidad de las slabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha funcin. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deber tener presente que:

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1. Se considerarn semejantes las marcas comparadas cuando la slaba tnica de las mismas ocupa la misma posicin y es idntica o muy difcil de distinguir. 2. La sucesin de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesin de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominacin. 3. En el anlisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensin ms caracterstica de las denominaciones confrontadas: la dimensin que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresin general que la denominacin va a suscitar en los consumidores. El examen de los signos es atribucin exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparacin de todo tipo de marcas. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo est compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusin dependiendo de las terminaciones, nmero de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresin, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deber someterlas a las reglas para la comparacin marcaria, y prestar especial atencin al criterio que seala que a los signos se les observar a travs de una visin de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 5. Marca derivada de una marca notoriamente conocida solicitada a registro. Se interpretar el tema en razn a que el demandante manifiesta que el signo solicitado CHEVROLET MONTANA constituye una marca derivada de nuestra marca notoriamente conocida CHEVROLET en sus diferentes versiones (), por lo que no ser asociada, por el pblico consumidor, con la marca SUPERMONTANA de Industria Colombiana de Llantas. Por lo tanto, en este punto, el Tribunal entrar a determinar qu incidencia, en relacin con el examen de registrabilidad, tiene el hecho de que la marca a registrar sea notoriamente conocida. Signos distintivos notoriamente conocidos. Antes de referirse a la marca derivada de una marca notoriamente conocida solicitada a registro, el Tribunal considera oportuno referirse al tema de los signos distintivos notoriamente conocidos a fin de dar al juez consultante un escenario completo de lo que es una marca notoriamente conocida. La Decisin 486 en su artculo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier Pas Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. En la marca notoriamente conocida convergen su difusin entre el pblico consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los crculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningn consumidor recordar ni difundir el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

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El artculo 228 de la misma Decisin analiza algunos factores que se debern tomar en cuenta para determinar la notoriedad de un signo, tales como el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente, la extensin geogrfica de su utilizacin y promocin dentro o fuera de cualquier Pas Miembro, el valor de la inversin ya sea para promoverla o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que aplique, las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular tanto en el plano internacional como en el Pas Miembro donde se pretenda su proteccin, el grado de distintividad, el valor contable del signo como activo empresarial, el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio, la existencia de actividades significativas de fabricacin, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pas miembro, los aspectos de comercio internacional y la existencia y antigedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pas Miembro o en el extranjero, influyen decisivamente para que sta adquiera el carcter de notoria, ya que as el consumidor reconocer y asignar dicha caracterstica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categora de marca comn u ordinaria al status de notoria. Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que rene la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. Asimismo el Tribunal ha manifestado () la proteccin especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende caso de haber riesgo de confusin por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputacin de la marca notoria, as como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputacin de aqulla. (Proceso 143-IP2004, publicado en la G.O.A.C. N. 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRFICA). La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: En la concepcin proteccionista de la marca notoria, sta tiene esa clasificacin para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por s sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status. (Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. N. 231, de 17 de octubre 1996, marca: LISTER). Por su parte el literal h) del artculo 136 de la Decisin 486 prohbe el registro como marca de un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, es decir, por fuera de la especialidad cuando su uso pueda causar un riesgo de confusin o de asociacin, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilucin de su fuerza distintiva o de su valor comercial. Con el objeto de proteger los signos distintivos segn su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos, a saber: riesgo de confusin, de asociacin, de dilucin y de uso parasitario. Al respecto, el Tribunal Comunitario ha expresado en reiterada jurisprudencia lo siguiente:

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El riesgo de confusin es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que est adquiriendo otro (confusin directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusin indirecta). El riesgo de asociacin es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relacin o vinculacin econmica. El riesgo de dilucin es la posibilidad de que el uso de otros signos idnticos o similares cause el debilitamiento de la altsima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningn grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Y, por ltimo, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la accin se realice sobre productos o servicios que no tengan ningn grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. (PROCESO 109-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N. 1581, de 4 de febrero de 2008Marca mixta: LOMAS. Sentencia de 4 de diciembre de 2007). La normativa comunitaria prev que el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podr acudir ante la autoridad nacional competente para prohibir su uso a terceros. Adems, el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podr impedir a terceros realizar los actos indicados en el artculo 155 de la Decisin 486, stos son: () los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), as como suprimir o modificar la marca con fines comerciales sobre los productos ya nombrados (literal b); los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), los de usar en el comercio un signo idntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusin o de asociacin (literal d); los de usar en el comercio un signo idntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando esto pudiese causar un engao econmico o comercial injusto por razn de una dilucin de la fuerza distintiva (literal e); y, los de usar pblicamente un signo idntico o similar a una marca notoriamente conocida, an para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilucin de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca; o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f). Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legtimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuacin de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propsito de informar al pblico, y no sea susceptible de inducirlo a confusin sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (artculo 157). Asimismo, las prohibiciones no impiden a los terceros realizar actos de comercio sobre los productos amparados por la marca, despus de haber sido introducidos en el comercio de cualquier pas por el

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titular del registro, o por otra persona con el consentimiento del titular, o vinculada econmicamente a l, en particular cuando los productos, y sus envases o embalajes de contacto directo, no hayan sufrido modificacin, alteracin o deterioro (artculo 158) . (Proceso 149-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N. 1586, de 15 de febrero de 2008, caso: competencia desleal). El Tribunal considera que Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca comn, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca (). (Proceso 17-IP-96, publicado en la G.O.A.C. N 253, de 7 de marzo de 1997). El juez nacional deber analizar la dosis de prestigio de la que goza un signo y proceder en consecuencia, tal como se podra dar en el caso de estar en conflicto dos signos notoriamente conocidos, teniendo en cuenta al sector pertinente y la circunscripcin a su propio mercado, dentro del cual ha alcanzado su grado de notoriedad. En todo caso deber probarse alguno o algunos de los riesgos a los que pueden estar expuestas las marcas notorias, es decir, no basta con probar la notoriedad de la marca para otorgar su proteccin ms all de los principios de territorialidad y de especialidad, sino que se deber probar tambin el riesgo o los riesgos de dilucin, uso parasitario o asociacin, ya analizados. Marca derivada. De igual manera el Tribunal se referir a lo que es una marca derivada para luego entrar al tema concreto de la marca derivada de una marca notoriamente conocida solicitada a registro. Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relacin con los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relacin con los elementos accesorios que la acompaan. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en reiterada jurisprudencia, ha expresado lo siguiente en relacin con las marcas derivadas: () en general, resulta admisible que el titular de una marca registrada goce de la facultad de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su proteccin, a fortiori se desprende que el propietario de la marca inscrita podr presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivacin de la marca ya protegida, y, por tanto, del derecho previamente adquirido. Estas marcas derivadas como se las conoce en la legislacin espaola (artculo 9 de la Ley de Marcas de 1988), sin embargo, no pretendern reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podr considerrselas como una manifestacin del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autnomo e independiente, por lo que el solicitante no podr pretender que el nuevo registro constituya la derivacin de un derecho adquirido. En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado tambin que: El propietario de la marca

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inscrita podr presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivacin de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, adems, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada . (Proceso 84IP-2000, publicada en la G.O.A.C. N 677, de 13 de junio de 2001, marca: KRYSTAL). El fenmeno de la marca derivada se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partcula de uso comn, por un elemento descriptivo o genrico, ya que stas poseen un elemento de uso general muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos, o un elemento que describe el gnero, la calidad u otras caractersticas de los productos. Por tal razn, el titular de una marca que contenga una partcula de uso comn, o bien un elemento genrico o descriptivo no puede impedir que otros usen esa partcula o elemento en la conformacin de otro signo distintivo, a contrario de lo que sucede con la marca derivada, cuyo titular s puede impedir que el rasgo distintivo comn pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular de la marca derivada, y que genera en el consumidor la impresin de que tienen un origen comn. Por otro lado, el Tribunal ha manifestado que: () el hecho de que un titular de registro marcario solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro Marcario o el Juez Competente, en su caso, debern establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, adems, que no se encuadre en las causales de irregistrabilidad sealadas en la normativa comunitaria, en donde es de suma importancia que no se afecten los derechos del pblico consumidor y de titulares de marcas idnticas o similares a la que se pretende registrar. La marca derivada tiene unos efectos importantes en relacin con la oposicin en va gubernativa, ya que sta no puede referirse nicamente al elemento distintivo, ya que el elemento distintivo proviene de la marca anteriormente registrada. Por lo tanto, la oposicin debe involucrar los elementos accesorios y no nicamente el elemento distintivo. (Proceso 140-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N. 1591 de 25 de febrero de 2008, marca: CHILIS MARGARITA BAR). En relacin con lo anterior, el Tribunal de Justicia, adoptando un criterio doctrinal, se ha manifestado en varias de sus providencias de la siguiente manera: Sobre el tema el tratadista Carlos Mascareas ha indicado que: Aquellas inscritas por el concesionario, que surgen de otra anteriormente registrada, que incluyan el mismo distintivo principal, pero variando los dems accidentes o elementos complementarios. Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trmites ordinarios, pero entendindose que los obstculos que se opongan al registro de las mismas, slo podrn referirse a los elementos accidentales o complementarios aadidos y no al distintivo principal, al constar ste ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusin. (Mascareas, Carlos. Nueva Enciclopedia Jurdica. Editor F. SEIX, Barcelona, 1982, p. 908, citado en el Proceso 95-IP-2002). (Proceso 108-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N 1029, de 16 de enero de 2004; marca: COLT).

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Al respecto, el Tribunal ha sostenido: Lo anterior no significa que se rompa el principio de que el anlisis de las marcas denominativas deba hacerse atendiendo a una visin en conjunto, sino que la oposicin u observacin en la va gubernativa no puede referirse nicamente al elemento distintivo principal. (Proceso 170-IP-2007, ya citado). Marca derivada de una marca notoriamente conocida solicitada a registro. El Tribunal ha manifestado que Merece especial importancia el hecho de que la familia de marcas o la marca derivada provenga de una marca notoriamente conocida, ya que el anlisis de confundibilidad debe ser ms riguroso, atendiendo a que la marca notoria tiene una proteccin especial de la que no gozan las otras marcas y, por lo tanto, se protege ms all de los principio de territorialidad y de especialidad, teniendo como base la proteccin al esfuerzo del empresario que pudo llegar a convertir su marca en notoria para el pblico consumidor. Existen tres hiptesis que involucran las marcas derivadas de marcas notoriamente conocidas. La primera se da cuando la marca derivada de la marca notoria se solicita para registro; la segunda se presenta cuando la marca derivada de la notoria es la marca base de la oposicin u observacin; y la tercera es cuando tanto la marca solicitada como la oponente u observante son derivadas de marcas notorias . En relacin con las dos primeras hiptesis, el Tribunal contina diciendo que el Juez Nacional o la Oficina Nacional competente, en su caso, debern determinar en el asunto anteriormente mencionado, el grado de incidencia de la marca notoria en el signo que se pretende registrar o en el signo oponente u opositor, es decir, si la marca notoria es la que inyecta distintividad en el registro marcario y de qu manera y, por lo tanto, si el pblico consumidor identificar dicha marca con la marca que ha ganado notoriedad. Lo anterior es de suma relevancia, ya que aunque la marca opositora pueda ser similar a la derivada de una marca notoria, el elemento notorio de esta ltima sea el elemento predominantemente distintivo dentro del conjunto marcario y, por lo tanto, el que hace que el pblico consumidor identifique el producto; y ya que aunque la marca solicitada sea similar a la marca derivada de una marca notoria nicamente en sus elementos accesorios, se debe tener en cuenta que el elemento notorio imprime distintividad al conjunto, pudiendo el pblico consumidor asociar los elementos accesorios directamente con la marca notoria y, as, la marca solicitada generar confusin en el pblico consumidor. En relacin con la tercera hiptesis, el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, debern determinar en cada signo el grado de importancia, y participacin de la marca notoria en el conjunto marcario, atendiendo, igualmente, a la naturaleza de los elementos accesorios, es decir, si son de fantasa, genricos, descriptivos, de uso comn, etc., para as determinar la viabilidad del registro y la proteccin como notoria de la marca derivada oponente. (Proceso 140-IP-2007, ya citado). 6. Conexin competitiva entre productos de la misma Clase. Adems de los criterios referidos a la comparacin entre signos, es necesario tener en cuenta los productos o servicios que distinguen dichos signos a efectos de establecer la posible conexin competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma. En el presente caso, el signo solicitado para registro distingue servicios comprendidos en la Clase 12, especialmente vehculos motorizados y sus partes , mientras que los signos sobre la base de los cuales se niega el registro distinguen

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tambin productos de la Clase 12, especialmente llantas y neumticos, por lo que el juez consultante, deber analizar si se trata en efecto de un caso de conexin competitiva en productos de la misma Clase. Con relacin a las consideraciones relativas a la conexin competitiva entre productos o servicios, la orientacin jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, seala algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexin competitiva entre los productos o servicios, que se sintetizan: (i) La inclusin de los productos o servicios en una misma clase del nomencltor; (ii) Canales de comercializacin; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relacin o vinculacin entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo gnero de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios. La Autoridad Nacional Competente debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre nicamente los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificacin Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, as como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes. Tambin debe tomar en cuenta la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos o servicios son sustituibles entre s para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativa al hecho de que los consumidores juzguen que los productos o servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. Asimismo debe analizar si la conexin competitiva podra surgir en el mbito de los canales de comercializacin o distribucin de los productos o servicios, provenientes de la identidad o similitud en la utilizacin de medios de difusin o publicidad. En tal sentido, si ambos productos o servicios se difunden a travs de los medios generales de publicidad (radio, televisin o prensa), cabe presumir que la conexin entre ellos ser mayor, mientras que si la difusin se realiza a travs de revistas especializadas, comunicacin directa, boletines o mensajes telefnicos, es de presumir que la conexin ser menor. Finalmente, deber considerar la clase de consumidor o usuario y su grado de atencin al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto o servicio. A juicio del Tribunal, el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusin entre dos marcas, es el llamado consumidor medio o sea el consumidor comn y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepcin corrientes (...). (Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. N. 180, de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA). En consecuencia el consultante deber tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artculo 136 literal a) de la Decisin 486, se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al pblico a error si, adems de ser idntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero o a un nombre comercial protegido, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por el signo en referencia, sea que dichos productos o

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servicios pertenezcan a la misma clase del nomencltor o a clases distintas que lleven a que se asocie el producto o servicio a un origen empresarial comn. 7. Acuerdo de coexistencia marcaria. En virtud a que el INDECOPI manifest que la sociedad demandante comunic a la autoridad administrativa que presentara un acuerdo de coexistencia entre los signos en conflicto, para lo cual se le otorg un total de 60 das hbiles para que cumpla con remitir el mismo, sin embargo, la demandante nunca lleg a presentar el referido acuerdo, el Tribunal considera oportuno referirse al tema de los Acuerdo de Coexistencia Marcaria celebrados por las partes. La coexistencia de derecho est prevista en el artculo 159 de la Decisin 486 que prohbe la comercializacin de mercancas o servicios dentro de la subregin cuando existan registros sobre una marca idntica o similar, a nombre de titulares diferentes y, que distingan los mismos productos o servicios, pero permite la suscripcin de acuerdos de coexistencia de marcas para que puedan comercializarse, dichos productos o servicios. Sin embargo, la misma norma establece que las partes debern adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusin del pblico sobre el origen empresarial de las mercancas o servicios. En este caso para que pueda darse la coexistencia marcaria es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: (i) la existencia en la Subregin de registros de marcas idnticas o similares; (ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopcin por parte de stas de las previsiones necesarias para evitar la confusin del pblico, as como proporcionar la debida informacin sobre el origen de los productos o servicios; (iv) la inscripcin del acuerdo en la oficina nacional competente; y, (v) el respeto de las normas sobre prcticas comerciales y promocin de la competencia. Al respecto, el Tribunal dice que los Acuerdos de Coexistencia Marcaria son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idnticas o semejantes entre si puedan cumplir su funcin sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares. Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptacin por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el inters general de los consumidores, respecto de los cuales debern eliminar el riesgo de confusin derivado de la identidad o semejanza. (Proceso 104-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N 1015, del 27 de noviembre del mismo ao, caso BSCH mixta). El Tribunal ha sealado al respecto que No obstante estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deber salvaguardar el inters general evitando que el consumidor se vea inducido a error (...). En este sentido la suscripcin de acuerdos no es un presupuesto automtico para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habr de predominar el bien comn sobre el inters part icular. (Proceso 50-IP2001, publicado en la G.O.A.C. N 739 de 3 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA), de donde se desprende que la autoridad nacional competente debe hacer la evaluacin correspondiente, toda vez que la marca protege por igual a sus titulares y en especial al pblico consumidor, teniendo en cuenta que en la marca existe una verdadera complementariedad donde adems de considerarse los elementos del signo y del producto o servicio que a travs de la marca se interrelacionan, se debe tener presente fundamentalmente al destinatario final que es el pblico consumidor.

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Respecto a la coexistencia de hecho, nace sobre la base de la jurisprudencia emitida por este Tribunal y surge de la natural convivencia de los signos en el mercado, es decir, surge de la mera coexistencia pacfica de signos o marcas dentro del mercado. Al respecto el Tribunal ha manifestado Se tratara al parecer de una mera coexistencia de hecho que no tiene tratamiento especfico en la legislacin comunitaria, y que no encaja dentro de los supuestos de la coexistencia regulada por aquella norma jurdica, la cual permite la suscripcin de convenios privados entre los titulares de las marcas que posibilitan la presencia de ellas en el mercado, pero bajo la condicin de que adopten las previsiones necesarias para evitar la confusin en el pblico respecto del origen de los bienes y servicios (...). La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurdica en la direccin de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los anlisis del examinador acerca de la confundibilidad. (Proceso 15-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N 916 de 2 de abril de 2003, marca: TMOBIL). 8. Examen de registrabilidad y debida motivacin de las Resoluciones. El Tribunal se referir al tema, en virtud a que no se presentaron oposiciones dentro del proceso interno. El artculo 150 de la Decisin 486 dispone que vencidos los 30 das otorgados por el artculo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente proceder a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo an en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente en ningn caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carcter obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en los artculos 135 y 136 de la Decisin 486. En consecuencia con lo anterior y en relacin con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, existan o no oposiciones, deber analizar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artculo 136 litera a) de la Decisin 486. La resolucin con la que se notifica al peticionario y por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurdicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa. Adems, es importante aclarar que el examen de registrabilidad debe ser autnomo, tanto en relacin con las decisiones emitidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina, esto significa, que se debe realizar un examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, independiente del anlisis ya efectuado sobre signos idnticos o similares. Debe quedar claro, que no se est afirmando que la Oficina de Registro Marcario no tenga lmites a su actuacin, o que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que sta tiene la obligacin, en cada caso, de hacer un anlisis de

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registrabilidad con las caractersticas mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trmite. Adems, los lmites a la actuacin de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: PRIMERO: Como el Tribunal en sus interpretaciones prejudiciales no puede fijar el sentido, aplicar o analizar el derecho interno, le corresponde al juez consultante precisar el alcance del mismo y, por ende, de sus figuras procesales. En el presente caso, es la Corte Peruana la que debe establecer la naturaleza de los recursos e instrumentos procesales que consagra la norma interna; debe determinar si el recurso de casacin nacional es ordinario o extraordinario, si es una tercera instancia o no, as como todo lo relacionado con su operatividad. Esto, se reitera, no es competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Si en el mbito interno se llegare a la conclusin que la figura de casacin peruana es una tercera instancia, de conformidad con todo lo planteado, sera el juez que conoce este recurso el obligado a realizar la consulta prejudicial. Ahora bien, en el evento en que estemos en frente de un recurso extraordinario con las caractersticas ya anotadas, surge un interrogante: si se presenta un recurso extraordinario sin que se hubiere solicitado la interpretacin prejudicial en la ltima instancia, qu debe hacer el juez de conocimiento? Se presentaran dos hiptesis: Que el recurso extraordinario se sustente en la falta de consulta prejudicial en la ltima o nica instancia. En este caso el juez competente, una vez verificada la ausencia de la consulta prejudicial, debe declarar la nulidad o invalidez de la sentencia. De conformidad con lo que disponga su normativa procesal interna, deber tomar alguna de estas acciones: - Si la normativa interna lo prev as, devolver el asunto al juez que debi solicitar la interpretacin para que subsane su omisin y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. - Si la normativa interna no prev esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, ste debe solicitar la interpretacin prejudicial como si fuera el juez de nica o ltima instancia, para as poder emitir en debida forma la sentencia.

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Que el recurso extraordinario no se sustente en la falta de consulta prejudicial en ltima o nica instancia, pero s se refiera a la interpretacin de normas comunitarias. El juez que conozca un recurso extraordinario en las circunstancias anteriormente mencionadas, por encima de las limitaciones formales de su normativa interna, tiene que hacer primar el orden comunitario andino, lo que implica que debe declarar la nulidad de la sentencia que no cuente con la correspondiente interpretacin prejudicial, generando con esto que todos los operadores jurdicos se inserten en el sistema jurdico comunitario de una manera adecuada. Este juez nacional, independientemente de las causales que haya esgrimido el recurrente, est investido de todas las prerrogativas para salvaguardar el orden supranacional comunitario y, por lo tanto, su primera funcin es examinar si el juez de ltima instancia cumpli con su misin de solicitar la interpretacin prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El juez que conozca un recurso extraordinario siempre debe tener presente que la consulta prejudicial es esencial, bsica y angular para el funcionamiento del sistema de integracin subregional; por esta razn, se justifica la accin de anular la sentencia que no cuente con este requisito toral. Tambin es muy importante tener en cuenta que el juez extraordinario debe consultar al Tribunal, tanto por las normas comunitarias que se refieren a la interpretacin prejudicial obligatoria, como por las normas comunitarias alegadas por el recurrente. Esto porque si el juez extraordinario llegare a verificar que s se realiz la consulta prejudicial, su accin consecuente sera la de resolver el asunto, interpretando las normas comunitarias esgrimidas por el recurrente. Con esto se cerrara de manera adecuada el sistema de colaboracin entre el juez nacional y el juez comunitario. Ahora bien, una vez que el juez extraordinario anule la sentencia por la omisin mencionada, de conformidad con las previsiones de su norma interna, puede tomar alguna de las siguientes acciones: - Si la normativa interna lo prev as, devolver el asunto al juez que debi solicitar la interpretacin para que subsane su omisin y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. - Si la normativa interna no prev esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, ste debe solicitar la interpretacin prejudicial como si fuera el juez de nica o ltima instancia, para as poder emitir en debida forma la sentencia. Finalmente, deviene necesario precisar que la solicitud de interpretacin prejudicial en el trmite del recurso extraordinario no sanea el vicio en segunda instancia, de conformidad con lo establecido en la presente interpretacin prejudicial. SEGUNDO: El Juez Consultante debe analizar si el signo CHEVROLET MONTANA (denominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artculo 134 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artculos 135 y 136 de la misma Decisin.

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TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relacin con ste, el signo que se pretenda registrar, sea idntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro o a un nombre comercial protegido, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al pblico a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusin a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusin y/o de asociacin para que se configure la prohibicin de irregistrabilidad. CUARTO: Corresponde a la Administracin y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusin y/o de asociacin con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia sealados en la presente interpretacin prejudicial y que se refieren bsicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que estos amparan. QUINTO: Al cotejar marcas denominativas, el examinador deber someterlas a las reglas para la comparacin marcaria descritas en la presente interpretacin prejudicial, y prestar especial atencin al criterio que seala que a los signos se les observar a travs de una visin de conjunto, sin fraccionar sus elementos. El signo denominativo que adems sea compuesto ser registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o ms vocablos que lo doten por s mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos tambin le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros. SEXTO: En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusin entre el pblico consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los crculos interesados por la calidad de los productos o servicios que l ampara, ya que ningn consumidor recordar ni difundir el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por l protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente. La Decisin 486 establece una proteccin ms amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la proteccin contra los riesgos de confusin, asociacin, dilucin y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretacin Prejudicial. SPTIMO: El titular de la marca inscrita podr solicitar el registro de signos que constituyan derivacin de aquella, siempre que las nuevas solicitudes comprendan la marca en referencia, con variaciones no sustanciales, y que los productos que constituyan su objeto correspondan a los ya amparados por la marca registrada. El Juez Consultante debe determinar si se est en frente del registro de una marca derivada y, posteriormente, realizar un anlisis complejo de registrabiliad teniendo en cuenta factores como si el signo a registrar est compuesto por elementos de uso comn y genricos, o si es derivado de una marca notoria, de conformidad con los parmetros planteados en la presente providencia.

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OCTAVO: Adems de los criterios sobre la comparacin entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexin competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, el signo solicitado para registro distingue productos comprendidos en la Clase 12, especialmente vehculos motorizados y sus partes, mientras que los signos sobre la base de los cuales se niega el registro distinguen tambin productos de la Clase 12, especialmente llantas y neumticos, por lo que el juez consultante, deber analizar si se trata en efecto de un caso de conexin competitiva en productos de la misma Clase, sobre la base de los criterios sealados en la presente interpretacin prejudicial. NOVENO: La coexistencia marcaria de derecho para que tenga relevancia jurdica debe cumplir con los siguientes requisitos: (i) la existencia en la Subregin de registros de marcas idnticas o similares; (ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopcin por parte de stas de las previsiones necesarias para evitar la confusin del pblico, as como, proporcionar la debida informacin sobre el origen de los productos o servicios; (iv) el respeto de las normas sobre prcticas comerciales y promocin de la competencia; y, (v) la inscripcin del acuerdo en la oficina nacional competente. La Autoridad Nacional Competente, es la llamada a revisar los Acuerdos de Coexistencia Marcaria suscritos entre las partes y determinar si stos cumplen con las exigencias mencionadas, precautelando siempre el inters de los consumidores finales, es decir, deber determinar si los signos sobre los cuales se suscribi el Acuerdo no son objeto de producir confusin en el pblico consumidor. DCIMO: La Oficina Nacional Competente, proceder a realizar el examen de registrabilidad, ya que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo an en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente en ningn caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Repblica del Per, deber adoptar la presente interpretacin prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N. 1186-2011, de conformidad con lo dispuesto por el artculo 35 del Tratado de Creacin del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, as como dar cumplimiento a lo previsto en el artculo 128, prrafo tercero, del Estatuto del Tribunal. NOTIFQUESE y remtase copia de la presente interpretacin a la Secretara General de la Comunidad Andina para su publicacin en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE

Jos Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO

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Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA

Gustavo Garca Brito SECRETARIO

Proceso 078-IP-2013