Resolución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio A La Luz de Los Criterios Utilizados Por Los Panelistas de La OMPI PDF

ADI 30 (2009-2010): 405-434
RESOLUCIN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA

DE NOMBRES DE DOMINIO A LA LUZ
DE LOS CRITERIOS UTILIZADOS
POR LOS PANELISTAS DE LA OMPI
(Especial referencia a las resoluciones dictadas
por los expertos espaoles)
JUAN PABLO RODRGUEZ DELGADO
*
RESUMEN
El aumento considerable de disputas entre los titulares de estos registros y los titu-
lares marcarios, que no hace sino poner sobre la mesa la necesidad de un mecanismo
de solucin rpida de conictos. Ante estas controversias, la OMPI, por medio de la
Poltica Uniforme vino a establecer un marco jurdico para la solucin de todas aque-
llas controversias que pudieran surgir entre el titular de un dominio y un tercero por el
registro y uso abusivos de un nombre de dominio en Internet. Tres fueron los criterios
acogidos por la ICANN para la correcta solucin de estas disputas: i) que el nombre de
dominio sea idntico o similar hasta el punto de crear confusin con respecto a una
marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos; ii) que
el titular del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legtimos respecto del
nombre de dominio en cuestin, y iii) que el nombre de dominio ha sido registrado y
utilizado de mala fe. Ms de 14.000 demandas avalan este procedimiento siendo uno
de los recursos ms utilizados por los titulares marcarios para solicitar sus pretensiones.
El objeto de las siguientes pginas ser es estudio a travs de las resoluciones de los
ltimos aos de los expertos (principalmente espaoles) sobre estos tres criterios.
Palabras clave: Nombres de dominio, marcas, conicto, mala fe, identidad, inters
legtimo, ciberocupadores.
ABSTRACT
The considerable increase in domain name disputes, between the owners of these
and trademark owners, has brought about the need of a mechanism for the fast resolu-
tion of these conicts. Given these controversies, WIPO, through the UDRP established
a legal framework to resolve all disputes arising between the holder of a domain name
and a third party that abusively registered and used a domain name. Three requirement
criteria were received by ICANN for the proper settlement of these disputes: i) that the
domain name were identical or confusingly similar to a trademark or service mark in
which the complainant had rights; ii) that no rights or legitimate interests were present
*
Investigador en formacin del MCINN. Departamento Derecho Privado (Universidad Carlos III
de Madrid). Direccin de correo electrnico: jprdelga@der-pr.uc3m.es.
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406 J. P. RODRGUEZ DELGADO. Resolucin de controversias en materia de nombres...
in respect of the domain name by the owner, and iii) that the registered domain name
were being used in bad faith by its owner. More than 14,000 lawsuits have endorsed this
procedure as one of the most used by trademark holders to request their claims. The
purpose of the following paper is to study the resolutions by experts located in Spain over
the last years using these three requirements.
Keywords: domain names, trademarks, dispute, bad faith, identical, legitimate in-
terest, cybersquatters.
SUMARIO: INTRODUCCIN.I. IDENTIDAD O SIMILITUD ENTRE LA MARCA Y EL NOM-
BRE DE DOMINIO CAPAZ DE CAUSAR CONFUSIN.1. EL PROBLEMA DE LA IDENTIDAD FREN-
TE A SIMILITUD.II. AUSENCIA DE DERECHOS O INTERS LEGTIMOS SOBRE EL NOM-
BRE DE DOMINIO.1. REQUISITOS.2. ARGUMENTOS QUE DESLEGITIMAN LOS INTERESES DEL TITULAR
DEL DOMINIO.III. REGISTRO Y USO DE MALA FE DEL NOMBRE DE DOMINIO.1. SI-
TUACIONES QUE DAN ORIGEN AL REGISTRO Y USO DE MALA FE.A. Fines econmicos.B. Fines
denigratorios.C. Fines perturbadores de la actividad comercial.D. Otros.2. EL PROBLEMA DE
LOS CYBERSQUATTERS U OFRECIMIENTO DE VENTA.CONCLUSIONES.
INTRODUCCIN
El desarrollo de la llamada red de redes o Internet ha supuesto un
cambio sustancial en la forma de entender las relaciones comerciales.
Por ello, el nombre con el que una empresa pueda comercializar sus
servicios en Internet opera como signo distintivo de importancia capital,
al tiempo que alienta la picaresca: dado que la marca o nombre con que
un producto sea generalmente conocido en el mercado ser la forma en
que los clientes traten de hallar informacin en la red, la usurpacin del
nombre de dominio se presenta como una interesante oportunidad de
negocio, ya sea para explotar la reputacin ajena, para denigrarla o, sim-
plemente, para obtener un lucro con el ofrecimiento de aquel nombre al
titular de la marca o nombre al que aparezca asociado.
La Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy
1
(en adelante
Poltica), a ha consagrado tres criterios que el demandante debe acreditar
en el procedimiento para lograr la transferencia del nombre de dominio a
su propiedad
2
[art. 4.a) de la Poltica]. Antes de adentrarnos en el ncleo
esencial del trabajo tres lmites debemos de advertir en cuanto al mbito
1
Aprobada por la Corporacin de Asignacin de Nombres y Nmeros de Internet (ICANN), el 24
de octubre de 1999. Junto con esta norma principal, ICANN tambin aprob, el 24 de octubre de 1999,
el Reglamento de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio,
modicado el 30 de octubre de 2009. Aadir, adems, el Reglamento Adicional de la OMPI relativo
a la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio, cuya segunda
versin modicada entr en vigor el 14 de diciembre de 2009.
2
Se pretende enfocar el estudio de estos criterios teniendo como punto de partida las resolu-
ciones adoptadas por los panelistas espaoles en las decisiones dictadas por ellos en los ltimos aos
(criterio que no supone un empobrecimiento del texto sino que se proyecta como agradecimiento a la
labor realizada por estos panelistas). Razn que no es otra que la constatacin del escaso estudio que
las resoluciones del Centro han suscitado en los ltimos aos que contrasta con el incremento de las
decisiones dictadas en estos aos (de las 1.199 resoluciones dictadas en 2002 a las ms de 1.800 en
2009). Una progresin debida en buena medida al incremento de gTLD (as como los ccTLD), que de
los primitivos .com se ha pasado a ms de una decena de gTLD y casi una centena de ccTLD.
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de aplicacin (y sus exclusiones) del procedimiento de la OMPI, en el
cual nos centraremos. Siguiendo al profesor CASAS VALLS, decir que el
mbito de aplicacin de este procedimiento est limitado por las siguien-
tes condiciones: slo para gTLD
3
, slo para marcas
4
y slo para casos de
ciberocupacin
5
.
Nuestro ordenamiento tambin ha permanecido sensible al problema
de los nombres de dominio y ha regulado dentro de los derechos del titu-
lar de la marca el de prohibir la utilizacin de su marca como nombre de
dominio en el artculo 34.3.e) Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas
(en adelante LM). An no siendo el objeto propio de este trabajo, parece
preciso, como as lo han hecho las mayora de los autores que han tratado
3
Las controversias objeto del Procedimiento (PAO) son slo las que afectan a los dominios
genricos de segundo nivel (limitacin que no impide que en ciertos casos pueda aplicarse este proce-
dimiento a los ccTLD).
4
El prrafo 4.a) de la Poltica enmarca, dentro de gran abanico de la propiedad industrial, al
mbito de las marcas de productos o de servicios. Nada se nos dice sobre si estas marcas deben
estar o no registradas, sobre el grado de conocimiento de stas o sobre lo que debemos entender por
marcas (ya que este concepto varia segn legislaciones aplicables), as como su grado de notoriedad.
Frente a la localizacin de la marca, el nombre de dominio permanece deslocalizado, permitiendo
un acceso remoto a recursos de todos los pases del mundo. La doctrina y los panelistas consideran
que la sola demostracin de la titularidad de una marca a nivel nacional sera elemento suciente para
acreditar la posesin de la misma (y, por tanto, la posesin de un derecho de propiedad) necesaria
para iniciar el procedimiento. Otra de las cuestiones planteadas en el marco de la Poltica en relacin
al objeto con el que debe existir similitud con el nombre de dominio es el grado de notoriedad de las
marcas. Los apartados 2. y 3. del artculo 8 de la Ley de Marcas denen la notoriedad y renombre de
stas. De sus deniciones se inere que en el sistema espaol una nota comn hay entre ambas el
conocimiento por parte del pblico, si bien se diferencia por el aspecto sectorial del pblico al que
se dirigen la primera al pblico al que se destinan los correspondientes productos o servicios, de
la segunda, se predica su conocimiento por el pblico en general. VVAA, Manual de la propiedad
industrial, Marcial Pons, Madrid, 2009, pgs. 623-624. Para un mayor estudio de estos aspectos mar-
carios: vid. J. MASSAGUER FUENTES, La proteccin jurdica de las marcas notorias y renombradas en
la Ley de Marcas de 2001, ADI, t. 22, 2001, pgs. 143-180; M. BAZ y A. DE ELZABURU, La proteccin
de las marcas notorias y renombradas en el Derecho espaol, Colex, Madrid, 2004; M. MONTEAGUDO
MONEDERO, La proteccin de la marca renombrada, Civitas, Madrid, 1995; VVAA, Jurisprudencia
comunitaria sobre marcas: comentarios, recopilacin y extractos sistematizados, Comares, 2009, y
A. BERCOVITZ RODRGUEZ-CANO (dir.), Comentarios a la Ley de Marcas, Aranzadi, Navarra, 2003 (en
concreto pgs. 86-88 y 237-258), entre otros.
5
Trmino que proviene de la Anticybersquatting Consumer Protection Act (1999), que dene
dicha actividad como aquella por la cual is registering, trafcking in, or using a domain name with
bad faith intent to prot from the goodwill of a trademark belonging to someone else. The cybersquat-
ter then offers to sell the domain to the person or company who owns a trademark contained within the
name at an inated price. A este respecto, C. P. MAGLIONA MARKOVICTH, Ciberocupacin y Anticy-
bersquatting Consumer Protection Act, REDI, nm. 37, 2001; C. COLSTON y K. MIDDLETON, Modern
Intellectual Property Law, Gavendish Publishing Limited, London, 2005, en referencia tambin a la
ACPA. Los casos de registro abusivo de nombres de dominio son conocidos en el mbito de Internet
como cybersquatting (ciberocupacin) o domain hijacking (secuestro de nombres de dominio),
llevados a cabo por los cybersquatters con la nica intencin de obtener un lucroso benecio por la
venta de estos dominios a sus legtimos titulares. La gratuidad del registro de nombres de dominio los
primeros aos de Internet llev a estos usuarios al registro masivo de dominios con el objeto de reven-
derlos por un elevado precio (muy superior al coste de registro y mantenimiento). El juego consista
en llegar primero en la carrera del registro (I. RAMOS HERRANZ, Marcas versus Nombres de dominio en
Internet, Iustel, Madrid, 2004). Quien as lo haca era graticado con la propiedad de un signo distin-
tivo, que a la larga llegara a ser tan importante como la propia marca. El problema era que muchas
veces, en esa carrera, los titulares de marcas registradas no eran los ganadores, debiendo enfrentarse,
bien de forma privada, bien en los tribunales, con aquellos que registraron previamente el dominio. La
capacidad especulativa de los cybersquatters les ha llevado a registrar dominios incluso antes de que se
constituyeran determinadas compaas, o del nacimiento de stas fruto de una fusin empresarial.
este tema, el enunciar, con la mayor brevedad posible, como la LM en
especial, y la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal
6
(en
adelante LCD), han incidido en las resoluciones de los panelistas a la
hora de llevar a cabo sus decisiones
7
.
El Derecho de marcas, artculo 34 LM, conere al titular de sta la
capacidad de impedir el uso (ius prohibendi) del signo distintivo como
nombre de dominio a: a) Cualquier signo idntico a la marca para pro-
ductos o servicios idnticos a aqullos para los que la marca est regis-
trada. b) Cualquier signo que por ser idntico o semejante a la marca
(...) implique un riesgo de confusin del pblico; el riesgo de confusin
incluye el riesgo de asociacin entre el signo y la marca. c) Cualquier
signo idntico o semejante para productos o servicios que no sean simi-
lares a aqullos para los que est registrada la marca, cuando sta sea
notoria o renombrada
8
. Las acciones de estos cybersquatters, sancio-
nables a travs del Derecho marcario, no han sido ajenas a otro mbito
mercantil como es el de la competencia desleal. La LCD ha articulado
una serie de preceptos perfectamente aplicables a los supuestos que nos
ocupan. Problemas como la confusin entre signos distintivos (art. 6
LCD), la denigracin o menoscabo del crdito personal en el mercado
(art. 9 LCD), la imitacin de productos o servicios, as como signos
diferenciadores de las empresas poseedoras de esos productos (art. 11
LCD), o todos aquellos actos de explotacin de la reputacin ajena a
travs de cualquier medio tendente a ese n (art. 12 LCD), han sido
objeto de estudio por los diferentes rganos resolutores. Por estos moti-
vos nos aventuramos al estudio de estos tres elementos que el artculo 4
de la UDRP ha denido como necesarios para el traslado del nombre
de dominio al titular de la marca, con la particularidad del prisma uti-
lizado para dicho estudio (las resoluciones de los panelistas espaoles
en los ltimos aos).
6
Modicada recientemente por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modica el
rgimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la proteccin de los con-
sumidores y usuarios.
7
DES2006-0010 (bugatti.es) El panelista no slo establece como regla aplicable al caso la LM
espaola, sino que se apoya para su argumentacin en la propia letra de esta al establecer que: Dicha
Ley incluso prohbe a los rganos registrales competentes otorgar denominaciones de personas jur-
dicas que puedan originar confusin con una marca o un nombre comercial notorios o renombrados
y la posible disolucin de pleno derecho de la sociedad por violacin del derecho de marca cuando
judicialmente fuera impuesto el cambio de denominacin social (Disposiciones Adicionales Decimo-
cuarta y Decimosptima de la LM). De igual modo la D2007-0745 (emidiotucci.com) establece que
el aprovechamiento indebido de la notoriedad de una marca registrada est prohibido expresamente
por la Ley de Marcas espaola (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), en su artculo 34, segn el cual, el
registro de una marca conere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el trco econmico.
8
Junto a esta posibilidad que el titular registral de la marca tiene de prohibir el uso del nombre
de dominio, existen una serie de acciones, recogidas en el articulado de la LM, que asisten a stos en
el ejercicio de sus derechos. Entre otras son las siguientes: a) La cesacin de los actos que violen su
derecho. b) La indemnizacin de los daos y perjuicios sufridos. c) La adopcin de las medidas nece-
sarias para evitar que prosiga la violacin. d) La atribucin en propiedad de los productos, materiales
y medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado c) cuando sea posible, en cuyo caso se
imputar el valor de los bienes afectados al importe de la indemnizacin de daos y perjuicios. e) La
publicacin de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y noticaciones a las personas
interesadas.
ADI 30 (2009-2010), 405-434 ISSN: 1139-3289 409
I. IDENTIDAD O SIMILITUD ENTRE LA MARCA
Y EL NOMBRE DE DOMINIO CAPAZ
DE CAUSAR CONFUSIN
1. EL PROBLEMA DE LA IDENTIDAD FRENTE A SIMILITUD
El primer requisito que la Poltica establece en su artculo 4.a).i) para
la aplicacin del procedimiento administrativo consiste en que el nombre
de dominio sea idntico (identical) o similar (confusingly similar)
respecto de la marca de la que el demandante es titular. Adems, dicha
similitud o identidad deben tener la suciente entidad como para causar
confusin
9
. Una cosa es identidad y otra similitud
10
. Sin entrar en una
comparacin exhaustiva de los trminos, parece conveniente analizar
cada uno de ellos en virtud de lo dicho por los panelistas en las diferentes
resoluciones que han tratado el tema.
El primero de estos trminos, el de identidad, hace referencia a un
mayor grado de igualdad entre la marca y el nombre de dominio
11
, requi-
riendo que entre ambos haya una coincidencia plena
12
. La determina-
cin de esta semejanza es una operacin estimativa que implica el em-
pleo de ciertas pautas, tanto en el plano grco, fontico y conceptual
13
.
9
Si bien, este trmino es un concepto jurdico indeterminado cuya concrecin requiere preci-
siones terminolgicas y la elaboracin de criterios de enjuiciamiento. M. MONTEAGUDO, El riesgo
de confusin en el derecho de marcas y el derecho contra la competencia desleal, ADI, t. XV, 1993,
pg. 73; C. FERNNDEZ-NVOA, Fundamentos de derecho de marcas, Madrid, 1984, pgs. 197 y sigs.;
VVAA, Manual de la propiedad industrial, op. cit., pgs. 580 y sigs.
10
El trmino idntico viene denido por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua
como aquello que es lo mismo que otra con que se compara. En este sentido parece que la identidad
hace referencia a la igualdad entre dos elementos, que en nuestro caso vienen limitados por el nombre
de dominio perteneciente al demandado y la marca titularidad del demandante. El trmino smil (de
similitud) aparece recogido como aquello que semeja o se parece a algo.
11
Nada menciona la Poltica en su articulado sobre la identidad o similitud entre la marca y el
contenido de la web a la que hace referencia el dominio en controversia. As, tanto la doctrina como
los panelistas han coincidido en que dicha posibilidad de similitud debe ser nicamente en el nombre
del dominio y no en el contenido de la web a la que este hace referencia. Si bien, algunos panelistas
utilizan el contenido de la misma como argumento que ahonda ms en su decisin. Vid. D2008-0011
(cuidadoconairmed.com) donde, ya no slo el nombre de dominio aleja de la similitud con la marca,
sino que el propio contenido denigratorio de la pgina web, es considerado por el panelista como un
argumento ms a favor de la inexistencia de riesgo de confusin de dominio con la marca titularidad
del demandante. Tambin DES2009-0054 (bikkembergs.es). La denominacin DES conlleva la aplica-
cin, no de la Poltica, sino del Reglamento del procedimiento de resolucin extrajudicial de conictos
para nombres de dominio bajo el cdigo de pas correspondiente a Espaa (.ES). En su artculo
segundo este Reglamento establece que el Registro de Nombres de Dominio de Carcter Especulativo
o Abusivo, entre otros casos, cuando concurran los siguientes requisitos: 1. El nombre de dominio es
idntico o similar hasta el punto de crear confusin con otro trmino sobre el que el Departamento ale-
ga poseer Derechos Previos. 2. El demandado carece de derechos o intereses legtimos sobre el nombre
de dominio. 3. El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe. Igualmente enumera
una serie de pruebas de registro o uso de mala fe muy parecidas a las que prev la Poltica ICANN. Por
ello, utilizaremos en algunos momentos resoluciones en los que los panelistas aplican este Reglamento
y no la Poltica, si bien los haremos en casos contados y con nimo de aclarar.
12
R. CASAS VALLS, Poltica uniforme para la resolucin de conictos en materia de Nombres
de dominio, en J. CREMADES, M. A. FERNNDEZ-ORDOEZ y R. ILLESCAS ORTIZ, Rgimen Jurdico de
Internet, La Ley, Madrid, 2002, pg. 1531.
13
VVAA, Manual de la propiedad industrial, op. cit., pg. 586.
Sin perjuicio, claro est, de aquellas diferencias que puedan derivarse
de los elementos que, tanto en una marca como un nombre de dominio,
no pueden ser reejados en Internet (ms concretamente en la direccin
web que se introduce en el explorador para poder acceder mediante ese
dominio a una pgina web), tales como colores, formas, tamaos, etc. De
esta manera, la identidad visual, auditiva o ideolgica que constituyen
requisitos necesarios en el mundo real, no pueden ser aplicables dentro
del mbito de los nombres de dominio. As pues, parece evidente que la
identidad debe slo examinarse desde el punto de vista gramatical, es
decir, que tanto la escritura (artculos, sustantivos, adjetivos o verbos)
como la ortografa (tiempos verbales, pluralidad y singularidad, mascu-
linidad o femineidad, etc.) o la fontica
14
(ordenacin de vocales, relieve
de dichas vocales, etc.), coincidan tanto en la marca como en el nombre
de dominio. Como analizaremos ms adelante no se considerarn causas
de falta de identidad o similitud la incorporacin de ciertos elementos
a los nombres de dominio, que por necesidades del mbito en el que se
desarrollan (Internet), son adheridos a estos
15
.
El trmino similitud parece incorporar una relajacin identicativa
mayor
16
, haciendo de este una va por el que gran nmero de titulares
de marcas invocan su derecho a la cesin del dominio en virtud de que
este es parecido a la marca de la cual son poseedores. Pero este con-
cepto, a diferencia del anterior, viene acompaado, en la versin inglesa
de la Poltica, de la palabra confusingly, traducido al castellano como
hasta el punto de crear confusin. La respuesta a la pregunta sobre el
porqu de la introduccin de este complemento al de similitud y no al
de identidad parece evidente, dado que la igualdad que parece acompa-
ar a la identidad no tiene cabida en ella la capacidad de crear confusin
entre dos elementos
17
. Slo cuando esos dos elementos (en este caso la
marca y el dominio) no son iguales cabe la posibilidad de que se caiga
en la confusin de saber a que producto o servicio representa cada uno
de ellos
18
.
14
VVAA, Manual de la propiedad industrial, op. cit., pgs. 591-592.
15
D2007-1376 (interdanza.com), D2007-1442 (viasverdes.com), D2008-0890 (ligabbva.com),
etc., entre otras.
16
La jurisprudencia ha relegado a un segundo plano el criterio de la similitud entre los productos
o servicios diferenciados por las marcas comparadas, otorgando incluso un valor meramente accesorio
al dato de la similitud. VVAA, Manual de la propiedad industrial, op. cit., pg. 606.
17
As, por ejemplo, la marca Delta Airlines y Delta Dental son similares, pero no hay probabi-
lidad elevada de que el consumidor las confunda. Para un mayor estudio sobre este nuevo trmino:
C. HAIGHT FARELY, Convergence and Incongruence: Trademark law and ICANNs introduction of new
gTLDs, Washington College of Law Research Paper, No. 2009-22, en relacin, principalmente, con el
problema suscitado por la introduccin de los nuevos gTLDs.
18
Lo nico que se exige por la UDRP es valorar si los signos que componen la marca y el
nombre de dominio son confundibles, de modo que el pblico normalmente informado y razonable,
atento y perspicaz, pueda creer que se tratan de los mismos signos, o que bien siendo diferentes media
entre ellos algn tipo de vnculo (D2007-0168 coeci.cat y D2007-0171 coeci.org). Enfoque
que no se centra en el componente objetivo de la marca o del nombre de dominio, sino el elemento
subjetivo que supone la persona informada y razonablemente atenta y perspicaz, trminos estos di-
fcilmente explicables y valorables. An as, varias han sido las resoluciones que han intentado poner
algo de luz a estos conceptos. La D2008-0011 (cuidadoconairmed.com) establece que existe riesgo
ADI 30 (2009-2010), 405-434 ISSN: 1139-3289 411
Veo la necesidad de abordar este tema a travs de ejemplos concretos
que los panelistas han ido resolviendo a fuerza de decisiones y apoyn-
dose, bien en el sentido comn o la lgica, o bien en decisiones ante-
riores de otros expertos. Tres son los elementos que se suelen dar en la
prctica que afectan al grado de exactitud y, por tanto, suponen un mayor
desafo para estos a la hora de resolver la controversia.
El primero de ellos sera resolver el grado de similitud existente entre
una marca en un idioma y un nombre de dominio cuya traduccin literal
es la misma pero en otro idioma diferente
19
. Otro de los elementos que
los panelistas han abordado en relacin a este grado de exactitud, a la
hora de diferenciar marcas y dominios ha sido el problema suscitado por
la utilizacin de tiempos verbales diferentes entre ambos signos distinti-
vos
20
. El ltimo de los elementos mencionados es quizs al que ms
veces han tenido que acudir los panelistas para resolver los problemas
suscitados, y no es otro que el grado de similitud que se produce cuando
el nombre de dominio aade palabras no contenidas en la marca (la
adicin de prejos o sujos con signicado geogrco o genrico no
evitan la existencia de similitud), o bien suprime algunos de los trminos
que componan el signo distintivo del cual es titular el demandante
21
. No
de confusin cuando: el nombre de dominio contiene una marca y una palabra genrica (dictionary
word); o porque el nombre de dominio es muy similar a la marca; o porque el nombre de dominio
no es fcilmente identicable como trmino negativo. Junto a estas tres posibilidades de riesgo de
confusin cabra una cuarta, ms genrica, que consistira en que habra riesgo de confusin cuando
existiese una impresin global de correspondencia o similitud entre el nombre de dominio y la mar-
ca. Esta impresin global de similitud supondra que la mera lectura del nombre de dominio, sin acudir
a la pgina web asociada al mismo, podra inducir al usuario de Internet a considerar que el dominio
ha sido registrado por el demandante (titular de la marca) o con la autorizacin de este (D2008-0011
cuidadoconairmed.com).
19
En la D2007-1465 (agbartower.com), el panelista observa que la nica diferencia entre la
marca y el dominio se da en el hecho de que la marca consta en castellano (TORRE AGBAR) y el
dominio en ingls (agbar tower). En este caso, el panelista considera que, teniendo en cuenta la fcil
traduccin de la marca del castellano al ingls, as como el conocimiento por todo el mundo de la obra
Jean Nouvel en el que la Torre Agbar es una de sus ms fascinantes obras (The Panel observes that
Complainants registered trademark is identical with the English translation of Complainants trade-
mark TORRE AGBAR. Bearing in mind the easy translation of the mark from Spanish to English and
the worldwide knowledge of Jean Nouvel work where the Torre Agbar is one of his most fascinating
works, the Panel nds confusing similarity to be the case here), la identidad entre ambos signos existe
(En relacin con esta interpretacin: Compagnie Generale Des Establissements Michelin - Michelin &
Cie. c. Graeme Foster, D2004-0279). Del mismo modo la D2007-0275 (seximetro.com) en la que el
demandante alega identidad con otro dominio, en este caso sexymetro.com, donde la traduccin del
trmino sexi en castellano al ingls (sexy) da origen a la confusin entre ambos signos distintivos
(en esta caso dos nombre de dominio).
20
En la D2008-1201 (voypormas.com) el panelista hace mencin a la distincin que se da entre la
marca VE POR MS, es decir, la combinacin de la segunda persona del presente en modo imperativo
del verbo ir con las palabras por ms, y el dominio voypormas.com, es decir, la combinacin de
la primera persona del singular del presente en modo indicativo del verbo ir con las mismas palabras
por ms (en este caso la tilde en la palabra ms la utilizamos por correccin ortogrca, ya que
ni en la marca ni en el nombre de dominio aparece). Ambas frases se construyen con la utilizacin del
verbo ir en modos y personas diferentes. Esta diferencia en la composicin de una de las palabras
que forman la marca constituye una diferencia insalvable en la similitud entre ambos signos, no en-
contrndose incorporada en su totalidad la marca en el nombre de dominio.
21
En la D2008-0831 (turroneriaivanez.com) la distincin que se produce es la adhesin en el
nombre de dominio de la palabra turronera a la marca IVAEZ. Si bien la palabra turronera es
una palabra genrica, la unin de este trmino a la marca, no slo no disminuye el riesgo de confu-
debemos olvidarnos de lo que la doctrina ha denominado como suck
cases
22
aquellos dominios cuya connotacin crtica o despectiva supon-
dra una desvirtuacin de la identidad o similitud que generasen confu-
sin al usuario de Internet. Muchas de las decisiones de la OMPI
23
, han
girado en torno a estos casos en los que la adhesin de un trmino des-
pectivo, junto a la marca pareca suponer una clara diferencia del nombre
de dominio con la marca en cuestin, evitando as la confusin
24
.
La identidad requerida por el prrafo 4 de la UDRP slo se analizara
respecto de los SLD (Secondary Level Domain), y nunca respecto de los
TLD
25
(siendo el .com el ms utilizado en la prctica, de ah el ttulo
de este apartado, si bien existen algunas resoluciones que hacen refe-
rencia a otros gTLDs)
26
. Multitud de decisiones han establecido que la
comparacin entre los signos ha de hacerse prescindiendo del nombre de
dominio de primer nivel, conforme a numerosas decisiones de Grupos de
expertos cuya cita es innecesaria (D2007-1376 interdanza.com),
pues se deriva de las actuales condiciones de uso de nombres de domi-
nio en el marco del DNS (D2007-1221 turespaa.com)
27
.
sin, sino que lo incrementa, ya que el trmino utilizado describe con mayor profundidad el mbito o
servicio al que el demandante se dedica, de ah que ya no slo el trmino Ivaez cause confusin,
sino que esta es incrementada por la palabra introducida, que lejos de tener un carcter diferenciador
(como a primera vista parece desprenderse), ahonda ms en la confusin con el demandante. De igual
manera, si bien a la inversa, sucede en la D2008-0984 (cajacastilla.com) donde el demandante titular
de la marca CCM CAJA CASTILLA LA MANCHA alega similitud con el dominio cajacastilla.
com. Aparentemente nos encontramos en este caso con una estructura de la marca algo especial: un
anagrama seguido de lo que constituir el nombre de dominio y al nal el origen geogrco del servi-
cio prestado. Tanto el anagrama CCM (abreviatura de Caja Castilla La Mancha) como la terminacin
LA MANCHA (denominacin geogrca que comparten las Comunidades Autnomas Castilla La
Mancha y Castilla Len), no forman parte del nombre de dominio. A juicio del experto, los nicos
trminos que entraran en conicto con el dominio seran la palabra caja (trmino genrico de uso
habitual) y la indicacin geogrca castilla (utilizada por si sola como denominacin geogrca no
est protegida por la Poltica ICANN), de ah que considere que estos trminos no sean por s solos
distintivos (vid. D2008-0890 ligabbva.com donde la adhesin a la marca renombrada BBVA de la
del trmino genrico liga no supone un distanciamiento de la semejanza, siendo suciente la exis-
tencia de la marca para que exista entre el dominio controvertido y la marca la semejanza o parecido
suciente para causar confusin).
22
Palabra perteneciente a la jerga inglesa (slang) cuyo signicado podra ser odiar, ser malo,
o incluso mierda (trminos recogidos de Cambridge Dictionary of American English). Los suckdo-
mains se forman aadiendo el trmino suck a la marca (ej. Marcasuck.com) con evidente nalidad
peyorativa, y se utilizan para localizar recursos presentes en Internet en los que se critica al titular del
signo. A. GARCA VIDAL, Derecho de marcas e Internet, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, pg. 232.
23
D2000-0583 (directlinesucks.com), D2001-0007 (accorsucks.com) o D2001-0163 (antiphilips.
com) entre otras.
24
La decisin D2008-0011 (cuidadoconairmed.com) representa uno de estos suck cases en
versin espaola, y as lo ha determinado el panelista al resaltar que la actitud denigratoria que el
demandante imputa al demandado en su sitio web, lejos de inducir a confusin entre ambos signos
tiende a disiparla, toda vez que nadie en su sano juicio se denigra a s mismo.
25
Podemos ver como esta idea la han recogido entre otros A. AGUSTINOY GUILAYN, Rgimen jur-
dico de los nombres de dominio, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002; R. CASAS VALLS, Poltica uniforme
para la resolucin de conictos en materia de nombre de dominio, en J. CREMADES, M. A. FERNNDEZ-
ORDOEZ y R. ILLESCAS, Rgimen Jurdico de Internet, La Ley, Madrid, 2002.
26
D2007-1067 (ltroscartes.info), D2007-1442 (viasverdes.net y viasverdes.org), entre otras.
27
La inclusin del sujo .com (o cualquier otro de los mltiples existentes) al Nombre de
Dominio no debe ser considerado como una diferencia relevante, al derivarse de la propia congura-
cin tcnica actual del sistema de nombres de dominio. As lo han considerado numerosas decisiones
aplicando la UDRP para la resolucin de disputas relativas a nombres de dominio como, por ejemplo,
ADI 30 (2009-2010), 405-434 ISSN: 1139-3289 413
En el mbito de la comparativa entre la marca y el dominio a la hora
de analizar su identidad, no slo el problema de los TLD ha suscitado
numerosas resoluciones de los panelistas al respecto
28
. De igual manera
los expertos han coincidido en armar que los espacios existentes entre
trminos gramaticales de una marca (inexistentes por razones tcnicas en
los nombres de dominio) tampoco supone un elemento de comparacin
entre los signos distintivos
29
, no desvirtuando la identidad el hecho de
suprimirse el espacio entre las palabras cuando stas son varias
30
dada
la imposibilidad tcnica de incluir espacios en los dominios. Por ltimo
mencionar un elemento, en la prctica poco frecuente, pero que ha sido
objeto de algunas resoluciones de la OMPI en torno al riesgo de confu-
sin que poda originar respecto del nombre de dominio, este es el caso
de las siglas S. A. (Sociedad Annima) o S. L. (Sociedad Limitada)
que formaban parte de ciertas marcas y que no existan en el dominio.
Varias resoluciones han dictado que la supresin en el nombre de domi-
nio de este tipo de frmulas
31
no elimina el riesgo de confusin entre
ste y los signos distintivos titularidad del demandante
32
.
II. AUSENCIA DE DERECHOS O INTERS LEGTIMOS
SOBRE EL NOMBRE DE DOMINIO
1. REQUISITOS
El artculo 4.a) de la Poltica recoge los motivos que puede oponer
el demandado armando que, a sensu contrario, cualquiera
33
de estas
tres circunstancias son elementos probatorios sucientes para establecer
que el demandado tiene intereses o derecho legtimos sobre el nombre
de dominio
34
. Tres situaciones que no limitan la libertad del demandado
para utilizar otros argumentos o frmulas que ste estime oportunos a los
efectos de acreditar que posee un inters legtimo respecto al nombre de
en DES2009-0054 (bikkembergs.es), DES2009-0049 (qinetic.es), DES2010-0015 (hotelformigual.es)
o DES2010-0009 (edinotorni.es).
28
Resulta extrao que un tema con tanta unanimidad por parte de la doctrina como por parte de
los panelistas (como bien se recoge en multitud de resoluciones), siga siendo objeto de debate por parte
de los demandados como prueba para argumentar su falta de identidad respecto de la marca de la que
no son titulares.
29
D2007-1376 (interdanza.com), D2007-1067 (ltroscartes.info), D2007-1442 (viasverdes.net)
o D2008-0114 (autocaresjimenez.com) entre otras.
30
J. I. PEINADO GARCA y J. MARTN SERRANO, Luces y sombras del Procedimiento Administrativo
de la OMPI en conictos sobre la titularidad de los Nombres de dominio (GTLD), RCE, nm. 16,
mayo de 2001, pg. 24.
31
Entre otras las mencionadas S. A. y S. L., as como Partner in Quality, o cualquier otra
denominacin que acompae a la marca y que constituya la tipologa social que est en vigor en los
diferentes Estados.
32
D2007-1067 (ltroscortes.info), D2008-0114 (autocaresjimenez.com).
33
La utilizacin del trmino cualquiera conlleva el consentimiento por parte de la Poltica que
la mera prueba de uno de estos requisitos otorga al demandado derechos e intereses legtimos sobre
el dominio.
34
D2008-0831 (turroneriaivanez.com), D2008-0826 (asturies.info), D2008-0011 (cuidadoco-
nairmed.com), etc., entre otras.
dominio. Es llamativo que en este apartado de la Poltica Uniforme se
entrecruzan la utilizacin del dominio (de buena o mala fe) con el inters
legtimo que el propietario del dominio haga del mismo, justicando de
este modo que, para que exista una transferencia del dominio del de-
mandado a la parte demandante, deba existir la concurrencia de los tres
requisitos que han de servir de substrato a la demanda: identidad, falta de
inters legtimo y uso o registro de mala fe.
1. Utilizacin del dominio con anterioridad a la demanda: El de-
mandado, antes de recibir cualquier aviso de la controversia (mediante la
demanda ante la OMPI, o bien mediante cualquier otro medio por el que
el demandante se ponga en comunicacin con el demandado en relacin
a la utilizacin del dominio en cuestin), debe haber utilizado o, como
mnimo, haber efectuado preparativos demostrables para la utilizacin,
bien del nombre de dominio o bien de un nombre correspondiente al del
dominio en relacin a una oferta de buena fe de productos o servicios
35
.
2. Ser conocido por el nombre de dominio: Es evidente la existencia
de un derecho o inters cuando el demandado es poseedor de una marca
coincidente o fcilmente relacionable con el dominio. La titularidad de
una marca inscrita en un Registro nacional de marcas y patentes parece
que otorga, por el mero registro, el conocimiento en el mercado. Sin
embargo, no suele ser habitual que el demandado, para quien est redac-
tado este prrafo, sea titular de una marca similar al nombre de dominio.
Dado que esta situacin parece poco frecuente, casi inusual dira yo, la
Poltica establece que es suciente que se sea conocido corrientemen-
te por el nombre de dominio
36
, an cuando no haya adquirido derechos
de marcas de productos o servicios. El problema que suscita este requi-
sito consiste en que el conocimiento debe ser previo a la interposicin
de la demanda y posterior al registro del dominio. Esta cuestin guarda
relacin con el tiempo que el demandante ha tardado en accionar. Porque
si bien es cierto que el registro de un dominio puede suponer trastornos
al titular de una marca, de igual manera, la interposicin de una demanda
frente al titular de un dominio, siendo ya este conocido en Internet por
el transcurso del tiempo, supone tambin, a mi entender, un abuso del
derecho. De esta forma habra que contemplar con reserva las deman-
das tardas, remitindolas en general a los tribunales, salvo que hubiese
una justicacin razonable
37
. Las consecuencias que para muchos do-
35
Tngase en cuenta que los preparativos para utilizar el Nombre de Dominio hay que situarlos
antes de que el Demandado haya tenido aviso de la controversia, circunstancia sta que no se da en el
presente caso a juzgar por las pruebas presentadas (D2009-0054 bikkembergs.es). Igualmente,
en la misma resolucin alega el panelista que del solo hecho de la reserva en el Registro Mercantil
Central de la denominacin social Bikkembergs Soluciones, S. L. no se deduce un uso comercial,
sino que debe probarse un uso efectivo en el mercado, mediante facturas, albaranes, publicidad,
etc. (D2009-0054 bikkembergs.es).
36
As lo determin el panelista en la D2006-0036 (Deusto.com) al establecer que habra que
analizar si el elevado nmero de visitas de la pgina web del demandado hace que el demandado
sea conocido corrientemente por dicho nombre de dominio y pueda invocar el prrafo 4.c).i) de la
Poltica.
37
CASAS VALLS, Poltica uniforme para..., op. cit., pg. 1535.
ADI 30 (2009-2010), 405-434 ISSN: 1139-3289 415
minios conocidos podra tener la interposicin de demandas por parte de
titulares de marcas registradas, pero con una notoriedad ciertamente re-
ducida, conllevaran un abuso indiscriminado por parte de estos titulares
marcarios. La marca, por el hecho de estar registrada, no puede originar
un derecho excesivamente mayor que el del dominio. As se podra dar
el caso que una marca nacional, conocida en un mbito reducido de ese
Estado presentase una demanda contra dominios idnticos o similares
a esta, cuyo conocimiento (fcil de comprobar por el nmero de visitas
anuales) fuese, no slo internacional, sino ampliamente conocido por
millones de personas
38
. Si bien este requisito es una consecuencia, en
parte, del anterior, ya que slo podr existir conocimiento si previamente
se ha utilizado el dominio con anterioridad a la demanda, los panelistas,
en algunas de sus decisiones han ido matizando en qu consiste este co-
nocimiento previo por parte del mercado o del pblico en general
39
.
3. Uso legtimo y no comercial: Hacer un uso legtimo y leal, o no co-
mercial, del nombre de dominio sin la intencin de desviar a los consumi-
dores de manera inequvoca o de empaar el buen nombre de la marca de
productos o servicios en cuestin con nimo de lucro. Este requisito, que
a primera vista parece de marcado carcter tico, favorece claramente a
los titulares de las marcas, debido a que por diversas razones, como puede
ser la coincidencia del nombre con el del propio de su titular, el uso de la
pgina web bajo el nombre de dominio controvertido puede ser comercial
y legtimo, con nimo de obtener lucro siempre que no se pretenda atraer
a los consumidores o empaar el buen nombre de la marca de productos
o servicios
40
. Este uso legtimo demostrable por el demandado est nti-
mamente ligado con la posibilidad de confusin que este dominio podra
acarrear al usuario de Internet en relacin con la promocin y oferta de
bienes y servicios relacionados de alguna manera con la evocacin pro-
ducida por el dominio, aprovechndose del renombre ajeno al tiempo que
se obstaculiza la posicin del titular de la marca
41
. Dicho tipo de uso debe
38
Esto podra ocurrir igualmente con blogs, que si bien el dominio propiamente dicho es el
nombre de la pgina que oferta espacios para estos contenidos, un tercer nivel s que hace referencia al
nombre del blog, coincidente en muchos casos con marcas registradas. Tomemos como ejemplo www.
blogspot.com o www.blogger.com. Estos dominios ofrecen a sus clientes espacios para almacenar sus
blogs, los cuales suelen tener como direccin nombre.blogspot.com o nombre.blogger.com. Podra ser
causa de controversia que el nombre coincidiese similar o idnticamente con una marca registrada. A
diferencia de los SLD el ir acompaado de blogger o blogspot presume que el usuario no confunda
dichos signos, ya que en uno estaramos ante un blog y, en otro, ante un nombre de dominio propia-
mente dicho, si bien, no estoy tan seguro que todos los usuarios de Internet puedan llevar a cabo este
razonamiento, con lo que la confusin podra igualmente producirse.
39
Matizaciones al margen, el destinatario del conocimiento de un dominio, en principio, debe ser
el usuario de Internet, dado el mbito en el que nos movemos, consistira una presuncin exagerada
ampliar este conocimiento al pblico en general, ya que este es en muchos casos, inconsciente de todo
aquello que sucede dentro de la red. La eleccin de uno u otro consumidor medio repercute, palpa-
blemente, en la determinacin del riesgo de confusin. VVAA, Manual de la Propiedad Industrial,
op. cit., pg. 582. A este respecto volver a mencionar las decisiones D2007-0275 (seximetro.com) y
D2007-0149 (providentinsurance.com) en las que en el aparatado anterior vimos algunas de las cir-
cunstancias que hacan conocido un nombre de dominio.
40
RAMOS HERRANZ, Marcas versus nombres..., op. cit., pg. 274.
41
As, por ejemplo, el vincular un nombre de dominio a un sitio web crtico contra la demandan-
te, ofreciendo, de modo congruente con la composicin del dominio, una serie de textos exponiendo
considerarse como un uso crtico legtimo en el marco de la Poltica
42
. No
obstante, los expertos han considerado que para que dicha prctica sea
aceptable deben de cumplirse tres factores: 1) El usuario deber ser capaz
de darse cuenta que dicho sitio no es el ocial de la marca correspondiente
mediante la inspeccin del sitio web al que nos dirige el dominio. 2) El
contenido de la pgina web deber ser crtico o pardico respecto de la
marca afectada. 3) No se deber haber registrado el dominio con nimo
de lucro
43
. El incumplimiento de alguno de estos requisitos llevara a que
la buena fe origen del inters legtimo desapareciese, dando a entender la
falta de estos por parte del demandado
44
.
4. Otros posibles requisitos: La prctica ha ido poniendo de mani-
esto otros elementos que tambin pueden considerarse como una ayu-
da para determinar si hay o no inters por parte del demandado en el
dominio. Los panelistas han sealando insistentemente que si el mero
registro del nombre de dominio fuera suciente para establecer derechos
o intereses legtimos a los nes del prrafo 4(a)(ii), entonces todos los
registrantes poseeran tales derechos o intereses, y ningn demandante
podra triunfar en una reclamacin por registro abusivo
45
siendo abso-
lutamente inecaz el procedimiento ICANN
46
. Frente a esos requisitos
que centraban la atencin en el nombre, bien por su conocimiento, bien
por su uso legtimo o por el periodo de tiempo de utilizacin, algunos
crticas contra esta. El panelista (D2008-0011 cuidadoconairmed.com), atendiendo a las pruebas
aportadas por sta, no alberga dudas respecto al carcter genuinamente crtico de dicho sitio web, sin
embargo, atendiendo a las circunstancias apuntadas con anterioridad, parece que en este caso el nom-
bre de dominio no se dirigiera a intentar aprovecharse comercialmente de las marcas titularidad de la
demandante. Ejemplo claro de aprovechamiento de nombre ajeno con nimo comercial: De acuerdo
con lo acreditado en el marco de este procedimiento, el Demandado no parece ostentar Derecho mar-
cario o de cualquier otro tipo sobre la denominacin qinetiq ni la ha utilizado en el mercado ni en
relacin con un uso leal o no comercial. En este sentido, cabe indicar que el Demandado es un directivo
de una empresa competidora de la Demandante, compartiendo, asimismo, su nacionalidad britnica
DES2009-0049 (qinetiq.es).
42
As se estableci (a sensu contrario) en la decisin relativa a Sociedad General de Aguas de
Barcelona, S. A. c. Luis Toribio Troyano, Caso OMPI nm. D2003-0438, indicndose que: El De-
mandado poda haber elegido otro nombre de dominio que reejara el carcter independiente y crtico
del sitio web, en cuyo caso la libertad de expresin s constituira un derecho o inters legtimo sobre
el nombre de dominio (...). ste parece haber sido el caso en este supuesto en el cual, a criterio del
Experto, la Demandada, a travs del uso del Nombre de dominio, ha acreditado la titularidad de un
inters legtimo sobre el Nombre de dominio.
43
AGUSTINOY GUILAYN, Rgimen jurdico de los nombres..., op. cit., pg. 138.
44
Cuestin aparte, pero a la vez importantsima, es la de determinar cul es el periodo relevante
para evaluar si se ha hecho un uso legtimo y leal del sitio web vinculado al nombre de dominio ob-
jeto de un procedimiento. Ese momento es precisamente el comprendido entre el registro del nombre
de dominio y la presentacin de la demanda. De este modo se obtiene una imagen el del uso que el
demandado ha estado haciendo del correspondiente nombre de dominio, sin que el conocimiento de la
presentacin de la demanda haya permitido camuar los usos de tal nombre de dominio (D2008-0011
cuidadoconairmed.com), teniendo en cuenta nicamente los contenidos vinculados al nombre de
dominio anteriores a la presentacin de la demanda, que sern los relevantes para la resolucin de la
controversia, sin que la posterior modicacin de los mismos por el demandado haya sido tenida en
cuenta como un elemento clave para la resolucin del procedimiento (evitando as que una posterior
modicacin una vez conocida la existencia del procedimiento alterase el uso que el demandado estaba
dando al sitio web).
45
PEINADO GARCA y MARTIN SERRANO, Luces y sombras del Procedimiento..., op. cit., pg. 27.
46
GARCA VIDAL, Derecho de marcas..., op. cit., pg. 234.
ADI 30 (2009-2010), 405-434 ISSN: 1139-3289 417
panelistas han determinado que ciertas actividades recogidas, no ya en
el dominio, sino en la pgina web, pueden ser consideradas como be-
neciosas para probar el inters por parte del demandado
47
. El abanico
de posibilidades que recoge el apartado 4.c) de la Poltica Uniforme en
favor del demandado para demostrar que existe un inters legtimo o
derecho del registrante del dominio sobre ste, es el arma ms ecaz con
la que cuenta el demandado en este tipo de procedimientos para evitar la
transferencia del dominio del que es titular al demandante
48
.
2. ARGUMENTOS QUE DESLEGITIMAN LOS INTERESES
DEL TITULAR DEL DOMINIO
Tanto la doctrina como los panelistas han ido matizando una serie de
elementos cuya utilizacin vendra a deslegitimar los derecho o intere-
47
El experto consider que la Demandada desarrolla una actividad legtima, tal y como dicha
entidad ha probado exhaustivamente, a travs de la cual promueve el uso de la lengua asturiana, al
tiempo que ofrece servicios de informacin y noticias diversas relacionadas con el Principado de Astu-
rias. Este uso viene producindose desde 1997 (D2008-0874 asturies.com). Pero no slo el ofre-
cer informacin o promover el uso de la lengua se consider elementos probatorios del inters legtimo
del demandado, sino tambin el hecho de que el demandante hubiese subvencionado en diferentes
ocasiones al demandado para sufragar los gastos ocasionados en el ejercicio de sus actividades promo-
toras, donde la gestin de la website encontraba cabida (llama la atencin que, habiendo concedido a
la Demandada en diversas ocasiones subvenciones pblicas para ayudar en los gastos de gestin de la
actividad desarrollada por la Demandada, la Demandante, como parte de la Administracin Territorial
del Principado que es, reproche en el momento actual el uso de los nombres de dominio y tache de
ilegtima su utilizacin a los efectos de los requisitos establecidos en la Poltica. Tales subvenciones
tenan por objeto, como ha quedado acreditado, la promocin del bable en los medios de comunicacin
y en cuyas resoluciones, en suma, se puede apreciar claramente que el nombre de dominio asturies.
com, es decir, uno de los controvertidos, aparece en los Boletines Ociales autonmicos D2008-0874
asturies.com). Tambin podra considerarse una prueba de legitimidad por parte del demandado
el hecho de ser titular de un local en la regin que se est promocionado mediante el dominio, podra
eventualmente considerarse como una causa suciente para considerar que el demandado ha hecho
uso legtimo y leal o no comercial de un nombre de dominio que hace referencia a esa localidad
(D2007-0115 port-torredembarra.com). Igualmente algunos panelistas han considerado, si bien
no de forma expresa, la posibilidad de conferir una presuncin de intereses a favor del demandado
cuando siendo este el que registr el dominio a favor de una sociedad, luego registrase la marca como
otra diferente, producindose una vinculacin entre demando y demandante, lo que podra justicar
tanto la decisin de la denominacin lasalera como nombre de dominio, como la decisin de regis-
trarlo a nombre de la demandada (D2007-0044 lasalera.com). La presencia de relaciones previas
puede suponer un elemento distorsionador en el conocimiento del conicto sobre el dominio toda vez
que en el procedimiento no pueden dilucidarse cuestiones ajenas a la ciberocupacin. La existencia de
estas relaciones a su vez tampoco permite presumir una calicacin determinada sobre la legitimidad
del inters en el dominio registrado. Caso similar seran los casos de registro y uso de dominios por
parte de distribuidores autorizados, como franquiciados o concesionarios, en cuyo caso el dominio es
idntico a la marca que forma parte del contrato de distribucin comercial en rgimen de licencia de
uso. En estos casos, la doctrina y los panelistas reconocen que hay un inters legtimo en el demandado
titular del dominio por el hecho de estar legitimado por un contrato para la utilizacin de este signo (La
inexistencia de autorizacin o licencia a favor del titular del nombre de dominio conictivo, bien esta-
blecida en el contrato de distribucin, bien en otro tipo de documento contractual, pone de maniesto
que no existe inters legtimo. En RAMOS HERRANZ, Marcas versus nombres..., op. cit., pg. 276, citan-
do numerosas resoluciones del Centro de la OMPI al respecto), constituyendo en algunas ocasiones no
slo un derecho, sino una obligacin. Actividad esta que deber evaluarse a la luz de las circunstancias
establecidas en el propio contrato como en la propia actuacin de las partes, siempre y cuando el do-
minio favoreciese al titular de la marca por medio de la oferta de sus productos o servicios en Internet
(AGUSTINOY GUILAYN, Rgimen jurdico de los nombres..., op. cit., pg. 136).
48
PEINADO GARCA y MARTN SERRANO, Luces y sombras del Procedimiento..., op. cit., pg. 31.
ses necesarios para licitar su dominio. Estos elementos no suponen un
rechazo automtico por parte del experto de los intereses en favor del
demandado, sino que van a consistir en una especie de ayuda a la hora
de intentar interpretar la existencia de buena fe por parte del demandado.
Partiendo de que no nos encontramos ante una lista taxativa de estos ele-
mentos, sino fruto de la prctica arbitral
49
de los panelistas de la OMPI,
podramos decir que algunos de estos elementos deslegitimadores de los
derechos e intereses son los siguientes:
1. El primero de ellos es la no contestacin a la demanda por par-
te del titular del dominio. Se viene considerando, tanto por la doctrina
50

como por los expertos, que la no contestacin a la demanda supone un
reconocimiento implcito de la inexistencia de inters legtimo por parte
del demandado, ya que de encontrarse en el caso contrario, es decir, car-
gado de derechos o intereses que favoreciesen su titularidad, los pondra
de maniesto mediante el escrito de contestacin
51
. Avalan estas ar-
maciones, poniendo en duda los legtimos intereses de los demandados,
cuando estos deciden no participar del procedimiento administrativo
52
.
La falta de personacin en el proceso por s sola no debera ser un ele-
mento determinante en el que el panelista justique la cesin del nombre
de dominio al titular de la marca, sino ms bien, un argumento ms junto
al resto de circunstancias que hayan sido probadas en el procedimiento
administrativo
53
.
2. Otro posible elemento que deslegitimara los derechos del titular
del dominio es la introduccin en la pgina web a la que se redirecciona
49
Vid., sobre la discusin en torno a la arbitralidad de este procedimiento, DE MIGUEL ASENSIO,
Exclusin de los procedimientos sobre nombres de dominio del recurso de anulacin contra laudos
arbitrales, Revista Arbitraje, vol. 1-2008, pgs. 43-59. En el mismo sentido, GARCA VIDAL, Derecho
de marcas..., op. cit., pg. 250; D. SORKIN, Judicial Review of ICANN Domain Name Dispute Deci-
sions, Santa Clara Computer and High Technology Law Journal, vol. 18, 2001, pg. 45.
50
Vid., a este respecto, RAMOS HERRANZ, Marcas versus nombres..., op. cit., pg. 277, que arma
que: Tambin se ha considerado que existe ausencia de intereses legtimos por parte del titular del
nombre de dominio cuando no contesta a la demanda, tratndose de un reconocimiento implicito de
dicha ausencia, PEINADO GARCA y MARTN SERRANO, Luces y sombras del Procedimiento..., op. cit.,
pg. 27, o GARCA VIDAL, Derecho de marcas..., op. cit., pg. 230.
51
El plazo que establece el Reglamento para contestar a las alegaciones formuladas por el de-
mandante en la demanda es de veinte das a partir de la fecha en la que da comienzo el PAO. Si en este
plazo el demandado no contesta a la demanda, el experto resolver la controversia basndose en las
alegaciones presentadas por el demandante (Por el contrario, de conformidad con el prrafo 5(e) del
Reglamento y tal y como han raticado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Poltica, en
el caso de que la parte demandada en un procedimiento no presente la correspondiente contestacin a
la demanda, el experto debe decidir atendiendo a la informacin y pruebas aportados en la Demanda.
D2008-0011 cuidadoconairmed.com entre otras.
52
En la D2008-0816 (teledeporte.com) el experto consider que el hecho de que el deman-
dado eligiera no participar dentro del procedimiento administrativo no refuerza su posicin. Por
dicha razn, bajo estas circunstancias, es ms probable que el nombre de dominio en disputa haya
sido elegido por su valor como marca notoria, y no por su valor genrico potencial (En favor de la
argumentacin de esta resolucin D2008-0890 (ligabbva.com), D2007-1465 agbartowr.com).
Si bien otras decisiones han querido ser menos contundentes al considerar que el hecho de que la
demandada no se haya personado en este procedimiento no tiene porqu comportar la automtica
consideracin de su allanamiento y, por tanto, la automtica estimacin de la demanda D2008-0011
cuidadoconairmed.com).
53
D2006-0094 (quiz-total.com).
ADI 30 (2009-2010), 405-434 ISSN: 1139-3289 419
de anuncios, publicidad, etc., por los que el demandado recibe una can-
tidad de dinero convirtiendo el website en un elemento de adquisicin
de lucro
54
. La decisin del experto vino a subrayar la introduccin de
anuncios en una web como un elemento que deslegitimara los intereses
lcitos que el titular del dominio pudiese tener.
3. Otro de los factores a tener en consideracin sera la ausencia
de contenido en la pgina web titularidad del demandado. En este senti-
do, la legitimidad de un dominio, como ya indicamos anteriormente, no
viene slo determinada por el registro de ste, sino tambin por su uso.
Los expertos podrn presumir un inters legtimo cuando el demandado
aporta elementos del contenido de la pgina web que acrediten de alguna
manera dicho derecho. La ausencia total de contenido lleva a presumir la
inexistencia de cualquier tipo de inters en favor de dicho dominio, y a
sensu contrario hace pensar en la existencia de otros intereses no legti-
mos en el registro del nombre
55
.
4. Por ltimo, no podemos olvidar una de las causas que en mayor
medida han sido objeto de las decisiones de los expertos (por este motivo
dedicaremos un apartado especial al respecto), siendo esta el ofrecimien-
to en venta del dominio del demandado en favor del demandante
56
.
54
As lo ha venido a establecer la D2007-1465 (agbartower.com), en la que el demandado incluy
en su web un link Ads by Google. While previous panels have noted that so-called advertising rev-
enue arrangements may in certain circumstances be consistent with a legitimate interest in a disputed
domain name, their use does not in this Panels view sit comfortably within the established concept
of non-commercial fair use. At the least, the presence of such advertising on a website raises the bar
considerably as to the very clear evidence that a Respondent would need to put on to establish claimed
use as a fan site. Whether or not the Respondent is as he claims a fan of the Torre Agbar, the Panel
does not believe that it would be appropriate to make a nding of legitimate non-commercial fair use
in Respondents favour on the case record available here. En el mismo sentido: el Experto ha podido
comprobar que, a la fecha de esta resolucin, el nombre de dominio edintorni.es conduce a una pgina
web que contiene enlaces publicitarios de terceras personas pertenecientes a diversos sectores. No
puede pues considerarse que la Demandada haya utilizado el nombre de dominio en relacin con una
oferta propia de buena fe de productos o servicios (DES2010-0009 edintorni.es).
55
En la D2007-1221 (turespana.com) el experto considera que teniendo en cuenta la conducta
seguida por el demandado, el panelista alberga signicativas dudas sobre el carcter genuino de la
iniciativa informativa a la que aqul ha vinculado el nombre de dominio, al no parecer coherente con
la nalidad indicada por el demandado el ponerse en contacto con el demandante unilateralmente y
con anterioridad a la activacin del mencionado sitio web, activacin que tuvo lugar una vez que el
demandante haba contestado a la oferta realizada por el demandado (de esta armacin se desprende
cmo el demandado dot de contenido el sitio web, el que ni siquiera haba activado, una vez conoci
de la demanda). Vid., tambin, Por ltimo, otro factor importante a considerar es que tal y como ha
podido comprobar el Experto el nombre de dominio edintorni.es conduce a una pgina web de las lla-
madas de relleno que se limita a contener anuncios publicitarios y links de otras empresas. Es decir,
la Demandada no utiliza la pgina para ofrecer sus propios productos o servicios (DES2010-0009
edintorni.es o DES2009-0054 bikkemberg.es).
56
Varias resoluciones han considerado que dicho ofrecimiento revestira a la accin del deman-
dado de un desinters en el propio dominio, salvo claro est, el puro negocio de la venta por parte del
demandado. Algunos expertos han considerado que si la intencin original del demandado era la de
poner en marcha un sitio web sobre un mbito ajeno al del demandante, no tiene sentido alguno ofrecer
previamente el nombre de dominio a cambio de una compensacin econmica a aqul, cesin que
hubiera comportado, precisamente, la prdida de un elemento esencial (como es el sitio web donde se
iba a poner en marcha dicha actividad) para la puesta en funcionamiento de la plataforma informativa
(D2007-1221 turespana.com). Muchas de las disputas entre titulares de dominios y titulares de
marcas se han solucionado extra-arbitralmente, al considerar las empresas titulares de marcas regis-
tradas que el coste requerido por el titular del dominio era menor que el derivado del procedimiento
III. REGISTRO Y USO DE MALA FE DEL NOMBRE
DE DOMINIO
La Poltica ICANN establece en su apartado 4.a) los elementos que de-
bern ser probados por el demandante para conseguir que el panelista le
ceda la titularidad del dominio del que es titular el demandado. Tras ver los
dos primeros elementos, en su apartado tercero la UDRP exige el registro y
uso de mala fe
57
de un dominio estableciendo que usted posee un nombre
de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe. Circunstancia
utilizada en muchas ocasiones por parte de la doctrina
58
para matizar que no
son tres, sino cuatro, los requisitos que se deben cumplir para que un nombre
de dominio sea considerado abusivo o ilcito, debiendo analizarse de forma
separada
59
, por un lado el registro, y por otro el uso de mala fe. A pesar de
este tercer requisito la Poltica no dene a lo largo de su articulado que debe
entenderse por mala fe, de ah la gran dicultad que los panelistas han tenido
a la hora de argumentar la cesin del dominio al titular de la marca por una
de las causas que a continuacin se exponen. Si bien la ausencia de concep-
tualizacin de buena o mala fe no responde, como bien indica algn autor, a
un olvido del redactor de la norma, sino a la dicultad que este ha tenido a la
hora de matizar este concepto ante la falta de deniciones de tal circunstan-
cia que existe en la mayora de los ordenamientos
60
.
No pocos civilistas han ocupado tiempo y esfuerzo para dotar de
signicado trminos que el Cdigo Civil tan slo enuncia (vase art. 7
o 1.258 y arts. 78, 362 o 433 entre otros). El artculo 7.1 CC elabora la
teora de que los derechos deben ejercitarse conforme a las exigencias de
buena fe, es decir, conforme al modelo de conducta que socialmente es
considerado honesto y adecuado
61
. En tal sentido, el artculo 1.258 im-
pone a las partes el cumplimiento, no slo de lo pactado, sino de aquellas
otras consecuencias que sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley
62
.
La mala fe que establece la Poltica es por encima de todo subjetiva, y
en un segundo plano objetiva
63
, es decir, que lo que denotar la mala fe
administrativo, donde el coste econmico es, casi en exclusividad, para el demandante. Un detallado
anlisis econmico a este respecto sera necesario para determinar si los acuerdos previos al procedi-
miento son ms beneciosos para ambas partes o no. Slo la avaricia de los titulares de dominios, en
mi opinin, hara que estos acuerdos no se produjesen.
57
Vid. I. GARCA DE CORTAZAR FAJARDO, La mala fe en el procedimiento de la ICANN, ADI,
vol. XXVIII, 2007-2008.
58
59
CARBAJO CASCN, Conicto entre Signos..., op. cit., pg. 287.
60
GARCA DE CORTAZAR FAJARDO, La mala fe en el procedimiento..., op. cit., pg. 235.
61
En consecuencia, la mala fe consistira en la realizacin de actos de ejercicio, que aunque
quepan dentro de las facultades tericas que tenga el titular, se apartan de ese canon de lealtad en las
relaciones sociales. C. LASARTE LVAREZ, Principios de Derecho Civil, t. 1, Madrid, 1996, pg. 164.
Vid. VVAA, Comentario del Cdigo Civil, t. 1, Centro de Publicaciones del Ministerio de Justicia,
1993, pgs. 37-70. F. WIEACKER, El principio general de la buena fe, Madrid, 1982.
62
J. MALDONADO RAMOS, Trmino Mala fe, Enciclopedia Jurdica La Ley, t. 14, 2009,
pg. 7720.
63
Para un mayor estudio sobre la objetividad/subjetividad de estos trminos: VVAA, Comentario
del Cdigo Civil..., op. cit., pg. 41.
ADI 30 (2009-2010), 405-434 ISSN: 1139-3289 421
en el titular del nombre de dominio ser que este tenga conocimiento de
que su registro es posterior a una marca similar o idntica registrada, y
que siendo consciente de este hecho decida llevar a cabo una actuacin
contraria a los valores de lealtad, honradez y justo reparto que opera en
relacin ntima con los principios de la conciencia social.
De los tres presupuestos en que ha de fundamentarse todo escrito
presentado al amparo de la Poltica Uniforme ante cualquier proveedor
competente, este, es sin duda, el ms controvertido. Para algunos auto-
res este requisito pone de maniesto la nalidad ltima de la normativa
ICANN plasmada en la Poltica Uniforme y el Reglamento
64
. Finalidad
que consiste en dar solucin al problema acuciante que estaban sufriendo
empresas de todo el mundo, que ya desde principios de este tercer mile-
nio, han venido reiterando la necesidad de proteger sus intereses a travs
de un procedimiento que posibilitase que las acciones de ciberocupacin
de dominios no quedasen desamparadas por la normativa vigente. As, se
registraban nombres de dominio con la denominacin de signos distinti-
vos renombrados o conocidos tanto a nivel nacional como internacional
con la nica nalidad de exigir a las empresas
65
propietarias de estos
signos distintivos una suma astronmica de dinero mediante prcticas
ilegales, a las que en muchas ocasiones estas deban de ceder para poder
recuperar un signo distintivo, que si bien no les perteneca por derecho,
si que constitua un elemento intrnseco a su personalidad (como es la
fuerza distintiva de una marca).
Uno de los problemas que ms opiniones controvertidas ha suscitado
en el mbito del derecho de la propiedad en el mundo virtual de Inter-
net ha sido la confrontacin entre el llamado principio rst come, rst
served
66
y el mejor derecho que uno posee respecto a una determinada
cosa. A la hora de registrar un DNS prima, como regla bsica, el princi-
pio rst come, rst served. De esta manera aquel que llevaba a cabo por
primera vez un contrato de registro sobre un determinado dominio era
su poseedor. El problema surge cuando el nombre de dominio entra en
colisin con otro signo distintivo, y en especial con las marcas registra-
64
65
El peso que a nivel internacional han tenido las grandes multinacionales o a nivel nacional los
grandes grupos empresariales y la presin que stos han ejercido ha constituido, sin duda, un elemento
bsico para un cierto endurecimiento de la poltica seguida por los panelistas. As lo predecan PEINADO
GARCA y MARTN SERRANO, Luces y sombras del Procedimiento..., op. cit., pg. 32.
66
Tambin llamado Prior in tempore, potior est in iure en terminologa latina, que puede tra-
ducirse como Primero en el tiempo, primero en el Derecho, que hace referencia a un principio de
Derecho, en virtud del cual, el documento que primero acceda al Registro es el preferente sobre los
que accedan con posterioridad. Por analoga con los principios rectores del Registro Mercantil entre
los cuales destacamos el principio de Prioridad, artculo 10 Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil, podemos armar que el despacho por
orden de presentacin es el presupuesto y a la vez efecto de aquella preferencia. Para un mayor estudio
sobre este principio. Vid. P. L. SERRERA CONTRERAS, El Registro Mercantil: una consideracin de sus
principios, Revista Crtica de Derecho Inmobiliario, nm. 79, 2003, pgs. 2769-2771; J. F. ARRIBAS
LVAREZ, El registro mercantil en Espaa: organizacin y funcin, La Ley, Madrid, 2009; P. CASADO
BURBANO, Los principios registrales mercantiles, Servicio de Estudios del Colegio de Registradores,
Madrid, 2002.
das. Ante esta tesitura el conicto entre marcas y nombres de dominios
no puede solventarse por el mero hecho de la temporalidad del registro
67
.
El criterio objetado solo es un indicativo, y no puede esta circunstancia
transformarse en el elemento determinante que permita decidir a cul
de los solicitantes asignar y registrar un nombre de dominio sin conside-
rar el conjunto de circunstancias que acrediten un mejor derecho para
el solicitante.
1. SITUACIONES QUE DAN ORIGEN AL REGISTRO Y USO DE MALA FE
De entre las mltiples situaciones que pueden originarse a conse-
cuencia de este tipo de actividades, he querido dividirlas en tres grupos
que constituyen, cada una de ellas, una intencionalidad propia por parte
de los titulares de los dominios cuyo uso o registro es contrario a la ley;
y un cuarto que incide transversalmente en todas ellas: uso y registro con
nes puramente econmico; uso y registro con nes denigratorios de una
determinada marca o de su titular, y uso y registro con nes perturbado-
res de la actividad comercial competitiva de una determinada empresa.
Podemos enumerar algunas que, por el mero hecho de darse, suponen
un registro malicioso, partiendo de la base de que nos encontramos ante
una relacin de presunciones numerus apertus que con el tiempo puede
ir aumentado o reducindose.
A. Fines econmicos
Atraer usuarios a un determinado website: El prrafo 4.b).iv) de la
Poltica determina que ser prueba de mala fe en el registro del dominio to-
das aquellas circunstancias que indiquen que al utilizar el nombre de domi-
nio el demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con nimo
de lucro, usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro sitio en lnea,
creando la posibilidad de que exista o pueda existir confusin con la marca
del demandante. Aade la Poltica que dicha confusin con la marca del
demandante ser respecto a la fuente, patrocinio, aliacin o promocin
de su sitio web o de su sitio en lnea o de un producto o servicio que gure
en su sitio web o en su sitio en lnea. La norma parece hacer mencin a la
fuerza distintiva y comercial que tiene el dominio susceptible de provocar
riesgo de confusin entre ste y la marca registrada, no tanto en lo que es
en s el nombre, sino en el contenido web al que nos remite dicho dominio
en relacin con productos o servicios asociados.
67
No conviene olvidar que la demandante registr antes en el tiempo sus marcas, por lo que, en
una eventual pugna entre sus derechos y el derecho de uso del dominio cuestionado, el resultado no
puede ser otro, en aplicacin de la regla prior tempore, potior in iure, que la prevalencia del derecho
esgrimido por la entidad reclamante [DES2006-0012 (uefa.es). Si bien habra que matizar que este
principio, aplicable para todos y cada uno de los supuestos, slo debe ser alterado cuando se prueben
los tres requisitos establecidos nica y exclusivamente como forma excepcional para establecer la
titularidad del demandante].
ADI 30 (2009-2010), 405-434 ISSN: 1139-3289 423
Otra modalidad de confusin es la de hacer pensar a los usuarios
no tanto el hecho de que la pgina que estn visitando es la de la marca
famosa que estn buscando, sino que hay una autorizacin expresa
del titular marcario, o que al menos existe una cierta relacin entre ellos,
conllevando el subsiguiente riesgo de asociacin entre ellos
68
. Estas si-
tuaciones han dado lugar a que, en muchas ocasiones, los titulares de las
marcas registradas se hayan visto obligados a aclarar que dicho dominio
no est bajo su control (D2006-0094 quiz-total.com). Tambin es uti-
lizado el nombre de dominio como un portal de referencia para desviar
los usuarios de Internet, a travs de Spondored Lincks y Palabras
Clave, a terceros sitios, algunos de los cuales son competidores directos
de los productos y servicios ofrecidos por el demandante
69
. Adems, es
muy probable que el propsito del demandado con dicho uso sea la reco-
gida de tasas a travs de clicks
70
. Una mayor auencia de visitas tendr
la web cuanto ms renombrada y conocida sea la marca, ya que los usua-
rios acceden a ella con el n de encontrarse con el dominio de sta y, sin
embargo, toparn con unas webs puramente publicitarias que a travs de
contadores informticos reportarn cuantiosos benecios a sus titulares.
Fines especulativos: Una de las situaciones que dan origen al re-
gistro o adquisicin de un nombre de dominio de mala fe, son los nes
meramente especulativos. El elemento objetivo que va a cuanticar si
nos encontramos ante un n especulativo ser el posterior ofrecimiento
en venta (cuando la oferta supere los costes necesarios de registro y de
mantenimiento) del titular del registro a un titular marcario. Suele presu-
mirse la mala fe cuando el demandado no consigue probar que la oferta
realizada no superaba ampliamente los costes de adquisicin y mante-
nimiento del dominio (alegando en muchos casos unos costes que nada
tiene que ver con el registro, tales como gastos de reserva), impidiendo
adems al titular de la marca reejarla como nombre de dominio
71
.
68
GARCA DE CORTAZAR FAJARDO, La mala fe en el procedimiento..., op. cit., pg. 250. Reitera-
das decisiones han puesto de maniesto todo lo aqu expuesto. Entre otras la D2007-1067 (ltroscar-
tes.info) estableci que es obvio que el uso dado al nombre de dominio por parte de la demandada
constituye un sistema ilcito de obtencin de visitantes a su propio sitio web, generando una obvia
confusin en stos al vincular el nombre de dominio a una oferta de productos y servicios que, de
hecho, compite con la de la legtima titular de los signos distintivos en los que se basa el nombre de
dominio. Ya que no puede tampoco dudarse de que los consumidores que nalmente desean acceder
y contratar los servicios que ofrecen estos portales redireccionados por el dominio controvertido, han
accedido a ellos a travs de una pgina en la que a buen seguro buscaban informacin sobre la marca
D2008-0890 ligabbva.com).
69
Finally, the Domain Name is being used as a referral portal to divert Internet users, through
Spondored Lins and Key Words, to third parties sites, some of which offer for sale the Complain-
ants direct competitors products and services. D2007-0149 (providentinsurance.com).
70
Es adems probable que el demandado obtenga unos honorarios por cada uno de los click-
through que se realicen en dicha web. De igual manera habra que considerar los banners publici-
tarios de los cuales el demandado obtiene benecios por cada una de las visitas a la web donde estos
estn publicitados.
71
DES2010-0009 (edinotorni.es): est acreditado en el procedimiento que la demandada ha
puesto en venta el nombre de dominio al mejor postor y que incluso ha utilizado esa venta como ele-
mento de presin frente a la demandante, llegando incluso a comunicarle la existencia de una oferta de
compra de un tercero por 30.000 euros. Es ms, de los correos electrnicos remitidos por la demandada
se desprende que sta ha utilizado el registro del nombre de dominio como medida de presin para
B. Fines denigratorios
No dotar de contenido alguno a un dominio registrado
72
: Sola
ser prctica habitual de los cybersquatters el registrar dominios con el
nico propsito de su venta posterior al titular de la marca idntica y
no dotarles de ningn contenido, o por lo menos de ningn contenido
informativo que no fuese publicitario. Esta prctica habitual del registro
y posesin totalmente pasiva del dominio idntico a la marca de un ter-
cero sin realizar actividad alguna ha sido estudiada por los expertos en
sus respectivas resoluciones. Si bien este supuesto no supona una accin
desconocida para la doctrina, s lo han sido situaciones en las que el titu-
lar del registro no slo mantena sin contenido el sitio web, sino que ade-
ms no ofreca contacto alguno para la futura cesin del dominio. Para
algunos esta prctica obstaculizadora de los derechos del demandante, es
contemplada como un supuesto de obstruccin por el hecho de conocer
que el nombre de dominio es idntico o similar a una marca famosa y que
con su registro se impide el acceso de esa marca al espacio virtual. Muy
en relacin con la situacin anteriormente descrita (nes especulativos)
consistira esta especie de reserva que el demandado hace de su do-
minio, bien a la espera de una oportunidad de dotarla de contenido, bien
a la espera de una oferta de cesin por parte del titular marcario. Bajo
esta conducta pasiva u omisiva no siempre se encuentra una actuacin de
mala fe, ya que el titular de este dominio puede registrarlo para hacer uso
futuro de l, evitndose as problemas con los registros hechos de mala
fe
73
que otros puedan llevar a cabo contra l
74
.
De admitir la posibilidad de registrar un dominio sin dotarle de con-
tenido alguno, nos encontraramos ante una va utilizada frecuentemente
por quien quisiera registrar un dominio idntico a una marca de la que no
es el titular, actuando de mala fe para intentar despus vender al titular
marcario el nombre de dominio registrado. El problema que se susci-
conseguir un acuerdo de colaboracin empresarial con la demandante, acuerdo que no llega a concluir-
se precisamente por la negativa de la demandada a renunciar y transferir el nombre de dominio. En
el mismo sentido multitud de resoluciones recientes: DES2009-0054 (bikkembergs.es), D2009-0725
(jorgelorenzo.com), D2010-0317 (nutrileche.com), DES2010-0004 (madeira.es), entre otras.
72
La doctrina sentada por diferentes resoluciones (tomemos la D2000-0003 como la primitiva)
es conocida como el principio de uso pasivo por la que en determinadas situaciones la inactividad
del titular del dominio constituye una utilizacin del mismo de mala fe. GARCA VIDAL, Derecho de
marcas..., op. cit., pgs. 236-237.
73
74
Una decisin reciente de los panelistas de la OMPI ha remarcado este principio alegando que
el hecho de que el nombre de dominio en disputa inibsa.es est inactivo, no es un obstculo para
reconocer que existe un uso de mala fe del mismo. En efecto, en determinadas circunstancias la falta
de uso de los nombres de dominio puede constituir una utilizacin de los mismos de mala fe. Esta
doctrina, conocida como el principio del uso pasivo ha sido sentada en multitud de ocasiones. Hay
que reconocer que no tiene sentido, y es ilgico, registrar un nombre de dominio para no utilizarlo en
absoluto. Por eso, hay que considerar que la falta de uso del nombre de dominio para hacer algn tipo
de oferta de bienes o servicios en la web constituye una forma de uso, al utilizar el nombre de dominio
para impedir el registro del mismo a favor del titular de la marca. DES2008-0027 inibsa.es). Vid.
DES2010-0009 (editorni.es) o DES2009-0054 (bikkembers.es).
ADI 30 (2009-2010), 405-434 ISSN: 1139-3289 425
ta, por tanto, es determinar que entendemos por contenido. Muchas
de las disposiciones estudiadas reconocen la existencia de contenido un
muchas de las webs demandadas (se podra decir que el hecho de que un
dominio nos redirigiese a una web cuyo nico contenido fuese web en
construccin no carecera de contenido y, por tanto, no sera aplicable
este criterio), si bien, como ellas mismas arman, el contenido o es rele-
vante o no es contenido. De ah la necesidad de un contenido mercantil
o privado
75
en estas websites como requisito exoneratorio de la mala fe
del demandado
76
.
Denigrar al titular de la marca o a un tercero: Al hablar de un
uso o registro denigratorio del titular de una marca o a un tercero vol-
vemos a centrar nuestra atencin en el contenido del website al que nos
dirige el dominio discutido. Si bien el hecho de injuriar o agraviar la
imagen del titular de una marca idntica o similar al dominio registrado
puede llevarse a cabo en el propio nombre (sucks cases)
77
, mayor dao
se produce si esta nalidad se realiza en el contenido de la web, ya que
el usuario se llevar gran sorpresa cuando creyendo acceder al conte-
nido de la marca aparezca en la pantalla el entramado denigratorio de
esta. Introducir contenidos pornogrcos, erticos o injuriosos consti-
tuye un claro ejemplo de uso denigratorio del dominio en perjuicio del
titular de la marca registrada. Contenidos que tengan como nalidad el
criticar, opinar o enjuiciar actividades que en el ejercicio de su actividad
empresarial realiza en demandante, van a encontrar una dura oposicin
en aquellos que deenden que dicho contenido es fruto de la libertad
de expresin y de crtica (si bien la problemtica no radica en determi-
nar cuan grande debe ser la libertad de expresin, sino si esta debe ser
limitada en ciertos supuestos en ara de otros derechos)
78
. Frente a estas
situaciones que se encuentran en la frontera entre la mala fe y la libertad
75
76
Por todo ello, tal y como concluye la D2007-1196 (caixalaietana.cat), hay que considerar que
la falta de uso del nombre de dominio constituye una forma de uso, al utilizar el nombre de dominio
para impedir el registro del mismo a favor del titular de la marca. Y no habiendo evidencias de que
haya usado el nombre de dominio en relacin con una oferta de buena fe de bienes o servicios, ni de
que haya hecho preparativos serios de dicho uso, se debe determinar que el uso pasivo de un dominio
de estas caractersticas, as como su registro, ser considerado de mala fe.
77
Algunos autores han considerado que el sujo diferenciador demuestra que la pgina no tiene
nada que ver con la marca que reproduce, en muchos casos este aadido supone tal ofensa para la mar-
ca que no debe entenderse que ese carcter diferenciador legitime al titular del dominio para que pueda
aadir cualquier contenido a la web. La defensa que autores realizan de estos suck domains responde
no slo a un inters del titular del dominio, sino tambin del usuario de Internet, en tanto que permite
identicar con la sola lectura del nombre que nos encontramos ante una pgina de la que no es titular
la marca registrada, sino ante un dominio, al menos, crtico con ella. GARCA DE CORTAZAR FAJARDO, La
mala fe en el procedimiento..., op. cit., pg. 248. De igual manera lo reejan COLSTON y MIDDLETON,
Modern Intellectual Property Law, op. cit., cuando arman que cuando el trmino sucks u otra ex-
presin crtica es aadida a la marca, es obvio que el titular de esta no ha consentido el establecimiento
de dicho dominio y como consecuencia de ello esta confusin no debera darse.
78
As lo han venido estableciendo varias decisiones (D2008-0011 cuidadoconairmed.com y
por remisin de esta D2003-0438 aguasdebarcelona.biz entre otras) sentenciando que dicho sitio
web ofreca, de modo congruente con la composicin del nombre de dominio, una serie de textos expo-
niendo crticas contra la demandante, siendo considerado ese tipo de uso como un uso crtico legtimo
en el marco de la Poltica.
de expresin, mejor defensa para el demandante constituira la prueba de
los otros dos requisitos que establece la Poltica, la identidad y la falta de
intereses legtimos por parte del demandado en el registro del dominio.
Dotar de contenidos pornogrcos o ilegales el website: Cons-
tituye un claro indicio de mala fe el vincular el nombre de dominio con-
trovertido con una marca ajena a un sitio web cuyo contenido de carcter
pornogrco, ertico o burln, resulta claramente ofensivo para el titu-
lar de la marca idntica. Esta actuacin tiene como nalidad, por un lado,
la de denigrar o desprestigiar la marca, y por otro, el atraer internautas
aprovechando el nombre de la empresa desprestigiada con la intencin
de que los usuarios, sorprendidos por el contenido encontrado en la web,
contraten los servicios ofertados en esta. Dicha actuacin ha sido consi-
derada tambin como accin por parte del titular del dominio de forzar al
titular marcario a negociar rpidamente la cesin del nombre para evitar
mayores daos a la imagen de la compaa
79
. De igual manera ocurrira
cuando el contenido de la pgina web a la que nos dirige el dominio est
dotado, ya no slo de contenidos pornogrcos, sino de contenidos que
constituyen un ilcito penal, bien de exaltacin del terrorismo, delitos
sexuales, injurias o calumnias, u otro tipo de contenido ilcito. Si bien
no suele ser frecuente, ya que los titulares de estos dominios registrados
de mala fe no arriesgaran, por el hecho de conseguir una compensacin
econmica por la venta del registro, el caer en un ilcito penal. Pero, an
as, podra considerarse esta situacin como supuesto de uso y registro
de mala fe.
C. Fines perturbadores de la actividad comercial
Perturbar la actividad comercial del titular de la marca: Cons-
tituye registro y uso de mala fe cuando el demandado tiene nimo de
perturbar la actividad comercial del demandante-competidor [prra-
fo 4.b).iii)], ya sea con nes de mera obstaculizacin comercial, de deni-
gracin, o para desviar el trco de usuarios a favor del propio registrante
o de otros competidores (en estos casos estaramos dentro del terreno de
los sucks cases mencionados anteriormente)
80
. Llama la atencin que la
UDRP limite dicha situacin a los competidores
81
de productos o servi-
79
AGUSTINOY GUILAYN, Rgimen jurdico de los nombres..., op. cit., pg. 147. As lo han manifes-
tado mltiples decisiones de los expertos al considerar que: El hecho de que el nombre de dominio
en conicto reconduzca automticamente a un sitio web de contenido pornogrco, implica que su
uso se est realizando de mala fe, pues supone intentar atraer, de manera intencionada y con nimo de
lucro, usuario de Internet al sitio web www.cachondas.com, a la par que puede dar lugar a un deterioro
de la imagen de la demandante D2007-1402 (marores.com). En el mismo sentido: DES2010-0005
(nokia.com.es).
80
Ejemplos de esta actividad se desprenden de las decisiones de los expertos D2008-0890 (liga-
bbva.com) y D2007-1067 (ltroscartes.info) donde se insiste una vez ms en el hecho que dicha oferta
de productos y servicios la realiza una compaa que compite directamente con la demandante, con el
perjuicio que ello supone para ste.
81
La doctrina ha considerado que limitar el trmino competidor al terreno de la competencia
directa sera una interpretacin restrictiva, ya que los panelistas tendra que estudiar en trminos pura-
ADI 30 (2009-2010), 405-434 ISSN: 1139-3289 427
cios del demandado. Si bien no especica ante qu tipo de competidores
nos encontramos, es de suponer que a aquellos que en el ejercicio de su
actividad comercial lleven a cabo los mismos servicios o produzcan los
mismos bienes. Ms an, el limitar esta situacin de mala fe en el uso
y registro de nombres de dominio tan solo a los competidores, lleva a
suponer que la perturbacin en la actividad comercial a demandantes
con los que no tuviese relacin comercial alguna (entendiendo relacin
comercial de competitividad), estara de alguna manera permitida. Esta
perturbacin en la actividad comercial puede ser entendida no slo en
el proceso productivo en s (como pueden ser situaciones que conlleven
una menor produccin), sino otras que tengan impacto directo en su re-
putacin
82
, no siendo necesario la existencia de una actividad denigra-
toria, sino la sola intencin de perturbar la actividad del competidor a
travs de la utilizacin del nombre de dominio.
Generar confusin: La proteccin que se persigue con esta ar-
macin es el posible riesgo de confusin que ste pudiese ocasionar a
los usuarios (con el consiguiente benecio econmico que se desprende
de dicha confusin)
83
. No solo el direccionamiento del dominio hacia un
sitio web comercial (del que se derivaran estos benecios econmicos)
ha sido considerado por el Centro como riesgo de confusin, sino que
este ha estimado una presuncin parcial en aquellos supuestos en los que
el dominio controvertido serva al demandado para una web no comer-
cial. Mencionar aqu la problemtica a la que el Centro, y la Poltica, ha
tenido que afrontar, ya no en relacin a los cybersquatters, sino a lo que
algunos han denominado whoisquatting
84
, las disputas surgidas en torno
a un dominio correspondiente al nombre personal de una determinada
persona, generalmente de reputada fama, generando un riesgo de confu-
sin para los usuarios, generalmente fans, que deseando acceder al con-
tenido web de un cantante, deportista o poltico, se han encontrado con
un contenido pornogrco, ilcito, injurioso, o simplemente sin conteni-
do
85
. De esta forma, para ambos supuestos, la presuncin de mala fe se
produce exclusivamente cuando sea posible la confusin, y no requiere
que efectivamente esta se haya producido
86
.
mente econmicos cual es la incidencia de este dominio en el mercado. De ah que se haya establecido
una categora ms amplia de competidor, presentndolo como aquel que pueda incidir en la actividad
comercial del demandante, ya sea en su cuota de mercado, en su nivel de precios o simplemente en la
imagen que presenta de cara al pblico.
82
En efecto, numerosos usuarios de Internet han considerado incorrectamente que el mal fun-
cionamiento del software incluido en el sitio web asociado al Nombre de dominio era imputable a la
Demandante. Este Experto considera que la errnea imputacin al Demandante del mal funcionamien-
to del sitio web vinculado al Nombre de dominio ha tenido un injusto impacto sobre su reputacin y
actividades. D2006-0094 (quiz-total.com).
83
Consecuencia necesaria para parte de la doctrina que exige que de la confusin el demandado
pueda obtener un lucro. Luego no puede incurrir en ella aquellos supuestos en los que an producin-
dose la confusin el demandado no persigue, al menos directamente, la obtencin de benecios econ-
micos. PEINADO GARCA y MARTN SERRANO, Luces y sombras del Procedimiento..., op. cit., pg. 37.
84
AGUSTINOY GUILAYN, Rgimen jurdico de los nombres..., op. cit. pg. 148 entre muchos otros.
85
D2000-1532 (brucespringsteen.com), D2000-1000 (bridgetjones.com), D2002-0725 (joseca-
rreras.com), D2006-0524 (ronaldinho.com) o D2007-1402 (marores.com), entre otros.
86
D. Otros
Impedir al titular de la marca el registro del nombre de dominio
idntico a esta: Se considera que hay riesgo de registro y utilizacin de
mala fe cuando se pretende impedir al titular de la marca que este la re-
eje mediante un correspondiente nombre de dominio, obstaculizando
que esta se presente en Internet mediante el signo que mejor la identi-
ca. As lo reeja la Poltica en su prrafo 4.b).ii) al establecer que us-
ted ha registrado el nombre de dominio a n de impedir que el titular
de la marca de productos o de servicios reeje la marca en un nombre
de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado
una conducta de esa ndole. Esta ltima expresin acota el mbito de
esta situacin a la necesidad de que el registro tenga como propsito el
obstaculizar o impedir que el titular de la marca pueda llevar a cabo el
registro de un dominio similar a su marca, y no que esta intencin se
haya producido como consecuencia casual del registro, evitando que
el titular de la marca ejercite su derecho a difundir su marca en todo
mbito, tambin el virtual. De esta manera se obstaculiza la posicin
competitiva del demandante en el mercado electrnico, con las graves
consecuencias econmicas que para una compaa dicha situacin pue-
de conllevar
87
.
Ante esta situacin, una rpida respuesta por los demandados fue
propuesta, la cual, sin falta de razn, consista en la posibilidad de regis-
tro de dicha marca mediante otro gTLD entre los mltiples existentes.
Por esta razn, la doctrina ha venido a resaltar la necesidad de un registro
indiscriminado de nombres de dominio bajo todos los gTLD posibles
como requisito necesario para entender como uso y registro de mala fe
esta circunstancia. Esta actuacin por parte del demandado conrmara
el nimo de perturbar exigido en la Poltica ya que el titular marcario no
puede acceder a ningn dominio, con su marca como nombre de domi-
nio. Por ltimo, subrayar que la UDRP pretende enjuiciar como conducta
maliciosa no el hecho de registrar un dominio idntico a la marca titula-
ridad del demandante, sino la intencin del registrante. No se valora el
resultado obtenido (ya valorado mediante el criterio de similitud) sino la
conducta empleada. De ah que el objetivo del experto vaya enfocado a
determinar si el resultado previsto para esta conducta era intencionado,
o si por el contrario este no fue previsto por el demandado criterio de
marcado carcter volitivo (vuelve a ser necesario determinar el cono-
cimiento de la marca
88
por parte del titular del dominio as como la ya
mencionada exclusividad de esto).
87
D2008-0890 (ligabbva.com), DES 2006-0012 (uefa.es).
88
Como bien exponen en el captulo 19 del libro Intelectual Property los profesores CORNISH y
LLEWELYN no es lo mismo el conocimiento que un americano tiene la empresa Walmart y su consiguien-
te nombre de dominio ocial a la que esta misma marca puede tener para un griego, etope o lipino
(por utilizar sus mismos ejemplos). Los panelistas deben redactar sus decisiones teniendo en cuenta
que Internet es global, pg. 819.
ADI 30 (2009-2010), 405-434 ISSN: 1139-3289 429
Registro indiscriminado de nombre de dominio: Ntese que
cuando hablamos de registro indiscriminado estamos haciendo refe-
rencia a dos situaciones distintas, bien el registro de varios nombres de
dominio donde el gTLD es diferente, pero el SLD permanece inaltera-
do, o bien aquellos registros donde un mismo usuario registra diferen-
tes dominios, en esta caso con diferentes SLD, con un propsito ajeno
al de la buena fe.
La primera de estas situaciones supone que el titular del dominio
ha registrado, con un mismo SLD (que en s es la parte identicativa
del dominio y aquella que es capaz de causar confusin con la marca
titularidad del demandado), varios dominios en los que, bien el gTLD
(ej. .com, .net, etc.) o ccTLD (.es, .uk, etc.) dieren los unos
de otros
89
. Esta situacin, que a primera vista parece contraria a la bue-
na fe, no es causa, a mi entender, de dicha calicacin, ya que lo que
el demandado pretende con su registro es abarcar un mayor nmero de
situaciones posibles dentro de un mismo nombre de dominio
90
. Si que
estaramos ante una situacin de mala fe en el registro, si este fuese
probado por alguna de las causas mencionadas, pero no por el hecho
de registrar varios nombres con diferentes TLD, ya que este Top Level
Domain no es lo que genera la identidad o similitud con la marca, sino
el SLD. El registro, strictu sensu, de una variedad de dominios bajo di-
ferentes TLD, no es constitutivo de mala fe si esta accin no va acom-
paada de otras circunstancias que la pongan de maniesto (si en tan
slo uno de esos registros se probase por el demandante la mala fe, to-
dos ellos adoleceran de la misma, caso contrario si en uno de ellos no
se probase la mala fe, todos adoleceran de sta con independencia de
cuantos se hallan registrado). Caso radicalmente distinto es el segundo
de los expuestos, en el que el demandado lleva a cabo un registro indis-
criminado de nombres diferentes, en este caso de SLD, bien con nes
especulativos, bien con nes de un futuro ofrecimiento en venta, etc.
Estos supuestos han sido bastante frecuentes en el Centro, en especial
en los primeros aos de vida de este organismo. Un supuesto reiterado
por la doctrina, sera el del usuario que registra, sin inters legtimo
alguno, multitud de dominios con el nico propsito de obtener un be-
necio econmico por ello
91
.
89
Un caso que puede ilustrar a modo de ejemplo esta situacin sera la D2007-0168 (coeic.com y
otros) en la que el demandado registr cuatro dominios en los que el SLD era el mismo, coeic, pero
no as el TLD que variaba, bien .cat, .com, .info y .net.
90
En contra PEINADO GARCA y MARTN SERRANO, Luces y sombras del Procedimiento..., op. cit.,
pg. 15, al establecer que tambin es subsumible en este supuesto (mala fe) aqul en el que un de-
mandado haya inscrito a su favor un determinado dominio bajo todos los gTLD puede interpretarse
precisamente como un uso obstructivo del dominio.
91
Dominios como josecarreras.com (D2002-0725), laspalmas.net (D2002-0833) o ronal-
dinho.com (D2006-0524), entre otros fueron registrados por un mismo sujeto sin inters legtimo
en ninguno de ellos. En este ltimo el propio experto establece que no se puede obviar que no es la
primera vez que el demandado se encuentra en una situacin anloga a la ahora suscitada, sino que l
mismo y familiares o empresas estrechamente relacionadas con l, han sido ya objeto de Decisiones
del Centro en las que se declara la apropiacin de nombres de personajes y empresas famosos, sin
autorizacin de los titulares legtimos.
A raz de esta problemtica se han ido suscitando algunos otros mati-
ces, siendo objeto de estudio por parte de la doctrina. Especial atencin
debemos mostrar ante la necesidad de establecer cul sera el nmero de
dominios registrados necesarios para hablar de registro indiscriminado.
An siendo consciente de que establecer un nmero determinado sera,
a mi entender, contrario al espritu de la Poltica
92
, algunos autores han
considerado que la aplicacin de este criterio requiere un nmero m-
nimo de tres dominios registrados
93
, constituyendo as un indicio de la
mala fe del demandado, apoyada esta por la no contestacin a la deman-
da y a la ilicitud en el registro (aunque deben ser tenidas en cuenta las
circunstancias del caso concreto para poder enjuiciar esta conducta como
lcita o ilcita).
Actuacin fraudulenta frente al registrador: Al hablar sobre las
causas que originan la mala fe en el uso y registro de los dominios, ha
sido frecuente la omisin en muchos casos de esta situacin, centrndose
nicamente en aquellas que han llevado al demandado a registrar el do-
minio, olvidndose de que el propio registro en s puede haber sido fruto
de la mala fe. sta puede surgir bien porque el solicitante de una marca
acte de modo fraudulento frente al ente registrador a lo largo del tr-
mite de registro
94
, o bien porque al solicitar la inscripcin de este signo
distintivo, el solicitante acte en fraude de los derechos marcarios de un
tercero. La mala fe frente al ente registrador se producir en aquellos ca-
sos en los que el solicitante omita, deliberadamente, datos fundamentales
o bien cuando efecte declaraciones inexactas a lo largo del trmite de
registro
95
. Suele repetirse con cierta frecuencia en Internet que los usua-
rios omitan o declaren como cierta informacin personal solicitada por
el registrador como paso previo al registro. Estas situaciones, no slo son
contrarias a la Poltica y al Reglamento, sino que suponen una situacin
de fraude contractual, conllevando la nulidad del contrato de registro. La
presuncin que se realiza de mala fe vienen originada por el hecho de
asentir que aqul que no da una informacin veraz en el registro de su
dominio no ostenta intereses legtimos que en un futuro pudiese defen-
der. Situaciones como la de identicarse bajo un pseudnimo o un nom-
bre inventado, suministrar nicamente la direccin de e-mail en el pro-
cedimiento de resolucin de conictos sin facilitar otra identicacin, o
92
No debera constituir un argumento a favor de la devolucin del nombre de dominio al titular
de la marca registrada el hecho de que esta dependa del nmero de dominios registrados por el de-
mandado. Si bien es cierto que el incremento de estos da origen a una cierta conducta que se presume
repetida en todos y cada uno de los registros realizados. La Poltica, y por extensin los panelistas, no
deben apoyar sus fundamentos en el hecho de registros indiscriminados de dominios por encima de
tres para enjuiciar la conducta del demandado. La infraccin no depende del nmero de veces que se
repita sino de la licitud o no de esta.
93
Entre otros AGUSTINOY GUILAYN, Rgimen jurdico de los nombres..., op. cit. pg. 145.
94
E. SANZ DE ACEDO HECQUET, El registro y uso de mala fe de los nombres de dominio, ADI,
t. XXI, enero de 2000, pg. 540.
95
Para considerar que la inclusin de datos falsos en el contrato de registro supone mala fe con-
tractual, esta falsedad debe superponerse a la ausencia de contestacin a la demanda, como indicio del
desistimiento del titular del dominio respecto de sus derechos sobre el mismo. AGUSTINOY GUILAYN,
Rgimen jurdico de los nombres..., op. cit., pg. 146.
ADI 30 (2009-2010), 405-434 ISSN: 1139-3289 431
la de usar un domicilio distinto al que realmente posee, suponen para los
expertos una presuncin de registro y tambin de uso de mala fe ya
que revela la intencin de ste de actuar solapadamente para dicultar
su verdadera identicacin o localizacin
96
. Esta falta de claridad del
demandado en su intento de esconder su verdadera identidad tiene como
consecuencia, en la mayor parte de los casos, ser considerada dicha acti-
vidad como un claro signo de mala fe en el registro del dominio.
Cambio o redirecciones del dominio: El hecho de que el deman-
dado haya realizado varios cambios de direccin del dominio en la base
de datos del registrador tambin permite presumir un uso de mala fe. Es
frecuente que muchos titulares de dominios vayan redireccionando sus
dominios hacia websites diferentes con el nimo de confundir o de obte-
ner un benecio econmico por ello. Este redireccionamiento constante,
producido para despistar a los titulares de las marcas registradas en su
propsito de confundir, se ha considerado como actividad contraria a la
buena fe. Ms an cuando estos cambios se producen tras la presentacin
de la demanda, con el nico propsito por parte de los titulares del domi-
nio de alegar buena fe e inters legtimo
97
.
2. EL PROBLEMA DE LOS CYBERSQUATTERS U OFRECIMIENTO DE VENTA
Querra detenerme ahora en el problema que suscit, en especial para
los titulares de marcas registradas, el hecho de que muchos titulares de
dominios ofrecieran ste a cambio de una compensacin econmica. Si-
tuacin que no entraara mayor problema si esta compensacin fuese
el resultado de sumar la cantidad pagada por el registro y las cantida-
des abonadas por el mantenimiento de ste. El problema surga cuando
los titulares del dominio solicitaban una compensacin que para nada se
pareca a esta cantidad sino que llegaba a multiplicarse por 100, 200 o
1.000 veces su valor. Caso ya tpico, pero muy recurrente por su capa-
cidad ilustrativa es el caso macdonalds.com por el que la compaa
norteamericana lleg a pagar, a comienzos de los noventa, por la cesin
del dominio la nada despreciable cantidad de 10.000 dlares
98
. La Pol-
tica ICANN quiso atajar este problema y estableci como primera causa
de mala fe en el uso y registro de dominios todas aquellas circunstancias
que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fun-
96
97
D2006-0094 (quiz-total.com) establece que el demandado ha utilizado el nombre de dominio
hasta el momento de dos modos: en primer lugar y hasta poco despus de la presentacin de la Deman-
da el nombre de dominio ha estado asociado a un sitio web en el que se ofrecan juegos y entreteni-
mientos. En segundo lugar, desde poco despus de la presentacin de la Demanda hasta el momento en
que se dicta la presente decisin, el demandado ha decidido desactivar dicho sitio web de modo que el
nombre de dominio no se encuentra asociado a pgina web activa alguna (...) Por ltimo, cabe recordar
que difcilmente en el presente caso el uso del Nombre de dominio podra considerarse de buena fe
cuando su registro obedeci a criterios tan claramente de mala fe.
98
Para ms informacin sobre el caso ver artculo de JOSHUA QUIITTNER, Billions Registred:
Right now, There are no rules to keep you from owning a bitchin corporate name as your own internet
address, WIRED, october 1994, en http://www.wired.com/wired/archive/2.10/mcdonalds.html.
damentalmente con el n de vender, alquilar o ceder de otra manera el re-
gistro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca
de productos o de servicios o a un competidor
99
de ese demandante, por
un valor cierto que supera los costos diversos documentados que estn
relacionados directamente con el nombre de dominio [prrafo 4.b).i)].
Esta primera presuncin de la mala fe registral trata de impedir la ex-
plotacin comercial de los dominios en detrimento de los derechos de
marcas. Lo que denota la mala fe no es la venta del dominio, que en
ciertos casos puede ser una actividad lcita, sino que esta enajenacin del
dominio se realice al titular de una marca confusamente similar, o bien
a un competidor. Es decir, la actividad de venta de dominios no es en s
una actividad ilegal o contraria a la mala fe, sino que dicha actuacin
por el titular del dominio deviene en mala fe cuando esta se realiza de
forma expresa a un sujeto determinado, bien el titular marcario, bien un
competidor directo
100
.
La oferta de venta opera cuando la existencia de sta hace presumir
que se registr con tal n considerando que dicho objetivo no puede ser
tutelado. Obviamente, dicha presuncin debe ser probada por quien la
alega, el demandante. Sin embargo, sta no opera en sentido contrario, es
decir, la inexistencia de ofrecimiento en venta del dominio por el deman-
dado no presume el registro de buena fe. En este sentido se ha considera-
do que es indiferente que la oferta de venta haya sido transmitida directa-
mente por el titular del dominio o por un tercero, as como que la misma
haya sido transmitida al titular marcario o a un tercero-competidor, as
como el sistema de pago que se haya escogido
101
(efectivo, tarjeta de cr-
dito, a plazos, etc.), o la forma contractual que en la que se haya realiza-
do la cesin, mientras sta haya supuesto un incremento econmico en el
patrimonio del demandado, o de un tercero designado por l. Incremento
econmico que debe superar los costos diversos documentados que es-
tn relacionados directamente con el nombre de dominio como son los
derivados del registro, mantenimiento o desarrollo del sitio web. El in-
cremento desmesurado de esta partida econmica conlleva la presuncin
de mala fe
102
. El hecho de que el procedimiento prevea exclusivamente
99
Tan interesado puede estar el titular de la marca idntica al dominio en adquirir su propiedad
para el desarrollo de su actividad comercial en Internet como sus competidores directos. La adquisi-
cin del dominio por parte de competidores supondra para el titular de la marca el impedimento de
acceder al mercado virtual a travs de su marca y para aquellos una especie de monopolio virtual al
ser los nicos operadores representados, imposibilitando la utilizacin simultanea del mismo.
100
El hecho de ofrecer la venta de un nombre de dominio entrara dentro del trco mercantil
ordinario. Acciones como la oferta de venta al pblico del dominio en la propia pgina web no sera
una actividad ilcita, ya que nos encontramos con una oferta pblica cuyo destinatario no es el titular
marcario, sino el pblico en general, a pesar de ser este el ms interesado en la compra de este signo
distintivo. Otras veces dichas ofertas aparecern en subastas online o en websites especializados en la
compra y venta de artculos de segunda mano.
101
AGUSTINOY GUILAYN, Rgimen jurdico de los nombres..., op. cit., pg. 142.
102
DES2006-0012 uefa.es, D2008-0890 ligabbva.com, DES2009-0054 bikkem-
bergs.es, D2009-0725 jorgelorenzo.com, D2010-0317 nutrileche.com, DES2010-0004
madeira.es, DES2010-0009 edinotorni.es, etc., han recogido como causa de la mala fe este
comportamiento ilcito previsto en la Poltica. Si bien en la actualidad se da con menos frecuencia esta
situacin, no fue as en los primeros aos del Centro, donde era muy frecuente el ofrecimiento en venta
ADI 30 (2009-2010), 405-434 ISSN: 1139-3289 433
como solucin a los conictos la transferencia o cancelacin del dominio
a favor de su legtimo titular ha favorecido enormemente a los usurpa-
dores
103
, que vern cmo sus acciones quedan sin castigo, mientras que
los titulares marcarios han gastado tiempo y dinero aadido al dao de
imagen o prestigio en iniciar un procedimiento rpido pero oneroso.
CONCLUSIONES
Consecuencia directa del valor econmico de los nombres de domi-
nio
104
es la elevada litigiosidad que han generado y generarn, debido en
gran medida a conductas abusivas y especulativas ya consolidadas como
el cybersquatting, el typosquatting o el warehousing, que no hacen sino
poner sobre la mesa la necesidad de un mecanismo de solucin rpida de
conictos. Esta relevancia econmica adquirida por los dominios en los
ltimos aos viene de la mano del auge imparable que la Red de redes ha
tenido en los pases desarrollados. Los anuncios en las pantallas gigantes
de la Super Bowl, las cuas publicitarias de la radio o los anuncios tele-
visivos en un partido de la Champions League han dado paso a los anun-
cios (en forma de links) en peridicos digitales, blogs, o redes sociales.
El mundo virtual, y en l los nombres de dominio son su principal activo,
ha ido acortando distancia a la tradicional forma de comunicarse, de ha-
cerse ver, de representarse, que los individuos y las empresas tenan, ya
que estos permiten a usuarios y consumidores asociar un sitio web a la
actividad econmica de aqullas.
En toda esta maraa de datos virtuales, fueron apareciendo unos
derechos de propiedad que se comenzaron a entrelazar con otros dere-
chos, pero stos en un mundo real, como son los derechos de propiedad
industrial de las marcas. Este solapamiento de unos derechos con otros
ocasion que surgiesen disputas entre los titulares de unos y de otros.
Ante estas controversias se acord establecer un marco jurdico para la
solucin de todas aquellas controversias que pudieran surgir entre el
titular de un dominio y un tercero por el registro y uso abusivos de un
nombre de dominio en Internet. Tres fueron los criterios acogidos por
la ICANN para la correcta solucin de estas disputas: i) que el nombre
de dominio sea idntico o similar hasta el punto de crear confusin
con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el
demandante tiene derechos; ii) que el titular del nombre de dominio
no tenga derechos o intereses legtimos respecto del nombre de do-
como hecho probatorio de la mala fe. Comportamiento este que, a tenor de lo dispuesto en el Derecho
de marcas y de la LCD, llevara a considerarlo como un acto de competencia desleal, ya que el hecho
de ofertar la venta, alquiler u otra forma de cesin del mismo podra entenderse que obstaculiza de
alguna manera la posicin competitiva de un tercero en el mercado. CARBAJO CASCN, Conicto entre
Signos..., op. cit., pg. 283.
103
La imposibilidad puesta de maniesto por los propios panelistas de no condenar en costas al
demandado supone, adems, un agravio comparativo en el procedimiento para el demandante.
104
. GARCA VIDAL, Marcas y nombres de dominio en Internet, ADI, t. XVIII, 1997,
pg. 199.
minio en cuestin, y iii) que el nombre de dominio ha sido registrado
y utilizado de mala fe.
La lucha contra aquellos usuarios, que con el slo nimo de querer
aprovecharse del registro indiscriminado de dominios para su posterior
venta a las empresas titulares de marcas similares, ha sido una lacra para
el buen desarrollo de la propiedad industrial e intelectual. La OMPI, as
como todas las organizaciones de similares nalidades, han sabido ofre-
cer una respuesta a los usuarios, tanto individuales como empresariales,
mediante una adecuada proteccin de sus derechos.

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