16/10/2014 Apolo - Resultado da Consulta Processual

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AS INFORMAES AQUI CONTIDAS NO PRODUZEM EFEITOS LEGAIS.
SOMENTE A PUBLICAO NO D.O. TEM VALIDADE PARA CONTAGEM DE PRAZOS.
0031360-61.2012.4.02.5101 Nmero antigo: 2012.51.01.031360-6
Procedimento Ordinrio - Procedimento de Conhecimento - Processo de Conhecimento - Processo Cvel e do
Trabalho
Autuado em 06/07/2012 - Consulta Realizada em 16/10/2014 s 14:28
AUTOR : CIELO E CIELO COM/ DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA E OUTRO
ADVOGADO : ADAUTO SILVA EMERENCIANO E OUTROS
REU : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO
PROCURADOR: AMERICO LUIZ MARTINS DA SILVA E OUTROS
13 Vara Federal do Rio de Janeiro
Magistrado(a) MARCIA MARIA NUNES DE BARROS
Distribuio-Sorteio Automtico em 11/07/2012 para 13 Vara Federal do Rio de Janeiro
Objetos: PROPRIEDADE INTELECTUAL: ANULACAO DE REGISTRO DE MARCA
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Concluso ao Magistrado(a) MARCIA MARIA NUNES DE BARROS em 06/08/2014 para Sentena SEM LIMINAR
por JRJMNB
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SENTENA TIPO: A - FUNDAMENTAO INDIVIDUALIZADA LIVRO REGISTRO NR.
001059/2014 FOLHA
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CONCLUSO Processo: 0031360-61.2012.4.02.5101 (2012.51.01.031360-6) Nesta data, fao os autos
conclusos ao() MM. Juiz(a) da 13a. Vara Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 06/08/2014 07:42
TERESA CRISTINA LAGES MOREIRA Diretor(a) de Secretaria SENTENA tipo A I - Relatrio A empresa CIELO E
CIELO COMRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA., anteriormente denominada CIELO E CIELO LTDA., e o
atleta CESAR AUGUSTO CIELO FILHO propem ao de procedimento ordinrio em face do INSTITUTO
NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI e da empresa CIELO S/A, anteriormente denominada
COMPANHIA BRASILEIRA DE MEIOS DE PAGAMENTO CBMP, objetivando a decretao de nulidade dos
registros n.s 830.378.324 classe NCL(9)35 - e 830.378.332 classe NCL(9)36, ambos para a marca
nominativa CIELO, os quais teriam sido indevidamente concedidos pelo INPI em favor da empresa r, por
constituir violao ao artigo 124, XV da Lei n 9.279/96; requerem, ainda, seja determinada a absteno de
uso, pela empresa r, da marca CIELO. Sobre o autor CESAR CIELO, relatam que reconhecido atleta
brasileiro, que figura no rol dos maiores nadadores da histria mundial, ante os recordes alcanados em tal
esporte; dentre as suas maiores conquistas est a medalha de ouro conquistada nas Olimpadas de Pequim
em 2008 na prova de natao dos 50 metros livres, ocasio em que bateu o recorde olmpico do russo
Alexander Popov, que perdurava desde 1992, e se tornou o primeiro campeo olmpico da natao brasileira;
nas mesmas Olimpadas, tambm obteve medalha de bronze na modalidade de 100 metros livres; no ano
seguinte, em 2009, o atleta se tornou campeo mundial nas provas dos 50 metros e dos 100 metros livres
em Roma, Itlia, batendo o recorde mundial da segunda prova; em 2011 o atleta conquistou o bicampeonato
mundial nos 50 metros estilo livre e o ttulo mundial nos 50 metros estilo borboleta, ambos em Xangai; no
mesmo ano de 2011, obteve vitrias nos 50 e 100 metros livres nos Jogos Panamericanos de Guadalajara, no
Mxico; atualmente, detm o recorde mundial dos 50 metros livres (18/12/2009 20s91) e dos 100 metros
livres (30/07/2009 46s91) em piscina longa e recordista olmpico nos 50 metros livres (16/08/2008
21s30) em piscina longa, alm de vrios outros recordes nas Amricas e no continente sulamericano; por
todas essas conquistas, e em razo de sua imagem de pessoa exemplar, de carter irretocvel, de
princpios, de valores ticos e morais, o atleta conta com a torcida, simpatia e admirao dos brasileiros. A
respeito da empresa autora, afirmam que tem o atleta autor como scio e iniciou as suas atividades em
26/05/2008, com atuao no ramo de comrcio de artigos do vesturio e calados em geral, incluindo
acessrios para prtica de esportes; o comrcio de artigos esportivos, jogos, brinquedos, artigos de
papelaria, culos, relgicos, artigos de toucador e perfumaria; oferecimento de cursos de ensino; escolas de
natao, academias e atividades de entretenimento; atividades de desenvolvimento profissional e gerencial
em atividades esportivas; explorao de franquias; prestao de servios tcnico-profissionais na rea
esportiva e; participao no capital de outras sociedades. Quanto r, aduzem ser empresa lder em
solues de meios eletrnicos de pagamentos no Brasil, responsvel pelo credenciamento de
estabelecimentos comerciais, por captura, transmisso, processamento e liquidao financeira das transaes
efetivadas por cartes de crdito e de dbito, tendo registrado, no ano de 2010, um faturamento declarado
de R$ 262 bilhes de reais; antes de adotar a denominao atual de CIELO S/A, usava o nome de COMPANHIA
BRASILEIRA DE MEIOS DE PAGAMENTO (CBMP) e explorava as marcas VISANET e VISANET BRASIL; somente a
partir de novembro de 2009, poca do contrato de licena de uso de imagem com os autores, que a
empresa r passou a adotar a nova denominao social CIELO e depositou diversos pedidos de registro para a
marca CIELO no INPI. Relatam que, em 10/09/2009, a empresa r depositou diversos pedidos de registro
para a marca CIELO, entre os quais os processos n.s 830.378.324 e 830.378.332 nas classes 35 e 36, os
quais foram concedidos em 2012; houve falha do INPI ao deferir tais registros, pois a marca reproduz
indevidamente o patronmico do atleta autor, especialmente se consideradas as situaes contratuais que
permearam tais depsitos; em 09/11/2009, menos de 2 meses depois dos depsitos das marcas, a empresa
r contratou uma licena no exclusiva dos direitos de uso de imagem do atleta autor, para participao de
CESAR CIELO em 4 eventos com filmagem e fotografia no perodo de 12 meses, bem como para utilizao da
sua imagem em campanhas de mdia impressa, associadas nova marca da empresa r e ao lanamento de
campanhas de marketing decorrentes; tal contrato teria prazo de validade at o dia seguinte ao do
encerramento dos Jogos Olmpicos de 2012, em Londres; em setembro de 2010 as partes assinaram um
primeiro aditamento ao contrato. Aduzem que, muito embora o contrato firmado verse sobre a licena de uso
da imagem do nadador para fins especficos e determinados, h uma extrapolao do objeto e limites do
contrato a partir da disposio de clusulas tratantes sobre a propriedade intelectual das marcas da empresa
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r, em especial os itens 2.2, iv, da clusula 2 e 6.3 da clusula 6; tais disposies, a seu ver, criam
empecilhos para que o atleta ou sua empresa possam requerer o registro de marcas contendo o patronmico
CIELO para distinguir produtos e servios idnticos ou afins queles explorados pela empresa r; de tal
modo, a empresa r, alm de explorar a imagem do atleta associada aos seus servios e produtos, valeu-se
do instrumento contratual para se apropriar do patronmico CIELO, direito personalssimo do nadador, de
forma a legitimar uma srie de pedidos de registros de marca, a saber: Nmero Prioridade Marca Classe
830378316 10/09/2009 CIELO NCL(9) 09 830378324 10/09/2009 CIELO NCL(9) 35 830378332
10/09/2009 CIELO NCL(9) 36 830378340 10/09/2009 CIELO NCL(9) 42 830423940 15/10/2009 CIELO
NCL(9) 09 830423982 15/10/2009 CIELO NCL(9) 42 830424008 15/10/2009 CIELO NCL(9) 36
830424016 15/10/2009 CIELO NCL(9) 35 830948236 25/02/2011 CIELO PREMIA NCL(9) 42
830948180 25/02/2011 CIELO PREMIA NCL(9) 09 830948201 25/02/2011 CIELO PREMIA NCL(9) 35
830948228 25/02/2011 CIELO PREMIA NCL(9) 36 831001437 12/04/2011 CIELO FIDELIDADE NCL(9) 35
831001429 12/04/2011 CIELO FIDELIDADE NCL(9) 09 Destacam que a circunstncia de a empresa r ter
depositado pedidos de registro para a marca que contm o patronmico do atleta ao mesmo tempo em que
firmava contrato para a explorao do uso de sua imagem, constando do instrumento clusulas que
excederam o seu objeto e limites, levam concluso de que o nadador foi ludibriado pela empresa r, que ao
mesmo tempo obteve a sua imagem e o seu patronmico, passando a associ-lo com seus produtos e
servios, de modo a afastar a incidncia do art.124, XV, da LPI, que probe o registro, como marca, de nome
de famlia de terceiros, sem a respectiva autorizao; o atleta autor assinou o contrato com a empresa r sem
a necessria assistncia de um advogado, acreditando que apenas sua imagem seria utilizada,
desconhecendo por completo que, a partir de ento, ficaria impedido de requerer o registro de marcas
contendo o seu prprio patronmico para designar produtos e servios correlatos aos da empresa r, e sendo
economicamente lesado, na medida em que a utilizao de seu patronmico para composio das marcas da
autora no foi objeto de negociao ou contratao de autorizao de uso; a empresa r se aproveitou da
imagem do atleta, que estava em franca evidncia no momento do contrato, e de seu patronmico para
construir sua imagem corporativa e institucional, antes ligada expresso VISANET; o contrato de imagem
firmado entre as partes objeto de ao de nulidade de clusulas contratuais c/c pedido de indenizao,
distribuda no Foro Central da Comarca de So Paulo, SP. Entendem que tambm devem ser anulados os atos
de deferimento das marcas CIELO em favor da empresa r, por violao ao art.124, XV, da LPI, eis que
reproduzem patronmico de pessoa mundialmente conhecida, direito da personalidade que se encontra
tutelado nos arts.16 a 19 do Cdigo Civil; tais registros no atendem ao princpio da licitude, pois a empresa
r valeu-se de estratgias contratuais antiticas, abusivas e irregulares para a sua obteno; o INPI no
agiu com o costumeiro acerto no caso em litgio, pois em diversos casos correlatos vem indeferindo marcas
compostas por patronmicos famosos, v.g.: registro n. 823.282.252 para a marca AB SENNA, por
reproduzir o patronmico do piloto brasileiro Ayrton Senna, registro n. 822.367.637 para a marca
MARADONA, por reproduzir o patronmico do jogador de futebol argentino Maradona, registro n.
827.323.766 para a marca CASA ZICO, por reproduzir o patronmico do jogador de futebol brasileiro Zico, e
registro n. 900.494.980 para a marca L LENNON, por reproduzir o patronmico do msico britnico John
Lennon. Inicial (fls.01/33) instruda com procuraes (fls.35/39) e documentos (fls.41/241), pagas as
custas (fl.40). Termo de autuao (fl.242). Deciso indeferiu o pedido de liminar (fls.244/245). Petio da
parte autora (fl.247), com documentos (fls.248/281). A parte autora noticiou a interposio de agravo de
instrumento (fls.286/316). Contestao do INPI (fls.317/323), com parecer tcnico (fls.324/330) e
documentos (fls.331/366), sustentando a improcedncia do pedido autoral, aos seguintes argumentos: no
que tange s questes contratuais entre a parte autora e a empresa r, trata-se de matria que refoge
competncia da autarquia; o signo CIELO palavra encontrada nos idiomas espanhol e italiano, que tem como
principais significados cu, firmamento, atmosfera terrestre, parte superior de um ambiente fechado, e, em
sentido figurativo, paraso; muito embora seja o patronmico do atleta autor, o signo CIELO faz parte da
denominao social e nome de fantasia tanto da empresa autora quanto da empresa r, compondo ainda
diversos registros de marcas de diferentes titulares, que convivem pacificamente no mercado, dos quais
destaca os seguintes, depositados em data anterior dos registros em lide: Nmero Prioridade Marca
Situao Titular Classe 823429628 27/11/2000 CIELO Registro CIELO INDUSTRIA MECATRNICA LTDA
NCL(7) 09 824096312 03/10/2001 CIELO VITA RESIDENCE SERVICE Registro GAFISA SPE-11 S.A. NCL(7)
36 824844769 06/08/2002 CIELO VIAGENS E TURISMO Registro CIELO VIAGENS E TURISMO LTDA-ME
NCL(8) 39 827357737 25/04/2005 CIELO TELECOM Registro CIELO TELECOM LTDA NCL(8) 45
827394136 16/05/2005 CIELO Registro EUROFARMA LABORATORIOS S.A. NCL(8) 05 829025529
03/04/2007 CIELO TRADING Registro CIELO TRADING E TAXI AEREO S/A NCL(9) 37 Tambm so
encontrados registros, nas mesmas condies, para o signo CIELLO, de mesma fontica: Nmero Prioridade
Marca Situao Titular Classe 820394440 05/12/1997 CIELLO COLEZIONE Registro J.AURELIO FERREIRA
ME NCL(7) 25 826988377 01/12/2004 CIELLO Registro ATTRIUM PISOS E COLCHES LTDA - ME NCL(8)
35 901402605 13/01/2009 CIELLO DORMITORIOS Registro MOVERAMA INDSTRIA DE MVEIS LTDA
NCL(9) 20 Diz estar assim evidenciado que no houve por parte do INPI nenhum procedimento distinto do
usualmente aplicado no exame de marcas, pois em nenhum desses processos foi formulada exigncia para
apresentao de autorizao de titular de patronmico; quanto aos direitos de personalidade, entende que
todos tm direito ao uso do nome da esfera civil, mas, no universo marcrio, passam a ser regidos pelos
direitos da propriedade industrial e devero ser limitados sob pena de atentar contra o direito do consumidor
e do prprio detentor do primeiro registro de marca; seguindo tal orientao, o INPI indeferiu os pedidos de
registro n.s 830.378.316 e 830.378.340 da empresa r, por violao ao art.124, XIX; entende, pois, o INPI,
que no assiste qualquer razo parte autora quanto aplicao do art.124, XV, de modo a justificar a
nulidade dos registros marcrios postos em lide. Negado seguimento ao agravo de instrumento interposto
pela parte autora (fls.367/368). Contestao da empresa r (fls.369/384, com documentos de fls.404/698),
suscitando, em preliminar, que o presente feito deve tramitar em segredo de justia (art.206 da LPI), a
litigncia de m f dos autores, e a ausncia de interesse de agir. No mrito, alega a total improcedncia da
ao, aos seguintes argumentos: a histria da empresa r comeou quando, em 1995, a Visa Internacional, o
Banco do Brasil, o Banco Bradesco e o Banco Real (atual Santander) se reuniram com o propsito de formar
um negcio identificado pela marca VISANET, com o objetivo de administrar as relaes com toda a rede de
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estabelecimentos comerciais afiliados ao sistema VISA; em um ano, a empresa r j administrava mais de
100 mil estabelecimentos no Pas, e no parou de crescer ao longo dos anos, chegando em 2008 a responder
por quase metade do volume financeiro das transaes com cartes; em 2009, j consolidada no mercado
dentre as maiores credenciadoras do Brasil, a empresa r protagonizou a maior operao de abertura de
capital da Bolsa Mercantil e de Futuros Bovespa j registrada, levantando R$ 8,3 bilhes com a venda de
aes ao mercado, em demonstrao do grande prestgio e da confiana nela depositada; tendo se dado o
termo final do contrato de exclusividade celebrado com a VISA, o signo VISANET no mais seria adequado ao
uso como marca, motivo pelo qual a empresa r houve por bem inserir uma nova marca no mercado, a fim de
identificar seus servios que no mais estariam atrelados a uma nica bandeira de carto de crdito e dbito,
e sim a mltiplas bandeiras; buscou, ento, uma marca que no remetesse a termos de uso comum em seu
segmento mercadolgico, tais como NET, CARD ou PAY, objetivando uma marca que se assemelhasse ao
signo ELO, marca escolhida por bancos parceiros (Banco do Brasil, Bradesco e CEF) para identificar um novo
carto de crdito e dbito que, a princpio, seria operado somente pelas mquinas da r, podendo,
posteriormente, ser expandido para a concorrncia; a marca deveria assemelhar-se, ainda, ao termo ALELO,
signo escolhido por bancos parceiros (Banco do Brasil e Bradesco) para ser utilizado como marca e como
nova denominao da empresa CBSS Companhia Brasileira de Solues e Servios; o signo CIELO foi
adotado exatamente como estratgia de ampliao do vocbulo ELO; o vocbulo italiano CIELO foi escolhido
pela empresa r por ser traduzido para o vernculo como cu, que sugere a abrangncia dos servios
prestados pela empresa r, que agora no tinham limites (por trabalhar com diversas bandeiras), bem como
o objetivo da R de chegar ao topo, ideia representada pelo ditado popular o cu o limite, no tendo
jamais havido, por parte da empresa r, a inteno de se utilizar indevidamente do patronmico do 2 autor;
nas primeiras campanhas publicitrias, a marca CIELO sempre esteve disposta junto imagem do cu, em
referncia ao ditado o cu o limite; a empresa r houve por bem contratar o 2 autor como garoto-
propaganda de sua marca CIELO to somente por conta da coincidncia relativa ao sobrenome do
demandante; a parte autora vem agindo em flagrante m-f, tendo em vista que manteve vnculo contratual
com a empresa r por trs anos, tendo pleno conhecimento de que esta se utilizava da marca CIELO para
assinalar os servios por ela prestados, vindo, depois de todo esse tempo, ao Judicirio pleitear a nulidade de
registros que foram obtidos regularmente pela empresa r; antes mesmo de proceder alterao de sua
marca, a empresa r j ostentava a posio de lder do mercado, em decorrncia da qualidade dos servios
por ela prestados, o que foi reconhecido em diversas reportagens de revistas ao longo do ano de 2009, e se
mantm at os dias de hoje; descabida, portanto, a alegao de que a empresa r estaria pegando carona
no sucesso do 2 autor; atualmente, existem diversos registros de marcas formados pelo termo CIELO, e
pertencentes a titulares distintos, de onde se infere que o mencionado termo encontra-se diludo, sendo
admissvel a convivncia pacfica entre tais registros, principalmente na hiptese dos presentes autos, em
que as marcas da parte autora e da empresa r visam assinalar produtos e servios pertencentes a
segmentos mercadolgicos distintos, devendo ser aplicado, portanto, o princpio da especialidade; o termo
CIELO tem significado prprio, de modo que a ele no se aplica o disposto no art.124, XV da LPI. Rplica
(fls.701/712) na qual a parte autora rechaa os argumentos esposados pelos rus, e reitera os termos de
sua inicial, ressaltando o argumento de que o vocbulo CIELO no dicionarizado na lngua portuguesa, no
podendo ser considerado termo de uso comum, como alegado pelo INPI, mas sim o elemento integrante do
sobrenome do 2 autor, pelo que aplicvel ao presente caso a vedao contida no art.124, XV da LPI,
principalmente pelo fato de que a empresa r nunca disps de qualquer autorizao formal, por parte do 2
autor, para uso de seu patronmico; em provas, protestou unicamente pela juntada de novos documentos.
Manifestao da empresa r (fls.713/728), oportunidade em que foi requerida a produo de prova
documental suplementar (fls.729/744). O INPI disse no ter provas a produzir e requereu o julgamento
antecipado da lide (fls.746/747). Deciso (fls.748/750) indeferiu os pedidos de decretao de segredo de
justia e de condenao da parte autora por litigncia de m-f, rejeitou a preliminar de ausncia de
interesse de agir, e facultou s partes a produo de prova documental suplementar. Deciso transitada em
julgado no agravo de instrumento interposto pela parte autora (fls.753/769). Alegaes finais da empresa r
(fls.782/792). Alegaes finais da parte autora (fls.795/804). Realizada audincia (fls.817/818). Proposta de
acordo formulada pela parte autora (fls.823/827, com documentos de fls.828/833), a qual foi rejeitada pela
empresa r (fls.836/844). Relatados, passo a decidir. II Fundamentao Questes Preliminares Os pedidos
de decretao de segredo de justia e de imposio de litigncia de m-f parte autora j foram
devidamente enfrentados pela deciso irrecorrida de fls.748/750, restando superada a sua anlise. J os
argumentos trazidos para embasar a preliminar de ausncia de interesse de agir referem-se ao prprio
mrito da demanda, e com ele sero analisados. Mrito O clssico doutrinador JOO DA GAMA CERQUEIRA
ensinava, h muito tempo: (...) Destinam-se as marcas a individualizar os produtos e artigos a que se
aplicam e a diferen-los de outros idnticos ou semelhantes de origem diversa. Em seu primitivo conceito,
as marcas tinham suas funes restritas indicao de origem ou procedncia dos produtos ou artigos
entregues ao comrcio. Sua finalidade era indicar ao consumidor o estabelecimento em que o artigo fora
fabricado ou a casa comercial que o expunha venda. (...) As leis mais modernas j no impem tal
obrigao, a no ser em determinados casos e por motivos especiais. A funo primordial da marca de
indicar a procedncia dos produtos, distinguindo-os, sob este aspecto, de outros similares de procedncia
diversa, desviou-se no sentido de identificar os prprios produtos e artigos, principalmente depois da
generalizao do uso das denominaes de fantasia, que constituem como que um segundo nome do
produto, substituindo-se, muitas vezes, ao seu nome vulgar. H inmeros produtos e artigos que se tornam
conhecidos exclusivamente pela marca que trazem, ignorando-se o prprio nome do fabricante ou do
vendedor. O consumidor sabe que o produto tal o que tem as qualidades que prefere, diferente dos
outros similares, pouco importando conhecer-lhe a origem. Se encontra, em outros produtos do mesmo
gnero, a marca que conhece, prefere-os aos demais. A marca e o produto j conhecidos recomendam os
novos artigos. So casos comuns, em que no se pode dizer, rigorosamente, que as marcas indicam a
procedncia do objeto para distingui-lo de outros similares de origem diversa: elas individualizam e como
que qualificam o produto. As marcas assumem, assim, toda a sua fora de expresso: marcam, efetivamente,
o produto, que passa a ser um produto diferente, na multido dos produtos congneres. A marca
individualiza o produto, identifica-o, distingue-o dos outros similares, no pela sua origem, mas pelo prprio
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emblema ou pela denominao que a constitui. , pois, um sinal de identificao, cuja funo econmica
importantssima. (...) Pode-se dizer, pois, que, antigamente, a marca distinguia os produtos, indicando-lhes
a origem. Hoje distingue-os, identificando-os, dando-lhes individualidade prpria. Na lio de RUBENS
REQUIO, a marca o sinal distintivo de determinado produto, mercadoria ou servio. Na lio do mestre,
quando ainda em vigor a Lei n. 5.772/71 (arts.59 a 61 e 64): As marcas tm, segundo o Cdigo, por
funo, distinguir os produtos, mercadorias ou servios de seu titular. Mas, na medida em que distinguem
seus objetos - o que importa um confronto com os demais existentes - as marcas servem tambm para
identific-los. A identificao dos produtos e mercadorias, pela marca, era a inteno primitiva do produtor
ou comerciante. O fim imediato da garantia do direito marca resguardar o trabalho e a clientela do
empresrio. No assegurava nenhum direito do consumidor, pois, para ele, constitua apenas uma indicao
da legitimidade da origem do produto que adquirisse. Atualmente, todavia, o direito sobre a marca tem duplo
aspecto: resguardar os direitos do produtor, e, ao mesmo passo, proteger os interesses do consumidor,
tornando-se instituto ao mesmo tempo de interesse pblico e privado. O interesse do pblico resguardado
pelas leis penais que reprimem a fraude e falsificaes fora do campo da concorrncia desleal.
Outra definio, j luz da Lei n. 9.279/96 (arts.122 e 123), d DENIS BORGES BARBOSA , verbis: Assim,
marca o sinal visualmente representado, que configurado para o fim especfico de distinguir a origem dos
produtos e servios. Smbolo voltado a um fim, sua existncia ftica depende da presena desses dois
requisitos: capacidade de simbolizar e capacidade de indicar uma origem especfica, sem confundir o
destinatrio do processo de comunicao em que se insere: o consumidor. Sua proteo jurdica depende de
um fator a mais: a apropriabilidade, ou seja, a possibilidade de se tornar um smbolo exclusivo, ou
legalmente unvoco do objeto simbolizado. (grifo do autor) De tais ensinamentos doutrinrios, sobressai a
noo de que a marca deve individualizar e distinguir o produto ou servio por ela assinalado. As
caractersticas principais de uma marca so a distintividade, a veracidade, a licitude e a apropriabilidade ou
novidade relativa, sendo bvia a noo de que inaproprivel marca j apropriada por outrem, seja pelo
sistema marcrio ou por outro tipo de proteo. A marca , portanto, um sinal que individualiza os produtos
de uma determinada empresa e os distingue dos produtos de seus concorrentes. De acordo com as regras de
nossa atual Lei de Propriedade Industrial Lei n. 9.279/96, a marca o signo visualmente perceptvel
(art.122), no compreendido nas proibies legais (art.124), destinado a distinguir um produto ou servio
de outro idntico ou afim, de origem diversa, e que gera um direito de exclusividade, com proteo em todo o
territrio nacional (art.129). A propriedade da marca adquirida pelo registro de validade expedido
(art.129), que pode ser requerido por pessoas fsicas ou jurdicas de direito pblico ou de direito privado,
sendo que estas ltimas s podero requerer registro relativo atividade que exeram efetiva e licitamente,
de modo direto ou por meio de empresas que controlem direta ou indiretamente (art.128, caput e 1), e
vigorar pelo prazo de 10 anos, contados da data da concesso do registro, prorrogvel por perodos iguais e
sucessivos (art.133). No caso dos autos, entende a parte autora que deve ser decretada a nulidade dos
registros n.s 830.378.324 classe NCL(9)35 - e 830.378.332 classe NCL(9)36, ambos para a marca
nominativa CIELO, de titularidade da empresa r, alegando tratar-se de reproduo ou imitao do
patronmico do 2 autor, nos termos do art.124, XV da Lei de Propriedade Industrial. Note-se que no
objeto de discusso nos presentes autos a eventual colidncia entre os registros da parte autora e aqueles da
empresa r, a teor do art.124, XIX, da LPI, ou a possibilidade de coexistncia pacfica entre eles. Dos
Registros da Empresa R Conforme se extrai dos documentos juntados aos autos e de consulta ao site do
INPI, a empresa r titular dos seguintes registros para a marca CIELO e variaes: Nmero Prioridade
Marca Situao Classe 830378316 10/09/2009 CIELO Aguardando apresentao e exame de recurso
contra o indeferimento NCL(9)09 830378324 10/09/2009 CIELO Registro sub jdice NCL(9)35
830378340 10/09/2009 CIELO Aguardando apresentao e exame de recurso contra o indeferimento
NCL(9)42 830378332 10/09/2009 CIELO Registro sub jdice NCL(9) 36 830423940 15/10/2009 CIELO
Pedido de registro de marca indeferido NCL(9)09 830423982 15/10/2009 CIELO Aguardando fim de
sobrestamento NCL(9)42 830424008 15/10/2009 CIELO Aguardando fim de sobrestamento NCL(9)36
830424016 15/10/2009 CIELO Aguardando fim de sobrestamento NCL(9)35 830948180 25/02/2011
CIELO PREMIA Para liberar para exame de mrito (pedido de registro com oposio) NCL(9)09 830948201
25/02/2011 CIELO PREMIA Para liberar para exame de mrito (pedido de registro com oposio) NCL(9)35
830948228 25/02/2011 CIELO PREMIA Aguardando fim de sobrestamento NCL(9)36 830948236
25/02/2011 CIELO PREMIA Para liberar para exame de mrito (pedido de registro com oposio) NCL(9)42
831001429 12/04/2011 CIELO FIDELIDADE Aguardando pagamento da concesso (em prazo
extraordinrio) NCL(9)09 831001437 12/04/2011 CIELO FIDELIDADE Para liberar para exame de mrito
(pedido de registro com oposio) NCL(9)35 831001453 12/04/2011 CIELO FIDELIDADE Registro de
marca em vigor NCL(9)36 831001461 12/04/2011 CIELO FIDELIDADE Registro de marca em vigor
NCL(9)42 840253087 31/08/2012 VOC EVOLUI COM A CIELO. A CIELO EVOLUI PARA VOC Para liberar
para exame de mrito (pedido de registro sem oposio) NCL(10)09 840253095 31/08/2012 VOC EVOLUI
COM A CIELO. A CIELO EVOLUI PARA VOC Para liberar para exame de mrito (pedido de registro sem
oposio) NCL(10)35 840253109 31/08/2012 VOC EVOLUI COM A CIELO. A CIELO EVOLUI PARA VOC
Para liberar para exame de mrito (pedido de registro sem oposio) NCL(10)36 840253117 31/08/2012
VOC EVOLUI COM A CIELO. A CIELO EVOLUI PARA VOC Para liberar para exame de mrito (pedido de
registro sem oposio) NCL(10)42 840555237 21/06/2013 CIELO LINKCI Aguardando exame de mrito
NCL(10)09 840555253 21/06/2013 CIELO LINKCI Aguardando exame de mrito NCL(10)35 840555270
21/06/2013 CIELO LINKCI Aguardando exame de mrito NCL(10)36 840555296 21/06/2013 CIELO LINKCI
Aguardando exame de mrito NCL(10)42 O primeiro registro objeto da presente ao o de n.
830.378.324, para a marca nominativa CIELO, que foi depositado em 10/09/2009 na classe NCL(9)35
(propaganda; gesto de negcios; administrao de negcios; funes de escritrio), cuja especificao
servios de propaganda; servios de gesto de negcios, vindo a ser concedido em 14/08/2012 (RPI
2171). O outro registro objeto da presente ao o de n. 830.378.332, para a marca nominativa CIELO,
que foi depositado em 10/09/2009 na classe NCL(9)36 (seguros; negcios financeiros; negcios monetrios;
negcios imobilirios), para assinalar servios de negcios financeiros, vindo a ser concedido em
14/08/2012 (RPI 2171). 4. Definio e Importncia do Nome Ao lado da vida e da sade, o nome civil um
dos direitos fundamentais mais importantes da pessoa humana, um direito da personalidade, que se revela
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como manifestao do direito identidade pessoal e familiar . Na definio de WASHINGTON DE BARROS
MONTEIRO: Um dos mais importantes atributos da pessoa natural, ao lado da capacidade civil e do estado,
o nome. O homem recebe-o ao nascer e conserva-o at a morte. Um e outro se encontram eterna e
indissoluvelmente ligados. Em todos os acontecimentos da vida individual, familiar e social, em todos os atos
jurdicos, em todos os momentos, o homem tem de apresentar-se com o nome que lhe foi atribudo e com
que foi registrado. No pode entrar numa escola, fazer contrato, casar, exercer um emprego ou votar, sem
que decline o prprio nome. No sugestivo dizer de JOSSERAND, o nome como uma etiqueta colocada sobre
cada um de ns, ele d a chave da pessoa toda inteira. Pode ser definido como o sinal exterior pelo qual se
designa, se identifica e se reconhece a pessoa no seio da famlia e da comunidade. a expresso mais
caracterstica da personalidade, o elemento inalienvel e imprescritvel da individualidade da pessoa. No se
concebe, na vida social, ser humano que no traga um nome. Serve para individualiz-lo no s durante a
vida, como, tambm, aps a sua morte. To notria a respectiva utilidade que seu uso se estendeu s
firmas comerciais, s coletividades, aos navios, locomotivas e avies, s cidades, ruas e logradouros
pblicos, aos animais, aos produtos agrcolas e at aos furaces. RUBENS LIMONGI FRANA ressalta que o
Direito ao Nome, por sua substancial importncia para a vida jurdica, obedece a regras rgidas, de formao,
de imposio, de mudana, de uso, e de perda; alm do que, extrapola do campo do Direito Privado, para
adentrar o do Direito Pblico, que o reconhece oficialmente, fiscaliza e protege. A seu turno, adverte SILVIO
DE SALVO VENOSA que pelo lado do Direito Pblico, o Estado encontra no nome fator de estabilidade e
segurana para identificar as pessoas; pelo lado do direito privado, o nome essencial para o exerccio
regular dos direitos e do cumprimento das obrigaes. Segundo o Dicionrio Houaiss , nome, antenome,
prenome ou nome de batismo o antropnimo dado a uma criana ao nascer, no batismo ou em outra
ocasio especial e sobrenome ou patronmico o nome de famlia, que se segue ao nome de batismo. J o
Dicionrio Aurlio define nome como palavra que exprime uma qualidade caracterstica ou descritiva de
pessoa ou coisa; epteto, cognome, alcunha, apelido; nome civil como nome de pessoa tal como figura no
registro civil; e sobrenome como 1. nome que vem aps o primeiro do batismo, ou prenome. 2. nome que
usado posposto ao nome de famlia; nome, apelido. DENIS BORGES BARBOSA ensina que o direito ao uso e
preservao do nome est inserido no direito integridade moral correspondente proteo pertinente
pessoa, no que diz respeito sua honra, liberdade, recato, imagem e nome. 5. Natureza Jurdica do Nome
controvertida a questo acerca da natureza jurdica do nome. Considerado majoritariamente como um direito
da personalidade, conforme disposto no art.16 do Cdigo Civil de 2002, h posicionamento diverso no sentido
de que o nome poderia ser considerado uma forma de direito de propriedade, e at mesmo, como um direito
sui generis, decorrente da necessidade de identificao dos indivduos. Prevalece, entretanto, a corrente
defendida por SILVIO DE SALVO VENOSA: Portanto, o nome um atributo da personalidade, um direito
que visa proteger a prpria identidade da pessoa, com o atributo de no-patrimonialidade. Note que estamos
tratando do nome civil; o nome comercial tem contedo mercantil e, portanto, patrimonial. Como direito de
propriedade, o nome guarda suas principais caractersticas: indisponibilidade, inalienabilidade,
imprescritibilidade, intransmissibili-dade, irrenunciabilidade, entre outras. Vimos que atributo obrigatrio
de todo ser humano e que, em nosso meio, , em princpio, imutvel, ressalvadas as excees. Em nosso
ordenamento jurdico, o direito ao nome est inserido no rol dos direitos da personalidade, estando assim
disciplinado no Cdigo Civil de 2002: Art. 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o
prenome e o sobrenome. Art. 17. O nome da pessoa no pode ser empregado por outrem em publicaes ou
representaes que a exponham ao desprezo pblico, ainda quando no haja inteno difamatria. Art. 18.
Sem autorizao, no se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Art. 19. O pseudnimo adotado
para atividades lcitas goza da proteo que se d ao nome. 6. Histrico do Nome Desde os mais longnquos
tempos, o carter de imprescindibilidade do nome inegvel. Nas sociedades mais rudimentares, um nico
nome se fazia suficiente para que o indivduo pudesse se distinguir dos demais, no local em que inserido.
Conforme o crescimento do nmero de pessoas na civilizao, com o consequente incremento das relaes
interpessoais e comerciais, surgiu a necessidade de que fossem acrescentados novos nomes alm daquele
individual, a fim de que fosse possvel uma melhor identificao das pessoas. Na antiguidade, os gregos
utilizavam-se de um nico nome, que era prprio, e no transmissvel aos descendentes. Entre os hebreus, a
sistemtica era a mesma: apenas um nome para cada cidado; porm, com o passar do tempo, e a
consequente multiplicao dos povos, foi necessrio o acrscimo de mais um nome para melhor identificao
dos indivduos, geralmente o do genitor, ou algum que fizesse aluso profisso ou localidade de
nascimento do cidado. Esse sobrenome antigo era individual e no transmissvel. J em Roma, a formao
dos nomes dos patrcios era dotada de considervel complexidade, j que eram utilizados dois elementos em
sua composio: o gentlico, nome usado por todos os membros da mesma gens, e o prenome, considerado o
nome prprio de cada pessoa; posteriormente, foi includo o cognome, que servia para distinguir as diversas
famlias de uma mesma gens, e vinha em terceiro lugar. Por ocasio da Idade Mdia, quando da invaso dos
brbaros, o nome nico retornou a ser utilizado; com o passar do tempo, entretanto, houve uma substituio
dos nomes brbaros por nomes de santos, por conta da influncia da Igreja, de modo que passaram a ser
utilizados nomes do calendrio cristo. Com o aumento considervel da populao, foi inevitvel o surgimento
da confuso entre diversas pessoas com o mesmo nome, pertencentes a famlias distintas. Deu-se, ento, o
advento do sobrenome, que se originava de uma qualidade ou sinal pessoal do indivduo, do lugar do
nascimento, de uma profisso, de uma planta, animal, e com maior frequncia, do nome paterno, em
genitivo. Esse sobrenome, que tem carter hereditrio, o sobrenome modernamente adotado na maioria das
civilizaes. 7. Elementos Atuais do Nome Nos dias de hoje, o nome civil da pessoa composto por um nome
ou prenome e por um sobrenome, que o apelido de famlia. O prenome individual, e de livre escolha do
registrante, podendo ser simples, duplo, ou at mesmo triplo ou qudruplo, como se v nas famlias reais. No
Brasil, o prenome antecede o sobrenome, que o apelido de famlia, matronmico ou patronmico. Apesar de
ser de livre escolha do interessado, h limites impostos escolha do prenome, conforme dispe o art.55 da
Lei n. 6.015/73, o qual determina que o oficial do Registro Civil tem o dever de recusar-se a efetuar registro
de prenomes que possam expor seus titulares ao ridculo; havendo insistncia por parte do registrante, o
caso deve ser submetido deciso do juiz competente. O prenome imutvel, conforme disposio contida
no art.58 da Lei n. 6.015/73, que comporta, no entanto, excees. De acordo com o pargrafo nico do
artigo retro mencionado, h possibilidade de retificao do prenome, em caso de evidente erro grfico, ou na
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hiptese do pargrafo nico do art.56 do mesmo diploma legal. O segundo elemento fundamental de que se
compe o nome o apelido de famlia, ou patronmico, comumente chamado de sobrenome. Pode ser simples
ou composto, originando-se de sobrenome materno, paterno, ou da fuso destes, e comporta alteraes,
desde que no seja prejudicado o apelido de famlia, nos moldes do que dispe o art.56 da Lei n. 6.015/73.
O nome civil inalienvel, mas no exclusivo, no sendo permitido que algum impea outra pessoa de
registrar ou fazer uso do mesmo nome. No entanto, tratando-se de emanao do direito da personalidade, o
uso do nome deve gozar de proteo, de modo que o Cdigo Penal, em seu art.185, tem capitulado o delito
de usurpao de nome ou pseudnimo alheio, com cominao de pena de deteno, de seis meses a dois
anos, e multa. 8. Nomes Comuns e Nomes Singulares No havendo exclusividade dos nomes e sobrenomes,
natural a convivncia entre homnimos. Como de comum sabena, dificilmente uma pessoa ter um
prenome nico no mundo. No caso dos patronmicos, alis, como visto, intrnseco que designem diversos
membros de uma mesma famlia. Os nomes so usados com maior ou menor frequncia ao longo dos anos,
por motivaes diversas, desde a ocorrncia de momentos histricos da humanidade at programas banais
de televiso. Ainda assim, possvel afirmar que certos nomes por exemplo, Maria, Jos, Antnio, Joo,
Francisco, Ana, Luiz, Paulo, Carlos, Manoel e certos sobrenomes tais como Silva, Souza, Costa, Santos,
Oliveira, Pereira, Rodrigues, Almeida, Nascimento, Lima so extremamente comuns em nosso Pas. Outros
nomes e sobrenomes, entretanto, tm menor incidncia no Brasil, podendo ser tidos como singulares, tais
como os nomes Teori , Assusete, Og , Nefi , e os sobrenomes Lewandowski , Toffoli , Fux, Weber , Zavascki . No
caso dos autos, o nome do autor formado por dois prenomes absolutamente comuns CESAR e AUGUSTO,
seguidos de um patronmico muito singular CIELO, alm do termo FILHO, que denota ser ele o segundo de
tal nome. 9. Nomes Notrios H ainda casos em que uma pessoa, por sua atuao destacada na poltica, nas
artes, nos esportes ou em algum outro segmento da sociedade, ou por uma circunstncia qualquer do
destino, passa a ser amplamente conhecida e reconhecida por todos. Nesses casos, pode-se dizer que o
nome ou sobrenome da pessoa passa a ser notrio, devendo merecer um grau de proteo superior aos
nomes comuns. De fato, como diz JOS ROBERTO NEVES AMORIM , o nome tem sua importncia aumentada
medida que a pessoa tenha reputao conhecida por distino na sociedade. Na hiptese dos autos,
inegvel que o sobrenome CIELO, alm de singular, tornou-se notrio a partir da transformao do nadador
CESAR CIELO em um dos maiores atletas brasileiros. 10. Constituio das Marcas De acordo com o princpio
da novidade relativa ou apropriabilidade, no pode ser apropriado a ttulo exclusivo, como marca, o que est
no domnio comum da lngua (res communis omnium) ou o signo que j foi apropriado por terceiros (res
allii), pelo sistema marcrio ou por outro sistema ou tipo de proteo. As marcas podem ter apresentao
nominativa, figurativa, mista ou tridimensional. De acordo com as Diretrizes para Anlise de Marcas do INPI:
Marca nominativa, ou verbal, o sinal constitudo por uma ou mais palavras no sentido amplo do alfabeto
romano, compreendendo, tambm, os neologismos e as combinaes de letras e/ou algarismos romanos e/ou
arbicos, desde que esses elementos no se apresentem sob forma fantasiosa ou figurativa. Marca figurativa,
ou emblemtica, o sinal constitudo de: desenho, imagem, figura e/ou smbolo; qualquer forma fantasiosa
ou figurativa de letra ou algarismo isoladamente, ou acompanhado por desenho, imagem, figura ou smbolo;
palavras compostas por letras de alfabetos distintos da lngua verncula, tais como hebraico, cirlico, rabe
etc; ideogramas, tais como o japons e o chins. Nas duas ltimas hipteses elencadas, a proteo legal
recai sobre a representao grfica das letras e do ideograma em si, e no sobre a palavra ou expresso que
eles representam, ressalvada a hiptese de o requerente indicar no requerimento a palavra ou o termo que o
ideograma representa, desde que compreensvel por uma parcela significativa do pblico consumidor, caso
em que se interpretar como marca mista. Marca mista, ou composta, o sinal constitudo pela combinao
de elementos nominativos e figurativos ou mesmo apenas por elementos nominativos cuja grafia se apresente
sob forma fantasiosa ou estilizada. Marca tridimensional o sinal constitudo pela forma plstica distintiva do
produto ou do seu acondicionamento ou da sua embalagem. Para ser registrvel, a forma tridimensional
distintiva de produto ou servio dever estar dissociada de efeito tcnico. Na escolha da parte nominativa de
uma marca, o titular pode escolher dentre as palavras existentes no lxico, nacional ou estrangeiro, combin-
las, ou pode criar um novo signo, arbitrrio, no antes dicionarizado. Quanto mais original o signo, maior o
seu poder distintivo. Por outro lado, se forem utilizados elementos muito comuns, menor ser a sua
distintividade. Neste ponto, releva mencionar que o sistema marcrio nem sempre est em sintonia com o
universo da propaganda. Muito embora profissionais de marketing e branding possam frequentemente
recomendar a seus clientes a adoo de marcas com nomes descritivos do produto ou do servio a ser
designado, com vistas a obter imediata associao e fidelizao do pblico, fato que tal tipo de marca tem
baixos nveis de proteo legal, podendo ser negado o registro pelo INPI, ou, se concedido, o seu titular
poder sofrer aes de nulidade dos concorrentes ou mesmo ter que suportar convivncia com marcas muito
assemelhadas. 11. Nome Civil como Marca A legislao estabelece a irregistrabilidade, como marca, de certos
signos, seja quanto sua constituio, liceidade, distintividade ou disponibilidade. Historicamente, o uso de
nomes em especial patronmicos - para criar marcas foi uma prtica fortemente empregada durante os
sculos XIX e XX, sendo diversos os exemplos de companhias hoje conhecidas em todos os continentes que
usam os sobrenomes de seus fundadores como marca principal: DISNEY (Walt Disney), FORD (Henry Ford),
COLGATE (William Colgate), PROCTER & GAMBLE (William Procter e James Gamble), dentre muitos outros . No
direito brasileiro, no h impedimento absoluto a que marcas sejam formadas por nomes prprios em geral,
e, em particular, por nomes e patronmicos de pessoas . Na importante obra Comentrios Lei da
Propriedade Industrial, organizada pelo renomado IDS - Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurdicos
e Tcnicos , encontramos percuciente anlise sobre o dispositivo legal em questo (grifo nosso): foroso
reconhecer que, independentemente da funo original dos apelidos dados ao homem - tomado o termo
apelido na sua acepo mais larga - uma vez que o nome sirva de elemento de identificao de bens no
comrcio, constituindo instrumento de canalizao de clientela, passa a desempenhar, de maneira paralela,
papel de marca, alinhando-se aos demais sinais que se acotovelam no mundo mercantil. No que os sinais
derivados de apelidos atribudos pessoa humana se submetam a todos os princpios aplicveis s marcas
de carga gentica diversa, em face da interseo de direitos de outra ordem - direitos de personalidade -,
mas a eles convm, sem qualquer dvida, o princpio da capacidade de identificao inequvoca, que no
conduza confuso para o pblico, e o princpio da lealdade na competio, postulado sobre o qual se
assenta todo o sistema de sinais distintivos. Conquanto se reconhea ao homem o direito de fazer uso de
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seus apelidos, seria injurdico permitir que o exerccio desse direito interferisse com a harmonia da vida
mercantil. No entanto, em ateno ao princpio da veracidade, o requerente de um pedido de registro de
marca contendo um nome de pessoa ou patronmico dever ser algum que detenha tal nome. Tal afirmao,
evidentemente, encontrar ponderao se o nome for absolutamente comum. No h necessidade de
autorizao de qualquer MRCIA para que a marca TINTURAS MRCIA seja registrada, mas a marca MRCIA
LEBELSON s poder ser registrada com autorizao da portadora de tal nome civil. Isso se justifica porque,
a partir da utilizao de um nome prprio para constituir uma marca, tal nome no mais ser um direito
personalssimo, mas integrar um direito de propriedade industrial, com cunho patrimonial, estando
submetido s normas e limites pertinentes. A respeito, a Lei n. 9.279/96, em seu artigo 124, inciso XV,
limita-se a dispor que no so registrveis, como marca, nome civil ou sua assinatura, nome de famlia ou
patronmico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores. Com isso,
a referida lei veda o uso e registro como se fosse sua propriedade, de nome civil alheio, a menos que haja a
competente autorizao do respectivo titular, herdeiro ou sucessor. A norma acima referida baseia-se nos
direitos da personalidade, que se encontram dispostos no Cdigo Civil de 2002, especialmente em seus
arts.11 a 21. Na lio de Denis Borges Barbosa, a converso desses elementos da personalidade (e veja-se,
no s o nome) em integrante do fundo de comrcio presume um ato de autorizao. Certamente no h a
qualquer renncia plenitude das funes do nome (assinatura, imagem etc.) como funo de
personalidade, nem alienao de quaisquer parcelas desta panplia. Mas o emprstimo ou converso do
elemento do campo da personalidade para o da atividade empresarial deve ser assentida. Em casos tais,
havendo interesse de vrios deles em registrar como marca o patronmico comum, eventual colidncia se
resolver pelo critrio cronolgico, ou seja, pelo princpio da anterioridade: o primeiro a depositar o pedido
de registro far jus proteo. Confira-se o que dispem as Diretrizes de Anlise de Marcas do INPI acerca
do tema: Casos de Colidncia O direito da personalidade, assim como o direito marcrio, regulado pela
Constituio Federal, sendo, portanto, objeto de leis ordinrias. Todos tm direito ao uso do nome na esfera
civil. Entretanto, no universo marcrio, o direito da personalidade dever ser limitado sob pena de atentar
contra o direito do consumidor e do prprio detentor do primeiro registro de marca. Nos casos de marcas
constitudas por patronmico, nome de famlia e nome civil idnticos, o registro ser concedido a quem
primeiro depositar. Assim, os pedidos de registro de marcas constitudos por patronmico, nome de famlia ou
nome civil idnticos ou semelhantes, para assinalar produtos ou servios idnticos, semelhantes ou afins,
sero indeferidos pela norma legal contida no inciso XIX do artigo 124 da LPI. Embora o detentor do
patronmico, nome de famlia ou nome civil mantenha seus direitos da personalidade na esfera cvel, no
universo marcrio o pleito ser favorvel ao primeiro que depositar. Tambm no ser vedada a
registrabilidade de signos contendo o mesmo patronmico, desde que, obedecido o princpio da especialidade,
visem designar produtos ou servios diversos, de tal forma que no haja confuso ou associao entre eles.
12. Nome Civil Notrio como Marca Como se viu, h casos em que o nome civil de uma determinada pessoa
adquire notoriedade, seja por sua atuao destacada em alguma rea, ou por uma outra circunstncia
qualquer. Como exemplos, podemos citar, genericamente, atores, cantores, apresentadores de televiso,
atletas, polticos, alm de celebridades instantneas e at mesmo criminosos. Nessas hipteses, ou ao menos
nos casos lcitos, imperativo haver um maior grau de proteo aos nomes notrios, em um nvel superior ao
necessrio para a proteo dos nomes comuns, de modo a impedir que terceiros o registrem como marca,
sem a devida autorizao do detentor do nome. Fenmeno mais recente, e que cabe ser mencionado, a
prtica descrita como licensing ou licenciamento de nomes, geralmente de personalidades dos esportes ou do
ramo do entretenimento, segundo o qual o titular do nome d uma licena a terceiro para explorao de seu
nome para designar certo produto ou servio. Em casos que tais, a inteno que o nome vinculado marca
funcione como elemento de transferncia direta de aspectos de personalidade do personagem para o produto
ou servio com alto grau de receptividade pelo pblico e consequentes grandes ganhos para os envolvidos .
Todas as vezes em que houver pretenso a se utilizar, como marca, de um nome de terceiro, ser essencial
um ato de autorizao expressa desse terceiro, pois a partir do registro do nome como marca ele deixa de ser
exclusivamente um direito personalssimo e passa a fazer parte de um fundo de comrcio, convertendo-se em
ativo intangvel. As Diretrizes de Anlise de Marcas do INPI minudenciam a questo: Pedidos de registro que
apresentem sinais constitudos por nome civil, assinatura e imagem de terceiros (notrios ou no), cujo
requerente no seja o prprio titular do direito da personalidade, devem estar acompanhados de autorizao
do detentor do direito para registr-lo como marca. Considera-se como prprio titular do direito da
personalidade a pessoa fsica ou empresa individual, sendo desnecessria a autorizao. Nos casos de
empresas em que o detentor do direito da personalidade um dos scios, ser obrigatria sua autorizao
expressa para registrar como marca seu nome, assinatura, ou imagem, em nome da empresa requerente. A
autorizao para o registro como marca tambm necessria quando o sinal for constitudo por nome de
famlia e patronmico de pessoa notria, na medida em que, sem o consentimento do detentor de tal direito,
poder constituir-se em aproveitamento parasitrio ou concorrncia desleal, fatos que so rechaados tanto
pela legislao ptria quanto pela CUP (Conveno da Unio de Paris). Nossos Tribunais no hesitam em
reconhecer a necessidade expressa de autorizao especfica em todo e qualquer caso, no se limitando a
eventuais hipteses em que haja alegao de m-f ou exposio indevida, e devendo tal autorizao sempre
ser interpretada restritivamente. Confira-se: EMBARGOS INFRINGENTES - AO COMINATRIA CUMULADA
COM PERDAS E DANOS - USURPAO DO DIREITO DE PROPRIEDADE - NOME COMERCIAL E MARCA. 1 -
omissis 2 - A marca FORD possui alto renome, tendo ficado notoriamente conhecida do pblico em
decorrncia dos veculos que fabrica, constituindo patronmico de seu fundador. Para sua utilizao,
necessrio autorizao. 3 - Recurso conhecido e parcialmente provido. ADMINISTRATIVO. MARCAS.
PATRONMICO DE CARTER COMUM. COLIDNCIA. AUSNCIA DE SUFICIENTE DISTINTIVIDADE. PEDIDO DE
INDENIZAO. AUSNCIA DE M-F. Em se tratando de marca constituda por nome de famlia ou
patronmico isolados, essas denominaes devero ser examinadas quanto sua notoriedade e singularidade.
Em sendo notrio o nome para identificar determinada pessoa, o seu registro ser possvel se requerido pela
prpria ou com o seu consentimento, garantindo-se-lhe exclusividade em relao a terceiros sempre que
houver possibilidade de confuso ou associao indevida. Em no sendo notrio, nem singular, o registro
ser tambm possvel, desde que requerido pelo titular ou com o seu consentimento, observada a condio
de distintividade em relao a eventual anterioridade. Ausente tal condio, de mister a decretao de
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nulidade de registro marcrio concedido sem a sua observao. (...) Apelaes, remessa necessria e
recurso adesivo improvidos . ADMINISTRATIVO ANULATRIA DE ATO QUE INDEFERIU REGISTRO DA MARCA
CHANDON MOTEL CONVENO DE PARIS PROTEO A MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA EM SEU
SEGMENTO MERCADOLGICO REGISTRO ANTERIOR IMPEDITIVO PATRONMICO NOTRIO. I - omissis II -
omissis III - omissis IV Mesmo anteriormente ao advento da Lei n 9.279/96, o patronmico notrio ou
singular estava protegido de eventual tentativa de registro por terceiro, a menos que houvesse consentimento
do titular . exatamente a hiptese dos autos, em que o autor, o conhecido nadador CESAR CIELO, aliado
empresa que o representa, alega que o seu notrio patronmico foi indevidamente registrado, como marca,
pela empresa r o que veementemente por esta rechaado, sob o principal argumento de que o signo
CIELO palavra dicionarizada nos idiomas espanhol e italiano, e que teria sido escolhido dentro de uma
estratgia empresarial, para marcar o incio de uma nova fase nos negcios, visando traduzir a ideia de que o
cu seria o limite para a empresa. Passo, pois, a analisar a prova dos autos. 13. Imitao ou Reproduo de
Patronmico Notrio o Caso CIELO x CIELO Neste momento, consigno que, para o deslinde da controvrsia,
crucial se fazer, alm de um relato dos fatos, o contexto histrico dos mesmos. Como si acontecer em casos
de marcas, no se pode analisar o momento atual, mas qual era a realidade vigente poca do depsito do
pedido de registro. No se discute que, na atualidade, a demandada uma das maiores empresas do Brasil.
De acordo com dados extrados de seu prprio website, a empresa teve nada menos do que cinco bilhes de
vendas capturadas no ano de 2013, encontrando-se presente em mais de cinco mil e quinhentos municpios
brasileiros, o que representa 99,6% do territrio nacional, distribudos em mais de um milho e quatrocentos
mil pontos de venda. O aporte financeiro movimentado pela empresa, no ano de 2013, foi equivalente a 9,3%
do PIB produto interno bruto brasileiro. Em 2014, foi eleita empresa do ano na premiao Anurio poca
Negcios , alm de ter sido contemplada com diversos outros prmios no setor, e ver o desenvolvimento
tecnolgico de seus servios ser retratado em reportagens de jornais e revistas, conforme demonstram os
documentos acostados s fls.554/557 , 559/561 , 563/567 , 569/574 e 575/580 dos presentes autos. difcil
imaginar, hoje, um mundo sem cartes de crdito e dbito e sem que tais cartes sejam aceitos
irrestritamente em todos os estabelecimentos do planeta. Mas essa no era a realidade h pouco tempo atrs.
Com efeito, at quase o final do milnio passado, a maior parte das transaes financeiras era feita em
dinheiro, cheque ou por meio de transferncias diretas via bancos. O negcio de cartes de crdito e dbito
ainda no era to difundido quanto hoje, as transaes eram primitivas, em papel e carbonos, gerando
diversos tipos de fraude. Para aprimorar o sistema, e com o advento e disseminao da informtica, no incio
da dcada de 1990 foram ento criadas pequenas mquinas eletrnicas para transaes com cartes de
crdito e dbito diretamente pelos comerciantes, de forma a facilitar e popularizar a utilizao de tais cartes,
com a substituio do uso do papel moeda e dos cheques. No ano de 1995, foi criada a empresa r, ento
denominada CBMP COMPANHIA BRASILEIRA DE MEIOS DE PAGAMENTOS (fl.76), pela unio dos bancos
Bradesco, Banco do Brasil e Banco Real empresa VISA Internacional, com o objetivo de administrar as
relaes com toda a rede de estabelecimentos comerciais afiliados ao sistema Visa, por meio da utilizao das
mquinas eletrnicas, que de incio eram restritas a uma nica bandeira - VISA. J no ano de 1996, a
empresa contava com mais de cem mil estabelecimentos, resultado da disseminao muito rpida do uso das
mquinas no pas; pouco mais de uma dcada depois, no ano de 2008, a empresa j detinha metade do
volume financeiro de transaes por meio de cartes no pas, no expressivo valor de 375 bilhes de reais. Em
2009, a empresa, j sob a denominao de VISANET, promoveu a abertura de seu capital na Bolsa de
Valores. Dada a exclusividade mantida tanto pela empresa VISANET com a bandeira VISA quanto pela
empresa REDECARD (maior concorrente da VISANET) com a bandeira MASTERCARD, o que causava grandes
custos de manuteno para os lojistas, e consequente restrio aos consumidores, com impactos negativos
para a livre concorrncia, comearam a haver presses de diversos setores para que tais mquinas
eletrnicas passassem a ser multibandeiras. Como exemplos, tivemos o PLS 677, de 2007, que dispe sobre
o compartilhamento da infra-estrutura de coleta e processamento de informaes no mercado de cartes de
crdito e dbito e o PLS 680, de 2007, que probe clusulas de exclusividade entre bandeiras e
adquirentes no mercado de cartes de crdito e dbito. Alm disso, houve procedimento de investigao de
possvel infrao ordem econmica perante a Secretaria de Direito Econmico - SDE, em vista da relao de
exclusividade contratual entre a VISANET e a VISA no tocante prestao de servios de captura,
transmisso, processamento, liquidao financeira de transaes, implementao e gesto de rede de
aceitao e credenciamento de estabelecimentos comerciais, o que constituiria barreira existncia de
concorrncia no setor e importaria em prejuzos irreparveis ao mercado. Tal procedimento foi iniciado em
decorrncia de Relatrio sobre a Indstria de Cartes de Pagamento, elaborado a partir de convnio entre o
Banco Central do Brasil BACEN, a Secretaria de Acompanhamento Econmico do Ministrio da Fazenda
SEAE e a prpria SDE, no qual foram tidas como essenciais para o aumento da concorrncia a adoo de trs
mudanas no mercado ento existente: 1) a determinao de neutralidade do prestador do servio de
compensao e de liquidao em relao aos credenciadores; 2) a existncia de interoperabilidade entre os
prestadores de servios de rede; e 3) o fim das exclusividades contratuais entre o proprietrio do esquema e
a credenciadora. Aps a adoo de medida preventiva pela SDE em 07/08/2009, determinando o fim da
exclusividade contratual entre a VISANET e a VISA (a qual foi posteriormente revogada pelo Plenrio do CADE
em 16/09/2009), ainda em 2009 foram celebrados Termos de Compromisso de Cessao com as empresas,
visando estimular a adoo de sistema de adquirncia multibandeiras no mercado brasileiro, de tal maneira
que todo o sistema foi modificado, o que levou ao arquivamento do procedimento investigatrio. Com o fim da
exclusividade que se verificou na prtica, uma companhia poderia passar a processar vendas com bandeiras
que at ento eram de exclusividade de outras. E tanto lojistas quanto consumidores foram beneficiados, pois
os primeiros passaram a poder utilizar um nico terminal eletrnico e escolher qual empresa processaria
suas transaes, de acordo com as taxas administrativas cobradas, e os segundos teriam seus cartes
amplamente aceitos em todos os estabelecimentos. Por conta da iminente mudana no cenrio de operaes
com cartes de pagamento, aliada proximidade do termo final do contrato de exclusividade com a VISA
Internacional, a empresa r houve por bem criar uma nova marca para identificar essa nova fase de
negcios. Essa marca, segundo relato da empresa r (fl.384), deveria assemelhar-se aos signos ELO, marca
de carto de crdito e dbito utilizada pelo Banco do Brasil, Bradesco e Caixa Econmica Federal, e que j
seria utilizado nas mquinas da empresa r, e ALELO, termo que seria utilizado como nova razo social da
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empresa CBBS COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUES E SERVIOS. De acordo com a pesquisa de
arquitetura de marcas trazida pela empresa r (fls.504/523), realizada em 26/08/2009, foram testados os
signos ELO, IDENTA e CIELO, sendo ainda sugeridos os termos TELO, NUELO, DIELO, TIELO, LUELO e ICELO.
Em pesquisa ao site do INPI, possvel constatar que, logo aps, em 10/09/2009, a empresa r depositou
pedidos de registro para as novas marcas IDENTA e CIELO, conforme lista a seguir: Nmero Prioridade
Marca Situao Classe 830378278 10/09/2009 IDENTA Pedido definitivamente arquivado NCL(9) 09
830378286 10/09/2009 IDENTA Pedido definitivamente arquivado NCL(9) 35 830378294 10/09/2009
IDENTA Pedido definitivamente arquivado NCL(9) 36 830378308 10/09/2009 IDENTA Pedido
definitivamente arquivado NCL(9) 42 830378316 10/09/2009 CIELO Aguardando apresentao e exame de
recurso contra o indeferimento NCL(9) 09 830378324 10/09/2009 CIELO Registro sub jdice NCL(9) 35
830378332 10/09/2009 CIELO Registro sub jdice NCL(9) 36 830378340 10/09/2009 CIELO
Aguardando apresentao e exame de recurso contra o indeferimento NCL(9) 42 Ainda no ano de 2009, a
empresa r tambm depositou pedidos de registro para as marcas VNET3, VNET, EFETIVE e 100% VOC,
alm de outros pedidos para a marca CIELO, conforme lista a seguir, tambm extrada do site do INPI:
Nmero Prioridade Marca Situao Classe 830386742 23/09/2009 VNET3 Pedido definitivamente
arquivado NCL(9) 36 830386750 23/09/2009 VNET3 Pedido definitivamente arquivado NCL(9) 42
830386769 23/09/2009 VNET3 Pedido definitivamente arquivado NCL(9) 35 830386777 23/09/2009
VNET3 Pedido definitivamente arquivado NCL(9) 35 830386785 23/09/2009 VNET3 Pedido definitivamente
arquivado NCL(9) 36 830386793 23/09/2009 VNET Pedido definitivamente arquivado NCL(9) 42
830423060 14/10/2009 EFETIVE Pedido definitivamente arquivado NCL(9) 35 830423125 14/10/2009
EFETIVE Pedido definitivamente arquivado NCL(9) 09 830423133 14/10/2009 EFETIVE Pedido
definitivamente arquivado NCL(9) 36 830423141 14/10/2009 EFETIVE Pedido definitivamente arquivado
NCL(9) 42 830423940 15/10/2009 CIELO Pedido de registro de marca indeferido NCL(9) 09 830423982
15/10/2009 CIELO Aguardando fim de sobrestamento NCL(9) 42 830424008 15/10/2009 CIELO
Aguardando fim de sobrestamento NCL(9) 36 830424016 15/10/2009 CIELO Aguardando fim de
sobrestamento NCL(9) 35 830470298 01/12/2009 100% VOC Pedido definitivamente arquivado NCL(9)
09 830470301 01/12/2009 100% VOC Pedido definitivamente arquivado NCL(9) 35 830470310
01/12/2009 100% VOC Pedido definitivamente arquivado NCL(9) 36 830470328 01/12/2009 100%
VOC Pedido definitivamente arquivado NCL(9) 42 Sobressai, assim, que at meados de outubro/novembro
de 2009, a empresa r ainda no tinha escolhido definitivamente qual seria a sua nova marca, s vindo a
revelar ao pblico a sua escolha em 10/11/2009 (fls.525/527), por meio de reunio da imprensa para
apresentao de sua nova marca CIELO. Paralelamente a esses acontecimentos, o nadador CESAR CIELO, ora
2 autor, atleta at ento desconhecido do grande pblico, veio a se tornar mundialmente famoso,
transformando-se em dolo nacional em velocidade meterica, por conta de seu desempenho nas Olimpadas
de Londres de 2008, ocasio em que viu sua carreira deslanchar ao auge de sua fama e reconhecimento.
Durante o curto perodo compreendido entre os anos de 2007 e 2009, foram inmeras as premiaes
conferidas ao nadador, sendo as mais importantes: medalha de ouro no revezamento 4X100 livre Jogos
Pan-americanos do Rio de Janeiro de 2007; medalha de ouro nos 100m livre Jogos Pan-americanos do Rio
de Janeiro de 2007; medalha de ouro nos 50m livre Jogos Pan-americanos do Rio de Janeiro de 2007;
medalha de bronze nos 100m livre Olimpadas de Pequim de 2008; medalha de ouro nos 50m livre, tendo
atingido novo recorde olmpico nesta modalidade (21.30s) Olimpadas de Pequim de 2008; medalha de ouro
nos 100m livre, tendo atingido novo recorde mundial nesta modalidade (46.91s) Mundial de Roma de
2009; medalha de ouro nos 50m livre Mundial de Roma de 2009 (fl.131). A repercusso da carreira do
nadador, e seu consequente reconhecimento perante o pblico e a mdia so, tambm, plenamente
demonstrados pelos documentos acostados aos presentes autos, consistentes em relatrios de anlise de
mdia em relao exposio do autor (fls.119/124), bem como em reportagens de jornais e revistas,
referentes aos meses de setembro e outubro de 2009 (fls.125/174), nas quais o atleta constantemente
mencionado como o maior nadador brasileiro de todos os tempos, que entrou para a histria da natao por
conta de seus notveis feitos no esporte. A unio das histrias da empresa VISANET com o nadador CESAR
CIELO se deu em 09/11/2009, quando ambos celebraram contrato de licena de direito de uso da imagem
(fls.108/114) do nadador CESAR CIELO, a ser veiculada em campanhas promocionais da nova empresa
CIELO, que estava por ser lanada mdia e ao pblico, nos seguintes termos: (i) Participao de Cesar
Cielo em 4 (quatro) eventos por perodo de 12 (doze) meses, todos a serem realizados por CBMP, sendo o
primeiro evento no dia 09/11/2009, s 16:30h em local a ser determinado por CBMP. Os demais eventos
sero definidos por CBMP ao longo da vigncia deste contrato e informados a Cielo e Cielo e/ou a Cesar Cielo
com um ms de antecedncia, respeitada a disponibilidade de agenda de Ciesar Cielo. Os custos de
deslocamento de Cesar Cielo para participao em eventos de CBMP sero suportados por CBMP. Os eventos
aqui mencionados sero filmados e fotografados, podendo CBMP utilizar a imagem de Cesar Cielo nestes
eventos da forma que lhe convier, at o dia 31 de dezembro de 2012, aps o trmino deste contrato, para
pblicos interno e externo; (ii) Utilizao da imagem de Cesar Cielo em campanhas de mdia impressa,
associadas nova marca de fantasia de CMPB e ao lanamento de campanhas de marketing, conforme vier a
ser definido por CBMP. (fl.109) Ao contrrio do afirmado em contestao (item 30, fl.376), no sentido de
que apenas meses aps o incio do uso da marca que teria sido contratado o atleta como garoto-
propaganda, note-se que o contrato celebrado pela empresa r com o nadador (fls.108/114) ocorreu apenas
um dia antes da divulgao da nova marca perante a imprensa e para todo o mercado consumidor
(fls.525/527). Indubitavelmente, ao escolher a nova marca, a empresa r tinha total conhecimento da
notoriedade do nome do autor. E, registre-se, conforme constatado por meio de pesquisa base de dados do
INPI, todas as outras marcas antes escolhidas e depositadas (ALELO, IDENTA, VNET3, VNET, EFETIVE e
100% VOC) foram posteriormente desprezadas pela empresa r, sendo arquivados os respectivos pedidos
por falta de pagamento. Muito embora seja inegvel que o vocbulo CIELO apesar de no constante do
lxico da lngua portuguesa - dicionarizado nos idiomas italiano e espanhol, fato que, na poca do
depsito das marcas em litgio, tambm constitua o patronmico notrio do nadador CESAR CIELO. Por si s,
o fato de estar dicionarizado tal elemento desimportante, na medida em que muitos dos sobrenomes hoje
existentes originaram-se de elementos da natureza. E a empresa r optou por atrelar o nascimento de sua
nova marca a uma intensa campanha publicitria com o nadador, na exata poca em que este vivia o auge de
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sua carreira, conforme plenamente comprovado por meio do cotejo dos documentos de fls.125/186, que
demonstram quo notria se tornou a personalidade do nadador no segundo semestre de 2009, com os
documentos de fls.525/527, tambm datados do segundo semestre de 2009, especificamente o ms de
novembro, dando conta de que a empresa VISANET passaria a ser denominada CIELO. No h como negar,
diante do suporte probatrio acima mencionado, que a empresa r no tenha se valido do momento de
destaque na carreira do atleta no s para promover de forma substancial a sua nova marca, valendo-se da
imagem do prprio como garoto-propaganda da mesma, como para a prpria escolha do elemento constitutivo
de sua nova marca o que, por si s, constitui um inegvel reconhecimento de que o termo CIELO consiste
em um patronmico de pessoa famosa. Alis, o fato de que o nadador CESAR CIELO um dos maiores atletas
brasileiros notrio e, por consequncia, tambm o o sobrenome CIELO, a ele vinculado - independendo
de qualquer comprovao (CPC, art.334, I). E a vinculao havida entre o seu patronmico e o nome adotado
como marca pela empresa r, poca do depsito dos registros, pode ser extrada tanto da prova dos autos
como de inmeras referncias disponveis na internet, de sites especializados ou no. Todo o conjunto
probatrio, pois, torna induvidoso que o contrato celebrado entre as partes cingiu-se explorao do direito
de imagem do nadador, nada tendo sido pactuado a respeito do uso do seu nome civil ou patronmico. O fato
de o atleta ter conhecimento da utilizao de marca idntica ao seu nome ou mesmo de ter celebrado contrato
de imagem com a empresa no implica em autorizao tcita para tanto. Para ilustrar a afirmao de que,
ainda que haja um contrato entre as partes, a autorizao para uso do nome deve ser explcita, no podendo
ser interpretada a existncia do prprio acordo ou uma determinada clusula de cesso de uso de imagem
como extensiva de uso de nome, confira-se acrdo unnime da e. 1 Seo Especializada do TRF da 2
Regio: "1 - omissis 2 - Contrato que deve se amoldar ao disposto no inciso XV do art. 124 da LPI, porquanto
o herdeiro do artista PORTINARI apenas autorizou o uso da marca na forma como o pintor assinava seus
trabalhos em metal, sendo exigvel da cessionria que apenas se limite a utilizar tais marcas nos exatos
termos do que foi concedido; 3 - A cesso celebrada em relao aos signos, CNDIDO PORTINARI e
PORTINARI, sob a forma de assinatura e grafia utilizadas pelo pintor, no dava ao cessionrio o direito de
registrar marca nominativa assumindo inclusive outra forma; 4 - No se trata apenas da utilizao de um
nome, mas sim do nome de um renomado pintor. E mais, no uma utilizao de qualquer forma, mas sim
de acordo com aquilo que capaz de remeter exata pessoa do artista, o que s possvel na medida em
que se verifique nos produtos onde se apem as marcas, a fiel maneira como ele assinava ou a fiel grafia que
adotava para o seu nome: PORTINARI, tal como contratado e para os fins contratados; 5 - A modificao da
assinatura ou da forma como grafava o pintor o prprio nome inequivocamente leva perda da sua
identidade e desagrega valor; 6 - Embargos infringentes conhecidos e providos". Em concluso, julgo que a
empresa r agiu com lamentvel desdia, ao no pactuar expressamente com o nadador a necessria cesso
de seu patronmico para uso como marca. Certamente a empresa r, tal como o nadador, no foram bem
assessorados juridicamente pelos advogados que os representavam ocasio o que certamente no
ocorreria se estivessem eles representados pelos atuais patronos. Ao contrrio do expressamente afirmado
pela empresa r na petio de fls.836/844, item 11, o seu presidente, poca, afirmou textualmente a
inteno em vincular o novo nome da empresa com o nadador, corroborando as assertivas acima, no sentido
do reconhecimento da notoriedade deste e de seu nome, conforme matria a seguir transcrita: O que levaria
uma empresa lder de mercado, presente em 1,5 milho de pontos de venda e com negcios que chegam a
quase R$ 55 bilhes por trimestre, a jogar fora sua marca? primeira vista, isso no faria nenhum sentido,
mas foi o que aconteceu com a Visanet, a maior empresa de cartes do Pas, que passar a se chamar Cielo.
A marca, que significa cu em italiano e espanhol, tambm o sobrenome do maior atleta brasileiro na
atualidade - o nadador e recordista mundial dos 100 metros, Csar Cielo. Ele foi escolhido justamente
porque, pela primeira vez em sua histria, a Visanet ter que competir. E as braadas de Cielo sero vitais
para que a empresa enfrente a concorrncia da principal rival, a Redecard, ou de novos concorrentes no
mercado brasileiro de cartes de crdito ou de dbito. Em agosto deste ano, a Secretaria de Direito
Econmico, do Ministrio da Justia, decidiu que a Visanet no ter mais exclusividade, a partir de junho de
2010, nas transaes com cartes Visa - e, se infringir a determinao, estar sujeita a multas de R$ 300
mil/dia. um novo tempo de competio e vamos ter que nos adaptar a ele, disse o presidente da
empresa, Rmulo de Mello Dias, na tera-feira 10, ao anunciar a nova identidade visual da empresa. A partir
de agora, a maquininha da Cielo, usada por milhes de comerciantes pelo Brasil afora, aceitar negcios com
cartes MasterCard e tambm de outras bandeiras - e, em contrapartida, os cartes Visa tambm podero ser
aceitos nas mquinas da Redecard ou de outras empresas que tambm queiram ingressar neste mercado.
Isso significa que as duas companhias, que tm mais de 90% do mercado de cartes brasileiros, no tero
mais mercados cativos. Na prtica, uma empresa poder pular na piscina da outra. O nadador simboliza a
ideia de que no h limites para o crescimento diz o presidente da Cielo. E esse reposicionamento da
empresa foi tambm uma resposta principal concorrente. H algumas semanas, a Redecard lanou as
primeiras campanhas publicitrias de sua histria - fez um filme anunciando ter a mquina mais
democrtica do Brasil e tambm lanou promoes no programa Domingo do Fausto, da Rede Globo.
Assim que percebemos que o ambiente competitivo iria se intensificar, tentamos sair na frente com a nossa
campanha, disse DINHEIRO o diretor de planejamento estratgico da Redecard, Henrique Capdeville. O
idealizador dessa nova embalagem da Visanet foi o publicitrio Roberto Justus, presidente da Young &
Rubicam Brasil. A empresa vai botar a cara para fora e muita gente no sabia que ela a maior rede de
pagamentos do Brasil, disse ele DINHEIRO. (grifo nosso) Para rematar, no primeiro comercial de
propaganda da nova marca, a empresa r reconhece mais do que expressamente a notoriedade do
patronmico do nadador. No filme, o desempenho do autor comparado com o das mquinas da empresa,
seguindo-se o seguinte monlogo pelo locutor: O Cielo uma mquina, a Cielo tambm; o Cielo o nmero
1, a Cielo tambm; o Cielo rpido, a Cielo tambm, sendo finalizado por uma expresso de propaganda que
ecoou nos ouvidos de toda a populao por muito tempo: Cielo: (...) nada supera essa mquina . Registro,
uma vez mais, que desimportante o tamanho que a empresa r assumiu no mercado atual, ou que o signo
CIELO, na atualidade, tenha eventualmente se desvinculado do nome do nadador (ante o gigantismo de
operaes que so diariamente efetuadas em todos os cantos do Brasil com as mquinas da empresa r),
pois, como dito alhures, a anlise sobre a registrabilidade de uma marca deve ser verificada na poca do seu
depsito. Se no tivesse atrelado a sua nova marca ao atleta, a empresa r poderia defender a tese de que
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escolheu o signo CIELO por causa do significado nos idiomas espanhol e italiano. Mas ela inequivocamente o
fez, e deve arcar com os nus de sua imprudente escolha. Quanto aos diversos registros pertencentes a
titulares distintos para a mesma marca CIELO (fls.582/599), mencionados pela empresa r, e que, de forma
contraditria, segundo alega, no teriam sido impugnados pela parte autora, tem-se que uma simples
pesquisa base de dados do INPI d conta de demonstrar que todos os registros mencionados pela
demandada foram depositados anteriormente notoriedade adquirida pelo nadador, alm do que nunca
houve qualquer vinculao entre os titulares dos referidos registros e o demandante, diferentemente do que
se verifica na hiptese dos presentes autos. A demandada argumenta, ainda, que a empresa fabricante do
conhecido azeite BORGES teria contratado o ator Alexandre Borges como seu garoto-propaganda, por conta
da coincidncia entre os nomes do ator e do produto, o que no ensejaria o direito de aquele pleitear a
nulidade da marca do azeite, ao argumento de se tratar de cpia de seu patronmico. No tocante a tal
alegao, h que se ter em conta tratar-se esta de situao inteiramente distinta da que posta nos
presentes autos, uma vez que o sobrenome BORGES assaz comum em nosso pas, no havendo como ser
considerado, portanto, patronmico notrio, nem singular; acresa-se a isso o fato de que o grupo espanhol
Borges se encontra em atividade desde o ano de 1896, muito anteriormente, portanto, fama alcanada pelo
artista e sua prpria existncia, diga-se de passagem, tratando-se de marca famosa, cujos produtos so
exportados para mais de cem pases , de modo que no poderia o ator, de fato, alegar, nesta hiptese, tratar-
se de reproduo indevida de seu patronmico. Com base em todo o exposto, deve ser decretada a nulidade
das marcas da empresa r, a teor do art.124, XV, ante a ausncia de autorizao do titular do patronmico
notrio CIELO, conforme amplamente exposto na fundamentao. 14. Absteno de Uso A parte autora requer
a condenao da empresa r a se abster do uso da marca CIELO. Com esteio em diversos precedentes
jurisprudenciais do e. TRF da 2 Regio, este Juzo vem entendendo pela possibilidade de cumulao do
pedido de nulidade da marca com o pedido de absteno de uso da marca. Assim, como consectrio lgico da
nulidade das marcas acima reconhecida, deve ser condenada a empresa r na obrigao de absteno do uso
da marca CIELO, para identificar servios de propaganda; servios de gesto de negcios (registro n.
830.378.324 classe NCL(9)35), ou servios de negcios financeiros (registro n. 830.378.332 - classe
NCL(9)35). Considerado, entretanto, o gigantismo da empresa r, e para assegurar a efetividade do
cumprimento da presente deciso sem incidentes de toda ordem, deve-lhe ser fixado prazo razovel para o
cumprimento da determinao de absteno de uso. Deste modo, fixo que a empresa r dever adotar todas
as providncias necessrias absteno do signo, em todo o territrio nacional, a partir do trnsito em
julgado da presente deciso, sob pena de pagamento de multa diria de cinquenta mil reais (R$ 50.000,00)
a contar do 180 dia subsequente. 15. Antecipao dos Efeitos da Tutela A par da certeza do direito da parte
autora, considerando a dimenso dos negcios diuturnamente desenvolvidos pela empresa r, com milhares
de mquinas distribudas por todo o Pas, e a prpria segurana do sistema financeiro brasileiro, tenho por
imprudente a concesso, neste momento, da antecipao dos efeitos da tutela, devendo-se aguardar o
trnsito em julgado da presente sentena para efetiva execuo das obrigaes ora impostas. 16. Verbas de
Sucumbncia Quanto s verbas sucumbenciais, tenho que, conquanto a posio processual do INPI seja a de
parte r, no se lhe podem imputar tais condenaes, visto que a controvrsia deduzida nos autos consiste
em pretenses contrapostas de particulares. Entendo incabvel, no caso, a condenao da autarquia em
verbas sucumbenciais, quanto mais em se tratando da Fazenda Pblica, cuja eventual condenao importaria
em prejuzo a todos os cidados. III - Dispositivo Diante de todo o exposto, julgo procedente o pedido de
decretao de nulidade dos registros n.s 830.378.324 classe NCL(9)35 e 830.378.332 classe
NCL(9)36, ambos para a marca nominativa CIELO, resolvendo o mrito, nos termos do art.269, I, do CPC.
Como consectrio lgico, condeno a empresa r na obrigao de absteno do uso da marca CIELO, para
identificar servios de propaganda; servios de gesto de negcios, ou servios de negcios financeiros,
a partir do trnsito em julgado da presente deciso, sob pena de pagamento de multa diria de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), a partir do 180 dia subsequente. Condeno a empresa r nas custas e em honorrios
advocatcios, em favor da empresa autora, fixados em 20% sobre o valor atribudo causa, monetariamente
corrigido. Dever o INPI anotar em seus registros e fazer publicar na RPI e em seu site oficial a presente
deciso, bem como a deciso transitada em julgado, no prazo de 15 (quinze) dias a partir da intimao.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Rio de Janeiro, 09 de outubro de 2014. MRCIA MARIA NUNES DE
BARROS Juza Federal
--------------------------------------------------------------------------------
Edio disponibilizada em: 13/10/2014
Data formal de publicao: 14/10/2014
Prazos processuais a contar do 1 dia til seguinte ao da publicao.
Conforme pargrafos 3 e 4 do art. 4 da Lei 11.419/2006
--------------------------------------------------------------------------------
Disponvel para Remessa a partir de 14/10/2014 para PRF - Varas Cveis (Capital) e INPI - Autarquias e
Fundaes Federais por motivo de Manifestao
A partir de pelo prazo de 15 Dias (Dobro).