INTRODUCCION:

En el presente tema se desarroll especficamente el concepto del presente

contrato para comenzar ,este contrato aparece en 1916 en Estados Unidos de
Amrica y se difunde en pases como Inglaterra y Alemania, logrando su auge
durante la Segunda Guerra Mundial.
Actualmente se encuentra difundido en todo el orbe y constituye uno de los
contratos que se celebra con mayor frecuencia. Podemos definir el contrato know
how, como aqul celebrado con el fin de explotar conocimientos tcnicos no
patentados, que se guardan como secretos y su uso se permite bajo
confidencialidad a cambio de una retribucin.
Este contrato permite el aprovechamiento de tcnicas, que han sido fruto
posiblemente de grandes esfuerzos intelectuales y fuertes inversiones en
investigacin. El conocimiento no es patentado por no tener el grado inventivo
requerido para ello o se desea tener el monopolio del invento por un plazo ms
amplio de proteccin. En este punto, es oportuno c sealar que el contrato de
know how "versa sobre prestacin de conocimientos relativos a objetos (piezas de
prueba, modelos no registrados, mquinas, aparatos, herramientas, instalaciones
de mecanizacin, inventos no patentados, etc.) datos y antecedentes tcnicos que
incluyen clculos, frmulas, planos, especificaciones, dibujos o diseos, etc.; e
instrucciones para fabricar, producir o explotar un producto; o sobre
procedimientos de fabricacin; o comunicacin de experiencias de explotacin, o
consejos prcticos y explicaciones sobre una patente determinada; o indicaciones
para planificar la produccin, distribucin o venta directa y dems que se estimen
complementarias"

MARCO TEORICO:

El Know How, literalmente es uno de los elementos fundamentales del sistema de

franchising. Es un trmino oriundo de Estados Unidos de Amrica, que a pesar de
haber sido adoptado por todo el mundo, no tiene un significado unvoco. Los
franceses tambin lo llaman "savoir faire".
Generalidades:
La expresin Know How, como es fcil advertir, procede del ingls. Traducida
literalmente al castellano viene a significar "saber cmo", es decir, tener el
conocimiento acerca de la manera de hacer algo.
Con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial se produjeron en el mundo
occidental grandes avances de carcter industrial y tecnolgico, los mismos que
como es obvio eran guardados celosamente por quienes los realizaban. Una parte
de dichos conocimientos se amparaba en la proteccin brindada a las patentes,
pero existan sin embargo innovaciones de ndole tcnica o cientfica que por su
naturaleza no eran susceptibles de dicha proteccin.
Se trata de un contrato de gran importancia desde el punto de vista econmico, y
en especial desde el aspecto del desarrollo industrial, puesto que constituye un
valioso mecanismo de transmisin de conocimientos y de innovaciones que
facilitan el proceso productivo.
En nuestro pas resulta de capital inters, ya que es un instrumento de adquisicin
de tecnologa indispensable para alcanzar la deseada competitividad.
Definicin.El know how, es conceptuado como la convencin mediante la cual una persona
natural o jurdica, se obliga a hacer gozar al contratante de los derechos que
posee sobre ciertas frmulas y procedimientos secretos, durante un tiempo
determinado, y a travs de un precio que el citado se obliga a pagarle.
Messaguer, citado por SCHREIBER PEZET , define el contrato de know how
como "Aqul negocio jurdico celebrado entre personas fsicas o jurdicas, en
virtud del cual una de ellas (el licenciante), titular de un know how (el know how
licenciado), autoriza a su contraparte (el licenciatario o receptor) a explotarlo
durante un tiempo determinado y, con ese fin, se obliga a ponerlo en su efectivo
conocimiento; y en virtud del cual el licenciatario o receptor se obliga, por su lado,
a satisfacer un precio cierto en dinero o en especie, fijado normalmente en forma
de suma de dinero calculada en funcin del volumen de fabricacin o ventas de
productos o servicios realizados con empleo del know how licenciado".

El contrato de know how se refiere a la licencia de conocimientos de orden

tcnico, econmico o comercial, no protegidos por la legislacin industrial. Las
patentes y marcas quedan, por consiguiente, fuera del mbito del know how,
puesto que son susceptibles de registro. Evidentemente, los conocimientos objeto
del contrato son secretos, puesto que su divulgacin pblica causara perjuicios
econmicos a las empresas agraviadas, al ponerlos al alcance de la competencia.
Los contratos celebrados entre partes de distinta nacionalidad generalmente son
redactados en dos idiomas. Teniendo en cuenta la dificultad que presenta la
traduccin de esos textos a otros idiomas, existe el peligro de que la traduccin
sea mal interpretada.
Caracteres Jurdicos:
En el Derecho peruano, as como en la mayora de legislaciones extranjeras, el
contrato de licencia de know how es atpico, al carecer de normatividad propia. No
obstante ello, reviste caractersticas propias que configuran su naturaleza jurdica
y que pasaremos a analizar.
1. Desde el punto de vista de su autonoma, es un contrato principal, al no
depender de otro negocio jurdico que le preceda. Si bien ocurre muchas veces
que el know how va acompaado de otros contratos que lo complementan, como
es el caso del contrato de asistencia tcnica o licencia de marcas, ello en modo
alguno supone que no pueda existir independiente- , mente de otros negocios
jurdicos.
2. Es un contrato complejo, ya que siendo su objeto muy amplio, puede dar, lugar
a diversas formas obligacionales. Puede suceder que la licencia de know how
suponga no slo la transmisin de los conocimientos secretos sino, adems,
servicios de capacitacin de personal, asesora tcnica, etc.
3. Por su estructura, se trata de un contrato atpico, ya que no est regulado de
manera especfica por nuestro ordenamiento legal. Esta caracterstica se
encuentra en la mayora de legislaciones.
Es importante sealar que la atipicidad no significa en modo alguno que nos
encontremos frente a un negocio jurdico sin nombre o sin identidad. En razn de
su atipicidad, el know how se regir principalmente por la autonoma de la
voluntad de las partes, expresada en las condiciones pactadas. Evidentemente,
estar tambin normado por las disposiciones generales aplicables a la
contratacin conforme a lo dispuesto por el artculo 1354 del Cdigo Civil. Es
preciso tener en cuenta, adems, que debern observarse las regulaciones
aplicables a la transferencia de tecnologa contenidas en el rgimen de
inversiones extranjeras (Decisin NQ 291), si el cedente fuera una persona natural
o jurdica extranjera.

4. Por su funcin, el contrato de licencia de know how es constitutivo, ya que es

creador de situaciones jurdicas, en contraposicin a los contratos extintivos o
resolutivos, cuyo fin es poner fin a relaciones existentes. Normalmente tampoco es
un contrato modificativo ni regulatorio, aunque nada impide que lo sea, cuando
tiene por finalidad modificar o aadir nuevos elementos, respectivamente, a una
relacin jurdica preexistente.
5. Por sus prestaciones, usualmente se trata de un contrato de prestaciones
recprocas, ya que cada una de las partes asume obligaciones frente a la otra. De
all que cada contratante sea, respecto del otro y recproca- mente, deudor y
acreedor. Debe sealarse, sin embargo, que como veremos en el punto 8, nada
impide que en el contrato de know how se convenga que el adquirente reciba los
conocimientos sin estar obligado al pago de retribucin alguna.
6. Por su valoracin, es claro que nos encontramos frente a un contrato oneroso,
dado que cada una de las partes obtiene una ventaja de su celebracin, pero al
mismo tiempo asume un sacrificio. Esta caracterstica no es, sin embargo,
esencial, ya que nada impide que se convenga la cesin de know how a ttulo
gratuito, sin obligacin de pago por parte del adquirente. Ello ocurre con
frecuencia, por ejemplo, en el mbito de los contratos de suministro de bienes de
equipamiento industrial, que incluyen clusulas de cesin gratuita de know how
como parte integrante de los mismos. Es importante recalcar, sin embargo, que se
trata de situaciones especiales y que lo usual es que se trate de un contrato que
implique una obligacin de pago por parte del adquirente.
7. Por el riesgo que produce a los contratantes, se trata de un contrato
conmutativo, ya que a diferencia de lo que ocurre con los contratos aleatorios,
cada una de las partes es capaz de conocer o estimar anticipadamente los
beneficios y sacrificios que importa su celebracin.
8. Por su forma, podemos afirmar que en principio se trata de un contrato
consensual, pues se perfecciona con el mero consentimiento de los con- tratantes,
no requiriendo de ninguna formalidad o requisito adicional. Es importante sealar,
empero, que si el cedente del know how fuese extranjero, habr que observar las
normas de la Decisin NQ 291 que imponen la literalidad del contrato, al
establecer que ste deba ser celebrado por escrito y registrado ante el organismo
nacional competente.
9. El contrato de licencia de know how es usualmente de tracto sucesivo, pues su
ejecucin est diferida en el tiempo. En efecto, las prestaciones que supone la
cesin del know how generalmente se llevan a cabo a lo largo de un proceso
productivo. El contrato puede configurarse como uno de ejecucin continuada o
bien como uno de ejecucin peridica o escalonada.
No obstante, consideramos que sta no es una caracterstica esencial del
contrato cuyo estudio nos ocupa. Puede suceder, aunque sea menos frecuente,
que se celebre un contrato de licencia de know how que tenga por objeto nico,

por ejemplo, la entrega de documentacin relativa a un secreto industrial. En tal

hiptesis, nos encontraramos con un contrato de ejecucin instantnea, puesto
que una vez celebrado el negocio se producira la entrega de los documentos y el
pago de la contraprestacin a cargo del beneficiario, con lo que quedara
ntegramente cumplido.
Para un mejor entendimiento un ejemplo simple el cual es:
A un automovilista se le par el motor en el medio del campo y pidi ayuda a un
herrero, ste le peg al rodado dos buenos martillazos. El auto arranc y el
herrero pidi un precio exagerado, a lo que el furioso automovilista coment: tanto
por dos martillazos? El herrero replic: no, por haberlos dado, sino por haber
sabido dnde darlos. Esto es el Know How.
Ya sobre la esencia del Know How, se asegura que consiste en un secreto sobre
un conjunto de conocimientos de carcter industrial ( de productos o
procedimientos), comercial o para la prestacin de un servicio, que proporcionan
una ventaja competitiva a quien los posee, y que esfuerza por no divulgarlos.
De lo dicho, se desprenden los siguientes elementos constitutivos:

Secreto sobre conocimientos tiles, es decir, recae sobre conocimientos

que permiten la satisfaccin de necesidades.

Ventaja competitiva para el poseedor del secreto: lo que significa que es

fuente de ganancias para el titular de los derechos sobre el secreto.

Carcter industrial o comercial del secreto: se hace referencia,

entonces, al concepto amplio de empresa.

Esfuerzo para la no divulgacin: pues el titular de los derechos ejecuta

acciones tendentes a impedir que terceros conozcan el secreto empresarial,
de donde se deduce que se el poseedor del secreto que le otorga ventajas
competitivas no toma las medidas de ocultamiento correspondientes no
podr hablarse de secreto empresarial, ni el ordenamiento jurdico otorgara
proteccin al poseedor del secreto.

Ahora, centrndonos en el primer elemento del secreto empresarial (conocimiento

til), que el Know How sea un secreto significa que existe una reserva mental
sobre un conocimiento. Ahora si pasamos hablar sobre tecnologa no solo

comprende conocimiento cientfico, en muchas ocasiones est referida a

conocimientos tiles obtenidos en virtud de la experiencia empresarial, como, por
ejemplo, los conocimientos que se poseen sobre cules son los distribuidores de
la mejor materia prima o sobre las cualidades que debe reunir el personal para
obtener mayor rendimientos.
En la franquicia es parte fundamental del acuerdo entre franquiciante y
franquiciado, y coloca al franquiciado en disposicin de explotar su negocio con
las ventajas y experiencias adquiridas por el franquiciante a lo largo de los aos.
Es importante destacar que este conocimiento est conformado por experiencias
positivas y negativas (saber no hacer). El conocimiento de los xitos y de los
fracasos implica un aprendizaje de conductas o actividades que no se deben
hacer para el buen desarrollo de un negocio. Empricamente el Know how se
describe en los contratos y en los manuales de las franquicias. Y su forma de
transmitirlo es esencial, ya que le facilita al franquiciado la posibilidad de entrar en
un negocio sin experiencia previa y con conocimientos limitados. El contrato de
know how es atpico, carece de normativa que lo regule como consecuencia, es un
contrato innominado; es consensual, se perfecciona por el acuerdo entre las
partes; es sinalagmtico, bilateral por existir contraprestaciones entre las partes
Caractersticas del contrato
Aunque tiene caractersticas propias, el del know-how es un contrato con
similitudes con otros, como los de compraventa, locacin de servicios,
arrendamiento, licencia de patente, y de asistencia tcnica.
Este tipo de contrato es tambin innominado (por cuanto no tiene una
denominacin jurdica nica).
Es un contrato bilateral y nico pues slo existen dos partes y no es posible subcontrataciones. Tambin es un contrato oneroso expresado en el pago por la
transferencia de conocimientos, pago que se hace en forma convenida.
Las partes y el objeto
Dos son las partes de este tipo de contrato.

El transferente o licenciante del know-how como titular de los

conocimientos, el cual se obliga a transferir los conocimientos tcnicos,
modelos o avances constitutivos del know-how. Podra tambin incluirse la
asistencia tcnica para el adiestramiento del personal del usuario.
El usuario o licenciatario de los conocimientos transferidos, por lo cual se
obliga al pago convenido (en un solo monto o a travs de regalas).
Igualmente se obliga a no divulgar tales conocimientos, informar sobre las
ventajas obtenidas, as como a devolverlos a la finalizacin del contrato.

Los conocimientos constitutivos del know-how se expresan en diferentes formas,

como: prototipos, modelos, instalaciones, inventos no patentados, frmulas, datos
y documentacin tcnica e instrucciones. Todo ello es el objeto del contrato.
Respecto a la causa del contrato, la transferencia y el pago, pueden hacerse en
una o varias entregas parciales, segn se convenga.
En relacin con la forma, y dadas las caractersticas del contrato de know-how,
debe hacerse por escrito
Proteccin del Know How: consecuencias sobre la lex contractus
La naturaleza de los derechos derivados del Know How como derechos sobre
bienes inmateriales se halla ntimamente vinculada con la configuracin de la
tutela que el ordenamiento jurdico dispensa a ciertos conocimientos secretos;
proteccin que, como quedo sealado, se lleva a cabo en los sistemas jurdicos de
nuestro entorno a travs de disposiciones pertenecientes a categoras diversas,
entre las que ocupa un lugar principal la normativa sobre competencia desleal.
Tratndose de contratos relativos a la explotacin de Know How, si bien la
normativa protectora del mismo se encuentra en el fundamento del contrato por
condicionar la configuracin del objeto del negocio y en particular su tutela frente a
ciertos actos de terceros, su incidencia sobre el contenido de la relacin
contractual es muy limitada.
En efecto, en el marco de la relacin contractual, el rgimen de proteccin de los
conocimientos tcnicos secretos dimana en esencia de la voluntad de los
contratantes, reflejada en los trminos del acuerdo.
El transmitente pone a disposicin del cesionario o licenciatario una exclusividad
fctica, resultante del carcter reservado de los conocimientos, no un derecho de
exclusiva otorgado por el poder pblico.

La obligacin de mantener el carcter reservado de los conocimientos

comunicados deriva para los contratantes fundamentalmente del propio contrato.
Los limites (territoriales, relativos al campo tcnico de aplicacin) dentro de los
cuales el licentciatario puede explotar los conocimientos transmitidos resultaran
nicamente de los pactado en el contrato y, en su defecto, del rgimen
obligacional derivado de la lex contractus.
El valor econmico del Know How, derivado de la ventaja competitiva que atribuye
el carcter reservado de esos conocimientos, es independiente de su proteccin
jurdica. En la configuracin de los contratos de explotacin de Know How las
normas relativas a la tutela del mismo desempean, si acaso, un papel accesorio.

Que un determinado ordenamiento vinculado con el contrato dispense una mayor

o menor proteccin al Know How es en principio irrelevante; respeto a la situacin
de exclusividad fctica derivada del carcter reservado de los conocimientos ser
exigible entre los contratantes siempre en los trminos que resulten de la lex
contractus.
En los contratos sobre Know How, la existencia, la transmisibilidad, la eficacia
territorial y temporal, el campo tcnico de aplicacindel bien objeto del contrato
no vienen imperativamente determinados por uno o varios ordenamientos de
alcance territorial.
El bien objeto del acuerdo no es derecho de exclusiva erga omnes otorgado por el
poder pblico, sino fundamentalmente una posicin fctica que, a lo sumo; podr
hacerse valer frente a quienes adquieran los conocimientos de modo ilegitimo o de
forma legtima, pero con deber de reserva.
Las normas protectoras del Know How sern decisivas a la hora de hacer valer
esa posicin fctica frente a terceros que accedan a los conocimientos en tales
circunstancias, pero no incidirn en la configuracin de las relaciones entre los
contratantes.
La configuracin del rgimen del Know How resulta en la relacin contractural
fundamentalmente de lo dispuesto en el propio acuerdo y en la lex contractus.
Ahora nos hacemos un cuestionamiento Para que sirva el contrato de Know
How y la licencia de patente?
Conozca sus diferencias, en qu consiste cada uno de ellos, por qu debe
hacerlos y cmo. Sepa en definitiva proteger sus creaciones de las posibles
amenazas ante terceros.

En qu consiste el contrato de licencia de know how

El know-how designa la serie de conocimientos o mtodos con posibles
aplicaciones industriales o mercantiles. El contrato de licencia de know-how es un
negocio jurdico por el que una parte (transferente) se compromete a poner a
disposicin de la otra (adquirente o receptor) los conocimientos tcnicos
constitutivos del know-how de modo definitivo, desprendindose de ellos en todo o
parte, o bien se obliga a comunicar dichos conocimientos, posibilitando su
explotacin por un tiempo determinado, a cambio de una contraprestacin
(normalmente, una cantidad de dinero calculada como porcentaje sobre
produccin o venta).

Diferencias con la licencia de patentes

Se diferencia de una licencia de patentes en que toda invencin patentada est,
no slo protegida, sino que deja de ser un secreto para la empresa que lo ha
efectuado, lo que no sucede en los contratos de know-how, ya que el secreto de la
nueva tcnica o de la invencin para stos ltimos es fundamental, por lo que no
se llegan a patentar la mayora de las veces.
La proteccin de la patente frente a terceros
Por otra parte, la proteccin de la patente frente a terceros presenta algunas
dificultades. La primera de ellas, la de los costes elevadsimos de patentar una
invencin a nivel internacional en un mundo globalizado. As, el acceso de la
patente al Registro de Patentes y Marcas espaol puede resultar insuficiente para
proteger la invencin internacionalmente, dado que no tiene efectos fuera de
Espaa. Habra que registrarla, adems, en el Registro comunitario (para su
proteccin dentro de los pases de la Unin Europea y en los pases con los que
sta tiene firmado un convenio en la materia), y en registros de terceros pases,
como pueda ser Estados Unidos.
La Ley de Patentes reconoce al titular de una patente la posibilidad de ejercer
acciones de cualquier naturaleza contra quienes lesionen sus derechos. En
especial, podr solicitar la cesacin del acto ilcito, la indemnizacin de los daos y
perjuicios causados, el embargo de los objetos producidos o importados, la
atribucin en propiedad de los objetos embargados, y medidas tendentes a evitar
que prosiga la violacin de la patente. Tambin puede pedir la publicacin de la
sentencia que le haya amparado.

Conclusin
Hemos llegado a la conclusin de que el contrato de Know How debe estar en
constante evolucin, adecundose a los avances comerciales y tecnolgicos y
asimismo, adaptable a las caractersticas geogrficas, demogrficas o culturales
donde se desarrolle la franquicia. De ah que debe ser constantemente actualizado
y perfeccionado, introduciendo las innovaciones que vayan apareciendo, incluso
las aportadas por los propios franquiciados.

Bibliografa:
1. - ARIAS SCHEREIBER PEZET, MAX.
"Contratos Modernos", Primera edicin, marzo de 1,999, Gaceta Jurdica
Editores S.R.L.
2.- ANIBAL ALTERINI, ATILIO.
"Contratos: civiles, comerciales, de consumo", teora general, 1ra. Edicin, 1ra.
Reimpresin, Abeledo Perrot S.A. Editores, Buenos Aires.
3.- BRAVO MELGAR, SYDNEY ALEX.
"Contratos Modernos Empresariales", Tomo I, Editora "FECAT" E.I.R.L. Lima,
1,997