Breve Guida PI

La tutela della propriet industriale
Commissione Europea
BREVE GUIDA ALLA TUTELA DELLA PROPRIET INDUSTRIALE
Sommario:
LA PROPRIET INTELLETTUALE ..................................................................................... 2

IL CODICE DELLA PROPRIET INDUSTRIALE............................................................... 2
IL BREVETTO PER INVENZIONE ....................................................................................... 4
Requisiti per la brevettazione................................................................................................ 6
Tipi di invenzioni.................................................................................................................. 8
Tutela internazionale............................................................................................................. 9
MODELLO DI UTILIT ....................................................................................................... 12
IL MARCHIO......................................................................................................................... 13
Requisiti per la tutela .......................................................................................................... 15
Tipologie di marchi............................................................................................................. 16
Marchio collettivo............................................................................................................... 16
Tutela internazionale........................................................................................................... 17
DISEGNO E MODELLO INDUSTRIALE............................................................................ 18
NUOVE VARIET VEGETALI ........................................................................................... 22
Requisiti per la tutela .......................................................................................................... 23
Deposito e verifiche ............................................................................................................ 24
TOPOGRAFIE DI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI ..................................................... 25
LE INFORMAZIONI SEGRETE........................................................................................... 26
I segreti in ambito accademico ........................................................................................... 27
PERCH TUTELARE UN RISULTATO DELLA RICERCA UNIVERSITARIA? ........... 27
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Universit degli Studi di Udine
Ripartizione Ricerca e Trasferimento Tecnologico
2008 (revisione 2010)
LA PROPRIET INTELLETTUALE
Con lespressione tutela della PROPRIET INTELLETTUALE ci si riferisce allinsieme di diritti, c.d.
Intellectual Property Rights (IPR), di carattere:
- personale, ovvero il diritto morale di essere riconosciuto autore dellopera o ideatore della soluzione
tecnica o del marchio, che un diritto personalissimo ed inalienabile,
- e patrimoniale, connessi allo sfruttamento economico del risultato della propria attivit creativa, che
invece un diritto disponibile e trasmissibile.
Le opere dellingegno umano, per la loro stessa natura e per le norme che le disciplinano, sono
classificabili in tre macro categorie:
-
OPERE DELLINGEGNO CREATIVO,
appartenenti al mondo dellarte e della cultura (opere letterarie,
organigrammi, schemi organizzativi, spettacoli teatrali e televisivi, fotografie, quadri, progetti

di architettura, ecc.), che trovano tutela in quel complesso di disposizioni che va sotto il
nome di diritto dautore;
-
SEGNI DISTINTIVI,
quali marchio, ditta, insegna, denominazione dorigine, la cui forma di tutela
la registrazione, in alternativa alluso di fatto;

-
INNOVAZIONI TECNICHE E DI DESIGN,
che hanno ad oggetto invenzioni, modelli industriali, variet
vegetali, le cui norme regolatrici vengono indicate come diritto brevettuale.

Solo in riferimento a queste due ultime categorie, ovvero alle opere di ingegno appartenenti al
mondo della scienza e della tecnica si parla pi propriamente di DIRITTI DI PROPRIET INDUSTRIALE. In
particolare, lart. 1 del Codice della Propriet Industriale (CPI), cos recita: Ai fini del presente codice,
lespressione propriet industriale comprende marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche,
denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilit, topografie dei prodotti a
semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove variet vegetali.
Il Codice non disciplina dunque i diritti connessi alle opere dellingegno creativo.
IL CODICE DELLA PROPRIET INDUSTRIALE

Il Codice dei diritti di propriet industriale (CPI), disciplinato dal D.Lgs. n.30 del 10/02/05, ha
introdotto nel sistema italiano una disciplina organica e strutturata in materia di tutela e difesa dei
diritti di propriet intellettuale, riordinando e accorpando oltre 40 testi normativi tra leggi e
provvedimenti, conseguenti in particolare alladeguamento delle norme italiane ai regolamenti
comunitari e alle disposizioni delle convenzioni internazionali a cui lItalia ha aderito.
Il testo unico sulla propriet industriale incorpora unintensa attivit di semplificazione burocratica e
una sintesi organizzata delle disposizioni preesistenti, ma introduce anche degli elementi di novit
nella gestione amministrativa e nella tutela giurisdizionale dei diritti di propriet industriale. Ad
esempio prima del D.Lgs. 30/05, anche se in uso e riconosciuto dal sistema italiano per effetto
delladesione alla Convenzione di Parigi, il principio della priorit internazionale non era esplicitamente
disciplinato dal nostro ordinamento.
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Il Codice richiama e fa propri i principi generali e i contenuti nella Convenzione di Parigi (detta anche
dellUnione) del 1883, che stato il primo trattato internazionale sui brevetti e ancora oggi
rappresenta, per i 157 Stati aderenti, uno dei principali punti di riferimento per la disciplina
internazionale della propriet industriale. La convenzione stata rivista pi volte nel corso della
storia, da ultimo nel 67 con la convenzione di Stoccolma che ha portato alla costituzione
dellOrganizzazione Mondiale per la Propriet Intellettuale (OMPI o WIPO) con sede in Ginevra.
Il CPI si apre con il richiamo ad alcuni principi di carattere generale che meritano una breve disamina.
PRINCIPIO DELLA RECIPROCIT
Il principio della reciprocit (o di parit di trattamento) prevede che in materia di protezione della
propriet industriale venga accordato lo stesso trattamento previsto per i cittadini italiani per tutti i
cittadini appartenenti agli Stati firmatari della Convenzione di Parigi o facenti parte
dellOrganizzazione mondiale del commercio, nonch ai cittadini di Stati che accordano ai cittadini
italiani parit di trattamento.
PRINCIPIO DELLA PRIORIT INTERNAZIONALE (O UNIONISTA)
Per agevolare la tutela delle soluzioni inventive in pi Stati, la Convenzione di Parigi ha introdotto il
principio in base al quale chi deposita una domanda di brevetto o modello o marchio in un Paese
dellUnione gode del diritto di priorit internazionale, ovvero della possibilit di formalizzare il deposito
della domanda negli altri Stati, rivendicando come data quella del primo deposito nazionale entro il
termine di:
- 12 mesi, per brevetti dinvenzione, modelli di utilit e variet vegetali;
- 6 mesi per disegni, modelli e marchi.
In altre parole, chi deposita una prima domanda di tutela presso lUfficio Italiano Brevetti e Marchi
(della sede di Roma o di una delle sedi provinciali operative presso le CCIAA) ha modo di depositare
la stessa domanda, negli altri Stati aderenti alla convenzione, rivendicando la data del primo deposito
entro 6 o 12 mesi a seconda delloggetto della tutela.
PRINCIPIO DELLESAURIMENTO
Il diritto di brevetto conferisce al titolare una situazione di monopolio per la produzione e la

commercializzazione della soluzione inventiva, che ha lo scopo di remunerare il titolare del brevetto
per gli investimenti fatti al fine di ottenere e sviluppare il risultato tecnico tutelato. Daltro canto, una
volta che il bene che incorpora il brevetto viene messo in commercio con il consenso del titolare del
brevetto stesso, questultimo non potr pretendere pi nulla e tanto meno potr opporsi alla libera
circolazione del bene.
Questa puntualizzazione volta ad evitare che il diritto di esclusiva possa compromettere la certezza
degli scambi e la libera circolazione delle merci.
PRINCIPIO DELLA COMUNIONE
Se il diritto di propriet industriale appartiene a pi soggetti, le relative facolt sono regolate, salvo
diversi accordi tra le parti, dalle nome sulla comunione previste dal codice civile. In particolare, lart.
1102 del c.c. attribuisce a tutti i titolari la facolt di usufruire della cosa comune, purch non se ne
alteri la destinazione e non si impedisca agli altri titolari di farne uso secondo diritto.
evidente per che, in quanto beni immateriali, i diritti di propriet industriale si prestano ad un uso
plurimo, indipendente e contemporaneo. La titolarit congiunta di diritti di privativa apre pertanto la
discussione su una pluralit di aspetti:
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- entit delle quote di titolarit di ciascuno. Se non diversamente precisato, si ritiene che vi sia
parit di quote;
- scelte relative alla strategia di tutela (contrari o favorevoli alla brevettazione in relazione alla
situazione aziendale, alle prospettive del mercato locale, ai costi di conversione degli impianti per
adeguarli allimplementazione del brevetto, ) e rischio delladozione da parte di uno dei titolari di
azioni allinsaputa degli altri (es. pi depositi della stessa domanda di brevetto, risposte
contraddittorie allesaminatore, );
- forme di sfruttamento commerciale;
- difesa del titolo da contraffazioni o da accuse di contraffazione.
evidente quindi che i contitolari di un diritto di propriet industriale, al fine di ridurre al minimo
eventuali dubbi e scongiurare controversie, bene che definiscano, preferibilmente prima del
deposito, un regolamento di comunione in cui definiscono i termini della gestione giuridica e
commerciale del titolo.
Lart.2 del Codice precisa che i diritti di propriet industriale si acquistano mediante brevettazione,
registrazione o negli altri modi previsti dal codice. In particolare sono oggetto di:
- brevettazione: le invenzioni, i modelli di utilit, le nuove variet vegetali;
- registrazione: i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a seminconduttori.
I segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni
geografiche e le denominazioni di origine sono invece protetti quando ricorrono i presupposti di
legge. interessante rilevare come il testo unico sulla propriet industriale distingua tra diritti
titolati (originati dalla brevettazione o registrazione) e diritti non titolati, che sorgono in presenza
di determinati presupposti. Segreti aziendali, marchio non registrato, denominazioni dorigine sono
stati sempre disciplinati dalle norme sulla concorrenza sleale e il loro inserimento nel CPI ne ha
rafforzato la tutela.
I diritti esclusivi che conferiscono la brevettazione e la registrazione sono incorporati in documenti
predisposti dallUIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) abilitato al rilascio dei titoli stessi, su
domanda dellinteressato e previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge. Il
documento che a seconda dei casi prende il nome di brevetto o registrazione, pu essere inteso
come un atto amministrativo avente un duplice natura:
- dichiarativa, perch presuppone la sussistenza di certi requisiti,
- costitutiva, in quanto conferisce nuovi diritti al titolare.
Al riguardo si evidenzia che, mentre invenzioni e marchi presuppongono il riconoscimento da parte di
unautorit terza e super partes, il diritto dautore sorge per effetto della creazione dellopera nella
sua forma espressiva.
IL BREVETTO PER INVENZIONE

Data la definizione di INVENZIONE, quale risultato o soluzione nuova ed originale per la risoluzione un
problema tecnico, il BREVETTO si qualifica come il titolo giuridico che conferisce al titolare il DIRITTO
ESCLUSIVO E TEMPORANEO,
di produrre, utilizzare e vendere linvenzione nello stato in cui il brevetto
stato richiesto e successivamente concesso. Il brevetto incorpora un duplice diritto: quello di sfruttare
commercialmente la soluzione inventiva e quello di impedire a terzi di produrre o commercializzare
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linvenzione senza il suo consenso. La concessione del brevetto d pertanto anche un diritto di
esclusiva attivabile anche giudiziariamente contro i terzi contraffattori.
In particolare il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:
-
se oggetto del brevetto un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo il consenso del titolare,
di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in
questione;
se oggetto del brevetto un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo il consenso del
titolare, di applicare il procedimento, nonch di usare, mettere in commercio, vendere o
importare a tali fini il prodotto ottenuto con il procedimento in questione.
Nel caso di brevetto di procedimento, ogni prodotto identico a quello ottenuto mediante il
procedimento brevettato si presume ottenuto, salvo prova contraria, mediante tale procedimento,
secondo uno dei seguenti casi: (a) se il prodotto ottenuto mediante il procedimento nuovo, (b) se
risulta una sostanziale probabilit che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il procedimento
e se il titolare del brevetto non riuscito, attraverso ragionevoli sforzi, a determinare il procedimento
effettivamente attuato. Ai fini della prova contraria, deve essere rispettato il legittimo interesse del
convenuto in contraffazione alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e commerciali.
Il diritto ha una durata di 20 anni a decorrere dalla data del deposito e non pu essere rinnovato alla
scadenza. Ne consegue che allo scadere della termine ventennale, luso della soluzione inventiva
libera.
La legge concede, su domanda e previo pagamento delle relative tasse di deposito e mantenimento,
una posizione di monopolio per lattuazione e lo sfruttamento dellinvenzione, ma pretende che ci sia
una effettiva produzione e commercializzazione della soluzione tecnica brevettata. Ancorch sia un
istituto poco utilizzato, il CPI allart.70 ha fatto proprie, senza apportare modifiche alle norme
previgenti, le disposizioni sulla licenza obbligatoria nel caso in cui il titolare del diritto non abbia
attuato linvenzione in misura adeguata alle esigenze del Paese, entro tre anni dal rilascio del
brevetto o quattro dalla data di deposito della domanda.
Inoltre, affinch il brevetto venga concesso, il testo della domanda di brevetto e in particolare le
rivendicazioni devono essere scritte in modo completo e chiaro, in modo tale da consentire agli
esperti del settore di riprodurre la soluzione inventiva posta a tutela. Trascorsi 18 mesi dalla data di
deposito, la domanda di brevetto viene resa pubblica ed entra a far parte dello stato della tecnica,
ovvero diventa parte del bagaglio di conoscenze a disposizione della collettivit. I tempi per la
pubblicazione possono, eventualmente, essere ridotti per volont espressa del titolare a 3 mesi. Il
periodo di segretezza di 18 mesi, non derogabile a meno di 90 giorni, riservato allautorit militare
per verificare il proprio interesse sul trovato e pu rappresentare un utile intervallo temporale per il
titolare della domanda per mettere a punto le strategie commerciali di sfruttamento dellinvenzione,
oltre che quelle di tutela della stessa.
Pertanto il sistema, al fine di garantire un compenso per gli investimenti fatti per il conseguimento dei
nuovi risultati, da un lato, riconosce il diritto di uso esclusivo dellinvenzione per un certo intervallo
temporale, ma dallaltro chiede come contropartita la messa a disposizione della collettivit del
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contenuto del brevetto, cos da favorire la diffusione della conoscenza, quale vettore di sviluppo e
crescita economica e sociale.
Indipendentemente dall'oggetto dell'invenzione, il diritto di utilizzo esclusivo dato dal brevetto non si
estende agli atti compiuti in ambito privato, purch non a fini commerciali, e allimpiego delle
soluzioni brevettate a fini di sperimentazione e di ricerca scientifica. altres ammessa la
preparazione estemporanea di farmaci su ricetta medica.
Oltre ai casi appena richiamati, che sono i tre casi di uso lecito e consentito di brevetti altrui, non
compie violazione di diritti di terzi chi gode del DIRITTO DI PREUSO, nei limiti del suo diritto. Il diritto di
preuso consiste nella possibilit per chiunque, che nel corso dei 12 mesi anteriori alla data di deposito
di una domanda di brevetto o anteriormente alla data di priorit, abbia fatto uso nella propria azienda
dell'invenzione poi oggetto della domanda di un terzo, di continuare ad usarla nei limiti del preuso
dimostrato. Tale facolt trasferibile soltanto insieme all'azienda in cui l'invenzione viene utilizzata.
La prova del preuso e della sua estensione a carico del preutente. In altri termini, il diritto di preuso
tutela chi ha impiegato nella propria azienda, mantenendola segreta, una soluzione tecnica
successivamente brevetta da altri.
Requisiti per la brevettazione

La domanda di brevetto deve contenere le descrizione dellinvenzione, la rappresentazione grafica di
una o pi forme realizzative preferite, la rivendicazione dellambito di protezione, oltre ovviamente gli
estremi del titolare e dellinventore. Ai sensi dellart. 45 del CPI possono costituire oggetto di brevetto
per invenzione le soluzioni tecniche nuove che implicano attivit inventiva e sono atte ad avere
unapplicazione industriale.
Uninvenzione NUOVA (art. 46), quando prima del suo deposito non sia stata resa nota, ovvero
divulgata, in alcuna forma (scritta o orale) e in nessun luogo (in Italia o allestero), in modo da poter
essere attuata, ovvero non deve essere entrata a far parte dello stato dellarte (o della tecnica). La
novit viene valutata mediante il confronto della soluzione inventiva proposta a tutela con lo stato
dellarte sino a quel momento esistente.
Per STATO DELLARTE si intende tutto ci che reso disponibile al pubblico per iscritto, per descrizione
orale, per uso precedente o in ogni altro modo prima della data di deposito della domanda ed
costituito dalla documentazione scientifica, dagli articoli di giornali, dai workpaper interni, dai
materiali presentati a fiere e convegni, oltre che dalla documentazione brevettuale.
Rispetto ad una nuova proposta di tutela costituiscono anteriorit, in quanto facenti parte dello stato
della tecnica, tanto le domande di brevetto nazionale o internazionale con data di deposito anteriore,
quanto i materiali scientifici prodotti e conosciuti in qualsiasi Stato. Pertanto, anche una tesi di
dottorato pubblicata in Cina pu far perdere il requisito di novit a una potenziale domanda di
brevetto italiana.
Non costituisce predivulgazione e non distrugge irrimediabilmente la novit la rivelazione dei contenuti
dellinvenzione a terzi vincolati da accordi di riservatezza.
Secondo la definizione comune si ha DIVULGAZIONE quando vengono portati a conoscenza di un
numero indeterminato di persone dati sufficienti a consentirne la realizzazione dellinvenzione da
parte di esperti del settore. Ai fini della sussistenza del requisito della novit, il momento della
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divulgazione dei contenuti di uninvenzione fondamentale. La divulgazione anteriore al deposito del

brevetto non pu essere fatta neanche dallo stesso inventore. Se questultimo, prima di depositare il
brevetto, illustra linvenzione in una pubblica conferenza o lo pubblica su una rivista, o ne rivela i
contenuti ad un terzo non soggetto a vincoli di riservatezza, ne consegue una causa di nullit del
brevetto successivamente depositato.
I fattori distruttivi della novit sono le anteriorit e le predivulgazioni.
Alla luce di quanto sopra, appare evidente limportanza di accurate RICERCHE DI ANTERIORIT Sugli
aspetti strettamente connessi alloggetto della tutela, fatta sia su banche dati bibliografiche, che
brevettuali. Al riguardo va enfatizzata lutilit delle analisi di anteriorit in quanto con consentono di:
-
definire meglio i contenuti delle rivendicazioni, cio il contenuto protetto dal brevetto,
evitare conflitti con brevetti di terzi, di cui si rischia di usare inconsapevolmente i risultati
protetti,
acquisire un significativo patrimonio di conoscenze,
ottimizzare gli sforzi e i fondi dedicati alla ricerca, direzionandoli verso nuove soluzioni,
individuare quanti gi operano nellambito della soluzione proposta a tutela, che possono
rappresentare potenziali licenziatari o concorrenti.
Servizi di analisi delle anteriorit sono offerti sia dagli studi brevettuali che dai Centri PatLib dislocati
su tutto il territorio nazionale, in convenzione con lUIBM. In alternativa possibile procedere
autonomamente consultando le banche dati brevettuali accessibili in rete dove possibile rintracciare
quasi tutti i brevetti pubblicati (si ricordano ad esempio: http://www.espacenet.com dellEuropean
Patent Office, http://www.uspto.gov dellufficio brevetti e marchi USA, www.jpo.go.jp, dellufficio
brevetti giapponese, www.wipo.int/portal/index.html.en dellOrganizzazione Mondiale per la Propriet
Intellettuale).
Il requisito dellORIGINALIT (art. 48) prevede che linvenzione deve essere il risultato di un momento
creativo e non essere semplice applicazione di conoscenze note. Uninvenzione presenta il requisito
delloriginalit quando non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica, non levoluzione logica
di tecniche note, ovvero non ovvia a una persona esperta del ramo a cui linvenzione appartiene. Si
tratta di un requisito non sempre facile da verificare.
La stima dellattivit inventiva si fa determinando lo stato della tecnica pi vicino, individuando il
problema tecnico oggettivo a cui si intende dare soluzione e valutando loriginalit della soluzione
proposta rispetto allo stato della tecnica.
La legge prescrive (art. 49 INDUSTRIALIT) che uninvenzione sia atta ad avere unapplicazione
industriale, ovvero loggetto dellinvenzione deve essere fabbricato o utilizzato a livello industriale o
artigianale (es. utensile, macchina, prodotto chimico, metodo o processo di lavorazione industriale).
In pratica per essere brevettabile linvenzione deve essere tecnicamente realizzabile e ripetibile un
numero infinito di volte. Questo requisito dice che linvenzione ha natura tecnica e non connesso al
valore economico dellinvenzione proposta a tutela.
Ai fini della concessione del brevetto per invenzione industriale altres richiesto che le domande di
tutela abbiano i seguenti requisiti:
-
liceit: loggetto di tutela non deve essere contraria allordine pubblico e al buon costume
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chiarezza: le rivendicazioni, che definiscono linvenzione per cui si ricerca la protezione,

devono essere chiare, concise e sostenute da descrizioni (temperatura, dimensioni,);
sufficienza di descrizione: linvenzione va descritta in modo sufficientemente chiaro e

completo, con una ricchezza di dettagli tale da consentire a una persona esperta del ramo di
attuarla;
unit: la domanda pu contenere una sola invenzione o un gruppo di invenzioni legate in

modo tale da formare un unico concetto inventivo;
modificabilit: la domanda di brevetto, in sede di estensione internazionale, non pu essere

modificata in modo tale che il suo oggetto si estenda al di l del contenuto della prima
domanda depositata.
A questo punto opportuno precisare che non tutto ci che nuovo, originale ed ha applicazione
industriale brevettabile. Non soddisfano i requisiti richiesti e non sono perci tutelabili con brevetto:
-
creazioni estetiche;
teorie scientifiche, leggi fisiche, scoperte, formule e metodi matematici, presentazioni di
informazioni, codici di scrittura, metodi relativi ad attivit mentali (es. metodi di apprendimento, di
progetto, etc.);
-
programmi per elaboratori o regole di gioco;
metodi commerciali e pubblicitari;
metodi di chirurgia, diagnostici o terapeutici applicati al corpo umano o agli animali.
Ci non esclude tuttavia la brevettabilit di prodotti, dispositivi o soluzioni tecniche che si avvalgano
di dette teorie, formule, leggi, scoperte o programmi; infatti anche se una scoperta scientifica non
brevettabile in quanto tale, pu trovare tutela il suo utilizzo pratico o il procedimento individuato.
Dal 1 luglio 2008 le norme sulla concessione dei brevetti italiani prevedono per le domande di
brevetto di primo deposito (non per quelle di cui si rivendica la priorit) il rilascio, entro 9 mesi, di un
RAPPORTO DI RICERCA
di novit effettuato dagli esaminatori dellUfficio Brevetti Europeo per conto
dellUIBM.
Il rapporto di ricerca elenca i documenti anteriori pertinenti alla domanda di brevetto in oggetto ed
accompagnato da un parere di brevettabilit, la cosiddetta written opinion, a proposito di novit e
inventivit dellinvenzione. Ci costituisce evidentemente un importante strumento informativo sulla
base del quale il richiedente ha la possibilit di effettuare una valutazione della propria invenzione al
fine di decidere sia la strategia di estensione internazionale, sia quella di sfruttamento commerciale.
Il richiedente avr peraltro la facolt di presentare argomentazioni al rapporto di ricerca e di
modificare le rivendicazioni della propria domanda cos da rendere pi evidenti i caratteri innovativi
della soluzione proposta a tutela.
Il Brevetto rilasciato dallUIBM consiste in un documento che si compone di pochi elementi: numero di
brevetto, data di deposito (c.d. priorit), data di concessione, titolo, nomi del titolare e dellinventore.
Tipi di invenzioni
Dato per acquisito che lessenza dellinvenzione non sta nelloggetto in cui si materializza, ma nel suo
utilizzo, possibile classificare le invenzioni in base al problema tecnico che le stesse vanno a
risolvere, individuando tre tipologie:
-
INVENZIONI DI PRODOTTO
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nellinvenzione di prodotto il problema tecnico da risolvere cosa produrre e perch, il

come non importante, il nuovo prodotto pu essere fabbricato con procedimenti sia noti
che nuovi, non un elemento significativo (es. oggetto, macchina, alimento, );
-
INVENZIONI DI PROCESSO
nellinvenzione di processo il problema tecnico come produrre qualche cosa. Linvenzione

quindi ha ad oggetto il processo di fabbricazione di un prodotto nuovo o di un prodotto gi
noto (abbattimento delle polveri in processi di verniciatura, riduzione dellacrilamide nei
prodotti da forno, );
-
INVENZIONI DI USO O DI TRASLAZIONE
nel caso di invenzione duso il problema tecnico pu essere sia un problema gi risolto in
altro modo, che irrisolto. In questo caso linvenzione consiste nella trasposizione di un
principio noto o di una precedente invenzione in un differente settore, con leffetto di avere
un risultato finale diverso (es. secondo uso terapeutico del viagra, inizialmente impiegato per
curare patologie cardiache, limpiego della tossina botulinica per la terapia di patologie
articolari, quando era gi noto nellambito della chirurgia estetica).
Le invenzioni, inoltre, si possono classificare in relazione allo stadio di sviluppo rispetto allo stato della
tecnica in:
-
invenzione DI BASE, nasce da un nuovo problema tecnico o una nuova soluzione generale ad
un problema tecnico (es. riproduzione e registrazione di dati: nastro magnetico, disco
magnetico, DVD, );
invenzione di PERFEZIONAMENTO, partendo da un oggetto noto, con linvenzione si risolvono gli

eventuali problemi. Nella maggioranza dei casi, i brevetti si sostanziano in miglioramenti di
soluzioni gi raggiunte (es. riduzione dei consumi di una macchina, potenziare la stabilit di
un mezzo in frenata,);
invenzioni di COMBINAZIONE, sono date dalla somma originale di elementi noti che d luogo a
nuovi trovati. In questi casi la forza del brevetto dipende dalloriginalit della combinazione
degli elementi, determinate quindi leffetto sinergico (es. stabilizzatori in prodotti alimentari,
composizioni farmaceutiche,);
invenzioni di TRASLAZIONE sono quelle in cui si ha la trasposizione di un principio noto o di una

precedente invenzione in un differente settore, con leffetto di avere un risultato finale
diverso. Per essere originale, deve esistere una notevole diversit tra settori di applicazione.
Lo sfruttamento di dette invenzioni presuppone, sempre e comunque, lautorizzazione del titolare del
brevetto su cui si basa linvenzione derivata.
Tutela internazionale
Il brevetto ha unefficacia territoriale limitata agli stati in cui la domanda viene depositata e nel
seguito accolta. In un contesto economico caratterizzato dalla internazionalizzazione della domanda e
dellofferta di beni e dalla globalizzazione delleconomia importante che ogni invenzione
economicamente significativa sia protetta a livello internazionale. In particolare importante
estendere la tutela negli Stati in cui hanno sede le principali aziende concorrenti o, nel caso di
universit ed enti pubblici di ricerca, nei Paesi in cui la soluzione tutelata ha un mercato potenziale da
controllare o da aggredire. implicito, quindi, che un brevetto con unampia estensione internazionale
pi appetibile per il potenzialmente licenziatario.
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Per inciso si richiama lart. 198 del D.Lgs. 30/05 che prevede che i residenti nello Stato italiano non
possono, senza autorizzazione del Ministero delle attivit produttive, depositare domande di brevetto
presso Uffici di Stati esteri o lufficio Brevetti Europeo o lufficio internazionale dellOrganizzazione
Mondiale della PI, ovvero non possono depositarle presso tali uffici prima che siano trascorsi 90 giorni
dalla data del deposito in Italia. Pertanto i cittadini, le aziende e le istituzioni italiane sono tenute al
deposito preventivo in Italia e solo dopo che sono trascorsi 3 mesi possono procedere con lavvio delle
procedure di tutela internazionale.
Ogni Stato ha procedure proprie per la presentazione e lesame delle domande di brevetto. In alcuni
casi prevista una sola valutazione degli aspetti formali (tasse, descrizione esaustiva, disegni,
rivendicazioni) in altri c anche una valutazione di merito sulla sussistenza dei requisiti necessari alla
concessione del titolo. Le diversit procedurali, unitamente alle diversit linguistiche, possono rendere
particolarmente complesso e oneroso, non solo dal punto di vista economico, ottenere un titolo con
unampia estensione territoriale, oltre a comportare il rischio di difformit nel contenuto dei brevetti
rilasciati dai singoli Stati.
Al fine di rendere pi facile ed economico lottenimento dei brevetti allestero e di uniformare almeno
in parte le normative in vigore nei vari Paesi, nel corso degli anni sono state definite delle convenzioni
internazionali che prevedono delle procedure unificate per il deposito, lesame delle domande e la
concessione dei brevetti (regional patents). Le procedure unificate di tutela sopranazionale pi note e
diffuse sono disciplinate dal Patent Cooperation Treaty (comunemente detto PCT) e dalla
Convenzione di Monaco, relativa al Brevetto Europeo (Convenzione Brevetto Europeo, CBE o
European Patent Convention, EPC).
BREVETTO EUROPEO
La convenzione CBE, sottoscritta il 5 ottobre 1973, a cui aderiscono 32 Stati, prevede una procedura
unica per il deposito della domanda, lesame e il rilascio del Brevetto Europeo, che deve poi essere
confermato dal titolare nei singoli Stati di interesse. Detta procedura non conferisce quindi un unico
brevetto valido per tutti i paesi aderenti, ma semplifica notevolmente liter di concessione, che si
conclude con una convalida nazionale fatta dal singolo Paese e lottenimento di una famiglia di
brevetti nazionali.
La procedura prevede ununica domanda, redatta in una lingua a scelta tra inglese, francese o
tedesco, da depositare presso lEuropean Patent Office (EPO) o presso gli uffici dellUIBM. LUfficio
Brevetti Europeo procede quindi con un esame degli aspetti formali (completezza della
documentazione, pagamento delle tasse dovute, rispetto dei tempi, ecc..), effettua una ricerca di
anteriorit, individuando e raccogliendo i documenti relativi allo stato dellarte della soluzione
inventiva in oggetto ed effettua un esame preliminare sulla sussistenza dei requisiti di brevettabilit
dellinvenzione. Gli esiti di dette indagini vengono messi a disposizione del titolare della domanda di
brevetto circa 4 mesi dopo il deposito della domanda EPO.
Il titolare della domanda di tutela pu rispondere alle osservazioni dellesaminatore EPO, precisando i
contenuti della propria domanda ed evidenziando gli aspetti distintivi rispetto alle soluzioni riportate
nei documenti giudicati dallesaminatore rilevanti ai fini della brevettabilit della soluzione inventiva
oggetto di esame.
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10
Trascorsi 18 mesi il testo del brevetto viene reso pubblico. La pubblicazione una tappa fissa e
rappresenta, come si gi detto, la contropartita alla concessione del diritto di usare in esclusiva la
soluzione tutelata per 20 anni. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione lEPO effettua, su richiesta
dellinteressato che deve pagare preventivamente le relative tasse, lesame di merito da cui dipende la
concessione del brevetto o il rigetto della domanda. In questultimo caso il titolare pu presentare
appello motivato. Per contro, chiunque pu presentare, entro 9 mesi dalla concessione del brevetto,
opposizione alla concessione dello stesso per motivi legati allassenza dei requisiti di novit o
originalit. Si apre cos un contenzioso tra le parti interessate, che viene mediato dallEPO.
Una volta concessa la registrazione del brevetto europeo, il titolare pu attivarsi con la convalida del
diritto in tutti gli Stati aderenti di suo interesse (avvio fasi nazionali). La conferma dellItalia del
brevetto rilasciato previo esame EPO, con lintroduzione di eventuali modifiche al testo delle
rivendicazioni, un passaggio importante per avere uniformit nelloggetto di tutela e consente il
successivo abbandono delleventuale domanda di priorit italiana.
Schema di procedura EPC
Deposito Italiano
Data di priorit
priorit
Deposito EPO
+ 12 mesi
Rapporto Ricerca, Esame preliminare
+ 16 mesi
Pubblicazione
+ 18 mesi
Esame EPO
+ 24 mesi
Rilascio
Brevetto
Rigetto
Domanda
Opposizione
IT
DE
FR
Altri
Appello
TUTELA PCT
Il Patent Cooperation Treaty, sottoscritto a Washington nel 1970, disciplina e rende uniformi per i 137
Stati aderenti alcuni aspetti dei procedimenti di tutela brevettuale: deposito della domanda, ricerca di
anteriorit ed esame preliminare.
Detta procedura non porta alla concessione di un brevetto, ma semplifica il procedimento per
lottenimento della tutela internazionale e si conclude con il rilascio di un fascio di brevetti nazionali. Al
termine della fase di esame internazionale, il titolare della domanda deve avviare le c.d. fasi nazionali,
ovvero di deposito della domanda in ciascun Paese (national patents) o gruppo di paesi (regional
patents) di proprio interesse.
Dal momento che lesame finale viene fatto nei singoli Stati, il contenuto della tutela pu essere
differenziato da Stato a Stato.
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I costi elevati costituiscono certamente un elemento di sfavore di questa forma di tutela, daltro canto
la procedura PCT si caratterizza per i seguenti aspetti:
-
consente il deposito di un'unica domanda, che ha gli stessi effetti di una domanda nazionale
per tutti gli Stati aderenti;
il deposito viene fatto in molti paesi in una sola lingua (fino alla fase di concessione nei
singoli Stati non sono necessarie le traduzioni). Le lingue ufficiali sono francese, inglese,
tedesco, giapponese, russo, spagnolo e cinese;
rispetto al termine convenzionale di 12 mesi per lestensione allestero con la puntuale

individuazione degli Stati, concede ulteriori 18 mesi per avviare le fasi regionali. Si arriva
quindi a 30 mesi dal deposito della prima domanda nazionale;
consente di avere una prima valutazione di merito sui requisiti di brevettabilit

dellinvenzione, attraverso lEsame Preliminare Internazionale;
dilaziona i costi.
MODELLO DI UTILIT
Formano oggetto di brevetto per modello di utilit quelle soluzioni tecniche, configurazioni,
disposizioni o combinazioni di parti che forniscono a macchine, strumenti o utensili particolare
efficacia o comodit di impiego o di applicazione.
In realt, la formulazione dellart. 82 del CPI non fornisce una definizione efficace, che consente un
agevole distinzione tra modello di utilit ed invenzione, con la conseguenza che questo aspetto
rappresenta uno dei problemi pi dibattuti a livello di diritto industriale. Si pu comunque affermare
che il brevetto per modello di utilit si differenzia da quello per invenzione industriale in quanto
protegge i perfezionamenti apportati a prodotti gi esistenti, anzich proporre nuove soluzioni a
problemi tecnici, per questa ragione si parla anche di brevetto di innovazione o minibrevetto. Inoltre,
si evidenzia che possono essere oggetto di brevetto per modello di utilit soltanto prodotti (in quanto
oggetti tangibili) e non anche i procedimenti, che possono trovare tutela solo con la brevettazione per
invenzione.
Il brevetto per modello di utilit segue, per quanto applicabile, la stessa normativa dei brevetti per
invenzione, anche in materia di estensione allestero. Un importante annotazione in merito riguarda il
fatto che il brevetto per modello di utilit un istituto previsto e disciplinato da un numero limitato di
Stati, pertanto in sede di estensione internazionale talvolta devono essere convertiti in brevetti per
invenzione, a patto ovviamente che rispettino i requisiti di brevettabilit come invenzione. La
procedura di tutela disciplinata dalla Convenzione del Brevetto Europeo, ad esempio, non prevede il
modello di utilit.
I modelli di utilit, per essere brevettabili, devono rispondere agli stessi requisiti di novit, originalit
ed applicabilit industriale previsti per i brevetti per invenzioni industriali, ma con un livello di
severit pi limitato.
Lart. 82 del CPI individua indirettamente i requisiti per la brevettazione come modello di utilit
quando parla di nuovi modelli e di particolare efficacia o comodit di applicazione.
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Come per il brevetto industriale la mancanza di NOVIT causa di nullit del brevetto per modello.
Pertanto non ammessa la divulgazione, in nessuna forma, in un momento anteriore al deposito
della domanda di modello. La novit viene valutata dal punto di vista merceologico.
Loggetto di privativa deve essere ORIGINALE. Al momento del deposito della domanda di brevetto per
modello di utilit loggetto non deve essere ovvio e per lesperto del settore deve sussistere una
minima attivit inventiva. Inoltre loggetto di tutela deve conferire particolare efficacia o comodit di
applicazione a macchine, strumenti o oggetti e deve quindi avere un impiego nellindustria o nel
settore terziario o dellagricoltura (INDUSTRIALIT).
LUIBM si limita ad effettuare un esame di sussistenza dei requisiti formali di brevettabilit, mentre
non effettua un esame di merito.
Per inciso si segnala che nel caso lUIBM decida di non accettare la domanda per brevetto in relazione
a una certa soluzione tecnica, il titolare della domanda pu chiedere la sua conversione in domanda
di brevetto per modello di utilit.
Uneccezione importante rispetto alla normativa del brevetto industriale data dalla durata del diritto,
che di 10 anni dalla data di deposito della domanda. Al momento del deposito si pagano anche le
tasse di mantenimento per i primi 5 anni di validit del titolo ed alla scadenza del primo quinquennio
si paga il mantenimento per il successivo quinquennio.
IL MARCHIO
Il marchio un segno distintivo tutelato dal nostro ordinamento, la cui funzione di
contraddistinguere prodotti, servizi e imprese e rappresenta un importante strumento di
comunicazione tra imprese e consumatori.
Per i consumatori i marchi costituiscono dei riferimenti in base ai quali attuare le proprie scelte di
mercato, in quanto comunicano qualit, conoscenze, valori nonch informazioni aggiuntive e in parte
anche non direttamente collegate al prodotto stesso (es. ladozione di procedure produttive a basso
impatto ambientale, gestione eco-solidale, sistemi di qualit o di sicurezza, ). Grazie al marchio il
consumatore non deve indagare sulla qualit di un bene o servizio ogni volta che ne acquista uno,
perch ha gi delle aspettative derivanti dalle precedenti esperienze o dalla notoriet del marchio.
Un marchio, indipendentemente dal fatto che sia di fabbrica, di commercio o di servizio pu essere
costituito da parole, numeri, lettere, forme, combinazioni o tonalit cromatiche atte a distinguere i
prodotti e servizi di unimpresa da quelli delle altre (art. 7 CPI).
Dal momento che il marchio raccoglie e trasmette informazioni sul prodotto, deve essere collegato ai
prodotti o servizi che destinato a contraddistinguere e per essere efficace, nella sua funzione di
segno distintivo, deve essere tale da distinguere il prodotto non solo dagli altri prodotti
completamente diversi, ma deve anche dagli altri prodotti merceologicamente simili.
Prodotti e servizi sono convenzionalmente raggruppati in classi merceologiche, che devono essere
specificate nella domanda di registrazione del marchio. prassi quando si deposita un nuovo marchio
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comprendere non solo i prodotti e servizi correnti, ma anche quelli che si potrebbero aggiungere nel
medio - breve periodo.
La presentazione di una domanda di registrazione e successivamente la registrazione del marchio
avviene presso gli Uffici Provinciali Industria Commercio e Artigianato (UPICA) Sezione Ufficio Brevetti
per Invenzioni, Modelli e Marchi, che si trovano presso le Camere di Commercio.
Le disposizioni in vigore nel nostro ordinamento sono conformi alla Direttiva comunitaria CE 89/104,
che fissa i principi fondamentali della disciplina del marchi, poi ripresi in dettaglio dal Regolamento
(CE) n. 40/94.
Il diritto esclusivo alluso del marchio e la conseguente possibilit di vietarne luso a terzi conferito
con la registrazione, ma i diritti retroagiscono dalla data di deposito della domanda di registrazione.
La registrazione dura 10 anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia
del titolare. Alla scadenza del decennio la registrazione pu essere rinnovata per un numero
indeterminato di volte, ogni volta per una durata di ulteriori 10 anni. Nel caso di rinnovo del deposito
dello stesso marchio, senza variazioni si parla propriamente di RINNOVAZIONE. Operativamente sono
ammesse delle variazioni irrilevanti, che non vengono apprezzate dal pubblico. Per contro un marchio
oggetto di RESTYLING non pu essere oggetto di rinnovazione, ma deve essere tutelato con una nuova
registrazione.
Leventuale rinuncia della tutela del segno come marchio da parte del titolare diviene efficace solo
con lannotazione nel registro dei marchi. Le cause di decadenza di un marchio sono: la
volgarizzazione (quando cio perde la sua capacit distintiva in quanto divenuto denominazione
generica del prodotto o servizio), lilliceit sopravvenuta e il non uso.
Pu presentare domanda di registrazione del marchio dimpresa chi lo utilizzi o si proponga di
utilizzarlo nella produzione o nel commercio di beni o nella prestazione di servizi della propria impresa
o di imprese a cui abbia concesso luso, mediante contratti di licenza.
Al riguardo si rileva che il marchio pu essere trasferito a terzi sia per la totalit o per una parte dei
prodotti e servizi per i quali stato registrato. In questultimo caso la titolarit del marchio si sdoppia
tra cedente e nuovo titolare. Nel caso di cessione parziale, al fine di evitare fraintendimenti e
contenziosi, opportuno precisare che la cessione riguarda esclusivamente prodotti omogenei e non
anche i prodotti affini a quelli per i quali il cedente conserva il proprio diritto.
Con un contratto di licenza il titolare consente ad altri di utilizzare il marchio, pur mantenendone la
propriet. La licenza pu essere:
- esclusiva o non esclusiva, nel caso in cui venga concessa contemporaneamente a soggetti
diversi in relazione agli stessi prodotti o servizi;
- totale o parziale, cio pu riguardare la totalit o solo parte dei prodotti o servizi per i quali il
marchio stato registrato.
Si evidenzia che le licenze non esclusive possono comportare il rischio che vengano immessi sul
mercato, con lo stesso marchio, prodotti o servizi apparentemente identici, ma in realt
qualitativamente diversi, con conseguente danno per il consumatore. Per questo motivo la norma
prevede che le licenze non esclusive sono lecite a condizione che il licenziatario si obblighi
espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti e servizi uguali a quelli
corrispondenti messi in commercio dal titolare e dagli altri licenziatari (art. 23 CPI).
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Lart. 19 del Codice sulla propriet industriale prevede espressamente la possibilit per le
Amministrazioni dello Stato, le Province e i comuni di ottenere registrazioni di marchi.
Requisiti per la tutela

Le parole sono segni a cui le persone associano un qualche cosa, ma non tutte le parole sono dei
marchi.
Per essere valido un marchio deve essere NUOVO, ovvero diverso e non simile ai marchi e ai segni
distintivi gi esistenti o impiegati per individuare prodotti o servizi identici o affini. La norma non
consente la registrazione di un marchio simile o identico a uno gi usato in precedenza, questo per
evitare situazioni di conflitto, ovvero per scongiurare il rischio di ingenerare nel consumatore
confusione o associazione tra prodotti di imprese diverse.
Non si pu quindi registrare come marchio, un segno:
-
precedente gi usato e noto, non necessariamente gi registrato,
identico o simile per prodotti/servizi identici o affini,
che determina un rischio di confusione o associazione,
divenuto marchio rinomato, in quanto dalla nuova registrazione il richiedente trarrebbe un

indebito vantaggio (ovvero un vantaggio non giustificato dai propri sforzi commerciali) dal
segno altrui, con il rischio peraltro di recarne pregiudizio.
Prima di depositare un marchio, al fine di evitare eventuali contestazioni da parte di terzi o accuse di
contraffazione, sempre consigliabile effettuale una RICERCA MINIMA DI SIMILITUDINE sulla parola che
dovr essere tutelata, rispetto ai marchi italiani, comunitari e internazionali. Se il marchio costituisce
o costituir anche una ragione sociale bene estendere la ricerca anche alle banche dati di queste
ultime.
Le ricerche su forme e loghi generalmente sono molto costose e non danno sempre risultati affidabili.
prevista una protezione temporanea per i nuovi marchi apposti su prodotti o materiali
promozionali inerenti beni e servizi, che compaiono in esposizioni nazionali o internazionali (svolte
comunque in Stati che riconoscono il principio di reciprocit), a condizione che entro 6 mesi dalla data
di apertura dellesposizione si formalizzi il deposito della domanda di registrazione. Questa eccezione
alla novit, assicura un vantaggio di protezione anticipata al titolare del marchio, il quale in tal
modo pu, ancor prima di aver depositato la domanda, opporsi a possibili contraffattori e far valere la
propria anteriorit.
Per contro, se per 5 anni il primo titolare era a conoscenza delluso di un marchio uguale o simile
registrato da parte di un terzo e lo ha tollerato, il terzo pu convalidare detto uso e il titolare
originario non pu pi chiedere la dichiarazione di nullit del marchio posteriore, n opporsi alluso.
Parimenti il titolare del marchio posteriore non pu opporsi alluso del marchio anteriore.
Per essere valido e registrabile un marchio deve essere dotato di CARATTERE DISTINTIVO, ovvero di
originalit. Non possono essere registrati quali marchi le denominazioni generiche di prodotti (es.
arabica per il caff), ne marchi esclusivamente descrittivi e usati in commercio per designare la
specie, la qualit, la destinazione o provenienza.
In deroga alla disposizione sulla novit che qualifica come non tutelabili i segni divenuti di uso
comune nel linguaggio corrente e alla richiesta di originalit, i segni generici possono essere
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registrati, se prima della domanda di registrazione e a seguito delluso che ne stato fatto, hanno
acquisito carattere distintivo e sono divenuti specifici.
Il marchio pu degradare a semplice segno quando il pubblico lo usa per indicare un prodotto
merceologico senza considerare la sua fonte di provenienza, ovvero lidentit dellimpresa che lo
produce (es. Bic o Aspirina). In questo caso si parla di volgarizzazione.
Il terzo requisito che un marchio deve possedere per essere registrato la LICEIT. Un marchio non
pu essere registrato se contrario alla legge, allordine pubblico o al buon costume; se idoneo a
ingannare il pubblico in relazione, in particolare, alla provenienza geografica, alla natura o alla qualit
dei prodotti o servizi (cd ingannevolezza); o se costituisce una violazione dei diritti altrui, di brevetto
o disegno o diritto dautore.
Tipologie di marchi
I marchi possono essere distinti in base al senso con cui sono percepiti. La legge infatti non
preclude la tutela di marchi percepibili con tatto, olfatto e gusto, ma formalmente richiede ai fini della
registrazione che il marchio sia riproducibile graficamente. Solitamente i marchi vengono classificati
in:
-
DENOMINATIVI:
composti da nomi di persona, geografici, lettere o numeri, singole parole del
linguaggio comune, parole inventate, combinazioni di parole, abbreviazioni, errori di

ortografia e slogan (es.: 4711 acqua di Colonia, le due G contrapposte di Gucci, ). I marchi
denominativi sono quelli pi diffusi, in quanto sono pi efficaci dal momento che sono
percepiti sia dalla vista e dalludito. I nomi di persona diversi da quelli del richiedente sono
tutelabili a condizione di non ledere la fama o il credito di colui che ha diritto al nome, mentre
i nomi notori possono essere registrati solo da chi ha diritto al nome o da terzi con il
consenso del titolare.
-
FIGURATIVI:
composti da parole presentate in modo fantasioso oppure da un disegno o un
modello, autonomamente o in combinazione con parole e colori. Se c una combinazione di

parole e colori si chiamano marchi misti (es. Clementoni disegno del globo). La
registrazione di ritratti di persone come marchi possibile solo con il consenso delle
medesime o dei loro congiunti.
-
TRIDIMENSIONALI:
costituiti dalla forma di prodotti (es. il quadrato della cioccolata Ritter, la
bottiglia della Coca cola e di molti liquori) o di confezioni (tubo dei baci Perugina), riprodotta
in modo tridimensionale.
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COLORE:
possono consistere in colori, autonomamente o in combinazione con altri colori,
senza contorni e senza delimitazione della forma (es. rosso Valentino). necessario indicare
il colore per mezzo di un codice convenzionale.
-
SONORI:
sono segni percepibili attraverso strumenti acustici e possono essere suoni, con o
senza parole.
-
OLFATTIVI:
segni caratterizzati da specifici odori.
Marchio collettivo
Il marchio collettivo (art.11 CPI) finalizzato a garantire lorigine, la qualit o la natura di un prodotto
o di un servizio e si differenzia dal marchio dimpresa (art.7 CPI) perch non contraddistingue il
prodotto di un singolo imprenditore e non pu essere registrato da una singola impresa per
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contrassegnare i propri prodotti. La sua registrazione pu essere richiesta, infatti, solo da soggetti
quali associazioni, cooperative o consorzi, che adottano un REGOLAMENTO in base al quale svolgono
controlli di conformit delloriginalit, della natura e della qualit di prodotti o servizi associati al
marchio. I titolari concedono luso del marchio collettivo esclusivamente a quei produttori o
commercianti che si uniformano al regolamento e sanzionano chi non rispetta le regole.
In generale per il marchio collettivo valgono tutte le disposizioni proprie del marchio, con la differenza
che data anche la possibilit di adottare una denominazione geografica indicativa della provenienza
geografica del prodotto.
Al riguardo va precisata la differenza esistente tra un marchio collettivo geografico e una
DENOMINAZIONE DORIGINE.
Queste ultime sono segni distintivi gi in uso prima della registrazione
(atto formale che ne sancisce la tutelabilit giuridica) ed enfatizzano il rapporto esistente tra il
prodotto e il territorio di provenienza nel cui ambito devono avvenire tutte le fasi di produzione.
Mentre il marchio collettivo nasce con la registrazione e crea un rapporto prodotto/qualit/produttore
in relazione alladozione del regolamento di produzione.
Altra cosa sono inoltre le IGP - INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE, riconosciute a quei prodotti originari
(almeno per una fase della produzione) da una certa regione o paese, le cui caratteristiche incidono
sulle qualit del prodotto.
La tutela giuridica del marchio nazionale limitata, ovviamente, al solo territorio italiano. Al fine di
ottenere una tutela del marchio a livello sovranazionale si pu procedere, in alternativa, allavvio di
tante procedure di estensione quanti sono gli Stati di interesse, o ricorrendo alle convenzioni
internazionali quali il Marchio Comunitario o il Marchio Internazionale, che consentono di coprire con
ununica domanda una pluralit di Stati, implicando significativi risparmi di tempo e denaro. Per la
tutela del marchio a livello extra-nazionale riconosciuto il diritto di priorit di 6 mesi rispetto al
primo deposito nazionale.
IL MARCHIO INTERNAZIONALE
La norma italiana adeguata alle disposizioni previste delle convenzioni internazionali sulla propriet
industriale, in particolare allAccordo di Madrid del 14 aprile 1891 e al Protocollo di Madrid del 1989,
concernenti la registrazione internazionale dei marchi.
Per effetto di dette convenzioni internazionali, la registrazione di un marchio nel proprio paese di
origine d la facolt di effettuare entro 6 mesi una registrazione presso lUfficio dellOrganizzazione
Mondiale della Propriet Industriale (OMPI o WIPO) con effetto di registrazione nazionale in tutti i
Paesi indicati dal richiedente. In un unico atto cos possibile ottenere il diritto esclusivo duso del
marchio in tutti i Paesi firmatari della convenzione.
Una registrazione di un marchio a livello internazionale crea un fascio di registrazioni nazionali, che
conferiscono al titolare gli stessi diritti che gli deriverebbero dalle singole registrazioni sui singoli Stati.
Tuttavia per i primi 5 anni il marchio internazionale legato alla vita del marchio nel Paese di origine;
per cui se questultimo perde di validit, altrettanto accade per il marchio internazionale.
In realt, il Protocollo ha attenuato la dipendenza della domanda internazionale da quella nazionale:
in caso di perdita di efficacia della registrazione nazionale, il titolare pu comunque depositare
domanda di registrazione nei singoli uffici dei Paesi in cui la domanda internazionale stata estesa.
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In base al Protocollo di Madrid, il marchio internazionale dura 10 anni dalla data di deposito, mentre
in base allAccordo 20, ma le tasse devono comunque essere pagate ogni 10 anni.
IL MARCHIO COMUNITARIO
Il marchio comunitario, istituito con il Regolamento n. 40/94 del Consiglio CE, consente di poter
ottenere con un'unica domanda un marchio valido su tutto il territorio della Comunit Europea. Il
marchio comunitario ha CARATTERE UNITARIO, il che vuol dire che pu essere registrato, trasferito,
rinunciato, dichiarato nullo o decaduto con riferimento allintera Comunit e non ai singoli Stati. Il
carattere unitario consente una notevole semplificazione delle procedure: ununica domanda, ununica
lingua del procedimento, un unico centro amministrativo e una riduzione dei costi, rispetto a quelli
complessivi dati dalla somma delle singole tutele nazionali.
Il marchio comunitario conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare quel nome su tutto il
territorio della Comunit Europea per 10 anni e la possibilit di rinnovo alla scadenza per un numero
indefinito di volte.
La registrazione pu avvenire presso lUfficio per lArmonizzazione del Mercato Interno (UAMI) con
sede ad Alicante o presso gli uffici nazionali dellUIBM.
DISEGNO E MODELLO INDUSTRIALE

Forma oggetto di registrazione come disegno o modello industriale una caratteristica nuova che
conferisce a oggetti, macchine, prodotti in generale, inclusi quelli artigianali, gli imballaggi e i simboli
grafici, un ASPETTO PARTICOLARE e DISTINTIVO. Le disposizioni in materia, prima dellintroduzione del
D.Lgs. 30/05, sono state oggetto di modifiche e ammodernamento da parte del D.Lgs. 95/01, che
adeguava il nostro ordinamento alle disposizioni del Regolamento comunitario n. 6/2001 su Disegni e
modelli comunitari, conseguente alla Direttiva 98/71/CEE istitutiva del Disegno Comunitario.
Le norme in vigore in precedenza prevedevano il brevetto per modello ornamentale, quale
strumento di tutela dellaspetto estetico-ornamentale di un oggetto. Il legislatore italiano adeguandosi
alla direttiva comunitaria ha negato ogni rilevanza al valore estetico-ornamentale del prodotto ed ha
puntato a tutelare semplicemente laspetto esterno dello stesso. La legge quindi protegge la FORMA,
intesa come aspetto esteriore del prodotto, definito dalle linee, dai contorni, dai colori e dal suo
ornamento, senza che lapplicazione del disegno o modello implichi linsorgere di un ulteriore effetto
tecnico. In altri termini a qualificare un disegno (inteso come creazione bidimensionale) o un modello
(inteso invece come creazione tridimensionale) deve essere la sua visibilit esteriore, che conferisce
al prodotto un aspetto singolare e caratteristico.
Per essere tutelabile un modello o disegno deve possedere due requisiti: essere nuovo ed avere
carattere individuale. In altri sistemi (Australia, Benelux, Canada, Stati Uniti, Brasile e Messico) il
prodotto a cui il disegno si riferisce deve avere anche una funzione utile. Al contrario, nel sistema
italiano non possono costituire oggetto di registrazione come modelli o disegni quelle caratteristiche
dellaspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso.
Al riguardo si evidenzia che il CPI prevede due categorie di forme non proteggibili: quelle
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esclusivamente funzionali e gli elementi della forma che devono essere rispettati perch il disegno o il
modello possa essere unito o connesso a un altro prodotto.
Il disegno o modello NUOVO se nessun modello o disegno identico stato divulgato anteriormente
alla data di deposito della domanda di registrazione ovvero alla data di priorit, qualora rivendicata.
Il concetto di novit nel caso di modelli e disegni non trova in dottrina e giurisprudenza
interpretazioni univoche. Secondo alcuni la novit deve essere assoluta e come nel caso delle
invenzioni deve tenere conto di tutte le anteriorit divulgate prima del deposito. Altri invece ritengono
che sia sufficiente una novit relativa, valutata rispetto agli altri prodotti del settore merceologico di
riferimento. Per inciso disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono
solo per dettagli irrilevanti.
Un modello possiede il requisito del CARATTERE INDIVIDUALE se limpressione generale che suscita
nellutilizzatore informato differisce da quella suscitata da qualsiasi altro modello o disegno divulgato
prima della data di presentazione della domanda di registrazione. Limpressione generale valutata
con il confronto tra il modello o il disegno che si vuole valutare e le anteriorit rilevanti. Per un
utilizzatore informato si intende loperatore capace di orientarsi nel settore con disinvoltura sufficiente
da essere in grado di identificare quei disegni che in realt riproducono disegni e modelli gi usati in
precedenza. Secondo parte della dottrina lutilizzatore informato il consumatore medio, mentre per
altra parte colui che, pur non essendo un esperto, ha affinato con attenzione la sensibilit a cogliere
gli aspetti creativi anche non eclatanti.
Il disegno o modello si considera divulgato se stato reso accessibile al pubblico per effetto della
registrazione, ovvero se stato esposto o se stato messo in commercio. Per la legge non
compromessa la registrabilit nel caso di modelli o disegni:
-
rivelati a terzi sotto vincolo implicito o esplicito di riservatezza;
divulgati dallautore ad un qualsiasi terzo nei dodici mesi precedenti la data di presentazione
della domanda di registrazione. In altri termini, la divulgazione nei 12 mesi antecedenti la
domanda di registrazione non costituisce motivo di nullit della stessa (anno di grazia);
messi a disposizione del pubblico, con abuso commesso da parte di terzi, nei dodici mesi
precedenti il deposito della domanda;
esposti ad esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute.
In questi casi si parla di divulgazione non opponibile.

La registrazione di un modello o disegno conferisce al titolare un duplice diritto: di utilizzazione (di
fabbricare, vendere, importare ed esportare) in esclusiva del disegno o modello e di proibire a terzi
l'uso non autorizzato dello stesso. interessante considerare che i diritti esclusivi derivanti dalla
registrazione si estendono a qualunque disegno o modello che non produca in un utilizzatore
informato unimpressione generale diversa. Per contro, i diritti conferiti dalla registrazione non si
estendono agli atti compiuti in ambito privato, per fini non commerciali, di sperimentazione o
didattici.
Il diritto esclusivo su un disegno o modello non si acquista con luso, ma necessaria la
REGISTRAZIONE;
gli effetti della registrazione decorrono dal momento in cui la domanda (incluse le
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riproduzioni grafiche, i campioni e le eventuali descrizioni) viene resa accessibile al pubblico da parte
dellUIBM. Al richiedente riconosciuto il diritto di ottenere una proroga nella pubblicazione,
comunque non superiore a 30 mesi, cos da consentirgli di posticipare la divulgazione al pubblico e ai
concorrenti dei propri nuovi modelli e disegni.
Bisogna tenere presente che la registrazione viene concessa senza preventivo esame di merito, di
conseguenza si devono mettere in conto potenziali conflitti tra il diritto nascente con diritti
preesistenti, ovvero il rilievo da parte di terzi dellassenza dei requisiti richiesti per la registrazione.
La durata del diritto di 5 anni dal deposito della domanda e pu essere prorogata fino ad un
massimo di 25 anni, purch con cadenza quinquennale si paghino le tasse di mantenimento. Con una
sola domanda di registrazione pu essere richiesta la protezione di pi disegni o modelli, purch siano
destinati ad essere impiegati per oggetti rientranti nella stessa classe merceologica in base alla
Classificazione internazionale di disegni e modelli.
LE DOPPIE PROTEZIONI
Unimportante novit introdotta dalla riforma del 2001, poi recepita nel CPI, costituita dalla
previsione delle c.d. doppie protezioni ammesse per certi disegni o modelli. Le norme in vigore
prevedono la possibilit per le opere di industrial design che hanno sia i requisiti per accedere alla
tutela del diritto dautore, sia quelli necessari per la registrazione, di godere delle due distinte tutele.
Labolizione del divieto di cumulo tra le due tutele tuttora oggetto di discussione da parte della
dottrina.
Nello specifico lart.44 del CPI prevede che i diritti di utilizzazione economica di disegni e modelli
industriali, protetti con il diritto dautore, durano tutta la vita dellautore e sino al termine del 25
anno solare dalla sua morte. Al riguardo va inoltre ricordato che la Legge sul Diritto dautore prevede
due requisiti per la proteggibilit di unopera di design industriale come opera darte: il carattere
creativo e il valore artistico.
In certe circostanze, a livello comunitario, inoltre possibile ottenere una doppia protezione di un
prodotto sia mediante modello o disegno che come marchio. Un disegno o modello protetto se
soddisfa i requisiti di novit e carattere individuale al momento del deposito; la protezione conferita si
estende alla forma, alle linee e ai contorni del prodotto in cui il disegno incorporato. La tutela del
marchio tridimensionale invece concessa se il prodotto pu essere considerato un segno idoneo a
distinguere i prodotti del richiedente, da quelli di altri operatori del medesimo settore. Ad esempio
possibile proteggere gli imballaggi, sia con marchio, che con disegno o modello, se sono presenti i
rispettivi requisiti giuridici.
Il disegno o modello di un prodotto pu essere estremamente importante per limmagine di
unimpresa e pu diventare un patrimonio il cui valore monetario suscettibile di aumentare. Se non
se ne richiede la protezione, altri potrebbero approfittare degli investimenti effettuati. Solitamente, il
consumatore a parit di utilit pratica di un certo prodotto fonda la propria scelta sul disegno del
prodotto. In generale consigliabile procedere quanto prima con il deposito, cos da tutelarsi da
eventuali azioni dei concorrenti.
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previsto un periodo di tolleranza grazie al quale si pu immettere sul mercato il proprio prodotto
durante i 12 mesi che precedono il deposito della domanda, senza che ci faccia venir meno il
carattere di novit del disegno o modello.
Come accade per il brevetto industriale, anche la domanda di registrazione di disegno o modello pu
essere estesa allestero, in questo caso per il periodo di priorit ridotto a soli 6 mesi.
In alternativa alla procedura di estensione attivata separatamente sul singolo Stato, che concede il
titolo secondo la propria legislazione interna, il titolare del diritto pu scegliere di ricorrere alle
procedure unificate previste per il DISEGNO O MODELLO COMUNITARIO o il MODELLO INTERNAZIONALE.
DISEGNO O MODELLO COMUNITARIO
Il disegno e modello comunitario si caratterizza per essere una procedura unica dal momento del
deposito della domanda fino al momento del rilascio del diritto, i cui effetti di tutela ricadono su tutti
gli Stati dellUnione Europea. A differenza del Modello internazionale non possibile fare una scelta
dei Paesi. Lambito territoriale si estende automaticamente ad ogni successivo ampliamento dellUE.
La domanda di registrazione deve essere depositata presso lUfficio per lArmonizzazione nel Mercato
Interno, (UAMI) con sede in Alicante Spagna, in una delle lingue ufficiali (Tedesco, spagnolo,
francese, inglese e italiano) e deve contenere i seguenti elementi obbligatori: la domanda di
registrazione, i dati di identificazione del richiedente (persona fisica o giuridica), una rappresentazione
del disegno o modello suscettibile di essere riprodotta, la specificazione dei prodotti ai quali il modello
o disegno si applicher.
Ununica domanda pu racchiudere diversi disegni o modelli, se i prodotti interessati appartengono
alla stessa classe della Classificazione Internazionale dei Disegni e Modelli industriali. Per i disegni e
modelli che consistono in semplici ornamenti non vige il requisito dell'appartenenza alla stessa classe.
Ricevuta la domanda, lUAMI esegue un esame formale concedendo, se sussistono i presupposti, il
disegno o modello comunitario al richiedente e iscrivendo il disegno o modello nel registro dei disegni
o modelli comunitari.
La registrazione successivamente pubblicata dallUAMI in un bollettino disponibile al pubblico.
LUAMI consente di procedere al deposito anche tramite web (http://oami.eu.int/it/design/).
Al richiedente riconosciuto il diritto di richiedere che la pubblicazione venga rinviata per 30 mesi
rispetto alla data di deposito. I disegni e modelli comunitari registrati durano 5 anni, con possibilit di
rinnovo per pari periodo, fino a 25 anni.
LUnione Europea riconosce una forma di tutela, della durata massima di 3 anni dal momento della
divulgazione al pubblico, anche a disegni e modelli non registrati. inteso che lUAMI si occupa
esclusivamente delle domande registrate, in quanto modelli e disegni non registrati non richiedono
formalit.
Lestensione della protezione dei disegni registrati e di quelli non registrati identica. Entrambi hanno
carattere unitario in tutta lUE e condividono gli stessi requisiti di protezione, in particolare novit e
carattere individuale.
I diritti conferiti sono per diversi:
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21
il modello o disegno comunitario REGISTRATO d il diritto esclusivo di utilizzare e vietare ad

altri di utilizzare senza il suo consenso il prodotto. Il fatto che il diritto sia registrato
conferisce ad disegno o modello un elevato grado di certezza in caso di contraffazione.
il disegno o modello NON REGISTRATO conferisce il diritto di vietare lutilizzo commerciale del
disegno o modello soltanto se tale utilizzo sia riconducibile a una copiatura. Quindi se lo
stesso modello stato creato autonomamente da un terzo, che dimostra che non era a
conoscenza dellesistenza del modello protetto, non sussiste contraffazione e quindi pu
continuare ad usarlo. Il fatto di non avere il deposito di una domanda rende difficoltoso per il
titolare dimostrare lesistenza della posizione di diritto.
MODELLO INTERNAZIONALE
La
disciplina
del
Modello
internazionale
definita
dallAccordo
dellAia,
amministrato
dallOrganizzazione Mondiale della Propriet Intellettuale (WIPO, con sede in Ginevra). La procedura
consente di presentare un'unica domanda di registrazione valida per tutti i Paesi aderenti (circa 40).
Il deposito di un modello internazionale non richiede che ci sia un analogo deposito nello Stato di
origine del richiedente.
La procedura di deposito unificata e prevede un unico pagamento. Con una sola domanda
possibile depositare un unico modello o una serie di modelli fino a 100, allegando foto o disegni degli
esemplari che si vogliono proteggere. Terminata la fase di deposito lOMPI trasmette la domanda ai
singoli Stati designati dal richiedente, i quali diventano titolari della procedura e possono fare dei
rilievi, delle eccezioni, ovvero possono rigettare la domanda.
Se ci avviene in uno Stato, la procedura di registrazione negli altri Stati designati non viene
compromessa.
NUOVE VARIET VEGETALI

Il riconoscimento di un diritto di protezione della propriet intellettuale sulle variet vegetali coltivate
ha trovato risposta nella legislazione soltanto in tempi relativamente recenti. I diritti dei costitutori
vegetali (breeders rights) vengono riconosciuti e codificati per la prima volta nel 1961 con la
Convenzione internazionale per la protezione delle variet vegetali di Parigi, che ha portato alla nascita
dellUnione per la protezione delle nuove variet vegetali (UPOV), a cui hanno aderito 68 Paesi
(aggiornamento 10/2009). LUPOV ha lo scopo di promuovere un efficiente sistema di protezione dei
ritrovati vegetali e di assicurare che i Paesi membri riconoscano i risultati raggiunti dai costitutori
concedendo loro un diritto di privativa.
LItalia ha adottato una normativa in materia recependo i contenuti della Convenzione nel 75 con il
DPR n.974. Le ultime modifiche introdotte alla convenzione UPOV nel 91 sono invece state recepite a
livello comunitario dal Regolamento 2100/94/CE e a livello nazionale dal D.Lgs. n.455/98, i cui
contenuti sono stati ripresi dallart. 100 e seguenti del CPI.
Possono essere oggetto di brevetto per variet vegetale esclusivamente le variet, ovvero linsieme di
vegetali che appartengono a un unico taxon botanico del pi basso grado conosciuto della
classificazione tassonomica del regno vegetale. Sono invece esclusi dalla tutela sia i procedimenti per
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22
lottenimento delle nuove variet, sia gli organismi appartenenti a classificazioni tassonomiche di livello
superiore (es specie o genere).
I diritti conferiti dalla privativa consistono nella facolt esclusiva del costitutore di produrre, porre in
commercio ed esportare materiale di propagazione o di riproduzione della nuova variet, incluso il
prodotto della raccolta. Pertanto i terzi che intendono compiere atti commerciali in relazione al
materiale di riproduzione o di moltiplicazione della variet protetta devono chiedere l'autorizzazione al
relativo costitutore. In generale l'utilizzazione si presume non autorizzata salvo prova contraria.
Requisiti per la tutela

Una variet vegetale per essere oggetto di privativa deve presentare i seguenti requisiti:
DISTINZIONE
La variet si reputa distinta quando si contraddistingue nettamente mediante lespressione dei

caratteri risultanti da un particolare genotipo o combinazione di genotipi, da ogni altra variet la cui
esistenza, alla data del deposito della domanda, notoriamente conosciuta. Una variet si reputa
notoriamente conosciuta se:
-
per essa stata depositata, in qualsiasi Paese, una domanda per il conferimento del diritto di
costitutore o l'iscrizione in un registro ufficiale, purch detta domanda abbia come effetto il
conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione nel registro ufficiale delle variet;
presente in collezioni pubbliche;
descritta in pubblicazioni.
Sono previsti specifici protocolli tecnici per lesame delle caratteristiche oggetto desame per la verifica
della distintivit (numero e colore germogli, dimensione, colore e numero petali dei fiori, consistenza,
colore, grandezza del frutto.), normalmente non viene considerata la produttivit.
NOVIT
La variet si reputa nuova quando, alla data di deposito della domanda, il materiale di riproduzione o
di moltiplicazione vegetativa o un prodotto di raccolta della variet non stato n venduto n
consegnato a terzi in altro modo, dal costitutore o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento
commerciale sul territorio italiano in epoca antecedente ai 12 mesi prima del deposito della domanda
di brevetto o in qualsiasi altro Stato, 6 anni prima per le variet a fusto legnoso e le patate o 4 anni
prima per tutte le altre variet.
La data critica per poter stabilire la proteggibilit di una variet vegetale la data del primo atto
commerciale. Il fatto che la variet sia stata oggetto di sperimentazione o descrizione in pubblicazioni
scientifiche, fiere o convegni non compromette la novit.
OMOGENEIT
La variet si reputa omogenea quando sufficientemente uniforme nei caratteri usati per lesame
della distintivit e la descrizione della variet, fatta salva la variazione prevedibile in conseguenza della
riproduzione sessuata o della moltiplicazione vegetativa. Il numero di aberrazioni deve risultare
contenuto entro limiti ragionevoli.
STABILIT
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23
La variet si reputa stabile quando i caratteri usati nellesame della distintivit, nonch quelli usati per
la descrizione della variet, rimangono invariati a seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni
o, in caso di un particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo.
Deposito e verifiche
Una nuova variet vegetale prende la denominazione datale dal costitutore, il quale tenuto a
indicarla allatto della presentazione della domanda di brevetto. La denominazione deve essere tale
da consentire lidentificazione della variet alla quale si riferisce e non pu essere composta
unicamente di cifre. Per essere considerata adatta la denominazione deve:
-
non essere contraria alla legge, allordine pubblico e al buon costume;
essere identica a quella eventualmente gi registrata in uno degli Stati aderenti alla
Convenzione UPOV per designare la stessa variet;
essere distinguibile, tale da non indurre in errore o ingenerare confusione sulle

caratteristiche, sul valore della variet vegetale o sullidentit del costitutore;
deve essere diversa da qualsiasi altra denominazione che designa, in uno degli Stati aderenti
allUPOV, le variet preesistenti della stessa specie botanica o di una specie affine.
consentito associare alla denominazione varietale un marchio d'impresa, un nome commerciale o

una simile indicazione, purch la denominazione varietale risulti facilmente riconoscibile. Contro una
specifica denominazione lopposizione deve essere presentata entro 3 mesi dalla pubblicazione della
domanda.
Il costitutore ha la facolt di scegliere lo Stato aderente all'UPOV in cui depositare, a mezzo
dellautorit competente, la prima domanda di diritto di costitutore, ovvero di presentare domanda
allUfficio Comunitario per le Variet Vegetali (Community Plant Variety Office CPVO), ottenendo in
tal modo la concessione di un unico diritto valido in tutto il territorio dellUnione Europea.
Per lItalia il deposito della domanda deve essere effettuato presso lUfficio Italiano Brevetti e Marchi,
che verifica la regolarit formale della domanda, valuta le eventuali opposizioni presentate da terzi e
le relative controdeduzioni del richiedente.
A seguito delle verifiche amministrative, lUIBM trasmette la domanda al Servizio variet vegetali e
sementi del Ministero delle Politiche Agricole per gli esami colturali finalizzati alla verifica dei requisiti
di distintivit, stabilit e omogeneit.
Dallesito della verifica tecnica, che pu durare da 1 a 4 anni a seconda delle specie in esame,
dipende la concessione o meno della privativa. Il Ministero pu non effettuare, in toto o in parte, agli
accertamenti di competenza se gli stessi risultano gi effettuati, con sufficienti garanzie, dallAutorit
competente di un altro Stato aderente alla Convenzione UPOV, con una conseguente riduzione di
costi e di tempi.
La documentazione relativa al brevetto accessibile al pubblico dopo 90 giorni dal deposito della
domanda. Da questo termine il richiedente pu impedire ai terzi luso della variet vegetale in
questione, nonch intraprendere azioni giudiziarie e ottenere indennizzi per eventuali violazioni.
Entro 12 mesi dalla presentazione della domanda di brevetto, presso uno Stato aderente allUPOV,
possibile richiedere lestensione della privativa rivendicando la priorit della prima domanda.
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24
Il certificato di privativa comunitaria disciplinato dal Regolamento n.2100/94 CE, che si basa sulla
convenzione UPOV, e conferisce il diritto esclusivo sul materiale di propagazione unitariamente per
tutto il territorio dellUnione Europea. In altri termini, il diritto pu essere concesso ed estinto soltanto
su base uniforme su tutto il territorio. Inoltre, le norme in vigore non consentono che per una stessa
variet vi sia simultaneamente una tutela a livello nazionale che a livello comunitario.
TOPOGRAFIE DI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI

Un prodotto a semiconduttori pu essere ogni prodotto finito o intermedio:
- consistente in un insieme di materiali che comprende uno strato di materiale semiconduttore;
- che contiene uno o pi strati composti di materiale conduttore, isolante o semiconduttore,
disposti secondo uno schema tridimensionale prestabilito;
- destinato a svolgere, esclusivamente o insieme ad altre funzioni, una funzione elettronica.
In altri termini si tratta di un circuito integrato o microprocessore, la cui struttura costituita da uno
o pi strati di materiale semiconduttore, sui quali viene fissato e codificato lo schema dei singoli
componenti elementari.
Ai sensi dellart. 87 del CPI possono costituire oggetto di tutela, mediante registrazione, le topografie
di prodotti a semiconduttori, cio le serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati:
- rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a
semiconduttori;
- nella qual serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a
semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione.
Possono costituire oggetto di diritti esclusivi le topografie che si qualifichino per essere risultanti dallo
sforzo INTELLETTUALE CREATIVO del loro autore (requisito paragonabile a quello delloriginalit) e NON
ESSERE COMUNI O FAMILIARI nell'ambito dell'industria dei prodotti a semiconduttori (requisito avvicinato,
per analogia con i brevetti per invenzione, alla novit).
I diritti esclusivi derivanti dalla registrazione di topografie di prodotti a semiconduttori consistono
nella facolt di riprodurre in qualsiasi modo o forma, totalmente o parzialmente, la topografia, nonch
di sfruttare commercialmente, di detenere o distribuire a scopo di commercializzazione, o importare
una topografia o un prodotto a semiconduttori in cui fissata la topografia.
Interessante rilevare che la norma si limita a vietare ai terzi di copiare quanto tutelato dal titolare
del diritto, ma ammette la realizzazione indipendente di una topografia anche identica a quella
protetta.
I diritti esclusivi sorgono dalla data del primo sfruttamento commerciale della topografia in una
qualsiasi parte del mondo o, se anteriore, dalla data di presentazione della domanda di registrazione,
che comunque deve essere presentata entro 2 anni dallavvio dello sfruttamento.
I diritti si estinguono 10 anni dopo la prima tra le seguenti date: la fine dellanno civile in cui iniziata
la commercializzazione o la fine dellanno civile in cui stata presentata in debita forma la domanda
di registrazione.
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25
LE INFORMAZIONI SEGRETE
Lart. 98 del CPI precisa i limiti entro i quali le informazioni aziendali possono rientrare nellambito
della tutela della propriet industriale. Nello specifico per essere tutelate le informazioni devono:
- essere segrete nel senso che, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione
dei loro elementi, non sono generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli
operatori del settore;
- essere sottoposte a misure ritenute ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete;
- avere un valore economico in quanto segrete.
La definizione di informazioni segrete coincide nella sostanza con la nozione generalmente accolta di
know how e pu riguardare dati di qualsiasi genere: grafici, DB, modelli, campioni di laboratorio,
elaborati, sistemi di organizzazione, dati finanziari, commerciali, layout di macchine. Talvolta le
singole informazioni sono di pubblico dominio, ma una loro speciale combinazione con conoscenze
pratiche derivanti da esperienze, prove o studi pu implicare per il titolare un significativo vantaggio
competitivo. In altri termini, possono rappresentare informazioni che hanno un valore economico, in
quanto necessarie affinch limpresa ottimizzi un processo produttivo o distributivo, riduca i costi o
aumenti la qualit dei propri beni o servizi, in generale aumenti i propri profitti.
Ai terzi senza il consenso del titolare vietato rivelare, acquisire o utilizzare informazioni aziendali
segrete. Dette azioni, che rientrano nellambito della concorrenza sleale, sono perseguite sia
civilmente che penalmente.
Per gli atti di violazione della propriet industriale, compiuti con dolo o colpa, lart. 2598 del codice
civile prevede il risarcimento dei danni a favore del titolare dei diritti lesi e leventuale pubblicazione
della sentenza.
Lart. 623 del codice di procedura penale sancisce, invece, che chiunque sia venuto a conoscenza, per
ragioni connesse allufficio ricoperto o alla professione esercitata, di notizie destinate a rimanere
segrete, di scoperte, di invenzioni scientifiche o di applicazioni industriali, e le riveli a terzi o le
impieghi per il proprio o altrui profitto, punito con la reclusione fino a 2 anni.
Si tratta evidentemente di disposizioni volte pi che a proteggere i segreti dimpresa in quanto tali, a
disincentivare e bloccare i comportamenti sleali di sottrazione di segreti e di spionaggio industriale. Le
disposizioni infatti hanno contenuti punitivi per chi viola i diritti, ma una volta che le informazioni
destinate a restare segrete diventano di pubblico dominio, il legittimo titolare pu far valere i propri
diritti, ma evidente che il vantaggio competitivo derivante da quelle informazioni definitivamente
perso.
Il segreto industriale una forma di tutela che funziona solo se il titolare in grado di mantenere il
segreto nonostante gli sforzi dei concorrenti di copiare le informazioni. Nei casi in cui i concorrenti
con un piccolo o grosso sforzo possono riuscire a risalire allinvenzione mediante un intervento di
reverse engineering, il segreto industriale non lo strumento di tutela adatto, mentre pi efficacie
listituto del brevetto. Il segreto trova pi facilmente applicazione nei procedimenti industriali dei
settori chimici, siderurgici, farmaceutici o alimentari (es. tipici sono quelli della Nutella e della Coca
cola), oltre che in ambito ICT (es. codici sorgente), mentre inadeguato nel settore della meccanica.
Rispetto alla tutela brevettuale, il segreto industriale costa poco e non richiede procedure formali
esterne, ma presenta degli svantaggi di non poco conto. In primo luogo, altri potrebbero giungere
________________________________________________________________________________________________________________
26
alle stesse soluzioni e sussistendo i requisiti potrebbero anche chiedere la tutela brevettuale. Il
segreto inoltre potrebbe perdersi e risultare inapplicabile. Non ultimo il segreto potrebbe restare
segreto per sempre, il che implica un impoverimento dello stato della tecnica e uno svantaggio per
lintera collettivit.
I segreti in ambito accademico
Per tutelare i propri interessi, i ricercatori universitari nel momento in cui mettono a disposizione di
terzi informazioni segrete devono avere laccortezza di precisare preventivamente che si tratta di
informazioni confidenziali e pretendere che chi le riceve le tratti come tali, adottando tutte le misure
necessarie per mantenerle segrete.
Nella sostanza i ricercatori devono valutare di volta in volta la strategicit delle informazioni trasferite
e di conseguenza qualificarle o meno come riservate, usando espressioni del tipo materiale
riservato, documento segreto o confidential. Inoltre, va posta attenzione anche per il sistema con
cui le informazioni vengono trasmissione: in generale vanno seguite vie formali quali, ad esempio, la
reciproca sottoscrizione di verbali degli incontri o il ricorso a raccomandate con avviso di ricevimento,
cos da lasciare traccia tangibile del trasferimento dei dati e formare prova in caso di contenzioso.
La procedura di comunicare entro qualche giorno dallo scambio di informazioni, quali contenuti
devono essere considerati riservati rischiosa, perch per un certo periodo di tempo il ricevente non
ha certezza di cosa debba essere mantenuto segreto e potrebbe rivelarlo a terzi.
In ultima analisi importante che il personale di ricerca sia consapevole delle responsabilit e delle
conseguenze civili e penali derivanti dalluso improprio di informazione segrete acquisite nellambito di
accordi di collaborazione o di commessa di ricerca assegnate da terzi.
PERCH TUTELARE UN RISULTATO DELLA RICERCA UNIVERSITARIA?

Brevetti, marchi, variet vegetali e gli altri strumenti di tutela dalla propriet industriale sono
espressione di innovazione e veicolo per il trasferimento di nuove tecnologie e conoscenze. Per gli
atenei, come per le imprese, i diritti di propriet industriale possono costituire un importante
strumento di marketing, in quanto possono migliorare la percezione e lapprezzamento per i risultati
della ricerca accademica, oltre che per i prodotti commerciali in cui detti risultati vengono incorporati.
Generalmente, la tutela dalla propriet intellettuale migliora la reputazione dei prodotti e i
consumatori tra prodotti simili preferiscono quello con un marchio registrato o quello contenente uno
o pi brevetti, segno di un elevato grado di innovazione e di attenzione per la ricerca e protezione di
soluzioni nuove.
Gli intellectual property rights in particolare per le imprese costituiscono importanti beni immateriali
iscrivibili in bilancio. In quanto diritti di esclusiva per luso di innovazioni possono generare entrate,
sia mediante un impiego diretto da parte del titolare, sia per un uso indiretto, tramite la stipula di
contratti di licenza, vendite o ipoteca. Si tratta di formule di sfruttamento che possono essere usate
anche dalle universit e dagli EPR che, tutelando e commercializzando i risultati della ricerca, possono
ottenere delle fonti di entrata per il sostegno delle attivit istituzionali, oltre che per remunerare
dellattivit inventiva il personale di ricerca. Per questultimo va ricordato un ulteriore vantaggio dato
dalla tutela della propriet intellettuale, ovvero la possibilit di dar prova del conseguimento di un
risultato innovativo, con un potenziale valore economico.
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La tutela della propriet industriale

BREVE GUIDA ALLA TUTELA DELLA PROPRIET INDUSTRIALE

LA PROPRIET INTELLETTUALE ..................................................................................... 2

La tutela della propriet industriale

OPERE DELLINGEGNO CREATIVO,

appartenenti al mondo dellarte e della cultura (opere letterarie,

organigrammi, schemi organizzativi, spettacoli teatrali e televisivi, fotografie, quadri, progetti

quali marchio, ditta, insegna, denominazione dorigine, la cui forma di tutela

la registrazione, in alternativa alluso di fatto;

INNOVAZIONI TECNICHE E DI DESIGN,

che hanno ad oggetto invenzioni, modelli industriali, variet

vegetali, le cui norme regolatrici vengono indicate come diritto brevettuale.

IL CODICE DELLA PROPRIET INDUSTRIALE

La tutela della propriet industriale

Il diritto di brevetto conferisce al titolare una situazione di monopolio per la produzione e la

La tutela della propriet industriale

IL BREVETTO PER INVENZIONE

di produrre, utilizzare e vendere linvenzione nello stato in cui il brevetto

La tutela della propriet industriale

La tutela della propriet industriale

Requisiti per la brevettazione

La tutela della propriet industriale

divulgazione dei contenuti di uninvenzione fondamentale. La divulgazione anteriore al deposito del

acquisire un significativo patrimonio di conoscenze,

La tutela della propriet industriale

chiarezza: le rivendicazioni, che definiscono linvenzione per cui si ricerca la protezione,

sufficienza di descrizione: linvenzione va descritta in modo sufficientemente chiaro e

unit: la domanda pu contenere una sola invenzione o un gruppo di invenzioni legate in

modificabilit: la domanda di brevetto, in sede di estensione internazionale, non pu essere

teorie scientifiche, leggi fisiche, scoperte, formule e metodi matematici, presentazioni di

programmi per elaboratori o regole di gioco;

metodi commerciali e pubblicitari;

metodi di chirurgia, diagnostici o terapeutici applicati al corpo umano o agli animali.

di novit effettuato dagli esaminatori dellUfficio Brevetti Europeo per conto

La tutela della propriet industriale

nellinvenzione di prodotto il problema tecnico da risolvere cosa produrre e perch, il

nellinvenzione di processo il problema tecnico come produrre qualche cosa. Linvenzione

INVENZIONI DI USO O DI TRASLAZIONE

invenzione di PERFEZIONAMENTO, partendo da un oggetto noto, con linvenzione si risolvono gli

invenzioni di TRASLAZIONE sono quelle in cui si ha la trasposizione di un principio noto o di una

La tutela della propriet industriale

La tutela della propriet industriale

Rapporto Ricerca, Esame preliminare

La tutela della propriet industriale

rispetto al termine convenzionale di 12 mesi per lestensione allestero con la puntuale

consente di avere una prima valutazione di merito sui requisiti di brevettabilit

La tutela della propriet industriale

La tutela della propriet industriale

La tutela della propriet industriale

Requisiti per la tutela

precedente gi usato e noto, non necessariamente gi registrato,

identico o simile per prodotti/servizi identici o affini,

che determina un rischio di confusione o associazione,

divenuto marchio rinomato, in quanto dalla nuova registrazione il richiedente trarrebbe un

La tutela della propriet industriale

composti da nomi di persona, geografici, lettere o numeri, singole parole del

linguaggio comune, parole inventate, combinazioni di parole, abbreviazioni, errori di

composti da parole presentate in modo fantasioso oppure da un disegno o un

modello, autonomamente o in combinazione con parole e colori. Se c una combinazione di

costituiti dalla forma di prodotti (es. il quadrato della cioccolata Ritter, la

possono consistere in colori, autonomamente o in combinazione con altri colori,

segni caratterizzati da specifici odori.

La tutela della propriet industriale

Queste ultime sono segni distintivi gi in uso prima della registrazione