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ISBN 978-85-02-12696-1

Propriedade intelectual :
contratos de propriedade
intelectual e novas
tecnologias /
Manoel J. Pereira dos
Santos, Wilson Pinheiro
Jabur, coordenadores.
2. ed. So Paulo :
Saraiva, 2009. (Srie
GVlaw)
Vrios autores.
1. Propriedade
intelectual 2.
Propriedade intelectual Brasil

Brasil
I. Santos, Manoel J.
Pereira dos. II.
Jabur, Wilson Pinheiro.
III. Srie.
09-02986

CDU-347.78.0
ndice para catlogo sistemtico:
1. Propriedade intelectual : Direito civil 347.78.0

Diretor editorial Antonio Luiz de Toledo Pinto


Diretor de produo editorial Luiz Roberto Curia
Editora Manuella Santos
Assistente editorial Daniela Leite Silva
Produo editorial Ligia Alves / Clarissa Boraschi Maria Coura
Estagirio Vinicius Asevedo Vieira
Preparao de originais Maria Lcia de Oliveira Godoy / Evandro Lisboa
Freire
Arte e diagramao Cristina Aparecida Agudo de Freitas / Claudirene de
Moura Santos Silva
Reviso de provas Rita de Cssia Queiroz Gorgati / Ana Maria Benfica

/ Ivani Cazarim
Servios editoriais Carla Cristina Marques / Ana Paula Mazzoco
Produo eletrnica Ro Comunicao

Data de fechamento da
edio: 15-6-2009
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meio ou forma sem a prvia autorizao da Editora Saraiva.
A violao dos direitos autorais crime estabelecido na Lei n. 9.610/98
e punido pelo artigo 184 do Cdigo Penal.

Aos alunos do GVlaw.

APRESENTAO DA 2 EDIO

O projeto de produo do material bibliogrfico do Programa de


Especializao e Educao Continuada em Direito GVlaw completou dois anos
em outubro de 2008. De outubro de 2006 at o final de 2008, tivemos a
publicao de 16 volumes, sobre os mais diversos temas, como Responsabilidade
Civil, Direito Tributrio, Direito Societrio, Propriedade Intelectual, Contratos,
Direito Penal Econmico, Direito Administrativo, Sociologia Jurdica e Soluo
de Controvrsias. Alm da constante publicao de novos volumes durante esse
perodo, o sucesso de vendas das primeiras 13 obras da srie foi tamanho que nos
leva ao lanamento da segunda edio dessas obras.
A produo da Srie GVlaw envolve o trabalho de diversos
coordenadores e professores do programa, uma equipe que alia formao
acadmica experincia profissional. Atualmente, contamos com um grupo de
10 pesquisadores, todos ps-graduandos em Direito, para auxlio na produo dos
novos volumes e tambm para auxlio na atualizao dos volumes j publicados.
Nesse contexto, a Srie GVlaw se consolida como um projeto
inovador no mercado editorial jurdico nacional. Ligadas ao projeto pedaggico
diferenciado da Escola de Direito de So Paulo da Fundao Getulio Vargas, as
publicaes do programa GVlaw so elaboradas a partir dos temas trabalhados
nos cursos de ps-graduao lato sensu do programa. Busca-se, assim, produzir
conhecimento til a estudantes, advogados e demais profissionais interessados,
considerando-se a necessidade de desenvolvimento de novas habilidades para
responder s complexas demandas do mercado de trabalho globalizado.
A partir de 2009, nossas metas de publicao envolvem a produo de
livros para todos os nossos cursos de especializao, alm da publicao de obras
relacionadas aos mdulos de educao continuada do programa. Dessa forma,
nosso objetivo dotar todos os nossos cursos de obras de referncia prprias,
elaboradas pelo corpo docente do programa e ancoradas em pesquisa jurdica
criteriosa, inteligente e produtiva.
O GVlaw espera, assim, continuar a oferecer a estudantes, advogados e
demais profissionais interessados insumos que, agregados s suas prticas,
possam contribuir para sua especializao, atualizao e reflexo crtica.

Leandro Silveira Pereira


Diretor Executivo do GVlaw

Fabia Fernandes Carvalho Veoso


Coordenadora de Publicaes do GVlaw

APRESENTAO DA 1A EDIO

A FGV formada por diferentes centros de ensino e pesquisa com um


nico objetivo: ampliar as fronteiras do conhecimento, produzir e transmitir
ideias, dados e informaes, de modo a contribuir para o desenvolvimento
socioeconmico do pas e sua insero no cenrio internacional.
Fundada em 2002, a Escola de Direito de So Paulo privilegiou um
projeto diferenciado dos currculos tradicionais das faculdades de direito, com o
intuito de ampliar as habilidades dos alunos para alm da tcnica jurdica. Tratase de uma necessidade contempornea para atuar em um mundo globalizado,
que exige novos servios e a interface de diversas disciplinas na resoluo de
problemas complexos.
Para tanto, a Escola de Direito de So Paulo optou pela dedicao do
professor e do aluno em tempo integral, pela grade curricular interdisciplinar,
pelas novas metodologias de ensino e pela nfase em pesquisa e publicao.
Essas so as propostas bsicas indispensveis formao de um profissional e de
uma cincia jurdica altura das demandas contemporneas.
No mbito do programa de ps-graduao lato sensu, o GVlaw,
programa de especializao em Direito da Escola de Direito de So Paulo, tem
por finalidade estender a metodologia e a proposta inovadora da graduao para
os profissionais j atuantes no mercado. Com pouco tempo de existncia, a
unidade j se impe no cenrio jurdico nacional atravs de duas dezenas de
cursos de especializao, corporativos e de educao continuada. Com a presente
Srie GVlaw, o programa espera difundir seu magistrio, conhecimento e suas
conquistas.
Todos os livros da srie so escritos por professores do GV law,
profissionais de reconhecida competncia acadmica e prtica, o que torna
possvel atender s demandas do mercado, tendo como suporte slida
fundamentao terica.
O GVlaw espera, com essa iniciativa, oferecer a estudantes, advogados e
demais profissionais interessados insumos que, agregados s suas prticas,
possam contribuir para sua especializao, atualizao e reflexo crtica.

Leandro Silveira Pereira


Diretor Executivo do GVlaw

PREFCIO

Temos o prazer de, em continuidade srie de Publicaes GVlaw sobre


Propriedade Intelectual, apresentar o terceiro volume que trata, em sua primeira
metade, dos Contratos de Propriedade Industrial (notadamente os contratos de
cesso e de licenciamento de marcas e patentes; os contratos de fornecimentos
de tecnologia e de prestao de assistncia tcnica, bem como os contratos de
pesquisa e de franquia) e, em sua segunda metade, das Novas Tecnologias
(biotecnologia, cultivares, conhecimentos tradicionais, aspectos ligados ao meio
ambiente e topografias dos circuitos integrados).
Tal como nos volumes anteriores e nos demais que se seguiro, esta obra
se insere no projeto de dotar os Cursos de Educao Continuada e Especializao
do Programa GVlaw da Direito GV de um texto referencial bsico para os
diferentes segmentos de seu programa de ps-graduao lato sensu, tambm
buscando contribuir de maneira mais abrangente para o debate e o
amadurecimento dessas questes jurdicas num plano geral.
Os chamados contratos de transferncia de tecnologia, que na verdade
so contratos envolvendo os direitos de propriedade industrial (estudados nos dois
primeiros volumes desta Srie), so aqui detidamente analisados pela Professora
Juliana L. B. Viegas a partir de uma perspectiva prtica ao mesmo tempo que
terica. Assim, o primeiro captulo deste volume traz, alm de consideraes
jurdicas essenciais a essas contrataes, relevantes comentrios e informaes
sobre o panorama e as condies em que essas negociaes se do.
Aps esse captulo inicial, introdutrio, seguem-se trs captulos que
tratam a fundo das espcies de contratos envolvendo os direitos de propriedade
industrial: os contratos de cesso de licenciamento de marcas e patentes, no
captulo 2; os contratos de fornecimento de tecnologia e de prestao de servios
de assistncia tcnica e servios tcnicos no captulo 3; os contratos de pesquisa,
cost sharing agreements, finalizando pelos contratos de franquia, no captulo 4.
A segunda parte deste volume, reservada s Novas Tecnologias, iniciase com aprofundado estudo da Professora Maria Ester Dal Poz investigando os
desafios da pesquisa e do desenvolvimento (P&D) de biotecnologias, com
enfoque nas questes de propriedade intelectual, demonstrando que a
apropriao de inovaes em biotecnologia um fenmeno dinmico, para o
qual so necessrias aes integradas do campo do direito e dos estudos de
economia da inovao.
Na sequncia, a Dra. Patrcia Aurlia Del Nero traa panorama da
propriedade intelectual de cultivares no Brasil, abordando aspectos atuais, bem

como questes levadas aos tribunais brasileiros envolvendo estes direitos que
integram a propriedade intelectual.
Os impasses e questes relativas biopirataria e violao de direitos
relativos aos conhecimentos tradicionais associados biodiversidade so
examinados no terceiro captulo da segunda parte deste volume pela Dra. Ana
Valria de Arajo, ressaltando a Professora a necessidade do estabelecimento de
um equilbrio entre uma adequada regulamentao da proteo dos
conhecimentos tradicionais e o acesso aos mesmos para a viabilizao da
pesquisa cientfica.
Nesse contexto, essencial se faz analisar a regulamentao do meio
ambiente, tema esse devidamente versado pelo Dr. Marcelo Gomes Sodr, que
discorre sobre o conflito de competncia na regulamentao da questo entre as
esferas federal, estadual e municipal.
Por fim, encerrando o volume, temos o atualssimo estudo do Professor
Manoel J. Pereira dos Santos, que j aborda a temtica das topografias dos
circuitos integrados de acordo com a roupagem a elas dada pela recente Lei n.
11.484/2007.
Nesta segunda edio, os autores atualizaram seus artigos na medida em
que, desde a publicao da obra, surgiram desenvolvimentos na esfera
legislativa, administrativa, judicial ou mesmo doutrinria.
Estamos certos de que este volume em muito contribuir no apenas
para os alunos dos Cursos de Educao Continuada e Especializao em
Propriedade Intelectual do Programa GVlaw mas, de um modo geral, para todos
os estudiosos da rea da propriedade intelectual.

Manoel J. Pereira dos Santos


Wilson Pinheiro Jabur
Coordenadores

SUMRIO

Apresentao da 2 Edio
Apresentao da 1 Edio
Prefcio

1 ASPECTOS LEGAIS DE CONTRATAO NA REA DA PROPRIEDADE


INDUSTRIAL
1.1 Introduo
1.2 A contratao internacional de bens de propriedade industrial
1.3 Algumas caractersticas dos contratos internacionais de tecnologia
1.3.1 O que caracteriza um contrato internacional
1.3.2 Sobre a capacidade e legitimao das partes
1.3.3 A questo da lei aplicvel aos aspectos extrnsecos
dos contratos
1.3.4 Lei aplicvel aos aspectos intrnsecos dos contratos
1.3.5 Autonomia da vontade na eleio da lei aplicvel
1.3.5.1 Corrente contrria autonomia
1.3.5.2 Possibilidade de incorporao de
disposies legais estrangeiras ou convencio
nais nos contratos
1.3.5.3 Corrente a favor da autonomia
1.3.5.4 Concluso
1.3.6 A possvel aplicao de legislaes diversas a
diferentes aspectos contratuais
1.3.7 A autonomia da vontade sob a Lei de Arbitragem
1.3.8 A eleio de foro judicial para dirimir possveis
disputas resultantes do contrato internacional
1.3.8.1 Fontes internas
1.3.8.2 Fontes externas
1.3.9 A eleio de foro arbitral
Referncias

2 CONTRATOS TPICOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL: CONTRATOS DE


CESSO E DE LICENCIAMENTO DE MARCAS E PATENTES;
LICENAS COMPULSRIAS
2.1 Introduo

2.2 Cuidados bsicos na elaborao de contratos de transferncia de


tecnologia
2.3 Compromisso de sigilo
2.4 Necessidade de averbao ou registro de contratos de
transferncia de tecnologia pelo INPI. Breve histrico
2.5 O papel do INPI na aprovao de contratos de transferncia de
tecnologia aps a promulgao da nova Lei da Propriedade Industrial
2.6 As funes da averbao e do registro dos contratos no INPI
2.6.1 Funes legais
2.6.2 Funes polticas
2.7 Contratos relativos a bens de propriedade industrial. Contratos de
cesso
2.7.1 Cesso de pedido
2.7.2 Cesso de marca ou de patente j concedidas
2.8 Contrato de licenciamento de marcas
2.8.1 Das partes contratuais
2.8.2 Dos considerandos
2.8.3 Das definies
2.8.4 Do objeto do contrato
2.8.5 Da remunerao
2.8.6 Do prazo
2.8.7 Da legislao aplicvel e do foro
2.8.8 Das clusulas ou disposies gerais:
2.8.9 Formalidades
2.9 Contratos de licenciamento de patentes
2.10 Licenciamento compulsrio
2.10.1 Exerccio de direitos de forma abusiva
2.10. 2 Abuso de poder econmico
2.10.3 Falta de explorao
2.10.4 Comercializao insuficiente
2.10.5 Patentes dependentes
2.10.6 Emergncia nacional
2.10.7 Interesse pblico
Referncias

3 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA E DE PRESTAO DE


SERVIOS DE ASSISTNCIA TCNICA E SERVIOS TCNICOS
3.1 Introduo
3.2 Conceito de tecnologia
3.2.1 Tecnologia e inovao

3.2.2 Tecnologia e segredo


3.3 Natureza jurdica do contrato de fornecimento de tecnologia e seus
registros necessrios
3.4 Redao do contrato de fornecimento de tecnologia
3.4.1 Da qualificao das partes
3.4.2 Dos considerandos
3.4.3 Das definies
3.4.4 Do objeto contratual
3.4.5 Das garantias
3.4.6 Da remunerao
3.4.6.1 Tipos e formas de pagamento
3.4.6.2 O que pode ser pago ao exterior
3.4.6.3 O que pode ser pago no Brasil
3.4.6.4 Impossibilidade de acumulao de
pagamentos
3.4.6.5 Base de clculo sobre a qual incide a
remunerao percentual
3.4.6.6 Disposies essenciais clusula de
remunerao
3.4.6.7 Capitalizao de tecnologia
3.4.7 Do prazo
3.4.8 Das disposies diversas
3.4.9 Cautelas
3.5 Fornecimento de tecnologia e outsourcing
3.6 Contratos de servios
3.6.1 Esclarecimentos terminolgicos
3.6.2 Necessidade de registro perante o INPI e perante o
Banco Central
3.6.3 Forma e redao do contrato de servios
3.6.3.1 Das partes
3.6.3.2 Do objeto
3.6.3.3 Do preo e das condies de
pagamento
3.6.3.4 Do prazo
3.6.3.5 Observaes adicionais
Referncias

4 CONTRATOS DE PESQUISA E CONTRATOS DE FRANQUIA


4.1 Contratos de pesquisa
4.1.1 Caracterizao

4.1.2 Brevssimo histrico de seu tratamento legal no


Brasil
4.1.3 Breves comentrios sobre a Lei da Inovao e os
contratos nela previstos
4.1.3.1 Locao de instalaes
4.1.3.2 Concesso de recursos
4.1.3.3 Prestao de servios
4.1.3.4 Formao de parcerias
4.1.3.5 Participao societria
4.1.3.6. Licenciamento por parte da ICT
4.1.4 Caracterizao dos pagamentos sob contratos de
pesquisa e seu enquadramento tributrio
4.1.5 Estrutura e clusulas tpicas de contratos de
pesquisa
4.1.5.1 Das partes
4.1.5.2 Definies
4.1.5.3 Do objeto
4.1.5.4 Da clusula de pagamentos
4.1.5.5 Dos direitos e obrigaes de cada
parte
4.1.5.6 Atribuio dos direitos de propriedade
industrial ou intelectual
4.1.5.7 Do prazo
4.1.5.8 Disposies diversas
4.1.6 Concluso
4.2 Contratos de franquia
4.2.1 Breve histria
4.2.2 Tipos de franquia
4.2.2.1 Quanto forma de gesto
4.2.2.2 Quanto ao mbito do contrato
4.2.3 Conceito legal
4.2.4 Distino entre franquia, licena, agncia,
representao comercial e distribuio
4.2.5 A Lei de Franquias e a Circular de Oferta
4.2.6 Contratos de franquia: clusulas essenciais
4.2.6.1 Das partes
4.2.6.2 Do objeto
4.2.6.3 Da remunerao
4.2.6.4 Do prazo
4.2.6.5 Delimitao territorial e exclusividade
4.2.6.6 Clusulas recomendveis

4.2.6.7 Formalidades
4.2.7 Franquia e Cdigo de Defesa do Consumidor
Referncias

5 PROPRIEDADE INTELECTUAL EM BIOTECNOLOGIA


5.1 Apresentao
5.2 Biotecnologia: mercados e pesquisa e desenvolvimento de novos
produtos e processos
5.3 Financiamento inovao: quem tira proveito?
5.4 Direitos de propriedade intelectual sobre biotecnologias nos
contextos nacionais e internacionais
5.4.1 Padro da unidade de inveno: first to invent
versus first to file
5.4.2 Carter do objeto: contribuio tcnica versus
aplicao prtica
5.4.3 Solicitao de patente: descrio subjetiva versus
objetiva
5.5 Concluses
Referncias

6 PROPRIEDADE INTELECTUAL DE CULTIVARES NO BRASIL


6.1 Introduo
6.2 A estruturao das novas normas de propriedade intelectual de
cultivares
6.2.1 As disposies normativas internacionais
6.2.2 A proteo de cultivares no Brasil
6.3 Reconhecimento da propriedade intelectual da cultivar: requisitos
6.4 Os aspectos legais estabelecidos pela lei de proteo de cultivares
quanto titularidade
6.5 A extino da propriedade intelectual das cultivares e a licena
compulsria
6.6 Aspectos jurisprudenciais com relao propriedade intelectual
de cultivares
6.7 Concluses
Referncias

7 PROTEO AOS CONHECIMENTOS TRADICIONAIS ASSOCIADOS


BIODIVERSIDADE IMPASSES, BIOPIRATARIA E VIOLAO DE DIREITOS

7.1 Introduo
7.2 Os detentores de conhecimentos tradicionais: populaes
tradicionais e povos indgenas
7.3 Diversidade biolgica e megadiversidade brasileira
7.4 Direito internacional a Conveno da Biodiversidade
7.5 Recursos genticos e conhecimento tradicional associado
7.6 A legislao brasileira
7.7 O sistema de patentes
7.8 Um regime sui generis
7.9 Biopirataria impasses e perspectivas
Referncias

8 CONFLITOS DE COMPETNCIA ENTRE AS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL


E MUNICIPAL NO SISTEMA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE: UMA VISO
GERAL
8.1 Introduo
8.2 O Sistema Nacional de Meio Ambiente e as competncias
8.2.1 A ideia de um sistema nacional
8.2.2 O tema das competncias na Constituio Federal
8.2.2.1 A competncia material
8.2.2.2 A competncia legislativa
8.3 As competncias legislativas em matria ambiental
8.3.1 As competncias privativas da Unio e o dever de
todos os entes federados de proteger o meio ambiente
8.3.2 A competncia municipal
8.3.3 A competncia concorrentemente para legislar
sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente
8.3.4 A competncia para legislar sobre produo e
comercializao de substncias perigosas
8.4 As competncias materiais em matria ambiental
8.4.1 A execuo geral das polticas pblicas
8.4.2 A criao de reas especialmente protegidas
8.4.3 O licenciamento ambiental
8.4.4 O exerccio do poder de polcia sancionatrio
administrativo ambiental
8.5 O Projeto de Lei Complementar n. 388, de 2007
8.6 Concluso
Referncias

9 A PROTEO DA TOPOGRAFIA DE CIRCUITOS INTEGRADOS


9.1 Introduo
9.2 A proteo internacional
9.3 A proteo nos Estados Unidos
9.4 A proteo na Europa
9.5 A proteo no Japo.
9.6 A proteo nos demais pases
9.7 A questo no Brasil
9.8 Regime protetivo da Lei n. 11.484, de 31-5-2007
9.8.1 Objeto da tutela legal
9.8.2 Beneficirio da tutela legal
9.8.3 Requisito formal da tutela legal o registro
9.8.4 Contedo da tutela legal
9.8.5 Durao da tutela legal
9.8.6 Uso no autorizado de topografias protegidas
Referncias

1 ASPECTOS LEGAIS DE CONTRATAO NA REA DA PROPRIEDADE


INDUSTRIAL

Juliana L. B. Viegas

Professora do programa de educao continuada e especializao em Direito


GVlaw, advogada em So Paulo.

1.1 Introduo
Antes de iniciarmos a anlise dos contratos mais comumente
encontrados na rea da propriedade industrial, convm afastarmo-nos
brevemente do tpico a ser estudado, para termos uma viso panormica daquilo
que se convencionou chamar de propriedade imaterial.
A propriedade imaterial abrange todos aqueles bens que tm ou podem
vir a ter um valor intrnseco substancial, seja para os indivduos, seja para a vida
empresarial, mesmo que no tenham qualquer suporte material, ou cujo valor
intrnseco seja muito superior ao valor do meio fsico no qual esto impressos ou
gravados.
A propriedade imaterial constitui-se, pois, em um termo genrico
abrangente, que comporta tanto os bens e direitos da personalidade (direito
liberdade, inclusive liberdade de expresso, de conscincia, de imprensa,
direito privacidade e intimidade) como os bens intelectuais, a propriedade
derivada do esforo da inteligncia humana, que inclui os direitos autorais (tanto
os direitos de autor quanto os direitos conexos e a proteo ao software) e a
propriedade industrial, constituda dos direitos sobre patentes (de inveno e de
modelos de utilidade), sobre desenhos industriais e sobre marcas.
A propriedade intelectual, de maneira geral, e a propriedade industrial,
em particular, adquiriram uma importncia extraordinria nas ltimas dcadas
do sculo XX.

J se tornou lugar-comum a constatao de que bens materiais tm hoje


muito menos importncia do que conhecimento e informao. A obteno e o
processamento eficaz da informao para a criao de novos conhecimentos e
tecnologia so muito mais produtivos e relevantes para o desenvolvimento de
uma nao do que a produo, locomoo fsica e distribuio de produtos, de
bens materiais.
Da mesma forma, cada vez mais o valor de uma empresa
representado no pelos seus bens tangveis, mas pelos intangveis: conhecimento
das tecnologias de ponta, ideias, design e o valor estratgico criado pelo
desenvolvimento da informao e pela criatividade, tais como novas tecnologias,
marcas, patentes, segredos de indstria e de negcios, servios, software e
entretenimento.
Esta tendncia, antes limitada s empresas de alta tecnologia, agora
aplica-se a toda indstria e a toda economia, medida que tecnologia, software,
marcas, e em alguns casos design, se tornam parte integrante de praticamente
todos os processos produtivos e servios.
Na primeira metade do sculo XX, definia-se um pas desenvolvido e
uma economia forte pelo nmero de indstrias pesadas ou indstrias de base de
que o pas dispunha. A Era Industrial criou empresas com grande volume de bens
materiais, produtoras de bens de capital ou de consumo. Hoje o valor das
empresas passou do tangvel para o intangvel, das fundies e indstrias pesadas
para o know-how. Hoje as indstrias usam cada vez mais software, e cada vez
menos equipamentos pesados, para incrementar sua automao e sua integrao,
vertical ou horizontal.
A prpria evoluo da moeda acompanha essa tendncia para o
intangvel. Na Antiguidade, o dinheiro era representado por metal precioso, ouro,
prata, e valia o equivalente ao peso do metal de que eram feitas as moedas. Com
a criao do papel-moeda, o valor desse tipo de moeda era lastreado por ouro.
Hoje, o valor da moeda no se mede pelo lastro fsico de ouro que o governo
detm, mas pela confiana (um valor intangvel) que o governo consegue
inspirar e manter, atravs de uma srie de instituies e compromissos
econmicos. Passou-se, pois, da valorao do bem fsico para a valorao do
intangvel, que a confiana.
Quando a economia passa a dar menos valor aos bens materiais e mais
importncia tecnologia, aos bens intangveis e aos servios, no mbito do
Direito, o estudo e a legislao da propriedade intelectual adquirem uma
relevncia cada vez maior. De fato, medida que empresas se concentram cada
vez mais em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, no fluxo de
informaes, na velocidade em que so feitas as conexes entre fornecedores e
consumidores, na valorizao da criatividade, a proteo propriedade imaterial

passa a suscitar maior interesse e preocupao1.

1.2 A contratao internacional de bens de propriedade industrial


Este captulo ter como foco a contratao daqueles bens imateriais que
so protegidos pela legislao da propriedade industrial, isto , marcas, patentes e
desenhos industriais, alm de bens que, embora no sejam tratados como
propriedade, tm afinidade com a propriedade industrial, como a tecnologia
no patenteada, o know-how e os servios tcnicos.
Os contratos para aquisio ou licenciamento de bens de propriedade
industrial ou afins podem envolver tanto pessoas fsicas como jurdicas, mas
ocorrem com mais frequncia entre pessoas jurdicas e, necessariamente, entre
os detentores desses bens ou direitos e as empresas interessadas em explor-los.
As duas grandes fontes de tecnologia e de bens de propriedade industrial
encontram-se ou em centros nacionais de pesquisa e desenvolvimento (P&D),
frequentemente ligados a universidades ou a agncias incubadoras, ou no
exterior, nos pases tecnologicamente mais desenvolvidos.
Ao longo da segunda metade do sculo XX, a transferncia de
tecnologia entre pases desenvolvidos e pases em desenvolvimento gerou
conflitos polticos e tentativas de uniformizao de normas, todas elas sem
sucesso.
A regulamentao do fornecimento internacional de tecnologia (a
transmisso de conhecimentos ou know-how no patenteado) e o licenciamento
de patentes e de marcas foram afetados, historicamente, pela viso poltica e
pelo modelo econmico adotado, nas vrias pocas, pelos pases
predominantemente receptores de tecnologia externa. Os governos, no s do
Brasil, mas da maioria dos pases em desenvolvimento, tradicionalmente mais
dependentes de tecnologia internacional, passaram, a partir do incio dos anos 70,
a encarar a transferncia de tecnologia como uma forma no bem-vinda de
permitir a evaso de divisas e um impedimento consecuo das metas de
desenvolvimento tecnolgico e competitividade internos.
Nessa linha, pases como a Argentina, o Brasil, a ndia, o Mxico e os
pases do Pacto Andino (Colmbia, Peru, Bolvia, Equador e Chile que se
desligou do Pacto em 1976) chegaram concluso no sem razo de que
muitas vezes os fornecedores de tecnologia (na maioria empresas
multinacionais) exploravam as receptoras de tecnologia nos pases em
desenvolvimento, mediante cobrana excessiva de royalties, por perodos longos,
por tecnologia obsoleta ou no de ponta, e mediante clusulas restritivas

liberdade de comercializao das receptoras. Todos esses pases ou regies


econmicas emitiram, nos fins dos anos 60 ou incio dos anos 70, legislaes que
tinham por funo impedir a contratao de licenas ou transferncia de
tecnologia em condies desvantajosas para as receptoras locais, controlar o
preo a ser pago e estimular a contratao de tecnologias que contribussem para
as metas econmicas e/ou sociais visadas, como por exemplo aproveitamento de
mo de obra abundante. Este controle era feito mediante interveno estatal
direta, atravs da exigncia de que os contratos de licena e transferncia de
tecnologia fossem submetidos a exame e aprovao. No raro, este controle
estatal vinha acoplado a poltica de substituio de importaes.
No , pois, surpreendente que, durante a dcada de 1980, vrias
iniciativas tenham sido tomadas para tentar negociar normas internacionais
regulatrias para o fluxo de transferncia de tecnologia. Entre vrias tentativas,
destacam-se (a) as negociaes para a implementao de um Cdigo
Internacional de Conduta para a Transferncia de Tecnologia (International Code
of Conduct on the Transfer of Technology ) sob os auspcios da United Nations
Conference on Trade and Development (UNCTAD); (b) as negociaes para
reviso da Conveno da Unio de Paris, sob a coordenao da Organizao
Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI); e (c) as negociaes multilaterais
para o estabelecimento de princpios e regras para o Controle de Prticas
Negociais Restritivas (The Set of Multilaterally Agreed Equitable Principles and
Rules for the Control of Restrictive Business Practices) tambm da UNCTAD.
As normas e leis nacionais emitidas na dcada de 1970 serviram de base
para a plataforma de reivindicaes dos pases em desenvolvimento nessas
negociaes multilaterais. De fato, os pases em desenvolvimento buscaram,
nessas negociaes, no somente aprovao internacional para suas polticas
internas (que tinham por finalidade incrementar o desenvolvimento das indstrias
nacionais), mas tambm proteo (mediante o estabelecimento de padres
mnimos internacionais) contra presses de investidores multinacionais, que
buscavam os pases mais vantajosos para investimentos e transferncia de
tecnologia.
A iniciativa, pois, de reviso da Conveno da Unio de Paris, bem
como o Cdigo de Conduta para Transferncia de Tecnologia, partiu dos pases
em desenvolvimento, que ansiavam por maior acesso a tecnologia avanada, em
termos mais favorveis.
Por outro lado, os pases desenvolvidos, maiores fornecedores de
tecnologia e investimentos, tambm tinham interesse em implementar um cdigo
de conduta internacional para evitar conflitos decorrentes de legislaes dspares,
e incrementar a eficincia de suas operaes promovendo a harmonizao das
normas aplicveis pelos vrios pases em desenvolvimento. De fato, a iniciativa

que levou s negociaes para o Controle de Prticas Negociais Restritivas foi


dos Estados Unidos. Os pases em desenvolvimento, entretanto, conseguiram
incluir suas reivindicaes nessas negociaes, razo pela qual esse Cdigo
tratava de impedir prticas como abuso de poder de mercado dominante, vendas
casadas, licenas recprocas, restries a vendas, restries a volumes e estrutura
de produo, e outras disposies comumente encontradas em contratos de
licenas e transferncia de tecnologia entre multinacionais de pases
desenvolvidos e empresas (ou mesmo suas subsidirias) em pases em
desenvolvimento.
Em todas essas negociaes, a posio dos pases em desenvolvimento
era diametralmente oposta dos pases desenvolvidos quanto funo do Estado
na anlise e aprovao dos contratos de tecnologia. Os pases em
desenvolvimento defendiam a interveno estatal nas negociaes, enquanto os
pases desenvolvidos defendiam a posio de que as foras de mercado e a
reduo da interveno estatal eram as melhores armas para promover a
transferncia de tecnologia internacional. Segundo Denis Borges Barbosa (2003,
p. 153-154), outra divergncia entre os pases desenvolvidos e os pases em
desenvolvimento dizia respeito viso que cada um dos grupos tinha do que
constitui abuso de poder econmico. Para os pases desenvolvidos de economia
de mercado, abuso do poder econmico significava o exerccio de restries
liberdade de concorrncia. J para os pases em desenvolvimento, as restries
eventualmente existentes nos contratos de transferncia de tecnologia deviam ser
avaliadas no sentido de serem ou no propcias proteo e ao desenvolvimento
da indstria nacional.
Em ltima anlise, todas essas tentativas de se chegar a um cdigo
internacional de conduta para negociaes desse tipo falharam, basicamente por
dois motivos. Em primeiro lugar, porque as vises dos pases em
desenvolvimento e dos pases desenvolvidos eram demasiadamente discrepantes,
e no houve possibilidade de dilogo entre os dois blocos, principalmente com
relao funo do Estado na anlise e aprovao dos contratos. E, em segundo
lugar, porque a recesso econmica que atingiu os pases em desenvolvimento na
dcada de 1980 (a chamada dcada perdida) obrigou os pases em
desenvolvimento a flexibilizarem suas legislaes internas numa tentativa de
atrair mais capitais estrangeiros (SELL, 1989, p. 7). De fato, nessa dcada
tornou-se imprescindvel para os pases em desenvolvimento criar um ambiente
favorvel ao investimento estrangeiro e um grande nmero de pases na sia e
na Amrica Latina acabaram eliminando polticas excessivamente restritivas e
reduzindo a interveno estatal2.
Essa tendncia, evidentemente, acabou por reduzir significativamente o
interesse na continuao das negociaes daqueles tratados internacionais sobre a
matria. Por outro lado, os pases desenvolvidos, principalmente os Estados

Unidos, conseguiram incluir, na Rodada Uruguai do GATT, no somente o


comrcio de servios, mas tambm assuntos relacionados a propriedade
intelectual, o que resultou na incluso, como Anexo 1C do Acordo Constitutivo da
Organizao Mundial do Comrcio (OMC), do Acordo sobre Aspectos dos
Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comrcio (TRIPS) 3.
No texto final do TRIPS, porm, fica claramente estabelecido que
pases-membros podero adotar medidas apropriadas para evitar o abuso dos
direitos de propriedade intelectual ou para evitar o recurso a prticas que afetem
adversamente a transferncia internacional de tecnologia (Parte I, art. 8-2 do
TRIPS Princpios). O TRIPS contm uma Seo inteira (Parte II, Seo 8, art.
40 do TRIPS Controle de Prticas de Concorrncia Desleal em Contratos de
Licenas) na qual se admite que algumas prticas ou condies de licenciamento
relativas a direitos de propriedade intelectual podem restringir a concorrncia e
podem afetar adversamente a transferncia e disseminao de tecnologia.
Diante disto, o TRIPS permite que os pases-membros especifiquem em suas
legislaes internas quais so as condies ou prticas de licenciamento que
possam constituir abuso dos direitos de propriedade intelectual com efeitos
adversos sobre a livre concorrncia, e tomem medidas apropriadas para evitar
ou controlar tais prticas. Como exemplos de clusulas consideradas abusivas, o
TRIPS inclui condies de cesso exclusiva, condies que impeam
impugnaes da validade e pacotes de licenas coercitivos.
Este expresso reconhecimento, no texto do TRIPS, trouxe, para os pases
em desenvolvimento, a validao de seus regulamentos internos de anlise e
controle sobre contratos de licenciamento4, desde que, porm, esses controles
governamentais sejam compatveis com todas as outras disposies desse
Acordo. H, na prtica, um difcil equilbrio entre a implementao de controles
vlidos e justificveis e a imposio de controles de tal forma intrusivos que
acabam por desestimular o livre fluxo de transferncia de tecnologia.

1.3 Algumas caractersticas dos contratos internacionais de tecnologia


Inicialmente, convm adotar uma nomenclatura comum para a
discusso de contratos de licenciamento e de fornecimento de tecnologia.
Durante muitos anos, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
adotou o termo transferncia de tecnologia como um termo genrico, que
abrange o licenciamento de uso de marcas, o licenciamento de explorao de
patentes, o fornecimento de tecnologia propriamente dito, os servios de
assistncia tcnica e cientfica e os contratos de franquia 5. Mais recentemente, a

lei que criou a CIDE (Contribuio de Interveno no Domnio Econmico)


sobre royalties6 confirmou esta nomenclatura, determinando, no 1 do art. 2,
que consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferncia de tecnologia
os relativos explorao de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento
de tecnologia e prestao de assistncia tcnica. A regulamentao da CIDE7
inclui, dentro do gnero transferncia de tecnologia, tambm os contratos de
cesso (isto , de venda) de marcas e patentes.
Outros contratos existem, porm, na rea de propriedade industrial, que
no esto abrangidos pelo termo genrico transferncia de tecnologia; so os
contratos de pesquisa (entre os quais os de rateio de custos ou cost sharing), de
cooperao tcnica e alguns contratos de servios profissionais e de consultoria.
As caractersticas de cada um desses contratos sero examinadas nos captulos
seguintes.
O processo de negociao de um contrato de transferncia de
tecnologia, por envolver frequentemente relacionamento entre empresas
brasileiras e empresas estrangeiras (na maioria das vezes, de pases
tecnologicamente mais desenvolvidos), resulta em contratos internacionais, que
tm caractersticas prprias. Algumas dessas caractersticas sero analisadas
aqui, como forma de auxiliar os advogados e negociadores na anlise,
interpretao e negociao de clusulas contratuais relevantes.
Preliminarmente, preciso entender quais so os elementos que
caracterizam um contrato internacional. Em seguida, preciso enfrentar uma
questo que pode surgir no incio de uma negociao internacional: a da
capacidade e legitimao das partes. Outro aspecto importantssimo nesse tipo de
negociao o da determinao da legislao aplicvel ao contrato, dado que,
entre partes domiciliadas em pases diferentes, ocorre o chamado conflito de
leis no espao ou a possibilidade de aplicao de legislaes diversas ao acordo.
E, como complemento, a questo da escolha do foro aplicvel a eventuais
disputas resultantes do contrato.
Analisaremos estes aspectos a seguir, com base nas normas do Direito
Internacional Privado (DIP) brasileiro e nas convenes e tratados de que o
Brasil faz parte.
1.3.1 O que caracteriza um contrato internacional
Segundo Joo Grandino Rodas (2002, p. 21) e Marcelo Mansur Haddad
(2004, p. 218), define-se contrato internacional como aquele acordo de vontades
que est potencialmente sujeito a dois ou mais sistemas jurdicos, alm de
representar interesses que ultrapassam as fronteiras da economia nacional. Cada
pas, atravs de sua legislao interna, determina quais os critrios que se devem

aplicar para caracterizar ou no um certo acordo como um contrato


internacional. Para a legislao brasileira, o elemento determinante para
caracterizar um acordo como contrato internacional o domiclio. A
nacionalidade das partes contratantes no tem qualquer relevncia nessa
determinao. Portanto, um contrato celebrado entre um cidado japons
domiciliado no Brasil (ou uma subsidiria de uma empresa japonesa, organizada
no Brasil, com sede e domiclio no Brasil) e um cidado norte-americano
tambm domiciliado no Brasil (ou uma subsidiria de uma sociedade norteamericana, tambm organizada e sediada no Brasil) ser um contrato interno,
sujeito, em princpio, legislao brasileira 8. Por outro lado, um contrato entre
cidados brasileiros domiciliados em pases diferentes, ou entre uma empresa
brasileira e uma subsidiria de empresa organizada e com sede no exterior
(mesmo que seus acionistas ou quotistas sejam todos brasileiros), caracteriza-se
como contrato internacional, para efeitos de lei aplicvel.
na Lei de Introduo ao Cdigo Civil (LICC) que vamos encontrar
aqueles elementos de conexo que, segundo a doutrina do DIP, devem nos
orientar quanto legislao aplicvel aos vrios aspectos dos contratos
internacionais, isto , capacidade das partes, s obrigaes contratuais e aos
aspectos extrnsecos das obrigaes (RODAS, 2002, p. 11 e s.; HADDAD, 2004,
p. 220 e s.). A LICC, originalmente redigida em 1916 e promulgada em 1917
(contempornea ao antigo Cdigo Civil), foi alterada em 1942 pelo Decreto-Lei
n. 4.657, de 4-9-1942, no tendo sido reformada quando da promulgao do novo
Cdigo Civil em 2002.
1.3.2 Sobre a capacidade e legitimao das partes
De acordo com o Cdigo Civil9, o primeiro aspecto a se apurar na
anlise da validade de um negcio jurdico a capacidade do agente.
Uma das primeiras medidas, pois, ao se iniciar a discusso de um
contrato internacional, a determinao de quem sero as partes contratantes, e
de sua capacidade de direito (aptido para se tornar sujeito de direitos) e de fato
(capacidade de agir por si prprias no caso concreto). Esta determinao de
alta relevncia, pois, exemplificativamente, pode-se alegar, a respeito de um
contrato internacional, a incapacidade de uma das partes, para pleitear a nulidade
ou anulabilidade do contrato. Essa alegada incapacidade deve ser apurada de
acordo com a lei do pas onde o contrato foi constitudo, ou de acordo com a lei
brasileira? Para determinar a capacidade das partes, necessrio distinguir a
capacidade das pessoas fsicas daquela das pessoas jurdicas.
A determinao da lei aplicvel aferio da capacidade das pessoas
fsicas pode ser feita por meio de vrios sistemas distintos: o da territorialidade

(ius fori), o do lugar onde o ato se concretizou (ius loci actus), o do negcio (ius
causae), o da nacionalidade (ius patriae) e o do domiclio (lex domicilii).
Pelo sistema do ius fori, a capacidade afere-se pela lei do territrio,
independentemente de as partes contratantes serem nacionais desse territrio ou
no, domiciliadas nele ou em trnsito. um sistema muito pouco usado
atualmente (RODAS, 2002, p. 23). Pelo ius loci actus, a legislao do lugar onde
o ato ou contrato foi executado prevalece; este sistema muito semelhante ao
primeiro, e sujeito s mesmas crticas.
O sistema do ius causae determina que a capacidade seja auferida pela
mesma legislao que rege o negcio jurdico. A nacionalidade da pessoa (ius
patriae) um dos mtodos mais usados como determinante da lei que rege sua
capacidade. Este sistema de aferio da capacidade mais adotado por pases de
maior emigrao pois entende-se que compete ao Estado proteger e legislar a
respeito da capacidade de seus cidados onde quer que eles se encontrem
(CASTRO, 1995, p. 355 e s.). J o sistema do ius domicilii o mais usado pelos
pases que recebem imigrantes, pois nesses pases seria extremamente difcil
aplicar as regras de capacidade de cada pas de origem de seus inmeros
imigrantes. Segundo Amlcar de Castro, o direito de um povo recomenda o que
mais conveniente e til a esse povo. Razovel dizer-se que a nacionalidade e o
domiclio so motivos de conexo aceitveis, conforme as circunstncias.
Entretanto, continua Amlcar de Castro,

a doutrina moderna vem afirmando que consideraes de ordem


prtica, no mundo inteiro, tm mostrado ser mais conveniente a adoo
do ius domicilii: o direito produzido pelo meio social onde o indivduo
efetivamente vive que deve ser observado na apreciao da
capacidade que lhe atribuda.

Portanto, a legislao que rege a capacidade das partes pode ser


diferente da legislao que rege o contedo intrnseco do contrato, ou sua forma
extrnseca.
No Brasil, at 1942, adotou-se o ius patriae, mas a partir da promulgao
da atual LICC, passou-se a adotar, na aferio da capacidade tanto de fato como
de direito, a legislao do lugar onde o indivduo domiciliado (lex domicilii), no
importando sua nacionalidade. De fato, o art. 7 da atual LICC estabelece que a
lei do pas em que for domiciliada a pessoa determina as regras sobre o comeo
e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de famlia (grifo

nosso). O Cdigo Civil de 1916 trazia, no seu art. 3, norma determinando


igualdade entre nacionais e estrangeiros quanto aquisio e ao gozo dos direitos
civis. Este dispositivo no foi reproduzido no Cdigo Civil de 2002, por no ser
mais necessrio, j que a Constituio de 1988 determina, no art. 5, que todos
so iguais perante a lei, sem distino de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pas a inviolabilidade do direito vida,
liberdade, igualdade, segurana e propriedade (...).
Para todas as pessoas domiciliadas no Brasil, portanto, prevalece o
disposto nos arts. 1, 3, 4 e 5 do Cdigo Civil de 2002, que tratam da capacidade,
da incapacidade absoluta e da incapacidade relativa 10. Os absolutamente
incapazes devem ser representados por seus pais, tutores ou curadores, conforme
estejam sob poder familiar, tutela ou curatela. J os relativamente incapazes
podem participar pessoalmente dos negcios jurdicos, mas devem ser assistidos,
salvo quando a norma permitir que ajam sem tal assistncia. A capacidade ou
incapacidade das pessoas fsicas tem menor relevncia no que diz respeito a
contratos de transferncia de tecnologia em sentido amplo, pois a maioria
absoluta desses contratos celebrada entre pessoas jurdicas. Entretanto, a
capacidade das pessoas fsicas precisa ser levada em considerao,
principalmente nos casos em que contratos sejam negociados ou celebrados por
via eletrnica, ou sejam contratos por adeso do tipo shrink wrap agreements
(tpicos de licenas de software), hipteses em que o licenciante no tem
conhecimento prvio de quem venha a ser o licenciado.
Nestes casos, o contrato deve prever a responsabilidade da parte
aderente pela sua capacidade, e a dos seus eventuais assistentes ou
representantes.
A capacidade da pessoa fsica para exercer as funes de empresrio,
no sistema jurdico brasileiro, consta dos arts. 972 e seguintes do Cdigo Civil11.
Quanto capacidade das pessoas jurdicas, estabelece o art. 11 da LICC
que as organizaes destinadas a fins de interesse coletivo, como as sociedades
e as fundaes, obedecem lei do Estado em que se constiturem. Portanto,
para fins de apurar a capacitao das pessoas jurdicas estrangeiras, a lei do local
de sua constituio prevalecer, adotando-se, neste caso, a lex patriae.
Em matria de convenes internacionais, o Brasil signatrio da
Conveno Interamericana sobre Personalidade e Capacidade de Pessoas
Jurdicas no Direito Internacional Privado (Conveno de La Paz) 12, que
confirma, no art. 2:

A existncia, a capacidade de ser titular de direitos e obrigaes,

o funcionamento, a dissoluo e a fuso das pessoas jurdicas de carter


privado sero regidos pela lei do lugar de sua constituio. Entender-se-
por lei do lugar de sua constituio a do Estado-parte em que forem
cumpridos os requisitos de forma e fundo necessrios criao das
referidas pessoas (grifos nossos).

O Brasil tambm signatrio do Acordo sobre Arbitragem Comercial


Internacional do Mercosul (Acordo de Buenos Aires) que ser detalhado
adiante e que estabelece, no art. 7, que a capacidade das partes da conveno
arbitral se reger pelo direito de seus respectivos domiclios.
Quanto ao funcionamento no Brasil das sociedades estrangeiras, o art. 11
da nossa LICC, no seu 1, estatui que no podero, entretanto, ter no Brasil
filiais, agncias ou estabelecimentos antes de serem os atos constitutivos
aprovados pelo Governo brasileiro, ficando sujeitas lei brasileira. Fica claro,
pois, que para uma sociedade estrangeira operar no Brasil mediante filial ou
agncia, uma prvia autorizao governamental brasileira ser necessria,
ficando essa filial ou agncia sujeita s leis brasileiras13.
As sociedades estrangeiras que operarem no Brasil por meio de filiais ou
agncias e tiverem seus atos constitutivos aprovados pelo governo brasileiro,
tambm sero consideradas brasileiras para fins de sua capacidade de contratar.
Quanto capacidade das sociedades estrangeiras, compete ao advogado ou
negociador dos contratos internacionais assegurar-se de sua capacidade para
contrair as obrigaes contratuais.
Na maioria dos casos, entretanto, as empresas estrangeiras que operam
no Brasil o fazem no por meio de filiais ou agncias, mas por meio de
subsidirias, que so sociedades brasileiras, organizadas e com sede no Brasil, e
como tal sujeitas lei brasileira, independentemente da nacionalidade dos seus
quotistas ou acionistas e/ou da origem de seu capital social. A Constituio de
1988, em seu texto original, trazia uma distino (bastante criticada) entre
empresas brasileiras e empresas brasileiras de capital nacional. Esta distino,
estabelecida no art. 17114, foi abolida pela Emenda Constitucional n. 6, de 15-81995, que entre outras coisas revoga o art. 171. Aps a Emenda Constitucional
n. 6, pois, continua vlido o comentrio de Amlcar de Castro (1995, p. 341):

(...) de acordo com o atual direito positivo brasileiro, para a


sociedade ser brasileira, no preciso que seja constituda
exclusivamente por brasileiros: podem ser estrangeiros todos os seus
scios. Ser brasileira se aqui tiver a sede de seu principal

estabelecimento, muito embora no sejam brasileiros os seus scios. Em


resumo: so brasileiras as pessoas jurdicas de direito privado
(sociedades civis em sentido amplo, sociedades comerciais e
fundaes), constitudas no Brasil, e que aqui tenham a sede de seu
principal estabelecimento, nada importando que das mesmas participem
estrangeiros, ou sejam estrangeiros todos os seus membros.

Outro dos cuidados que cabem ao advogado ou negociador de contratos


internacionais refere-se competente representao da parte contrria, quando
no a prpria parte que assina o acordo. De fato, qualquer das partes
contratuais pode ser representada por outra pessoa, e a representao pode ser
(a) legal, quando definida por norma jurdica (como, por exemplo, no caso de
menores ou incapazes representados por pais, tutores ou curadores), (b) judicial,
quando o representante nomeado pelo magistrado (como, por exemplo, no caso
de administradores ou sndicos de massa falida), ou (c) convencional, quando o
representante nomeado mediante procurao ou contrato de mandato. Neste
ltimo caso, o advogado ou negociador dever verificar, em primeiro lugar, se o
outorgante da procurao ou mandato tinha poder para outorg-lo, e, em segundo
lugar, se os poderes conferidos ao procurador do-lhe autoridade para
representar o outorgante na negociao e assinatura do contrato. Havendo vcio
na representao, o ato ou contrato poder ser nulo ou anulvel.
As pessoas jurdicas so representadas por seus rgos internos, cujas
atribuies e competncias devem ser definidas nos Estatutos ou no Contrato
Social. No se trata, porm, de uma representao no sentido abordado no
pargrafo precedente, mas sim as pessoas que compem o rgo da pessoa
jurdica agem, falam e decidem pela prpria sociedade.
Para que um contrato seja vlido e eficaz, porm, no basta que as
partes sejam capazes, no sentido da capacidade de agir definida pelo Cdigo
Civil, mas devem elas ter legitimao para negociar o objeto contratual. Isto , no
caso de contratos de cesso ou licena de bens de propriedade industrial, o
cedente ou licenciante deve ser o titular (ou licenciado com poderes para
sublicenciar) do bem objeto do contrato. A legitimao da parte contratual
depender, portanto, da particular relao do sujeito com o objeto do ato
negocial.
Nas palavras de Maria Helena Diniz (2002, p.15),

a capacidade especial ou legitimao distingue-se da capacidade geral


das partes, para a validez do negcio jurdico, pois para que ele seja

perfeito no basta que o agente seja plenamente capaz; imprescindvel


que seja parte legtima, isto , que tenha competncia para pratic-lo,
dada a sua posio em relao a certos interesses jurdicos. Assim, a
falta de legitimao pode tornar o negcio nulo ou anulvel (...). A
legitimao depender, portanto, da particular relao do sujeito com o
objeto do ato negocial; logo os contratantes devero ter, portanto,
legitimao para efetuar o negcio jurdico.

A legitimao das partes para negociar bens de propriedade industrial


de extrema importncia e de extrema responsabilidade para os advogados
encarregados da negociao e redao dos respectivos contratos. Nas relaes
internacionais, ocorrem com frequncia fuses e aquisies de empresas
multinacionais e de suas vrias subsidirias ao redor do mundo. Essas fuses e
aquisies envolvem, em muitos casos, bens imateriais, principalmente marcas,
patentes, tecnologia, desenhos industriais e outros. As consequentes cesses de
bens de propriedade industrial so, na maioria dos pases, objeto de averbaes
ou registros nos rgos competentes, para que essas cesses se tornem vlidas e
exequveis perante terceiros (veremos, nos prximos captulos, as disposies da
legislao brasileira a respeito). Ocorre, porm, que em processos de fuses ou
aquisies mundiais, as providncias ps-contratuais, como os necessrios
registros nos vrios pases, ficam, muitas vezes, postergadas, relegadas a segundo
plano ou esquecidas. A consequncia que os bens de propriedade industrial j
cedidos ou vendidos continuam a figurar nos respectivos registros nacionais como
pertencentes ao cedente ou vendedor, o que pode ocasionar cesses posteriores
indevidas por quem j no titular daqueles bens, ou cesses pelo novo titular,
que porm ainda no figura como titular nos registros nacionais. Diante desta
problemtica, a AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la
Proprit Intellectuelle) debruou-se sobre o tema na Questo 190, cuja
Resoluo, discutida e votada em Gothenburg, Sucia, em 2006, recomenda,
entre outras coisas, que transaes que envolvam direitos de propriedade
industrial, para os quais existam registros, sejam registradas e publicadas, para
garantia do conhecimento e da eficcia dos direitos derivados da transao
contra terceiros15. Esta discusso reala a importncia de se verificar com
cuidado, nos pases em que haja direitos de propriedade industrial negociados, a
real e efetiva titularidade do cedente ou licenciador, ou seja, sua legitimao
naquela jurisdio para a prtica do ato em anlise.
1.3.3 A questo da lei aplicvel aos aspectos extrnsecos dos contratos

A norma que prevalece, tanto no Brasil como na maioria absoluta dos


demais pases, a do locus regit actum, ou seja, a lei do local onde o contrato
celebrado determina sua forma extrnseca. Esta regra sempre foi adotada no
Brasil, e consagrada pela doutrina de maneira uniforme; segundo Amlcar de
Castro (1995, p. 517), regra das mais antigas, aceita por todas as escolas
estatutrias, por todas as doutrinas modernas e por todos os sistemas positivos de
direito internacional privado.
A primeira LICC, de 1917, a adotava expressamente, ao dispor, no art.
11, que a forma extrnseca dos atos pblicos ou particulares reger-se- segundo
a lei do lugar em que se praticarem. Na atual LICC, tal dispositivo no foi
reproduzido da mesma forma. Ao contrrio, o 1 do art. 9 da atual LICC, ao
exigir a observncia da forma especial eventualmente exigida pela lei brasileira
para obrigaes exequveis no Brasil, poderia ser considerado como uma
derrogao do princpio locus regit actum. Entretanto, continua o pargrafo
determinando que so admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos
requisitos extrnsecos do ato, o que volta a consagrar, para contratos celebrados
fora do Brasil e que no dependam de forma especial para obrigaes exequveis
no Brasil, a regra locus regit actum. Portanto, quanto a certos atos como, por
exemplo, a compra e venda de imveis localizados no Brasil, para os quais a lei
brasileira exige escritura pblica a forma determinada pela lei brasileira
obrigatria. Para outros atos, a forma adotada pela lei do local onde o ato se
realiza ser aceitvel no Brasil. A doutrina confirma a manuteno da norma
locus regit actum, e a jurisprudncia, apesar de rara, igualmente a consagra 16.
Em matria de convenes internacionais, o Acordo de Buenos Aires, j
mencionado anteriormente, confirma esta norma internacional, ao determinar
que a validade formal da conveno arbitral se reger pelo direito do lugar de
celebrao.
1.3.4 Lei aplicvel aos aspectos intrnsecos dos contratos
Tanto no caso de um contrato caracterizar-se como contrato interno,
entre empresas ou pessoas fsicas domiciliadas no Brasil, como no caso do
contrato caracterizar-se como um acordo internacional, para determinar qual a
legislao aplicvel ao mesmo, temos que recorrer (a) LICC para apurar de
que forma o direito internacional privado brasileiro resolve a questo no caso de
contratos internacionais cujas disputas so submetidas a Juzo e (b) Lei de
Arbitragem (Lei n. 9.307, de 23-9-1996) para determinar a legislao
possivelmente aplicvel no caso de contratos, internos ou internacionais, sujeitos
a arbitramento das disputas.
Historicamente, a LICC de 1917 havia adotado como regra geral, para

regular a substncia das obrigaes (no caput do art. 13), a lei do lugar onde o
contrato foi celebrado (lex loci contractus), porm com vrias excees, todas
includas no pargrafo nico do mesmo artigo, como segue:

Art. 13. Regular, salvo estipulao em contrrio, quanto


substncia e aos efeitos das obrigaes, a lei do lugar onde foram
contradas.
Pargrafo nico. Mas sempre se regero pela lei brasileira:
I os contratos ajustados em pases estrangeiros, quando
exequveis no Brasil;
II as obrigaes contradas entre brasileiros em pas
estrangeiro;
III os atos relativos a imveis situados no Brasil;
IV os atos relativos ao regime hipotecrio brasileiro.

Portanto, a antiga LICC adotava, em um nico artigo, um leque de


diferentes elementos de conexo, consagrando os princpios da lex loci contractus
como regra geral, permitindo, porm, a lex voluntatis, ou a autonomia da vontade
das partes ao admitir estipulao em contrrio; a lex loci executionis, ou a lei
do Brasil para obrigaes exequveis no Brasil; a lex patriae para obrigaes
entre brasileiros, mesmo que contradas no exterior; e finalmente a lex rei sitae
relativamente a imveis situados no Brasil e a hipotecas brasileiras.
J a atual LICC dispe, no art. 9, que a lex loci contractus ou o local
onde a obrigao foi constituda aplica-se a todos os contratos ditos entre
presentes. Normalmente reputa-se a obrigao constituda no local onde ambas
as partes assinam o contrato (no necessariamente ao mesmo tempo). Mas
quando se tratar de contratos entre ausentes, isto , quando cada uma das partes
assinar o contrato em seu prprio pas (e em momentos diferentes), dispe o 2
do art. 9 que a lei do local de residncia do proponente deve prevalecer:

Art. 9 Para qualificar e reger as obrigaes, aplicar-se- a lei


do pas em que se constiturem.
(...)
2 A obrigao resultante do contrato reputa-se constituda no
lugar em que residir o proponente.

Portanto os elementos de conexo foram reduzidos a somente dois, isto


, a lei do local do contrato ou a lei da residncia do proponente, isto , o local de
onde saiu a proposta do negcio. No foi reproduzida, no art. 9 da atual LICC, a
possibilidade de estipulao em contrrio, vedando, pois, aparentemente, a
autonomia da vontade na escolha da legislao aplicvel.
Indaga-se por que foi escolhido o local da residncia do proponente em
vez do local de seu domiclio. A explicao, segundo Oscar Tenrio (1976 apud
RODAS, 2002, p. 55), a de que o conceito de domiclio muito mais rgido e
exigente do que o conceito de residncia, este mais flexvel. De fato, uma pessoa
pode ter vrias residncias e um s domiclio, que se caracteriza ou pelo nimo
definitivo com que a pessoa reside em determinado local, ou pelo seu local de
trabalho permanente 17. A residncia, pois, permite maior flexibilidade na
determinao do local de onde saiu a proposta. Oscar Tenrio chega ao ponto de
levar esta flexibilizao ao extremo, declarando que a residncia, em face da
regra de conflito em exame, um simples fato, o do lugar da proposta.
Independentemente da grande discusso que ainda se desenvolve quanto
possibilidade, na LICC atual, de se admitir a autonomia da vontade na escolha
da legislao aplicvel aos contratos, o fato que, na prtica dos contratos
internacionais, existe hoje a flexibilidade das partes escolherem o local onde o
contrato ser assinado por ambas, ou de reconhecerem expressamente, para fins
de determinao da lei de regncia, qual das partes a proponente do negcio
em questo, e determinarem que o local de onde partiu a proposta (residncia do
proponente) servir como elemento de conexo para indicar a lei aplicvel.
Segundo Amlcar de Castro (1995, p. 444), esta flexibilidade no significa que
exista efetivamente autonomia da vontade na escolha livre de qualquer legislao
aplicvel, mas sim uma autonomia de submisso voluntria, isto , ao
voluntariamente assinar o contrato em determinada jurisdio, as partes estaro
submetendo o contrato legislao desse pas, mas no escolhendo a lei
aplicvel: No existe, portanto, a imaginada autonomia da vontade em direito
internacional privado: o objeto prprio da vontade das partes a escolha do lugar
onde queiram realizar o contrato, e no a escolha do direito.
1.3.5 Autonomia da vontade na eleio da lei aplicvel
Apesar do texto aparentemente claro do art. 9 da atual LICC, os maiores
doutrinadores do Direito Internacional Privado brasileiro discutem
acaloradamente se o sistema atual brasileiro admite ou no a autonomia da
vontade na escolha da lei aplicvel a um contrato internacional.

1.3.5.1 Corrente contrria autonomia


Segundo Oscar Tenrio ( apud DOLINGER, 2006, p. 215-258), no
possvel falar em autonomia da vontade no sistema atual brasileiro, mas essa
autonomia possvel se ela for admitida pela lei aplicvel ao contrato, isto , a do
pas onde se constituiu a obrigao ou de onde saiu a proposta; caso essa lei
permita a livre escolha da legislao aplicvel, as partes podero faz-lo.
No mesmo sentido, Wilson de Souza Campos Batalha (apud
DOLINGER, 2006, p. 230) conclui que

face nova Lei de Introduo ao Cdigo Civil no pode pairar dvida:


inaceitvel a autonomia da vontade para a indicao da lei aplicvel. A
autonomia da vontade s pode exercer-se no mbito das normas
dispositivas do direito reputado aplicvel.

Note-se que somente a autonomia da vontade se permitida pela lei


estrangeira aplicvel seria aceitvel sob nossa LICC, mas no a remisso
posterior a outra lei, conforme dispe o art. 16 da atual LICC18.
Segundo Joo Grandino Rodas (2002, p. 59),

no se pode afirmar a existncia da autonomia da vontade para a


indicao da norma aplicvel, no Direito Internacional Privado
brasileiro. Fica s partes unicamente o exerccio da liberdade contratual
na esfera das disposies supletivas da lei aplicvel, por determinao da
lex loci contractus.

1.3.5.2 Possibilidade de incorporao de disposies legais estrangeiras ou


convencionais nos contratos
Entretanto, mesmo no se admitindo a autonomia da vontade, nada
impede que as partes adotem disposies de leis estrangeiras (ou de tratados ou
de costumes internacionais) como clusulas contratuais internas, sujeitas aos
preceitos de ordem pblica e disposies imperativas, conforme ensina Esther
Engelberg (apud DOLINGER, 2006, p. 230). No mesmo sentido, Jos Incio
Gonzaga Franceschini (2002, p. 76):

A incorporao [em um contrato de dispositivos de uma lei


diversa daquela aplicvel ao contrato] pode ser concretizada de duas
formas: a) pela transcrio ipsis litteris dos preceitos do diploma legal
que se pretenda incorporar; ou b) pela simples remisso contratual a
referidas previses legislativas (destaque entre colchetes nosso).

Mesmo quando a incorporao se d por simples remisso, as clusulas


assim includas nos contratos particulares no se modificam ou revogam diante
da modificao ou revogao das leis, tratados ou costumes dos quais derivam.
1.3.5.3 Corrente a favor da autonomia
Corrente oposta adotada por outros doutrinadores, como Haroldo
Vallado (1983, p. 186) que, aplicando cuidadosa hermenutica ao texto do art.
9, chega concluso de que a palavra reputa-se, contida no 2 desse artigo,
equivale a presume-se e infere uma subjacente exceo salvo estipulao
em contrrio 19. Jacob Dolinger (2006, p. 215-258) defende ardorosamente a
manuteno da autonomia da vontade em contratos internacionais, nos seguintes
termos:

No Brasil, pela Introduo de 1916 e pela interpretao que


Vallado to lucidamente deu ao art. 9 da LICC de 1942, as partes
podem contratar no Brasil escolhendo a aplicao de uma lei
estrangeira. Esta a melhor doutrina. (...) Como o critrio na escolha da
lei aplicvel visa a encontrar a lei mais adequada, que melhor justia
produzir, a lei que as partes reconhecem como a mais intimamente
ligada hiptese, sua deciso de escolher determinada lei se opera antes
que qualquer sistema jurdico tenha sido posto em operao. Em outras
palavras, o contrato firmado em determinado pas, em que as partes
escolhem a lei de outro pas, j nasce estranho ao local de sua
realizao, j surge sob a gide da lei do outro Estado, e, em assim
sendo, a lei do local onde foi elaborado no tem autoridade sobre o
mesmo; um ato jurdico estranho jurisdio local, como se tivesse
sido elaborado e concludo alhures. (...) No nosso entender a jurisdio
local se abstrai, se desinteressa deste ato: a localizao do ato alhures no
uma fico aceita pela jurisdio local, uma realidade criada pelos

contratantes.

1.3.5.4 Concluso
Independentemente de qual doutrina lhe parea mais adequada ou
justificvel, o advogado ou negociador de uma transao internacional dever,
por cautela, partir do pressuposto de que, na atual legislao brasileira sobre a
matria, no h autonomia da vontade quanto lei aplicvel aos contratos
internacionais. Na prtica das salas de negociao, o advogado deve informar ao
seu cliente o simples teor do art. 9 da LICC, que determina claramente que
para qualificar e reger as obrigaes, aplicar-se- a lei do pas em que se
constiturem, e que a obrigao resultante do contrato reputa-se constituda no
lugar em que residir o proponente.
1.3.6 A possvel aplicao de legislaes diversas a diferentes aspectos
contratuais
A questo da dpeage, ou da possvel aplicao de vrias legislaes a
diversos aspectos do mesmo acordo, outro ponto dos contratos internacionais
que suscita debates.
Como vimos, (a) a capacidade das partes, (b) os aspectos extrnsecos dos
contratos e (c) os aspectos intrnsecos ou de fundo das obrigaes podem ficar
sujeitos a legislaes diferentes, dependendo das circunstncias de cada caso.
Alguns autores argumentam que este parcelamento dos vrios aspectos
contratuais e sua consequente possvel submisso a sistemas jurdicos diferentes
desvirtua o Direito, tira-lhe coeso e coerncia. Entretanto, na prtica, este
parcelamento uma realidade que deve ser levada em considerao pelos
advogados e negociadores de transaes internacionais.
1.3.7 A autonomia da vontade sob a Lei de Arbitragem
A discusso quanto autonomia da vontade tornou-se ainda mais
interessante depois da entrada em vigor da Lei de Arbitragem (Lei n. 9.307, de
23-9-1996), cujos arts. 2 e 11 dispem como segue.

Art. 2 A arbitragem poder ser de direito ou de equidade, a


critrio das partes.
1 Podero as partes escolher, livremente, as regras de direito

que sero aplicadas na arbitragem, desde que no haja violao aos bons
costumes e ordem pblica.
2 Podero, tambm, as partes convencionar que a arbitragem
se realize com base nos princpios gerais de direito, nos usos e costumes
e nas regras internacionais de comrcio.
(...)
Art. 11. Poder, ainda, o compromisso arbitral conter:
(...)
IV a indicao da lei nacional ou das regras corporativas
aplicveis arbitragem, quando assim convencionarem as partes;
(...)

A Lei de Arbitragem brasileira no distingue entre contratos internos e


internacionais quanto escolha da lei aplicvel. Quando se trata de contrato
internacional, no h dvidas ou discordncias entre os doutrinadores no sentido
de que, ao se adotar arbitragem internacional, as partes tm a liberdade de
escolher a lei (ou princpios gerais de direito, ou usos e costumes, ou regras
internacionais de comrcio) com autonomia, desde que os princpios de ordem
pblica e bons costumes sejam respeitados. O problema surge, entretanto,
quando se trata de contrato interno, entre partes domiciliadas no Brasil. Neste
caso, alguns autores adotam a posio de que a livre escolha da legislao, nos
contratos sujeitos a arbitragem, limita-se aos contratos internacionais, pois os
contratos internos, nacionais, ficam necessariamente sujeitos legislao
brasileira 20.
Carmen Tiburcio (2003, p. 93-100) enfrenta o problema de forma clara
ao reconhecer que

o Brasil, quanto escolha da lei objeto do presente estudo , no


distingue entre arbitragem interna e internacional, admitindo que as
partes decidam sobre a lei aplicvel mesmo na hiptese de arbitragem
domstica (...). No caso do Brasil, uma arbitragem meramente interna,
envolvendo partes brasileiras, aqui domiciliadas, e relativamente a
contrato celebrado e com execuo no pas, ainda assim pode ser
regulada por uma lei estrangeira, se essa for a vontade das partes. Isso
o que dispe o art. 2, 1, da Lei n. 9.307, de 1996.

A mesma autora questiona, tambm, os possveis limites autonomia da


vontade, isto , se as partes contratuais podem eleger uma legislao que no
tenha qualquer elemento em comum com o contrato em questo. E conclui:
H que se levar em conta que, conforme apontado anteriormente, como
a arbitragem decorre exclusivamente da vontade das partes, os rbitros devem
considerar essa mesma vontade como soberana tambm no que se refere lei a
ser aplicada ao mrito da controvrsia. Assim, na via arbitral, a autonomia da
vontade no tem limites, devendo a escolha das partes ser respeitada, que o que
determina o art. 2 1 da Lei brasileira de arbitragem, j citado (TIBURCIO,
2003, p. 100).
De outro lado, no caso das partes no terem escolhido a lei aplicvel,
parece correta a posio de que, em disputa envolvendo um contrato interno,
nacional, a lei aplicvel pelos rbitros dever ser, necessariamente, a lei
brasileira.
Em comentrio Lei de Arbitragem, Carlos Alberto Carmona (1995, p.
29) declara:

(...) tm as partes ampla faculdade de estipulao da


arbitragem, podendo faz-la reger-se por estatuto que no
especificamente a lei brasileira, com a adoo de regras de rgo
arbitral institucional, ou ainda autorizar aos rbitros que julguem por
equidade. Tm as partes tambm, em princpio, a liberdade de escolher
a lei aplicvel a suas obrigaes (que no necessita obrigatoriamente ser
a nacional), contanto que a lei escolhida no ofenda a ordem pblica
brasileira, a soberania do Pas e os bons costumes, nos termos do art. 17
da Lei de Introduo ao Cdigo Civil. (...) Expressando as partes de
modo inequvoco e incontroverso sua comum preferncia por um
determinado direito, ou estipulando que a controvrsia seja dirimida
segundo certa ordem jurdica, deve prevalecer o que convencionaram.
A fora da conveno somente desaparecer diante da ofensa ordem
pblica, aos bons costumes e soberania nacional.

A se adotar a posio de que, pela atual LICC, no h autonomia da


vontade na escolha da lei aplicvel, e diante da permisso contida na Lei de
Arbitragem quanto a essa escolha, temos uma situao esdrxula, em que os
contratos sujeitos a resoluo de disputas pelo foro judicial no podero adotar
livremente a lei aplicvel, enquanto os contratos sujeitos a arbitragem podero

faz-lo.
No mbito do Mercosul, o Acordo sobre Arbitragem Comercial
Internacional do Mercosul (Acordo de Buenos Aires), concludo em Buenos
Aires em 23-7-199821, o mais relevante em matria de arbitragem. O Acordo
de Buenos Aires visa regular a arbitragem como meio alternativo de soluo de
controvrsias surgidas de contratos comerciais internacionais entre pessoas
fsicas ou jurdicas que tenham residncia habitual ou sede dos negcios em mais
de um Estado-parte do Mercosul. Aplica-se tambm entre outras hipteses
quando o contrato (que d origem ao arbitramento) tenha algum contato objetivo
(jurdico ou econmico) com mais de um Estado-parte do Mercosul. O Acordo
de Buenos Aires d liberdade s partes de eleger o direito que se aplicar para
solucionar a controvrsia com base no direito internacional privado e seus
princpios, assim como no direito de comrcio internacional (art. 10). Esse
mesmo Acordo estabelece, porm, que a validade da conveno arbitral, com
respeito ao consentimento, objeto e causa, ser regida pelo direito do Estadoparte, sede do tribunal arbitral (art. 7, 2). Portanto, possvel que a lei
aplicvel ao contrato, para fins de arbitragem, conforme eleita pelas partes, seja
diferente da lei sob a qual ser julgada a validade da conveno arbitral.
1.3.8 A eleio de foro judicial para dirimir possveis disputas resultantes do
contrato internacional
Tendo examinado, no item anterior, os aspectos relacionados escolha
da legislao aplicvel aos contratos, passaremos a examinar a questo da
possvel eleio do foro contratual. Cabe enfatizar que a opo por uma
determinada legislao no se confunde com a eleio de foro para dirimir
questes ou disputas oriundas do contrato. E vice-versa, a escolha de foro, por
exemplo, no Brasil, no indcio e no implica na escolha da legislao brasileira
para reger o contrato. De fato, a eleio de foro uma clusula contratual
autnoma (alguns autores consideram-na como acordo separado), pela qual as
partes de uma transao comprometem-se a submeter as eventuais disputas
decorrentes da interpretao ou execuo do contrato a um determinado Juzo,
independentemente da legislao aplicvel ao contrato. Inclusive a anlise da
viabilidade da lei escolhida pelas partes independente da anlise da
competncia judiciria, mesmo porque permitido ao juiz aplicar legislao
diversa da do foro22; mas as duas questes so ligadas e devem ser discutidas
pelas partes contratuais em conjunto, por duas razes. Em primeiro lugar, porque
sendo a eleio de foro um acordo entre as partes, fica a validade desse acordo
sujeita legislao do pas em que foi constituda a obrigao ou legislao do
pas de residncia do proponente (conforme vimos acima). Em segundo lugar,

porque o julgamento de uma ao em um certo foro, mediante aplicao de


outra lei que no a do foro de julgamento, certamente acrescenta um grau de
complexidade e custo ao que dever ser considerado no processo de
negociao.
Nos contratos internacionais, a clusula de eleio de foro, na maioria
dos casos, limita-se a indicar, geograficamente, a jurisdio qual dever ser
submetida a disputa, e no a Corte especfica ou instncia julgadora. Jurisdio
o poder dado ao Estado para julgar, e competncia a delimitao da jurisdio
outorgada a um Juzo especfico pelas leis da organizao judiciria do pas.
Evidentemente deve-se evitar, numa clusula de eleio de foro, a nomeao de
uma Corte especfica, pois a competncia da Corte dever ser determinada pelas
regras da organizao judiciria local.
bastante comum, nas negociaes internacionais, que a escolha do
foro aplicvel no atraia muita ateno, seja das partes contratantes, seja de seus
conselheiros legais. Entretanto, convm que os advogados ou negociadores se
conscientizem da importncia de uma escolha criteriosa do foro. Quando, em um
contrato interno, nacional, as partes indicam a escolha do foro que decidir as
futuras disputas, e caso essa escolha se revele inaceitvel (veremos as condies
de aceitabilidade adiante), a consequncia simplesmente a nulidade da
respectiva clusula contratual. Nos contratos internacionais, por outro lado,
quando a clusula de eleio de foro se revelar inaceitvel, a consequncia ser
a impossibilidade de fazer valer, no territrio nacional, a deciso prolatada pelo
foro externo. De fato, toda sentena estrangeira deve ser homologada pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) antes de poder ser cumprida no territrio
brasileiro. E no ser ela homologada caso tenha sido proferida por juiz
incompetente 23.
Diante dessa possvel consequncia desastrosa para a parte contratual
que necessita executar sentena estrangeira no Brasil convm atentar para
algumas cautelas quando da deciso sobre a eleio de foro externo para dirimir
disputas em contrato internacional:

a) Se a aceitao, por determinado foro, de uma disputa a ele


submetida, depender no somente da eleio que as partes
contratuais tenham feito daquele foro, mas tambm de outros
elementos de conexo, tais como uma vinculao mnima do
contrato quele foro, as partes devero sab-lo para evitar rejeio
futura da disputa por parte do foro eleito, ou alegao de
incompetncia do foro pela parte inconformada.
b) As partes devero tambm prever se haver eficcia da deciso

proferida pelo foro eleito, no pas onde essa sentena deva produzir
efeitos. De acordo com o art. 89 do CPC, compete autoridade
judiciria brasileira, com excluso de qualquer outra, conhecer de
aes relativas a imveis situados no Brasil, e proceder a inventrio
e partilha de bens, situados no Brasil, ainda que o autor da herana
seja estrangeiro e tenha residido fora do territrio nacional. Este
tpico, posto que importante em contratos internacionais em geral,
no se aplica especificamente a contratos na rea de propriedade
industrial. Os bens de propriedade industrial so considerados bens
mveis pela Lei da Propriedade Industrial brasileira 24. Portanto,
aes judiciais decorrentes de contratos versando sobre bens
mveis, mesmo que registrados no Brasil, no ficam
necessariamente sujeitas a jurisdio exclusiva da autoridade
judiciria brasileira exceto se o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI), rgo do governo brasileiro, for parte da ao.
c) Ao eleger o foro, ou aceitar o foro sugerido pela outra parte
contratual, o negociador de um contrato internacional dever
informar-se sobre a tradio e as caractersticas desse foro, a fim
de sentir-se confortvel com a imparcialidade, a celeridade, os
custos, a segurana e a previsibilidade das decises a serem
proferidas. Igualmente, convm eleger o foro do local onde o
potencial ru tenha bens, que possam vir a garantir o cumprimento
da deciso judicial.
d) Finalmente, para evitar que mesmo havendo eleio expressa de
foro uma das partes contratuais venha a submeter uma ao
judicial em outro foro, convm prever clusula penal por
inadimplncia, e/ou prever se for o caso resilio total ou parcial
do contrato.

Na anlise da viabilidade de clusula de eleio de foro, as partes devem


recorrer a fontes internas e fontes externas de normas jurdicas potencialmente
aplicveis.
1.3.8.1 Fontes internas
No ordenamento jurdico brasileiro, a fonte de normas sobre eleio de
foro o Cdigo de Processo Civil (CPC). De fato, o art. 12 da atual LICC pode
ser considerado derrogado pelos arts. 88, 89 e 90 do CPC. De acordo com o que
dispe o art. 111 do CPC25, pode-se dizer que, em matria de eleio de foro,

prevalece a autonomia da vontade 26, porm com algumas restries, tais como:
1. A competncia do foro em razo da hierarquia e da matria
inderrogvel por acordo entre as partes.
2. As aes relativas a imveis situados no Brasil, e inventrios e
partilhas de bens situados no Brasil, so de competncia exclusiva da autoridade
judiciria brasileira, conforme especificado no art. 89 do CPC.
3. Os contratos administrativos, em que o Estado ou seus rgos sejam
uma das partes, regem-se pelo Direito Pblico27 e o foro da sede da
Administrao o competente para dirimir aes oriundas de tais contratos, com
as excees permitidas pela Lei n. 8.666, de 21-6-1993.
4. As aes contra falidos regem-se pela Lei de Falncias28, em que h
preveno de foro do juzo da falncia para conhecer todas as aes sobre bens,
interesses e negcios do falido.
5. Outros casos em que h competncia absoluta de foro so os de
contratos de trabalho, de fretamento de navios, de transporte em aeronaves, todas
hipteses no relacionadas a contratos de propriedade industrial.
6. Um caso especfico, mas raramente aplicvel a contratos na rea de
propriedade industrial, o de contratos que se classificam como de relao de
consumo. Neste caso, o Cdigo de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 11-91990) contm uma srie de disposies quanto fixao do foro competente
para as vrias hipteses de aes.
7. Doutrina e jurisprudncia tambm indicam a fragilidade de clusula
de eleio de foro em contratos de adeso, quando a clusula de eleio de foro
possa ser considerada abusiva por impedir ou dificultar o acesso da parte
aderente ao Poder Judicirio29.
Alm das restries listadas acima (e essa lista no pretende ser
exaustiva), h que se lembrar que, mesmo quando a ao submetida a um Juzo
estrangeiro competente, a respectiva deciso, sua homologao e portanto sua
eficcia no territrio nacional ficam sujeitas a consideraes de soberania
nacional, ordem pblica e bons costumes.
Como declara Franceschini (2002, p. 100),

em suma, ainda que o Direito Processual Internacional aliengena


admita sua prpria competncia geral sobre o litgio, no poder a
sentena estrangeira ser homologada ou produzir efeitos no Brasil, por
incompetncia geral do juiz estrangeiro prolator de decreto
homologando, seja por motivos de ofensa aos princpios de ordem
pblica, soberania ou bons costumes vigentes no Brasil, seja em

decorrncia da competncia absoluta dos tribunais brasileiros exigida


pelo Direito Positivo aliengena, seja em face da inconvenincia (forum
non conveniens) do foro estrangeiro decorrente da inaplicabilidade de
qualquer dos critrios determinadores de competncia admitidos pelo
ordenamento jurdico nacional.

Ainda segundo Franceschini (2002, p.102),

diante do Direito Processual Internacional brasileiro, a adoo de foro


neutro [isto , aquele que no pertena jurisdio de qualquer das
partes] pode ser admitida, desde que, porm, no ultrapasse os limites
acima descritos, ou seja, da ordem pblica, da competncia geral
admitida pelo ordenamento jurdico nacional e dos princpios que regem
as obrigaes em matria contratual. No poder ser acolhida, assim, a
eleio de foro sem qualquer conexo de carter objetivo ou subjetivo
admitido pelo Direito Processual Internacional brasileiro (comentrio
entre colchetes nosso).

Em razo da necessidade desses elementos de convenincia de foro, a


competncia do foro brasileiro em contratos internacionais seria condicionada
existncia das circunstncias contidas no art. 88, incisos I, II e III e no seu
pargrafo nico, do CPC. Sem esses elementos, o foro brasileiro no seria
competente. J os elementos de convenincia considerados razoveis para
justificar a escolha de um foro externo seriam o local do domiclio ou residncia
do ru; o local do cumprimento da obrigao; o local da ocorrncia do fato ou da
prtica que originou a ao; o local da situao da agncia, filial ou sucursal da
pessoa jurdica; o local de estada do ru, quando incerto ou desconhecido seu
domiclio; o local de domiclio ou residncia do autor; o local da Capital da pessoa
jurdica de Direito Pblico; o local da sede da pessoa jurdica ou o local onde a
sociedade sem personalidade jurdica exerce sua principal atividade. O citado
autor no considera a nacionalidade como elemento de conexo razovel para
justificar foro externo, exceto no caso de pases-membros do Cdigo
Bustamante. Continua o mesmo autor:

Em resumo, em matria contratual, verificada a existncia de


qualquer dos elementos de convenincia de foro conhecidos pela lei

brasileira, em termos de competncia territorial, vlida e eficaz a


derrogao de jurisdio mediante foro de eleio, bem como a
prorrogao de jurisdio pela submisso tcita desacompanhada da
exceo declinatoria fori (FRANCESCHINI, 2002, p. 104-108).

Alguns autores preferem tomar a posio de que o sistema jurdico


adotado pelo Brasil fixa

monoplio jurisdicional absoluto para si, admitindo a existncia, em


determinadas hipteses delimitadas na lei (arts. 88 e 89 do Cdigo de
Processo Civil), de meios de soluo de controvrsias patrocinados por
entes internacionais de igual estatura soberana, cujos efeitos podem ser
experimentados internamente mediante ato de soberania do prprio
Estado brasileiro (NARDI, 2002, p. 133 e s.).

Neste ponto, necessrio distinguir entre competncia exclusiva e


competncia concorrente. O art. 89 do CPC, como visto acima, relaciona as
hipteses em que a competncia do juiz brasileiro exclusiva. J o art. 8830 lista
as hipteses em que, apesar de competente a autoridade jurisdicional brasileira,
no ela exclusiva: concorrente. Significa isto que: (a) admite-se sentena
estrangeira, desde que a sua execuo dentro do territrio nacional seja
homologada, obedecidos os requisitos da homologao, conforme art. 17 da
LICC e arts. 216 e seguintes do Regimento Interno do STF; (b) mesmo havendo
clusula de eleio de foro estrangeiro, a jurisdio brasileira sempre
competente, e poder ser acionada por qualquer das partes31; e (c) a existncia
de ao em foro estrangeiro no induz litispendncia que impossibilite a discusso
judicial da mesma questo no foro nacional.
Em vista dessa competncia concorrente, dever o advogado alertar as
partes contratuais para o fato de que, mesmo na existncia de clusula clara de
eleio de foro, sua eficcia relativa, pois uma disputa poder sempre ser
ajuizada no Brasil nas hipteses do art. 88 do CPC, e o juiz no se considerar
incompetente.
1.3.8.2 Fontes externas
Dependendo dos domiclios das partes do contrato internacional, algumas

fontes externas de competncia judiciria devero ser estudadas por terem


potencialmente alguma relevncia na escolha do foro. Entre vrias codificaes
ou tentativas de codificao de Direito Internacional Privado, merecem ser
mencionadas as seguintes, no necessariamente em ordem de importncia:
O Cdigo Bustamante, tambm denominado Conveno de Havana (ou
Conveno de Direito Internacional Privado dos Estados Americanos), foi
celebrado em Havana em 1928, e ao longo de seus 437 artigos pretende unificar
as regras de Direito Internacional Privado em matria civil, comercial, criminal
e processual, entre os pases-membros. Esta Conveno foi ratificada por quinze
pases latino-americanos, inclusive o Brasil32, mas sua aplicabilidade bastante
limitada, principalmente porque os parceiros comerciais mais importantes do
Brasil, como Argentina e Mxico, no aderiram a ela. Em matria de eleio de
foro, estabelece o Cdigo Bustamante, em seu art. 318, que ser competente a
jurisdio escolhida pelas partes, desde que haja um elemento de conexo ou,
na expresso usada por Marcelo de Nardi (2002, p. 149), um elemento de
fixao de competncia internacional entre as partes e o foro escolhido, como
a nacionalidade ou o domiclio de uma das partes.
Alm disso, o Brasil assinou alguns Tratados de Cooperao Judiciria,
como o Acordo de Cooperao em Matria Civil entre o Governo do Brasil e o
Governo da Frana 33, que, em seu art. 18, traz dispositivos relevantes quanto a
escolha de legislao aplicvel, eleio de foro e, interessantemente, quanto a
constituio de litispendncia 34. Igualmente relevante o Convnio de Cooperao
Judiciria em Matria Civil, entre o Brasil e a Espanha, que tambm aceita, no
art. 17, a eleio de foro, porm com alguns elementos de conexo obrigatrios
(se foro de eleio, o foro deve pertencer ao Estado do domiclio de uma das
partes, a sua eleio deve constar de instrumento referente a uma relao
jurdica concretamente determinada, e ainda a competncia do foro no pode ter
sido estabelecida de modo abusivo).
No mbito do Mercosul, encontra-se em vigor o Protocolo sobre
Jurisdio Internacional em Matria Contratual, ou Protocolo de Buenos Aires35,
que determina, igualmente, que, na questo da determinao do foro aplicvel a
uma disputa entre partes domiciliadas nos pases-membros do Mercosul, a
eleio de foro em um dos pases-membros depende da existncia de uma
conexo razovel com o foro eleito. Estabelece ainda o Protocolo de Buenos
Aires que, nos conflitos que decorram dos contratos internacionais em matria
civil ou comercial, sero competentes os tribunais do Estado-parte do Mercosul,
em cuja jurisdio os contratantes tenham acordado submeter-se por escrito,
sempre que tal ajuste no tenha sido obtido de forma abusiva. A validade e os
efeitos da eleio de foro, segundo o art. 5 do Protocolo de Buenos Aires, sero
regidos pelo direito dos Estados-partes que teriam jurisdio de conformidade

com o estabelecido no Protocolo. E estabelece, mais, o Protocolo que, na


ausncia de acordo de eleio de foro, tm jurisdio, escolha do autor: a) o
juzo do lugar de cumprimento do contrato; b) o juzo do domiclio do
demandado; e c) o juzo do domiclio ou sede social do autor, quando demonstrar
que cumpriu sua prestao.
O Protocolo de Cooperao e Assistncia Jurisdicional em Matria Civil,
Comercial, Trabalhista e Administrativa (Protocolo de Las Leas) 36, entre pases
do Mercosul, traz, em seu art. 20, os requisitos para que sentenas e laudos
arbitrais tenham eficcia nos outros Estados do Mercosul.
1.3.9 A eleio de foro arbitral
A Lei de Arbitragem permite s partes de um contrato (seja interno,
seja internacional) que submetam a um rgo arbitral ou a um rbitro singular as
disputas que surjam do contrato. A faculdade das partes escolherem livremente o
rgo ou juiz arbitral ao qual ser submetida a desavena encontra-se implcita
na lei, onde, no art. 5, dispe-se que

reportando-se as partes, na clusula compromissria, s regras de algum


rgo arbitral institucional ou entidade especializada, a arbitragem ser
instituda e processada de acordo com tais regras, podendo, igualmente,
as partes estabelecer, na prpria clusula ou em outro documento, a
forma convencionada para a instituio da arbitragem.

Apesar da aparente liberdade total outorgada s partes para escolha do


foro arbitral para dirimir disputas, algumas restries existem. Em primeiro
lugar, somente litgios relativos a direitos patrimoniais disponveis podem ser
objeto de arbitragem. Portanto, questes sobre direitos morais de autor, por
exemplo, so insuscetveis de submisso a juzo arbitral. Em contratos derivados
de licitaes pblicas com pessoas fsicas ou jurdicas domiciliadas no exterior, a
arbitragem fica igualmente proibida (art. 55, 2, da Lei 8.666, de 21-6-1993).
Sendo a clusula compromissria 37 e o comprimisso arbitral38 acordos
entre as partes, sujeitam-se s leis do pas em que esses acordos tiverem sido
constitudos, ou s leis do pas de residncia do proponente (conforme art. 9 e
2 da LICC, j visto acima).
Franceschini (2002, p. 112) sustenta ainda que, apesar da aparente
liberdade de escolha de foro arbitral, esta escolha restrita pelas limitaes
gerais liberdade contratual, no sendo admissvel, portanto, um juzo arbitral

realizado em terceiro pas cuja competncia internacional seja reputada ofensiva


ordem pblica, competncia nacional absoluta ou aos preceitos de
convenincia de foro, exceto para discusso de questes de cunho comercial
entre partes domiciliadas em pases signatrios do Protocolo de Genebra. Esta
ltima observao refere-se ao fato de que o Brasil aderiu ao Protocolo Relativo
a Clusulas de Arbitragem, firmado em Genebra em 24-9-1923 (Protocolo de
Genebra), promulgado no Brasil pelo Decreto n. 21.187, de 22-3-1932, segundo o
qual (art. 2) perfeitamente possvel, nos pases signatrios do Protocolo de
Genebra, a livre escolha de um juzo arbitral neutro. Porm, como o Brasil
apresentou reserva aos termos do Protocolo, esta liberdade limitava-se somente a
casos envolvendo matria comercial.
Entretanto, o Protocolo de Genebra deixou de ter efeito no Brasil, a partir
do momento em que o Brasil aprovou e promulgou a Conveno sobre o
Reconhecimento e a Execuo de Sentenas Arbitrais Estrangeiras, feita em
Nova York em 10-6-1958 (a Conveno de Nova York) 39. Pela Conveno de
Nova York, os Estados signatrios devero reconhecer a clusula de arbitragem,
seja inserida em um contrato, seja em acordo de arbitragem, ou seja mesmo
contida em correspondncia ou telegrama. No h, na Conveno de Nova York,
uma indicao clara e expressa permitindo a livre escolha de foro arbitral, mas
na lista de razes (indicadas no Artigo V), pelas quais uma sentena arbitral
estrangeira poder ser indeferida pelo pas onde se quer sua execuo, no
consta qualquer razo diretamente relacionada a escolha indevida de foro. Podese indeferir o reconhecimento e a execuo de uma sentena, entre outras
razes, na hiptese em que o acordo arbitral seja invlido nos termos da lei qual
as partes o submeteram, ou, na ausncia de escolha expressa de lei, nos termos
da lei do pas onde a sentena foi proferida. Portanto, a escolha errnea de
legislao ou de foro podem invalidar uma sentena arbitral estrangeira, mas isto
no significa restrio direta livre escolha de foro.
A Conveno de Nova York o tratado mais importante, atualmente, em
matria de reconhecimento de sentenas arbitrais estrangeiras em razo do
nmero de pases signatrios, mas o Brasil igualmente membro da Conveno
Interamericana sobre Arbitragem Comercial Internacional (a Conveno do
Panam), assinada no Panam em 30-1-1975, promulgada pelo Decreto n.
1.902, de 9-5-1996 (DOU, 10-5-1996). A Conveno do Panam posterior
Conveno de Nova York, mas foi promulgada no Brasil antes da de Nova York,
no tendo sido por esta derrogada quando da promulgao pelo Brasil da
Conveno de Nova York. De fato, esta ltima determina expressamente que as
disposies da mesma no afetaro a validade de acordos multilaterais ou
bilaterais relativos ao reconhecimento e execuo de sentenas arbitrais,
celebrados pelos Estados signatrios. Portanto deve-se entender as duas

Convenes como complementares, sendo seus textos muito semelhantes. A


relevncia da Conveno do Panam, entretanto, menor do que a da
Conveno de Nova York, em razo de ter sido ratificada por um nmero menor
e menos significativo de pases.
O Brasil tambm signatrio da Conveno Interamericana sobre
Eficcia Extraterritorial das Sentenas e Laudos Arbitrais Estrangeiros (a
Conveno de Montevidu), concluda em Montevidu em 8-5-1979, e
promulgada no Brasil pelo Decreto n. 2.411, de 2-12-1997. A Conveno de
Montevidu tambm no derroga a Conveno do Panam; pelo contrrio, a
complementa, conforme expressamente disposto em seu art. 140. Quanto
questo da escolha do foro arbitral, igualmente silente, mas declara que tero
eficcia extraterritorial os laudos arbitrais que entre outras condies tiverem
sido proferidos por juiz ou tribunal com competncia na esfera internacional, de
acordo com a lei do Estado onde devam surtir efeito.
Como j mencionado acima, o Brasil tambm signatrio do Cdigo
Bustamante, de 1928, que tambm trata, nos arts. 210, 211 e 432, da
arbitrabilidade de disputas, da extenso e efeitos do compromisso arbitral, e da
execuo de sentenas arbitrais estrangeiras. Como j comentado, entretanto, a
relevncia do Cdigo Bustamante extremamente reduzida.
No mbito do Mercosul, conforme tambm j mencionado
anteriormente, o Brasil signatrio do Protocolo de Buenos Aires de 5-5-1994,
que, alm de tratar de eleio de foro judicial, permite igualmente que se
apliquem as normas ali contidas na eleio de tribunais arbitrais (art. 4, 2). O
mesmo ocorre com o Protocolo de Las Leas (citado anteriormente), que
tambm trata de sentenas ou laudos arbitrais.
O mais relevante, entretanto, em matria de soluo de controvrsias
por meio arbitral, o Acordo de Buenos Aires, j citado acima, que confirma o
esprito da arbitragem, permitindo s partes que escolham livremente o tribunal
arbitral ou o rbitro ao qual ser submetida a controvrsia. Quanto ao local da
sede do tribunal arbitral, as partes podero designar um Estado-parte (do
Mercosul) como sede, ou, se no o fizerem, o tribunal arbitral determinar o
lugar da arbitragem em algum dos Estados do Mercosul, levadas em conta as
circunstncias do caso e a convenincia das partes (art. 13, 1).

REFERNCIAS
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1 De outro lado, as naes desenvolvidas vo progressivamente se convertendo


de produtoras de bens a produtoras de ideias, transformando-se de geradoras de
produtos em geradoras de tecnologia, e o Sistema Internacional de Patentes
indispensvel a este processo (BARBOSA, Denis Borges. Uma introduo
propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 150).
2 Quando um grupo de pases como o Pacto Andino toma estas medidas, outros
pases vizinhos, como o Brasil, se veem obrigados a seguir o exemplo, sob pena
de perderem sua competitividade na atrao de capitais e investidores externos.
Veja-se que a Deciso 24 da Comisso do Acordo de Cartagena, adotada em 3112-1970, e que refletia bem as polticas restritivas e controladoras da
transferncia de tecnologia predominantes na dcada de 1970, acabou sendo
substituda em 1987 pela Deciso 220, mais flexvel. O Brasil, que havia adotado
posio semelhante do Pacto Andino a partir da criao do Instituto Nacional
da Propriedade Industrial (INPI) em 1970, e que havia consubstanciado sua
posio no Ato Normativo n. 15, de 1975, acabou flexibilizando sua posio e
eliminando o Ato Normativo n. 15 em princpio de 1991.
3 Promulgado no Brasil pelo Decreto n. 1.355 de 30-12-1994 (DOU, 31-121994), que promulga a ata final que incorpora os resultados da Rodada Uruguai
de Negociaes Comerciais Multilaterais do GATT, ata essa aprovada pelo
Decreto Legislativo n. 30, de 15-12-1994 (DOU, 19-12-1994).
4 Para efeitos de interpretao destes dispositivos do TRIPS, contratos de
licenas incluem tambm contratos que visam o fornecimento de tecnologias
no patenteadas, e no somente licenciamentos de bens de propriedade industrial
propriamente ditos.
5 Ato Normativo n. 135, de 15-4-1997, item I-2.
6 A CIDE sobre royalties foi criada pela Lei n. 10.168, de 29-12-2000, e alterada
pela Lei n. 10.332, de 19-12-2001.

7 A CIDE foi regulamentada originalmente pelo Decreto n. 3.949, de 3-10-2001,


e, aps a promulgao da Lei n. 10.332, novo regulamento foi emitido pelo
Decreto n. 4.195, de 11-4-2002.
8 Segundo alguns autores, mesmo contratos internos podem ficar sujeitos a
legislao estrangeira caso as partes adotem a arbitragem como meio de soluo
de controvrsias e optem expressamente por alguma legislao estrangeira (vide
adiante).
9 Art. 104. A validade do negcio jurdico requer:
I agente capaz;
II objeto lcito, possvel, determinado ou determinvel;
III forma prescrita ou no defesa em lei.
10 Art. 1 Toda pessoa capaz de direitos e deveres na ordem civil.
(...)
Art. 3 So absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida
civil:
I os menores de 16 (dezesseis) anos;
II os que, por enfermidade ou deficincia mental, no tiverem o necessrio
discernimento para a prtica desses atos;
III os que, mesmo por causa transitria, no puderem exprimir sua vontade.
Art. 4 So incapazes, relativamente a certos atos, ou maneira de os exercer:
I os maiores de 16 (dezesseis) e menores de 18 (dezoito) anos;
II os brios habituais, os viciados em txicos, e os que, por deficincia mental,
tenham o discernimento reduzido;
III os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo;
IV os prdigos.
(...)
Art. 5 A menoridade cessa aos 18 (dezoito) anos completos, quando a pessoa
fica habilitada prtica de todos os atos da vida civil.
Pargrafo nico. Cessar, para os menores, a incapacidade:
I pela concesso dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante
instrumento pblico, independentemente de homologao judicial, ou por
sentena do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 (dezesseis) anos completos;
II pelo casamento;
III pelo exerccio de emprego pblico efetivo;

IV pela colao de grau em curso de ensino superior;


V pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existncia de relao de
emprego, desde que, em funo deles, o menor com 16 (dezesseis) anos
completos tenha economia prpria.
11 Art. 972. Podem exercer a atividade de empresrio os que estiverem em
pleno gozo da capacidade civil e no forem legalmente impedidos.
Art. 973. A pessoa legalmente impedida de exercer atividade prpria de
empresrio, se a exercer, responder pelas obrigaes contradas.
12 Esta Conveno, concluda em La Paz, Bolvia, em 24-5-1984, foi aprovada
pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo n. 102, de 24-8-1995,
publicado no DCN em 26-8-1995; entrou em vigor internacional em 9-8-1995. O
depsito do instrumento de ratificao foi feito em 20-3-1997, e a Conveno foi
promulgada pelo Decreto n. 2.427, de 17-12-1997. Aplica-se somente aos
Estados americanos que a ratificaram.
13 Os advogados que assistem a clientes estrangeiros, que no tenham quer
filiais, quer agncias, quer subsidirias no Brasil, devem, ainda assim, cuidar para
que essas sociedades estrangeiras no sejam consideradas como atuantes no
Brasil, o que pode acarretar consequncias tributrias e na rea de defesa do
c onsum idor. A citada Conveno Interamericana sobre Personalidade e
Capacidade de Pessoas Jurdicas no Direito Internacional Privado determina, no
seu art. 6, que quando uma pessoa jurdica privada atuar por intermdio de
representante em Estado-parte que no seja o de sua constituio, entender-se-
que esse representante, ou quem o substituir, poder responder, de pleno direito,
s reclamaes e demandas que contra a referida pessoa se intentem por motivo
dos atos de que se trate.
14 O art. 171 da Constituio de 1988, revogado, assim dispunha:
Art. 171. So consideradas:
I empresa brasileira a constituda sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e
administrao no Pas;
II empresa brasileira de capital nacional aquela cujo controle efetivo esteja em
carter permanente sob a titularidade direta ou indireta de pessoas fsicas
domiciliadas e residentes no Pas ou de entidades de direito pblico interno,
entendendo-se por controle efetivo da empresa a titularidade da maioria de seu
capital votante e o exerccio, de fato e de direito, do poder decisrio para gerir
suas atividades.
Os 1 e 2 do art. 171 concediam benefcios e preferncias empresa
brasileira de capital nacional, em detrimento daquelas sociedades que, posto que
organizadas no Brasil, detinham capital de origem externa. Com a revogao do

art. 171 da Constituio de 1988, a definio do que seja sociedade brasileira


encontra-se na Lei n. 6.404, de 15-12-1976 (Lei das Sociedades por Aes), que
manteve em vigor os arts. 59 a 73 do Decreto-Lei n. 2.627, de 26-9-1940 (antiga
Lei das S. A). Estabelece o art. 60 do Decreto-Lei n. 2.627/40:
Art. 60. So nacionais as sociedades organizadas na conformidade da lei
brasileira e que tm no Pas a sede de sua administrao.
15 A Resoluo da Questo 190 da AIPPI recomenda, inclusive, que, no caso de
conflitos entre uma cesso de direitos de propriedade industrial anterior, no
registrada, e uma posterior registrada, a cesso registrada deveria ter prioridade
sobre a no registrada, exceto se o cessionrio da cesso posterior tiver agido de
m-f.
16 O RE 68.157-GB, julgado pela 1 Turma do STF, em 18-4-1972, decidiu, a
respeito da formalidade de um testamento, como segue: A lei italiana e a lei
brasileira admitem o testamento holgrafo ou particular, divergindo apenas no
tocante s respectivas formalidades, matria em que, indubitavelmente, se aplica
o princpio locus regit actum (Revista Trimestral de Jurisprudncia, Braslia, n.
61, p. 99 a 104, jul. 1972).
17 Dispe o Cdigo Civil:
Art. 70. O domiclio da pessoa natural o lugar onde ela estabelece a sua
residncia com nimo definitivo.
Art. 71. Se, porm, a pessoa natural tiver diversas residncias, onde,
alternadamente, viva, considerar-se- domiclio seu qualquer delas.
Art. 72. tambm domiclio da pessoa natural, quanto s relaes concernentes
profisso, o lugar onde esta exercida.
18 Art. 16. Quando, nos termos dos artigos precedentes, se houver de aplicar a
lei estrangeira, ter-se- em vista a disposio desta, sem considerar-se qualquer
remisso por ela feita a outra lei.
19 Alis o princpio da autonomia da vontade est, ainda, no 2 do art. 9, no
emprego ali do verbo reputa-se, sinnimo de presume-se. De fato, esta
frmula presume-se, reputa-se, cobre sempre o princpio da autonomia da
vontade, abrindo a tradicional ressalva salvo estipulao em contrrio, ou em
falta de vontade expressa ou tcita. Havendo tal escolha expressa ou tcita, no
predomina a lei da residncia do proponente, substituda pela eleita pelas partes
(VALLADO, Haroldo. Direito internacional privado. 3. ed. So Paulo: Freitas
Bastos, 1983, v. 2, p. 186).
20 Apesar de pecar pela falta de clareza, h um consenso entre os doutrinadores
ptrios de que seu art. 2 e pargrafos conferem s partes a possibilidade de
escolherem livremente as regras de direito que sero aplicadas na arbitragem,

incluindo, sem limitao, os princpios gerais de direito, os usos e costumes e as


regras internacionais do comrcio. Tal entendimento limita-se, porm, aos
contratos internacionais, j que para os contratos internos, como acima visto,
inclusive vedado cogitar a aplicao de um direito que no seja o brasileiro, a
includos os contratos nacionais cujos conflitos devero ser solucionados por
arbitragem (HADDAD, Marcelo Mansur. Aspectos fundamentais dos contratos
no comrcio internacional. In: Direito do comrcio internacional. So Paulo:
Aduaneiras/Lex, 2004, p. 227).
21 Aprovado pelo Congresso Nacional em 29-12-2000, pelo Decreto Legislativo
n. 265, e promulgado pelo Decreto n. 4.719, de 4-6-2003 (DOU, 5-6-2003).
22 Por fora de imposio da norma de direito internacional privado, possvel
que seja aplicada uma lei estrangeira no Brasil, num dado caso concreto, e
caber ao rgo judicante averiguar se sua aplicabilidade no ofender os
princpios de nossa organizao poltica, jurdica e social, ou seja, a soberania
nacional, a ordem pblica ou os bons costumes. (...) J no Brasil a lei estrangeira
tem o mesmo valor legal do que nossa prpria legislao e se aplica
forosamente por determinao das regras da Lei de Introduo ao Cdigo Civil
(1 TACSP, 32 Vara Cvel, AI 1.247.070-7, rel. Juiz Artur Csar Beretta da
Silveira, j. 18-12-2003).
23 Determina o art. 483 do CPC:
Art. 483. A sentena proferida por tribunal estrangeiro no ter eficcia no
Brasil seno depois de homologada pelo Supremo Tribunal Federal.
Pargrafo nico. A homologao obedecer ao que dispuser o Regimento
Interno do Supremo Tribunal Federal.
A prpria Constituio Federal de 1988 determina, no art. 102, que compete ao
Supremo Tribunal Federal, entre outras coisas, a homologao das sentenas
estrangeiras, que pode ser conferida pelo Regimento Interno ao seu Presidente.
J o Regimento Interno do STF determina, nos arts. 215 a 224, as normas
aplicveis homologao de sentena estrangeira, relevantes os seguintes
dispositivos:
Art. 215. A sentena estrangeira no ter eficcia no Brasil sem a prvia
homologao pelo Supremo Tribunal Federal, ou por seu Presidente.
Art. 216. No ser homologada sentena que ofenda a soberania nacional, a
ordem pblica e os bons costumes. [texto equivalente ao art. 17 da LICC].
Art. 217. Constituem requisitos indispensveis homologao da sentena
estrangeira:
I haver sido proferida por juiz competente;

II terem sido as partes citadas ou haver-se legalmente verificado a revelia;


III ter passado em julgado e estar revestida das formalidades necessrias
execuo no lugar em que foi proferida;
IV estar autenticada pelo cnsul brasileiro e acompanhada de traduo oficial
(grifos e destaque nossos).
24 Lei n. 9.279, de 14-5-1996:
Art. 5 Consideram-se bens mveis, para os efeitos legais, os direitos de
propriedade industrial.
25 Art. 111. A competncia em razo da matria e da hierarquia inderrogvel
por conveno das partes; mas estas podem modificar a competncia em razo
do valor e do territrio, elegendo foro onde sero propostas as aes oriundas de
direitos e obrigaes.
1 O acordo, porm, s produz efeito, quando constar de contrato escrito e
aludir expressamente a determinado negcio jurdico.
2 O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes.
26 Essa autonomia da vontade na eleio de foro confirmada pelo verbete n.
335 da Smula do Supremo Tribunal Federal, que determina ser vlida a
clusula de eleio do foro para os processos oriundos do contrato.
27 Lei n. 8.666, de 21-6-1993:
Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas
clusulas e pelos preceitos de direito pblico, aplicando-se-lhes, supletivamente,
os princpios da teoria geral dos contratos e as disposies de direito privado.
(...)
2 Nos contratos celebrados pela Administrao Pblica com pessoas fsicas ou
jurdicas, inclusive aquelas domiciliadas no estrangeiro, dever constar necessariamente clusula que declare competente o foro da sede da Administrao para
dirimir qualquer questo contratual, salvo o disposto no 6 do art. 32 desta Lei.
O 6 do mencionado art. 32 reza:
6 O disposto no 4 deste artigo, no 1 do art. 33 e no 2 do art. 55, no se
aplica s licitaes internacionais para a aquisio de bens e servios cujo
pagamento seja feito com o produto de financiamento concedido por organismo
financeiro internacional de que o Brasil faa parte, ou por agncia estrangeira de
cooperao, nem nos casos de contratao com empresa estrangeira, para a
compra de equipamentos fabricados e entregues no exterior, desde que para este
caso tenha havido prvia autorizao do Chefe do Poder Executivo, nem nos
casos de aquisio de bens e servios realizada por unidades administrativas com
sede no exterior.

28 Lei n. 11.101, de 9-2-2005:


Art. 76. O juzo da falncia indivisvel e competente para conhecer todas as
aes sobre bens, interesses e negcios do falido, ressalvadas as causas
trabalhistas, fiscais e aquelas no reguladas nesta Lei em que o falido figurar
como autor ou litisconsorte ativo.
Pargrafo nico. Todas as aes, inclusive as excetuadas no caput deste artigo,
tero prosseguimento com o administrador judicial, que dever ser intimado para
representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo.
29 Conquanto seja possvel, em tese, estabelecer clusula de eleio de foro em
contrato de adeso, ser considerada abusiva se impedir ou dificultar o acesso ao
Poder Judicirio (AI 1.181.198-6 do 1 TACSP, citado no Acrdo de 18-122003, constante da nota 22).
30 Art. 88. competente a autoridade judiciria brasileira quando:
I o ru, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil;
II no Brasil tiver de ser cumprida a obrigao;
III a ao se originar de fato ocorrido ou de ato praticado no Brasil.
Pargrafo nico. Para o fim do disposto no n. I, reputa-se domiciliada no Brasil a
pessoa jurdica estrangeira que aqui tiver agncia, filial ou sucursal.
31 Nos termos do art. 88, I, do CPC, no poder ser afastada a jurisdio
brasileira caso o ru, qualquer que seja sua nacionalidade, tenha domiclio no
Brasil. (...)A jurisdio de que trata o dispositivo mencionado a concorrente,
pelo que tanto faz, em tais casos, a ao ser movida no estrangeiro, em havendo
foro de eleio, ou no Brasil. O que no pode haver o afastamento, nestes casos
dos incisos I, II e III do art. 88 citado, da jurisdio brasileira (1 TACSP, Ap.
835.916-8, rel. Juiz Silveira Paulilo, j. 29-8-2002).
32 Alm do Brasil, aderiram Bolvia, Chile, Costa Rica, Cuba, Repblica
Dominicana, Equador, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicargua, Panam, Peru,
El Salvador e Venezuela. O Cdigo Bustamante entrou em vigor no Brasil em 188-1929, promulgado pelo Decreto n. 18.871, e ainda est em vigor, apesar de
divergncias com convenes posteriores.
33 Promulgado pelo Decreto n. 3.598, de 12-9-2000, que substitui o Decreto n.
91.207, de 29-4-1985.
34 Art. 18:
1. As decises proferidas pelos tribunais de um dos dois Estados sero
reconhecidas e podero ser declaradas executrias no territrio do outro Estado,
se reunirem as seguintes condies:
a) que emanem de uma jurisdio competente, segundo a lei do Estado

requerido;
b) que a lei aplicvel ao litgio seja aquela designada pelas regras de conflito de
leis admitidas no territrio do Estado requerido; entretanto, a lei aplicada pode ser
diferente da lei designada pelas regras de conflito do Estado requerido, se a
aplicao de uma ou de outra lei conduzir ao mesmo resultado;
c) que a deciso tenha adquirido fora de coisa julgada e que possa ser
executada; entretanto, em matria de obrigao alimentar, de direito de guarda
de menor ou de direito de visita, no necessrio que a sentena tenha transitado
em julgado, mas deva ter fora executria;
d) que as partes tenham sido regularmente citadas ou declaradas revis;
e) que a deciso no contenha disposies contrrias ordem pblica do Estado
requerido;
f) que um litgio entre as mesmas partes, fundado sobre os mesmos fatos e tendo
o mesmo objeto que aquele no territrio do Estado onde a deciso foi proferida:
i) no esteja pendente perante um tribunal do Estado requerido, ao qual se tenha
recorrido em primeiro lugar; ou
ii) no tenha dado origem a uma deciso proferida no territrio do Estado
requerido em data anterior quela da deciso apresentada para exequatur; ou
iii) no tenha dado origem a uma deciso proferida no territrio de um terceiro
Estado em data anterior quela da deciso apresentada para exequatur, e que
rena as condies necessrias para seu reconhecimento no territrio do Estado
requerido.
35 Protocolo aprovado pela Deciso n. 1, de 5-8-1994, do Conselho do Mercado
Comum, reunido em Buenos Aires. O Protocolo foi aprovado pelo Congresso
brasileiro pelo Decreto Legislativo n. 129, de 5-10-1995, e promulgado no Brasil
pelo Decreto n. 2.095, de 17-12-1996, com vigncia internacional a partir de 6-61996.
36 Assinado pelo Brasil em 27-6-1992, aprovado pelo Congresso Nacional pelo
Decreto Legislativo n. 55, de 19-4-1995, e finalmente promulgado pelo Decreto
n. 2.067, de 12-11-1996.
37 Clusula inserida no prprio texto do contrato ou em documento separado,
pela qual as partes comprometem-se a submeter arbitragem as disputas futuras
que possam ocorrer em razo do contrato (art. 4 da Lei n. 9.307, de 23-9-1996
Lei de Arbitragem).
38 Compromisso firmado pelas partes diante de uma disputa concreta. a
conveno atravs da qual as partes submetem um litgio arbitragem de uma
ou mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial (art. 9 da Lei de

Arbitragem).
39 A Conveno de Nova York foi aprovada pelo Congresso Nacional em 25-42002, pelo Decreto Legislativo n. 52, e foi promulgada pelo Decreto n. 4.311 de
23-7-2002 (publicado no DOU de 24-7-2002). O Artigo VII, pargrafo 2, da
Conveno de Nova York determina:
2. O Protocolo de Genebra sobre Clusulas de Arbitragem de 1923 e a
Conveno de Genebra sobre a Execuo de Sentenas Arbitrais Estrangeiras de
1927 deixaro de ter efeito entre os Estados signatrios quando, e na medida em
que, eles se tornem obrigados pela presente Conveno.
40 As normas desta Conveno aplicar-se-o, no tocante a laudos arbitrais, em
tudo o que no estiver previsto na Conveno Interamericana sobre Arbitragem
Comercial Internacional, assinada no Panam, em 30 de janeiro de 1975.

2 CONTRATOS TPICOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL: CONTRATOS DE


CESSO E DE LICENCIAMENTO DE MARCAS E PATENTES; LICENAS
COMPULSRIAS

Juliana L. B. Viegas

Professora do programa de educao continuada e especializao em Direito


GVlaw, advogada em So Paulo.

2.1 Introduo

Como vimos, o conceito de transferncia de tecnologia, em seu sentido


amplo, engloba vrios tipos de contratos, alguns dos quais pouco ou nada contm
de efetiva transmisso de tecnologia ou de conhecimentos de uma parte a outra.
Durante muitos anos, inicialmente de maneira informal e depois em alguns de
seus Atos Normativos, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
adotou o termo transferncia de tecnologia para indicar contratos de cesso e
licenciamento de marcas e de patentes, contratos de efetivo fornecimento de
tecnologia no patenteada, contratos de assistncia tcnica e alguns outros tipos
de contratos que chegaram a ser regulamentados e posteriormente foram
abolidos da regulamentao do INPI, como contratos de cooperao tcnicoindustrial e contratos de rateio de custos (cost sharing agreements). Alguns
contratos de franquia, por serem complexos e potencialmente inclurem vrios
dos conceitos de licenciamento, de fornecimento de tecnologia e de servios,
tambm podem enquadrar-se dentro do gnero transferncia de tecnologia em
sentido amplo.
No mbito das disposies administrativas do INPI, o Ato Normativo n.
135, de 15-4-1997, traz definio nesse sentido1. Com a promulgao da Lei n.

10.168, de 29-12-2000 (que criou a CIDE Contribuio de Interveno no


Domnio Econmico sobre Royalties), pela primeira vez este conceito amplo de
transferncia de tecnologia foi definido em lei2.
Veremos, neste captulo, alguns cuidados bsicos na elaborao de
contratos de transferncia de tecnologia; a necessidade de sua averbao pelo
INPI; os conceitos de cesso e licenciamento de marcas e de patentes, bem
como o conceito de licenas compulsrias de patentes, tema que tem tido
constante presena na imprensa, principalmente com relao possvel
fabricao nacional de medicamentos considerados de interesse pblico.

2.2 Cuidados bsicos na elaborao de contratos de transferncia de


tecnologia
A elaborao de contratos de transferncia de tecnologia (em sentido
amplo) requer do advogado entendimento, conhecimento e sensibilidade.
Entendimento para compreender as necessidades estratgicas do seu cliente e
aconselh-lo na melhor poltica a adotar para a aquisio, desenvolvimento e
proteo de conhecimentos, tecnologias, patentes, marcas, designs e segredos de
negcio. Conhecimento para saber exatamente como elaborar os contratos
necessrios aquisio, cesso e licenciamento de bens de propriedade
industrial, principalmente diante do fato de que a maioria desses contratos fica
sujeita a averbao ou registro perante o INPI, processos esses sujeitos a regras,
escritas e no escritas.
E, finalmente, sensibilidade para participar de negociaes muitas
vezes com partes estrangeiras nas quais as questes de lngua, valores e
comportamentos devem ser assimilados e aceitos e muito respeito deve ser
demonstrado para com eventuais diferenas culturais. De fato, na atual fase de
globalizao da economia, frequentemente os contratos no mbito da
propriedade industrial ultrapassam as fronteiras domsticas e os advogados
devem estar preparados para abordar problemas jurdicos, analisar as
necessidades dos clientes e sugerir o melhor planejamento inclusive tributrio
tanto em negociaes domsticas como em contratos internacionais (AMARAL;
CAMPOS, 2004, p. 203 e s.).
Os cuidados bsicos que devem ser sempre lembrados na elaborao de
contratos so os seguintes:
a) Clareza. Os contratos devem ser claros e objetivos, sem clusulas
ambguas que possam levar a mal-entendidos futuros. Os contratos devem ser
sempre redigidos no sentido de evitar controvrsias sobre sua interpretao.

Cuidado redobrado deve ser usado quando da redao em lngua estrangeira e


quando o contrato deva ser assinado em duas lnguas; tradues literais podem
pecar por falta de clareza. A implementao prtica de obrigaes contratuais
deve ser pensada e redigida de forma operacional e objetiva, principalmente
com relao a clusulas de treinamento, pagamento de royalties e recolhimento
de tributos. Deve ser evitada linguagem demasiadamente tcnico-jurdica, que
pode ser hermtica para as partes do contrato, em geral leigas.
b) O contrato deve ser completo. Todas as condies e termos devem
estar expressos. Jamais partir do pressuposto de que algum entendimento
verbalmente acordado entre as partes no requeira incluso por ser bvio. Ao
usar minutas padronizadas, nunca tentar encaixar as negociaes do cliente em
um modelo predeterminado. Cada caso diferente dos demais, e merece
ateno exclusiva, redao criativa e construtiva. O uso de modelos
anteriormente elaborados, entretanto, pode ser muito til para evitar
esquecimento de dispositivos essenciais, e para uso de clusulas pr-elaboradas
(como, por exemplo, clusula de arbitragem), que j reflitam a melhor posio
doutrinria para proteo do cliente.
c) Evitar aglomerao desnecessria. Um nico contrato no deve
conter, na medida do possvel, objetos diferentes, que tenham tratamentos
cambiais, tributrios e de exigncias burocrticas diferentes. Por exemplo,
contratos de licenciamento de marcas e patentes, que tm tratamento cambial e
tributrio especfico e que dependem de averbao perante o INPI, no
deveriam estar contidos no mesmo instrumento contratual com acordos de
servios de consultoria administrativa, que tm tratamento fiscal e cambial
diferente e que no ficam sujeitos a averbao por aquele rgo. Em contratos
englobando diversos objetos, no possvel distinguir claramente quais direitos
geram quais pagamentos, e portanto qual tratamento tributrio e cambial deve
ser aplicado aos mesmos. Nestes casos, mesmo que os acordos faam parte da
mesma negociao, instrumentos contratuais separados so mais aconselhveis.
Durante a vigncia do Ato Normativo n. 15, de 15-9-1975, do INPI, a separao
dos contratos era obrigatria 3. Aps a revogao do AN n. 15/75, essa separao
no mais obrigatria, mas simplesmente conveniente. Quando no for possvel,
por qualquer razo, separar os contratos, deve-se tomar o cuidado de identificar
claramente a qual objeto contratual corresponde cada pagamento.

2.3 Compromisso de sigilo


Muitas vezes as partes de uma negociao que envolva transferncia de

tecnologia iniciam as discusses com trocas de informaes sobre produtos e


servios, potencial de vendas, exigncias de mercado, legislao local, tributao
aplicvel, canais de distribuio, custos de produo, margem de lucros,
infraestrutura de logstica, fornecedores, concorrentes existentes no mercado
relevante e outras informaes semelhantes. Frequentemente, essas informaes
preliminares necessrias avaliao do negcio podem representar segredos
de negcio, mesmo que as partes no se deem conta disto. Esta a razo pela
qual o advogado deve recomendar a seu cliente que no revele qualquer
informao confidencial sem antes ter assinado um acordo de manuteno de
sigilo com a outra parte. Estes acordos de confidncia ou de sigilo podem estar
includos em contratos especficos para esta finalidade, ou estar embutidos em
cartas de inteno preliminares, ou acordos pr-contratuais, ou protocolos de
intenes; podem, igualmente, estar inseridos em outros instrumentos, como
contratos de trabalho, de servios tcnicos, de pesquisa e desenvolvimento, e
similares. Independentemente da forma de que se revistam, os acordos relativos
ao compromisso de manuteno de sigilo devem conter, no mnimo:
a) Descrio das partes que se comprometem com o sigilo. Quando as
partes forem pessoas jurdicas, devero elas comprometer-se inclusive pelos
seus prepostos, empregados, subcontratados e demais funcionrios que venham a
ter acesso s informaes confidenciais; estes indivduos devero, por sua vez,
assinar compromissos de sigilo com suas empregadoras, em termos compatveis
com os do acordo de confidncia.
b) Escopo do sigilo. O contrato deve ser claro sobre quais categorias de
informaes ficam sujeitas a tratamento confidencial, e quais no. As
informaes consideradas confidenciais no precisam ser, necessariamente, de
carter tcnico, podendo incluir dados comerciais, de produo, de logstica, de
fornecimento, ou de qualquer outra natureza, bastando que sejam secretas e
tenham relevncia e valor. Usualmente, so excludas da obrigao de sigilo
aquelas informaes j em domnio pblico, ou que venham a cair em domnio
pblico sem culpa da outra parte; as informaes que a outra parte j detinha
antes da assinatura do acordo de sigilo; e as informaes que a outra parte venha
a receber, sem obrigao de sigilo, de terceiros que tenham posse legtima das
mesmas.
c) Compromissos assumidos. As partes contratuais devem obrigar-se
claramente a no revelar a quaisquer terceiros, sem autorizao, as informaes
recebidas da outra parte e includas no escopo do acordo de sigilo. Quanto aos
seus prprios empregados, funcionrios, prepostos, subcontratados, e demais
pessoas eventualmente envolvidas no negcio, o contrato deve ser claro no
sentido de que os mesmos sejam expostos s informaes confidenciais somente
na medida do absolutamente necessrio.

bastante comum a combinao de compromisso de sigilo com o dever


de no concorrncia, principalmente quando se inclui a obrigao de confidncia
em contratos de trabalho ou de servios. Neste caso, o dever de no concorrncia
deve ser limitado no tempo e no espao, e deve ser devidamente remunerado,
para assegurar sua validade.
d) Prazo. Normalmente, quando se tratar de acordo preliminar, o prazo
deve estender-se at a data da assinatura do contrato definitivo (que, por sua vez,
tambm deve conter compromisso de sigilo ou confidncia). Na hiptese de as
tratativas iniciais no resultarem em contrato, entretanto, o acordo deve prever
que o sigilo perdure por um prazo que seja considerado pelas partes como
razovel em vista do estado da tcnica no ramo de atividade em questo. Na
maioria dos casos, um prazo de cinco anos considerado razovel. Igualmente,
ao final das tratativas, caso infrutferas, ou ao final do contrato definitivo, pode-se
prever a devoluo ou a destruio, conforme o caso, dos dados escritos e
documentos confidenciais que tenham sido recebidos da outra parte. Quando o
contrato definitivo tratar de efetivo fornecimento de tecnologia no patenteada, a
validade desta obrigao de restituio ou destruio de dados tcnicos ao final
do contrato sofre objees por parte do INPI, como veremos no prximo
captulo.
Se o contrato for silente quanto ao prazo do sigilo, o dever de manter as
informaes como confidenciais perdurar at que as informaes deixem de
ser secretas. Portanto, o prazo do contrato poder ser indeterminado, mas no
eterno.
e ) Clusula penal. Considerando o potencial valor das informaes a
serem trocadas pelas partes e o prejuzo que sua divulgao possa causar,
convm incluir uma clusula penal, como forma de desestimular a revelao
no autorizada das mesmas. A clusula penal dever ser no compensatria, de
forma a possibilitar a cobrana de perdas e danos comprovveis, caso estes
ultrapassem o valor da penalidade 4. Ao decidir sobre o valor da penalidade, as
partes devero acordar um valor que, por um lado, coba a inadimplncia, mas
por outro lado, no seja to elevado que o juiz possa consider-lo abusivo5. O
contrato poder mencionar, tambm, que a revelao no autorizada de
informaes confidenciais poder configurar crime de concorrncia desleal nos
termos do art. 195 da Lei de Propriedade Industrial (LPI) 6.
f) Foro e lei aplicvel. Alm das clusulas acima, convm que as partes
indiquem o foro no qual as eventuais disputas sero resolvidas, ou adotem
clusula compromissria de arbitragem. Adicionalmente, quando se tratar de
acordo entre partes de pases diferentes, podero indicar a lei aplicvel,
mediante, se for o caso, reconhecimento de qual das partes foi a proponente do
negcio (vide captulo anterior).

2.4 Necessidade de averbao ou registro de contratos de transferncia de


tecnologia pelo INPI. Breve histrico
A partir da promulgao do Cdigo da Propriedade Industrial (Lei n.
5.772, de 21-12-1971), tanto os contratos de licena de marcas e patentes como
os contratos que envolvem efetivo fornecimento de tecnologia no patenteada,
servios de assistncia tcnica e alguns outros tipos de servios passaram a ficar
sujeitos a averbao por parte do INPI 7.
Anteriormente criao do atual INPI pela Lei n. 5.648, de 11-12-1970,
e promulgao do Cdigo da Propriedade Industrial de 1971, os contratos de
licena de marcas e patentes ficavam sujeitos a averbao por parte do DNPI
(Departamento Nacional da Propriedade Industrial), e os contratos de
transferncia de tecnologia, por fora da Lei n. 4.131, de 3-9-1962, ficavam
sujeitos a registro por parte da SUMOC (Superintendncia da Moeda e do
Crdito), subsequentemente substituda pelo Banco Central do Brasil8.
Com a entrada em vigor do Cdigo de 1971, o INPI herdou, pois, do
Banco Central, no s o dever, ou nus, de analisar os contratos de transferncia
de tecnologia, mas tambm o poder discricionrio de outorgar ou denegar
aprovao a esses contratos. Esse poder derivava claramente da lei que criou a
autarquia, que, no texto original de seu art. 2, estabelecia:

Art. 2 O Instituto tem por finalidade principal executar, no


mbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo
em vista a sua funo social, econmica, jurdica e tcnica.
Pargrafo nico. Sem prejuzo de outras atribuies que lhe
forem cometidas, o Instituto adotar, com vistas ao desenvolvimento
econmico do Pas, medidas capazes de acelerar e regular a
transferncia de tecnologia e de estabelecer melhores condies de
negociao e utilizao de patentes, cabendo-lhe ainda pronunciar-se
quanto convenincia da assinatura, ratificao ou denncia de
convenes, tratados, convnios e acordos sobre propriedade industrial
(grifos nossos).

O Decreto n. 68.104, de 22-1-1971, que regulamentou a Lei n. 5.648/70,

reproduziu integralmente o art. 2 da referida lei, e acrescentou ainda (no art. 3,


III), as funes de criar melhores condies de absoro, adaptao ou
desenvolvimento de cincia ou tecnologia, atravs do pleno aproveitamento das
informaes acumuladas e de ampla divulgao nos setores industriais ou de
pesquisa.
Com base nas normas do prprio Cdigo da Propriedade Industrial de
1971, que continha uma srie de restries relativas aos contratos de licena de
marcas e patentes e com base nas funes que lhe foram atribudas pela Lei n.
5.648/70 e pelo Decreto n. 68.104/71, passou o INPI a averbar os contratos de
transferncia de tecnologia e a exercer controle rigoroso sobre as respectivas
negociaes.
A poltica implementada pelo INPI na dcada de 1970 (e at meados da
dcada de 1980), com relao aprovao e averbao desses contratos, refletia
nitidamente a poltica geral do governo federal, no sentido de (a) estimular a
substituio de importaes mediante a capacitao nacional, isto , estimular a
gerao autctone de tecnologia nacional mediante esforo de pesquisa e
desenvolvimento, (b) exigir que a adquirente de tecnologia obtivesse o controle
da tecnologia adquirida e (c) regular e na medida do possvel, coibir as
remessas de royalties ou remunerao por fornecimento de tecnologia ao
exterior, que eram consideradas evaso de divisas 9.
Esta poltica geral do governo, alis, no era unicamente brasileira.
interessante notar a simetria existente entre as prticas adotadas pelo Brasil nessa
rea e as polticas adotadas por outros pases da Amrica do Sul na mesma
poca, principalmente os pases componentes da Comunidade Andina,
anteriormente denominada Pacto Andino10.
De fato, o INPI, entre 1972 e 1975, passou a aplicar uma srie de
normas bastante restritivas a contratos de licenciamento e de transferncia de
tecnologia, que, por no serem escritas, traziam uma insegurana muito grande
s partes contratantes, que nunca sabiam se seus contratos seriam aprovados ou
se sofreriam exigncias. Essas normas no escritas do INPI refletiam, at certo
ponto, a poltica adotada pelos pases componentes do Pacto Andino, e
consubstanciada na Deciso n. 24 da Comisso do Acordo de Cartagena, adotada
em 31-12-1970.
Diante da insegurana representada pela aplicao de normas no
escritas, acabou o INPI por adotar, em 11-9-1975, o famoso Ato Normativo n.
15. Apesar das restries que impunha aos contratos e do consequente
cerceamento da liberdade contratual das partes, o Ato Normativo n. 15/75 tinha,
pelo menos, a vantagem de estabelecer, de forma clara, as regras do jogo.
Regulava cinco tipos de contratos: licenas de uso de marcas, licenas de
explorao de patentes, contratos de fornecimento de tecnologia industrial,

contratos de cooperao tcnico-industrial e contratos de servios tcnicos. Para


cada tipo de contrato, indicava clusulas obrigatrias e clusulas proibidas.
Ao longo dos mais de quinze anos durante os quais o Ato Normativo n.
15/75 vigorou, houve inmeras mudanas de circunstncias, de polticas,
necessidades de aperfeioamentos e de esclarecimentos, que resultaram na
emisso de vrios Atos Normativos complementares, dos quais os mais
significativos foram:

Ato Normativo n. 32/78, que instituiu o sistema obrigatrio de consultas


prvias com relao a contratos de licenciamento e de transferncia
de tecnologia. De fato, apesar das normas relativamente claras do
Ato Normativo n. 15/75, muitas vezes contratos, principalmente os
elaborados no exterior, eram apresentados ao INPI contendo
clusulas no aceitveis, o que provocava um considervel
transtorno s partes, que eram obrigadas a emend-los. O Ato
Normativo n. 32/78, pois, passou a exigir que todos os contratos de
transferncia de tecnologia em sentido amplo fossem submetidos a
reviso prvia por parte do INPI, antes de sua assinatura, dando,
assim, maior segurana s partes contratantes.
Ato Normativo n. 55/81, que definia em detalhes os tipos de servios
que podiam ser pagos ao exterior, deixando de fora os servios em
que se considerava existir capacitao nacional no setor.
Ato Normativo n. 56/81, que proibia pagamentos de royalties ou de
taxas de assistncia tcnica, em determinadas circunstncias, na
indstria de hotelaria.
Ato Normativo n. 64/83, que exigia das empresas adquirentes de
tecnologia externa que investissem certas quantias mnimas em
pesquisa e desenvolvimento. Este Ato Normativo tinha caracterstica
bastante discriminatria, no sentido de que subsidirias de empresas
estrangeiras, estabelecidas no Brasil, ao adquirirem tecnologia
externa de outras fontes, eram obrigadas a receber de suas
controladoras investimentos em capital estrangeiro, em quantia pelo
menos igual aos gastos a serem efetuados com a aquisio de
tecnologia.
Ato Normativo n. 81/86, que simplificava o processo de aprovao e
averbao de licenas de marcas, desde que essas licenas
obedecessem a formato padro estabelecido pelo INPI.
Ato Normativo n. 93/88, que simplificava o processo de aprovao e
averbao de contratos de transferncia de tecnologia, quando a

parte nacional tivesse apresentado Programa de Desenvolvimento


Tcnico-Industrial (PDTI) para fins de obteno de incentivos
fiscais.

Em razo daqueles objetivos da poltica governamental j citados, o


INPI chegou a celebrar como vitrias ndices decrescentes de remessas ao
exterior a ttulo de royalties ou remunerao por transferncia de tecnologia 11.
As dificuldades criadas pelo INPI nos processos de averbao e registro
de contratos de transferncia de tecnologia acabaram por criar um efeito no
almejado pela poltica governamental, isto , de um lado, afugentaram muitos
potenciais fornecedores de tecnologia externa, privando empresas brasileiras de
acesso a tecnologia disponvel no exterior, e, de outro lado, levaram muitos
empresrios nacionais a celebrar contratos de gaveta, no submetidos ao crivo do
INPI (com o consequente descumprimento das normas cambiais e fiscais), ou a
complementar os contratos averbados pelo INPI por meio de cartas paralelas
cuja finalidade era contornar as exigncias e dificuldades criadas no processo de
averbao e registro.
J a partir do final da dcada de 1980, o INPI havia iniciado, mesmo
informalmente, um processo de flexibilizao das averbaes desses contratos,
como constatado por Gabriel F. Leonardos (1997, p. 124). Mais uma vez, nota-se
uma simetria com o que ocorria nos pases vinculados ao Pacto Andino (hoje
CAN) 12.
, pois, interessante notar que a Deciso n. 24 do Acordo de Cartagena
foi bastante flexibilizada, com relao a contratos de transferncia de tecnologia,
a partir de 1987, atravs da Deciso n. 220. Esta Deciso n. 22013 foi, por sua
vez, substituda pela Deciso n. 291 da Comisso do Acordo de Cartagena, datada
de 21-3-1991, que, em relao a contratos de transferncia de tecnologia,
bastante semelhante Deciso n. 220.
No Brasil, a partir do incio dos anos 90, foi implementada alterao
bastante radical na poltica nacional relativa a comrcio exterior e atitude em
relao a investimentos externos. Eliminaram-se em grande parte as listas de
produtos de importao proibida, e, a partir do final de 1991, eliminaram-se
obstculos em relao a investimentos estrangeiros, mediante cancelamento do
Imposto Suplementar de Renda sobre remessas de lucros ao exterior, mediante
supresso da proibio de remessas de royalties por licenciamento de marcas e
patentes entre subsidirias brasileiras e suas controladoras no exterior 14, e outras
medidas fiscais que tiveram por finalidade tornar o Brasil um pas mais atraente
para os capitais estrangeiros.

A concorrncia com os produtos importados obrigou as empresas


nacionais a procurarem melhorar sua produtividade e sua competitividade, o que,
evidentemente, passava tambm pela possibilidade de se adquirir tecnologia
externa de forma mais favorvel.
Diante dessa nova realidade, em 27-2-1991, o INPI emitiu a Resoluo
n. 22, que no s cancelava o Ato Normativo n. 15/75, como tambm vrios
outros Atos Normativos relacionados a contratos de licenciamento e
transferncia de tecnologia, tais como todos os mencionados acima. A Resoluo
n. 22 deixava de listar as clusulas permitidas ou proibidas e tinha uma redao
muito mais concisa do que a do Ato Normativo n. 15/75, tendo sido
posteriormente regulamentada pela Instruo Normativa n. 1, de 2 de julho de
1991. Estas alteraes trouxeram maior flexibilidade quanto a pagamentos
entre partes independentes de royalties e taxas de assistncia tcnica, que
deixaram de ficar estritamente limitados aos percentuais permitidos, para fins de
dedutibilidade fiscal, pela antiga e defasada Portaria n. 436/5815.
Igualmente importante, no rol das medidas de flexibilizao adotadas
pelo governo nessa poca, a Circular n. 2.202 de 22-7-1992, do Banco Central,
que passou a permitir aos bancos autorizados a operar em cmbio, que fizessem
remessas ao exterior, em pagamentos de contratos de servios profissionais e de
consultoria, sem qualquer aprovao prvia do INPI ou do Banco Central, desde
que no inclussem licenciamento de propriedade intelectual ou transferncia de
tecnologia. Esta Circular do Banco Central, com suas alteraes subsequentes,
representou um dos mais importantes instrumentos de flexibilizao da aquisio
de servios tcnicos profissionais ou servios de consultoria do exterior.
No mbito do INPI, vrios Atos Normativos foram emitidos nos anos
seguintes, visando permitir ou facilitar a averbao de certos contratos, tais como
os contratos de franquia (Ato Normativo n. 115, de 30-9-1993) e os contratos de
rateio de custos de pesquisa e desenvolvimento (Ato Normativo n. 116, de 27-101993). A onda liberalizante do INPI culminou com a emisso do Ato Normativo
n. 120, de 17-12-1993, pelo qual o INPI passaria a fazer simplesmente
averbaes e registros de contratos de transferncia de tecnologia, sem interferir
na liberdade contratual das partes.
Com a entrada em vigor, em 15-5-1997, da atual Lei da Propriedade
Industrial (LPI) 16, o INPI acabou substituindo os trs ltimos Atos Normativos
aqui mencionados, pelo Ato Normativo n. 135, de 15-4-1997, que normaliza a
averbao e o registro de contratos de transferncia de tecnologia e de franquia.
O Ato Normativo n. 135/97, apesar de no conter restries expressas,
permite ao INPI o retorno ao passado intervencionista, uma vez que indica que o
INPI proceder averbao de contratos de licena e de transferncia de
tecnologia, na forma da nova Lei da Propriedade Industrial, bem como de outras

leis, tais como a Lei de Capitais Estrangeiros (Lei n. 4.131 de 3-9-1962), a


legislao de Imposto de Renda (Lei n. 4.506, de 30-11-1964 e demais normas
regulamentares sobre o imposto de renda, inclusive e especialmente a Lei n.
8.383, de 31-12-1991), a Lei de Software (o Ato Normativo n. 135 cita a antiga
Lei de Software, Lei n. 7.646 de 18-12-1987, atualmente substituda pela Lei n.
9.609, de 19-2-1998), a Lei Antitruste (Lei n. 8.884, de 11-6-1994), a Lei de
Franquias (Lei n. 8.955, de 15-12-1994), e os decretos legislativo e presidencial
que aprovam e promulgam o TRIPS.
O Ato Normativo n. 135/97 suscitou vrios problemas e preocupaes
entre os advogados militantes em propriedade industrial, e no empresariado
nacional interessado em obter licenciamentos ou em adquirir tecnologia.
O primeiro a conspcua ausncia de qualquer meno possibilidade
de registro de contratos de rateio de custos de pesquisa e desenvolvimento (costsharing agreements). Como o Ato Normativo n. 135/97 cancelou o Ato
Normativo n. 116/93 (que regulamentava esse tipo de contrato), criou-se uma
dvida quanto viabilidade desses contratos continuarem a ser registrados pelo
INPI e pelo Banco Central (vide maiores comentrios no captulo seguinte).
O segundo problema o fato de que, assumindo a obrigao de fiscalizar
o fiel cumprimento das leis mencionadas no Ato Normativo n. 135/97, o INPI
volta a exercer ingerncia no contedo dos contratos submetidos sua
apreciao e registro, proibindo determinadas clusulas ou exigindo alteraes no
texto de outras; uma volta, pois, a um passado intervencionista que, como vimos,
j havia produzido resultados desalentadores nas dcadas de 1970 e 1980.

2.5 O papel do INPI na aprovao de contratos de transferncia de


tecnologia aps a promulgao da nova Lei da Propriedade Industrial
A nova LPI tem, indubitavelmente, um carter liberalizante. Veja-se, a
respeito, a eliminao das restries anteriormente existentes no Cdigo de 1971
com relao a licenciamentos de marcas e patentes17. Esta eliminao indica
claramente que aquelas restries, adotadas na dcada de 1970 como reflexo
daquelas polticas de controle e de desconfiana em relao aos investidores
estrangeiros, j no encontravam ressonncia na maioria do Congresso Nacional
na dcada de 1990.
Alm da eliminao das restries a pagamentos de royalties pelo
licenciamento de marcas e patentes, o legislador da nova Lei da Propriedade
Industrial preocupou-se em expressamente limitar as funes do INPI, alterando
o art. 2 da Lei n. 5.648/70 como segue:

Art. 240. O art. 2 da Lei n. 5.648, de 11 de dezembro de 1970,


passa a ter a seguinte redao:
Art. 2 O INPI tem por finalidade principal executar, no mbito
nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista
a sua funo social, econmica, jurdica e tcnica, bem como
pronunciar-se quanto convenincia de assinatura, ratificao e
denncia de convenes, tratados, convnios e acordos sobre
propriedade industrial.

Fica claro, pois, que o legislador retirou do INPI exatamente aquelas


funes a que nos referimos anteriormente, de acelerar e regular a
transferncia de tecnologia e de estabelecer melhores condies de negociao e
utilizao de patentes.
Diante desta nova definio das suas atribuies, parece-nos que o INPI
deveria limitar-se a averbar ou registrar 18 contratos de licenciamento ou de
transferncia de tecnologia, verificando simplesmente as normas aplicveis de
propriedade industrial.
No entanto, como vimos anteriormente, o Ato Normativo n. 135/97
indica qual a legislao que ser examinada pelo INPI por ocasio da anlise dos
contratos a ele submetidos.
Analisemos, pois, os diplomas legais mencionados no Ato Normativo n.
135/97. Com relao legislao do Imposto de Renda, desde 1979, com a
promulgao do Decreto-Lei n. 1.718, de 27-11-1979, tanto o INPI como
diversas outras entidades e autarquias ficam obrigados a auxiliar a fiscalizao
dos tributos sob a administrao do Ministrio da Fazenda, ou, quando solicitados,
a prestar informaes 19.
A dedutibilidade fiscal um direito, outorgado pela legislao do
Imposto de Renda s empresas, para que deduzam do seu resultado financeiro
determinadas despesas. Somente uma fiscalizao da Secretaria da Receita
Federal poder, pois, determinar se uma empresa abusou do direito de deduo
legal. Como o processo de averbao e registro de contratos por parte do INPI
antecede, necessariamente, qualquer pagamento ou despesa relativa a royalties
ou remunerao por transferncia de tecnologia, ao INPI cabe informar, s
empresas que submetem contratos de transferncia de tecnologia a averbao e
registro, quais so os limites de dedutibilidade que podero ser usados, no futuro,
por essas empresas licenciadas ou adquirentes de tecnologia. A funo do INPI,

neste caso, pois, deve ser meramente informativa.


Com relao legislao cambial, o INPI teria recebido delegao de
competncia do Banco Central para auxili-lo no controle cambial relativo a
sada de divisas em pagamento de royalties e de taxas de assistncia tcnica 20.
Nesta funo, entretanto, o INPI deve ater-se estrita observncia das normas
cambiais vigentes (vide comentrios adiante sobre este tpico).
Quanto ao controle da livre concorrncia e preveno e represso s
infraes contra a ordem econmica, a Lei n. 8.884, de 11-6-1994, estabelece
claramente as vrias competncias que cabem ao Conselho Administrativo de
Defesa Econmica (CADE) e Secretaria de Direito Econmico (SDE) 21.
No h, na Lei n. 8.884/94, qualquer delegao de competncia para que
o INPI assuma a funo de julgar, decidir ou alterar unilateralmente clusulas
contratuais que porventura possam infringir a ordem econmica. Pelo contrrio,
de acordo com o art. 54 da Lei n. 8.884/94, os atos, sob qualquer forma
manifestados, que possam limitar ou de qualquer forma prejudicar a livre
concorrncia, ou resultar na dominao de mercados relevantes de bens ou
servios, devero ser submetidos apreciao do CADE 22.
A represso ao abuso do poder econmico e outras restries livre
concorrncia so de competncia exclusiva dos rgos que compem o Sistema
Brasileiro de Promoo e Defesa da Concorrncia (que, alm da SDE e do
CADE, tambm conta com a Secretaria Especial de Acompanhamento
Econmico SEAE). A poltica adotada pelo sistema de defesa da concorrncia
brasileiro rejeita o critrio de classificao imediata das condutas empresariais
como restritivas concorrncia (conhecido como princpio da proibio per
se). Constitui posicionamento unssono do CADE, desde a vigncia da Lei n.
8.884/94, que, para se constatar se houve efetivamente uma infrao legal, deve
ser analisada detalhadamente a estrutura do mercado relevante e todos os demais
indicativos econmicos e legais relativos s prticas comuns nesse tipo de
transao. Em vista disto, o INPI, neste aspecto, deve limitar-se a informar s
partes contratantes quais clusulas podem, eventualmente, constituir violao da
legislao de defesa da concorrncia.
Quanto atual Lei de Software, as simples licenas de uso de software,
que se constituem na maioria absoluta dos contratos nessa rea de atividade,
prescindem de averbao ou registro por parte do INPI. Ficam sujeitos a registro
somente os contratos que incluam transferncia de tecnologia de programa de
computador, de acordo com o art. 11 da Lei n. 9.609, de 19-2-1998. Aqui, a
expresso transferncia de tecnologia deve ser entendida em seu sentido
estrito, isto , o de efetivo fornecimento de conhecimentos, razo pela qual o
pargrafo nico do art. 11 exige que o fornecedor disponibilize ao adquirente a

documentao completa, o cdigo- -fonte comentado, memorial descritivo,


especificaes funcionais internas, diagramas, fluxogramas e outros dados
tcnicos necessrios absoro da tecnologia. Ao INPI cabe, neste caso,
somente constatar se o contrato trata de efetivo fornecimento de tecnologia de
software e, s caso positivo, isto , se os termos do contrato preveem o
fornecimento da documentao necessria aquisio da tecnologia do software,
proceder ao registro do contrato.
A Lei de Franquias (Lei n. 8.955, de 15-12-1994) limita-se a definir a
franquia empresarial, a exigir a entrega prvia de uma completa circular de
oferta aos potenciais interessados e determina, no art. 6, que o contrato de
franquia ter validade independentemente de ser levado a registro perante
cartrio ou rgo pblico. Esta validade deve ser entendida, porm, como
validade entre as partes. Considerando que na maioria absoluta das franquias h
uma licena de uso de marca, o registro deste tipo de contrato obrigatrio para
possibilitar, como veremos adiante, a validade do contrato perante terceiros, a
deduo das quantias pagas aos franqueadores e a remessa em moeda
estrangeira de pagamentos devidos a franqueadores externos. O controle a ser
exercido pelo INPI nos respectivos processos de registro deve limitar-se aos
eventuais aspectos cambiais e dedutibilidade fiscal, conforme j comentado
acima. A entrega e a qualidade das informaes prestadas na Circular de Oferta
de Franquia, exigida pela Lei de Franquias, foge ao controle do INPI, por ser um
documento parte do contrato.
A meno ao Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade
Intelectual Relacionados ao Comrcio (TRIPS) deve ser analisada com cuidado.
De fato, o artigo 40, item 2, do TRIPS determina:

Nenhuma disposio deste Acordo impedir que os Membros


especifiquem em suas legislaes condies ou prticas de
licenciamento que possam, em determinados casos, constituir um abuso
dos direitos de propriedade intelectual que tenha efeitos adversos sobre a
concorrncia no mercado relevante. Conforme estabelecido acima, um
Membro pode adotar, de forma compatvel com as outras disposies
deste Acordo, medidas apropriadas para evitar ou controlar tais prticas,
que podem incluir, por exemplo, condies de cesso exclusiva,
condies que impeam impugnaes da validade e pacotes de licenas
coercitivas, luz das leis e regulamentos pertinentes desse Membro.

Este dispositivo reflete e uma resposta s presses dos pases em

desenvolvimento, que, de um lado, pleiteavam condies mais favorveis


transferncia de tecnologia e, de outro lado, denunciavam prticas restritivas
concorrncia e clusulas leoninas em contratos de licenciamento e fornecimento
tecnolgico.
Uma grande discusso acadmica seguiu-se promulgao do TRIPS
no Brasil, quanto sua aplicabilidade interna imediata e direta, em razo do prazo
oferecido aos pases em desenvolvimento para adaptar suas legislaes internas
aos padres mnimos exigidos pelo TRIPS23. De acordo com a legislao e a
tradio nacionais, para que um tratado internacional vigore no Brasil, deve ser
ele aprovado pelo Congresso e promulgado pelo Executivo, como ocorreu com o
TRIPS (anexo ao Tratado da OMC), aprovado no Congresso Nacional pelo
Decreto Legislativo n. 30, de 15-12-1994, e promulgado pelo Decreto n. 1.355, de
30-12-1994. A doutrina e a jurisprudncia nacionais determinam que, uma vez
assim aprovados e promulgados, os tratados internacionais inserem-se na
legislao brasileira, no mesmo nvel que as leis internas. H inmeras opinies,
pareceres e jurisprudncia (decorrentes da discusso sobre o prazo das patentes)
no sentido de que o TRIPS entrou efetivamente em vigor no Brasil a partir de 11-1995, tornando-se lei interna a partir desta data. Como mencionado acima,
essas discusses tiveram como foco a questo do artigo 33 do TRIPS, que
determina o prazo mnimo de vigncia das patentes, e no tm mais relevncia
neste momento, j que em 1-1-2000 esgotou-se o prazo para que os pases em
desenvolvimento aplicassem integralmente o TRIPS. Entretanto, com relao a
alguns outros aspectos do TRIPS, que no o do prazo de patentes, a aplicabilidade
do TRIPS no direta, a exemplo do que ocorre com as normas programticas
da Constituio Federal. Segundo Lus Olavo Baptista (2000, p. 120), o TRIPS
um tratado que contm diretrizes para que os pases signatrios adaptem a
legislao ao seu contedo. Com relao a algumas de suas disposies, no
seria o TRIPS, portanto, uma lei uniforme que, devidamente aprovada pelo
Congresso e promulgada pelo Executivo, tenha de imediato os efeitos de lei
interna, mas seria uma diretriz, similar s diretivas da Unio Europeia, que
determinam os princpios que devem nortear as leis internas de cada pas, ou
uma norma programtica.
Esta distino particularmente aplicvel com relao ao art. 40, e
especificamente ao item 2 do mesmo, que assegura que nenhuma disposio do
TRIPS impedir que os Estados-membros especifiquem em suas legislaes
internas aquelas condies ou prticas de licenciamento que possam, em
determinados casos, constituir abuso dos direitos de propriedade intelectual, que
tenha efeitos adversos sobre a concorrncia no mercado relevante. O
mencionado dispositivo do TRIPS, neste aspecto, pois, mesmo estando totalmente
em vigor no Brasil, no tem aplicabilidade interna direta, mas depende de

legislao nacional especfica. Do comentrio de Clio Borja (1998, p. 332):

As normas internacionais convencionais tambm podem ser


normativamente implementadas, quando necessitam ser integradas, seja
porque incompletas quanto ao sentido de suas disposies, seja porque
deixaram em branco, deliberadamente, um espao ou campo
normativo, seja, enfim, porque sua execuo depende de ato legislativo
ou administrativo da autoridade nacional.

Quanto s clusulas consideradas contrrias livre concorrncia,


mencionadas na Lei n. 8.884/94, comentada anteriormente, so elas de carter
genrico, no voltadas expressa e especificamente aos contratos de transferncia
de tecnologia.
Independentemente de quaisquer das observaes acima, entende o
INPI continuar autorizado, e, mais que isto, obrigado, por fora legal, a controlar
alm dos aspectos de propriedade industrial tambm os aspectos relativos a
tributao, os aspectos cambiais e os aspectos anticoncorrenciais dos contratos de
licenciamento e de transferncia de tecnologia submetidos sua apreciao.
Segundo Denis Borges Barbosa (2003, p. 983),

razovel concluir (...) que a lei vigente retirou do INPI o poder de


interveno nos contratos, quanto sua convenincia e oportunidade (...).
No entanto, persistem, na forma da legislao tributria e cambial, as
competncias delegadas ao INPI de atuar como assessor, ex ante, da
Receita Federal e do Banco Central na anlise das questes atinentes
quelas autoridades, relativas aos contratos que importem em
transferncia de tecnologia. Tambm persistem as competncias do
INPI no tocante anlise de legalidade intrnseca e o dever de suscitar a
necessidade de pronunciamento do rgo de tutela de concorrncia em
casos em que o contrato, na forma apresentada ao INPI, seria suscetvel
de violao das normas concorrenciais em vigor.

2.6 As funes da averbao e do registro dos contratos no INPI


parte da discusso sobre a competncia ou no do INPI de interferir

no contedo dos contratos sujeitos a averbao ou registro, indiscutvel que essa


averbao e esse registro tm algumas funes que devem ser conhecidas, entre
as quais as legais e as polticas.
2.6.1 Funes legais
a) A primeira das funes da averbao ou registro a de fazer com
que os respectivos contratos produzam efeitos em relao a terceiros.
De fato, a LPI estabelece, em seus arts. 62 (com relao a licena de
patentes) e 140 (com relao a licena de marcas), que o contrato de licena
dever ser averbado no INPI para que produza efeitos em relao a terceiros.
Com relao a contratos de transferncia de tecnologia no patenteada,
estabelece o art. 211 da LPI que o INPI far o registro dos contratos que
impliquem transferncia de tecnologia, contratos de franquia e similares para
produzirem efeitos em relao a terceiros.
A averbao e o registro produziro efeitos em relao a terceiros a
partir da data de sua publicao na Revista do INPI.
Esta funo da averbao e do registro de contratos no INPI, pois,
anloga funo do registro das transaes imobilirias no Cartrio de Registro
de Imveis, ou seja, o registro torna o contrato pblico. Note-se que os contratos
de licenciamento de propriedade industrial e de fornecimento de tecnologia so
perfeitamente vlidos entre as partes, independentemente de qualquer registro ou
averbao. Somente o Poder Judicirio poderia declarar, em vista das
circunstncias, se o contrato entre partes invlido ou inexistente, segundo o
direito material. A averbao ou o registro apenas tornam o contrato oponvel
erga omnes; inclusive, e principalmente, para que o licenciado possa,
eventualmente, fazer valer os direitos de propriedade industrial licenciados contra
possveis violadores.
De fato, tanto no licenciamento de patentes como no de marcas, o
licenciado poder ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em
defesa da patente ou da marca licenciada 24, sem prejuzo dos seus prprios
direitos.
b) A segunda funo da averbao e do registro de contratos pelo INPI
tornar os pagamentos dedutveis para fins de imposto de renda.
Desde 195825, a dedutibilidade (para fins de apurao do lucro lquido
sujeito a imposto de renda) de pagamentos de royalties por licenciamento de
marcas e patentes e de remunerao por transferncia de tecnologia, assistncia
tcnica, cientfica, administrativa e semelhantes, pagos a no residentes, fica
sujeita prvia averbao ou registro do respectivo contrato perante a autoridade

pblica encarregada dessa funo.


A chamada lei dos capitais estrangeiros Lei n. 4.131, de 3-9-1962
(ainda em vigor), tambm estabelece, em seu art. 12, que

as somas das quantias devidas a ttulo de royalties pela explorao de


patentes de inveno, ou uso de marca de indstria e de comrcio e por
assistncia tcnica, cientfica, administrativa ou semelhante, podero ser
deduzidas, nas declaraes de renda (...), at o limite mximo de 5%
(cinco por cento) da receita bruta do produto fabricado ou vendido,

e seu 2 prescreve que

as dedues de que este artigo trata sero admitidas (...) mediante o


contrato de cesso ou licena de uso de marcas e de patentes de
inveno, regularmente registrado no Pas, de acordo com as
prescries do Cdigo da Propriedade Industrial.

Na mesma direo, o atual Regulamento do Imposto de Renda (Decreto


n. 3.000, de 26-3-1999 o RIR/99), estabelece:

Art. 292. No so dedutveis (Lei n. 4.506/64, art. 71, pargrafo


nico):
(...)
IV os royalties pelo uso de patentes de inveno, processos e
frmulas de fabricao pagos ou creditados a beneficirio domiciliado no
exterior:
a) que no sejam objeto de contrato registrado no Banco Central
do Brasil;
(...)
V os royalties pelo uso de marcas de indstria e comrcio
pagos ou creditados a beneficirio domiciliado no exterior:

a) que no sejam objeto de contrato registrado no Banco Central


do Brasil;
(...)
Art. 293. As importncias pagas a pessoas jurdicas ou fsicas
domiciliadas no exterior a ttulo de assistncia tcnica, cientfica,
administrativa ou semelhante, quer fixas, quer como percentagem da
receita ou do lucro, somente podero ser deduzidas como despesas
operacionais quando satisfizerem aos seguintes requisitos (Lei n.
4.506/64, art. 52):
I constarem de contrato registrado no Banco Central do Brasil
(grifos nossos).

Note-se que, quando o RIR/99 exige o registro dos contratos no Banco


Central do Brasil, este registro pressupe a averbao ou registro prvios perante
o INPI.

Art. 355. (...)


3 A dedutibilidade das importncias pagas ou creditadas pelas
pessoas jurdicas, a ttulo de aluguis ou royalties pela explorao ou
cesso de patentes ou pelo uso ou cesso de marcas, bem como a ttulo
de remunerao que envolva transferncia de tecnologia (assistncia
tcnica, cientfica, administrativa ou semelhantes, projetos ou servios
tcnicos especializados) somente ser admitida a partir da averbao do
respectivo ato ou contrato no Instituto Nacional da Propriedade Industrial
INPI, obedecidos o prazo e as condies da averbao e, ainda, as
demais prescries pertinentes, na forma da Lei n. 9.279, de 14 de maio
de 1996.

c) A terceira funo da averbao e do registro dos contratos pelo INPI


a de permitir a remessa dos royalties ou da remunerao devidos para o
exterior, em moeda estrangeira.

Mais uma vez, a Lei n. 4.131/62 que estabelece essa funo, uma vez

que seu art. 9 exige:

Art. 9 As pessoas fsicas e jurdicas que desejarem fazer


transferncias para o exterior a ttulo de (...) royalties, assistncia
tcnica, cientfica, administrativa e semelhantes devero submeter aos
rgos competentes da Superintendncia da Moeda e do Crdito (...) os
contratos e documentos que forem considerados necessrios para
justificar a remessa.

Como j dito, a Superintendncia da Moeda e do Crdito foi substituda


pelo Banco Central do Brasil, e o registro perante o Banco Central do Brasil
pressupe o registro ou averbao prvios do contrato pelo INPI. Com a
implementao, pelo Banco Central, do Registro Declaratrio Eletrnico (RDE)
para operaes de pagamentos de royalties e remunerao por transferncia de
tecnologia 26, ficou confirmado que o registro declaratrio eletrnico perante o
Banco Central desse tipo de operao pode ser efetuado somente aps obteno
do Certificado de Averbao (ou de Registro) concedidos pelo INPI.
d) Periodicamente, podem existir outras funes legais atribudas
averbao ou registro de contratos pelo INPI. Por exemplo, at dezembro de
2004, o registro de contrato de prestao de servio de assistncia tcnica (sem
vnculo empregatcio) ou de fornecimento de tecnologia tinha a funo de
permitir a emisso de autorizao de trabalho e de visto (por prazo de dois anos)
para tcnicos estrangeiros que viessem ao Brasil sob esse tipo de contrato. Aps a
emisso da Resoluo Normativa n. 61, de 8-12-2004, do Conselho Nacional de
Imigrao, no se exige mais o registro do respectivo contrato perante o INPI
para fins de visto; para as demais funes, o registro continua sendo necessrio,
obviamente.
2.6.2 Funes polticas
Algumas das funes da averbao e do registro de contratos pelo INPI
tm carter eminentemente poltico, e portanto variam (e devem efetivamente
variar) medida que se alteram as circunstncias do momento econmico e
poltico do Pas.
O INPI torna-se, desta forma, um instrumento da poltica de
desenvolvimento tecnolgico adotada pelo Governo Federal. Como j vimos, o
Governo Federal, e portanto tambm o INPI, adotaram em vrias ocasies
posies estratgicas como a poltica de substituio de importaes, de estmulo

capacitao interna das empresas nacionais27, de controle da evaso de


divisas. Nas palavras de Benedito Adeodato (1996, p. 40),

a atuao da Diretoria de Transferncia de Tecnologia do INPI pode ser


dividida em fases subsequentes. A primeira vigorou na fase de criao
da mesma e tinha como motivao a obstruo da sada de divisas do
pas, principalmente no que diz respeito a remessa disfarada de lucros
das multinacionais, que, por razes tributrias, poderiam se utilizar da
remessa de royalties para repatriar o capital investido no Brasil.

A ttulo de esclarecimento, convm lembrar que, at final de 1991,


vigorava no Brasil o Imposto Suplementar de Renda, que taxava de forma muito
pesada as remessas de lucros para o exterior que excedessem de 12% do capital
estrangeiro investido no Brasil e registrado no Banco Central. Com a eliminao
do Imposto Suplementar de Renda 28, no h mais limites remessa, para o
exterior, de lucros gerados por capital estrangeiro registrado perante o Banco
Central do Brasil, e reduziram-se significativamente, portanto, as razes
tributrias para usar o canal de remessa de royalties para envio de divisas ao
exterior. Alm disso, a necessidade do INPI de restringir a remessa de royalties
ou remunerao por transferncia de tecnologia para o exterior em razo da
situao precria da balana cambial brasileira situao essa que perdurou nas
dcadas de 1970 e 1980 no mais se justifica nos dias atuais.
Entretanto, o INPI continua a exercer papel de implementador da
poltica governamental, conforme se constata pelo Decreto n. 5.147, de 21-72004, que, em seu Anexo I, define quais so as competncias das vrias
Diretorias daquele rgo, como segue:

Art. 13. Diretoria de Contratos de Tecnologia e Outros


Registros compete:
I analisar e decidir quanto averbao de contratos para
explorao de patentes, uso de marcas e ao que implique transferncia
de tecnologia e franquia, na forma da Lei n. 9.279 de 1996, de modo
alinhado s diretrizes de poltica industrial e tecnolgica aprovadas pelo
Governo Federal (...) (grifo nosso).

O problema resultante deste tipo de atuao poltica do INPI decorre do


fato de que, muitas vezes, a poltica industrial ou tecnolgica adotada pelo
Governo no se encontra consubstanciada em lei e pode ser alterada a qualquer
momento por deciso do Poder Executivo, o que gera uma insegurana jurdica
considervel. Igualmente, essa poltica pode ter sido pouco divulgada e
conhecida, e pode ser, em alguns casos, incompatvel com a evoluo
tecnolgica, como, por exemplo, poltica industrial de pleno emprego versus
tecnologia de automao industrial.
Uma das principais funes polticas da atuao do INPI no mbito de
contratos de transferncia de tecnologia tem sido a proteo aos licenciados ou
receptores de tecnologia nacionais, mediante objeo a clusulas consideradas
leoninas ou prejudiciais livre concorrncia. Nas palavras de Fbio Konder
Comparato (1983, p. 429),

sem dvida, a proibio das clusulas restritivas em contratos de


transferncia de tecnologia procura evitar esse efeito de abuso de
posio dominante. Mas embora universalmente aplicada, essa proibio
no tem se revelado, por si s, eficaz para produzir o desejado efeito de
difuso tecnolgica, no pas receptor de know-how.

Pelo contrrio, a experincia demonstra que, lamentavelmente, o


excesso de interveno estatal no contedo dos contratos de transferncia de
tecnologia e o cerceamento da liberdade contratual das partes em nome de uma
poltica governamental desestimulam a aquisio de tecnologia estrangeira e
criam insegurana nos potenciais fornecedores de tecnologia, sem,
necessariamente, produzir o resultado desejado de estimular a pesquisa e
desenvolvimento de tecnologia autctone nacional.
A jurisprudncia no abundante nesta rea, e confirma os poderes do
INPI de exercer ingerncia nos contratos a ele submetidos. Em um dos primeiros
casos conhecidos, ainda sob a gide do antigo Cdigo da Propriedade Industrial
(Lei n. 5.772, de 21-12-1971) e do Ato Normativo n. 15/75, conforme relata
Denis Allan Daniel (1980, p. 173), o juiz decidiu que o INPI legalmente
competente para regular a transferncia de tecnologia, o que implica o exame
dos contratos, levando em considerao o interesse nacional e o ajuste necessrio
poltica de desenvolvimento econmico do pas.
Em recente Acrdo29, a 2 Turma Especializada do TRF da 2 Regio
decidiu:

1. A atuao do INPI, ao examinar os contratos que lhe so


submetidos para averbao ou registro, pode e deve avaliar as condies
na qual (sic) os mesmos se firmaram, em virtude da misso que lhe foi
confiada por sua lei de criao, a Lei n. 5.648, de 11-12-1970. A meta
fixada para o INPI , em ltima anlise, a de dar efetivao s normas
de propriedade industrial, mas sem perder de vista a funo social,
econmica, jurdica e tcnica das mesmas e considerando sempre o
desejvel desenvolvimento econmico do pas.
2. A Lei n. 9.279/96 somente retirou do INPI, ao revogar o
pargrafo nico do art. 2 da Lei n. 5.648/70, o juzo de convenincia e
oportunidade da contratao, ou seja, o poder de definir quais as
tecnologias seriam as mais adequadas ao desenvolvimento econmico
do Pas. Esse juzo, agora, unicamente das partes contratantes. Persiste,
todavia, o poder de reprimir clusulas abusivas, especialmente as que
envolvam pagamentos em moedas estrangeiras, ante a necessidade de
remessa de valores ao exterior, funcionando, nesse aspecto, no mnimo
como agente delegado da autoridade fiscal.

2.7 Contratos relativos a bens de propriedade industrial. Contratos de


cesso
Como j vimos, os bens de propriedade industrial so definidos pelo art.
5 da LPI como bens mveis. Estes bens mveis podero ser cedidos ou seu
uso poder ser licenciado a terceiros, mediante contrato30. Em matria de
propriedade industrial, entende-se por cesso o instrumento pelo qual uma
patente, um desenho industrial ou uma marca so transferidos permanentemente
de uma parte a outra; o contrato de cesso equivale, pois, a uma compra e venda
de bem mvel, quando for oneroso, ou a uma doao, quando gratuito.
J um contrato de licena um ato bilateral pelo qual se outorga uma
autorizao temporria para uso de marca ou explorao de patente ou de
desenho industrial, sem transferncia da titularidade. Quando a licena incluir
pagamento de royalties, assemelha-se a um contrato de locao de bem
mvel31. Quando a licena for gratuita, o contrato assemelha-se a um
comodato32. A maior diferena entre um aluguel ou comodato de um bem fsico
e o licenciamento de um bem imaterial, que os bens de propriedade industrial
tm o dom da ubiquidade, isto , podem ser licenciados a vrios usurios e
podem continuar a ser usados pelo seu titular, sem perda de sua integridade.

Apesar desta diferena bsica, existem suficientes semelhanas entre locao ou


comodato, de um lado, e licenciamento, de outro, para que alguns dispositivos do
Cdigo Civil aplicveis a locao e a comodato possam, por analogia, ser
aplicveis aos licenciamentos de marcas, patentes ou desenhos industriais.
Veremos, ao analisar as clusulas contratuais mais comuns, em que
circunstncias estes dispositivos do Cdigo Civil podem aplicar-se aos contratos
de licenciamento.
Note-se que a LPI no exige forma especial para os contratos de cesso
ou de licenciamento de propriedade industrial e, assim sendo, aplica-se o disposto
no art. 107 do Cdigo Civil, que estabelece que a validade da declarao de
vontade no depender de forma especial, seno quando a lei expressamente a
exigir. Entretanto, como vimos, para que os contratos relativos a propriedade
industrial sejam vlidos perante terceiros e possam gerar direito a dedutibilidade
fiscal e a acesso a moeda estrangeira para pagamento do preo de cesso ou de
royalties, dependem eles de averbao ou registro pelo INPI, o que exige que se
revistam de forma escrita. A forma verbal poder ser aceita simplesmente para
fins de validade entre as partes e de prova de uso, para evitar a caducidade das
marcas ou patentes em questo por falta de uso.
Em geral, a forma dos contratos de cesso de bens de propriedade
industrial simples, constando da necessria descrio das partes (vide
comentrios sobre os cuidados que devem ser tomados na correta identificao
das partes no captulo anterior e no item 2.8 abaixo), do objeto da cesso (que
deve ser precisa e completamente identificado), do preo (exceto nas cesses
gratuitas, como bvio), das condies de pagamento (quando for o caso) e das
disposies diversas aplicveis. Os contratos relativos a licenciamento de marcas
e patentes, comentados a seguir, normalmente so mais complexos, por
conterem relaes que devem perdurar por prazos possivelmente longos,
enquanto o relacionamento decorrente de uma cesso encerra-se no ato de sua
assinatura.
Conforme j mencionado, a cesso onerosa de um bem de propriedade
industrial assemelha-se a uma compra e venda, e como tal fica sujeita no que
for aplicvel por analogia aos arts. 481 a 504 do Cdigo Civil relativos aos
contratos de compra e venda. De particular interesse o art. 483 do Cdigo Civil,
que determina: A compra e venda pode ter por objeto coisa atual ou futura.
Neste caso, ficar sem efeito o contrato se esta no vier a existir, salvo se a
inteno das partes era de concluir contrato aleatrio.
A cesso de um bem de propriedade industrial pode referir-se a um bem
(marca, patente ou desenho industrial) j registrado ou concedido, ou a um
pedido somente depositado perante o INPI.

2.7.1 Cesso de pedido


No caso de um contrato de cesso de um bem de propriedade industrial
somente depositado e ainda em processamento perante o INPI, os seguintes
aspectos devem ser levados em considerao: a) o depsito de pedido de registro
ou de privilgio, mesmo ainda em processamento, representa uma expectativa
de direito que pode ser objeto de cesso; b) o cessionrio do pedido, salvo
estipulao em contrrio, assume o nus de prosseguir com o processo de
registro ou de privilgio at a sua concluso, inclusive cumprindo eventuais
exigncias do INPI durante o processo e fazendo os pagamentos exigidos.
Portanto, se o pedido, ao final, no gerar um registro de marca ou de desenho
industrial, ou uma concesso de patente, este resultado pode ser atribudo (ou
no) atuao do prprio cessionrio; c) um pedido de registro de marca, de
desenho industrial ou de privilgio de patente pode gerar direitos contra infratores
mesmo antes de completado o processo de registro ou concesso, tais como
indenizaes por violaes, ou (no caso de pedido de patentes) royalties
retroativos desde a data do licenciamento, mesmo que a data do licenciamento
preceda a data da concesso. Em vista de todas estas consideraes, no parece
razovel sujeitar a cesso de um pedido de registro ou de privilgio regra geral
do art. 483 do Cdigo Civil, no que determina que, se a coisa no vier a existir, o
contrato fica sem efeito.
Portanto, quando se trata de cesso de pedido de bem de propriedade
industrial, razovel interpretar-se o contrato como sendo aleatrio ou de risco.
Os contratos aleatrios ou de risco so contratos nos quais um dos contratantes
assume o risco do objeto da transao no vir a existir 33 (emptio spei).
Este tipo de contrato de cesso no deve ser confundido com um
contrato condicional. No contrato aleatrio, o contrato vlido e eficaz entre as
partes, independentemente do objeto da cesso (pedido de registro de marca ou
pedido de privilgio de patente) vir ou no a consubstanciar-se em uma marca
registrada ou em uma patente concedida. J no contrato condicional, a prpria
existncia do contrato em si depende de um evento futuro e incerto.
Em resumo, no caso de cesso de pedido de marca, desenho ou patente,
o contrato de cesso dever ser considerado eficaz e exequvel, e o preo
cobrvel por inteiro, mesmo na hiptese do pedido no vir a ser registrado ou
concedido, a no ser: (a) que as partes expressamente declarem tratar-se de
contrato condicional, ou (b) que o cedente tenha agido de m-f, com dolo ou
culpa.
2.7.2 Cesso de marca ou de patente j concedidas
No caso de cesso de um bem de propriedade industrial j concedido,

dispe o art. 492 do Cdigo Civil que, at o momento da tradio, os riscos da


coisa correm por conta do vendedor. Considerando que os bens de propriedade
industrial so imateriais, no havendo, no caso de sua cesso, uma verdadeira
tradio, relevante indagar qual data pode ser considerada a da virtual
tradio do bem, pois dessa data em diante o risco de um eventual
cancelamento do direito passa do cedente para o cessionrio. Duas datas podem
ser consideradas para esta finalidade: a data da assinatura da cesso ou a data do
protocolo do pedido de anotao de transferncia de titularidade, decorrente da
cesso, no INPI.
Conforme j indicado anteriormente, a averbao ou registro de um
contrato pelo INPI tem, entre outras finalidades, a de fazer com que o contrato
produza efeitos em relao a terceiros. Entretanto, entre as partes, o contrato de
cesso deve ser considerado vlido e eficaz a partir da data de sua assinatura.
Portanto, a data da virtual tradio do bem de propriedade industrial cedido
dever ser a data da assinatura do contrato de cesso, passando, pois, o risco de
perda ou cancelamento do bem para o cessionrio, nessa mesma data. O risco de
perda ou cancelamento do bem de propriedade industrial pode, tambm, ser
transferido para o cessionrio mesmo antes da data da assinatura do contrato de
cesso, se, em decorrncia de uma negociao maior anterior (como, por
exemplo, um contrato de fuso ou aquisio de empresas), o cedente tiver
colocado o contrato de cesso de um bem de propriedade industrial disposio
do cessionrio para assinatura, e o cessionrio adiar a assinatura sem causa 34.
Em outro aspecto, igualmente, a fixao da data da tradio virtual de
um bem de propriedade industrial cedido torna-se relevante. Dispe o art. 502 do
Cdigo Civil que o vendedor, salvo conveno em contrrio, responde por todos
os dbitos que gravem a coisa at o momento da tradio, o que indica ser
aconselhvel que o contrato de cesso seja expresso quanto responsabilidade
pelos pagamentos das taxas de manuteno das patentes, e de renovao das
marcas objeto da cesso, at o momento da virtual tradio ou assinatura do
contrato de cesso.

2.8 Contrato de licenciamento de marcas


O registro de marca assegura ao seu titular o uso exclusivo dessa marca,
em todo o territrio nacional, isto , o direito de impedir que terceiros a usem
para a mesma classe de produtos ou servios, bem como o direito de ced-la,
licenci-la e zelar pela sua integridade material ou reputao (arts. 129 e 130 da
LPI). Diante disto, alguns autores consideram a licena de marca como um ato
pelo qual o titular compromete-se a no opor contra o licenciado os seus direitos

de exclusividade. Seria, portanto, um ato de natureza negativa. Outros


doutrinadores, por outro lado, consideram haver igualmente um aspecto
positivo no licenciamento da marca, representado pela outorga, limitada no
tempo, de um direito de uso, equiparvel, por analogia, locao ou comodato
de bem mvel, como vimos anteriormente. A outorga de uma licena pode
incluir o direito do licenciante de controlar as especificaes, natureza e
qualidade dos produtos ou servios identificados pela marca licenciada. Esse
controle, na atual LPI, representa uma opo disposio do licenciante e no
mais uma obrigao, como constava do art. 90 do Cdigo da Propriedade
Industrial de 1971.
2.8.1 Das partes contratuais
O art. 139 da LPI tipifica o licenciamento de marcas nos seguintes
termos:

Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de


registro poder celebrar contrato de licena para uso de marca, sem
prejuzo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as
especificaes, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou
servios.

V-se, portanto, que no s o titular de uma marca j registrada mas


tambm o depositante de um mero pedido de registro de marca ainda no
concedido podem licenciar a marca em questo. Algumas diferenas decorrero
da situao da marca, como, por exemplo, o licenciamento das marcas j
registradas poder gerar royalties de imediato, a partir do protocolo do pedido de
averbao do contrato perante o INPI. J a licena das marcas somente
depositadas e ainda no registradas no poder gerar qualquer remunerao at
a data da concesso do registro da marca licenciada. Outras consequncias da
situao das marcas licenciadas sero vistas medida que as clusulas
contratuais forem analisadas. Quanto capacidade e legitimidade das partes, ver
captulo anterior.
extremamente importante, ao elaborar um contrato de licena de
marcas, verificar mediante busca a real titularidade da propriedade industrial
em questo. H inmeros casos em que, em decorrncia de fuses e aquisies
de empresas, a propriedade industrial das empresas fundidas ou adquiridas
transferida outra parte, mas tal transferncia no registrada de imediato pelo

INPI. Nestes casos, uma explicao detalhada da operao societria dever ser
enviada ao INPI, na carta justificativa que deve acompanhar o pedido de
averbao do contrato, para evitar exigncias por parte daquele Instituto. A
averbao da licena, nestas hipteses, pode ficar sustada at a anotao da
transferncia de titularidade do bem licenciado.
Ainda com relao s partes de um contrato de licena, importante
igualmente verificar se a representao das partes est correta e devidamente
documentada, no s confirmando os poderes das procuraes, mas tambm
verificando os poderes de representao contidos nos estatutos ou contratos
sociais das partes pessoas jurdicas.
2.8.2 Dos considerandos
Os considerandos iniciais isto , pargrafos inseridos antes das
clusulas contratuais propriamente ditas no costumavam fazer parte da
tradio contratualstica nacional, mas eram encontrados com frequncia em
contratos minutados no exterior, com partes internacionais. No entanto, desde a
entrada em vigor do novo Cdigo Civil de 2002, passaram a adquirir maior
relevncia e devem ser utilizados com sabedoria. Conforme bem lembrado por
Joo Marcelo Assafim (2005, p. 50-51),

a Lei de Propriedade Industrial (LPI) brasileira mostra-se


extremamente parca no que se refere ao regime de circulao dos
direitos de propriedade industrial. (...) precisamente neste aspecto que
reside a funo integradora do Direito Civil, particularmente no caso da
legislao brasileira referente propriedade industrial, que dedica
escassa ateno aos problemas referentes circulao destes direitos.

O novo Cdigo Civil baseia-se em princpios e fundamentos abertos, que


tm grande influncia na validade e na exequibilidade dos contratos35. Dentre
estes princpios gerais, destaca-se o da eticidade, que engloba as ideias de boa-f,
de correo, fundamentos esses que exigem que o equilbrio econmico entre as
partes dos contratos seja a base tica de todo o direito obrigacional.
Ora, nos considerandos iniciais de um contrato podem-se incluir
declaraes gerais cuja finalidade pode ser a de identificar qual o interesse de
cada uma das partes no contrato, e qual o equilbrio que se busca entre os direitos
e obrigaes expressos pelo contrato.

2.8.3 Das definies


As definies so muito importantes para delimitar claramente o escopo
do contrato. Nos contratos de licenciamento de marcas, essencial que todas as
marcas licenciadas sejam listadas, mencionando-se no somente as marcas
propriamente ditas e suas formas, mas tambm suas classes, as datas em que
foram depositadas ou concedidas (conforme o caso), seus vencimentos e outros
dados que possam ser relevantes para sua perfeita identificao. A listagem das
marcas pode ser feita em anexo ao contrato, para facilitao de eventuais
alteraes futuras.
Outras definies, como produtos ou servios licenciados, territrio da
licena, data de incio de validade do contrato, data de trmino ou prazo, e outros
termos cuja definio seja conveniente, podem ser includos neste prembulo
contratual.
2.8.4 Do objeto do contrato
Conforme comentado anteriormente, apesar de no ser ilegal, de toda
convenincia no englobar em um mesmo contrato objetos diferentes, que
tenham tratamentos tributrios, cambiais e regulatrios diversos.
O contrato de licena de marcas deve especificar claramente quais so
os direitos de uso outorgados ao licenciado pelo licenciante, tais como:
a) Quais marcas so licenciadas para uso em quais produtos ou servios.
usual prever, em contratos de licena de uso de marcas, que o licenciado
dever obedecer aos manuais ou instrues relativos ao uso das marcas, e dever
submeter ao licenciante, para aprovao, quaisquer propostas de novos usos que
fujam aos padres previamente aprovados. O locatrio dever usar a marca da
maneira autorizada, somente para os produtos licenciados, e de forma a no
desprestigi-la. Aplicando-se a sugerida analogia com as disposies do Cdigo
Civil, veremos que o art. 570 (que, posto se refira locao de coisas, aplicase, mutatis mutandis, ao licenciamento oneroso de bens da propriedade industrial)
dispe: Se o locatrio empregar a coisa em uso diverso do ajustado, ou do a que
se destina, ou se ela se danificar por abuso do locatrio, poder o locador, alm
de rescindir o contrato, exigir perdas e danos.
De forma semelhante, dispe o art. 582 com relao a comodato
(semelhante a licena gratuita):

Art. 582. O comodatrio obrigado a conservar, como se sua


prpria fora, a coisa emprestada, no podendo us-la seno de acordo
com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e

danos. O comodatrio constitudo em mora, alm de por ela responder,


pagar, at restitu-la (isto , cessar o uso da marca licenciada
gratuitamente), o aluguel (royalty) da coisa que for arbitrado pelo
comodante (comentrios entre parnteses nossos).

b) Qual das partes dever ser responsvel pela manuteno das marcas
licenciadas, como, por exemplo, pelo pedido e pagamento das taxas de
renovao. Em geral, este dever de manuteno cabe ao licenciante, mas nada
impede que, por contrato, seja transferido ao licenciado. Veja-se o que, por
analogia, dispe o inciso I do art. 566 do Cdigo Civil:

Art. 566. O locador obrigado:


I a entregar ao locatrio a coisa alugada, com suas pertenas,
em estado de servir ao uso a que se destina, e a mant-la nesse estado,
pelo tempo do contrato, salvo clusula expressa em contrrio (grifos
nossos).

c) Se a licena exclusiva ou no. A exclusividade deve ser


especificada com clareza, pois existem diferentes graus de exclusividade. Por
exemplo, pode haver casos em que o licenciante se compromete a no licenciar
as marcas a outros licenciados no mesmo territrio, mas reserva-se o direito de
fazer uso das prprias marcas nesse territrio. Pode haver casos em que a
exclusividade outorgada para determinado produto ou servio e no a outros. A
exclusividade pode, igualmente, ser recproca, isto , pode haver, ou no,
possibilidade do licenciado usar as prprias marcas nos produtos ou servios
cobertos pelo contrato, juntamente com as marcas licenciadas.
d) Se a licena admite ou no o sublicenciamento por parte do
licenciado, e, caso positivo, em quais circunstncias (com ou sem autorizao
prvia do licenciante). No silncio do contrato, entende-se que o
sublicenciamento proibido, pois a licena de marcas tem um componente
intuitu personae, j que a manuteno da qualidade dos produtos ou servios
identificados pelas marcas licenciadas reflete-se de forma imediata e direta no
valor e prestgio das marcas.
e) Se o licenciado obrigado a usar efetivamente as marcas licenciadas
e a cooperar com o licenciante na comprovao de uso em caso de pedido de
caducidade das marcas por falta de uso.

f) Se o licenciante exercer seu direito de controlar as especificaes,


natureza e qualidade dos produtos ou servios cobertos pelas marcas licenciadas.
Note-se que, no Cdigo da Propriedade Industrial anterior (Lei n. 5.772, de 2112-1971, art. 90), havia obrigao do licenciante de exercer controle efetivo
sobre as especificaes, natureza e qualidade dos respectivos artigos ou
servios. A atual LPI no obriga o licenciante a exercer tal controle, mas
garante-lhe o direito de faz-lo. Considerando que a qualidade dos produtos ou
servios identificados pelas marcas tem relao direta com o valor das prprias
marcas; considerando, mais, que o Cdigo de Defesa do Consumidor (Lei n.
8.078, de 11-9-1990) tem uma definio de fornecedor bastante abrangente, e,
pela teoria da aparncia, o licenciante pode igualmente ser considerado
fornecedor dos produtos ou servios que portem sua marca, convm que o
licenciante exera efetivamente o seu direito de controle sobre a qualidade,
natureza, especificaes e materiais dos produtos ou servios assinalados pelas
marcas licenciadas.
Para esta finalidade, o contrato deve prever o direito do licenciante de
efetuar inspees peridicas para fins de controle de qualidade. A respectiva
clusula deve ser completa, incluindo periodicidade ou frequncia das inspees,
necessidade de aviso prvio ou no, procedimentos de correes, possibilidade do
licenciante terceirizar a funo de inspetor, entre outros detalhes.
Ocorre, em alguns casos, que licenciantes exijam do licenciado o
reconhecimento expresso da existncia das marcas licenciadas e de sua validade
e titularidade, numa tentativa expressa ou tcita de impedir a impugnao, pelos
prprios licenciados, da validade das marcas licenciadas. Este tipo de clusula
deve ser encarado com cuidado pelos licenciados, pois pode priv-los de um
direito legtimo. O art. 40.2 do TRIPS menciona, como exemplo de clusula que
pode, em determinadas circunstncias, constituir um abuso dos direitos de
propriedade intelectual, condies que impeam impugnaes da validade dos
direitos licenciados. Entretanto, nada impede (posto que no seja necessrio) que
o contrato de licena de marcas contenha uma clusula exigindo que o licenciado
se abstenha de depositar em seu nome marcas idnticas ou semelhantes s
licenciadas, j que esta uma obrigao prevista em lei e aplicvel a todos.
Ainda dentro do tpico objeto do contrato, convm incluir o direito
ou no do licenciado de tomar medidas para proteo da marca. O pargrafo
nico do art. 139 da LPI determina claramente que o licenciado poder ser
investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem
prejuzo dos seus prprios direitos. Como somente a averbao do contrato
perante o INPI torna o contrato oponvel e vlido perante terceiros, este direito do
licenciado estar condicionado existncia da prvia averbao.
Na vigncia do Cdigo da Propriedade Industrial de 1971, que no trazia

este dispositivo, discutia-se a possibilidade do licenciado agir contra infratores da


marca licenciada. Na obra Comentrios Lei da Propriedade Industrial, do
Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual, o
comentarista do pargrafo nico do art. 139 lembra que, sob a gide do antigo
Cdigo da Propriedade Industrial, algumas decises judiciais foram expedidas
no sentido de recusar ao licenciado a tutela jurisdicional por estar pleiteando
direito alheio em nome prprio, ainda que expressamente autorizado pelo
licenciante no contrato (2005, p. 281).
Atualmente, o texto do pargrafo nico do art. 139 da LPI dirime
qualquer dvida a respeito, porm o contrato deve ser claro sobre o direito do
licenciado de tomar ou no a iniciativa de acionar infratores das marcas
licenciadas sem a aprovao prvia e a coparticipao do licenciante. Convm
que o contrato contenha, igualmente, a obrigao do licenciado de cooperar com
o licenciante para coibir violaes por parte de terceiros, informando o
licenciante sobre infraes que cheguem ao seu conhecimento. Mesmo sem
disposio expressa no contrato, de qualquer forma, o licenciado poder sempre,
e mais do que isto, dever, cooperar com o licenciante na proteo das marcas
licenciadas e agir como assistente do licenciante em qualquer ao que vise
coibir violaes da marca licenciada por terceiros. De fato, veja-se, por
analogia, o que prescreve o art. 569 do Cdigo Civil:

Art. 569. O locatrio obrigado:


I a servir-se da coisa alugada para os usos convencionados ou
presumidos, conforme a natureza dela e as circunstncias, bem como
trat-la com o mesmo cuidado como se sua fosse;
(...)
III a levar ao conhecimento do locador as turbaes de
terceiros, que se pretendam fundadas em direito;
(...) (grifo nosso).

O licenciado tambm poder conforme expresso no pargrafo nico


do art. 139 da LPI agir em defesa de seus prprios interesses.
E quais so esses interesses prprios? Aqui devemos nos valer
novamente, por analogia, dos dispositivos do Cdigo Civil. Vejamos, inicialmente,
o que dispe o inciso II do art. 566:

Art. 566. O locador obrigado:


(...)
II a garantir-lhe, durante o tempo do contrato, o uso pacfico
da coisa.

Se o licenciado se v turbado em seu uso pacfico da marca licenciada


em razo de violaes reiteradas de terceiros, ou de medidas judiciais ou
administrativas que visem o cancelamento das marcas licenciadas, contra as
quais o licenciante no tome as providncias cabveis, o licenciado ter o direito
de pleitear as indenizaes a que fizer jus, ou renegociar os termos do contrato de
licena, ou mesmo resolver o contrato, no caso extremo em que a marca
licenciada tenha perdido completamente seu valor, por diluio, vulgarizao ou
por qualquer outra razo. Vejamos, em continuao, o que dispem os arts. 567 e
568:

Art. 567. Se, durante a locao, se deteriorar a coisa alugada,


sem culpa do locatrio, a este caber pedir reduo proporcional do
aluguel, ou resolver o contrato, caso j no sirva a coisa para o fim a que
se destinava.
Art. 568. O locador resguardar o locatrio dos embaraos e
turbaes de terceiros, que tenham ou pretendam ter direitos sobre a
coisa alugada, e responder pelos seus vcios, ou defeitos, anteriores
locao.

A ltima parte do art. 568 do Cdigo Civil nos remete a outra indagao.
Quais seriam os efeitos, sobre um contrato de licena de marcas, de uma
invalidade subsequente das marcas licenciadas? A questo relevante porque
como vimos no s marcas registradas, mas tambm depsitos de pedidos de
registro podem ser objeto de licenciamentos. Considerando que marcas j
registradas podem, posteriormente ao licenciamento, ser canceladas em
consequncia de processos administrativos de nulidade ou como resultado de
decises judiciais transitadas em julgado, ou caducarem por falta de uso anterior
ao licenciamento, ou deixarem de ser renovadas por seu titular; considerando,
igualmente, que pedidos de registro de marcas, licenciados, podem no ser
concedidos pelo INPI, por qualquer razo, interessante verificar o que dizem as
normas legais a respeito.

De acordo com o art. 129 da LPI, a propriedade da marca adquire-se


pelo registro validamente expedido, o que faz com que o registro da marca, no
Brasil, seja atributivo de direito36. Considerando, pois, que a concesso de um
registro vlido que garante a propriedade da marca no Brasil, se um pedido de
registro de marca no se converter em registro e for definitivamente arquivado,
o licenciamento desse pedido torna-se nulo por falta de objeto na mesma data do
arquivamento do pedido de marca. A nulidade, nesse caso, operar ex tunc, uma
vez que no se aperfeioou a expectativa de direito e no se gerou propriedade
da marca. Note-se que o INPI no aprova o pagamento de royalties por
licenciamento de mero depsito de pedido de registro de marca (nem mesmo
retroativamente aps o registro da marca), o que impede a eventual remessa
para o exterior de royalties nessa hiptese, bem como a dedutibilidade desses
pagamentos. Como qualquer deciso administrativa sempre passvel de reviso
judicial, somente ser obtida uma deciso final e definitiva sobre o caso aps a
emisso de uma sentena judicial transitada em julgado ou aps encerramento
do prazo de prescrio para reviso judicial da deciso administrativa que
arquivou o pedido. Da mesma forma, o cancelamento definitivo de um registro
de marca j concedido e licenciado implicar na anulao do respectivo
licenciamento que, nesta hiptese, oper a r ex nunc, uma vez que a marca
registrada, enquanto no cancelada, gerou direitos. Nesta hiptese, podem ter
sido pagos, legalmente, royalties pelo uso dessa marca antes de seu
cancelamento.
Ainda dentro do objeto do contrato, e caso o advogado esteja atuando
pelo licenciado, convm incluir uma clusula dispondo que, mesmo que as
marcas licenciadas sejam alienadas a terceiros, os terceiros adquirentes sero
obrigados a manter a licena at seu trmino, dentro dos termos e condies do
contrato. Neste sentido, veja-se o que prescreve o art. 576 do Cdigo Civil: Se a
coisa for alienada durante a locao, o adquirente no ficar obrigado a respeitar
o contrato, se nele no for consignada a clusula da sua vigncia no caso de
alienao, e no constar de registro.
Sobre o registro do contrato, ver os comentrios adiante.
2.8.5 Da remunerao
Se a licena for gratuita, esta condio dever estar expressa no
contrato.
Se for onerosa, deve ser claramente especificado qual o valor a ser pago
pelo licenciado. Na maioria dos casos, o pagamento devido por uma licena de
marcas varivel, calculado em base a percentual sobre as vendas dos produtos
licenciados. Poder, tambm, ser calculado com base em um valor fixo por

unidade de produto vendida; neste caso, o pagamento somente ser vivel caso o
valor fixo por unidade vendida fique dentro dos limites percentuais permitidos
para pagamento, quando aplicveis.
Antes de iniciarmos a descrio do que pode ser pago sob uma licena
de marcas, necessria uma definio de termos, para melhor clareza. Em
nossa legislao fiscal e cambial, a palavra royalty significa o pagamento feito
em contraprestao a uma licena de direitos de propriedade industrial, como
marcas, patentes e desenhos industriais, ou de direitos de autor, inclusive de
software. A legislao de Imposto de Renda trata como royalties, inclusive,
pagamentos pela licena de explorao de recursos minerais (como petrleo) e
vegetais.
J o pagamento feito pela transferncia de tecnologia no patenteada ou
know-how, assistncia tcnica, administrativa ou semelhante, bem como servios
de qualquer natureza, denominado, em geral, remunerao.
Isto posto, a legislao brasileira nunca proibiu o pagamento ou limitou o
montante de royalties ou de remunerao a serem pagos, seja internamente em
moeda nacional, seja para o exterior em moeda estrangeira, entre entidades
(pessoas fsicas ou jurdicas) independentes, isto , sem qualquer vinculao
societria ou com vinculao societria minoritria. A limitao que foi
estabelecida desde 1958 referia-se somente ao montante que poderia ser utilizado
como despesa dedutvel para fins de apurao do lucro lquido tributvel pelo
Imposto de Renda.
J entre empresas vinculadas, isto , entre filial e sua matriz no exterior,
ou entre subsidiria brasileira e sua controladora no exterior (isto , empresa com
mais de 50% do capital com direito a voto na empresa brasileira), a situao foi
diferente e variou ao longo do tempo.
Durante o perodo entre a promulgao da Lei n. 4.131, em 3-9-1962 e
at o final de 1991, a remessa de royalties para o exterior entre empresas
majoritariamente coligadas foi proibida. De fato, o art. 14 da Lei n. 4.131/62
estabelecia:

Art. 14. No sero permitidas remessas para pagamento de


royalties, pelo uso de patentes de inveno e de marcas de indstria ou
de comrcio, entre filial ou subsidiria de empresa estabelecida no Brasil
e sua matriz com sede no exterior, ou quando a maioria do capital da
empresa no Brasil pertena aos titulares do recebimento dos royalties no
estrangeiro.
Pargrafo nico: Nos casos de que trata este artigo no

permitida a deduo prevista no art. 12.

A partir de 1-1-1992, com a entrada em vigor da Lei n. 8.383, de 30-121991, a proibio foi parcialmente cancelada, de acordo com o art. 50 e seu
pargrafo nico. A vedao, porm, somente foi cancelada para pagamentos
entre subsidirias e suas controladoras no exterior, permanecendo a proibio de
remessas entre filiais e suas matrizes externas37.
O referido art. 50 da Lei n. 8.383/91 e principalmente seu pargrafo
nico merecem uma leitura atenta, por sua complexidade e por sua importncia
para a questo da remessa de royalties para o exterior:

Art. 50. As despesas referidas na alnea b do pargrafo nico do


art. 52 (que trata de remunerao por assistncia tcnica) e no item 2 da
alnea e do pargrafo nico do art. 71 (que trata de royalties) da Lei n.
4.506, de 30 de novembro de 1964, decorrentes de contratos que,
posteriormente a 31 de dezembro de 1991, venham a ser assinados,
averbados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPI e
registrados no Banco Central do Brasil, passam a ser dedutveis para fins
de apurao do lucro real, observados os limites e condies
estabelecidos pela legislao em vigor.
Pargrafo nico. A vedao contida no art. 14 da Lei n. 4.131,
de 3 de setembro de 1962, no se aplica s despesas dedutveis na forma
deste artigo (grifos e comentrios entre parnteses nossos).

Portanto, o pargrafo nico do art. 50 deixa claro que aquela proibio


de pagamento de royalties pelo uso de patentes de inveno e de marcas de
indstria ou de comrcio, entre subsidiria de empresa estabelecida no Brasil e
sua controladora com sede no exterior, contida no art. 14 da Lei n. 4.131/62,
deixou de se aplicar a partir de 1-1-1992. Porm deixou de aplicar-se somente
com relao queles pagamentos que se qualificam como despesas dedutveis,
o que significa que somente so permitidas as remessas ao exterior de royalties
pelo licenciamento de patentes e marcas, entre subsidirias e suas controladoras
estrangeiras, dentro dos limites de dedutibilidade permitidos por lei. Ora, quais so
esses limites de dedutibilidade?
Desde 1958, esses limites foram estabelecidos em 5% sobre vendas
(originalmente sobre vendas brutas, e posteriormente, a partir de 1979, sobre

vendas lquidas) 38. De acordo com o art. 74 da Lei n. 3.470/58, dentro desse
percentual de 5%, seriam estabelecidos pelo Ministrio da Fazenda percentuais
mximos para as dedues relativas a certos tipos de atividade, de acordo com
sua essencialidade para a economia nacional.
Esses coeficientes percentuais foram estabelecidos pela Portaria n. 436,
de 30-12-1958, de acordo com uma escala de essencialidade coerente com os
valores da poca de sua criao. Isto , na dcada de 1950, essenciais eram as
indstrias de base, indstrias pesadas, fabricao de mquinas, equipamentos,
construo naval etc., que receberam o percentual mximo de dedutibilidade de
5%. As demais indstrias de transformao foram consideradas menos
essenciais, e foram agraciadas com percentuais de dedutibilidade decrescentes,
de 4% at 1%.
A Portaria n. 436/58, do Ministrio da Fazenda, no prima por uma
redao clara. O seu item II, em particular, sofre de uma falta de clareza e
objetividade que propicia interpretaes errneas.
De fato, vejamos. A Portaria n. 436/58 trata de estabelecer coeficientes
mximos de deduo para fins de imposto de renda, como segue:

a) estabelecer os seguintes coeficientes percentuais mximos


para as mencionadas dedues, considerados os tipos de produo ou
atividade, segundo o grau de essencialidade:
I royalties, pelo uso de patentes de inveno, processos e
frmulas de fabricao, despesas de assistncia tcnica, cientfica,
administrativa ou semelhante:
(...)
II royalties, pelo uso de marcas de indstria e comrcio, ou
nome comercial, em qualquer tipo de produo ou atividade, quando o
uso da marca ou nome no seja decorrente da utilizao de patente,
processo ou frmula de fabricao: 1% (grifo nosso).

Ao analisar, para fins de averbao, contratos de licena de marcas que


coexistem com contratos de licena de patentes e/ou de fornecimento de
tecnologia, o INPI, com base no inciso II, julga que h sempre decorrncia do
uso das marcas, como se a tecnologia ou as patentes fossem sempre muito mais
relevantes e importantes economicamente do que as marcas dos produtos
cobertos pelos contratos.
Ocorre, entretanto, que:

Do ponto de vista jurdico, deve-se notar que o texto da Portaria n. 436/58


regulamenta a Lei n. 3.470/58, e particularmente o seu art. 74, o qual no traz
qualquer meno proibio de dedutibilidade quando o uso da marca for
decorrente de utilizao de patente, processo ou frmula de fabricao.
Considerando que uma portaria no pode conter disposies legais que
ultrapassem ou alterem o sentido estrito da lei que lhe d suporte, a redao do
item II da Portaria n. 436/58, alm de no ser clara, amplia indevidamente o
texto e o alcance do art. 74 da Lei n. 3.470/58. Neste aspecto, portanto, o item II
da Portaria n. 436/58 claramente ilegal.
Do ponto de vista da realidade econmica:
Em no raros casos, o uso da marca de tal importncia que o
licenciamento da mesma o elemento principal da negociao e no mera
decorrncia da transferncia de tecnologia ou da licena de patente. No
necessrio enfatizar o valor de certas marcas como Coca-Cola, Microsoft e
outras, cujo licenciamento jamais poderia ser considerado mera decorrncia
de uma transferncia de tecnologia que , por natureza, sujeita a evoluo
contnua e obsolescncia programada.
Nesses casos, em que a marca o elemento fundamental e de maior
relevncia na transao, a transferncia de tecnologia ou a licena de patente
referente ao produto ou ao processo de fabricao do produto a ser coberto pela
marca, que passam a ser simples acessrios desse elemento principal.
Inclusive, e muitas vezes, essa transferncia de tecnologia serve para permitir
que o titular da marca controle a qualidade dos produtos portadores dessa marca.
Nesse caso, admitir que no poder haver pagamento pela marca simplesmente
porque a licena da marca faz parte de pacote que inclui transferncia de
tecnologia ou licena de patentes, no coerente.
Em vista de todos os aspectos acima mencionados, a interpretao
correta do item II da Portaria n. 436/58 s pode ser no sentido de que o limite
mximo de 1% aplicvel a todos os contratos de licena de marcas
separadamente celebrados e assinados entre partes coligadas em que a
licenciante estrangeira detenha a maioria do capital da licenciada; nesses casos,
pois, a licenciada deve poder efetuar a remessa desse percentual de 1% ao
exterior. Esse percentual de 1% somente no se aplicaria, e o pagamento no
poderia ser feito, quando o uso da marca no estivesse separadamente e
independentemente estipulado, sendo mera decorrncia tcita de uma licena de
patentes ou de uma transferncia de tecnologia. Evidentemente, havendo um
conjunto de contratos entre partes majoritariamente coligadas (como, por
exemplo, licena de marca, de patente e fornecimento de tecnologia), todos
referentes a um mesmo produto ou linha de produtos, a soma dos pagamentos de
royalties e de remunerao no poder ultrapassar o limite mximo estabelecido

pela Portaria n. 436/58 para aquela categoria de indstria.


Outra consequncia do art. 50 da Lei n. 8.383/91, acima citado, decorre
da interpretao que o INPI d ao seu pargrafo nico. De fato, considerando
que os royalties entre subsidirias e suas controladoras no exterior passaram a ser
permitidos (at o limite de sua dedutibilidade) somente com base em contratos de
licena celebrados e averbados no INPI posteriormente a 31-12-1991, o INPI
no tem permitido remessas ao exterior entre empresas majoritariamente
coligadas se a subsidiria brasileira j vinha usando a marca licenciada, de
forma gratuita, antes daquela data. Mesmo que um novo contrato de licena
oneroso seja assinado entre as partes e apresentado ao INPI para averbao aps
31-12-1991, caso a marca j tivesse sido objeto de uso anterior gratuito, o INPI
tem indeferido a averbao do novo contrato, oneroso. Esta interpretao do
INPI carece de suporte legal.
No custa repetir, neste aspecto, que, entre partes independentes, no h
qualquer limitao de pagamento ou remessa ao exterior, sendo os percentuais
da Portaria n. 436/58, nesses casos, aplicveis somente como limites de
dedutibilidade fiscal dos dispndios.
Como j mencionado acima, os royalties variveis podem ser calculados
em base percentual, ou como um valor fixo sobre cada unidade de produto
vendida. Em qualquer caso, a negociao do contrato de licena pode prever
royalties graduados, isto , percentuais ou valores fixos decrescentes medida
que as vendas aumentam. Este tipo de clculo de royalties, entretanto, pode gerar
problemas de dedutibilidade fiscal, a no ser que a mdia dos pagamentos
efetuados no exerccio fiscal fique dentro dos limites permitidos pela Portaria n.
436/58. A mesma observao pode ser feita com relao exigncia de royalties
mnimos.
Alm da determinao do valor dos royalties a serem pagos, o contrato
deve incluir a definio da base de clculo sobre a qual o percentual deve ser
aplicado. Conforme j informado, para fins de dedutibilidade fiscal, o percentual
de royalties aplica-se sobre vendas lquidas, de acordo com a definio contida
no Regulamento do Imposto de Renda. Entretanto, nada impede que as partes
determinem descontos sobre as vendas brutas superiores aos determinados por
lei, para o clculo da base sobre a qual devem incidir os royalties, tais como custo
de embalagens, frete, seguro e outros. Igualmente, a clusula contratual que
determina a base de clculo dos royalties deve incluir o tratamento (a) daqueles
produtos que no tenham sido vendidos, mas tenham sido usados pela prpria
licenciada, (b) das vendas canceladas e (c) dos produtos vendidos e devolvidos
pelos compradores.
Se os royalties tiverem que ser pagos em moeda estrangeira, deve-se
determinar claramente qual a taxa de cmbio aplicvel ao clculo do montante a

ser remetido ao exterior. Note-se que no se pode escolher livremente a taxa de


cmbio aplicvel operao de remessa de moeda estrangeira, taxa essa que
determinada pelos bancos autorizados a operar em cmbio dentro dos
parmetros estabelecidos pelo Banco Central do Brasil. O que se pode determinar
contratualmente a periodicidade do clculo cambial, isto ,
exemplificativamente, o contrato poder definir que os royalties sejam
convertidos mensalmente, em determinada data, fixando, assim, o valor devido
em moeda estrangeira, e as remessas dos pagamentos sejam efetuadas com
outra periodicidade.
O contrato de licena dever tambm ser claro quanto maneira pela
qual o pagamento ser feito (por depsito bancrio, remessa de ordem bancria,
cheque, ou outra forma).
Um aspecto muito importante da clusula de remunerao dos contratos
de licena entre licenciada brasileira e licenciante estrangeira o da
responsabilidade pelo recolhimento dos impostos incidentes sobre o contrato.
Dentre os impostos devidos sobre royalties pagveis ao exterior (Imposto de
Renda na Fonte IRF, Imposto sobre Operaes Financeiras e Cmbio IOF,
Contribuio de Interveno no Domnio Econmico CIDE, Imposto sobre
Servios ISS Importao, PIS-COFINS Importao), somente o Imposto de
Renda na Fonte poder ser arcado seja pela licenciante estrangeira, seja pela
licenciada nacional, dependendo do acordo entre as partes. Esta escolha ter
reflexos sobre o montante do imposto a pagar 39 e, portanto, dever ser
claramente estipulada.
Como a maioria das licenas de marcas exige pagamento de royalties
em forma de percentual sobre vendas lquidas, os respectivos contratos devem
exigir relatrios das vendas dos produtos licenciados, preferencialmente com a
mesma periodicidade dos pagamentos. A clusula contratual relativa aos
relatrios de vendas deve especificar todas as informaes que estes devem
conter, tais como valores de vendas brutas faturadas, valor e especificao das
dedues, produtos devolvidos ou usados pela licenciada, e outras informaes de
interesse da licenciante, como, por exemplo, percentuais de mercado.
Todo contrato de licena oneroso dever prever a obrigao do
licenciado de manter documentao contbil e comprobatria dos clculos e dos
pagamentos feitos durante no mnimo cinco anos aps cada pagamento.
Os contratos de licena cuja remunerao seja em bases variveis, seja
como percentual sobre faturamento, seja como valor fixo sobre cada unidade
vendida, devero prever claramente o direito do licenciante de auditar os livros e
assentamentos contbeis da licenciada, e a forma e periodicidade das auditorias.
As auditorias devero ser efetivamente feitas com regular periodicidade, antes
que surjam dvidas sobre a correo dos pagamentos efetuados, para que as

auditorias no adquiram carter punitivo. O contrato dever prever, inclusive,


uma penalidade pecuniria (como, por exemplo, determinar que o licenciado
arque com os custos da auditoria) e/ou multa para o caso de a auditoria revelar
diferenas a menor entre o clculo dos royalties pagos e os que deveriam ter sido
pagos em razo do levantamento de vendas efetuado.
Quando o contrato oneroso implicar remessa de pagamentos ao exterior,
a viabilidade das remessas depende de registro por parte do Banco Central do
Brasil, que dever ser solicitado (atualmente por via eletrnica) aps a averbao
procedida pelo INPI.
2.8.6 Do prazo
a) Da data de vigncia inicial
Quanto data inicial de uma licena de marcas, para efeitos de
dedutibilidade fiscal dos pagamentos devidos sob o contrato e para fins de
remessa de royalties ao exterior, ser considerado como incio da licena a data
da assinatura do contrato ou a data indicada pelas partes como incio do prazo
contratual, desde que o pedido de averbao do contrato seja protocolado perante
o INPI dentro de sessenta dias a partir dessa data. No existe, na LPI, disposio
especfica a respeito do prazo dentro do qual um contrato deve ser submetido a
averbao ou registro, sendo aplicvel, portanto, a regra geral do art. 224 da LPI,
que dispe: No havendo expressa estipulao nesta Lei, o prazo para a prtica
do ato ser de 60 (sessenta) dias.
Caso o contrato de licena seja apresentado ao INPI aps o decurso do
prazo de sessenta dias da data de incio do contrato, passar a vigorar, para os
efeitos acima mencionados, a data do protocolo do pedido de averbao no
INPI 40. Nada impede, porm, as partes de acordarem que o contrato de licena
passar a vigorar a partir da data de sua averbao pelo INPI, ou registro pelo
Banco Central, ou outra data que lhes seja conveniente, posterior assinatura e
posterior ao protocolo de pedido de averbao, hiptese em que o certificado de
averbao emitido pelo INPI dever refletir essa data como o marco inicial da
vigncia do contrato.
b) Do prazo de vigncia
O prazo de vigncia de um contrato de licena de uso de marcas no
pode ultrapassar a vigncia corrente das marcas licenciadas, mas poder haver
prorrogao, seja mediante anuncia expressa das partes, seja automtica, se
assim as partes acordarem, condicionada renovao do registro das marcas
licenciadas. De acordo com o art. 133 da LPI, o registro de uma marca vigora
pelo prazo de dez anos, contados da data da concesso do registro, prorrogvel
por perodos iguais e sucessivos. A expirao do contrato de licena obriga o ex-

licenciado a cessar, to prontamente quanto possvel, qualquer uso da marca


licenciada, sendo conveniente, porm, prever prazo para substituio de
materiais impressos (se for o caso), venda de estoques remanescentes e outras
providncias (vide comentrios a seguir).Qualquer renovao de contrato de
licena de marcas oneroso deve, necessariamente, ser submetida a nova
averbao pelo INPI (e, se for o caso, pelo Banco Central do Brasil).
c) Da resilio e da resoluo
Um contrato de licena, assim como qualquer outro contrato, pode ser
encerrado antes do seu trmino programado, em vrias hipteses.
A resoluo pode ocorrer por inexecuo voluntria (ou inadimplemento
por dolo ou culpa de um dos contratantes), por inexecuo involuntria, por
onerosidade excessiva. A resilio, por sua vez, pode ser bilateral ou unilateral.
A resilio bilateral, isto , o distrato, nada mais do que um acordo
liberatrio das partes. O distrato dever obedecer mesma forma do contrato
original, isto , sendo por escrito o contrato, assim tambm ter que ser o distrato,
e, igualmente, dever ser enviado ao INPI para anotao. A resilio unilateral
opera a dissoluo do contrato (ex nunc) pela simples declarao de vontade de
uma das partes. Alguns tipos de contratos, pela sua prpria natureza, admitem a
resilio unilateral, tais como o mandato, o depsito e o comodato. A licena de
marcas gratuita, posto que semelhante ao comodato, admite a resilio unilateral
somente mediante outorga de aviso prvio com a necessria e suficiente
antecedncia, pois o uso da marca pela licenciada pressupe investimentos em
produo de bens ou prestao de servios identificados pela marca, e esses
investimentos no devem ser ameaados por resilio unilateral imediata a
qualquer momento. Veja-se, a respeito, o art. 473 do Cdigo Civil:

Art. 473. A resilio unilateral, nos casos em que a lei expressa


ou implicitamente o permita, opera mediante denncia notificada outra
parte.
Pargrafo nico. Se, porm, dada a natureza do contrato, uma
das partes houver feito investimentos considerveis para a sua execuo,
a denncia unilateral s produzir efeito depois de transcorrido prazo
compatvel com a natureza e o vulto dos investimentos.

Cabe, aqui, um comentrio a respeito do Cdigo de Defesa do


Consumidor (CDC) 41. Pode-se questionar se o CDC seria aplicvel a contratos na
rea de propriedade industrial. H, j, vrias decises judiciais no sentido de que

contratos de franquia no constituem relaes de consumo aptas a serem


reguladas pelo CDC. Parece correto, pois, assumir que um contrato de
licenciamento de marcas no representa, igualmente, uma relao de
consumo e no ficaria sujeito s disposies do CDC. No entanto, o mesmo no
se pode afirmar de contratos de fornecimento de tecnologia ou de servios
tcnicos, onde a relao de consumo decorrente da prestao de servios
parece mais evidente. Tendo em vista que algumas clusulas consideradas
abusivas pelo CDC so declaradas nulas pleno jure, principalmente naqueles
contratos que possam ser enquadrados como relaes de consumo, devem ser
levados em considerao os ditames do CDC neste particular. De fato, o inciso
XI do art. 51 do CDC determina serem consideradas nulas de pleno direito, entre
outras, as clusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e servios
que autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que
igual direito seja conferido ao consumidor, o que confirma a inconvenincia de
se prever possibilidade de resilio unilateral em contratos na rea de
propriedade industrial, principalmente quando haja prestao de servios
envolvida.
Ao dispor sobre a resoluo por inexecuo voluntria, convm que o
contrato expresse adequada e claramente a necessidade de colocar a parte
inadimplente em mora, o prazo eventualmente outorgado para purgao da mora
e a necessidade ou no de nova notificao para resoluo do contrato se, aps
decorrido o prazo dado para sanar a inadimplncia, esta no tiver sido sanada.
Nesta hiptese, o contrato extingue-se ex nunc, e pode sujeitar o inadimplente
alm da resoluo do contrato a clusula penal, a perdas e danos, calculados
com base em prejuzos efetivamente incorridos, mais juros e correo
monetria, ou, quando vivel, a execuo especfica.
d) Da clusula penal
A clusula penal pode ser de natureza compensatria, quando se referir
a inexecuo total ou parcial da obrigao, ou moratria, quando se referir
simplesmente mora na execuo (arts. 408 e 409 do CC). No caso da
compensatria, a parte credora poder exigir o adimplemento da obrigao ou o
pagamento da clusula penal compensatria, mas no ambos (art. 410 do CC). J
na clusula penal moratria, o credor poder exigir cumulativamente a pena
convencional mais o adimplemento da obrigao (art. 411 do CC).
H vantagens e desvantagens, que devem ser pesadas em cada caso
concreto, na escolha do tipo de clusula penal compensatria. A clusula poder
conter a obrigao de indenizar mediante danos pr-fixados, que tm a vantagem
da exigibilidade pleno jure, sem necessidade de comprovao dos prejuzos (art.
416 do CC), mas a desvantagem de, eventualmente, o valor da multa ou danos
pr-fixados ficar aqum dos danos ou prejuzos efetivamente incorridos. Pode a

clusula penal, porm, dispor que a multa convencionada no constitui danos prfixados, hiptese em que o valor especificado valer como mnimo da
indenizao, competindo ao credor provar o prejuzo excedente (art. 416 e seu
pargrafo nico do CC).
Importantssimo, ao determinar o valor da clusula penal, lembrar o que
dispe o Cdigo Civil a respeito, nos arts. 412 e 413:

Art. 412. O valor da cominao imposta na clusula penal no


pode exceder o da obrigao principal.
Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo
juiz se a obrigao principal tiver sido cumprida em parte, ou se o
montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em
vista a natureza e a finalidade do negcio.

O contrato tambm poder resolver-se por inexecuo involuntria, em


geral decorrente de fora maior. Conforme dispe o pargrafo nico do art. 393
do Cdigo Civil, o caso fortuito ou de fora maior verifica-se no fato necessrio,
cujos efeitos no era possvel evitar ou impedir. Portanto, para caracterizao
de fora maior no h necessidade do fato ser imprevisvel.
Em qualquer hiptese de resoluo, resilio ou expirao do prazo do
contrato, convm prever (quando for o caso) um prazo para que a licenciada
venda os produtos em estoque que portem as marcas licenciadas, retire de todos
os impressos e identificaes do negcio as marcas licenciadas, e tome todas as
providncias para cessar completamente o uso das marcas em questo. Na
hiptese de ser outorgado prazo para venda do estoque, a licenciante dever
exigir listagem do estoque existente na data do encerramento da relao, com
declarao das quantias estocadas.
2.8.7 Da legislao aplicvel e do foro
O contrato celebrado com parte domiciliada no exterior permite at
certo ponto a determinao da legislao aplicvel ao contrato (vide, neste
particular, o captulo anterior). Igualmente, o foro de eleio das partes, quando
permitida a escolha, dever constar expressamente do contrato.
O contrato poder, se assim as partes convencionarem, conter clusula
compromissria definindo a possibilidade de arbitramento de disputas resultantes
da interpretao ou execuo do contrato. Conforme mencionado no captulo
anterior, deve-se evitar a incluso de clusula compromissria vazia, isto ,

aquela que no contm clara e completamente as condies para a instalao do


Tribunal Arbitral. A clusula compromissria cheia dever conter, no mnimo,
a eleio do processo arbitral e da Cmara de Arbitragem ou Tribunal escolhido;
a forma de indicao dos rbitros ou indicao das normas adotadas; o local e a
lngua em que transcorrer a arbitragem; a possibilidade de recorrer ao
Judicirio caso uma das partes resista instituio da arbitragem e se recuse a
assinar o compromisso arbitral (art. 7 e 7 da Lei n. 9.307/96); o prazo e as
caractersticas da deciso arbitral que as partes esperam (por exemplo, por
escrito, justificada); o acordo quanto s despesas e sucumbncia; as hipteses
em que as partes podem recorrer ao Judicirio (por exemplo, para obter medidas
liminares, cautelares ou incidentais).
2.8.8 Das clusulas ou disposies gerais
A maioria dos contratos contm, ao seu final, uma srie de disposies
de carter geral, que, mesmo no tendo a importncia das clusulas que formam
o ncleo da transao, ainda assim devem ser redigidas com cuidado. Alguns
exemplos de disposies diversas comumente includas em contratos de
licenciamento:
a) Averbao e registro do contrato
No caso de licenciamento de marcas oneroso, esta disposio tem muita
relevncia, pois, como vimos, a averbao pelo INPI e o registro pelo Banco
Central viabilizaro a execuo do contrato. Convm indicar qual das partes ser
responsvel pelo processo de averbao e registro, e como sero arcadas as
despesas da decorrentes.
Como j mencionado anteriormente, o advogado que assiste licenciada
deve levar em considerao, tambm, o disposto no art. 576, 1, do Cdigo
Civil:

Art. 576. Se a coisa for alienada durante a locao, o adquirente


no ficar obrigado a respeitar o contrato, se nele no for consignada a
clusula da sua vigncia no caso de alienao e no constar de registro.
1 O registro a que se refere este artigo ser o de Ttulos e
Documentos do domiclio do locador, quando a coisa for mvel.

Portanto, o advogado da licenciada dever cuidar para que o contrato


contenha clusula de manuteno da licena em caso de alienao das marcas
licenciadas. O registro de que trata o 1 acima citado tem por funo a

publicidade do contrato e da referida clusula, e portanto pode-se argumentar


que a averbao do mesmo pelo INPI seria suficiente para esta finalidade.
Entretanto, para evitar qualquer discusso ou questionamento a respeito, convm
providenciar seu registro tambm no Cartrio de Registro de Ttulos e
Documentos, para cumprir com o disposto no referido pargrafo.
b) Comunicaes e notificaes s partes
comum que os contratos contenham clusula dispondo sobre a forma
de comunicao entre as partes (carta, e-mail, fax, com os respectivos endereos
e nmeros), bem como os destinatrios apropriados (nos contratos de maior
porte, h gerentes de projeto). Esta mesma clusula deve conter os prazos em
que se considera a comunicao feita.
c) Cesso e transferncia dos direitos e obrigaes contidos no contrato
A possibilidade e forma da cesso e transferncia da licena devero ser
previstas no contrato, inclusive suas condies, como, por exemplo, a
necessidade de aprovao prvia da outra parte, e as vedaes a priori, como
cesses e transferncias a concorrentes.
conveniente, igualmente, incluir no contrato que os termos do mesmo
obrigam os sucessores e cessionrios das partes, como indicado na letra a,
acima.
d) Independncia das clusulas e inteiro teor do contrato
comum encontrar em contratos vindos do exterior a previso de que a
invalidade ou nulidade de certas clusulas no invalida as demais disposies, e
as eventuais excees regra. Quando o negcio como um todo inclui vrios
contratos, deve-se tomar cuidado quanto clusula que indique ser a licena o
inteiro teor do acordo entre as partes, pois pode gerar questionamento quanto aos
demais.
e) Lnguas
Contratos com partes domiciliadas em outros pases podem ser redigidos
em duas lnguas; neste caso, o contrato dever prever que, em caso de
discrepncia nas respectivas verses, qual o texto que dever prevalecer. Para
efeitos de averbao perante o INPI, pode-se apresentar o contrato em colunas
paralelas, uma em cada lngua. Se o contrato for redigido e assinado em lngua
estrangeira, dever ser apresentada ao INPI uma traduo simples para o
vernculo.
f) Aditamentos
O contrato deve prever quais as condies para suas alteraes futuras,
como, por exemplo, exigir que sejam sempre por escrito, assinadas por todas as
partes e submetidas a averbao da mesma forma que o contrato original.
Mais uma vez, convm lembrar o disposto no inciso XIII do art. 51 do

CDC, que, entre as clusulas consideradas abusivas, inclui as que autorizem o


fornecedor a modificar unilateralmente o contedo ou a qualidade do contrato,
aps sua celebrao.
O equilbrio e a igualdade de direitos e obrigaes entre fornecedor e
adquirente principalmente, como j dito acima nas relaes que possam ser
classificadas como de consumo devem ser preservados, evitando clusulas que
permitam ao fornecedor alterar unilateralmente o contrato; este tipo de clusula
seria considerado nulo, no produzindo qualquer efeito.
Igualmente, o contrato dever indicar o nmero de cpias originais
assinadas pelas partes.
2.8.9 Formalidades
Se uma das partes da licena for residente ou domiciliada no exterior,
sua assinatura dever ser reconhecida por Notrio Pblico de acordo com as
normas locais (lex domicilii), e, para que esta formalidade seja confirmada, a
assinatura do Notrio Pblico dever ser certificada pelo Consulado Brasileiro
com jurisdio sobre o local da assinatura. Esta formalidade dispensada nos
contratos com residentes e domiciliados em pases com os quais o Brasil
mantenha Acordo de Cooperao em Matria Judiciria, como com a Frana. A
assinatura de duas testemunhas tambm conveniente.

2.9 Contratos de licenciamento de patentes


A maioria das observaes feitas com relao a contratos de
licenciamento de marcas aplica-se, mutatis mutandis, ao licenciamento de
patentes. Portanto, faremos aqui somente as observaes que forem
exclusivamente pertinentes aos contratos de licena de patentes.
A licena de patentes o contrato pelo qual o(s) titular(es) de uma
patente (depositada ou j concedida) outorga(m) a terceiro o direito de explorla, por tempo limitado ou at o fim de sua validade, com ou sem remunerao, e
de acordo com as demais condies acordadas e consubstanciadas no contrato.
No direito norte-americano, considera-se que a licena de patente nada
mais do que uma promessa de no exercer o direito garantido pela patente
de impedir o uso e a explorao da patente por terceiros. Para essa corrente,
considerando que um mero pedido de patente no outorga ao seu titular nenhum
direito de proibir o uso por terceiros, no se poderia falar em licena de pedidos
de patente, sendo mais correto, neste caso, tratar o contrato como uma licena de
segredo industrial ou comercial (trade secret). J Denis Borges Barbosa (2003, p.

1041) reconhece a existncia de dois aspectos em uma licena de patentes: um


aspecto negativo (isto , a promessa de no empregar os seus poderes legais para
proibir o uso da patente) e um aspecto positivo (a outorga do direito de explorar o
objeto da patente, com todos os poderes, instrumentos e meios que disto
decorram). Alguns doutrinadores ressaltam, ainda, o aspecto associativo da
licena, isto , ao permitir que o licenciado explore a patente no mercado que
poderia ser explorado pelo licenciante, o licenciado e o licenciante criam um
vnculo semelhante ao de uma sociedade. De qualquer forma, assim como a
licena de marcas, a de patentes tambm pode ser analogicamente equiparada a
um contrato de locao de bem mvel (quando onerosa) ou a um comodato
(quando gratuita).
H, entretanto, algumas diferenas importantes entre o licenciamento de
marcas e o de patentes. Enquanto as marcas no direito brasileiro no
admitem cotitularidade, as patentes a admitem. Na hiptese de licenciamento de
patente que tenha mais do que um titular, surge dvida quanto possibilidade de
cada um dos cotitulares poder licenciar a patente sem necessidade de anuncia
prvia dos demais. Ao analisar a questo, temos que levar em considerao o
fato de que a cotitularidade de patente tem bvias analogias com o condomnio.
Cada cotitular de uma patente (condmino) pode us-la, ou explor-la ele
prprio, defend-la contra violaes de terceiros, sem necessidade de
autorizao dos demais (art. 1.314 do Cdigo Civil). Porm, de acordo com o
pargrafo nico do art. 1.314 do Cdigo Civil, nenhum dos condminos pode dar
a terceiros o uso ou gozo do bem sem o consenso dos outros condminos (se no
for possvel obter esse consenso por ausncia de um dos condminos, pode-se
suprir esse consentimento por meio de ao judicial).
Na opinio de Denis Borges Barbosa, cada cotitular de uma patente
poderia licenci-la, sem consentimento dos demais, desde que a licencie com
exclusividade, ficando o licenciado, pois, na posio do cotitular ao explorar a
patente, no se criando mais um concorrente entre os cotitulares da patente. Na
minha opinio, em nome da segurana, o licenciamento da patente por um dos
cotitulares deve ser precedido (i) ou do consentimento dos demais cotitulares; ou
(ii) de um acordo prvio autorizando os cotitulares ou um deles a licenciar a
patente sem necessidade de submeter esse licenciamento aos demais cotitulares.
Da mesma forma, o Cdigo Civil tambm dispe (no art. 1.319) que
cada condmino responde aos outros pelos frutos que recebeu do bem. Portanto,
pode-se analogicamente inferir que os royalties pelo licenciamento devem ser
repartidos entre os demais co-titulares da patente (na proporo do quinho que
cada co-titular tiver da patente), a no ser que haja disposio contratual clara
em sentido contrrio.
O Cdigo Civil tambm prev que, se a maioria dos condminos assim o
decidir, podero estes nomear um administrador (que poder ser estranho ao

condomnio), para administrar inclusive alugar (isto , licenciar) o bem detido


em condomnio. Em condies iguais, dever ser dada preferncia a um dos
condminos para alug-lo, em vez de a um estranho. E o art. 1.324 do Cdigo
Civil dispe que o condmino que administrar o bem condominial sem oposio
dos outros presume-se representante comum (mas ser sempre mais seguro ter
por escrito essa nomeao de administrador).
A analogia entre o condomnio de um bem material e a cotitularidade de
uma patente, entretanto, no pode ser considerada perfeita. De fato, no
condomnio, cada condmino pode livremente vender sua parte do bem, sem
necessidade de autorizao dos demais condminos, mas no caso de patente,
entendo que a cesso a terceiros de uma parte ideal da patente s poderia ser
feita com o consentimento expresso dos demais cotitulares, pois do contrrio uma
patente financiada por uma empresa poderia ser parcialmente cedida a uma
concorrente dessa empresa por um dos cotitulares, o que no seria leal nem
justo.
A LPI prev o contrato de licena de patentes no art. 61:

Art. 61. O titular de patente ou o depositante poder celebrar


contrato de licena para explorao.
Pargrafo nico. O licenciado poder ser investido pelo titular
de todos os poderes para agir em defesa da patente.

Portanto, de forma anloga licena de marcas, tanto o titular de uma


patente j concedida como o simples depositante podero licenci-las. No caso
de licena de depsito de patente ainda no concedida, o licenciante no poder
cobrar royalties enquanto a patente no for concedida, mas poder cobr-los,
aps sua concesso, retroativamente, a partir da data de incio da licena (quanto
data de incio da licena de patentes, ver comentrios sobre o incio de vigncia
de contrato de licena de marcas, igualmente aplicveis ao licenciamento de
patentes).
Da mesma forma que o contrato de licena de marcas, o de patentes
tambm dever ser averbado no INPI para que produza efeitos em relao a
terceiros. A averbao produzir efeitos em relao a terceiros a partir da data
de sua publicao, e, analogamente de licena de marcas, para efeito de
validade de prova de uso, o contrato de licena de patentes no precisar estar
averbado no INPI (art. 62 e seus pargrafos da LPI).
O licenciamento de patentes, assim como o de marcas, deve conter uma
lista completa das patentes licenciadas, com nmero e data de depsito ou

concesso, e ttulo. O contrato deve tambm prever a possibilidade de incluso de


novas patentes que venham a ser depositadas ou concedidas, se for o caso.
O objeto do contrato de licena de patentes deve ser claro sobre a
obrigao ou no da licenciante de fornecer informaes tcnicas adicionais
para possibilitar a completa e efetiva explorao das patentes licenciadas. Em
caso positivo, deve haver previso para visitas tcnicas, treinamento e instruo
dos tcnicos da licenciada (se for o caso); eventuais pagamentos de viagens e
estadias dos tcnicos da licenciante para esta finalidade devem ser previstos na
clusula de pagamento (vide abaixo). Ainda dentro do objeto da licena, e de
acordo com o art. 63 da LPI, a licena deve prever que a titularidade dos
aperfeioamentos introduzidos na patente licenciada pertence a quem os fizer,
sendo assegurado outra parte contratante o direito de preferncia para seu
licenciamento.
Caso haja disponibilizao de tecnologia e de assistncia tcnica, alm
do puro licenciamento de patentes, o contrato dever prever o tratamento
confidencial das informaes tcnicas no contidas nos documentos patentrios
(ver comentrios sobre contrato de confidencialidade neste captulo).
Igualmente, nesta hiptese, o contrato poder prever a limitao (mas no a
iseno) de responsabilidade da licenciante/fornecedora da tecnologia quanto
qualidade da tecnologia e sua responsabilidade em caso de violao de direitos de
terceiros.
Mais uma vez lembrando o disposto no art. 51 do CDC, e os comentrios
feitos anteriormente sobre a possvel aplicabilidade do CDC a contratos na rea
de propriedade industrial, convm notar que o inciso I do art. 51 classifica como
nulas de pleno direito as clusulas contratuais que

I impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do


fornecedor por vcios de qualquer natureza dos produtos e servios ou
impliquem renncia ou disposio de direitos. Nas relaes de consumo
entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurdica, a indenizao poder
ser limitada, em situaes justificveis.

De acordo com os comentrios de Nelson Nery Junior (1999, p. 491 e


s.),

a nulidade da clusula abusiva deve ser reconhecida judicialmente, por


meio de ao direta (ou reconveno), de exceo substancial alegada

em defesa (contestao), ou, ainda, por ato ex officio do juiz. (...) Quanto
subsistncia da relao jurdica de consumo contaminada por clusula
abusiva, o efeito da sentena judicial que reconhece a nulidade da
clusula abusiva ex tunc, pois desde a concluso do negcio jurdico de
consumo j preexistia essa situao de invalidade, de sorte que o
magistrado somente faz reconhecer essa circunstncia ftica anterior
propositura da ao.
Sendo matria de ordem pblica (art. 1 do CDC), a nulidade de
pleno direito das clusulas abusivas nos contratos de consumo no
atingida pela precluso, de modo que pode ser alegada no processo a
qualquer tempo e grau de jurisdio (...).

Nada impede, entretanto, que haja limitao de responsabilidade quando


o consumidor for pessoa jurdica, e desde que haja justificao. Como no h,
evidentemente, na norma legal, qualquer definio do que seja considerado
justificvel neste campo, o contrato dever, na medida do possvel, incluir as
justificaes consideradas necessrias e suficientes para que, ao ser o contrato
eventualmente submetido ao crivo judicial, o magistrado se convena de que a
situao ftica justifica a limitao de responsabilidade.
A cesso e a licena de patente que seja de interesse da defesa nacional
ficam sujeitas a prvia autorizao do rgo competente 42, sendo assegurada
indenizao quando houver restrio dos direitos do depositante ou do titular (art.
75, 3, da LPI). J nos casos de patente considerada de relevante interesse
pblico, e nos casos de emergncia nacional, e mesmo que haja um licenciado
para a patente, poder ser concedida de ofcio licena compulsria para sua
explorao, sempre em carter temporrio e no exclusivo (ver adiante
observaes sobre licenas compulsrias).
Quanto clusula de royalties, tanto no licenciamento de patentes como
no fornecimento de tecnologia (em sentido estrito), o pagamento:
a) entre pessoas independentes, no sofre qualquer limitao, sendo a
limitao da Portaria n. 436/58 aplicvel somente ao limite de dedutibilidade
fiscal dos dispndios;
b) entre partes com vnculo societrio majoritrio, os limites de
dedutibilidade fiscal aplicam-se tambm como limites de pagamento, quando o
pagamento for devido ao exterior em moeda estrangeira.
Esses limites variam de 1 a 5%, dependendo do tipo de indstria ou
servio envolvido no contrato, conforme estabelecido pela Portaria n. 436/58 e
suas alteraes posteriores43.

Ainda quanto clusula de pagamento, razoavelmente comum que,


nos contratos de licena de patentes, seja prevista assistncia tcnica, transmisso
de know-how ou treinamentos por parte da licenciante aos tcnicos da licenciada.
Nesta hiptese, a soma dos pagamentos percentuais relativos licena de
patentes e ao fornecimento de tecnologia ou assistncia tcnica no pode
ultrapassar os mencionados limites da Portaria n. 436/58, para fins de
dedutibilidade e remessa, quando aplicvel. Quando o contrato for assinado com
licenciante domiciliada no exterior, e estipular a vinda de tcnicos estrangeiros ao
Brasil, e quando a licenciada ficar responsvel pelas despesas de viagem e
estadia dos referidos tcnicos, convm prever que esses pagamentos sero
efetuados no Brasil, em moeda corrente nacional, diretamente aos prestadores de
servios (agncias de viagens, hotis etc.), e no ao exterior a ttulo de reembolso
de despesas, pelas dificuldades burocrticas na obteno da necessria
autorizao para remessa. Tambm no devem, essas despesas, ser pagas aos
tcnicos pessoalmente no Brasil.
Na seo relativa ao prazo contratual, note-se que a licena de patentes
no poder exceder do prazo de vigncia das patentes licenciadas e, portanto, o
contrato poder ter vencimentos diversos, caso haja mais do que uma patente
licenciada, e caso as patentes tenham vencimentos diferentes. De acordo com o
art. 40 e pargrafo nico da LPI, as patentes de inveno vigoram por um prazo
de vinte anos, e as de modelo de utilidade por um prazo de quinze anos, contados
da data do depsito do pedido, mas os prazos de vigncia no sero inferiores a
dez anos para patentes de inveno e a sete anos para patentes de modelo de
utilidade, a contar da data da concesso, exceto se o INPI no puder proceder ao
exame de mrito dos pedidos, em razo de pendncia judicial ou por fora
maior.
A expirao da patente licenciada, seja pelo fim de seu prazo de
validade, seja por cancelamento, implica na extino do contrato de licena, mas
caindo a patente em domnio pblico, o ex-licenciado poder continuar a usar do
conhecimento embutido na patente expirada, no mais como autorizado ao seu
uso, mas como qualquer terceiro. J o trmino da licena, por qualquer motivo,
antes da expirao da validade da patente licenciada obriga o ex-licenciado a
cessar imediatamente o uso e a explorao da patente, mesmo que o contrato
no o determine expressamente. A boa tcnica contratual, entretanto, recomenda
que a cessao do uso aps o encerramento da licena, e enquanto a patente
ainda estiver em vigor, seja claramente prevista no contrato. Nesta hiptese,
convm prever-se um prazo para venda do estoque remanescente de produtos
fabricados com a patente licenciada, caso em que o contrato dever prever o
fornecimento de lista do estoque existente na data do trmino da licena e
declarao das quantias estocadas. Quanto s demais clusulas contratuais ver os
comentrios anteriormente feitos relativos ao contrato de licena de marcas.

Um aspecto peculiar s patentes (e que no se aplica s marcas) a


possibilidade do titular de uma patente poder solicitar ao INPI que a coloque em
oferta para fim de explorao (art. 64 da LPI), caso em que o INPI publicar a
oferta, para conhecimento de terceiros eventualmente interessados. Se j houver
uma licena voluntria exclusiva para a patente em questo, esta no poder ser
colocada em oferta; da mesma forma, uma patente j ofertada no poder ser
licenciada com exclusividade sem que o titular tenha desistido da oferta ( 2 e
3 do art. 64 da LPI).
A vantagem da oferta de licena reside no fato de que, de acordo com o
art. 66 da LPI, a anuidade da patente em oferta ser reduzida metade, durante
o prazo entre a oferta e a concesso da licena. A oferta de licena, porm, no
totalmente vinculante para o titular da patente, pois, de acordo com o 4 do
art. 64, o titular pode desistir da oferta a qualquer tempo antes da assinatura do
contrato de licena (ou da aceitao expressa de seus termos) 44. Neste caso,
entretanto, perde ele a vantagem da reduo do valor da anuidade.
Caso um interessado na licena e o titular da patente no chegarem a um
consenso quanto ao valor dos royalties, o INPI pode ser solicitado a arbitrar a
remunerao (art. 65). Nesta hiptese, aplicar-se- o disposto no 4 do art. 73
da LPI, pelo qual, havendo contestao do valor arbitrado, o INPI poder realizar
diligncias para colher subsdios que baseiem o arbitramento, bem como
designar comisso para efetuar o arbitramento, que poder incluir membros
externos aos quadros do INPI. Analogicamente, devem aplicar-se a este
processo de arbitramento, tambm, os 5 e 6 do art. 73 da LPI, que
determinam que os rgos da Administrao Pblica federal, estadual e
municipal devem prestar subsdios ao INPI para o processo de avaliao da
licena, processo este que levar em conta as circunstncias de cada caso,
principalmente o valor econmico (isto , o potencial de gerao de receita) da
licena a ser concedida. Considerando que as circunstncias econmicas e de
mercado que determinaram o valor dos royalties pode alterar-se ao longo do
tempo, qualquer uma das partes poder requerer a sua reviso aps um ano do
arbitramento.
O licenciado dever iniciar a explorao da patente dentro de um ano,
caso contrrio o titular da patente poder cancelar a licena; o mesmo pode
ocorrer caso o licenciado interrompa a explorao por prazo superior a um ano,
ou deixe de cumprir com as demais condies estabelecidas no contrato de
licena (art. 66 da LPI). Disposio semelhante encontrada na Lei da Inovao
(Lei n. 10.973, de 2-12-2004). De fato, ao tratar do licenciamento de direitos de
propriedade intelectual resultantes de pesquisas desenvolvidas por Instituies
Cientficas e Tecnolgicas (ICTs, rgos ou entidades da Administrao Pblica),
o 3 do art. 6 da Lei de Inovao determina que o licenciado perder

automaticamente o direito caso no comercialize a criao dentro do prazo e nas


condies definidos no contrato; o prazo, neste caso, no definido.
A Lei da Inovao determina, mais, que, caso a licena outorgada por
ICT tenha carter de exclusividade, a negociao dever ser precedida de
publicao de edital, mas no necessariamente de licitao, de acordo com o art.
25 da Lei da Inovao. Esta providncia de publicao de edital no ser
requerida se a licena for outorgada em base no exclusiva. O 5 do art. 6 da
Lei da Inovao determina que o licenciamento de criao (conceito que
inclui patente) considerada de relevante interesse pblico (assim reconhecida por
ato do Poder Executivo) somente poder ser efetuado em base no exclusiva.

2.10 Licenciamento compulsrio


O atual sistema internacional de proteo s patentes, consubstanciado,
primeiramente, na Conveno da Unio de Paris CUP e, mais recentemente,
no TRIPS, caracteriza-se por uma forte proteo s invenes, acoplada a
algumas limitaes exclusividade de uso outorgada aos seus titulares,
principalmente no que se refere flexibilidade em caso de uso para fins de
pesquisa, e em caso de licenciamento compulsrio em algumas hipteses
predeterminadas. O licenciamento compulsrio no implica a perda da validade
da patente assim licenciada, e sujeita o licenciado a pagamento de royalties ao
titular da patente. O que ocorre quando o licenciamento compulsrio outorgado
a prevalncia do interesse pblico (no sentido lato), isto , da funo social da
propriedade, sobre a exclusividade proporcionada pelo privilgio da patente. De
fato, se de um lado a patente d ao seu titular o direito de impedir que terceiros
explorem o objeto ou o processo patenteado sem o seu consentimento, por outro
lado como toda propriedade deve ela ser exercida em consonncia com as
suas finalidades econmicas e sociais (conforme 1 do art. 1.228 do CC de
2002). O prprio art. 5, XXIX, da Constituio Federal de 1988 estabelece que

a lei assegurar aos autores de inventos industriais privilgio temporrio


para sua utilizao, bem como proteo s criaes industriais,
propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos
distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento
tecnolgico e econmico do Pas (grifos nossos).

Quando a LPI estabeleceu as vrias hipteses em que uma patente pode


ser licenciada sem o consentimento do seu titular para terceiros interessados e
capacitados a explorar seu objeto, para fins de interesse pblico, nada mais fez
do que concretizar a funo social da propriedade da patente. A possibilidade de
outorga de licenas compulsrias no nova, pois j existia no Cdigo da
Propriedade Industrial anterior (Lei n. 5.772/71), sob a gide do qual, segundo
informa Jacqueline Borges de Faria (2006, p. 32), somente poucas licenas
compulsrias foram outorgadas:

O INPI concedeu trs licenas compulsrias, relativas a PI n.


76.767 (processo para cultura de vrus), usada para a produo de
vacima antiaftosa, de propriedade da firma National Research
Development Corporation e uma da patente PI n. 7.107.076, obtida por
Nortox Agroqumica S/A, por meio do despacho na RPI 710, de 29/5/84,
pgina 86, processo DIRCO/1649/83, referente ao caso Monsanto
quando da vigncia do Cdigo da Propriedade Industrial (Lei 5.772/71).

J sob a gide da atual LPI, foi decretado um nico licenciamento


compulsrio, pelo Decreto n. 6.107, de 4 de maio de 2007. O licenciamento
concedido, que se baseia em interesse pblico, refere-se a duas patentes
relacionadas produo de medicamento usado no Programa Nacional
DST/AIDS. O Decreto foi precedido de Portaria do Ministrio da Sade (n. 886,
de 24-4-2007) que declarou o interesse pblico na produo do referido
medicamento antirretroviral.
A LPI prev sete hipteses, nas quais uma patente pode ser licenciada
compulsoriamente, mediante apresentao de requerimento fundamentado ao
INPI.
2.10.1 Exerccio de direitos de forma abusiva
O uso da patente de forma abusiva (art. 68 da LPI) a primeira hiptese
que permite licena compulsria, e j vinha prevista na CUP, verso de
Estocolmo de 14 de julho de 1967 (promulgada no Brasil pelo Decreto n. 75.572,
de 8-4-1975, alterado pelo Decreto n. 635, de 21-8-1992, e ratificada pelo
Decreto n. 1.263, de 10-10-1994):

5 A (2) Cada pas da Unio ter a faculdade de adotar medidas


legislativas prevendo a concesso de licenas obrigatrias para prevenir

os abusos que poderiam resultar do exerccio do direito exclusivo


conferido pela patente, como, por exemplo, a falta de explorao.

Como o TRIPS incorpora os artigos 1 a 12 e 19 da CUP, o disposto no art.


5 A (2) est igualmente includo no TRIPS. Considerando que a LPI trata em
artigo distinto a hiptese de falta de explorao, a forma abusiva mencionada
no art. 68 da LPI no se confunde com falta de uso, e tambm no se
confunde com abuso de poder econmico. A ausncia de uma definio do
que seja abuso exige uma anlise de caso a caso, mas, por exemplo, a prtica
de preos excessivos, principalmente quando aplicados a produtos de necessidade
bsica ou de interesse pblico, tornando-os inacessveis a populaes carentes,
pode constituir uma forma de abuso.
2.10.2 Abuso de poder econmico
O mesmo art. 68 da LPI prev a possibilidade de outorga de licena
compulsria quando o titular da patente praticar abuso de poder econmico por
meio da patente, comprovado por deciso administrativa ou judicial, hiptese
respaldada no artigo 31 (k) do TRIPS, que a admite para remediar um
procedimento determinado como sendo anticompetitivo ou desleal aps um
processo administrativo ou judicial.
Considerando a previsvel demora na obteno de deciso do CADE
reconhecendo a prtica de abuso de poder econmico, e em possvel reviso
judicial dessa deciso administrativa, esta alternativa de obteno de licena
compulsria no parece das mais viveis.
2.10.3 Falta de explorao
Quando a patente no for explorada no territrio brasileiro, seja por falta
de fabricao, seja por fabricao incompleta do produto ou por falta de uso
integral do processo patenteado (art. 68, 1, I), uma licena compulsria
tambm pode ser pleiteada.
Como visto acima, a CUP e, por consequncia, o TRIPS consideram a
falta de fabricao ou explorao como uma forma de abuso. O art. 73, 3,
da LPI, prev que, nesta hiptese, caber ao titular da patente comprovar o
efetivo uso desta.
A atribuio, ao titular da patente, do nus da prova de sua explorao
justifica-se em face da dificuldade em se fazer prova negativa de explorao ou
uso.

Nesta hiptese, a outorga de licena compulsria parece muito difcil,


pois a LPI prev vrias excees, que provm o titular da patente ameaada
com vrias possveis defesas contra uma licena no desejada, tais como:
(i) A LPI admite o no uso por inviabilidade econmica, hiptese em
que a importao do produto ser permitida (art. 68, 1, I). O conceito de
inviabilidade econmica no est definido na LPI, e poder ser interpretado de
forma flexvel, permitindo amplas e diferentes justificativas baseadas em
inviabilidade econmica para evitar a licena compulsria.
(ii) Tambm no ser concedida licena compulsria com base em falta
de uso se o titular da patente justificar o desuso por razes legtimas (art. 69, I,
da LPI, que reproduz o disposto no artigo 5-A (4) da CUP). Igualmente, no h
definio do que sejam razes legtimas, permitindo-se, pois, o recurso a uma
ampla gama de justificativas tcnicas, mercadolgicas, financeiras, tributrias ou
de qualquer outra natureza (desde que legtimas), para impedir a licena
compulsria.
(iii) Se o titular da patente comprovar a realizao de srios e efetivos
preparativos para a sua explorao, a licena compulsria tambm no ser
concedida (art. 69, II).
(iv) Finalmente, a licena compulsria igualmente no ser outorgada se
o titular da patente justificar a falta de fabricao ou comercializao por
obstculo de ordem legal (art. 69, III).
Em vista disto, licenciamentos compulsrios com base em falta de uso
da patente so dificlimos de obter, e somente podero ser requeridos aps
decorridos trs anos da concesso da patente, de acordo com o art. 68, 5, da
LPI, coerentemente com o artigo 5-A (4) da CUP.
2.10.4 Comercializao insuficiente
Uma quarta hiptese de licenciamento compulsrio ocorre quando a
comercializao do produto patenteado ou resultado de processo patenteado no
for suficiente para satisfazer s necessidades do mercado (art. 68, 1, II). No
basta, pois, que o titular da patente a explore, mas a fabricao do produto deve
ser suficiente para atender s necessidades do mercado. Esta hiptese de
licenciamento compulsrio no est clara e expressamente prevista quer na
CUP, quer no TRI PS, podendo-se, entretanto, consider-la implicitamente
abrangida pelos artigos 5-A (2) e 5-A (4) da CUP e, por consequncia,
incorporada ao TRIPS.
Neste caso, a LPI no atribui expressamente ao titular da patente o nus
da prova de que a comercializao suficiente; portanto a prova, neste caso,
cabe ao interessado na licena compulsria.

Em todos os casos de pedidos de licena compulsria mencionados nos


itens 2.10.1 a 2.10.4, o interessado na licena deve comprovar legtimo interesse
e capacidade tcnica e econmica para explor-la eficientemente (art. 68, 2),
e a licena compulsria deve destinar-se produo e venda predominantemente
para o mercado interno, obedecendo recomendao do artigo 31 (f) do TRIPS
nesse sentido. Uma licena compulsria no deve servir de plataforma para
exportaes em larga escala, e a palavra predominantemente foi inserida para
atender s necessidades de pases que no possuam capacidade de fabricao,
principalmente de medicamentos.
H alguns requisitos contidos no TRIPS, como, por exemplo, a
necessidade de que o interessado em licena compulsria tenha previamente
buscado obter autorizao negociada com o titular, em termos e condies
comerciais razoveis, e que essa negociao no tenha tido sucesso num prazo
razovel (artigo 31 (b) do TRIPS), que no se encontram nas primeiras quatro
hipteses de licenciamento compulsrio contidas na LPI. Pode parecer que estas
exigncias do TRIPS sejam pouco relevantes, mas a necessidade de tentar
negociar uma licena em condies comerciais razoveis, isto , mediante
pagamento de royalties de mercado, dando-se s partes um prazo compatvel
para as negociaes, uma exigncia razovel que no est refletida na LPI.
Porm, considerando que o TRIPS est inserido na legislao nacional, no
mesmo nvel da LPI, esta exigncia deve ser considerada vigente e exequvel no
Brasil, e deve ser levada em considerao pelo INPI na hiptese de anlise de
pedido de licena compulsria.
2.10.5 Patentes dependentes
Quando, cumulativamente, houver dependncia de uma patente em
relao a outra, quando a patente dependente representar substancial progresso
tcnico em relao anterior, e quando o titular da patente original no realizar
acordo com o titular da patente dependente, o art. 70 da LPI permite a licena
compulsria da patente anterior. O 1 do art. 70 da LPI define dependncia,
determinando que se considera dependente a patente cuja explorao necessita
obrigatoriamente da utilizao do objeto de patente anterior. Neste sentido, uma
patente de processo poder ser considerada dependente de patente do respectivo
produto, e vice-versa ( 2 do art. 70).
O artigo 31 (1) do TRIPS admite expressamente a licena compulsria
em caso de patente dependente, quando a patente dependente representar um
avano tcnico importante de considervel significado econmico em relao
inveno identificada na primeira patente. A LPI faz meno a substancial
progresso tcnico, sem mencionar a necessidade de esse progresso tcnico ter

considervel significado econmico, omisso que pode ter alguma relevncia


em casos concretos, e que pode servir de defesa ao titular da patente anterior.
Igualmente, como j vimos, a LPI tambm no exige que tenha havido
negociaes em condies e por lapso temporal razoveis, antes que se possa
outorgar a licena compulsria, preliminares expressamente exigidas pelo TRIPS
para toda e qualquer hiptese de licena obrigatria. Outra discrepncia entre a
LPI e o TRIPS, com relao a esta quinta hiptese de licenciamento compulsrio
por dependncia de patentes, refere-se exigncia (no artigo 31 (1), inciso (iii)
do TRIPS) de que o uso autorizado com relao primeira patente ser no
transfervel, exceto com a transferncia da segunda patente. Na LPI h uma
previso semelhante, porm no idntica, que se aplica a todas as hipteses de
licenciamento compulsrio. Esta previso, contida no art. 74, 3, estabelece que,
aps a concesso da licena compulsria, somente ser admitida a sua cesso
quando realizada conjuntamente com a cesso, alienao ou arrendamento da
parte do empreendimento que a explore. Como a cesso do empreendimento que
explora uma patente deve incluir a cesso da mesma patente, parece-nos que a
exigncia contida no artigo 31 (1) (iii) do TRIPS esteja cumprida pelo disposto no
art. 74, 3, da LPI.
Ainda com relao licena por patente dependente, dispe o TRIPS, no
inciso (ii) do artigo 31 (1), que o titular da primeira patente estar habilitado a
receber uma licena cruzada, em termos razoveis, para usar a inveno
identificada na segunda patente. Esta exigncia est plenamente cumprida no
3 do art. 70 da LPI.
2.10.6 Emergncia nacional
Os casos de emergncia nacional (definida pelo Decreto n. 3.201, de 610-1999, como iminente perigo pblico, ainda que apenas em parte do territrio
nacional), juntamente com as hipteses de interesse pblico, so as justificativas
mais comumente usadas em pedidos de licenciamentos compulsrios. So,
inclusive, as justificativas mais usadas pelos Governos como argumentos de
negociao visando a reduo de preos de produtos de necessidade pblica, tais
como medicamentos.
O artigo 31 (b) do TRIPS admite a licena compulsria em caso de
emergncia nacional ou outras circunstncias de extrema urgncia [...].
O mencionado Decreto n. 3.201/99, que regulamenta a concesso de
licena compulsria nos casos de emergncia nacional e de interesse pblico de
que trata o art. 71 da LPI, traz, porm, uma exigncia no contida quer na LPI,
quer no TRIPS. Em sua redao original, o Decreto inclua a obrigao de o
titular, se preciso, transmitir as informaes necessrias e suficientes efetiva
reproduo do objeto protegido, superviso de montagem e os demais aspectos

tcnicos e comerciais aplicveis ao caso em espcie, criando, com isto, uma


nova figura jurdica, a do licenciamento compulsrio de tecnologia e de segredos
empresariais.
Esta redao foi objeto de inmeras crticas, pois, em primeiro lugar a
patente j deve conter todos os dados necessrios sua efetiva explorao. Por
outro lado, a exigncia de que o titular da patente revelasse dados adicionais
relativos superviso de montagem e, surpreendentemente, revelasse aspectos
comerciais relativos explorao da patente, podia implicar a exigncia de
que o titular revelasse segredos de negcio no compreendidos no objeto da
patente licenciada. Estas exigncias originalmente feitas pelo Decreto n. 3.201/99
foram em parte alteradas pelo Decreto n. 4.830, de 4 de setembro de 2003, que
eliminou a necessidade de fornecer informaes sobre os aspectos comerciais
relativos explorao da patente, mantendo somente a possvel exigncia de o
titular prestar informaes necessrias e suficientes efetiva reproduo do
objeto protegido e os demais aspectos tcnicos aplicveis ao caso em espcie (
1 do art. 5 do Decreto n. 3.201/99, com a redao dada pelo Decreto n.
4.830/2003). O mesmo pargrafo, em seguida, indica que, havendo negativa por
parte do titular da patente, deve ser observado o art. 24 da LPI (que determina
que o relatrio submetido no processo de pedido de patente deve descrever de
forma clara e suficiente o objeto da patente, de modo a possibilitar sua realizao
por tcnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de
execuo) e o Ttulo I, Captulo VI, da LPI (que trata Da Nulidade da Patente),
deixando claro, portanto, que uma negativa de prestao das informaes
requeridas poder provocar um processo administrativo de nulidade da patente
em questo, processo esse, porm, que dever obedecer a todos os trmites,
prazos e requisitos contidos nos arts. 46 a 57 da LPI.
O art. 71 da LPI explicita que, mesmo em casos de emergncia
nacional, o licenciamento compulsrio deve ser outorgado sem prejuzo dos
direitos do respectivo titular. Esta observao, contida no final do art. 71, leva ao
entendimento de que (a) o titular pode certamente continuar a explorar a patente
(mesmo porque a licena compulsria temporria e no exclusiva) e (b) a
licena poder gerar royalties pagveis ao titular. O valor desses royalties dever
ser arbitrado pelo INPI, conforme indicado pelo 5 do art. 73 da LPI. Alm
disso, o Decreto n. 3.201/99, com a redao dada pelo Decreto n. 4.830/2003,
esclarece que a licena compulsria, tanto neste caso de emergncia nacional
como no caso de interesse pblico, ser concedida somente quando for
constatado que o titular da patente ou seus licenciados no atendem a essas
necessidades.
2.10.7 Interesse pblico

A stima e ltima hiptese de licenciamento compulsrio prevista no art.


71 da LPI ocorre em casos de interesse pblico (definido no Decreto n. 3.201/99
como os fatos relacionados, dentre outros, sade pblica, nutrio, defesa
do meio ambiente, bem como aqueles de primordial importncia para o
desenvolvimento tecnolgico ou socioeconmico do Pas). Casos de interesse
pblico podem incluir, pois, as mais variadas necessidades, e aquelas citadas na
LPI so meramente exemplificativas. O artigo 31 (b) do TRIPS admite a licena
em casos de uso pblico no comercial.
O interesse dos Governos em licenciamento compulsrio de
medicamentos usualmente justificado com base em interesse pblico. A
licena compulsria, nesta hiptese, s pode ser para uso pblico no comercial
(isto , o licenciado deve ser rgo ou entidade governamental e a explorao da
patente no pode ser feita com propsito comercial, mas deve ser
preferivelmente para distribuio gratuita ou a preo de custo), no pode ser
exclusiva e fica sujeita a pagamento de royalties, sendo que o INPI poder
designar comisso para arbitrar a remunerao.
Esta hiptese de licena deve ser por um prazo determinado, compatvel
com a necessidade de interesse pblico.
O licenciamento compulsrio tem sido muito criticado, sob a alegao
de que a mera ameaa de tal medida j suficiente para reduzir os
investimentos em pesquisa e desenvolvimento no Pas, investimentos em novos
negcios e investimentos em expanso da produo local, tudo em decorrncia
do ambiente de desconfiana que se cria sobre a solidez e eficcia dos direitos de
propriedade industrial no Brasil. No entanto, preciso notar que o instituto da
licena compulsria existe e aplicado na maioria absoluta dos pases
desenvolvidos, no havendo razo, pois, para que no seja aplicado no Brasil,
evidentemente com o necessrio critrio e prudncia.

REFERNCIAS
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e bens de personalidade. So Paulo: Ed. Senac, 2006, p. 101-117.

1 O item 2 do Ato Normativo n. 135 estabelece que, por contratos de


transferncia de tecnologia, devem ser entendidos os de licena de direitos (de
explorao de patentes ou de uso de marcas) e os de aquisio de conhecimentos
tecnolgicos (fornecimento de tecnologia e prestao de servios de assistncia
tcnica e cientfica), e os contratos de franquia.
2 A Lei n. 10.168/2000 foi alterada pela Lei n. 10.332, de 19-12-2001, ambas
regulamentadas pelo Decreto n. 4.195, de 11-4-2002. O art. 2, 1, da Lei n.
10.168 reza: Art. 2 (...)
1 Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferncia de
tecnologia os relativos explorao de patentes ou de uso de marcas e os de
fornecimento de tecnologia e prestao de assistncia tcnica.
3 O item 1.1.1 do AN n. 15/75 dispunha categoricamente sobre o assunto: Por
serem distintas as disposies aplicveis, para cada objetivo deve corresponder
especfica e obrigatoriamente um nico contrato da respectiva categoria.
4 Estabelece o art. 416 do Cdigo Civil:
Art. 416. Para exigir a pena convencional, no necessrio que o credor alegue
prejuzo.
Pargrafo nico. Ainda que o prejuzo exceda ao previsto na clusula penal, no
pode o credor exigir indenizao suplementar se assim no foi convencionado. Se
o tiver sido, a pena vale como mnimo da indenizao, competindo ao credor
provar o prejuzo excedente (grifos nossos).
5 Dispem os arts. 412 e 413 do Cdigo Civil:
Art. 412. O valor da cominao imposta na clusula penal no pode exceder o
da obrigao principal.
Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigao
principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for
manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negcio

(grifos nossos).
6 Lei n. 9.279, de 14-5-1996 (Lei da Propriedade Industrial):
Art. 195. Comete crime de concorrncia desleal quem:
(...)
XI divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizao, de conhecimentos,
informaes ou dados confidenciais, utilizveis na indstria, comrcio ou
prestao de servios, excludos aqueles que sejam de conhecimento pblico ou
que sejam evidentes para um tcnico no assunto, a que teve acesso mediante
relao contratual ou empregatcia, mesmo aps o trmino do contrato (grifos
nossos).
7 Vejam-se os arts. 30, 90 e 126 da Lei n. 5.772/71 (revogada e substituda pela
Lei n. 9.279/96).
8 O art. 9 da Lei n. 4.131/62 estabelece:
Art. 9 As pessoas fsicas e jurdicas que desejarem fazer transferncias para o
exterior a ttulo de lucros, dividendos, juros, amortizaes, royalties, assistncia
tcnica, cientfica, administrativa e semelhantes devero submeter aos rgos
competentes da Superintendncia da Moeda e do Crdito e da Diviso de Imposto
sobre a Renda os contratos e documentos que forem considerados necessrios
para justificar a remessa.
9 Ou seja, o intento da poltica governamental do incio da dcada de 1970 at
meados da dcada de 1980 era assegurar que empresas estatais ou de capital
nacional pudessem utilizar livremente (ter o controle, sob o ponto de vista
jurdico) a tecnologia que necessitassem e que elas tivessem os recursos
humanos (a capacitao) para faz-lo (LEONARDOS, Gabriel Francisco.
Tributao da transferncia de tecnologia . Rio de Janeiro: Forense, 1997, p.
124).
10 O Pacto Andino, atualmente denominado Comunidade Andina (CAN), foi
criado pelo Acordo de Cartagena, datado de 26-5-1969. Seus membros originais
foram o Equador, o Peru, a Colmbia, a Bolvia e o Chile. A Venezuela, que
originalmente participava somente como observadora, vinculou-se ao Pacto em
1973 (tendo ingressado oficialmente em 1-1-1974) e retirou-se da CAN em 224-2006. O Chile retirou-se do Pacto em 1976, durante o regime militar de
Augusto Pinochet, regressando em 20-9-2006 como pas associado. O Peru
suspendeu temporariamente sua participao em 1992, voltando gradualmente a
se incorporar em 1997 Zona Andina de Livre Comrcio. Atualmente fazem
parte da CAN como pases-membros: Bolvia, Colmbia, Equador e Peru. So
pases associados: Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Chile, e pases
observadores o Mxico e o Panam.

11 Cf. ARRUDA, Mauro Fernando Maria. A recente orientao do INPI sobre


transferncia de tecnologia. In: Anais do IV Seminrio Nacional da Propriedade
Industrial da ABPI. Rio de Janeiro: ABPI, 1984, p. 223-224. Esse autor, que
ocupou o cargo de Diretor de Contratos de Transferncia de Tecnologia do INPI,
informa que houve duas principais fases na atuao do INPI com relao a
averbao e registro dos contratos de transferncia de tecnologia: na primeira
fase, entre 1972 e 1979, o INPI teria aplicado a regulao de capital estrangeiro,
a lei que cobe o abuso de poder econmico, a legislao fiscal e o Cdigo da
Propriedade Industrial, tendo consubstanciado todas essas orientaes no Ato
Normativo n. 15 e alguns subsequentes, principalmente o Ato Normativo n. 32,
que exigia a submisso de contratos a consulta prvia. Uma segunda fase se
iniciou com os Atos Normativos ns. 55, 60, 64, 65 e 68, cuja funo era a de
filtrar os contratos submetidos ao seu escrutnio e de permitir a contratao de
tecnologia estrangeira somente quando no houvesse similar disponvel no Pas.
O sucesso desses controles, segundo o autor, se reflete nos nmeros: Os
resultados do novo sistema de controle so dignos de destaque. Primeiramente,
temos que o nmero de consultas-prvias negadas subiu, no perodo de
1978/1983: passou de 4,7% em 1978 para 27,3% em 1983. Em segundo lugar, os
gastos com transferncia de tecnologia vm diminuindo paulatinamente
embora tal tendncia seja resultado, tambm nos ltimos anos, da queda da nossa
atividade produtiva (grifo nosso). Este pronunciamento reflete claramente que o
propsito dos controles implementados pelo INPI na poca no era o de facilitar
o ingresso de tecnologia estrangeira no Brasil, mas, ao contrrio, tentar estimular
o desenvolvimento tecnolgico nacional, dificultando a aquisio de tecnologia
externa.
12 Sobre essa poca, vide Inversin extranjera en Amrica Latina: aspectos
legales, coletnea organizada por Pablo Berckholtz, Buenos Aires: Ed.
Hammurabi, 1991.
13 A Deciso n. 220 foi publicada na Gazeta Oficial do Acordo de Cartagena,
ano IV, n. 20, em 18-5-1987.
14 Pelo art. 50 da Lei n. 8.383, de 30-12-1991.
15 A Portaria n. 436, emitida pelo Ministrio da Fazenda em 30-12-1958, foi
decorrncia da Lei n. 3.470, de 28-11-1958, que fixou em 5% o percentual
mximo permitido para dedutibilidade fiscal de royalties ou de pagamentos por
fornecimento de tecnologia. A Portaria n. 436/58, por sua vez, estabelece os
percentuais mximos (de 1% a 5%), por categoria de indstrias, calculados sobre
vendas (originalmente vendas brutas, e posteriormente alteradas para vendas
lquidas), que podem ser usados como despesas dedutveis, decorrentes de
pagamentos de royalties e remuneraes por fornecimento de tecnologia e

assistncia tcnica. A Portaria n. 436/58 ainda permanece em vigor para fins de


(a) dedutibilidade fiscal dos pagamentos feitos a ttulo de royalties e de taxas de
assistncia tcnica e de (b) limites de remessas ao exterior de royalties entre
subsidirias brasileiras e suas controladoras no exterior.
16 A maioria dos artigos da LPI (Lei n. 9.279, de 14-5-1996) entrou em vigor em
15-5-1997.
17 Com relao ao licenciamento de patentes, o Cdigo de 1971 determinava, no
art. 29, 2:
A concesso no poder impor restries comercializao e exportao do
produto de que trata a licena, bem como importao de insumos necessrios
sua fabricao.
Alm disso, o pargrafo nico do art. 30 do Cdigo de 1971 proibia o pagamento
de royalties, entre outras circunstncias, quando a patente licenciada no tivesse
sido depositada no Brasil dentro do prazo de prioridade estabelecido pela
Conveno da Unio de Paris.
Com relao ao licenciamento de marcas, o art. 90 e seus pargrafos do Cdigo
de 1971, igualmente, prescreviam que a licena de marcas no poderia impor
restries industrializao e comercializao, inclusive exportao. Da
mesma forma, no poderia haver pagamento de royalties por marcas licenciadas
que, entre outras condies, no tivessem sido depositadas no Brasil dentro do
prazo de prioridade Unionista, e que estivessem em vigncia por prorrogao,
isto , tivessem mais de dez anos de vida.
18 Note-se que a nova LPI, muito corretamente, distingue com denominaes
diferentes os processos de anotao por parte do INPI dos diversos tipos de
contratos. De fato, quando se refere anotao de contratos de licenciamento de
marcas e patentes, a lei menciona que o contrato de licena dever ser
averbado no INPI (arts. 62, 121 e 140), uma vez que a averbao , por
definio, anotao margem de algum assentamento j existente, como o
caso das marcas, patentes e desenhos industriais. J quando a lei trata da
anotao de contratos de transferncia de tecnologia (art. 211), indica que o
INPI far o registro dos contratos (grifo nosso), j que no h que se falar em
averbao para tecnologia no patenteada.
19 Decreto-Lei n. 1.718, de 27-11-1979:
Art. 2 Continuam obrigados a auxiliar a fiscalizao dos tributos sob a
administrao do Ministrio da Fazenda, ou quando solicitados, a prestar
informaes, os estabelecimentos bancrios, inclusive as Caixas Econmicas, os
Tabelies e Oficiais de Registro, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, as
Juntas Comerciais ou as reparties e autoridades de Assistncia, as Associaes

e Organizaes Sindicais, as companhias de seguros, e demais entidades, pessoas


ou empresas que possam, por qualquer forma, esclarecer situaes de interesse
para a mesma fiscalizao.
20 Vide Comunicado Firce n. 19, de 16-2-1972.
21 plenria do CADE, entre outras coisas, cabe decidir sobre a existncia de
infrao ordem econmica e aplicar as penalidades previstas na lei e
ordenar providncias que conduzam cessao de infrao ordem
econmica. SDE, entre outras coisas, cabe proceder, em face de indcios de
infrao da ordem econmica, a averiguaes preliminares para instaurao de
processo administrativo; instaurar processo administrativo para apurao e
represso de infraes da ordem econmica, e remeter ao CADE, para
julgamento, os processos que instaurar, quando entender configurada infrao da
ordem econmica.
22 O Dirio Oficial da Unio de 30-6-1997 publicou um Convnio entre INPI e
CADE, datado de 30-5-1997, de cooperao na troca de informaes, prestao
de servios e estudos com relao preservao da ordem econmica em
matria de transferncia de tecnologia, mas no h notcias de que esse Convnio
tenha sido efetivado na prtica.
23 O artigo 65 do TRIPS estabelece:
1 Sem prejuzo do disposto nos pargrafos 2, 3 e 4, nenhum Membro estar
obrigado a aplicar as disposies do presente Acordo antes de transcorrido um
prazo geral de um ano aps a data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da
OMC.
2 Um pas em desenvolvimento Membro tem direito a postergar a data de
aplicao das disposies do presente Acordo, estabelecida no pargrafo 1, por
um prazo de quatro anos, com exceo dos artigos 3, 4 e 5.
24 Arts. 61, pargrafo nico, e 139, pargrafo nico, da LPI.
25 Com a Lei n. 3.470/58, art. 74, 3.
26 A RDE foi instituda pela Circular do Banco Central n. 2.816, de 15-4-1998,
regulamentada pela Carta-Circular n. 2.795, tambm de 15-4-1998.
27 Segundo Mauro Arruda, o INPI no , portanto, adversrio da contratao de
tecnologia externa, quando ela necessria.; ser contra, porm, em caso em
que tal contratao for feita sem programao de investimentos simultneos em
tecnologia prpria (A recente orientao do INPI sobre transferncia de
tecnologia, cit., p. 226). Este pronunciamento coincide com a fase em que o INPI
exigia prova de investimentos em pesquisa e desenvolvimento como
contrapartida de aprovao de contratos de transferncia de tecnologia.
28 A partir de 1-1-1992, de acordo com o art. 76 da Lei n. 8.383, de 30-12-1991.

29 TRF, 2 Regio, 2 Turma Especializada, Ap. em Mandado de Segurana


2006.51.01.511670-0, rel. Des. Fed. Liliane Roriz, j. 21-10-2008.
30 Vide arts. 58, 61 e 130 da LPI.
31 O art. 565 do Cdigo Civil dispe:
Art. 565. Na locao de coisas, uma das partes se obriga a ceder outra, por
tempo determinado ou no, o uso e gozo de coisa no fungvel, mediante certa
retribuio.
32 O art. 579 do Cdigo Civil estabelece:
Art. 579. O comodato o emprstimo gratuito de coisas no fungveis. Perfazse com a tradio do objeto.
33 Art. 458 do Cdigo Civil: Se o contrato for aleatrio, por dizer respeito a
coisas ou fatos futuros, cujo risco de no virem a existir um dos contratantes
assuma, ter o outro direito de receber integralmente o que lhe foi prometido,
desde que de sua parte no tenha havido dolo ou culpa, ainda que nada do
avenado venha a existir.
34 Cdigo Civil:
Art. 492. (...)
2 Correro tambm por conta do comprador os riscos das referidas coisas, se
estiver em mora de as receber, quando postas sua disposio no tempo, lugar e
pelo modo ajustados.
35 Vide, a respeito, LOPEZ, Teresa Ancona. Princpios contratuais. In:
FERNANDES,
Wanderley. Fundamentos e princpios dos contratos
empresariais. So Paulo: Saraiva, 2007, p. 1-74.
36 Ao contrrio, nos pases em que o simples uso da marca j outorga ao seu
usurio direitos sobre a mesma, o registro da marca tem carter meramente
declaratrio. Alguns autores, entretanto, defendem a posio de que o Brasil
adotou um sistema hbrido, entre atributivo e declaratrio, diante do fato de que o
uso por pelo menos seis meses, de boa-f, de uma marca idntica ou semelhante,
para distinguir produtos ou servios idnticos, semelhantes ou afins, garante ao
seu usurio direito de precedncia ao registro da marca (art. 129, 1, da LPI).
37 A ttulo de esclarecimento, usamos aqui as expresses controladora e
controlada ou subsidiria, para indicar pessoas jurdicas distintas, porm
vinculadas por participao societria, isto , a controladora detm a maioria do
capital social da subsidiria ou controlada. J as denominaes de matriz e
filial so usadas para designar a mesma pessoa jurdica, que opera por meio
de estabelecimento destacado, a filial, sendo que esta no tem personalidade
jurdica separada da de sua matriz.

38 O limite de 5% foi estabelecido pela Lei n. 3.470, de 29-11-1958, cujo art. 74


tem a seguinte redao:
Art. 74. Para os fins de determinao do lucro real das pessoas jurdicas como o
define a legislao do imposto de renda, somente podero ser deduzidas do lucro
bruto a soma das quantias devidas a ttulo de royalties, pela explorao de marcas
de indstria e de comrcio e patentes de inveno, por assistncia tcnica,
cientfica, administrativa ou semelhantes, at o limite mximo de 5% (cinco por
cento) da receita bruta do produto fabricado ou vendido.
1 Sero estabelecidos e revistos periodicamente, mediante ato do Ministro da
Fazenda, os coeficientes percentuais admitidos para as dedues de que trata este
artigo, considerados os tipos de produo ou atividades, reunidos em grupos,
segundo o grau de essencialidade (grifos nossos).
O percentual de 5%, bem como sua base de clculo (vendas brutas), foram
confirmados pelo art. 12 da Lei n. 4.131/62.
J a partir de 1979, o Decreto-Lei n. 1.730, de 17-12-1979, alterou a base de
clculo do percentual de dedutibilidade, como segue:
Art. 6 O limite mximo de dedues, estabelecido no art. 12 da Lei n. 4.131 de
3 de setembro de 1962, ser calculado sobre a receita lquida das vendas do
produto fabricado ou vendido (grifo nosso).
Portanto, atualmente, os percentuais de dedutibilidade so aplicveis sobre
vendas lquidas, cuja definio consta do RIR/99:
Art. 280 . A receita lquida de vendas e servios ser a receita bruta diminuda
das vendas canceladas, dos descontos concedidos incondicionalmente e dos
impostos incidentes sobre as vendas (grifos nossos). Esta redao baseada na
IN n. 51, de 3-11-1978.
39 Isto porque, ao assumir o nus do Imposto de Renda na Fonte, a licenciada
dever aumentar o montante dos royalties devidos de tal forma que, deduzido o
IRF, o valor a ser remetido corresponda exatamente ao clculo dos royalties
lquidos devidos (comumente referido como gross up).
40 Considerando que o pargrafo nico do art. 211 da LPI exige que o INPI
profira deciso a respeito dos pedidos de registro dos contratos de fornecimento
de tecnologia e franquias dentro do prazo de trinta dias contado da data do pedido
de registro, a Resoluo INPI n. 94/2003 dispe:
Art. 1 O incio do prazo previsto no pargrafo nico do art. 211 da Lei n.
9.279/96, ser contado a partir da data da aceitabilidade do efetivo pedido de
registro, na Diretoria de Transferncia de Tecnologia DIRTEC, por intermdio
da Seo de Apoio Tcnico SATEC, quando receber numerao sistmica.

41 Lei n. 8.078, de 11-9-1990.


42 O Decreto n. n. 2.553, de 16-4-1998, regula a matria, designando a
Secretaria de Assuntos Estratgicos da Presidncia da Repblica para
pronunciar-se sobre o tratamento a ser dado s patentes consideradas de interesse
da defesa nacional.
43 A Portaria n. 436/58 foi posteriormente complementada por outras Portarias,
que acrescentaram novas indstrias no originalmente previstas:
Portaria n. 113, de 25-5-1959, que inclui a indstria de cimento na percentagem
de 5%;
Portaria n. 314, de 25-11-1970, que inclui a indstria de vidros e artefatos de
vidro na percentagem de 4%;
Portaria n. 60, de 1-2-1994, que inclui a indstria de informtica, automao e
instrumentao na percentagem de 5%.
44 Este dispositivo da LPI no incompatvel com o Cdigo Civil, cujo art. 427
estabelece:
Art. 427. A proposta de contrato [de acordo com o art. 429, a oferta ao pblico
equivale a proposta] obriga o proponente, se o contrrio no resultar dos termos
dela, da natureza do negcio, ou das circunstncias do caso (comentrio entre
colchetes e grifos nossos).

3 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA E DE PRESTAO DE


SERVIOS DE ASSISTNCIA TCNICA E SERVIOS TCNICOS

Juliana L. B. Viegas

Professora do programa de educao continuada e especializao em Direito


GVlaw, advogada em So Paulo.

3.1 Introduo
No captulo anterior, vimos que a expresso transferncia de tecnologia,
em sentido amplo, abrange tipos contratuais to diversos como a cesso e a
licena de marcas, patentes, desenhos, o efetivo fornecimento de tecnologia, a
franquia e alguns tipos de servios tcnicos. Em sentido estrito, o fornecimento de
tecnologia propriamente dito significa a transmisso de conhecimentos tcnicos,
know-how ou savoir faire, isto , de conhecimentos tcnicos no patenteados e
pode dar-se de vrias maneiras, inclusive mediante contratos de licena de
patentes (como j vimos) ou mediante acesso a bancos de dados de patentes em
domnio pblico, mediante compra ou importao de equipamentos e produtos de
ltima gerao, mediante associaes de empresas para um fim comum ou
investimentos diretos, e mediante contratos especficos de fornecimento de
tecnologia e de servios tcnicos e de assistncia tcnica.
Veremos neste captulo as caractersticas e os cuidados que devem ser
levados em considerao na elaborao desses contratos de transferncia de
tecnologia em sentido estrito, isto , os de fornecimento de tecnologia no
patenteada, know-how ou savoir faire e de alguns tipos de contratos de servios.
Alguns desses contratos ficam sujeitos a registro perante o INPI (e, se for o caso,
tambm perante o Banco Central do Brasil), e outros no.
Esta classificao legal de contratos, separados em contratos de licena
de marcas, patentes e desenhos, e contratos de fornecimento de tecnologia no

patenteada, no deixa de ser artificial. Na vida prtica das empresas, muitas


vezes o empresrio conhece suas necessidades especficas e busca solues
tcnicas onde as possa encontrar, sem se dar conta de quais tipos de contratos
podero resultar das negociaes entabuladas. Cabe ao advogado, com base na
lei e nos regulamentos do INPI, aconselhar sobre a melhor alternativa para dar
forma legal aos acordos feitos.
De fato, inmeras razes existem para um empresrio optar por adquirir
tecnologia de terceiros, seja dentro do Brasil, seja no exterior, em vez de tentar
desenvolv-la de forma independente, mediante processos de Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D) autctones. A aquisio de tecnologia de terceiros,
desde que j testada e aprovada, na maioria absoluta das vezes menos cara e
mais garantida do que partir para um processo de P&D que, alm de exigir
recursos financeiros imprevisveis, demanda tempo e no pode oferecer garantia
de resultados aproveitveis. Os riscos envolvidos no desenvolvimento de
tecnologia autctone incluem no s os encargos (juros, atualizao monetria)
para obteno de financiamentos, como a escassez de recursos humanos
qualificados e experientes no campo da pesquisa visada. No h dvida de que,
do ponto de vista de poltica governamental, o estmulo ao desenvolvimento de
tecnologia nacional, por parte de universidades ou de empresas ou por meio de
integrao entre as duas , uma meta a ser perseguida e estimulada, e a
promulgao da Lei de Inovao1 e dos incentivos fiscais inovao2 reflexo
dessa poltica governamental.
Entretanto, a realidade empresarial, frequentemente, exige resultados
rpidos e especficos difceis de serem atingidos por processos de P&D. A
aquisio de tecnologia pode abranger desde a construo de uma fbrica inteira
com toda tecnologia envolvida (inclusive tecnologia patenteada, se houver, e no
patenteada), ou tecnologia para um nico detalhe especfico de um processo de
produo. Pode envolver um pacote de vrias licenas de patentes mais knowhow e servios tcnicos, ou somente um desses elementos. O empresrio pode
necessitar de uma licena para operar um processo de produo ou fabricar um
produto objeto de patente de terceiro, ou pode necessitar complementar seu
processo de P&D interno com aportes tecnolgicos de terceiros que j tenham
ultrapassado as dificuldades tcnicas encontradas.

3.2 Conceito de tecnologia


Vrias definies existem para tecnologia no patenteada, que ser o
foco deste captulo3. Levando-se em considerao todos os elementos

envolvidos, entende-se por tecnologia, ou know-how, ou savoir faire, o conjunto


de conhecimentos tcnicos, cientficos, comerciais, administrativos, financeiros
ou de outra natureza, de carter e utilidade prticos, para uso empresarial ou
profissional. A tecnologia no se destina apenas produo industrial; pode haver
tecnologia na rea de comrcio, de agricultura, de servios, de administrao
empresarial, isto , em qualquer rea da atividade econmica do homem. A
tecnologia caracteriza-se por conter um valor econmico, decorrente tanto da
vivncia e da experincia adquiridas nas atividades empresariais, como de
processos especficos de pesquisa e desenvolvimento empreendidos para
obteno de um determinado resultado tecnolgico. A tecnologia pode estar
contida em uma infinidade de suportes fsicos, como produtos acabados ou
componentes (e seus manuais), desenhos e plantas, relatrios tcnicos, projetos,
frmulas, instrues de processo e fabricao, software e outros.
3.2.1 Tecnologia e inovao
No se deve confundir tecnologia com inovao; posto que pode haver
tecnologia que se qualifique como inovadora, pode igualmente haver tecnologia
valiosa e objeto de transferncia que no seja necessariamente uma
inovao. Uma definio do que seja inovao, para fins de obteno dos
incentivos fiscais oferecidos aos processos de inovao tecnolgica, pode ser
encontrada na Lei n. 11.196, de 21-11-2005, cujo art. 17, 1, determina:

Art. 17. (...)


1 Considera-se inovao tecnolgica a concepo de novo
produto ou processo de fabricao, bem como a agregao de novas
funcionalidades ou caractersticas ao produto ou processo que implique
melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade,
resultando maior competitividade no mercado.

Portanto, entende-se que inovao tecnolgica implica ou (a) na criao


de novo produto ou novo processo de produo, ou (b) na criao de novas
funcionalidades ou novas caractersticas em produto ou processo j existente,
funcionalidades ou caractersticas essas que, necessariamente, devem trazer
melhorias, ganhos de qualidade ou produtividade ou maior competitividade no
mercado em questo. Quando uma empresa procura adquirir tecnologia de
terceiros, pode tanto estar busca de reais inovaes tecnolgicas, como pode
simplesmente estar procura de conhecimentos para fabricao de produtos ou

para a prestao de servios j existentes no mercado, mas que a adquirente


ainda no domina. Tecnologia e inovao so, pois, conceitos diferentes.
3.2.2 Tecnologia e segredo
Igualmente, no se deve confundir o conceito de tecnologia no
patenteada com o conceito de segredos de indstria ou de negcio. De fato, a
tecnologia no patenteada, objeto de um contrato de fornecimento de know-how,
pode ser secreta e, enquanto mantida em sigilo, pode qualificar-se como segredo
de indstria ou de negcio, mas essa tecnologia pode igualmente ser muito
valiosa mesmo que no seja secreta. Nas lcidas palavras de Jos Antonio Faria
Correa (1997, p. 37),

no h que se confundir tecnologia (know-how) pura e simples com


tecnologia secreta (secret know-how ou trade secret). Na primeira
hiptese, trata-se de conhecimento que pode ser dominado por mais de
uma empresa do ramo, mas de acesso restrito s demais, ao passo que,
na segunda hiptese, se fala de conhecimento ao qual ningum, alm do
titular, tem acesso, salvo com seu consentimento expresso.

Na mesma linha pronunciam-se Jacques Labrunie (2000, p. 87) e o


saudoso Celso Delmanto (1975, p. 220):

O know-how gnero, do qual espcie o segredo. Nem todo


know-how secreto, mas todo segredo de negcio constitui um tipo de
know-how.
Segredo de fbrica e know-how. No se confundem os dois.

E, portanto, os contratos de fornecimento de tecnologia podem refletir


essa diferena entre tecnologia como gnero, lato sensu, e segredos
empresariais. Nas palavras de Gabriel Leonardos (1997, p. 95),

ou seja, entendemos que o contrato de know-how pode ter por objeto


tecnologia sigilosa bem como a que esteja em domnio pblico. As

obrigaes das partes sero, naturalmente, distintas em um caso e em


outro.

Note-se que, na legislao que antecedeu a vigncia da atual Lei da


Propriedade Industrial (LPI), adotava-se uma terminologia dupla (e um
tratamento legal dspar) para segredos de indstria ou de fbrica, isto , as
informaes mantidas confidenciais relativas a produo fabril, e para segredos
comerciais ou de negcio. Atualmente, a LPI no faz essa distino e no adota
qualquer dessas denominaes, referindo-se aos segredos (no art. 195, XI e XII)
simplesmente como conhecimentos, informaes ou dados confidenciais,
utilizveis na indstria, comrcio ou prestao de servios. Segundo Elisabeth
Kasznar Fekete (2003, p. 19), pode-se adotar a denominao genrica segredos
empresariais. A mesma autora concorda com a noo de que o termo
tecnologia abrange um conjunto de conhecimentos, sigilosos ou no,
reconhecendo, pois, que tecnologia no se confunde com segredos empresariais
(2003, p. 56 e 59). Entretanto, outros autores, como Joo Marcelo de Lima
Assafim 4 e Maria Helena Diniz5 equiparam o conceito de tecnologia ou de
know-how ao de segredo empresarial6.
Na definio contida no TRIPS (Seo 7, art. 39.2), quatro elementos so
necessrios para que uma informao se qualifique como confidencial. Deve ela
(a) ser secreta, isto , no ser conhecida de maneira geral nem facilmente
acessvel s pessoas do ramo, em seu conjunto ou parcialmente, ou seja, o
primeiro elemento inclui a sigilosidade e a no obviedade; (b) ter valor comercial
por ser secreta, ou seja, conter elemento econmico relevante; (c) ser objeto de
precaues razoveis para mant-la secreta por quem a detm legalmente, isto
, o elemento volitivo da essncia do segredo; e (d) ter sido licitamente obtida,
ou seja, ser objeto de posse justa. O segredo empresarial , pois, um bem
imaterial valioso para seu detentor e pode referir-se tanto a produo industrial
ou agrcola, como a prestao de servios ou a aspectos comerciais,
administrativos ou estratgicos de um empreendimento. No se exige que o
segredo empresarial contenha novidade; de fato, uma lista de clientes ou
fornecedores pode se for valiosa para o detentor, no acessvel e se for tratada
de forma estritamente confidencial caracterizar-se como segredo empresarial.
Portanto, no se exige, para proteo como segredo empresarial, que a
informao tenha o mesmo grau de novidade que se exige de uma inveno
patentevel.
A empresa que desenvolve um segredo de carter tcnico, com
aplicabilidade industrial, suficiente grau de novidade e de atividade inventiva,
pode optar por proteg-lo mediante patente, ou mediante manuteno de estrito

sigilo a respeito. A vantagem da proteo patentria a exclusividade de sua


explorao pelo prazo limitado da outorga (vide captulo anterior), oponvel
mesmo contra eventuais inventores que possam ter chegado mesma soluo
tcnica por vias independentes. Sua desvantagem, ou contrapartida, a
necessidade de revelao do segredo contido na inveno, para que, aps
decorrido o prazo de exclusividade patentria, todos possam acessar e beneficiarse daquele desenvolvimento. J o segredo empresarial no tem prazo de vida til
predeterminado, isto , a proteo perdura enquanto o segredo permanecer
envolto no sigilo que o protege. Por outro lado, a proteo via segredo tem a
grande desvantagem de no ser oponvel a terceiros que venham a desenvolver
ou adquirir a mesma informao de forma autnoma e legtima 7.
Em resumo, pois, o empresrio interessado em adquirir determinado
conhecimento tcnico de que necessita para alavancar sua empresa no tem,
frequentemente, noo clara a respeito de quais tipos legais de proteo
envolvem a tecnologia visada. Esta pode estar protegida por uma ou mais
patentes, por segredos empresariais ou pode constituir-se de simples tecnologia
formada por parmetros tcnicos teis mas no particularmente protegidos.
Caber ao advogado encontrar os modelos de contratos (licena de patentes,
licena compulsria, fornecimento de tecnologia, servios tcnicos e de
assistncia tcnica, contratos de pesquisa ou cost sharing, franquia, acoplados ou
no a acordos de sigilo e a licena de marcas) adequados e legalmente corretos
para atingir os fins desejados com segurana jurdica e economia fiscal.

3.3 Natureza jurdica do contrato de fornecimento de tecnologia e seus


registros necessrios
O contrato de fornecimento de tecnologia no amparada por direitos de
propriedade industrial tem, na maioria absoluta das vezes, um carter misto; de
fato, inclui uma transmisso dos conhecimentos que constituem a tecnologia e
uma prestao de servios, pois a absoro da tecnologia implica quase sempre
em servios de treinamento e de assistncia tcnica. Quanto natureza jurdica
d a transmisso da tecnologia, h um infindvel debate sobre a possibilidade de
haver licena temporria de tecnologia no patenteada, ou se o fornecimento
desse tipo de tecnologia implica, necessariamente, numa cesso ou transferncia
definitiva do conhecimento ou know-how envolvido.
Na discusso do problema, as seguintes consideraes devem ser feitas.
Em primeiro lugar, deve-se reconhecer que a tecnologia, mesmo que no
patenteada e mesmo que no secreta, um bem imaterial valioso, e, como tal,

incorpora-se ao patrimnio do seu detentor como bem disponvel. Em segundo


lugar, deve-se lembrar, por outro lado, que, pela legislao de propriedade
industrial brasileira, no se reconhece na tecnologia no patenteada mesmo que
ela se qualifique como segredo empresarial um direito de propriedade 8. Alguns
autores, como Jos Antonio Faria Correa (1997, p. 31), mesmo reconhecendo a
no existncia de direito de propriedade ou de direito real quanto tecnologia
secreta, defende a posio de que esta objeto de posse, e, como tal, sujeita s
tutelas outorgadas posse. Ao contrrio, Jacques Labrunie (2000, p. 89) contesta
esta posio, ao afirmar:

No se vislumbra, a nosso ver, no direito ptrio, nem a


possibilidade de direito de propriedade, nem a possibilidade de proteo
pelo instituto da posse. Tratando-se de bem incorpreo, com
caractersticas to peculiares, no h como se deter a posse do
conhecimento secreto. At porque o cerne da proteo recai sobre o
segredo. A posse incidiria, assim, sobre o segredo e no sobre o
conhecimento, o que parece de difcil coadunao com a lgica do
sistema legal brasileiro.

Parece-nos, entretanto, que em se tratando de tecnologia lato sensu,


como gnero (e no somente a sua espcie segredo empresarial), deve-se
reconhecer que quem a detm legitimamente, isto , domina esse bem imaterial
de grande valor econmico, tem sobre esse conhecimento (e no somente sobre
o eventual segredo de que se revista) um direito de posse, mesmo que no
detenha direito real, de propriedade 9. Partindo, pois, do pressuposto de que a
tecnologia integra legitimamente o patrimnio de seu detentor, teoricamente,
nada deveria impedir que este disponha dela como lhe parecer mais conveniente,
isto , mediante cesso definitiva onerosa, ou mediante doao, ou mediante
licena temporria onerosa, ou mediante comodato. Sobre o assunto, assim se
pronuncia Jos Antonio Faria Correa (1997, p. 36): Da mesma forma que uma
tecnologia patenteada pode ser objeto de autorizao de uso temporrio (=
licena) um conhecimento no patenteado o pode.
A mesma posio adota Joo Marcelo de Lima Assafim (2005, p. 210,
212 e 216), quando afirma:

Em termos gerais, pode-se definir a licena de know-how como

o contrato pelo qual o controlador deste (licenciante) autoriza um


terceiro (licenciado) a utilizar e explorar os conhecimentos tcnicos em
que consiste o segredo industrial. (...) Sob este ponto de vista, cabe
afirmar que, em virtude do contrato de licena de know-how, no feita
a transmisso de direito algum sobre os conhecimentos tcnicos secretos
que formam o know-how. (...) Neste sentido, deve ser assinalado que a
utilizao do know-how pelo licenciado aps a extino do contrato
constitui um caso de violao que deve merecer reprimenda.

Na prtica, entretanto, a situao bem diferente. Como j vimos no


captulo anterior, todos os contratos de transferncia de tecnologia (em sentido
lato), e o contrato de fornecimento de tecnologia em particular, precisam ser
submetidos a registro perante o INPI, e, quando envolverem pagamentos em
moeda estrangeira para o exterior, tambm perante o Banco Central do Brasil.
No processo de registro de contratos de fornecimento de tecnologia no
patenteada, o INPI tem adotado, desde o incio de sua atuao no exame destes
contratos, em 1971, a posio de que no existe licena ou cesso temporria de
tecnologia, mas somente cesso definitiva (equivalente a uma compra e venda)
do conhecimento tcnico envolvido no contrato (cesso essa que no impede,
evidentemente, e pela prpria natureza da tecnologia, a continuao de seu uso
pelo cedente).
Esta posio justificada por alguns autores com base em argumentos
totalmente diversos. Carlos Henrique de Carvalho Fres (1976, p. 128) assim se
pronuncia:

Quanto natureza jurdica, o contrato de fornecimento de


tecnologia industrial misto, pois engloba, ao mesmo tempo, uma
compra e venda e uma locao de servios. Este ltimo aspecto decorre
da prestao de assistncia tcnica, que lhe nsita, ao passo que o
primeiro encontra explicao no fato de que a tecnologia no protegida
por direito de propriedade industrial, por no ser objeto de qualquer
exclusividade legal, garantida na medida em que guardada em sigilo,
de sorte que, sendo transmitida, fica com quem a recebe.

Segundo Denis Borges Barbosa (2003, p. 1.008, 1.011 e 1.013), a


natureza jurdica do contrato de fornecimento de tecnologia no patenteada pode
variar de acordo com o tipo e as condies do contrato, e especialmente de

acordo com as bases de remunerao que o contrato contenha:

No despropositado, assim, como j fizemos em trabalhos


anteriores, classificar o contrato de know-how como cesso parcial de
aviamento, cesso da oportunidade empresarial de explorao de um
mercado com o auxlio de uma arte de fabricao determinada.
(...)
Est claro que no sendo o know-how objeto de direitos
exclusivos, no haver uma licena, em seu sentido tcnico (licere = dar
permisso), constituindo-se o dispositivo em um pacto em restrio da
concorrncia. intuitivo, aps havermos indicado a natureza de cesso
parcial de aviamento do contrato de know-how, que todos os nus sobre
tal transferncia iro afetar a capacidade concorrencial do receptor, e
de forma direta. (...) A prtica administrativa brasileira tem repudiado a
clusula de no explorao, s sendo admitida a cesso definitiva. No
entanto, como se admite a clusula de no comunicao, por prazo
certo, a cesso no completa, at o termo do pacto, constituindo-se, na
verdade, em cesso gravada com indisponibilidade.
(...)
Nestas figuras contratuais, se pe em contato o aviamento de
duas empresas, que, a cada momento (mas seletivamente, muito
seletivamente no caso de pessoas no integrantes do mesmo grupo
econmico) reproduzem a conformao tecnolgica uma da outra.
Embora, neste caso especfico, a associao se torne
predominante, na maioria dos demais contratos de know-how existe uma
figura anloga da sociedade em conta de participao (...).
Na rara hiptese de rendimentos calculados sobre os lucros, a
configurao como sociedade clara. Menos, nos casos de clculo sobre
a receita o produto pode ser reditcio, mas no lucrativo. Ainda menos,
no caso de valores fixos sobre unidade produzida. Minimamente, quando
se vincula o pagamento capacidade de produo de uma unidade
industrial como ocorre frequentemente na indstria petroqumica.
Em todos estes casos, porm, embora no se possa asseverar a
existncia de um contrato de sociedade stricto sensu, tem-se uma
comunho de interesses no que toca reditibilidade (...).

Assim resume a discusso Gabriel Leonardos (1997, p. 143):

O argumento de que o contrato de comunicao de know-how


seria anlogo a um contrato de ensino e, portanto, no se poderia impedir
o aluno de usar os conhecimentos transmitidos pelo professor, tem o
seu apelo, notadamente por ser a ele subjacente o desejo da livre
propagao e utilizao de ideias e conhecimentos. Entretanto,
entendemos que tal argumento confronta a dura realidade da vida
empresarial e a necessidade de recuperao de investimentos que a
ela inerente, e, ademais, que ele no pode ser acatado no Brasil
mngua de previso legislativa.

Em resumo, em nossa opinio, considerando que a tecnologia no


patenteada, posto que no seja amparada por direito real de propriedade, pode,
sim, ser objeto de posse; e considerando que, como tal, seu possuidor deve poder
dispor dela como lhe for mais conveniente, no vemos bice em tese ao seu
licenciamento ou cesso temporria, com a consequente proibio de uso findo o
prazo contratual. Porm, como j observado acima, esta posio doutrinria no
repercute na prtica, pois o INPI continua a impor aos contratos de fornecimento
de tecnologia a natureza de uma cesso definitiva (anloga a uma compra e
venda) de tecnologia.
E, como j vimos no captulo anterior, o registro do contrato de
fornecimento de tecnologia pelo INPI condio sine qua non para (a) a
validade do contrato perante terceiros; (b) a dedutibilidade dos pagamentos; e (c)
a aquisio de moeda estrangeira para remessas de royalties e remunerao
para o exterior. Para esta ltima finalidade, necessrio proceder ao registro
eletrnico do contrato tambm perante o Banco Central do Brasil. Nestas
condies, portanto, aconselha-se aos advogados encarregados de redigir este
tipo de contrato que evitem qualquer referncia, no ttulo ou no bojo do contrato,
a licenciamento, aluguel ou cesso temporria de tecnologia no
patenteada ou know-how.

3.4 Redao do contrato de fornecimento de tecnologia


J salientamos no captulo anterior que, em sendo possvel, os vrios tipos
de contratos de transferncia de tecnologia lato sensu devem ser redigidos

separadamente, ou de forma a no misturar em um nico instrumento, e de


forma pouco clara, objetos que tenham tratamentos cambiais e tributrios
diversos. Caso isto no seja possvel e muito comum que contratos de
fornecimento de tecnologia contemplem tambm a prestao de servios
tcnicos e de assistncia tcnica pelo menos o redator do contrato dever tomar
muito cuidado na redao do contrato em geral e da clusula de pagamentos em
particular, para que fiquem bem claras as bases de clculo de cada tipo de
pagamento devido, e a qual prestao obrigacional cada pagamento se refere.
Atualmente ao contrrio do passado, na vigncia do Ato Normativo n. 15/75
no mais se impe a separao dos contratos10. Entretanto, a separao continua
sendo desejvel na prtica, e, quando for ela impossvel, pelo menos o
documento nico deve ser redigido de forma a no deixar dvidas sobre quais
obrigaes e quais prestaes financeiras se referem a quais licenas, cesses ou
servios, para evitar discusses futuras sobre o tratamento cambial e tributrio
aplicvel.
Na redao das clusulas contratuais, algumas das observaes feitas no
captulo anterior, relativas aos contratos de licena de marcas e patentes, so
aplicveis, mutatis mutandis, ao contrato de fornecimento de tecnologia no
patenteada. Indicaremos, pois, neste captulo, somente as recomendaes que se
aplicam especificamente aos contratos de fornecimento de tecnologia, fazendo
referncia ao captulo anterior para as demais clusulas.
3.4.1 Da qualificao das partes
Apesar do fato de que a tecnologia no patenteada no registrada,
obviamente, em lugar algum, e portanto no h como se verificar, a priori, sua
titularidade ou a legitimidade de sua posse, o advogado redator de contrato de
fornecimento de tecnologia dever, ainda assim, preocupar-se com a correta
representao das partes.
3.4.2 Dos considerandos
As observaes do captulo anterior se aplicam.
3.4.3 Das definies
No contrato de fornecimento de tecnologia, a definio de produtos ou
servios cobertos pela tecnologia a ser transmitida de extrema importncia,
para delimitar claramente o escopo do contrato. Deve-se evitar uma definio
por demais abrangente (como, por exemplo, toda linha de geladeiras), ou vaga
demais (tal como produtos de refrigerao). H vrias razes para esta

recomendao. Em primeiro lugar, as partes devem estabelecer claramente


entre si quais so as expectativas do adquirente e o que o fornecedor da
tecnologia pode e pretende oferecer em contraprestao ao valor do pagamento
pactuado. Em segundo lugar, se e quando as partes decidirem renovar o contrato
por mais um perodo (ver observaes infra sobre o prazo contratual permitido),
a renovao somente ser aprovada e registrada pelo INPI caso haja
efetivamente nova tecnologia, ou novos produtos ou servios includos na fase
subsequente. Em vista disto, caso a descrio da tecnologia e/ou dos produtos ou
servios cobertos pelo primeiro prazo contratual seja por demais ampla ou vaga,
esta circunstncia dificultar a justificativa para uma eventual prorrogao
contratual futura.
A listagem de produtos ou servios cobertos pelo acordo poder figurar
em anexo contratual.
3.4.4 Do objeto contratual
Como vimos no item 3.3 supra, o INPI adota, consistentemente, a
posio de que no h licena de tecnologia no patenteada. Todo contrato de
fornecimento de tecnologia no amparada por patente , para o INPI, uma
transmisso definitiva desse conhecimento, no admitindo qualquer clusula que
estipule a devoluo dos documentos tcnicos que incorporam a tecnologia ou a
cessao do uso da tecnologia pelo adquirente aps o trmino da relao
contratual.
possvel, porm, incluir no contrato clusulas dispondo sobre:
(a) a indisponibilidade, por parte do adquirente, da tecnologia fornecida
sob o contrato. Isto significa que o adquirente se compromete a no repassar
(transmitir ou ceder) a terceiros o know-how adquirido. Caso o contrato no exija
a indisponibilidade, poder o fornecedor da tecnologia exigir o direito de aprovar
previamente os subadquirentes; e
(b) a incomunicabilidade a respeito dos aspectos sigilosos da tecnologia,
durante o prazo contratual e por um perodo considerado razovel mesmo aps o
trmino do contrato. Sobre clusulas de incomunicabilidade, ver observaes no
Captulo 1 a respeito de contratos de sigilo, inclusive quanto ao lapso de tempo em
que a tecnologia dever ou poder ser mantida confidencial aps o trmino do
prazo do contrato. De fato, dependendo da eventual natureza secreta da
tecnologia contratada, o prazo do sigilo poder ultrapassar o prazo final do
contrato. O INPI exige que este prazo de confidencialidade permanea dentro de
um limite de razoabilidade (por exemplo, cinco anos). Considerando, porm, que
o valor de uma tecnologia ou de um dado tcnico, cujo detentor optou por
proteger mediante segredo, reside justamente no sigilo do qual revestido, o fato

de que o INPI no admite clusula de sigilo sem limite de prazo, ou com prazo
considerado por demais longo, representa um risco considervel para os
detentores de segredos empresariais.
Na clusula que estipula e descreve a tecnologia a ser fornecida, deve o
adquirente exigir que seja declarado o estgio em que se encontra a tecnologia,
isto , se ainda est em fase de P&D, ou se j houve testes conclusivos,
fabricao-piloto, ou se j foi a mesma validada de alguma forma.
O fornecedor da tecnologia poder exigir a manuteno da qualidade
dos produtos ou servios a serem fabricados ou prestados com a tecnologia
adquirida, e poder ter o direito de inspecionar as instalaes do adquirente para
esta finalidade, principalmente se, no pacote da transao celebrada com o
adquirente, figurar tambm um contrato de licena de marcas.
O contrato deve claramente dispor sobre a exclusividade (ou no) do
fornecimento do know-how. A exclusividade poder aplicar-se ao todo ou a parte
da tecnologia.
A tecnologia eminentemente dinmica, isto , sofre constantes
aperfeioamentos, desenvolvimentos, melhorias, adaptaes por qualquer das
partes contratantes, e esperado que assim seja. Em vista disto, o contrato
dever ser claro sobre a quem pertencem os desenvolvimentos derivados da
tecnologia fornecida, e se h obrigao de parte a parte, de transmitir outra tais
desenvolvimentos durante o prazo contratual. Como vimos, a LPI, ao tratar do
contrato de licenciamento de patentes, determina que o aperfeioamento
introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, sendo assegurado
outra parte contratante o direito de preferncia para seu licenciamento (art. 63).
No h, entretanto, na lei, disposio semelhante com relao a contratos de
fornecimento de tecnologia, razo pela qual, se o contrato nada dispuser,
nenhuma das partes fica obrigada a revelar outra qualquer desenvolvimento
futuro na tecnologia em questo.
Note-se que poder ser considerada abusiva a clusula contratual que
obrigue somente o adquirente a repassar gratuitamente ao fornecedor da
tecnologia os aperfeioamentos ou adaptaes eventualmente feitos, pelo
adquirente, nos conhecimentos adquiridos (a chamada clusula de grant back).
Mas, ao contrrio, bastante comum, e perfeitamente aceitvel, a obrigao de
ambas as partes de disponibilizar outra as melhorias, aperfeioamentos e
desenvolvimentos introduzidos na tecnologia, durante o prazo contratual.
Como vimos, considerando que o contrato de fornecimento de tecnologia
no patenteada no pode ser tratado como uma licena ou cesso temporria,
no poder tal contrato conter clusulas restringindo o uso futuro da tecnologia
no patenteada adquirida, ou obrigando o adquirente a restituir os dados tcnicos
e documentao nos quais est embutido o know-how. Cabe, entretanto, uma

observao: se o adquirente da tecnologia deixar de cumprir o contrato e,


principalmente, tornar-se inadimplente com relao aos pagamentos cobrados
pela tecnologia, o fornecedor poder impedir a continuidade de seu uso pelo
adquirente inadimplente, do contrrio estar-se-ia admitindo um enriquecimento
sem causa.
Uma das disposies mais importantes do objeto contratual, em um
acordo de fornecimento de know-how, a maneira como a tecnologia ser
transmitida pelo fornecedor e absorvida pelo adquirente. Poder haver
treinamento de tcnicos do adquirente, nas instalaes do adquirente ou do
fornecedor, e, igualmente, o contrato de fornecimento de tecnologia poder
incluir, na prtica, disposies pertinentes a um contrato de servios de
assistncia tcnica, isto , aquele tipo de servio que ensina fazendo, ou que
assiste o pessoal do adquirente a entender e absorver o know-how fornecido.
Nestes casos, o contrato dever prever com detalhes e clareza todas as condies
desse treinamento ou assistncia, principalmente (a) quem arcar com as
despesas de viagens e estadias dos tcnicos de ambas as partes, (b) a frequncia
das visitas tcnicas e (c) se for o caso, a qualificao e formao dos tcnicos da
adquirente da tecnologia, consideradas necessrias para uma completa absoro
da tecnologia. Caso o fornecedor seja empresa domiciliada no exterior, convm
prever que as despesas de viagens e estadias dos tcnicos estrangeiros sejam
arcadas em moeda nacional pela adquirente (e pagas aos prestadores de servios
de viagens e hotis), em vez de prever reembolso das mesmas em moeda
estrangeira, em vista de possveis dificuldades cambiais em efetuar a remessa
desse tipo de reembolso.
3.4.5 Das garantias
Ambas as partes de um contrato de fornecimento de tecnologia devem
preocupar-se com as garantias contratuais.
De um lado, o adquirente deve exigir que a tecnologia oferecida tenha a
qualidade, extenso e profundidade exigidas para cumprir com o escopo visado,
e deve pedir ao fornecedor que o isente de responsabilidade caso a tecnologia
venha a violar direitos de terceiros. O adquirente deve, de fato, preocupar-se em
saber se a tecnologia ou know-how objeto de patentes, depositadas ou
concedidas, em nome do fornecedor ou de terceiros, e deve exigir licenciamento
dessas patentes, caso sejam de titularidade do fornecedor, ou sublicena, caso o
fornecedor seja licenciado com direito a outorgar sublicenas.
Da parte do fornecedor, comum a imposio de clusulas de limitao
de responsabilidade do fornecedor quanto qualidade da tecnologia fornecida,
bem como declaraes nas quais o fornecedor no se compromete ou no
garante que a tecnologia a ser transferida no viole direitos de propriedade

industrial de terceiros. Outras clusulas comuns em contratos vindos de pases de


common law so as que negam garantias de fitness ou adequao ou convenincia
da tecnologia para atender a qualquer necessidade particular do adquirente, bem
como as clusulas que negam garantia de comerciabilidade (merchantability)
dos produtos ou servios a serem produzidos com a tecnologia adquirida, isto ,
negam garantia de que esses produtos ou servios sejam adequados e vendveis
no mercado do adquirente. O advogado do adquirente deve ficar atento a este
tipo de clusula.
Sobre a limitao de responsabilidade do fornecedor, de acordo com o
Cdigo de Defesa do Consumidor, ver comentrios no captulo anterior.
3.4.6 Da remunerao
Conforme mencionado no captulo precedente, em nossa legislao
fiscal e cambial, a palavra royalty significa o pagamento por licena de direitos
de propriedade industrial, como marcas, patentes e desenhos industriais, ou de
direitos de autor, inclusive de software. J o pagamento feito pelo fornecimento
de tecnologia no patenteada ou know-how, assistncia tcnica, administrativa ou
semelhante, bem como servios de qualquer natureza, denominado
simplesmente remunerao.
3.4.6.1 Tipos e formas de pagamento
A tecnologia, de maneira geral, pode ser avaliada de vrias formas, e
no nos cabe, aqui, elencar todos os mtodos de valorao deste bem imaterial.
Basta mencionar que, durante a negociao de um contrato, muitos fatores
entram na composio do preo de uma tecnologia, e a remunerao final ser o
resultado de um conjunto de consideraes, tais como:
a) A qualidade intrnseca da tecnologia, isto , se pioneira ou se um
mero aperfeioamento; se est ainda em fase de desenvolvimento ou se j
testada, confivel; sua utilidade para a adquirente; a possibilidade de obter
assistncia contnua relativa a essa tecnologia, e desenvolvimentos futuros.
b) A eficcia da proteo de que se reveste a tecnologia em questo, isto
, se h patentes, ou segredos empresariais envolvidos. Neste caso, deve ser
avaliada a possibilidade de terceiros desenvolverem tecnologia semelhante,
inutilizando a proteo do segredo empresarial, ou se as eventuais patentes
podero ser contornadas tecnicamente. O valor do negcio como um todo para o
adquirente deve levar em considerao fatores como o fato do contrato incluir
tambm marcas, direitos autorais, desenhos industriais; o reverso da medalha
tambm deve ser analisado, isto , se h ameaas derivadas de direitos de

terceiros, e se o titular da tecnologia a tem defendido com eficcia.


c) A exclusividade ou no do fornecimento da tecnologia, e se o
fornecedor tambm poder competir no mesmo mercado. Haver importaes
paralelas? Quais so os potenciais competidores? H risco de pirataria e
contrafao?
d) A parcela do mercado que se estima seja atingida pelo produto ou
servio adquirido; se a tecnologia refere-se a um produto novo, com potencial de
mercado crescente, ou se se aplica a um produto maduro, com percentual de
mercado decrescente; qual a demanda para o produto ou servio no mercado
do receptor?
e) Preo do produto ou servio que o mercado do adquirente poder
suportar; volume de vendas previstas e margem de lucro estimada para o
adquirente da tecnologia.
f) Valores que o adquirente da tecnologia possa aportar, tais como
potencial para desenvolvimento da tecnologia e licenas cruzadas; capacidade de
fabricao ou de prestao do servio e de comercializao do adquirente;
tamanho do mercado local e posio do adquirente nesse mercado;
conhecimento das peculiaridades locais.
g) Impostos e taxas cobrados sobre os produtos e servios a serem
comercializados pelo adquirente da tecnologia, e os incidentes sobre a
remunerao a ser paga; taxa de cmbio aplicvel a pagamentos devidos ao
exterior.
h) A economia que o adquirente da tecnologia aufere ao compr-la
pronta em vez de desenvolv-la autonomamente, isto , o custo do risco, tanto em
dinheiro como em tempo e em qualidade. Risco da obsolescncia da tecnologia
adquirida.
i) Custo do treinamento da fora de trabalho do adquirente da tecnologia.
j) Remunerao cobrada por outras fontes de tecnologia semelhante.
l) Durao do contrato.
Todas essas consideraes podem ser relevantes na negociao das
condies financeiras de um contrato de fornecimento de know-how, mas tm
muito mais relevncia em pases em que haja liberdade de negociao, isto ,
em que no haja restries governamentais ou legais para o pagamento da
remunerao livremente acordada entre as partes. No Brasil, existem limitaes
no s dedutibilidade da remunerao paga, como tambm ao valor que pode
ser pago, principalmente quando se trata de remessa ao exterior, como veremos
a seguir.
O pagamento por tecnologia, na maior parte das vezes, calculado em
base a um percentual sobre vendas dos produtos ou servios derivados da
tecnologia ou a um valor fixo por unidade de produto vendida. O contrato

tambm poder prever um pagamento fixo nico, ou uma entrada inicial, para
cobrir os custos da transferncia de conhecimentos, seguido de uma
remunerao varivel; neste caso, essa entrada dever ser deduzida da
remunerao continuada, se esta j estiver no limite mximo permitido.
H contratos que exigem o pagamento de um royalty mnimo,
principalmente quando o fornecimento da tecnologia for exclusivo. O problema
da aceitabilidade de um royalty mnimo decorre das limitaes aplicveis
dedutibilidade e em certos casos remissibilidade de pagamentos; o royalty
mnimo s ser aceitvel se, somado aos demais pagamentos contratuais (upfront
payments, royalties variveis, etc.) e confrontado com os volumes de vendas
previstos ao longo do prazo contratual, o total no exceder o permitido. Caso
exceda, a consequncia ser a impossibilidade de remeter o excesso quando o
pagamento tiver que ser feito ao exterior, ou a impossibilidade de usar o excesso
como deduo fiscal.
3.4.6.2 O que pode ser pago ao exterior
Como j visto anteriormente, entre pessoas jurdicas independentes, isto
, naquelas relaes contratuais em que a fornecedora da tecnologia no detm
qualquer participao no capital da adquirente, ou detm uma participao
minoritria (isto , com menos de 50% do capital votante da adquirente), o
pagamento de remunerao ao exterior no limitado. Isto , a remunerao
pode ser fixada livremente entre as partes, e os percentuais contidos na Portaria
n. 436/58 do Ministrio da Fazenda servem somente como limites de
dedutibilidade fiscal dos pagamentos feitos.
O INPI, entretanto, adota a posio de que, mesmo entre empresas
societariamente independentes, ou com vinculao minoritria, os pagamento
por contratos de transferncia de tecnologia (em sentido lato) devem obedecer a
limites considerados razoveis pelo INPI. Por meio da Resoluo INPI n. 22,
de 27-2-1991 (j revogada desde 1993), o INPI havia emitido um critrio de
razoabilidade que, na prtica, continua a ser aplicado: Art. 12. Na apreciao
da remunerao devero ser levados em conta os nveis de preos praticados
nacional e internacionalmente em contrataes similares.
Frequentemente, os limites estabelecidos pela Portaria n. 436/58 so
usados tambm como limites de razoabilidade relativos a remessas a serem
feitas ao exterior, em moeda estrangeira, entre partes independentes. Como
vimos, esses limites variam de 1 a 5% (dependendo da essencialidade da
respectiva atividade para a economia nacional) sobre o preo lquido de vendas
dos produtos ou servios comercializados pela adquirente. So, porm, limites
defasados, pois refletem a poltica industrial e econmica do governo na dcada

de 1950. Apesar do INPI declarar que aplica tais limites por serem comuns no
mercado internacional de tecnologia, no h respaldo legal para esta posio.
Entre pessoas jurdicas societariamente vinculadas, quando a
fornecedora do know-how detm a maioria (mais de 50%) do capital votante da
receptora 11, os limites de dedutibilidade estabelecidos pela Portaria n. 436/58
como vimos no captulo anterior funcionam tambm como limites remessa
ao exterior de royalties pelo licenciamento de marcas e patentes. Em outras
palavras, quando se trata de pagamento de royalties pela licena de marcas e
patentes, somente permitido remeter para o exterior aquilo que possvel
deduzir para fins de Imposto de Renda na Fonte (IRF). Entretanto, esses limites de
dedutibilidade no deveriam servir como limites remessa de remunerao pelo
fornecimento de tecnologia no patenteada.
O INPI, atravs de uma leitura superficial dos dispositivos legais
pertinentes, adota a posio de que tanto royalties por licenciamento de marcas e
patentes como remunerao por transferncia de tecnologia, quando pagos por
subsidirias brasileiras s suas controladoras no exterior, ficam limitados aos
percentuais mximos fixados pela Portaria n. 436/58 para sua dedutibilidade
fiscal.
Entretanto, a anlise acurada da legislao aplicvel demonstra serem
permissveis remessas de remunerao por transferncia de tecnologia no
patenteada, ou know-how, em valores superiores aos percentuais estabelecidos
pela Portaria n. 436/58, mesmo entre subsidirias nacionais de empresas
estrangeiras e suas controladoras no exterior, ainda que, para fins de imposto de
renda brasileiro, os percentuais excedentes dos constantes da referida Portaria
no sejam considerados dedutveis.
Para um claro entendimento do assunto, absolutamente necessria
uma leitura cuidadosa da legislao aplicvel, como ser demonstrado a seguir.
Sob a sistemtica da Lei n. 4.131/62, eram vedadas remessas ao exterior
de royalties por parte de filiais ou subsidirias brasileiras a suas matrizes ou
controladoras estabelecidas no exterior, sendo delimitada tal proibio somente
aos pagamentos (royalties) por licenciamentos de patentes de inveno e de
marcas de indstria ou de comrcio. Por ser de extrema importncia este ponto,
transcrevemos abaixo o art. 14 da Lei n. 4.131/62:

Art. 14. No sero permitidas remessas para pagamento de


royalties, pelo uso de patentes de inveno e de marcas de indstria ou de
comrcio, entre filial ou subsidiria de empresa estabelecida no Brasil e
sua matriz com sede no exterior, ou quando a maioria do capital da

empresa no Brasil pertena aos titulares do recebimento dos royalties no


estrangeiro (grifos nossos).

No havia, portanto, na Lei n. 4.131/62 qualquer restrio remessa de


remunerao por transferncia de tecnologia no patenteada (know-how), ou por
assistncia tcnica ou servios tcnicos entre subsidirias brasileiras e suas
controladoras estrangeiras. Havia, sim, proibio dedutibilidade fiscal dessas
remessas, quando efetuadas entre subsidirias e suas controladoras, alm de
serem essas remessas somadas aos lucros distribudos para efeitos de um imposto
(hoje extinto), denominado Imposto Suplementar de Renda.
A proibio de remessa de royalties (e somente de royalties por licenas
de marcas e patentes) entre subsidirias e controladoras externas, na Lei n.
4.131/62, alm de ser clarssima pela simples leitura de seu art. 14, tambm
entendimento pacfico na doutrina.
Segundo Denis Borges Barbosa (1984, p. 37),

no caso da Lei 4.131/62, tambm a disposio que veda a remessa de


royalties ao exterior nos casos que especifica s se refere s patentes de
inveno e marcas de indstria e comrcio.

A mesma constatao encontrada em texto de Egberto Lacerda


Teixeira (1974, p. 59):

O tratamento fiscal dos ajustes de assistncia tcnica e dos


contratos de uso de marcas e patentes tm vrios pontos em comum...
H, todavia, uma diferena de natureza cambial fundamental a ressaltar.
No caso de assistncia tcnica entre filial e matriz ou entre subsidiria e
controladora, pode haver remessa para o exterior. Ora, na hiptese de
uso de marcas e patentes, a filial e a subsidiria no podem sequer
remeter os respectivos royalties (Lei n. 4.131, artigo 14).

Ora, quando a lei impe limitaes ou restries a determinados casos


especficos (como no caso de remessas ao exterior de royalties por licenas de
marcas e patentes) entre empresas coligadas, estas limitaes ou restries no

podem ser estendidas discricionariamente a outros casos, no previstos na


legislao, sob pena de instaurar-se uma total insegurana jurdica 12.
Pois bem, com a promulgao da Lei n. 8.383/91 (art. 50), as despesas
de assistncia tcnica (abrangendo remunerao por fornecimento de
tecnologia) e de royalties (por licenas de marcas e patentes), entre uma
subsidiria brasileira e sua controladora no exterior, decorrentes de contratos que,
posteriormente a 31-12-1991, tenham sido assinados, averbados no INPI e
registrados no Banco Central do Brasil, passaram a ser dedutveis para fins de
apurao do lucro real, observados os limites e condies estabelecidos pela
legislao em vigor. Mas o mais importante o pargrafo nico do referido art.
50 da Lei n. 8.383/91, que faz expressa referncia ao art. 14 da Lei n. 4.131/62,
acima citado, nos seguintes termos:

Art. 50. (...)


Pargrafo nico: A vedao contida no art. 14 da Lei n. 4.131,
de 3 de setembro de 1962, no se aplica s despesas dedutveis na forma
deste artigo.

Como vimos, o art. 14 da Lei n. 4.131/62 nunca vedou a possibilidade de


remessa de remunerao por fornecimento de tecnologia ou assistncia tcnica
entre subsidirias e suas controladoras no exterior. O cancelamento da vedao
no pode aplicar-se quilo que no era vedado.
Portanto, a concluso clarssima. De acordo com o pargrafo nico do
art. 50 da Lei n. 8.383/91:
a) A vedao contida no art. 14 da Lei n. 4.131/62 vedao essa que,
repita-se, refere-se somente a royalties por marcas e patentes continua a
aplicar-se a royalties entre filiais e suas matrizes no exterior, e a royalties devidos
por subsidirias a suas controladoras estrangeiras que excedam os limites de
dedutibilidade permitidos pela Portaria n. 436/58. Em outras palavras, royalties
por marcas e patentes que excedam dos limites da Portaria n. 436/58, pela Lei n.
8.383/91 no so remissveis ao exterior por subsidirias a suas controladoras
domiciliadas no exterior, por no serem dedutveis.
b) O referido art. 14 da Lei n. 4.131/62, entretanto, nunca vedou a
possibilidade de remessa de remunerao por assistncia tcnica ou por
transferncia de tecnologia entre subsidirias e suas matrizes no exterior, portanto
o pargrafo nico do art. 50 da Lei n. 8.383/91 no se aplica remessa de
remunerao por transferncia de tecnologia. Quando referido pargrafo dispe

que a vedao no se aplica, evidentemente no pode estar se referindo a algo


que no era vedado. Em outras palavras, a vedao de remessa do excedente aos
limites de dedutibilidade, contida no pargrafo nico do art. 50 da Lei n. 8.383/91,
no pode aplicar-se remessa de remunerao por fornecimento de tecnologia
no patenteada, entre subsidirias e suas controladoras estrangeiras, uma vez que
este tipo de remessa no est contido na hiptese do referido pargrafo nico.
Portanto no se deveriam aplicar os limites da Portaria n. 436/58 s
remessas de remunerao entre subsidiria brasileira e sua controladora no
exterior. A interpretao em sentido contrrio por parte do INPI uma
arbitrariedade no amparada pela legislao brasileira aplicvel.
Outra arbitrariedade que tem sido cometida pelo INPI com relao a
pagamentos de remunerao por fornecimento de tecnologia decorre de uma
extenso analgica do item (a) II da Portaria n. 436/58. Como vimos no captulo
anterior, o INPI no permite o pagamento de royalties por licena de marcas,
quando a licena de marcas coexistir com um contrato de licena de patentes, ou
de fornecimento de tecnologia. Partindo dessa leitura (em nossa opinio,
equivocada) da Portaria n. 436/58, quando houver uma licena onerosa de marca
antecedendo um contrato, tambm oneroso, de fornecimento de tecnologia para
os mesmos produtos contratuais, o INPI no admite o pagamento pela tecnologia.
Esta aplicao reversa do disposto no item (a) II da Portaria n. 436/58
indevida e ilegtima, alm de ser reprovvel na prtica, pois condenaria os
produtos assinalados por marca licenciada onerosamente a uma obsolescncia
tcnica, por impedir a aquisio da tecnologia necessria sua atualizao.
Esta posio do INPI no se confunde com a impossibilidade de
acumulao de pagamentos (vide infra).
3.4.6.3 O que pode ser pago no Brasil
Em princpio, pela legislao fiscal brasileira, os mesmos limites de
pagamento e requisitos para dedutibilidade fiscal aplicveis aos pagamentos
efetuados ao exterior, aplicam-se igualmente aos pagamentos efetuados dentro
do territrio do Brasil e em moeda nacional. Portanto, em princpio, os limites da
Portaria n. 436/58, bem como a exigncia de prvia averbao perante o INPI,
seriam aplicveis para permitir a dedutibilidade fiscal dos pagamentos feitos no
Brasil. Entretanto, existe jurisprudncia permitindo a deduo dos referidos
pagamentos, mesmo em valores superiores aos permitidos pela Portaria n.
436/58, e mesmo na ausncia de averbao perante o INPI 13.
3.4.6.4 Impossibilidade de acumulao de pagamentos

Os coeficientes percentuais mximos fixados na Portaria n. 436/58


referem-se a royalties pelo uso de patentes e remunerao por tecnologia no
patenteada e assistncia tcnica, cientfica, administrativa ou semelhantes,
englobadamente considerados. Isto significa que no se podem acumular e
deduzir royalties pela explorao de patentes no limite mximo permitido para o
setor econmico em que atua a empresa pagadora, mais remunerao pelos
mesmos produtos ou servios, isto , sobre a mesma base de clculo. Entre
empresas independentes, ou com vinculao societria minoritria, o pagamento
em excesso do limite mximo da Portaria n. 436/58 no legalmente proibido
(como vimos acima apesar da possvel posio contrria do INPI), mas a
deduo fiscal do pagamento acumulado no permitida.
Por exemplo, caso uma empresa brasileira tenha celebrado um contrato
de fornecimento de know-how juntamente com um contrato de licena de
explorao de patentes, ambos relativos mesma linha de produo, e caso o
limite mximo de deduo para os produtos cobertos pelos contratos (de acordo
com a Portaria n. 436/58) seja de 3%, a soma dos royalties pela licena de
patentes, mais a remunerao pelo fornecimento de know-how, no poder
ultrapassar 3% para fins de deduo dessa despesa do lucro tributvel. Caso,
ainda, essa empresa brasileira seja subsidiria de uma empresa multinacional e o
contrato tenha sido celebrado com sua controladora no exterior, esse limite de
3% (de acordo com a interpretao do INPI) ser tambm o limite mximo
remissvel ao exterior.
3.4.6.5 Base de clculo sobre a qual incide a remunerao percentual
Considerando que, na maioria dos contratos de fornecimento de
tecnologia, o pagamento cobrado em forma de percentual sobre vendas
lquidas, extremamente importante que o contrato tenha uma clara definio do
que sejam vendas lquidas. O art. 280 do Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto n. 3.000, de 26-3-1999) traz definio do que sejam vendas lquidas
nos seguintes termos:

Art. 280. A receita lquida de vendas e servios ser a receita


bruta diminuda das vendas canceladas, dos descontos concedidos
incondicionalmente e dos impostos incidentes sobre as vendas14.

Portanto, se as partes optarem por adotar esta definio de vendas


lquidas, deve-se tomar a soma dos valores brutos faturados, deduzir dos mesmos

as eventuais vendas canceladas e os descontos concedidos incondicionalmente


(isto , os descontos condicionados, por exemplo, a volume de vendas no
precisariam ser deduzidos). Alm disso, deveriam ser descontados, igualmente,
todos os impostos incidentes sobre as vendas, isto , se e quando aplicveis, o
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), o Imposto sobre Circulao de
Mercadorias e Servios (ICMS), a Contribuio para os Programas de Integrao
Social (PIS), a Contribuio Social para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS) e o Imposto sobre Servios (ISS). As partes podero, porm, optar por
uma definio de vendas lquidas que exclua outros valores alm dos contidos na
definio legal, tais como valor de embalagens, fretes, seguros, e outros.
conveniente, igualmente, prever o tratamento que ser dado aos
produtos fabricados e eventualmente usados pelo prprio adquirente da
tecnologia (cujo valor poder compor a base de clculo), e o tratamento de
produtos vendidos e posteriormente devolvidos pelos consumidores.
Para fins de dedutibilidade fiscal e remissibilidade entre empresas
coligadas, a base de clculo dos royalties e da remunerao no poder ser
superior quela definida em lei. O INPI, entretanto, tem exigido que outros
valores sejam deduzidos da base de clculo de royalties e de remunerao,
mesmo sem previso legal. Exemplo disto a exigncia de deduo do valor de
todas as peas, partes, componentes e insumos importados, pela adquirente, da
fornecedora da tecnologia, sem levar em considerao se essas peas,
componentes ou insumos so produzidos pela prpria fornecedora da tecnologia
ou por terceiros. Ocorre, por vezes, que para aproveitar os eventuais descontos
de volume seja conveniente que determinadas compras de insumos sejam
feitas centralizadamente, pela fornecedora, e repassadas s suas vrias
licenciadas ou adquirentes de tecnologia nos vrios pases. Desta forma,
beneficiam-se no s a adquirente como o mercado local, pois o preo do
produto final refletir essa economia. O INPI, entretanto, no aceita essa
argumentao e reduz da base de clculo da remunerao e dos royalties o valor
de todas as importaes feitas da fornecedora, mesmo quando se trata de
produtos fabricados por terceiros.
Quando a empresa brasileira assumir o nus do IRF sobre o pagamento
de royalties ou remunerao devidos ao exterior (vide captulo anterior), o total
do rendimento, pago ou creditado, somado parcela do IRF, no dever exceder
os limites estabelecidos na Portaria n. 436/58 para fins de deduo do lucro
tributvel.
3.4.6.6 Disposies essenciais clusula de remunerao
A clusula de remunerao dever conter uma srie de outras

disposies, tais como a definio da taxa de cmbio aplicvel a pagamentos


devidos em moeda estrangeira; a forma (remessa bancria, cheque, ou outra) e
a frequncia nas quais o pagamento ser feito; a responsabilidade pelo
recolhimento do IRF devido sobre o pagamento da remunerao; os relatrios de
vendas e o que devem conter; os assentamentos contbeis que devero ser
mantidos como comprovantes do correto clculo da remunerao varivel; o
direito de audit-los e a penalidade eventualmente aplicvel caso a auditoria
revele discrepncias entre a remunerao paga e a devida, e outros detalhes
decorrentes das peculiaridades do contrato. Sobre todos esses temas, as
observaes feitas no captulo anterior aplicam-se igualmente aos contratos de
fornecimento de tecnologia no patenteada.
3.4.6.7 Capitalizao de tecnologia
Um dos aspectos menos debatidos, mas de interesse inegvel, quando se
trata de remunerao por aquisio de tecnologia, a possibilidade de capitalizar
o valor da tecnologia. Esta capitalizao pode dar-se de duas maneiras diferentes:
pela converso em capital social de montantes devidos ao exterior, como
royalties ou remunerao por fornecimento de tecnologia, ou, alternativamente,
pelo aporte da prpria tecnologia (ou, se for o caso, de bens de propriedade
industrial) para a integralizao de capital subscrito na receptora.
A possibilidade de capitalizao, originalmente prevista desde a
regulamentao da Lei n. 4.131/62, pelo Decreto n. 55.762, de 17-1-1965 (art.
50), foi confirmada, em suas duas alternativas mencionadas supra, pela Circular
n. 2.997, de 15-8-2000, do Banco Central, nestes termos:

A Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil (...)


Decidiu:
Art. 1. Instituir e regulamentar, na forma do Regulamento anexo
a esta Circular, o Registro Declaratrio Eletrnico de Investimentos
Externos Diretos no Pas (RDE-IED), (...):
(...) investimentos em bens, (...) intangveis, importados sem
cobertura cambial;
(...) converso, em investimento direto, de direitos e/ou crditos
remissveis ao exterior;
(...)

Tradicionalmente, exige o Banco Central a realizao de operaes


simblicas de compra e venda de cmbio, simultneas, sem expedio de ordem
de pagamento do ou para o exterior. Por ocasio da remessa simblica dos
fundos para o exterior, os impostos devidos sobre essa remessa seriam, em
princpio, cobrados. Entretanto, em recente resposta a consulta emitida pela
Superintendncia Regional da Receita Federal da 8 Regio Fiscal foi decidido
que nem o IRF nem a CIDE (Contribuio de Interveno no Domnio
Econmico), sobre royalties e remunerao por tecnologia, seriam devidos na
hiptese de capitalizao de know-how15. Esta deciso, se confirmada, torna a
capitalizao do valor da tecnologia uma forma bastante atrativa de obt-la, por
parte da adquirente. Por parte do fornecedor ou investidor, esta maneira de
transferir tecnologia acrescenta mais uma esfera de risco quanto ao recebimento
da remunerao pela cesso da tecnologia. De fato, quando o fornecedor da
tecnologia remunerado na base de percentual sobre vendas, ou preo fixo sobre
unidades de produtos vendidas, h um certo risco de que as vendas no sejam as
estimadas, e de que a receita fique aqum do desejvel. Porm, quando o
fornecedor da tecnologia passa a ser remunerado pelos lucros ou dividendos
gerados pela empresa na qual investiu capital, mediante aporte de sua tecnologia,
o risco passa a ser o da lucratividade da empresa como um todo, e portanto o
risco maior. Em contrapartida, o ganho pode ser interessante, uma vez que, ao
contrrio dos contratos de fornecimento de tecnologia que podem ter um prazo
mximo de cinco anos, prorrogveis por um nico perodo adicional de cinco
anos , os lucros ou dividendos eventualmente gerados pelo valor da tecnologia
capitalizado podero ser recebidos sem limite de prazo, ou enquanto a empresa
receptora da tecnologia continuar ativa e lucrativa.
3.4.7 Do prazo
Quanto ao prazo inicial do contrato, ver captulo anterior, cujas
observaes sobre o incio da vigncia contratual, para efeitos de pagamento e
deduo fiscal, aplicam-se igualmente aos contratos de fornecimento de
tecnologia no patenteada 16. No caso especfico de contratos de fornecimento de
tecnologia, entretanto, h uma caracterstica peculiar, que pode influenciar a
deciso sobre o prazo inicial do contrato. De fato, considerando que o pagamento
de remunerao pela aquisio de tecnologia frequentemente ligado s vendas
dos produtos ou servios gerados pela mesma, e considerando que, dependendo
do prazo necessrio para a efetiva absoro dessa tecnologia, a gerao de
receita dela derivada no imediata, pode ser conveniente iniciar o prazo de
vigncia do contrato em data posterior sua assinatura, como, por exemplo, na
data de incio das vendas comerciais do produto ou na data de incio da prestao

de servios baseados na tecnologia adquirida.


Quanto ao prazo de vigncia de um acordo de fornecimento de
tecnologia, em tese deveria ele ser o necessrio e suficiente para (a) a completa
e eficaz absoro da referida tecnologia por parte da adquirente e (b) a
remunerao esperada pelo fornecedor, no caso de contrato com remunerao
varivel. Caso esse prazo ideal seja inferior a cinco anos, poder ser ele adotado
pelas partes e refletido no contrato. Caso, porm, o prazo necessrio exceda de
cinco anos, o contrato dever limitar-se a um prazo inicial de cinco anos, com a
possibilidade de uma prorrogao por mais cinco anos (ou menos). Posto que
este prazo mximo no est definido na LPI ou em qualquer outra lei, a posio
oficial adotada pelo INPI, e decorre de uma extenso analgica do prazo
mximo de cinco anos estabelecido pela Lei n. 4.131/62, dentro do qual
permitida a deduo das remuneraes pagas, para fins de clculo do Imposto
sobre a Renda 17.
Esta posio oficial do INPI confirmada no Boletim Informaes
sobre o Comrcio de Tecnologia publicado pela Diretoria de Contratos de
Transferncia de Tecnologia e Correlatos daquele rgo (ano I, n. 3, 3 trimestre
de 1984, p. 2), que declara:

O INPI vem aprovando contratos de transferncia de tecnologia


pelo prazo mximo de cinco anos (...). Diante dos resultados do
conhecido estudo do Massachussets Institute of Technology (MIT) em
que asseverado ser a tecnologia importada absorvida pelas empresas
brasileiras num prazo mdio de dois anos, com alguns raros casos de
quatro anos v-se que o prazo concedido pelo INPI mais do que
razovel, no se justificando, assim, posies contrrias norma.

A posio do INPI decorre, historicamente, de uma reao a excessos


de royalties remetidos ao exterior no passado (antes do incio da fiscalizao por
parte daquele instituto). Entretanto, no leva em considerao nem casos
particulares em que seja de interesse da adquirente brasileira obter aporte
tecnolgico a mais longo prazo, nem a necessidade de remunerar
adequadamente o fornecedor, quando o contrato prev pagamento varivel sobre
vendas dos produtos ou servios comercializados com a tecnologia transferida.
De fato, dependendo do percentual de remunerao cobrado sob o contrato, do
volume de vendas estimado, da reao do mercado a produto e tecnologia novos
e outras circunstncias, pode-se tomar mais ou menos tempo para acumular
remunerao que seja considerada adequada pelas partes como contraprestao

tecnologia transferida.
O prazo do contrato de fornecimento de tecnologia poder ser
prorrogado, como informado acima, por mais cinco anos, porm somente
quando demonstrada ao INPI sua necessidade, mediante justificativas que
podem incluir, entre outras, a introduo de novos produtos ou de novas tcnicas
no escopo do contrato, a dificuldade de absoro da tecnologia no primeiro prazo
contratual ou a evoluo tecnolgica ocorrida durante o primeiro prazo de
vigncia. Esta a principal razo para evitar a descrio excessivamente
genrica ou vaga dos produtos ou da tecnologia cobertos pelo prazo inicial do
contrato.
A renovao contratual dever ser submetida a novo registro pelo INPI
e se houver pagamentos em moeda estrangeira pelo Banco Central do Brasil.
Sobre resilio, resoluo e clusula penal, igualmente aplicveis a
contratos de fornecimento de tecnologia, vide o captulo anterior.
3.4.8 Das disposies diversas
Sobre legislao aplicvel e seleo de foro, arbitragem e disposies
diversas como responsabilidade pelos registros contratuais necessrios,
comunicaes, cesso e transferncia do contrato, lngua e tradues,
aditamentos, igualmente aplicveis ao contrato de fornecimento de tecnologia,
ver os comentrios nos captulos anteriores.
As formalidades do contrato so idnticas s dos contratos de licena.
3.4.9 Cautelas
Ao analisar minutas contratuais eventualmente recebidas do exterior, o
advogado dever atentar para as possveis consequncias anticoncorrenciais de
algumas disposies contratuais que podem estar nelas contidas, como, por
exemplo, a j citada clusula de grant back, compromisso do adquirente de
abster-se de questionar os direitos de propriedade industrial de titularidade do
fornecedor, o condicionamento do fornecimento de tecnologia compra de bens
ou insumos, acordos de fixao de preos dos produtos finais ou servios a serem
comercializados pelo adquirente da tecnologia, restries a volume de produo
ou de vendas, proibio de programas de P&D, restries quanto ao campo de
aplicao da tecnologia adquirida, compromissos de no concorrncia, restries
a exportaes (exceto se justificadas, por exemplo, por licenas exclusivas em
outros mercados), licenas cruzadas, e outras. Nenhuma clusula, entretanto,
deve ser considerada anticoncorrencial ou proibida per se, mas deve ser
analisada dentro do contexto econmico das partes e do seu mercado relevante.

3.5 Fornecimento de tecnologia e outsourcing


Todas as recomendaes relativas a redao contratual descritas at
aqui referem-se aos contratos de fornecimento de tecnologia que tm por
finalidade transmitir conhecimento tecnolgico ao adquirente e em que o
receptor da tecnologia a adquire para uso prprio. H outra hiptese, entretanto,
na qual a transmisso de tecnologia (e eventualmente licena de patentes e
autorizao para uso de marcas) no se d para uso prprio do adquirente, mas
para que este fornea servios de terceirizao de fabricao para o fornecedor
da tecnologia (ou outsourcing). Nestes casos, a transmisso de conhecimentos (e
muitas vezes tambm de moldes, plantas de fabricao e mesmo de
equipamentos fornecidos pelo tomador do servio) se d nica e exclusivamente
para que o prestador de servios possa usar desses conhecimentos tcnicos,
moldes e demais documentos e equipamentos para prestar esses servios de
fabricao terceirizada por conta do tomador.
Nestes casos, no h uma verdadeira transmisso de tecnologia, uma vez
que esses conhecimentos tcnicos, licenas e demais materiais fornecidos pelo
tomador dos servios de outsourcing continuam de sua posse e titularidade. Nesta
hiptese, tambm, o receptor dessa tecnologia no paga para adquiri-la, mas, ao
contrrio, recebe o pagamento devido pelos seus servios de terceirizao. Como
consequncia, neste tipo de contrato possvel prever, ao trmino do prazo, a
devoluo completa e total da tecnologia transferida temporariamente, a
cessao do uso das eventuais patentes ou marcas do tomador, bem como a
devoluo de toda documentao tcnica, plantas, moldes, equipamentos e
demais insumos fornecidos pelo tomador do servio e que no tenham sido
exauridos no processo de fabricao. igualmente importante, neste tipo de
contrato, inserir clusulas severas de sigilo com relao s informaes tcnicas
prestadas (vide comentrios nos captulos anteriores sobre contratos de sigilo,
aplicveis a esta hiptese).

3.6 Contratos de servios


O gnero contratos de servios constitui uma vasta categoria de
contratos dos mais variados, dos quais analisaremos algumas poucas espcies
que, de uma forma ou de outra, se relacionam com a propriedade industrial e a
tecnologia. Os contratos de prestao de servios em geral esto regulados pelos
arts. 593 a 609 do Cdigo Civil de 2002, que se aplicam a quaisquer servios no

sujeitos s leis trabalhistas ou a lei especial. Como a LPI no trata,


especificamente, dos contratos de servios tcnicos, o Cdigo Civil ser aplicvel
aos tipos de prestaes de servios tcnicos de que trataremos aqui18. Dentro do
conceito genrico de contratos de transferncia de tecnologia, tm sido,
tradicionalmente, includos tambm alguns contratos de servios19, que podem
ser de naturezas diversas e ter tratamentos regulatrios, cambiais e fiscais
completamente diferentes.
3.6.1 Esclarecimentos terminolgicos
H, neste tpico, uma dificuldade terminolgica que convm abordar de
forma preliminar, pois apta a causar desentendimentos.
Como vimos, na legislao de propriedade industrial, temos o conceito
de transferncia de tecnologia como gnero, e, como espcies, entre outros, os
contratos de fornecimento de tecnologia em sentido estrito, e os contratos de
servios tcnicos especializados.
J na legislao cambial (vide, por exemplo, o 3 do art. 12 da Lei n.
4.131/62) e na fiscal (vide art. 354 do Decreto n. 3.000/99, o Regulamento do
Imposto de Renda 20), a expresso assistncia tcnica, cientfica, administrativa
e semelhantes uma expresso abrangente que se refere no s a contratos de
fornecimento de tecnologia stricto sensu, mas tambm a contratos de servios
tcnicos. A citada legislao fiscal usa tambm a expresso transferncia de
tecnologia como termo genrico que abrange os conceitos de assistncia
tcnica, cientfica, administrativa ou semelhantes, e de projetos ou servios
tcnicos especializados 21.
Portanto, como constatao preliminar, podemos partir do pressuposto
de que h, tambm na legislao fiscal, uma denominao genrica e
abrangente de contratos de transferncia de tecnologia que abriga, como um
guarda-chuva, os contratos de assistncia tcnica, cientfica, administrativa e
semelhantes, os quais compreendem, por sua vez, tanto os chamados contratos
de fornecimento de tecnologia em sentido estrito, isto , aqueles contratos pelos
quais conhecimentos tcnicos so transmitidos, de forma permanente, de uma
parte (a fornecedora) a outra (a adquirente), como tambm os chamados atos
ou contratos de servios tcnicos especializados, sob os quais tcnicos de uma
parte contratual prestam servios a outra, sem, entretanto, ensinar ou
transmitir qualquer conhecimento ou know-how.
Diante desta profuso terminolgica nem sempre clara, adotaremos aqui
como equivalentes as denominaes assistncia tcnica e cientfica e
fornecimento de tecnologia (stricto sensu), como significando aqueles

contratos pelos quais efetivos conhecimentos tcnicos ou cientficos so


transmitidos de uma parte a outra. Tais conhecimentos tcnicos ou cientficos
destinam-se, de maneira geral, atividade-fim do adquirente ou receptor da
tecnologia, isto , podem referir-se fabricao de produtos ou servios includos
no objeto social do receptor ou adquirente. Este tipo de contrato, como visto
acima, fica sujeito a registro perante o INPI e, quando envolver pagamentos em
moeda estrangeira, tambm perante o Banco Central.
A expresso assistncia administrativa, por sua vez, representa um tipo
de contrato de servios pelo qual conhecimentos so tambm repassados para o
adquirente ou receptor, mas no relativos atividade-fim do adquirente, mas sim
a uma atividade-meio, como, por exemplo, rea de administrao,
contabilidade, finanas, gerenciamento de pessoal, informtica (desde que esta
no seja o objeto social da adquirente), marketing, propaganda e demais reas
necessrias vida empresarial, mas fora da atividade central, do objeto social da
receptora.
J os servios tcnicos so aqueles servios prestados por especialistas,
necessrios manuteno da atividade da empresa contratante, mas que no
incluem o treinamento de tcnicos da contratante, ou a transmisso de
conhecimentos, ou o fornecimento de qualquer dado ou informao tcnica. Nas
palavras de Gabriel Francisco Leonardos (1997, p. 95-96),

a rigor, a prestao de servios tcnicos se distingue da assistncia


tcnica pelo fato de, na primeira, um profissional ser remunerado para
prestar determinado servio (consertar um alto-forno siderrgico;
realizar uma avaliao do sistema de filtragem e emisso de poluentes
de determinada indstria, etc.), mas no para ensinar o tomador do
servio a realizar a tarefa. Ainda que o tomador do servio aprenda algo
vendo a atuao do profissional que contratou, ele (tomador) no ter
autorizao de explorao das patentes de inveno ou dos segredos de
fbrica e de negcio eventualmente utilizados pelo prestador do servio.

Esses servios tcnicos incluem, por exemplo, a montagem ou o


conserto de equipamentos, a elaborao de estudos, projetos ou plantas de
engenharia ou arquitetura, os planejamentos, programaes e servios
semelhantes22. Frequentemente, contratos de prestao de servios tcnicos so
acessrios de outras transaes, como, por exemplo, compra de equipamentos,
instalao de sistemas, ou outros tipos de negcios que exijam acompanhamento
tcnico especializado. Podem ser decorrentes de exigncia do comprador ou do

vendedor do equipamento ou do sistema.


3.6.2 Necessidade de registro perante o INPI e perante o Banco Central
Alguns desses servios tcnicos ficam sujeitos a registro perante o INPI,
e outros, no. O prprio INPI publica, no seu stio na Internet, algumas diretrizes
quanto a contratos de servios sujeitos a registro por aquele rgo23. O Ato
Normativo n. 135, de 15-4-1997, que regula o processo de averbao e registro
de contratos no INPI, no menciona expressamente os contratos de servios
tcnicos entre os sujeitos a averbao ou registro:

2. O INPI averbar ou registrar, conforme o caso, os contratos


que impliquem transferncia de tecnologia, assim entendidos os de
licena de direitos (explorao de patentes ou de uso de marcas), e os de
aquisio de conhecimentos tecnolgicos (fornecimento de tecnologia e
prestao de servios de assistncia tcnica e cientfica), e os contratos
de franquia.

Ao mesmo tempo, a partir de 1996, o prprio Banco Central, por meio


da Circular n. 2.685/96 (j revogada), flexibilizou o processo de pagamento ao
exterior por alguns tipos de servios tcnicos, liberando-os da necessidade de
registro prvio perante o INPI e perante o prprio Banco Central24. Essa
flexibilizao foi confirmada e mesmo expandida no atual Regulamento do
Mercado de Cmbio e Capitais Internacionais (Circular n. 3.280, de 9-3-2005, do
Banco Central).
Em princpio, portanto, servios tcnicos profissionais e de consultoria,
prestados no exterior, e dos quais no resulte um fornecimento de tecnologia, no
ficam sujeitos a registro, quer pelo INPI, quer pelo Banco Central. Em caso de
dvidas, recomenda-se a apresentao do caso ao INPI para confirmao da
desnecessidade de registro.
3.6.3 Forma e redao do contrato de servios
muito comum que os acordos relativos a servios tcnicos estejam
contidos no bojo de contratos de fornecimento de tecnologia ou de assistncia
tcnica. frequente, tambm, como j mencionado acima, que sejam
decorrentes de outras contrataes, como aquisio de equipamentos ou
sistemas. No h uma forma predeterminada para os acordos de prestao de

servios, podendo mesmo principalmente quando se trata de servios simples e


rpidos permanecerem como acordos verbais.
Entretanto, quando se trata de servios complexos, a serem executados
por tcnicos de outros pases, com remunerao em moeda estrangeira, a forma
escrita essencial. No essencial, entretanto, que as partes assinem um
contrato propriamente dito em todas as ocasies. Quando as prestaes e os
respectivos pagamentos so feitos em bases contnuas, convm que as partes
assinem um contrato, com clusulas detalhando as suas obrigaes recprocas.
Quando, porm, o servio se d em base espordica, no h necessidade de
contrato: basta uma simples fatura, com os dados necessrios para identificar as
partes, o servio prestado e permitir o pagamento.
3.6.3.1 Das partes
Na maior parte dos casos de servios tcnicos complexos,
principalmente os contratados no exterior, a prestadora dos servios pessoa
jurdica, e os servios so prestados pelos respectivos funcionrios (a respeito da
qualificao das partes, vide comentrios no captulo anterior). Pode haver,
entretanto, servios contratados diretamente com as pessoas fsicas prestadoras.
Neste caso, caber ao tomador do servio providenciar (a) a verificao das
qualificaes e necessrios ttulos de habilitao do tcnico e (b) quando se tratar
de tcnico estrangeiro, a obteno do necessrio visto de trabalho para que ele
possa prestar o servio no territrio nacional de forma legal.
Estas verificaes e providncias so importantes para ambas as partes.
De fato, determina o Cdigo Civil:

Art. 606. Se o servio for prestado por quem no possua ttulo de


habilitao, ou no satisfaa requisitos outros estabelecidos em lei [como,
por exemplo, visto de trabalho], no poder quem os prestou cobrar a
retribuio normalmente correspondente ao trabalho executado. Mas se
deste resultar benefcio para a outra parte, o juiz atribuir a quem o
prestou uma compensao razovel, desde que tenha agido com boa-f.
Pargrafo nico. No se aplica a segunda parte deste artigo,
quando a proibio da prestao de servio resultar de lei de ordem
pblica (grifos e observao entre colchetes nossos).

3.6.3.2 Do objeto

Conforme j mencionado com relao aos contratos comentados


anteriormente, a perfeita e correta descrio dos servios que compem o objeto
do contrato essencial para evitar frustraes e disputas futuras. Considerando,
igualmente, que o contrato de servios tcnicos somente fica isento de registro
perante o INPI (e perante o Banco Central, quando for o caso), se no incluir
fornecimento de tecnologia, know-how, dados, relatrios que possam ser
considerados transmisso de conhecimentos tcnicos, muito importante que a
descrio dos servios seja completa e precisa, para permitir a correta avaliao
da necessidade ou no de submeter o instrumento (contrato ou fatura) ao INPI e
ao Banco Central.
3.6.3.3 Do preo e das condies de pagamento
Na maior parte dos casos, a retribuio por servios tcnicos se d por
preo fixo, ao contrrio dos contratos de licenciamento de propriedade industrial
ou de fornecimento de tecnologia, onde o pagamento principalmente
estabelecido em bases variveis. Quando o acordo de servios tcnicos ficar
sujeito a registro pelo INPI, a viabilidade da remunerao analisada com base
em homem/hora ou homem/dia, exigindo o INPI detalhamento da remunerao
por tcnico (com a respectiva qualificao), prazo previsto para a realizao do
servio (ou prova de que o mesmo j foi realizado) e o valor total a ser pago pela
prestao do servio, ainda que estimado.
Quando o contrato de prestao de servios tcnicos sujeito a registro
pelo INPI estabelecer remunerao com base em preo fixo predeterminado,
necessrio informar ao INPI o nmero previsto de horas tcnicas que sero
envolvidas na prestao do servio, para que o INPI possa avaliar a razoabilidade
do pagamento, que vai depender do tipo de tcnico envolvido (por exemplo,
engenheiro), sua qualificao profissional, experincia, senioridade,
complexidade do trabalho, e outros possveis elementos.
Nos contratos de servios celebrados com empresa do exterior, o preo
em geral estabelecido em moeda estrangeira, no havendo, portanto,
necessidade de prever no contrato qual o cmbio aplicvel ao pagamento. As
despesas de eventuais viagens, estadias, tradues ou interpretaes e outras
devero, na medida do possvel, ser estabelecidas em moeda nacional, pagveis
no Brasil.
Convm detalhar, no contrato, a responsabilidade das partes quanto ao
recolhimento dos impostos eventualmente incidentes sobre os pagamentos
contratuais, aplicveis tanto a contratos com empresas estrangeiras quanto locais.
Note-se que a dedutibilidade dos pagamentos feitos sob um contrato de
prestao de servios tcnicos no fica sujeita aos limites estabelecidos pela
Portaria n. 436/58, pois esta aplica-se somente segundo seus prprios termos

deduo de royalties, pela explorao de marcas e patentes, de


despesas de assistncia tcnica, cientfica, administrativa ou semelhante
[que, como vimos supra, equivale a fornecimento de tecnologia stricto
sensu], bem como de quotas para amortizao do valor de patentes, na
determinao do lucro real das pessoas jurdicas (grifos e observao
entre colchetes nossos).

Portanto, a deduo dos valores pagos pela prestao de servios


tcnicos fica sujeita s normas gerais de dedutibilidade de custos e despesas
operacionais, segundo as leis fiscais e o Regulamento do Imposto de Renda, e
quando os contratos forem celebrados entre partes coligadas, s normas relativas
a preos de transferncia. Neste ltimo caso, as normas de preos de
transferncia podem influenciar o prprio valor da remunerao contratual.
3.6.3.4 Do prazo
No h, seja na LPI, seja nas atuais normas de hierarquia inferior do
INPI e do Banco Central, qualquer indicao sobre o prazo dos contratos de
prestao de servios tcnicos. O antigo Ato Normativo n. 60, de 24-3-1982 (j
revogado), que regulamentava a contratao de servios tcnicos, determinava,
em seu pargrafo 6.1: A vinculao contratual dever levar em conta o prazo
considerado necessrio para a prestao dos servios dos tcnicos, apresentao
do projeto ou concluso dos trabalhos.
Entretanto, o Cdigo Civil de 2002, repetindo disposio quase idntica do
Cdigo Civil de 1916, indica um prazo mximo para este tipo de contrato, nos
seguintes termos:

Art. 598. A prestao de servio no se poder convencionar


por mais de 4 (quatro) anos, embora o contrato tenha por causa o
pagamento de dvida de quem o presta, ou se destine execuo de
certa e determinada obra. Neste caso, decorridos 4 (quatro) anos, darse- por findo o contrato, ainda que no concluda a obra.

A doutrina colhida dos comentaristas do antigo Cdigo Civil indica que o


fundamento desta limitao temporal reside na inalienabilidade da liberdade

humana. Pareceu ao legislador de 1916 e no houve, aparentemente,


questionamento melhor por parte do legislador de 2002 que a obrigao de uma
pessoa fsica prestar servios por mais de quatro anos levaria ao que se pode
chamar de escravizao convencional ou a uma explorao do mais fraco
pelo mais forte. Note-se, quanto a isto, que o Cdigo Civil no impede que o
contrato de servios seja renovado pelas partes, aps decorrido o primeiro prazo
mximo de quatro anos.
Alm disso, h jurisprudncia admitindo prazo maior do que quatro anos,
quando no se tratar de servios prestados pessoalmente pelo fornecedor dos
servios, mas por terceiros por ele contratados, mesmo que coordenados pelo
contratado. A principal observao, entretanto, de que o valor amparado pelo
Cdigo Civil o da liberdade individual, e, considerando que a maioria dos
servios tcnicos de grande envergadura so hoje contratados com empresas, e
que h empresas prestadoras de servios de grande porte, a norma do art. 598
no deveria aplicar-se indiscriminadamente a todos os casos. O juiz, quando
confrontado com discusso sobre a questo do prazo em um contrato de servios,
dever avaliar se, em sendo o prestador dos servios pessoa jurdica,
justificvel essa limitao temporal. De qualquer forma, caso o juiz reduza o
eventual excesso de prazo, isto no dever acarretar a nulidade do contrato.
As observaes sobre as condies de resciso de contratos, contidas no
captulo precedente, aplicam-se igualmente a contratos de servios, mas neste
tipo de contrato, o Cdigo Civil determina, a priori, uma indenizao por resilio
unilateral por parte do tomador do servio, nos seguintes termos: Art. 603. Se o
prestador de servio for despedido sem justa causa, a outra parte ser obrigada a
pagar-lhe por inteiro a retribuio vencida, e por metade a que lhe tocaria de
ento ao termo legal do contrato.
Na disposio relativa ao prazo contratual, convm sempre, como nos
demais contratos, prever as condies necessrias para renovao, e as
circunstncias que podero acarretar a resoluo do contrato antes de findo o
prazo contratual previsto.
3.6.3.5 Observaes adicionais
As demais clusulas usuais em contratos de licenciamento de
propriedade industrial e de fornecimento de tecnologia aplicam-se, mutatis
mutandis, a contratos de servios, principalmente as disposies relativas ao
estrito sigilo profissional que deve ser observado pelo prestador de servios
quanto aos dados e informaes tcnicas confidenciais do tomador, a que tiver
acesso durante o prazo do contrato.

REFERNCIAS
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TEIXEIRA, Egberto Lacerda. Tecnologia estrangeira no Brasil Regime
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Revista de Direito Mercantil, So Paulo, v. 13, p. 59, 1974.

1 Lei n. 10.973, de 2-12-2004.


2 Mediante promulgao da Lei n. 11.196, de 21-11-2005.
3 Sob o ponto de vista econmico, parece-nos que tecnologia pode ser entendida
simplesmente como o conjunto de informaes, escritas ou no, que se prestam a
um fim empresarial (LEONARDOS, Gabriel Francisco. Tributao da
transferncia de tecnologia. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 67). A tecnologia
pode ser conceituada como o conjunto ordenado e sistemtico de conhecimentos
tcnicos, patenteados ou no, capazes de levar prtica uma ideia no plano
industrial. Abrange produtos, processos de fabricao, inovaes, planos, estudos,
projetos, desenhos, frmulas, instrues e servios de assistncia tcnica,
cientfica e administrativa (FRES, Carlos Henrique de Carvalho, Contratos de
tecnologia. Revista Forense, So Paulo, 1976, v. 72, n. 253, p. 123).
4 Assim sendo, esteja ou no vinculado tecnologia protegida por um direito de
propriedade industrial, deve-se considerar de que o know-how, em seu sentido
tcnico-jurdico, aquele que tem por objeto conhecimentos tcnico-industriais
secretos (A transferncia de tecnologia no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2005, p. 199). O mesmo autor diferencia know-how, que conceitua como tendo
necessariamente um carter sigiloso, de assistncia tcnica, que no teria carter
secreto (p. 200).
5 O contrato de know-how transferncia, por tempo determinado, desses
conhecimentos, tcnicas, ou processos, secretos e originais, a outra pessoa, que os
empregar, mas no os poder divulgar, pois tal transferncia se operar
mediante clusulas especiais, sendo que uma delas impe ao que recebe o knowhow a obrigao de guardar segredo, sob pena de receber uma sano pela sua
divulgao, evitando assim que seja repassado. Logo, know-how e segredo
industrial ou negocial so sinnimos (Tratado terico e prtico dos contratos ,
So Paulo: Saraiva, 2002, v. 4, p. 5). Vrias objees podem ser feitas
declarao acima reproduzida, pois nem todo know-how necessariamente
secreto, nem toda transferncia de know-how por tempo determinado pois,
como veremos neste captulo, o fornecimento de tecnologia no se confunde
com licena bem como nem todo contrato de fornecimento de tecnologia tem
obrigatoriamente clusula de sigilo.
6 Posio diferente, quanto caracterizao de tecnologia como segredo, adota
Denis Borges Barbosa: Paga-se pela tecnologia, obviamente, quando no se a
tem; quando, factualmente, o empresrio que necessita do corpo de
conhecimentos tecnolgicos no o pode obter seno por aquisio onerosa. A no

disponibilidade da tecnologia uma condio usualmente descrita como


segredo, se bem que tal expresso seja um tanto vasta e imprecisa. No importa
que todos os empresrios de um setor disponham de uma tecnologia; se o novo
competidor que entra no mercado dela no tem controle, e obrigado a pagar
por ela, h segredo (secretus = afastado) em relao a este (BARBOSA, Denis
Borges. Uma introduo propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2003, p. 965).
7 No cabe neste captulo, por fugir ao tema, discorrer sobre a questo da
proteo dada pela legislao brasileira aos segredos empresariais. Sobre o
assunto, podem-se consultar, entre outros, FEKETE, Elisabeth, O regime jurdico
do segredo de indstria e comrcio no direito brasileiro. Rio de Janeiro:
Forense, 2003, e LABRUNIE, Jacques, A proteo ao segredo de negcio. In:
SIMO FILHO, Adalberto; LUCCA, Newton de (Coords.) Direito empresarial
contemporneo. So Paulo: Juarez de Oliveira, 2000.
8 Como vimos, a tecnologia pode ser considerada um gnero, do qual o segredo
uma espcie. Ao se referir aos segredos, assim se pronuncia Jacques Labrunie:
Diversos bens imateriais integrantes do fundo de comrcio so protegidos pelo
direito de propriedade. o caso das invenes e modelos patenteados, das
marcas registradas, dos direitos autorais, do nome comercial. No caso do segredo
de negcio inexiste qualquer proteo pelo direito de propriedade. Os direitos
reais so numerus clausus, no permitindo a criao de um novo direito de
propriedade seno por expressa determinao legal (A proteo ao segredo de
negcio, cit., p. 89).
9 Veja-se o que diz o art. 1.196 do Cdigo Civil de 2002: Considera-se possuidor
todo aquele que tem de fato o exerccio, pleno ou no, de algum dos poderes
inerentes propriedade. Entre os poderes inerentes propriedade esto os de
usar, gozar e dispor da coisa, segundo art. 1.228 do mesmo Cdigo.
10 O Ato Normativo n. 15/75 trazia uma listagem classificativa dos contratos,
quanto ao seu objetivo; o subitem 1.1.1 do AN n. 15/75 dispunha que, por serem
distintas as disposies aplicveis, para cada objetivo devia corresponder
especfica e obrigatoriamente um nico contrato da respectiva categoria.
11 A Lei n. 4.506/64 refere-se a sociedades que tenham, direta ou
indiretamente, controle do capital com direito a voto da subsidiria.
12 Apesar do fato de que a remessa de remunerao pelo fornecimento de
tecnologia no patenteada entre subsidiria e sua controladora no exterior no era
proibida pelo art. 14 da Lei n. 4.131/62, como vimos, o INPI sempre se
pronunciou no sentido de considerar tal remessa proibida. No Boletim publicado
pelo INPI, denominado Informaes sobre o Comrcio de Tecnologia (ano I,

n. 3, 3 trimestre de 1984), p. 2 (sem identificao de autoria), a Diretoria de


Contratos de Transferncia de Tecnologia e Correlatos do INPI assim se
pronunciava: Nas relaes entre empresas controladoras e controladas, o
parmetro legal especfico; posto que a tecnologia transferida no interior do
grupo econmico capacita a controlada a aumentar seus lucros, dos quais
beneficiria, no todo ou em parte, a controladora, a norma legal equaliza os nus
tributrios sobre lucros e pagamentos por tecnologia, e sob este prisma que tais
contratos so examinados. Como decorrncia, no so permitidas remessas de
divisas das subsidirias para as suas matrizes no exterior, a ttulo de transferncia
de tecnologia.
13 Quanto desnecessidade de averbao ou registro do contrato perante o INPI,
veja-se a ementa do Acrdo 101-91.910, de 19-3-1998, do 1 Conselho de
Contribuintes, publicado no DOU em 19-5-1998: Royalties e assistncia tcnica
Imposto de Renda Pessoa jurdica. Os pagamentos com assistncia tcnica
no necessitam de registro de contrato no INPI para que sejam dedutveis do
lucro sujeito tributao pelo Imposto de Renda, o mesmo ocorrendo com as
despesas feitas a ttulo de royalties quando feitos a pessoas domiciliadas no Pas.
Vide, neste mesmo sentido, INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE
ESTUDOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2005, p. 458.
Quanto aos limites de dedutibilidade, h jurisprudncia em ambos os sentidos. O
entendimento mais recente o expresso nos Acrdos 101-88.802/95 e 10189.925/95, publicados no DOU de 8-3-1996: O pagamento de royalties a
empresa com sede no Pas, por uso de marca, no est sujeito a limite de
dedutibilidade, tendo em vista que o art. 74 da Lei n. 3.470/58 foi revogado pelo
art. 71 da Lei n. 4.506/64.
Em sentido contrrio, vide Acrdo 104.368-7/210, de 17-6-1988, da 1 Turma do
STF, relator Ministro Jos Nri da Silveira: Ementa: (...) A Lei n. 4.506/1964,
embora haja estabelecido modificaes no que concerne dedutibilidade de
despesas com royalties, no revogou o art. 74 da Lei n. 3.470/58.
14 Baseada na Instruo Normativa n. 51, de 3-11-1978.
15 Soluo de Consulta SRRF/8. RF/DISIT n. 178, de 26-6-2006:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte IRRF.
Ementa: Investimento no Brasil Pessoa jurdica domiciliada no exterior.
Constitui fato gerador do Imposto de Renda na Fonte, o pagamento, crdito,
entrega, emprego ou remessa de rendimentos, ganhos de capital e demais
proventos, por fonte situada no Pas, a pessoa fsica ou jurdica residente ou
domiciliada no exterior.

O valor do Know-How cedido por empresa domiciliada no exterior para


integralizao de capital (investimento) no Brasil, no configura hiptese de
incidncia do Imposto de Renda na Fonte, ainda que, para efeito de registro como
capital estrangeiro junto ao Banco Central do Brasil, se faa necessria a
contratao de cmbio.
Dispositivos legais: Arts. 682 e 685 do Decreto n. 3.000, de 26-3-1999
(republicado em 17-6-1999).
Assunto: Outros Tributos ou Contribuies
Ementa: CIDE
No ocorre o pagamento da CIDE sobre o valor do Know-How cedido por
empresa domiciliada no exterior para integralizao de capital (investimento) no
Brasil, por no caracterizar hiptese de incidncia da referida contribuio.
Dispositivos legais: Art. 2 da Lei n. 10.168, de 29-12-2000 (alterado pelo art. 6
da Lei n. 10.332, de 19-12-2001); e art. 10 do Decreto n. 4.195, de 11-4-2002.
16 Note-se que a Deciso COSIT n. 9, de 28-6-2000, da Coordenao Geral de
Tributao da Secretaria da Receita Federal do Ministrio da Fazenda,
determinou que so dedutveis as despesas com royalties e assistncia tcnica,
cientfica, administrativa ou semelhantes correspondentes ao perodo de
tramitao do processo de averbao no INPI do contrato respectivo. Esse
perodo, portanto, retroage somente at a data do protocolo do pedido de
averbao, sendo vedada a deduo fiscal dessas despesas quando incorridas em
perodo anterior a essa data.
Entretanto, como vimos, caso o pedido de registro do contrato perante o INPI
seja protocolado dentro de sessenta dias da data do contrato, o prazo inicial
poder retroagir at a data do contrato, sendo defensvel, em nossa opinio, a
remissibilidade e a dedutibilidade dos pagamentos desde essa data.
17 Veja-se o que dispe o art. 12 da Lei n. 4.131/62, e especialmente seu 3:
Art. 12. As somas das quantias devidas a ttulo de royalties pela explorao de
patentes de inveno, ou uso de marca de indstria e de comrcio e por
assistncia tcnica, cientfica, administrativa ou semelhante, podero ser
deduzidas, nas declaraes de renda, para efeito do art. 37 do Decreto n. 47.373,
de 7 de dezembro de 1959, at o limite mximo de 5% (cinco por cento) da
receita bruta do produto fabricado ou vendido.
(...)
3 As despesas de assistncia tcnica, cientfica, administrativa e semelhantes
somente podero ser deduzidas nos 5 (cinco) primeiros anos de funcionamento
da empresa ou da introduo de processo especial de produo, quando
demonstrada sua necessidade, podendo este prazo ser prorrogado at mais 5

(cinco) anos, por autorizao do Conselho da Superintendncia da Moeda e do


Crdito.
18 Estabelece o art. 594 do Cdigo Civil: Toda a espcie de servio ou trabalho
lcito, material ou imaterial, pode ser contratada mediante retribuio.
19 Desde a emisso do Ato Normativo n. 15/75, os contratos englobados no
conceito genrico de transferncia de tecnologia incluam o contrato de
licena para explorao de patente, o contrato de licena para uso de marca
ou propaganda, o contrato de fornecimento de tecnologia industrial, o
contrato de cooperao tcnico-industrial e o contrato de servios tcnicos
especializados.
20 Art. 354. As importncias pagas a pessoas jurdicas ou fsicas domiciliadas
no exterior a ttulo de assistncia tcnica, cientfica, administrativa ou
semelhante, quer fixas, quer como percentagem da receita ou do lucro, somente
podero ser deduzidas como despesas operacionais quando satisfizerem aos
seguintes requisitos (Lei n. 4.506, de 1964, art. 52):
I constarem de contrato registrado no Banco Central do Brasil;
II corresponderem a servios efetivamente prestados empresa atravs de
tcnicos, desenhos ou instrues enviadas ao Pas, ou estudos tcnicos realizados
no exterior por conta da empresa;
III o montante anual dos pagamentos no exceder ao limite fixado por ato do
Ministro de Estado da Fazenda, de conformidade com a legislao especfica.
1 As despesas de assistncia tcnica, cientfica, administrativa e semelhantes
somente podero ser deduzidas nos cinco primeiros anos de funcionamento da
empresa ou da introduo do processo especial de produo, quando
demonstrada sua necessidade, podendo esse prazo ser prorrogado at mais cinco
anos por autorizao do Conselho Monetrio Nacional (Lei n. 4.131, de 1962, art.
12, 3).
21 De fato, assim dispe o 3 do art. 355 do Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto n. 3.000/99):
Art. 355. (...)
3 A dedutibilidade das importncias pagas ou creditadas pelas pessoas
jurdicas, a ttulo de aluguis ou royalties pela explorao ou cesso de patentes
ou pelo uso ou cesso de marcas, bem como a ttulo de remunerao que
envolva transferncia de tecnologia (assistncia tcnica, cientfica, administrativa
ou semelhantes, projetos ou servios tcnicos especializados) somente ser
admitida a partir da averbao do respectivo ato ou contrato no Instituto Nacional
da Propriedade Industrial INPI, obedecidos o prazo e as condies da
averbao e, ainda, as demais prescries pertinentes, na forma da Lei n. 9.279,

de 14 de maio de 1996.
22 O Ato Normativo n. 60, emitido pelo INPI em 24-3-1982 (j revogado), trazia
uma lista exemplificativa de 12 tipos de servios tcnicos, entre os quais estudos
organizacionais, gerenciais, de pr-viabilidade e de viabilidade tcnica,
econmica e financeira, planejamentos, engenharia relativa a suprimentos,
instalao, montagem, inspeo ou superviso de montagem, testes de
desempenho e incio de operao de equipamentos e unidades industriais,
consultorias, percias, pesquisas, anlises laboratoriais, elaborao de sistemas e
programas de computadores etc.
Infelizmente este Ato Normativo acrescentou mais um elemento na confuso
terminolgica existente, ao definir servios tcnicos especializados como
compreendendo tanto servios tcnicos propriamente ditos quanto assistncia
tcnica.
23 At relativamente pouco tempo atrs, o stio do INPI continha uma relao de
atividades/servios dispensados de averbao por esse Instituto por no
caracterizarem transferncia de tecnologia, tais como: agenciamento de
compras, incluindo servios de logstica (suporte ao embarque, tarefas
administrativas relacionadas liberao alfandegria, etc.); beneficiamento de
produtos; homologao e certificao de qualidade de produtos brasileiros,
visando a exportao; consultoria na rea financeira; consultoria na rea
comercial; consultoria na rea jurdica; consultoria visando participao em
licitao; estudos de viabilidade econmica; servios de marketing; servios
realizados no exterior sem a presena de tcnicos da empresa brasileira e que
no gerassem quaisquer documentos e/ou relatrios; servios de manuteno de
software sem a vinda de tcnicos ao Brasil, prestados, por exemplo, atravs de
help-desk; licena de uso de software sem o fornecimento de documentao
completa, em especial o cdigo-fonte comentado, conforme o art. 11 da Lei n.
9.609/98; aquisio de cpia nica de software e distribuio de software.
Atualmente, entretanto, acessando-se o stio www.inpi.gov.br, Contrato de
Tecnologia, Tipos de Contratos, Prestao de Servios de Assistncia
Tcnica e Cientfica, j no encontramos mais a lista de contratos isentos de
averbao, mas simplesmente algumas orientaes, indicando serem
considerados como Contratos de Prestao de Servios de Assistncia Tcnica
aqueles que estipulam as condies de obteno de tcnicas, mtodos de
planejamento e programao, bem como pesquisas, estudos e projetos
destinados execuo ou prestao de servios especializados. So passveis de
registro no INPI os servios relacionados a atividade-fim da empresa, assim
como os servios prestados em equipamentos e/ou mquinas no exterior, quando
acompanhados por tcnico brasileiro e/ou quando gerarem qualquer tipo de
documento, como, por exemplo, relatrio. So registrados pelo INPI apenas os

contratos de assistncia tcnica em que o prestador de servios domiciliado


exterior. Assim sendo, os contratos internos e de exportao de servios
assistncia tcnica, cujo prestador de servio uma empresa domiciliada
Brasil, no so registrados no INPI (informaes obtidas em acesso ao stio
INPI em 10-12-2008).

no
de
no
do

24 A Circular n. 2.685/96 tinha uma redao tecnicamente criticvel, por ser


pouco clara. Dizia o item 22 do Captulo V (Servios Tcnicos Profissionais):
22. Podem os bancos credenciados dar curso a transferncias financeiras do e
para o exterior a ttulo de remunerao por servios tcnicos profissionais, desde
que no configurem transferncia de tecnologia, produo intelectual ou patente,
quando sujeitas a averbao pelo INPI, consoante a legislao em vigor.

4 CONTRATOS DE PESQUISA E CONTRATOS DE FRANQUIA

Juliana L. B. Viegas

Professora do programa de educao continuada e especializao em Direito


GVlaw, advogada em So Paulo.

4.1 Contratos de pesquisa


4.1.1 Caracterizao
Dentre os vrios tipos de contratos includos sob a denominao genrica
de contratos de transferncia de tecnologia encontra-se um tipo de contrato
que, at alguns anos atrs, no atraa a mesma ateno dedicada, por exemplo,
aos contratos de licenciamento de marcas e patentes, aos de fornecimento de
tecnologia e mesmo aos de servios tcnicos. Trata-se dos contratos de pesquisa
e desenvolvimento (P&D). Entretanto, desde a promulgao da Lei Federal da
Inovao (Lei n. 10.973, de 2-12-2004) e das vrias Leis Estaduais de Inovao,
este tipo de contrato passou a ser usado com mais frequncia, principalmente
entre universidades pblicas (atravs de seus institutos de cincia e tecnologia e
seus ncleos de informao tecnolgica) e empresas privadas, e merece um
estudo aprofundado. H inmeros tipos de contratos ou convnios de P&D, entre
os quais os de rateio de custos, ou, como so comumente denominados nos pases
de lngua inglesa, cost sharing agreements.
Os contratos de pesquisa so contratos atpicos, sem forma previamente
prescrita, pois variam enormemente os tipos de possveis acordos, convnios e
parcerias envolvendo atividades de P&D.
Podem consistir em contratos pelos quais uma empresa compromete-se
a compartilhar com vrias outras as despesas de custeio de um projeto de P&D
executado centralmente. Esta situao tipicamente encontrada em grupos

multinacionais, nos quais uma das empresas do grupo, ou a controladora,


encarrega-se de desenvolver tecnologia, aperfeioamentos e inovaes nos seus
produtos ou servios, os quais, uma vez testados, sero transmitidos a todas as
subsidirias do mesmo grupo empresarial, no mesmo pas ou ao redor do mundo.
Nesses casos, as subsidirias que podero vir a se beneficiar dessa tecnologia,
aperfeioamentos ou inovaes so chamadas a arcar com uma parcela dos
custos desse projeto. O valor do rateio tanto pode ser igual para todas as
participantes do projeto como pode ser diferenciado, levando-se em conta o
faturamento da subsidiria, o seu nmero de funcionrios, a estimativa de uso
que a subsidiria far da tecnologia possivelmente resultante do projeto de P&D,
ou por qualquer outro critrio, inclusive se for o caso a possvel limitao
legal remessa de divisas ao exterior. Qualquer que seja a forma de rateio, o
pagamento poder ser cobrado antecipadamente, com base em estimativa das
despesas necessrias para a manuteno do centro de P&D, ou, posteriormente,
com base nas despesas efetivamente incorridas1.
Um contrato de pesquisa pode ser, igualmente, um acordo entre uma
nica empresa (ou um grupo de empresas privadas), de um lado, e um centro de
P&D, ou uma Instituio Cientfica e Tecnolgica (ICT), ou uma universidade,
de outro, pelo qual a empresa (ou o grupo privado) encomenda uma determinada
pesquisa especfica para desenvolver um novo produto ou resolver um problema
tcnico. Pode ocorrer que uma universidade j previamente engajada em
determinada pesquisa faa um acordo de parceria com entidade privada
interessada em financiar essa tecnologia ainda em desenvolvimento (BHAKUNI,
2006, p. 62-64).
Evidentemente, no h possvel padronizao nestes tipos to variados de
acordos. importante que se chame a ateno, entretanto, para uma
caracterstica peculiar e comum a todos os contratos de pesquisa, que tm
influncia sobre a classificao dos pagamentos feitos e seu enquadramento
fiscal. Esta caracterstica reside no fato de que, ao contrrio dos pagamentos
feitos sob um contrato de fornecimento de tecnologia ou de licena de um bem
de propriedade industrial, o pagamento de custos de P&D no remunera
diretamente o valor de uma tecnologia j existente e avaliada, ou de uma licena
para uso ou explorao de um direito de propriedade industrial perfeitamente
definido. Ao contrrio, o subsdio a uma pesquisa destina-se a cobrir os custos de
um processo em andamento, de um esforo para obteno seja de um novo
produto, seja de um novo processo de fabricao, ou da aplicao industrial de
uma descoberta cientfica, ou de um possvel melhoramento em determinada
linha de produo, ou de qualquer aperfeioamento ou desenvolvimento tcnico.
A licenciada de um bem de propriedade industrial ou a adquirente de uma
tecnologia j existente sabe exatamente o que est licenciando ou adquirindo; j
a contratante de uma pesquisa no, pois o resultado da pesquisa tanto pode gerar

efetivamente um novo produto ou um melhoramento tcnico considervel, como


pode fracassar e no resultar em qualquer conhecimento aproveitvel. O
pagamento da pesquisa remunera ou subsidia os custos e despesas de uma
tentativa. da essncia do contrato de pesquisa, portanto, sua condio aleatria,
como bem expressa o art. 458 do Cdigo Civil:

Art. 458. Se o contrato for aleatrio, por dizer respeito a coisas


ou fatos futuros, cujo risco de no virem a existir um dos contratantes
assuma, ter o outro direito de receber integralmente o que lhe foi
prometido, desde que de sua parte no tenha havido dolo ou culpa, ainda
que nada do avenado venha a existir.

4.1.2 Brevssimo histrico de seu tratamento legal no Brasil


Ao definir os vrios tipos de contratos de transferncia de tecnologia, o
antigo Ato Normativo n. 15, de 11-9-1975, identificava como tpicos e averbveis
pelo INPI somente os seguintes tipos contratuais: licenas para explorao de
patentes; licena para uso de marca ou propaganda; fornecimento de tecnologia
industrial (que tinha por objeto a aquisio de conhecimentos e tcnicas no
amparados por direitos de propriedade industrial depositados ou concedidos no
pas, a serem aplicados na produo de bens de consumo ou de insumos em
geral); cooperao tcnico-industrial (que tinha por finalidade a aquisio de
conhecimentos, de tcnicas e de servios requeridos para a fabricao de
unidades e subunidades industriais, de mquinas, equipamentos, respectivos
componentes ou outros bens de capital, sob encomenda); e, finalmente, servios
tcnicos especializados (com o propsito de regular o planejamento, a
programao e a elaborao de estudos e projetos, bem como a execuo ou
prestao de servios, de carter especializado, de que necessita o sistema
produtivo do pas).
No se cogitava, na ocasio, de contratos especficos para
desenvolvimento de pesquisa, considerando-se que este tipo de contrato poderia
ficar includo entre os trs ou os dois ltimos citados no Ato Normativo n. 15/75.
Evidentemente, como nos contratos de pesquisa no h, de incio, qualquer venda
de produtos ou servios pelo receptor da tecnologia, no se pode prever
pagamento base de percentual sobre vendas, ou outro tipo de pagamento
varivel com base em vendas. Mas no caso do contrato do tipo cooperao
tcnico-industrial, o pagamento podia ser ou em bases variveis, conforme
estabelecido para os de tecnologia industrial, ou como preo fixo calculado na

base de custo mais margem fixa (cost plus fixed fee), excludas, neste caso,
quaisquer outras formas de pagamento baseadas em percentagens de receita ou
quantidade de produo. No contrato de servios tcnicos especializados, o
pagamento podia ser feito na base de custo demonstrado, forma de pagamento
apta, portanto, a atender ao conceito de contrato de pesquisa.
Em 27-10-1993, foi emitido o Ato Normativo n. 116, que dispunha
especificamente sobre a averbao de contratos de participao nos custos de
pesquisa e desenvolvimento tecnolgico, que estabelecessem fluxo de tecnologia
entre empresas domiciliadas no Pas e centros de pesquisa, ou empresas, com
capacidade de gerao de tecnologia, no Pas ou no exterior (inclusive entre
empresas com vinculao societria). O pagamento, nesse tipo de contrato,
poderia ser fixo ou varivel, ou uma combinao de ambos, observados os
limites impostos pela legislao e as especificidades de cada caso, e, em
contrapartida, a receptora teria direito a receber todos os resultados das pesquisas
que tivesse patrocinado, inclusive licena plena das eventuais patentes geradas
pela pesquisa, livre de royalties.
O Ato Normativo n. 116/93 foi expressamente revogado pelo Ato
Normativo n. 135, de 15-4-1997, que determina, em seu item 2:

2. O INPI averbar ou registrar, conforme o caso, os contratos


que impliquem transferncia de tecnologia, assim entendidos os de
licena de direitos (explorao de patentes ou uso de marcas) e os de
aquisio de conhecimentos tecnolgicos (fornecimento de tecnologia e
prestao de servios de assistncia tcnica e cientfica) e os contratos
de franquia.

Houve, pois, aparentemente, uma eliminao do conceito de contrato de


pesquisa do rol dos instrumentos aptos a serem averbados ou registrados pelo
INPI. Entretanto, parece evidente que um contrato de pesquisa uma espcie do
gnero contratos de aquisio de conhecimentos tecnolgicos, e que, portanto,
os contratos de pesquisa devem poder continuar a ser reconhecidos e registrados
pelo INPI, mesmo que no haja meno expressa aos mesmos no Ato
Normativo n. 135/97.
A importncia de ser estimulada a atividade de pesquisa e
desenvolvimento tecnolgico no Brasil foi reconhecida, no Congresso Nacional,
desde 2002, quando o Senador Roberto Freire apresentou o primeiro Projeto de
Lei (n. 7.282) de incentivos inovao tecnolgica. Aps vrias emendas e
substituies, finalmente foi promulgada a Lei n. 10.973, de 2-12-2004 (a

chamada Lei da Inovao), regulamentada pelo Decreto n. 5.563, de 11-102005, seguida pela Lei n. 11.196, de 21-11-2005 (resultado da chamada MP do
Bem), que outorga incentivos fiscais inovao. Espera-se que, com o devido
tempo, estas leis surtam o efeito de incrementar o processo de P&D e o
intercmbio tecnolgico entre universidades e suas ICTs e empresas privadas,
como ocorreu, nos Estados Unidos, aps a aprovao do Bayh-Dole Act em
19802. Os primeiros resultados j se fazem sentir, com os sucessos alcanados
em muito pouco tempo pela Inova, a agncia de licenciamentos da Universidade
de Campinas Unicamp (GIORGIO, 2006, p. 90). As vrias possibilidades de
acordos visando o estmulo de P&D institudas pela Lei da Inovao federal e
pelas vrias Leis de Inovao estaduais, combinadas com os incentivos fiscais da
Lei do Bem, causaram no s um aumento no nmero de contratos de P&D e
de cost sharing, mas fizeram com que esse tipo de contrato de P&D passasse a
adquirir maior relevncia e a despertar maior interesse.
4.1.3 Breves comentrios sobre a Lei da Inovao e os contratos nela
previstos
A Lei da Inovao federal contempla uma gama de relacionamentos
entre empresas privadas e entidades pblicas, com diferentes graus de
envolvimento entre elas, resultando em vrios tipos diferentes de contratos, todos
ligados, de uma forma ou de outra, a atividades de P&D. Tentando sistematizar a
matria, para tornar mais compreensveis os vrios nveis de relacionamentos
entre entidades pblicas e privadas, previstos na Lei da Inovao, podemos
gradu-los desde os nveis de envolvimento mais simples (como a mera
disponibilizao de laboratrios, equipamentos etc.), at os nveis de
envolvimento mais complexos, como a participao societria.
4.1.3.1 Locao de instalaes
Um primeiro nvel de relacionamento, relativamente simples, aquele
que prev o mero acesso de empresas privadas a instalaes, laboratrios,
equipamentos, instrumentos, materiais e outros recursos das ICTs, sem que estas
prestem quaisquer servios ou participem das atividades de P&D da contratante.
Este tipo de acordo o previsto no art. 4 da Lei da Inovao, que permite s
ICTs compartilhar ou autorizar o uso de seus laboratrios, equipamentos,
instrumentos, materiais e instalaes, mediante remunerao3.
O art. 4 da Lei da Inovao trata de duas hipteses diferentes. A
primeira contempla especificamente as atividades das incubadoras, permitindo
que somente microempresas e empresas de pequeno porte voltadas inovao

compartilhem dos laboratrios, dos equipamentos, dos instrumentos, dos materiais


(mesmo aqueles que se esgotem com o uso) e das instalaes das ICTs. Este uso,
portanto, simultneo ao uso que deles faz a prpria ICT. A segunda hiptese
de uso no simultneo, como, por exemplo, no caso em que a ICT usa seus
laboratrios e instalaes durante o dia e os loca durante a noite, ou loca
capacidade ociosa. Esta segunda hiptese pode ser utilizada por qualquer
empresa nacional (mesmo que no seja micro ou de pequeno porte), e por
organizaes de pesquisa, de direito privado e sem fins lucrativos (e, como a Lei
no exige que estas sejam brasileiras, em princpio podem ser at estrangeiras).
Estas duas hipteses devem ser reguladas pelo rgo mximo da ICT
(possivelmente, na prtica, pelo seu Ncleo de Inovao Tecnolgica NIT)
devendo ser assegurados os princpios administrativos de legalidade,
impessoalidade (nos termos do pargrafo nico do art. 4 igualdade de
oportunidades), moralidade e publicidade 4. No h na Lei da Inovao, nem
em seu regulamento, instrues especficas sobre como deve ser feita a
publicidade destas oportunidades, podendo ser, portanto, por meio de folhetos
informativos, pelo stio na Internet ou por qualquer outro meio acessvel pelos
interessados.
Nas duas hipteses contempladas pelo art. 4 pode haver uma
combinao de um contrato de locao (o uso sempre mediante pagamento e
por prazo determinado), com um contrato de compra e venda de materiais
fungveis. Na elaborao destes contratos, portanto, devem ser levados em
considerao os artigos do Cdigo Civil eventualmente aplicveis, relativos a
locao de coisas (arts. 565 a 578) e relativos a compra e venda (arts. 481 a 504).
Em todos os casos, extremo cuidado deve ser exercido pelas partes envolvidas
nesse relacionamento quanto confidencialidade das informaes relativas s
pesquisas empreendidas e com a segurana dos materiais, dados, equipamentos,
instrumentos e quaisquer outros insumos usados ou compartilhados.
Como, nestes casos, no h envolvimento direto da ICT no
desenvolvimento da prpria pesquisa, no h qualquer obrigatoriedade de
compartilhamento dos resultados da pesquisa entre a locadora e a ICT.
4.1.3.2 Concesso de recursos
Um segundo tipo de acordo ou convnio, descrito no art. 19 da Lei da
Inovao, j um pouco mais complexo, pois implica um envolvimento maior
por parte da ICT. Prev o art. 19 no s o acesso da empresa privada nacional,
ou de entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos, s instalaes,
laboratrios, equipamentos e demais materiais da ICT, mas tambm a concesso
de recursos financeiros, humanos, materiais ou de infraestrutura para o

desenvolvimento de produtos ou processos inovadores por empresas nacionais,


que atendam s prioridades da poltica industrial e tecnolgica nacional5. Esta
disponibilizao de recursos pode dar-se de trs formas:
a) Mediante subvenes econmicas (isto , dotaes ou transferncias
de fundos pblicos para cobrir despesas de empresas privadas de carter
industrial, comercial, agrcola ou pastoril). Quando este financiamento tomar a
forma de subveno econmica, exige a lei que haja uma contrapartida pela
empresa beneficiria, em condies que no se encontram especificadas nem na
lei nem em seu regulamento6. Essa contrapartida, pois, dever ser estabelecida
ou desde o incio, nos respectivos acordos entre as partes, ou posteriormente, em
instrumentos de ajuste especficos. A contrapartida poder ser, uma
cotitularidade no resultado da P&D. Independentemente da forma de que se
revista a contrapartida, dever ser ela proporcional ao montante da subveno
em comparao aos recursos aportados pela empresa ou entidade privada,
prioridade e importncia do projeto e ao risco assumido pelas partes.
b) Mediante financiamentos, que devem ser outorgados pelas agncias
de fomento; neste caso, evidentemente no h contrapartida pois o
financiamento deve ser pago.
c) Mediante participao societria, que j implica um nvel muito
maior de complexidade no relacionamento entre as partes (vide comentrios
adiante). No h definio na Lei da Inovao sobre se esta participao
societria dever ser minoritria, ou qualquer outro detalhe. A prpria Lei da
Inovao prev, no art. 5, um outro tipo de participao societria, esta
necessariamente minoritria, em Sociedades de Propsito Especfico (SPE), que
podem ser empresas privadas. Portanto, a participao societria de que trata
este art. 19 (que no se confunde com a do art. 5), em princpio, no tem
limitao, e pode ser em qualquer empresa nacional.
Note-se que:
(i) Este incentivo s se aplica a produtos e processos inovadores, no
estando prevista, pois, sua aplicabilidade a inovaes em matria de servios.
(ii) O incentivo s se destina a P&D que atenda s prioridades da poltica
industrial e tecnolgica nacional. A regulamentao da Lei da Inovao (Decreto
n. 5.563, de 11-10-2005) tambm no define quais sejam essas prioridades, que
devero ser periodicamente fixadas pelos Ministrios da Cincia e Tecnologia e
do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior ( 1 do art. 20 do Decreto n.
5.563/2005).
(iii) Apesar de o art. 19 permitir o uso de infraestrutura das ICTs, no
se trata, aqui, de contrato de aluguel, como visto no item 4.1.3.1 acima. O
regulamento da Lei da Inovao exige, no caso de uso da infraestrutura e de

materiais, um termo prprio e um projeto de cooperao.


(iv) Os arts. 4 e 19 da Lei da Inovao fazem meno a empresa
nacional, que, como j vimos em captulo anterior, simplesmente a sociedade
organizada de conformidade com a lei brasileira e que tenha no Brasil a sede de
sua administrao (conforme art. 1.126 do Cdigo Civil), independentemente de
ter ou no participao estrangeira no seu capital. Ambos os arts., 4 e 19, exigem
que as empresas privadas envolvidas nesses relacionamentos com as ICTs sejam
voltadas para atividades de pesquisa, o que pode gerar questionamento sobre se
devem elas ser exclusivamente dedicadas a pesquisas, ou se podem combinar
atividades de pesquisas com outras atividades como produo de bens e servios
para fins comerciais. Parece-me que, com relao s empresas privadas, a
segunda hiptese mais racional; j com relao s entidades nacionais de
direito privado sem fins lucrativos, evidentemente devem ser dedicadas a P&D,
excludas quaisquer atividades comerciais.
4.1.3.3 Prestao de servios
Um terceiro degrau de complexidade no relacionamento entre
entidades pblicas e empresas privadas em projetos de P&D encontrado na
hiptese prevista no art. 8 da Lei da Inovao, que trata da prestao de servios
de P&D por parte da ICT, havendo, pois, um envolvimento bem maior desta no
prprio processo de P&D, e no somente na alocao de recursos7. Nesta
hiptese, pressupe-se que esses servios sejam remunerados8.
A Lei da Inovao tambm no exige, na hiptese coberta pelo art. 8, o
compartilhamento dos resultados da pesquisa. De fato, o tipo de contrato coberto
pelo art. 8 da Lei da Inovao de servios, isto , a instituio contratada
para, sob regime de encomenda ou terceirizao (outsourcing), prestar
determinado servio relativo a P&D (tais como testes, validaes etc.), ou
empreender determinada pesquisa cientfica ou tecnolgica. Portanto, coerente
que no haja, neste caso, rateio da titularidade dos resultados obtidos. A
contraprestao a remunerao paga pelos servios prestados, e o resultado
integralmente do contratante, conforme os arts. 88, 92 e 93 da Lei de
Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/96).
Algumas indagaes surgem da leitura do art. 8:
(i) H limitao quanto ao tipo de servio coberto por esta hiptese? A
Lei no contm qualquer limitao expressa, mas os servios tm que ser
compatveis com os objetivos da Lei, isto , atividades voltadas inovao e
pesquisa cientfica e tecnolgica no ambiente produtivo, e tm que ser aprovados
pelo rgo ou autoridade mxima da ICT. A natureza do contrato pode ser de

empreitada (isto , a prestao de um servio definido), ou aleatrio (de


pesquisa, sem garantia de resultado).
(ii) Quem poder beneficiar-se desta hiptese de relacionamento? A Lei
da Inovao menciona instituies pblicas ou privadas, conceito amplo que
inclui no s entidades sem fins lucrativos como todas as pessoas jurdicas,
nacionais e estrangeiras.
Neste tipo de contrato, importante prever a obrigao de
confidencialidade por parte da ICT e dos pesquisadores ou servidores envolvidos
na prestao do servio, mesmo havendo previso na Lei da Inovao quanto ao
sigilo que deve ser mantido pelos servidores das ICTs9.
Em sentido contrrio, o art. 20 da Lei da Inovao prev que rgos ou
entidades da administrao pblica possam contratar entidades privadas
(empresas nacionais ou estrangeiras e entidades nacionais de direito privado
sem fins lucrativos, voltadas para atividades de P&D, de reconhecida
capacitao tecnolgica no setor) para atividades de P&D que envolvam riscos
tecnolgicos10. Trata-se, pois, de terceirizao inversa, isto , uso do poder de
compras do Estado para estimular programas de P&D. Trata-se de contrato
aleatrio, isto , sem garantia de resultado, mas a redao do 3 do art. 20
suscita dvida, no sentido de que, se os pagamentos dependem do resultado
obtido, esta condio afastaria a aplicao do art. 458 do Cdigo Civil? Pareceme, porm, ser mais razovel a interpretao de que o 3 indica somente que os
pagamentos devero ser feitos com base em milestones ou etapas de
desenvolvimento da pesquisa.
De qualquer forma, nestes casos, a contratante, em princpio, torna-se a
titular do resultado da P&D. Este tipo de contratao fica sujeito a processo
licitatrio, exceto nos casos autorizados expressamente em lei, de
dispensabilidade e inexigibilidade de licitao.
4.1.3.4 Formao de parcerias
Um nvel muito superior de envolvimento o da formao de parcerias
entre ICTs e empresas privadas, conforme previsto no art. 9 da Lei da
Inovao11. Estes contratos de parceria so de natureza bastante complexa, pois
na hiptese de parceria, ao contrrio das hipteses anteriores, a Lei da Inovao
exige que seja definida em contrato a alocao no s da titularidade da
propriedade intelectual gerada pela pesquisa, mas tambm da participao nos
resultados da explorao dos bens resultantes dessa parceria ( 2 e 3 do art. 9
da Lei da Inovao).
A redao dos 2 e 3 do art. 9 gera uma certa perplexidade inicial.

De fato, o 2 estabelece que as partes devero prever, em contrato, a


titularidade da propriedade intelectual e a participao nos resultados da
explorao. J o 3 determina que a propriedade intelectual e a participao
nos resultados (...) sero asseguradas, desde que previsto no contrato, na
proporo equivalente ao montante do valor agregado do conhecimento j
existente no incio da parceria e dos recursos humanos, financeiros e materiais
alocados pelas partes contratantes. As expresses devero prever e desde que
previsto parecem incongruentes. A interpretao que me parece mais
defensvel a de que, de acordo com o 2, os contratos devero de fato prever
em qual proporo a titularidade dos bens gerados pela P&D e a participao nos
resultados devero ser repartidas entre as partes. J o 3 traz uma sugesto de
frmula de repartio de titularidade e de resultados, sendo as partes livres para
determinar no contrato uma frmula diferente de repartio de titularidade e de
resultados. Entretanto, a redao destes dois pargrafos deixa a desejar quanto a
clareza.
A frmula sugerida pelo 3 indica que a diviso da propriedade e dos
resultados financeiros da explorao dever manter proporo (a) com o
montante do valor agregado do conhecimento j existente, em cada uma das
partes contratuais, no incio da parceria, e (b) com o valor dos recursos humanos,
financeiros e materiais aportados pelas partes. Os recursos humanos, financeiros
e materiais trazidos pelas partes aps o incio do programa de pesquisa parecem
relativamente fceis de avaliar, mas o valor do conhecimento preexistente em
cada uma das partes no de fcil determinao. Esta frmula legal obriga as
partes de um contrato de parceria a avaliarem, antes da assinatura do contrato, a
tecnologia e os conhecimentos relevantes pesquisa a ser iniciada, que sero
aportados pelas partes12. A avaliao de bens imateriais, como o
conhecimento, complexa, e pode ser efetuada por vrios mtodos diferentes.
Nenhum desses mtodos tem a aprovao, a priori, do Tribunal de Contas da
Unio (TCU), que dever, em ltima anlise, validar as contas da ICT. O risco,
pois, grande de questionamentos futuros. Esse aporte de conhecimento e de
recursos no se confunde com aporte de capital, pois nesta alternativa do art. 9
no se forma uma sociedade entre as partes, mas simples parceria, cuja
natureza jurdica pode ser comparada de um consrcio.
Tal como nos outros tipos contratuais previstos na Lei da Inovao, esta
parceria do art. 9 tambm suscita alguns questionamentos. A parte final do 2
assegura a todos os signatrios do contrato o direito ao licenciamento dos bens de
propriedade industrial ou intelectual que resultarem do processo de P&D
empreendido pela parceria. primeira leitura, parece que tal licenciamento se
refere a uma autorizao para que as prprias partes contratuais usem do bem
resultante da pesquisa. Conforme tivemos ocasio de comentar no segundo

captulo deste livro, a cotitularidade de bens de propriedade industrial guarda


analogias com o condomnio, e, segundo o art. 1.314 do Cdigo Civil, cada
condmino pode usar da coisa conforme sua destinao. A aplicar-se,
analogicamente, esta regra, no haveria necessidade de prever, na Lei da
Inovao, que cada uma das partes pode fazer uso do bem mediante
licenciamento, pois a figura no seria propriamente de licenciamento, mas de
uso pelo prprio titular. Se, por outro lado, a meno a licenciamento referir-se
a licenciamento a terceiros, alheios relao contratual, ento convm
novamente lembrar da norma contida no pargrafo nico do art. 1.314 do Cdigo
Civil, pela qual nenhum dos condminos pode dar posse, uso ou gozo a
estranhos, sem o consenso dos outros.
Para evitar qualquer dvida futura, prudente, neste tipo de contrato,
prever claramente os direitos e as eventuais restries quanto ao uso e quanto ao
licenciamento a terceiros dos bens resultantes da pesquisa.
A cotitularidade de bens de propriedade industrial entre ICTs e entidades
privadas muito problemtica. De fato, os interesses e as estratgias das partes
so completamente diferentes e potencialmente conflitantes, e a sujeio da ICT
ao controle do TCU torna o relacionamento ainda mais difcil.
Entretanto, apesar de todos os potenciais problemas, o tipo de contrato
previsto no art. 9 da Lei da Inovao o relacionamento mais favorecido pelas
ICTs e pelas universidades.
4.1.3.5 Participao societria
Finalmente, o mais alto grau de envolvimento possvel entre ICTs e
empresas privadas representado pela participao societria direta das ICTs ou
outras entidades governamentais em empresas de base tecnolgica. Essa
participao no capital social pode se dar de forma obrigatoriamente minoritria,
ou no.
O art. 5 da Lei da Inovao autoriza a Unio e suas entidades
(principalmente as ICTs) a participarem minoritariamente do capital de
sociedades de propsito especfico (SPEs), cujo objeto seja o desenvolvimento
de projetos cientficos ou tecnolgicos para obteno de produtos ou processos
inovadores (mais uma vez, no esto contemplados projetos de P&D para o
ramo de servios). Esta alternativa de incentivo a P&D mediante aporte de
capital criada pelo art. 5 traz, para a receptora do investimento, a inegvel
vantagem de receber fundos a ttulo de capital, no sujeitos, pois, a devoluo
como os de um emprstimo; mas acarreta, por outro lado, a desvantagem
representada pelo fato de que, uma vez que a SPE detenha uma participao
mesmo que necessariamente minoritria da Unio ou de suas entidades, ter
ela se transformado em sociedade de economia mista, com todo o nus da

burocracia envolvida.
Nesta hiptese, considerando que h participao no capital da SPE por
parte do governo, a lei predetermina a alocao dos direitos de propriedade
intelectual resultantes do projeto, nos seguintes termos:

Art. 5 Ficam a Unio e as suas entidades autorizadas a


participar minoritariamente do capital de empresa privada de propsito
especfico que vise ao desenvolvimento de projetos cientficos ou
tecnolgicos para obteno de produto ou processo inovadores.
Pargrafo nico. A propriedade intelectual sobre os resultados
obtidos pertencer s instituies detentoras do capital social, na
proporo da respectiva participao.

O pargrafo nico deste art. 5 causa perplexidade e pode ser criticado


por duas razes. A primeira que a titularidade originria natural da propriedade
intelectual resultante da pesquisa (assim financiada pela Unio ou por suas
entidades) deveria ser da prpria empresa que a desenvolveu, e no de suas
quotistas ou acionistas, detentoras de seu capital social13. No entanto, pelo
sistema criado pelo referido pargrafo nico do art. 5, essa titularidade originria
, por determinao legal, concedida aos detentores do capital social da SPE.
Considerando que os quotistas ou acionistas da SPE j faro jus na proporo
de suas quotas ou participaes no capital da sociedade aos lucros que podero
ser gerados por ela, no haveria, em princpio, razo para exigir que a
propriedade dos bens que serviro para gerar essa lucratividade seja
obrigatoriamente atribuda aos quotistas ou acionistas. A segunda que a
cotitularidade de bens de propriedade intelectual entre a Unio (ou suas
entidades) e uma ou mais empresas privadas pode criar futuros atritos, em vista
dos diferentes propsitos, prioridades e estratgias das cotitulares. Nas palavras
de Elisabeth Fekete (2006, p. 76),

na relao entre a Unio e uma empresa do setor privado, portanto, a


titularidade ser simultaneamente da Unio, minoritariamente, e da
empresa privada de P&D. Haver copropriedade entre a Unio e a
empresa privada, o que, na opinio de especialista, dificilmente
funcionar de maneira simples e fluida, pois a copropriedade gera
dificuldades de administrao, sobretudo quando o bem comum um
direito de propriedade intelectual.

interessante notar que, na outra hiptese em que a lei autoriza a


participao da Unio no capital de empresa privada de P&D, prevista no 2 do
art. 19, no existe obrigatoriedade de que essa participao seja minoritria
(podendo ser, portanto, at majoritria), e, ainda assim, no existe uma pralocao dos direitos de propriedade intelectual resultantes dessa participao.
De fato, o art. 19 e seus pargrafos somente exigem que a concesso de recursos
(que, como vimos, pode tomar a forma de participao societria) seja
precedida de aprovao de projeto pelo rgo ou entidade concedente. Nenhuma
exigncia se faz, no art. 19, de participao da Unio, ICTs ou outras entidades
financiadoras, na propriedade dos bens intelectuais derivados da pesquisa ou na
repartio dos benefcios dela decorrentes. Essas entidades, participantes do
capital social da empresa de pesquisa, j se beneficiaro da repartio dos lucros
ou dividendos gerados por ela ou da valorizao de suas participaes societrias.
Esta sistemtica, mais flexvel, adotada pelo art. 19 representa uma forma
diferente de estimular a gerao de inovao tecnolgica, mediante um tipo de
interveno do Estado que no representa propriamente um contrato de pesquisa,
mas sim um acordo de suporte para o processo de P&D empreendido pela
empresa privada. No caso do art. 19, esse tipo de concesso de recursos
financeiros por meio de participao societria somente pode ser concretizado
quando o processo de P&D atender s prioridades da poltica industrial e
tecnolgica nacional.
Note-se que, nestes casos de participao societria nas entidades
dedicadas a P&D, o nvel de complexidade legal e burocrtica muito maior.
De fato, somente por lei especfica poder ser criada autarquia e autorizada a
instituio de empresa pblica, de sociedade de economia mista e de fundao,
cabendo a lei complementar, neste ltimo caso, definir as reas de sua atuao
(Constituio Federal, art. 37, XIX redao dada pela Emenda Constitucional n.
19, de 1998).
Igualmente, estabelece a Constituio Federal, no art. 37, XX, que
depende de autorizao legislativa, em cada caso, a criao de subsidirias das
entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participao de qualquer
delas em empresa privada.
4.1.3.6 Licenciamento por parte da ICT
Alm desses diferentes graus de possvel envolvimento ou apoio da
Unio e suas entidades no processo de P&D de empresas privadas, a Lei da
Inovao tambm trata de outro tipo de contrato, este derivado de um processo
autctone de pesquisa por parte das ICTs. Como j mencionado anteriormente,

no se devem confundir os vrios tipos de acordos relativos pesquisa cientfica


e tecnolgica no ambiente produtivo isto , os contratos de P&D propriamente
ditos, cujo objeto tecnologia em desenvolvimento, ainda no existente com os
acordos relativos transferncia de tecnologia, que se referem a bens de
propriedade industrial j existentes ou a tecnologia j desenvolvida. O primeiro
caso tratado mediante os contratos, parcerias e acordos descritos acima. J o
segundo caso tratado no art. 6 e seus pargrafos da Lei da Inovao14. O art.
6 orienta a negociao de contratos de transferncia de tecnologia (lato sensu)
entre ICTs e quaisquer interessados em explorar os bens de propriedade
intelectual desenvolvidos pela ICT, sendo que, havendo clusula de exclusividade
(em qualquer de suas modalidades), a negociao deve ser precedida de edital.
A publicao de edital no necessria em caso de licenas outorgadas sem
carter de exclusividade; alis, tecnologia considerada de relevante interesse
pblico s poder ser licenciada em base no exclusiva.
Na outra mo de direo, estabelece o art. 7 da Lei da Inovao que a
ICT poder obter o direito de uso ou de explorao de criao protegida. Ao
usar a expresso protegida, esta hiptese parece referir-se somente a criaes
objeto de proteo patentria; porm parece razovel incluir nessa permisso
tambm a aquisio de tecnologia no patenteada.
Assim como em relao aos demais tipos contratuais previstos na Lei da
Inovao, no se pode dispensar, nas hipteses dos arts. 6 e 7, a aplicao dos
princpios do art. 37 (caput) da Constituio Federal (legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade).
Alm das disposies especficas acima mencionadas, a redao dos
contratos de transferncia de tecnologia e de licenciamento celebrados por ICTs
devero observar os mesmos cuidados e precaues apontados nos captulos
anteriores com relao a licenciamentos de marcas, patentes e fornecimento de
tecnologia. Deve-se levar em considerao, entretanto, o fato de que esses
contratos decorrentes da Lei da Inovao ficam sujeitos s normas e restries
do direito administrativo.
4.1.4 Caracterizao dos pagamentos sob contratos de pesquisa e seu
enquadramento tributrio
A caracterizao correta dos pagamentos feitos sob um contrato de
pesquisa e de cost sharing, nos contratos entre empresas privadas, essencial
para que a despesa decorrente desse tipo de contrato possa ter o tratamento fiscal
adequado.
A Lei n. 11.196/2005 consolida, nos arts. 17 a 26, uma srie de incentivos
fiscais inovao, antes esparsos em outras leis, como a Lei n. 8.661, de 2-6-

1993 (que tinha institudo os Programas de Desenvolvimento Tecnolgico


Industrial e Agropecurio, os PDTI e PDTA), e a Lei n. 10.637, de 30-12-2002 (a
chamada minirreforma tributria). Alm disso, a Lei n. 11.196/2005 criou
alguns incentivos novos aplicveis inovao tecnolgica. Todos os incentivos
inovao tecnolgica da Lei n. 11.196/2005 foram regulamentados pelo Decreto
n. 5.798, de 7-6-2006. Mais recentemente, em 15-6-2007 foi sancionada a Lei n.
11.487, que altera a Lei n. 11.196/2005, e inclui outro incentivo inovao
tecnolgica e modifica as regras relativas amortizao acelerada para
investimentos vinculados a P&D.
Considerando que tanto a legislao do Imposto de Renda (art. 74 e seus
pargrafos da Lei n. 3.470, de 28-11-1958, e arts. 52 e 71 da Lei n. 4.506, de 3011-1964) como a legislao cambial (art. 12 da Lei n. 4.131, de 3-9-1962)
limitam a deduo, para fins de apurao do lucro tributvel, das quantias pagas
a ttulo de royalties pela licena de marcas e patentes e a ttulo de remunerao
por fornecimento de tecnologia e por assistncia tcnica, cientfica,
administrativa ou semelhante, a um mximo de 5% da receita lquida dos
produtos fabricados e vendidos, evidente que esta forma de dedutibilidade fiscal
no se aplica aos contratos de pesquisa, j que, pela prpria natureza do contrato,
no h durante o prazo da pesquisa receita de venda de produtos que
incorporem a tecnologia em desenvolvimento. Portanto, os pagamentos feitos sob
um contrato de pesquisa no podem ser classificados quer como royalties
tradicionais, quer como remunerao por fornecimento de tecnologia ou
assistncia tcnica, cientfica, administrativa ou semelhante 15.
Esta constatao j elimina a possibilidade de aplicao do disposto no
3 do art. 17 da Lei n. 11.196/200516. Por outro lado, o art. 22, II, da referida lei
estabelece:

Art. 22. Os dispndios e pagamentos de que tratam os arts. 17 a


20 desta Lei:
(...)
II somente podero ser deduzidos se pagos a pessoas fsicas ou
jurdicas residentes e domiciliadas no Pas, ressalvados os mencionados
nos incisos V e VI do caput do art. 17 desta Lei. [Os incisos V e VI do
caput do art. 17 tratam de um possvel crdito do IRF sobre roy alties
pagos ao exterior, utilizvel em certas circunstncias, e da reduo a zero
da alquota do IRF sobre pagamentos para registro e manuteno de
marcas, patentes e cultivares no exterior] (grifos e observao entre
colchetes nossos).

Portanto, somente pagamentos por P&D feitos no Brasil podem ser


dedutveis para fins de Imposto de Renda. Nada na referida lei impede,
entretanto, que os pagamentos relativos a programas de P&D, remetidos ao
exterior (pressupondo-se, para isto, que os necessrios registros tenham sido
obtidos do INPI e do Banco Central), sejam lanados como ativo diferido, e,
posteriormente, caso a pesquisa gere frutos, isto , tecnologia industrialmente
aproveitvel, sejam amortizados nos termos da legislao do Imposto de Renda.
Uma questo que se coloca se o benefcio da amortizao acelerada, tratado no
inciso IV do art. 17 da Lei n. 11.196/ 2005 (limitado somente a aquisio de bens
intangveis), bem como o benefcio da amortizao de saldos no ano em que se
conclui a pesquisa, tratado no art. 20 da Lei n. 11.196/2005 (para as despesas
expressamente ali descritas), estariam tambm vedados quando os pagamentos
so feitos ao exterior. A pergunta se coloca, pois o art. 22, II, da Lei n.
11.196/2005 prescreve que somente podero ser deduzidos os montantes pagos a
residentes e domiciliados no Pas, no deixando claro se essa vedao tambm se
aplica amortizao de despesas remetidas ao exterior. Parece-nos, entretanto,
que a vedao se estende tambm amortizao incentivada pela Lei n.
11.196/2005, j que a amortizao das despesas no deixa de ser modalidade de
deduo, nada impedindo, entretanto, que as despesas enviadas ao exterior em
contratos de cost sharing sejam objeto de amortizao normal17.
4.1.5 Estrutura e clusulas tpicas de contratos de pesquisa
Os contratos de pesquisa no deixam de guardar alguma similaridade
com outros contratos na rea de propriedade industrial e tecnologia. Algumas das
observaes feitas nos captulos anteriores a respeito de clusulas especficas
desses contratos so aplicveis igualmente aos contratos de pesquisa. Como j
dito anteriormente, no h padronizao possvel nos contratos de pesquisa. Cada
caso dever gerar um contrato especfico. As observaes abaixo, portanto,
serviro meramente como possvel guia geral, a ser adaptado s circunstncias
particulares de cada projeto.
Como recomendao preliminar, o advogado redator de um contrato de
pesquisa dever ter conhecimento da Lei da Inovao, e das demais leis de
estmulo a P&D existentes nas esferas estaduais e municipais aplicveis em
decorrncia do domiclio das partes, e dos possveis incentivos fiscais
disponveis18. Dever, igualmente, ter conhecimento das disposies aplicveis
do direito administrativo e clara noo sobre as exigncias regulatrias
aplicveis, como, por exemplo, (a) a necessidade ou no de publicao de edital

prvio, providncia que exigida no caso de contrato de licena exclusiva de


bem imaterial resultante de pesquisa desenvolvida por Instituio Cientfica e
Tecnolgica (ICT), (b) bem como a necessidade de submeter o contrato a
registro por parte do INPI. Caso o contrato seja estruturado como contrato de
P&D com fornecimento de tecnologia ou de assistncia tcnica com empresa
estrangeira, dever este ser registrado perante o INPI e perante o Banco Central.
Tendo em vista o tratamento mais benfico outorgado aos contratos de mera
prestao de servios de carter profissional mesmo que assinados com
entidade estrangeira , que ficam isentos de registro tanto perante o INPI como
perante o Banco Central, pode-se ter a tentao de estruturar os contratos de cost
sharing como contratos de servios profissionais ou de consultoria. Entretanto, a
condio para que tais contratos fiquem isentos daqueles registros de que no
haja qualquer fornecimento de tecnologia, transferncia de conhecimentos ou
licenciamento de propriedade industrial como decorrncia do contrato, condio
que dificilmente pode ser cumprida por um contrato de P&D.
4.1.5.1 Das partes
As observaes feitas no segundo captulo, relativas qualificao das
partes, aplicam-se, no que couber, aos contratos de pesquisa. Nos contratos de
pesquisa com universidades ou instituies de pesquisa pertencentes s esferas
federal, estadual ou municipal, necessrio examinar os respectivos estatutos e
legislao de regncia, para inteirar-se das possveis restries ou exigncias
legais aplicveis.
4.1.5.2 Definies
Como j mencionado anteriormente, definies podem ser muito teis
para esclarecer e uniformizar o sentido de termos usados ao longo de todo o
contrato. As definies de produto, tecnologia, pesquisa e similares devem
merecer toda a ateno do advogado redator do contrato, e devem evitar ser
vagas ou abrangentes demais.
4.1.5.3 Do objeto
Em um contrato de pesquisa, a clusula de objeto a mais importante, e
deve ser detalhada e completa, contendo as metas a serem alcanadas, a
tecnologia a ser desenvolvida, as etapas do processo, as vrias fases de execuo,
o plano de trabalho e de atividades, o cronograma do desenvolvimento do
projeto, e semelhantes.
Um instituto de pesquisas pode ser contratado para desenvolver uma

srie de projetos de P&D, caso em que pode ser mais conveniente descrever o
objeto de cada pesquisa em anexos contratuais, que, por sua vez, devero conter
toda a descrio do projeto em particular, e mais o cronograma financeiro
daquele projeto, o respectivo prazo, plano de trabalho, etapas, durao prevista
etc.
4.1.5.4 Da clusula de pagamentos
A definio dos recursos financeiros e do respectivo plano de aplicao
deve ser bem detalhada. Alm da especificao da forma de pagamento (que
pode ser por preo preestabelecido, por custo estimado, por hora tcnica dos
pesquisadores envolvidos, ou por outro mtodo), a clusula deve prever o
cronograma de desembolsos, que pode ser por perodos definidos (semanal,
quinzenal, mensal etc.) ou por resultados apresentados, ou por etapas do projeto,
ou contra-apresentao de relatrios tcnicos.
Na hiptese de contrato de cost sharing, em que vrias empresas (em
geral do mesmo grupo econmico, mas no necessariamente) compartilham
entre si as despesas de uma mesma pesquisa desenvolvida centralmente para
benefcio de todas, convm estabelecer de forma transparente quais so os
critrios usados no rateio de custos, caso esse rateio no seja igual para todas.
Como j mencionado anteriormente, pode haver rateio em base a volume de
faturamento, a nmero de empregados, a tamanho do mercado-alvo, ou a uma
infinidade de outros critrios. O importante definir se, ao haver alterao dos
critrios de rateio, durante o prazo do contrato, o clculo de rateio tambm
variar, ou se o critrio ser aplicado uma nica vez, com validade durante toda
a vigncia contratual.
A clusula deve prever a maneira pela qual o pagamento feito
(depsito bancrio, remessa etc.) e a correta contabilizao das receitas e
despesas por parte da entidade de pesquisa contratada.
4.1.5.5 Dos direitos e obrigaes de cada parte
O contrato dever detalhar quais direitos e obrigaes cabem a cada
uma das partes e definir quem prover os recursos humanos, as instalaes, os
equipamentos, o espao fsico e demais requisitos para o desenvolvimento do
projeto. prestadora dos servios (empresa de pesquisa, instituio ou
universidade) em geral cabe a coordenao do projeto e a obrigao de fornecer
encomendante todos os resultados, dados tcnicos, aperfeioamentos e outros
desenvolvimentos atingidos por meio da pesquisa. Dever, em geral, arcar com
todos os nus trabalhistas e previdencirios dos seus prprios funcionrios, que
no devero ter qualquer vnculo de emprego com a encomendante (mesmo no

caso de disponibilizao de recursos humanos, nos termos do art. 19 da Lei da


Inovao). Dever manter registros precisos e completos sobre todas as despesas
efetuadas com a pesquisa, sobre as horas tcnicas despendidas, manter seus
prprios registros ou autorizaes de trabalho atualizados, para se for o caso
permitir o gozo dos incentivos fiscais disponveis. Caso haja possibilidade de
obteno de patente de inveno ou de modelo de utilidade, a entidade
pesquisadora dever cooperar para a redao de todos os documentos
necessrios ao depsito do pedido de patente.
encomendante, por sua vez, cabe prover a prestadora dos servios de
pesquisa de todos os dados tcnicos de que disponha relativos ao estado da arte, e
todos os recursos que se faam necessrios, tais como recursos financeiros,
humanos e materiais de acordo com o contrato. Alguns contratos obrigam a
tomadora (encomendante) a efetivamente explorar o resultado da pesquisa em
escala industrial dentro de um certo prazo aps o encerramento do projeto. Pode,
igualmente, ficar a cargo da encomendante a divulgao do produto ou servio
resultado da pesquisa, e a publicidade da respectiva marca. A tomadora do
servio, por sua vez, pode exigir o direito de verificar o andamento e a qualidade
do processo de P&D, a qualquer momento do desenvolvimento do projeto.
Entre as obrigaes mais importantes de cada parte esto os
compromissos de sigilo, que devem ser observados com relao a toda e
qualquer informao confidencial de cada uma das partes, obtida pela outra
durante o prazo da pesquisa (vide observaes sobre compromisso de sigilo no
segundo captulo desta srie).
Note-se que, conforme j mencionado anteriormente, alm dos
compromissos de sigilo eventualmente acordados entre as partes, quando o
contrato de P&D for firmado com ICT, nos termos da Lei da Inovao, o prprio
art. 12 da lei j impe dever de sigilo a todos os dirigentes e funcionrios da ICT.
4.1.5.6 Atribuio dos direitos de propriedade industrial ou intelectual
As disposies relativas repartio dos direitos de propriedade
intelectual eventualmente resultantes do projeto constituem uma das mais
importantes e sensveis clusulas do contrato. De fato, a pesquisa pode gerar
desde patentes de inveno ou modelos de utilidade at desenhos industriais,
marcas, direitos autorais, software, segredos empresariais e simples tecnologia ou
know-how no amparados por qualquer direito de propriedade industrial. E pode
haver uma variedade de combinaes sobre a alocao desses bens imateriais
entre as partes contratuais.
Em contratos entre empresas nacionais inclusive naqueles decorrentes
da Lei da Inovao , aplicam-se, no que couberem, os dispositivos dos arts. 88 a
93 da LPI, que tratam dos inventos e modelos de utilidade criados na vigncia de

contrato de trabalho ou de prestao de servios, inclusive decorrentes de


contratos entre duas pessoas jurdicas (art. 92). Aplicam-se, tambm, quando for
o caso, os dispositivos da Lei de Software (arts. 4 e 5 da Lei n. 9.609, de 19-21998) e da Lei de Cultivares (arts. 38 e 39 da Lei n. 9.456, de 25-4-1997).
O art. 88 da LPI dispe que a inveno e o modelo de utilidade
pertencem exclusivamente ao empregador (ou contratante dos servios) quando
decorrerem de contrato de trabalho cuja execuo ocorra no Brasil e que tenha
por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos
servios para os quais foi o empregado contratado. Com relao possibilidade
de livre disposio da titularidade desses bens, note-se que no h, no disposto
neste art. 88 da LPI, qualquer referncia a salvo disposio contratual em
contrrio, no havendo, portanto, previso legal de alterao dessa norma por
meio de contrato entre as partes. Da mesma forma, o art. 90 da LPI prev que
pertencer exclusivamente ao empregado (ou prestador de servios) a inveno
ou modelo de utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato
de trabalho ou de servios e no decorrente da utilizao de recursos, meios,
dados, materiais, instalaes ou equipamentos do empregador ou contratante.
Nesta hiptese, igualmente, no h previso de disposio contratual em
contrrio.
Somente quando na hiptese prevista no art. 91 da LPI a titularidade
da inveno ou do modelo de utilidade seja comum, porque decorrente tanto da
contribuio pessoal do empregado, como de recursos, dados, meios, materiais,
instalaes ou equipamentos do empregador, a LPI ressalva a possibilidade de
expressa disposio contratual em contrrio.
Infere-se disto que, nas duas hipteses extremas, de titularidade
exclusiva do empregador, e de titularidade exclusiva do empregado, o legislador
no quis, aparentemente, prever a possibilidade de negociao em sentido
contrrio, para evitar o enfraquecimento desses direitos. J na hiptese
intermediria, das invenes mistas de cotitularidade entre empregado e
empregador, a negociao prevista em lei, pois decorre das prprias
circunstncias dos casos concretos.
A funo precpua das normas da LPI a de disciplinar as relaes
entre pessoas (fsicas e jurdicas) privadas; porm as normas do Captulo XIV do
Ttulo I (Das Patentes) da LPI so aplicveis, expressamente, tambm, a todas
as entidades da Administrao Pblica, no s federal, como tambm estadual e
municipal.
Em contratos de cost sharing entre vrias entidades privadas,
domiciliadas em pases diferentes, cada uma das partes pode reservar para si o
direito ao depsito de patente resultante do projeto em seu prprio pas. Em casos
de pesquisas encomendadas a universidades ou institutos de pesquisa, pode haver

cotitularidade dos direitos resultantes da pesquisa, em vrias propores. Se a


titularidade for compartilhada, o contrato deve determinar claramente (a) qual o
percentual de cada parte, (b) quais os direitos de cada uma no uso interno da
patente para fins prprios (o uso para fins de pesquisa j est expressamente
autorizado pela LPI, mas em se tratando de contratos internacionais,
potencialmente sujeitos a diferentes legislaes, convm estipular claramente
esta condio no contrato), (c) os direitos e responsabilidades no licenciamento
do bem imaterial resultante e a repartio dos royalties obtidos (e como deve ser
tratada a eventual recusa de uma das cotitulares em autorizar o licenciamento do
bem comum), (d) a quem caber a funo de depositar o pedido de patente (se
houver), no Brasil e no exterior, (e) como sero repartidos os custos da obteno
das patentes ou dos outros bens de propriedade intelectual resultantes da pesquisa,
e (f) se haver direito das partes de ceder a terceiros sua parte no resultado da
pesquisa, com ou sem a prvia autorizao da(s) outra(s) parte(s), e com ou sem
direito de preferncia da(s) outra(s) parte(s).
Um detalhe muito importante neste tipo de contrato a determinao de
quem ser o titular dos possveis aperfeioamentos e das tecnologias derivadas da
pesquisa original.
Como vimos anteriormente, a Lei da Inovao exige, em duas hipteses,
que os bens de propriedade intelectual gerados pela pesquisa sejam alocados s
entidades que participaram da pesquisa: uma, na hiptese de parcerias, descritas
no art. 9, quando a propriedade e a participao nos resultados devem ser
previstas no contrato, e outra, na hiptese do art. 5 e seu pargrafo nico, em que
a Unio e as suas entidades ficam autorizadas a participar minoritariamente do
capital de empresas privadas que se dediquem ao desenvolvimento de projetos
cientficos ou tecnolgicos inovadores, sendo que, se houver tal participao
societria, a propriedade intelectual sobre os resultados obtidos pertencer
obrigatoriamente s detentoras do capital social, na proporo da respectiva
participao (vide comentrios acima sobre este tpico).
Fora dessas hipteses, a Lei da Inovao no exige cotitularidade
obrigatria, mas deixa liberdade s partes de preverem, em contrato, a atribuio
de titularidade dos direitos resultantes.
impossvel relacionar todos os detalhes eventualmente necessrios em
cada caso concreto. Basta lembrar que a clusula que determina a repartio e
atribuio dos direitos resultantes da pesquisa de enorme repercusso no
relacionamento entre as partes, e deve ser redigida com o propsito de evitar
conflitos e mal-entendidos futuros.
4.1.5.7 Do prazo

No h prescrio legal quanto ao prazo deste contrato em particular


(ver observaes anteriores sobre a limitao no prazo dos contratos de servios
em geral). As clusulas relativas a resilio, resoluo, penalidades por
inadimplncia e multa de mora podem ser semelhantes s dos demais contratos
de propriedade industrial, j comentados acima. Evidentemente, devero ser
levadas em conta as possveis disposies legais administrativas relativas
entidade pesquisadora, quando vinculada ao governo federal, estadual ou
municipal.
4.1.5.8 Disposies diversas
Dispositivos sobre publicidade a respeito da contratao, sistemtica para
assinatura de alteraes e aditivos contratuais, eleio de foro (vide disposies
estatutrias das partes e legislao administrativa aplicvel), e demais clusulas
diversas so semelhantes s dos contratos descritos anteriormente.
4.1.6 Concluso
A inovao tecnolgica a mola propulsora do desenvolvimento
econmico e social de um pas. Vejam-s e os exemplos do Japo e mais
recentemente da Coreia do Sul. O Brasil, com a Lei da Inovao e os incentivos
fiscais inovao, d a sinalizao correta. Em recente entrevista 19, o prmio
Nobel de Economia, Edmund Phelps, inquirido sobre que mensagem ele
transmitiria aos empresrios brasileiros que buscam melhorar seus nveis de
competitividade em relao concorrncia internacional, declarou: Pressionem
o governo para que opte pelo dinamismo. Faam com que o governo se apaixone
pela inovao. Faam com que as pessoas se apaixonem por inovao.

4.2 Contratos de franquia


4.2.1 Breve histria
O conceito de franquia no novo, e compreende uma gama de acordos
bastante diferentes entre si. Alguns autores (BARROSO, 1997, p. 28) alegam que
a palavra franquia ou franchise deriva do verbo francs franchiser, que
significa dar um privilgio, conceder uma autorizao (exemplo franchise
postale: autorizao de transporte gratuito pelo correio). Na Idade Mdia, as
cidades francas, ou franqueadas, eram as que podiam usar privilgios at

ento concedidos somente aos senhores feudais, e permitia-se a livre circulao


de pessoas e mercadorias que por elas transitassem. Este conceito de franquia,
como autorizao, acabou sendo resgatado no fim do sculo XIX, nos Estados
Unidos, para denominar um tipo de negcio que implicava um conjunto de
autorizaes.
De fato, consenso reconhecer-se que a franquia iniciou-se nos Estados
Unidos no ano de 1860, quando a Singer Sewing Machine, organizada por volta de
1850 e sediada em Stamford, Connecticut, resolveu expandir seus negcios com
pouco investimento. Estabeleceu, para isso, novos pontos de venda, outorgando a
comerciantes interessados uma licena de uso da marca, juntamente com o
direito de vender seus produtos mediante uma tcnica de varejo especfica, e uso
de sua publicidade. Com isso, criou o conceito de lojas Singer, de propriedade
de comerciantes independentes, a quem a Singer Sewing Machine (o
franqueador) dava autorizao para uso da marca, e que compravam, com
capital prprio, os produtos a serem revendidos.
O sucesso do caso Singer estimulou outras grandes empresas a adotarem
sistema semelhante, como a General Motors em 1898, com a qual nasceu o
conceito de dealers ou concessionrias, e a Coca-Cola, em 1899, que instituiu as
franquias para engarrafamento e venda do refrigerante. O sistema continuou a se
expandir, com as franquias outorgadas pelo supermercado Piggly Wiggly em
1917, e, em 1921, com a adoo do sistema pela Hertz Rent-a-Car (fundada em
1918). Na dcada de 1930, vrias marcas famosas passaram a adotar o sistema,
como a Texaco, que, assim como outras companhias de petrleo, estabeleceu sua
rede de distribuio de combustveis; a Roto-Rooter, constituda em 1935 e que
adotou logo o franchising como forma de expandir o negcio; e a Howard
Johnson, que passou a franquear seus restaurantes e sorveterias, e depois sua
rede de hotelaria (CHERTO, 1988, p. 11).
Segundo relata Marcelo Cherto (1988, p. 13), foi depois da II Guerra
Mundial que o franchising conheceu sua grande expanso, principalmente do tipo
de franquia denominado business format franchising. O grande contingente de excombatentes, sem empregos, com capacidade de trabalho mas com pouco (ou
nenhum) capital e pouca (ou nenhuma) experincia comercial, precisava
encontrar ocupao. Nessa oportunidade, foram disponibilizados financiamentos
pelo Small Business Administration, rgo do Departamento de Comrcio do
governo norte-americano, o que viabilizou a aquisio de franquias. Em 1954,
iniciou-se a ascenso do maior caso de business format franchising da histria,
quando Ray Kroc obteve dos irmos Richard e Maurice McDonald o direito de
conceder franquias da lanchonete McDonalds a terceiros.
Na Europa, o franchising no se desenvolveu tanto como nos Estados

Unidos, mas passou a crescer a partir da dcada de 1980. Hoje o sistema existe
em todo o mundo, inclusive nos pases da antiga Unio Sovitica e na China.
No Brasil, registram os historiadores da franquia que, desde 1910, um
tipo de prtica negocial foi implementada por Arthur de Almeida Sampaio, que
poderia hoje ser caracterizada como franquia, posto que, naquela poca, no se
lhe dava este nome. De fato, adotou ele a prtica de (a) selecionar distribuidores,
(b) exigir que fizessem investimento em seu prprio estabelecimento comercial e
(c) dar a eles uma placa de Calados Stella, iniciando, assim, uma padronizao
visual que tpica das franquias. Entretanto, foi somente a partir da dcada de
1960 que as franquias efetivamente comearam a fazer sucesso no Brasil, com
as redes Yzigi (1960), O Boticrio (1979), gua de Cheiro (1981), Localiza
(1983), Mister Pizza (tambm em 1983).
Sendo a franquia uma forma de vencer a carncia de recursos para que
uma empresa possa atender s necessidades de crescimento de produo e
consumo, tornou-se ela uma forma atrativa tambm de contornar o desemprego
e de diversificar os investimentos. O crescimento significativo das franquias no
Brasil a partir de 1986 deu-se, entre outros fatores, pelo fato de que, antes do
Plano Cruzado, os investidores preferiam aplicaes em bolsa ou aplicaes
financeiras. Depois do Plano Cruzado, em 1986, os juros das aplicaes
financeiras foram limitados, como forma de tentar conter a inflao, o que levou
muitos investidores a diversificar seus investimentos, principalmente os de
pequeno e mdio portes.
4.2.2 Tipos de franquia
4.2.2.1 Quanto forma de gesto
H vrios tipos de franquia, que podem ser classificados, quanto forma
de gesto empresarial, em:
a) Product and Tradename Franchising ou Traditional Franchising, que
nada mais do que o direito de comercializar produtos exclusivamente sob a
marca do franqueador. Bens so produzidos pelo franqueador ou por terceiros
testados e selecionados pelo franqueador, e vendidos ao franqueado para revenda
ao consumidor sob a marca comum do franqueador. Dentro desta categoria
geral de franquia existem as chamadas Franquias de Distribuio, ou Product
Franchising20, cujo exemplo clssico o das distribuidoras de derivados de
petrleo que distribuem o produto aos operadores de postos de gasolina; estes
operam sob a marca (ou bandeira) do distribuidor, mas no adotam qualquer
modelo uniforme de administrao ou gerenciamento de seus negcios. E as
montadoras de veculos, que distribuem os produtos atravs das revendedoras

autorizadas, as quais tambm somente revendem os veculos da marca da


montadora, mas no tm obrigao de seguir um modelo especfico de negcio
ou de gerenciamento. E existem, tambm, as chamadas Franquias de Indstria,
ou Manufacturing Franchising, como, por exemplo, as engarrafadoras de
refrigerantes. Nestas ltimas, exigem-se grandes investimentos por parte do
franqueado, inclusive para montagem de fbricas, e portanto no so to
pulverizadas como outros tipos de franquia. Porm so usadas
internacionalmente para levar a unidade de produo aos locais mais prximos
ao consumo. Incluem, necessariamente, licena de uso de marca, combinada
com licena de produo, por vezes com licena de patente ou know-how tcnico
e comercial, mas no incluem obrigatoriamente um modelo de administrao.
b) Business Format Franchising ou Franquia de Negcio Formatado, o
tipo de franquia em que o franqueador, alm de permitir a comercializao dos
produtos ou servios sob sua marca, tambm d acesso ao franqueado ao knowhow de gerenciamento do negcio, ao sistema operacional, aos servios de
treinamento e a toda estrutura do negcio. Nesta formatao, o franqueador
desenvolve um negcio-modelo, que formatado e transferido a todos os
franqueados de maneira uniforme. De acordo com a International Franchise
Association (IFA) 21,

em cada acordo de franquia, o franqueador, proprietrio e criador do


sistema de franquia, licencia franqueados para que usem marcas de
comrcio, marcas de servios, logotipos ou propaganda possudos ou
desenvolvidos pelo franqueador. Em alguns sistemas de franquia, os
negcios franqueados so operados somente com o uso da marca do
franqueador. (...) Em outros sistemas de franquia, a marca franqueada
usada em conjunto com um nome comercial estabelecido pelo
franqueado. (...) Toda organizao de franquia de sucesso envolve um
mtodo de fazer negcios que comum a todos os franqueados e ao
franqueador. O sistema de negcios pode incluir produtos padronizados,
mtodos de preparo ou fabricao de produtos ou de alimentos, ou
mtodos de prestao de servios, aparncia padro das instalaes,
sinalizao padronizada, sistemas de reserva, sistemas de contabilidade,
controle de estoques e polticas de comercializao, etc. Em algumas
organizaes de franquia, o sistema de negcios do franqueador controla
virtualmente todos os aspectos da operao. Em outras organizaes, o
sistema de negcios do franqueador pode ser menos abrangente, dando
aos franqueados maior independncia em relao maneira como eles
resolvem problemas no diretamente relacionados ao mago do

programa da franquia (traduo nossa).

Segundo os doutrinadores, neste tipo de franquia alguns fatores essenciais


devem estar presentes, tais como:

marca e produtos consolidados;


existncia de know-how valioso do franqueador, com flexibilidade para
adaptao s condies locais dos franqueados;
mtodos de colaborao e existncia de relaes contratuais entre
franqueador e franqueado;
sistemas de difuso do conhecimento dentro da rede, isto , identidade
corporativa interna, e a identidade externa do grupo, representada
pela marca, logotipo e quando aplicvel o aspecto visual do
estabelecimento comercial.

Na definio bastante completa deste tipo de franquia, encontrada em


Jorge Pereira de Andrade (2000, p. 20), fica clara a natureza hbrida do contrato
de franquia empresarial:

Franquia o conceito pelo qual uma empresa industrial, comercial ou de


servios, detentora de uma atividade mercadolgica vitoriosa, com
marca notria ou nome comercial idem (franqueadora), permite a uma
pessoa fsica ou jurdica (franqueada), por tempo e rea geogrfica
exclusivos e determinados, seu uso, para venda ou fabricao de seus
produtos e/ou servios mediante uma taxa inicial e porcentagem mensal
sobre o movimento de vendas, oferecendo por isso todo seu know-how
administrativo, de marketing e publicidade, exigindo em contrapartida
um absoluto atendimento a suas regras e normas, permitindo ou no a
subfranquia.

4.2.2.2 Quanto ao mbito do contrato


As franquias podem ser classificadas, igualmente, sob outro prisma, isto
, quanto ao mbito do contrato. Todos os tipos de franquia a seguir descritos so

subtipos da franquia de negcio formatado:


a) Pelas Franquias Master, um franqueador repassa a uma outra pessoa
(fsica ou jurdica) o Mster Franqueado, ou Subfranqueador o direito, em um
determinado territrio, de exercer poderes normalmente reservados ao
franqueador. As Master Franchises representam o direito de selecionar e
outorgar franquias a terceiros, dentro de um determinado territrio, e negociar os
contratos com seus subfranqueados usando o modelo padro do franqueador. Em
geral, o master-franqueado tambm assume a obrigao de prestar aos
subfranqueados os servios que normalmente so da responsabilidade do
franqueador, como treinamento, superviso, orientao e outros. O masterfranqueado ou Subfranqueador cobra os royalties dos subfranqueados e repassa
uma parte dos mesmos ao franqueador. O master-franqueado pode, alm disso,
ter o direito de comercializar os produtos que devem ser usados pelos
franqueados. Alguns franqueadores exigem que o master-franqueado opere pelo
menos uma franquia, para garantir experincia. A publicidade em geral
assumida pelo prprio franqueador, assim como as tradicionais reunies anuais
dos franqueados.
b) As chamadas Area Development Franchises so contratos pelos quais
os franqueados adquirem do franqueador o direito e a obrigao de desenvolver
diretamente e no atravs de terceiros franquias em uma rea territorial
bastante significativa.
Dentro do conceito de desenvolvimento das franquias em um
determinado territrio, existe a figura (e o correspondente contrato) de area rep
(ou representante de rea), que uma pessoa (em geral pessoa fsica) contratada
pelo franqueador para buscar e selecionar futuros franqueados em determinado
territrio. Em geral, o area rep no tem o poder de assinar os prprios contratos
de franquia com os franqueados selecionados por ele, sendo, neste sentido,
diferente do master-franqueado; porm o area rep pode encarregar-se do
treinamento, das inspees peridicas, da publicidade regional ou local e das
reunies peridicas dentro de sua regio. Neste tipo de negcio, as taxas iniciais e
peridicas de franquia so pagas diretamente pelo franqueado ao franqueador. A
compensao do area rep ser um percentual (comisso) sobre as taxas iniciais e
peridicas pagas pelos franqueados que ele ajudar a recrutar. Em resumo, tratase de um tpico contrato de representao comercial, com poucas caractersticas
particulares.
c) Corner Franchise (ou Franquia de Esquina ou de Canto) o tipo de
franquia em que um comerciante j estabelecido e tradicional contrata com o
franqueador para dedicar um canto de seu prprio negcio para venda dos
produtos de marca do franqueador. A superfcie destinada aos produtos do
franqueador tratada e decorada segundo as determinaes do franqueador, de

modo que (a) o comerciante aparece realmente como franqueado, (b) o


comerciante pode beneficiar-se de exclusividade dentro de um determinado
territrio e (c) o comerciante deve destinar pessoal especial treinado pelo
franqueador para a venda dos produtos do franqueador.
Alternativamente, a Corner Franchise pode ser localizada em corredores
de Shopping Centers, ou cantos estrategicamente localizados. So sempre, por
definio, pequenos espaos.
d) Franquias de Reconverso so contratos pelos quais um comerciante
concorda em converter um ponto preexistente em franquia. Idealmente o ponto
j deve ser conhecido como ponto de venda do mesmo tipo de produto ou servio
comercializado pela franquia, para aproveitamento da clientela.
Outros modelos de franquia podem existir ou serem criados no futuro,
considerando que este tipo de contrato extremamente dinmico e adaptvel s
oportunidades do mercado.
Sabemos que os juristas nunca se antecipam realidade; ao contrrio,
sempre seguem o que ocorre no mundo dos negcios. Os empresrios inovam e
criam novas tecnologias, sistemas, formas negociais inditas, e os juristas os
analisam e delineiam a doutrina que deve reg-los. Ou a nova tecnologia e a
nova forma negocial encontram um instituto jurdico j existente que as abrigue,
com maiores ou menores adaptaes, como ocorreu com o software e o direito
de autor, ou surge uma nova figura jurdica, sui generis, que acaba, com o
tempo, ingressando no direito positivo sob forma de lei.
Esta ltima hiptese ocorreu no caso do sistema das franquias,
especialmente com o surgimento das franquias de negcio formatado, cuja
regulamentao legal s surgiu no Brasil em 1994, com a Lei n. 8.955, de 15-121994 (hoje denominada Lei de Franquias ou Lei Magalhes Teixeira). Antes
dela, houve projetos de lei preliminares em 1989 e 1990, mas antes mesmo dos
projetos de lei, j existia um Cdigo de Autorregulamentao em Franc hising,
elaborado pela Associao Brasileira de Franchising (ABF), sem, porm, fora
legal.
4.2.3 Conceito legal
Mesmo antes da promulgao da Lei de Franquias (que de 1994) o
INPI j havia emitido, em 29-6-1992, a Resoluo n. 35, aceitando
expressamente a averbao de contratos de franquia. Mas o INPI, em sua
conceituao desse tipo de contrato, abrangia s as franquias empresariais,
definindo-as como

a concesso temporria de direitos que envolvam, combinadamente, uso


de marcas e prestao de servios de assistncia tcnica ou com
qualquer outra modalidade de transferncia de tecnologia necessria
consecuo de seus objetivos.

J a definio de franquia contida no art. 2 da Lei de Franquias abrange


no s a chamada franquia empresarial ou de negcio ou business format
franchising, como outras formas menos complexas de franquias:

Art. 2 Franquia empresarial o sistema pelo qual um


franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente,
associado ao direito de distribuio exclusiva ou semi-exclusiva de
produtos ou servios e, eventualmente, tambm ao direito de uso de
tecnologia de implantao e administrao de negcios ou sistema
operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante
remunerao direta, sem que, no entanto, fique caracterizado vnculo
empregatcio.

Esta definio legal de franquia merece algumas observaes. Por


exemplo, a palavra cede pode dar a entender que h uma cesso de direitos
sobre as marcas e eventuais patentes envolvidas no negcio da franquia, quando
na verdade o que h um simples licenciamento e no uma cesso (que, na
terminologia tpica de propriedade industrial, equivale a uma compra e venda).
Outra observao o correto uso da palavra eventualmente; de fato, o
fornecimento de tecnologia de implantao e administrao de negcios ou
sistema eventual, porque h tipos de franquia em que no h obrigao de
seguir um modelo de negcio ou sistema operacional, como visto anteriormente.
O reconhecimento da ausncia de vnculo empregatcio entre os
funcionrios dos franqueados e o franqueador de grande importncia para o
desenvolvimento das franquias.
A franquia, como sistema de negcio, tem vantagens e desvantagens que
devem ser cuidadosamente avaliadas pelos potenciais usurios. Nas palavras de
Adriana Mandim Theodoro de Mello (2001, p. 48):

Com efeito, o sistema de franquia empresarial permite ao


comerciante individual, s vezes inexperiente, o acesso rpido e a baixo

custo a uma tecnologia (know-how ou savoir-faire) de sucesso


experimentado que, colocado prova, sobreviveu s exigncias do
mercado consumidor. Desta forma, o investidor, comerciante que se
sujeita a inmeros riscos prprios da atividade, reduz sensivelmente sua
margem de insucesso e de perdas de capital.
Ademais, o novo comerciante, ao aderir a uma marca notria,
evita o investimento macio, e tantas vezes invivel economicamente na
divulgao publicitria de seu nome e de seus produtos e servios.

Do ponto de vista do franqueador, a franquia permite a expanso


acelerada da rede de distribuio com baixa exigncia de investimentos prprios.
Requer, por outro lado, um esforo de racionalizao, padronizao e controle da
rede de distribuio de produtos e servios que nem todas as empresas possuem.
A capilarizao da distribuio dos produtos e servios permite ao franqueador
que programe e estime o consumo e as necessidades de produo, o que permite
a reduo do custo final dos produtos ou servios. Se a franquia for bem
gerenciada, isto , se houver um bom controle e superviso por parte do
franqueador, a marca se beneficia e cresce em importncia e valor, pela
manuteno do padro de qualidade dos produtos e servios. Com isto, cria-se
um crculo virtuoso de ampliao da clientela, do nmero de franqueados e da
rentabilidade do franqueador.
Nem todas as caractersticas da franquia, porm, trazem vantagens para
as duas partes contratuais. Devem-se levar em conta no s os prs, mas
tambm os contras desse sistema, alguns dos quais so comentados a seguir.
Quanto administrao do negcio como um todo, o franqueador deve
dar-se conta de que o gerenciamento da rede no lhe pertence completamente e
no poder ser exercido com exclusividade. Isto porque uma rede de franquias
acaba tendo uma administrao participativa, no sentido de que, quanto maior a
rede, mais provvel ser a organizao de associaes de franqueados, cuja
funo a de reivindicar vantagens e sugerir melhorias na administrao da
franquia. Do lado do franqueado (de uma franquia de negcio formatado), no
tem ele tambm liberdade na administrao de seu prprio negcio: deve
obedecer aos manuais do franqueador, e seu grau de autonomia bastante
reduzido.
Com relao ao conceito criado pelo franqueador em volta de sua
marca e de seu negcio, tem ele a propriedade da marca e o domnio do
conceito, mas no detm o ponto de venda, portanto seu grau de controle nunca
absoluto, pois o ponto pode vir a ser transformado pelo franqueado em outro
negcio, at concorrente ao seu (se o contrato de franquia no o vedar

claramente). H excees a este quadro, como no caso da rede McDonalds, que


detm a propriedade de grande parte dos imveis em que esto instaladas suas
franquias. Do lado do franqueado, h a necessidade de assimilar e adaptar-se a
um conceito de negcio que no o seu e que j est estabelecido e consolidado
h muito tempo.
A franquia exige do franqueador um maior esforo de liderana, pois
ele se v obrigado a convencer de certas decises pessoas que no so seus
empregados. O franqueador pode ter lucros menores do que se administrasse
suas prprias lojas, pois a eventual lucratividade das lojas franqueadas pertence
ao franqueado, sendo o franqueador limitado a receber somente as taxas e
royalties contratados, no participando via de regra do lucro do franqueado. A
eficincia do franqueador permanentemente testada; h necessidade de
treinamento e controle constante da qualidade da atuao dos franqueados, pois,
como j lembrado acima, o valor da marca do franqueador depende da
qualidade dos servios ou produtos comercializados por terceiros.
Apesar desta obrigao de controle por parte do franqueador, os
franqueados frequentemente queixam-se da ausncia do franqueador, e da
dependncia de um parceiro remoto. H ainda, para o franqueado, o grande
risco associado ao desempenho do franqueador. Se este se torna insolvente, o
franqueado tambm pode vir a perder seu negcio.
4.2.4 Distino entre franquia, licena, agncia, representao comercial e
distribuio
H vrias semelhanas entre os institutos da franquia empresarial, da
licena de marcas e patentes, da representao comercial e da distribuio,
razo pela qual necessrio ressaltar as diferenas e distines legais entre elas,
para evitar enquadramentos indevidos e aplicaes de normas imprprias.
J vimos, nos captulos anteriores, os conceitos de licenciamento de
marcas e patentes, e no voltaremos a enunci-los aqui, bastando ressaltar que
pelas licenas, so outorgados simplesmente direitos de uso de marcas ou de
patentes, sem, entretanto, haver qualquer envolvimento do licenciante na
administrao do negcio do licenciado (a no ser, na licena de marcas, o
eventual controle de qualidade dos produtos ou servios identificados pela marca
licenciada). Quando a licena de marcas combinada com a obrigatria compra
de produtos do licenciante ou de terceiros por ele indicados, poderemos ter a
figura da franquia de marca e produto ou franquia tradicional descrita no item
4.2.2.1.a acima.
A atividade de agentes e representantes comerciais encontra-se definida
nos arts. 710 do Cdigo Civil e 1 da Lei de Representantes Comerciais (Lei n.
4.886, de 9-12-1965, alterada pela Lei n. 8.420, de 8-5-1992):

Cdigo Civil:
Art. 710. Pelo contrato de agncia, uma pessoa assume, em
carter no eventual e sem vnculos de dependncia, a obrigao de
promover, conta de outra, mediante retribuio, a realizao de certos
negcios, em zona determinada, caracterizando-se a distribuio quando
o agente tiver sua disposio a coisa a ser negociada.
Lei n. 4.886/65:
Art. 1 Exerce a representao comercial autnoma a pessoa
jurdica ou a pessoa fsica, sem relao de emprego, que desempenha,
em carter no eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediao
para a realizao de negcios mercantis, agenciando propostas ou
pedidos, para transmiti-los aos representados, praticando ou no atos
relacionados com a execuo dos negcios.

No h, pois, possibilidade de confuso entre franqueados e agentes ou


representantes comerciais, j que estes ltimos no vendem efetivamente os
produtos ou servios de seus representados, mas aproximam os potenciais
compradores do fornecedor, mediante uma comisso. J a figura do area rep,
descrita acima, encaixa-se mais dentro do instituto do representante comercial do
que do da franquia.
O distribuidor distingue-se do agente ou representante comercial,
conforme indicado no art. 710 do Cdigo Civil, pelo fato de que aquele tem sua
disposio os produtos a serem vendidos, isto , compra-os para, por sua vez,
revend-los em seu prprio nome e conta, mesmo que os produtos continuem a
portar a marca do fabricante. Ao contrrio do agente ou representante, cuja
remunerao constituda por uma comisso calculada em base percentual
sobre o preo de venda dos produtos ou servios, praticado pelo fabricante ou
representado, ao usurio final, a remunerao do distribuidor representada pelo
desconto sobre o preo de venda do fabricante ou contratante ao distribuidor, e da
diferena entre esse preo descontado e o preo que o distribuidor pratica no
mercado consumidor. Quando o franqueado compra do franqueador, ou de
quem ele indicar, os produtos a serem comercializados no estabelecimento do
franqueado, assemelha-se a um distribuidor, com a diferena de que o
distribuidor revende os produtos em seu prprio nome e com sua prpria razo
social (independentemente da marca do produto distribudo), enquanto o
franqueado revende os produtos sempre sob a marca ou bandeira do
franqueador, no aparecendo ao pblico na maioria dos casos a razo social

do franqueado.
Algumas estruturas de distribuio podem ter mais pontos de conexo
com o sistema de franquias. O chamado marketing de rede constitui-se em um
sistema pelo qual distribuidores so encorajados a recrutar, treinar e gerenciar
suas prprias estruturas piramidais de revendedores. Ganham comisses ou
descontos sobre o total das vendas controladas por eles, agrupadas nos diversos
nveis estabelecidos por eles. So os casos tpicos de vendas porta a porta,
usados por empresas de cosmticos como a Avon e a Natura. Estas estruturas de
vendas tm alguns pontos a mais em comum com as franquias, pois os
revendedores, em geral pessoas fsicas, no trabalham sob seu prprio nome
comercial, mas sob o nome da empresa fornecedora dos produtos. Ainda assim,
no se constituem em verdadeiras franquias.
J a distribuio de veculos automotores, como assinalado
anteriormente, h muito tempo constitui-se em uma das formas mais simples e
antigas de franquias de marca e produto. A Lei Ferrari (Lei n. 6.729, de 28-111979), estabelece:

Art. 1 A distribuio de veculos automotores, de via terrestre,


efetivar-se- atravs de concesso comercial entre produtores e
distribuidores disciplinada por esta Lei e, no que no a contrariem, pelas
convenes nela previstas e disposies contratuais.

Apesar do fato de que se reconhece a identidade entre as


concessionrias de veculos e os franqueados tradicionais (product and tradename
franchisees), a Lei de Franquias no se aplica s concessionrias, por serem estas
regidas por lei especial, e pelo fato de que a exigncia de Circular de Oferta
(vide abaixo) aplica-se expressamente s s franquias empresariais.
4.2.5 A Lei de Franquias e a Circular de Oferta
A Lei de Franquias traz sua principal contribuio no seu art. 3, que
estabelece o requisito da Circular de Oferta, com a qual se institui o princpio do
disclosure, ou full and fair disclosure consolidado h muito tempo nos Estados
Unidos, como um dos pilares do sistema de franquias. De fato, a Circular de
Oferta, contendo todos os dados e informaes exigidos por lei (que analisaremos
a seguir), representa uma proteo ao franqueado e tambm ao franqueador. Ao
franqueado porque reduz a margem de erros, iluses, enganos ou mal-entendidos
a que o potencial franqueado pode estar sujeito antes da assinatura de um

contrato de franquia. J para o franqueador, a Circular de Oferta representa


proteo contra possveis franqueados imprprios, isto , desencoraja aqueles
aspirantes a empresrios irresponsveis, que poderiam prejudicar a marca.
Pela sua importncia estratgica, tanto como instrumento eficaz de
venda das franquias (pois deve descrever o sistema da franquia e suas
caractersticas) como pela sua relevncia jurdica (pois a falta de entrega da
Circular no prazo legal torna o contrato anulvel e exigvel a devoluo de todas
as quantias pagas pelo franqueado), a Circular de Oferta deveria ser redigida por
dois tipos de profissionais: um especialista em marketing e um advogado22. De
fato, a redao da Circular exige boa comunicao institucional do franqueador,
isto , uma exposio clara e objetiva do conceito da franquia, de seu valor
agregado e uma viso completa da participao e contribuio social e
econmica da empresa no seu ambiente de atividade. Por outro lado, a
participao de um advogado na redao ou reviso da Circular de Oferta
essencial para garantir que tudo o que a lei exige esteja l includo e tratado, e
para evitar armadilhas, como promessas ou garantias de difcil cumprimento,
que possam ser cobradas posteriormente pelos franqueados. De fato, a Circular
de Oferta no deixa de constituir uma obrigao pr-contratual, que poder ser
invocada durante toda a vigncia da relao franqueador-franqueado e deve ser
redigida e mantida atualizada dentro do esprito de boa-f que deve nortear todos
os contratos.
A Circular de Oferta dever, obviamente, ser por escrito, e conter, no
mnimo, as informaes listadas nos incisos do art. 3 da Lei de Franquias, de
forma precisa, completa, transparente e de fcil compreenso por parte do
candidato a franqueado23:

Art. 3 Sempre que o franqueador tiver interesse na implantao


de sistema de franquia empresarial [leia-se, de franquias de negcio
formatado, pois os demais tipos de franquias, como as de marca e produto,
no ficam sujeitas, necessariamente, a emisso de Circular de Oferta, se
bem que nada impede, e alis, seria recomendvel que esses
franqueadores chamados de primeira gerao como, por exemplo,
distribuidores de combustveis, ou engarrafadores de refrigerantes
tambm a faam], dever fornecer ao interessado em tornar-se
franqueado uma Circular de Oferta de Franquia, por escrito, e em
linguagem clara e acessvel, contendo obrigatoriamente as seguintes
informaes:
I histrico resumido, forma societria e nome completo ou
razo social do franqueador e de todas as empresas a que esteja

diretamente ligado, bem como os respectivos nomes de fantasia e


endereos [aqui surge uma dvida: quando o franqueador empresa
estrangeira, que outorga franquias no Brasil por meio de um masterfranqueado ou subfranqueador, que frequentemente subsidiria do
franqueador estrangeiro, estas informaes devem referir-se somente ao
master-franqueado (quando for o caso, subsidiria brasileira) ou ao
franqueador estrangeiro? A dvida pertinente, pois o art. 9 da Lei de
Franquias estabelece que o termo franqueador, quando utilizado em
qualquer de seus dispositivos, serve tambm para designar o
subfranqueador, da mesma forma que as disposies que se refiram ao
franqueado aplicam-se ao subfranqueado. Apesar do texto do art. 9,
entendemos que as informaes devem referir-se ao franqueador
estrangeiro e tambm ao master-franqueador (ou subsidiria local,
conforme o caso), descrevendo toda a estrutura societria do
franqueador, e de sua rede internacional de empresas subsidirias ou
filiais. Segundo Luiz Felizardo Barroso (1997, p. 133), o masterfranqueado ou subfranqueador, apesar de no ser a isso obrigado pela lei,
deveria fornecer ao candidato a franqueado uma cpia traduzida ou
pelo menos resumida da Circular de Oferta que ele prprio recebeu do
franqueador estrangeiro, bem como do seu contrato de master firmado
com o franqueador estrangeiro];
II balanos e demonstraes financeiras da empresa
franqueadora relativos aos dois ltimos exerccios [evidentemente, se a
prpria empresa do franqueador tiver menos do que dois anos de
existncia, os balanos e demonstraes financeiras devero ser os
ltimos disponveis. Sendo o franqueador empresa estrangeira, essas
informaes financeiras devem ser traduzidas, quando for o caso, e incluir
tambm os dados financeiros do eventual master-franqueado nacional];
III indicao precisa de todas as pendncias judiciais em que
estejam envolvidos o franqueador, as empresas controladoras e titulares
de marcas, patentes e direitos autorais relativos operao, e seus
subfranqueadores, questionando especificamente o sistema da franquia
ou que possam diretamente vir a impossibilitar o funcionamento da
franquia [como a prpria lei determina, no sero todas as aes judiciais
que necessitam ser reveladas (como, por exemplo, as trabalhistas ou
fiscais), mas somente aquelas que guardam conexo com a franquia, e
aquelas que, por seu volume financeiro, tm o potencial de ameaar a
prpria solvncia ou existncia do franqueador];
IV descrio detalhada da franquia, descrio geral do
negcio e das atividades que sero desempenhadas pelo franqueado

[sugere-se que a Circular de Oferta inclua descrio da posio da


franquia no mercado, isto , seu market share, e uma breve descrio
da concorrncia];
V perfil do franqueado ideal no que se refere a experincia
anterior, nvel de escolaridade e outras caractersticas que deve ter,
obrigatria ou preferencialmente [este item extremamente importante,
para evitar potenciais franqueados indesejveis];
VI requisitos quanto ao envolvimento direto do franqueado na
operao e na administrao do negcio;
VII especificaes quanto ao:
a) total estimado do investimento inicial necessrio aquisio,
implantao e entrada em operao da franquia [ aconselhvel incluir
neste item informao realista sobre o capital de giro necessrio para que
o franqueado possa sustentar-se at que a franquia comece a gerar
resultados];
b) valor da taxa inicial de filiao ou taxa de franquia e de
cauo; e
c) valor estimado das instalaes, equipamentos e do estoque
inicial e suas condies de pagamento;
VIII informaes claras quanto a taxas peridicas [royalties] e
outros valores a serem pagos pelo franqueado ao franqueador ou a
terceiros por este indicados, detalhando as respectivas bases de clculo e
o que as mesmas remuneram ou o fim a que se destinam, indicando,
especificamente, o seguinte:
a) remunerao peridica pelo uso do sistema, da marca ou em
troca dos servios efetivamente prestados pelo franqueador ao
franqueado (royalties);
b) aluguel de equipamentos ou ponto comercial;
c) taxa de publicidade ou semelhante;
d) seguro mnimo; e
e) outros valores devidos ao franqueador ou a terceiros que a ele
sejam ligados;
IX relao completa de todos os franqueados, subfranqueados
e subfranqueadores da rede, bem como dos que se desligaram nos
ltimos doze meses, com nome, endereo e telefone [a lei no especifica
se so somente os nacionais ou se a Circular de Oferta deve incluir os

franqueados internacionais. Deve-se decidir de caso a caso, mas para


estar seguro, o franqueador deveria relacionar todos, inclusive os
franqueados fora do Brasil. Um potencial franqueado deveria entrar em
contato com atuais e ex-franqueados, para ter uma viso realista do
funcionamento da franquia];
X em relao ao territrio, deve ser especificado o seguinte:
a) se garantida ao franqueado exclusividade ou preferncia
sobre determinado territrio de atuao e, caso positivo, em que
condies o faz; e
b) possibilidade de o franqueado realizar vendas ou prestar
servios fora de seu territrio ou realizar exportaes;
XI informaes claras e detalhadas quanto obrigao do
franqueado de adquirir quaisquer bens, servios ou insumos necessrios
implantao, operao ou administrao de sua franquia, apenas de
fornecedores indicados e aprovados pelo franqueador, oferecendo ao
franqueado relao completa desses fornecedores;
XII indicao do que efetivamente oferecido ao franqueado
pelo franqueador, no que se refere a:
a) superviso de rede;
b) servios de orientao e outros prestados ao franqueado;
c) treinamento do franqueado, especificando durao, contedo
e custos;
d) treinamento dos funcionrios do franqueado;
e) manuais de franquia;
f) auxlio na anlise e escolha do ponto onde ser instalada a
franquia; e
g) layout e padres arquitetnicos nas instalaes do franqueado;
XIII situao perante o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI) das marcas ou patentes cujo uso estar sendo
autorizado pelo franqueador [inclusive, em se tratando de franquia
internacional, a sua situao no pas de origem];
XIV situao do franqueado, aps a expirao do contrato de
franquia, em relao a:
a) know-how ou segredo de indstria a que venha a ter acesso
em funo da franquia; e

b) implantao de atividade concorrente da atividade do


franqueador [ conveniente, tambm, informar claramente mesmo que
j estejam especificadas no contrato-padro que deve ser apresentado
quais so as eventuais multas por resilio unilateral ou resoluo por
inadimplncia do franqueado];
XV modelo do contrato-padro e, se for o caso, tambm do
pr-contrato-padro de franquia adotado pelo franqueador, com texto
completo, inclusive dos respectivos anexos e prazo de validade [A este
respeito, ver adiante os comentrios sobre a natureza de contrato por
adeso do contrato de franquia] (grifos e observaes inseridas entre
colchetes nossos).

A Circular de Oferta deve ser mantida sempre atualizada, pois toda vez
que surja um candidato a franqueado, deve ela ser apresentada com os dados
corretos, atuais e completos. Portanto, qualquer alterao societria ou de outra
natureza, relevante situao do franqueador, deve ser imediatamente refletida
na Circular de Oferta. Apesar de no constar da Lei de Franquias, de todo
conveniente que a Circular de Oferta contenha tambm um recibo (no prprio
texto ou em anexo), a ser assinado pelo potencial franqueado, comprovando a
data em que a mesma foi recebida por ele.
Conforme estabelecido pelo art. 4 da Lei de Franquias, a Circular de
Oferta deve ser entregue ao candidato no mnimo dez dias antes de qualquer
pagamento por parte do franqueado ao franqueador (ou a empresa ou pessoa
ligada ao mesmo), e antes da assinatura do contrato ou pr-contrato de franquia,
tal como carta de intenes ou semelhante. Pode-se questionar se um contrato de
confidencialidade, assinado antes da disclosure revelada pela Circular de Oferta,
constituir-se-ia em pr-contrato para esta finalidade. Entendemos que no,
mesmo porque, caso contrrio, nunca poderia haver contrato prvio de sigilo
sobre as informaes contidas na Circular de Oferta. Soluo possvel e
recomendvel a incluso, no prembulo da Circular de Oferta, de
compromisso de manter em sigilo as informaes obtidas por meio da Circular.
A falta de Circular, ou a incluso de informaes falsas na Circular, d
ao franqueado a faculdade de pleitear a anulabilidade do contrato de franquia
assinado, isto , o contrato no ser nulo de pleno direito (ex tunc), mas sim
anulvel (ex nunc), porm com a possibilidade do franqueado tambm exigir a
devoluo de todas as quantias pagas ao franqueador ou a terceiros por ele
indicados, a ttulo de taxa de filiao e royalties, devidamente corrigidas, mais
perdas e danos (arts. 4, pargrafo nico, e 7 da Lei de Franquias). Dentre as
possveis perdas e danos incluem-se os aluguis e a multa por resciso antecipada

de contrato de locao eventualmente assinado pelo franqueado para abertura da


loja franqueada 24.
4.2.6 Contratos de franquia: clusulas essenciais
Em primeiro lugar, convm lembrar que os contratos de franquia
servem, tambm, como instrumentos de vendas da prpria franquia. De fato, ao
serem anexados Circular de Oferta, permitem que os interessados na eventual
compra da franquia tenham uma viso da forma pela qual o franqueador
trabalha. Como precisam ser perfeitamente compreendidos pelos potenciais
franqueados, devem ser redigidos de maneira clara, objetiva e acessvel; quando
traduzidos de contratos-padro recebidos do exterior, no devem ser traduzidos
de forma meramente literal, mas adaptados linguagem usual do Brasil, para
garantir sua fcil compreenso.
Em segundo lugar, temos que reconhecer que os contratos de franquia
pela prpria exigncia da Lei de Franquias devem ser padronizados, pois a lei
exige que sejam anexados Circular de Oferta. Em vista disto, alguns
doutrinadores os classificam como sendo necessariamente contratos de adeso.
Na opinio de Luiz F. Barroso (1997, p. 60), o contrato de franchising um
contrato por adeso, com clusulas gerais, uniformes, abstratas e imutveis, s
quais o franqueado adere ou no, ao assin-lo.
Em nossa opinio, o contrato de franquia no precisa ser,
obrigatoriamente, um contrato por adeso. Deve ser, sim, padronizado em suas
clusulas gerais, pois no deve haver tratamentos muito diferentes entre os vrios
franqueados de uma rede. Entretanto, dependendo das circunstncias de cada
potencial franqueado, pode haver alteraes em clusulas particulares, ou
exigncias especiais aplicveis a franqueados individuais e que no se apliquem
aos demais, comportando, pois, o contrato-padro algumas alteraes que o
descaracterizam como contrato de adeso.
, de qualquer forma, um contrato atpico no h modelo nico de
contrato de franquia e abrange caractersticas de vrios outros contratos de
transferncia de tecnologia, como aqueles vistos nos captulos precedentes.
Portanto, muitas das observaes feitas anteriormente sobre clusulas tpicas ou
recomendadas em contratos de licena de marcas, de patentes, e nos de
fornecimento de tecnologia aplicam-se igualmente, mutatis mutandis, aos
contratos de franquia (e igualmente aos de subfranquia).
4.2.6.1 Das partes
Quanto ao franqueador, ver observaes em captulo precedente sobre

as precaues a serem tomadas quanto qualificao das partes enquanto


titulares de direitos de propriedade industrial licenciados. Em outras palavras,
essencial que o potencial franqueado faa uma verificao independente sobre
as marcas (e eventuais patentes) licenciadas pela franquia, para confirmar se o
franqueador realmente seu titular, ou se o subfranqueado licenciado com
autorizao para outorgar sublicenas destas. Quanto ao franqueado, consenso
geral que os contratos de franquia so intuitu personae, isto , levam em conta as
qualidades pessoais de cada franqueado selecionado pelo franqueador ou
subfranqueador, e, portanto, devem ser assinados pelo prprio franqueado
quando pessoa fsica, ou pelo representante legal (que deve ser confirmado) se
pessoa jurdica (vide observaes adiante sobre possibilidade de cesso ou
transferncia do contrato).
4.2.6.2 Do objeto
A precisa descrio do objeto contratual , como em outros contratos na
rea de propriedade industrial, extremamente importante. Alm da outorga das
necessrias licenas de uso de marcas (e, eventualmente, tambm de patentes do
franqueador), o objeto deve tambm conter quando for o caso a licena do
trade dress25, o fornecimento de tecnologia ou know-how, licenas de softwares
de titularidade do franqueador (ou sublicenas, quando de terceiros), servios de
assistncia em arquitetura e engenharia, treinamento, organizao, compra e
venda de equipamentos, insumos ou produtos acabados, e pode incluir o
comodato de sinais distintivos e outros tantos objetos exigidos pelo caso concreto.
Frequentemente, estes objetos ficam includos em clusulas que tratam dos
direitos e obrigaes das partes.
Em geral, fazem parte dos direitos do franqueador:

selecionar o franqueado dentro do perfil traado;


exigir obedincia ao sistema, mtodos e poltica;
impor parmetros para uso da marca e padronizao dos demais sinais
distintivos, usualmente denominados trade dress, que incluem no s
o logotipo e a marca, mas tambm o visual das instalaes fsicas do
franqueado, a fachada e por vezes tambm o formato do imvel
que abriga a franquia, a arquitetura do interior, o mobilirio, os
impressos, os utenslios, e demais objetos a serem utilizados pelo
franqueado;
receber os pagamentos pactuados (taxa inicial, royalties, propaganda
etc.);

estabelecer exclusividade de fornecimento de insumos ou produtos,


quando for o caso;
inspecionar periodicamente as instalaes do franqueado para
confirmar a adeso do mesmo aos padres de qualidade impostos.

Entre as obrigaes do franqueador, usualmente constam:

licenciar o uso de sua marca e logotipo;


orientar o franqueado na constituio de sua pessoa jurdica, se for o
caso. Neste particular, note-se que de todo conveniente que o
franqueado tenha sua prpria assessoria jurdica, pois haveria
conflito de interesses se o advogado do franqueador assistisse
igualmente ao franqueado;
ajudar o franqueado na escolha do ponto, se for o caso;
assessorar o franqueado na elaborao do projeto arquitetnico e na
construo e instalao do ponto;
prestar assistncia ao franqueado, inclusive contbil, administrativa, de
recursos humanos e tcnico-operacional, na medida e com a
frequncia indicadas no contrato de franquia;
respeitar o territrio delimitado no contrato de franquia;
assegurar a transmisso eficaz do know-how e o treinamento peridico
dos funcionrios do franqueado;
promover a publicidade da marca, do produto ou do servio, e
organizar propaganda regional ou global, conforme o caso;
fornecer ou orientar o abastecimento contnuo e adequado de produtos
acabados ou insumos;
indicar fornecedores (exclusivos ou no);
fornecer e atualizar periodicamente os manuais operacionais, que
podem incluir as instrues de uso da marca, do logotipo, dos
designs, da identidade de comunicao visual e do trade dress ou
conjunto-imagem; os manuais administrativos, financeiros e
contbeis; os de marketing e publicidade, de treinamento, os padres
de seleo de ponto e demais padronizaes e sistemas;
outras obrigaes que possam caber ao franqueador, em cada caso
concreto.
Os direitos do franqueado em geral constam de:
receber a Circular de Oferta completa, realista, informativa, correta e

atualizada;
receber todo o know-how, treinamento, manuais de operao e suas
atualizaes;
receber o licenciamento da marca e do logotipo, com respectivas
instrues. tambm direito do franqueado obter do franqueador a
listagem completa das marcas, logotipos e outros sinais distintivos
usados na franquia, com respectivos nmeros de registro, classes e
datas de vencimento. O franqueado tem o direito de exigir que o
franqueador lhe informe sobre a manuteno da vigncia das
marcas, logotipos e sinais distintivos durante o prazo contratual;
receber orientao e apoio na seleo do local e na reforma ou
preparao do imvel que receber a franquia;
ter respeitada a reserva de seu territrio;
participar de reunies anuais de franqueados;
receber apoio para o bom funcionamento do negcio durante todo o
prazo contratual;
exercer liberdade na administrao dos fundos do seu negcio,
respeitado o sistema implantado pelo franqueador e aceito pelo
franqueado;
reservar-se o direito ao uso de sua prpria firma e razo social, desde
que no interfira com a imagem da franquia.

J as obrigaes do franqueado devem ser razoveis diante das


circunstncias do local e do mercado. Obrigaes que possam revelar-se por
demais pesadas para os franqueados tornam-se contraproducentes e devem ser
evitadas, como, por exemplo, clusulas de quotas mnimas de compras ou
royalties mnimos em patamares elevados. Em geral, as obrigaes do
franqueado so, entre outras:

constituir (quando for o caso) pessoa jurdica regularizada e registrada


conforme a lei, mantendo-a quite com os impostos e obrigaes
trabalhistas e previdencirias;
mesmo que o franqueado seja pessoa jurdica, seu titular dever
operar pessoalmente a franquia ou, se isto no for vivel, manter
um controle pessoal e frequente sobre os seus gerentes de lojas;
usar a marca e o logotipo do franqueador de acordo com os padres
tcnicos estabelecidos por ele;
difundir, promover e defender a marca;

participar de todas as promoes especiais determinadas pelo


franqueador;
adequar o imvel aos padres do franqueador;
contratar os empregados dentro do padro exigido pelo franqueador, e
mant-los com apresentao e competncia compatveis com a
qualidade da franquia;
utilizar o local da franquia somente para a atividade franqueada
(exceto no caso de franquias de corner);
participar dos treinamentos, e enviar seus funcionrios-chave e
prepostos para os cursos oferecidos pelo franqueador;
manter o sigilo sobre o know-how e demais informaes confidenciais
fornecidas pelo franqueador;
acatar e cumprir com as especificaes, padres, procedimentos e
recomendaes do franqueador;
adquirir do franqueador ou de terceiro autorizado os produtos ou
insumos e usar somente estes e no produtos concorrentes;
adquirir o estoque inicial (ou mix) de produtos exigidos pelo
franqueador, e manter estoque mnimo obrigatrio especificado
pelo franqueador;
praticar preos compatveis com o seu mercado, dentro dos
parmetros sugeridos pelo franqueador (vide observaes abaixo
relativas clusula de remunerao);
manter o estabelecimento aberto ao pblico nos dias e horrios
preestabelecidos;
contratar os seguros;
aceitar a auditoria ou presena de assessor do franqueador;
efetuar os pagamentos previstos no contrato de franquia, inclusive as
contribuies com o fundo de propaganda e os royalties;
suspender imediatamente, ao fim do contrato, o uso da marca, do
logotipo e do know-how.

4.2.6.3 Da remunerao
A remunerao sob um contrato de franquia pode ser direta, indireta ou
mista. Entre os pagamentos que compem uma remunerao direta, podem ser
cobrados, conforme o caso:

um initial fee, entry fee, ou taxa inicial de filiao, cujo valor tem
relao direta com a reputao da marca, com o potencial de
retorno da franquia e com os servios prestados pelo franqueador, e
que deve ser adequada recuperao do investimento feito pelo
franqueador na imagem da marca e no sistema;
royalties ou taxas contnuas, em geral computadas na base de
percentual sobre faturamento. O contrato deve definir com clareza
a base de clculo sobre a qual os royalties so calculados, o
tratamento dos impostos incidentes sobre os royalties, a
periodicidade e forma dos pagamentos, os relatrios de vendas, o
direito a auditoria, a penalidade cobrada por discrepncias entre os
relatrios de vendas e os dados auditados, o cmbio aplicvel
quando os pagamentos so remetidos ao exterior, e outros detalhes
necessrios perfeita operacionalizao dos pagamentos (vide,
neste particular, os comentrios feitos nos captulos anteriores sobre
clusula de remunerao);
seguro mnimo, definindo claramente quais os riscos que devem ser
cobertos;
taxa de publicidade, que deve ser um rateio de custos, a ser
compartilhado entre todos os franqueados de uma determinada
regio, para promover a propaganda do grupo de franqueados,
efetuar promoes comuns e outras iniciativas de marketing. A taxa
de publicidade tambm pode ser calculada em base percentual
sobre faturamento.

A remunerao indireta pode incluir, segundo o caso, taxas embutidas na


venda de equipamentos, instalaes, estoque inicial e itens semelhantes, bem
como as taxas includas no preo dos produtos ou dos insumos fabricados ou
distribudos pelo franqueador e vendidos ao franqueado.
Com relao fixao de preos em contratos de franquia, note-se que
o franqueador pode meramente sugerir os preos de revenda dos produtos por
parte do franqueado, mas jamais imp-los. De acordo com o art. 21, XI, da Lei
n. 8.884/94 (Lei Antitruste), entre as condutas que caracterizam infrao da
ordem econmica, est a imposio de preos de revenda.
Uma questo que tem suscitado dvidas a aplicabilidade, para efeitos
de dedutibilidade fiscal (e de remissibilidade para o exterior quando o
franqueador for controlador do franqueado), dos limites estabelecidos pela
Portaria n. 436/58. Esta dvida passou a ter maior relevncia a partir de 1992,

quando o INPI passou a averbar Contratos de Franquia, e, consequentemente, a


permitir a remessa para o exterior dos royalties devidos por franqueados
brasileiros a franqueadores estrangeiros, inclusive aos franqueadores
controladores. A este respeito, o Ato Declaratrio Interpretativo n. 2, da
Secretaria da Receita Federal, emitido em 22-2-200226, teve a inteno de
esclarecer as dvidas ao declarar:

Artigo nico. A remunerao paga pelo franqueado ao


franqueador dedutvel da base de clculo do imposto de renda das
pessoas jurdicas, aplicando-se, cumulativamente, os limites percentuais
previstos nas Portarias especficas do Ministro da Fazenda, para cada tipo
d e royalty contratado, classificando-os segundo as subdivises daqueles
atos administrativos.
Pargrafo nico. dedutibilidade prevista no caput aplica-se o
limite mximo de 5% (cinco por cento), previsto no art. 12 da Lei n.
4.131, de 3 de setembro de 1962, e no art. 6 do Decreto-Lei n. 1.730, de
17 de dezembro de 197927.

As dvidas, que no foram totalmente dirimidas pelo referido Ato


Declaratrio Interpretativo, continuam a perseguir advogados tributaristas,
principalmente pelo uso das expresses cumulativamente e para cada tipo de
royalty contratado, o que, para alguns intrpretes, pode significar que os
royalties decorrentes de franquias podem ser deduzidos (e consequentemente
remetidos a controlador estrangeiro) at o limite de 5%, independentemente do
ramo de atividade praticado pela franqueada. Isto , as franquias de fast food, por
exemplo, que pela Portaria n. 436/58 ficariam limitadas ao mximo de 4%,
poderiam remeter e deduzir 5%. Esta no , na nossa opinio, a interpretao
correta do Ato Declaratrio Interpretativo n. 228. Parece-nos que o melhor
entendimento o de que, independentemente da rubrica ou nome que se d a
cada categoria de pagamentos feitos sob o contrato de franquia, os limites
mximos de dedutibilidade (e de remessa, quando for o caso) sero sempre os da
Portaria n. 436/59; isto , no exemplo das cadeias de fast food, esse limite
mximo ser de 4%.
Outra dvida levantada pelo mencionado Ato Declaratrio Interpretativo
decorre da expresso para cada tipo de royalty contratado, o que parece
requerer que se classifiquem as vrias categorias de royalties pagos sob uma
franquia. Caso isto seja feito, a dedutibilidade (e remissibilidade) dos pagamentos

eventualmente classificados como remunerao pelo fornecimento de tecnologia


ficariam limitados ao prazo de cinco anos, prorrogveis por mais cinco, enquanto
os royalties pagveis pela licena de marcas poderiam ser pagos, deduzidos e
remetidos indefinidamente, enquanto perdurasse o contrato (ficando, entretanto,
limitados a 1% quando houvesse participao majoritria do franqueador no
capital da franqueada).
4.2.6.4 Do prazo
O contrato de franquia obviamente um acordo de execuo continuada
ou de trato sucessivo, e seu prazo pode ser determinado ou indeterminado.
Quando determinado, no deve ser inferior ao prazo necessrio para a
recuperao do investimento feito pelo franqueado e para obteno do resultado
financeiro eventualmente previsto na Circular de Oferta. O contrato de franquia,
na maioria absoluta dos casos, inclui uma licena de uso de marca ou logotipo,
que devem estar registrados no INPI. Como a vigncia das marcas, nominativas,
figurativas ou mistas, de dez anos, o franqueador deve comprometer-se a,
durante o prazo contratual, manter aqueles registros em dia, renovados e com as
taxas oficiais pagas.
Contrato de franquia com prazo indeterminado no comum nem
recomendvel, pois o franqueado deve ter um mnimo de segurana de que ter
um prazo razovel para recuperar seu investimento, antes que o franqueador
possa pedir a resilio unilateral do contrato. Lembremo-nos de que, nos
contratos por prazo indeterminado, qualquer das partes pode denunci-lo a
qualquer tempo. No nos devemos esquecer, igualmente, do disposto no art. 473
e seu pargrafo nico do Cdigo Civil:

Art. 473. A resilio unilateral, nos casos em que a lei expressa


ou implicitamente o permita, opera mediante denncia notificada outra
parte.
Pargrafo nico. Se, porm, dada a natureza do contrato, uma
das partes houver feito investimentos considerveis para a sua execuo,
a denncia unilateral s produzir efeito depois de transcorrido prazo
compatvel com a natureza e o vulto dos investimentos.

O prazo do contrato de locao do imvel em que a franquia ser


instalada no deve ser inferior ao prazo da prpria franquia, ou deve prever a
possibilidade de renovao de forma a adequ-lo vigncia da franquia, sob

pena de gerar insegurana e instabilidade na relao entre franqueador e


franqueado.
Quanto s hipteses de resciso antecipada do contrato, ver as
observaes nos captulos anteriores sobre resilio, resoluo e transcurso de
prazo dos contratos de licena. No incomum que contratos de franquia tragam
igualmente previso de um perodo de quarentena (que no deve ser
excessivamente longo) aps o encerramento do contrato, dentro do qual o
franqueado compromete-se a no competir com o franqueador no mesmo ramo
de negcio. Este tipo de clusula de no concorrncia deve ser limitada no
tempo, limitada no espao e remunerada, para que seja exequvel (vide
observaes adiante a respeito de clusulas ps-trmino).
O contrato deve ser claro quanto possibilidade ou no de renovao e
caso haja esta possibilidade, se a renovao tcita e automtica (na ausncia de
manifestao em contrrio de qualquer das partes), ou se deve ser
necessariamente expressa. Deve haver, tambm, previso das condies da
renovao.
Como todo contrato, o de franquia tambm deve conter as clusulas
penais usuais por inadimplemento das obrigaes contratuais por qualquer das
partes (vide comentrios nos captulos anteriores a respeito). Entretanto, as
clusulas penais no devero ser to pesadas que possam afugentar os potenciais
candidatos a franqueados. De fato, deve-se ter em conta que a minuta de
contrato de franquia faz parte da Circular de Oferta, e serve como um dos
instrumentos de venda da franquia. Igualmente, o franqueado tender sempre a
ser considerado pelo Poder Judicirio como a parte mais fraca da relao
contratual, razo pela qual uma clusula penal por demais severa tender a ser
reduzida pelo juiz nos casos concretos.
4.2.6.5 Delimitao territorial e exclusividade
O inciso X do art. 3 da Lei de Franquias, reproduzido acima, exige que,
da Circular de Oferta, conste expressamente se garantida ao franqueado
exclusividade ou preferncia sobre determinado territrio de atuao, e, caso
positivo, em que condies, e a possibilidade do franqueado realizar vendas ou
prestar servios fora de seu territrio ou realizar exportaes. As mesmas
disposies devero estar contidas tambm no contrato de franquia. A clusula
de exclusividade territorial, quando houver, deve delimitar claramente a rea
geogrfica de atuao do franqueado e a possibilidade ou no de atuao de
outros franqueados (ou do prprio franqueador) nessa mesma rea. Uma
criteriosa delimitao de territrio serve como proteo ao franqueado contra
concorrncia danosa, mas serve igualmente aos interesses do franqueador,
evitando a saturao de pontos de mercado. Quando o contrato contiver uma

clara delimitao de rea territorial, convm fazer constar do contrato, como


anexo, um mapa delimitando o territrio outorgado.
Um ponto que deve ser lembrado, na questo da definio de territrio,
quanto propaganda regional. Quando o contrato estabelece pagamentos para
cobrir gastos com campanhas de publicidade de mbito regional, o contrato deve
ser claro sobre o que se entende por regio para esta finalidade.
4.2.6.6 Clusulas recomendveis
Entre as clusulas recomendveis em contrato de franquia, incluem-se:
a) Sigilo. Sobre contratos de sigilo e suas clusulas, ver as observaes no
segundo captulo desta srie.
b) Obrigaes ps-trmino. Podem incluir:
1) clusula de recompra, por parte do franqueador, de estoques
remanescentes por ocasio do encerramento do contrato e mtodos claros para
sua avaliao;
2) preferncia do franqueador na aquisio do ponto;
3) preferncia do franqueador na sucesso do contrato de locao (se
for o caso);
4) obrigao do franqueado de no concorrer com o franqueador aps a
extino do contrato, quando houver clusula de quarentena ou no concorrncia
no contrato de franquia. A clusula de no concorrncia vivel, desde que por
prazo razovel29, limitada no espao e devidamente remunerada. Se a clusula
de no concorrncia for excessivamente longa, a tendncia do juiz ser
consider-la nula 30.
c) Comunicaes e notificaes s partes. Podem incluir: a forma das
comunicaes (por carta, correio eletrnico, fax ou outro meio); destinatrios,
com endereos de correspondncia completos; prazos em que se considera a
comunicao feita.
d) Cesso e transferncia. O contrato deve conter claramente a
possibilidade ou no de cesso ou transmisso de direitos e obrigaes, tanto por
parte do franqueador como por parte do franqueado, e, caso permita, a forma
pela qual se processa a transferncia. No caso de transferncia pelo franqueado,
o contrato deve ser claro quanto s condies (isto , se a transferncia depende
de aprovao prvia do franqueador, e as eventuais vedaes a priori). Deve
haver tambm previso quanto aceitabilidade de cnjuges, herdeiros ou
sucessores do franqueado.
e) Averbao e registro perante o INPI e o Banco Central (quando for o
caso). O contrato deve conter previso de qual parte ser responsvel pelos

registros eventualmente necessrios, e a repartio dos custos inerentes.


f) Independncia das disposies contratuais (severability). A nulidade
de certas clusulas no invalida o contrato como um todo, exceto quanto a
clusulas consideradas essenciais.
g) Tolerncia quanto a inadimplncia (waiver). O no exerccio de
certos direitos includos no contrato no deve implicar, necessariamente, novao
do contrato ou desistncia quanto a esses direitos.
h) Acordo completo (entire agreement). Este dispositivo, comum em
contratos oriundos do exterior, determina que o presente acordo representa o
entendimento completo entre as partes e que supera ou prevalece sobre qualquer
outro entendimento prvio. Esta clusula normalmente merece pouca ateno,
mas pode ser danosa se, na verdade, as partes tiverem outros contratos a serem
levados em considerao, como, por exemplo, contratos separados de sigilo.
i) Lngua. Se o contrato for redigido em lngua estrangeira e for
traduzido, ou se for assinado em mais de um idioma, deve haver previso sobre
qual o texto que dever prevalecer em caso de discrepncia entre as duas
lnguas. Os contratos em duas lnguas podero, tambm, ser assinados em
colunas paralelas, uma em cada lngua, para facilidade dos franqueados.
j) Aditamentos. As condies para alteraes do contrato devem ser
previstas, tais como exigncia de que todo e qualquer aditamento seja por escrito,
assinado por todas as partes envolvidas e, se for o caso, registrado perante o INPI
e o Banco Central.
l) Eleio de foro, legislao e arbitragem. Sobre a possibilidade de
eleio de foro e de legislao (dentro das limitaes impostas pela lei brasileira)
e sobre as recomendaes quanto clusula de arbitragem, ver comentrios nos
captulos anteriores.
4.2.6.7 Formalidades
O art. 6 da Lei de Franquias determina que o contrato de franquia deve
ser sempre escrito e assinado na presena de duas testemunhas e ter validade
independentemente de ser levado a registro perante cartrio ou rgo pblico.
Como j visto nos captulos precedentes, a validade entre as partes de
um contrato relativo a bens de propriedade industrial no depende de averbao
ou registro, porm a validade perante terceiros depende de prvia averbao ou
registro perante o INPI. A mesma regra vigora para contratos de franquia,
devendo-se entender o disposto no final do art. 6 da Lei de Franquias como
referindo-se validade entre as partes.
De fato, o art. 211 da LPI (Lei n. 9.279, de 14-5-1996) prev: Art. 211.
O INPI far o registro dos contratos que impliquem transferncia de tecnologia,

contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relao a terceiros


(grifos nossos).
O Ato Normativo n. 135, de 15-4-1997, do INPI, normaliza a
averbao e o registro de contratos de transferncia de tecnologia e franquia
perante aquele rgo.
4.2.7 Franquia e Cdigo de Defesa do Consumidor
A relao entre contratos de franquia e o Cdigo de Defesa do
Consumidor (CDC Lei n. 8.078, de 11-9-1990) suscita uma srie de questes
interessantes.
De um lado, o franqueado afetado pelo CDC na qualidade de
fornecedor, aos seus clientes, dos produtos e servios fabricados ou prestados pelo
franqueador, j que (re)vende tais produtos ou servios na sua loja ou
estabelecimento franqueado. De fato, o CDC define fornecedor de forma
bastante abrangente no art. 3:

Art. 3 Fornecedor toda pessoa fsica ou jurdica, pblica ou


privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados,
que desenvolvem atividades de produo, montagem, criao,
construo, transformao, importao, exportao, distribuio ou
comercializao de produtos ou prestao de servios.

Em sua condio de (re)vendedor de produtos ou servios, o franqueado


certamente se encaixa dentro do conceito de fornecedor, e, como tal, fica sujeito
aos dispositivos do CDC. E mais, o Cdigo afeta tanto o franqueador como o
franqueado, pois ambos so responsveis, solidariamente com os outros
participantes da cadeia de fornecimento dos produtos ou servios
comercializados pela franquia, por eventuais vcios de qualidade ou quantidade
dos mesmos, nos termos dos arts. 18, 19 e 20 do CDC31. Jorge Lobo (1994, p.
42) capta bem esta dupla responsabilidade do franqueador e do franqueado:

Observe-se, contudo, que o Cdigo do Consumidor, no propsito


de proteger o lesado, estabelece, no artigo 34, que o fornecedor do
produto ou do servio solidariamente responsvel pelos atos de seus
prepostos ou representantes autnomos. Na falta de norma expressa
que alcance o franchising, parece possvel, atravs do processo de

interpretao analgica, estender-se o disposto no artigo 34, para


abranger tambm a franquia comercial, responsabilizando-se,
solidariamente, franqueador e franqueado, mesmo quando s este, ou
aquele, haja atuado em detrimento do consumidor. (...) A
responsabilidade, tanto do franqueador, quanto do franqueado, ser
sempre objetiva pelo risco criado, no tendo, por conseguinte, a vtima
de provar a culpa do causador do dano, mas apenas a ao, o nexo
causal e o resultado danoso.

Por outro lado, a jurisprudncia farta no sentido de que a relao entre


franqueador e franqueado no uma relao de consumo. De fato, vrias
decises consideram inaplicvel o CDC aos contratos de franquia, como as a
seguir relatadas:

Ao de cobrana cumulada com pedido de reparao por


danos materiais e cominatria. Contrato de franquia Cdigo de Defesa
do Consumidor. Inaplicabilidade. (...) Em contrato de franquia o
franqueado no assume a posio de consumidor final dos produtos
bens e servios que lhe so cedidos pelo franqueador; pelo contrrio, a
finalidade da avena propiciar a este ltimo a instalao e o
desenvolvimento de uma atividade prpria, destinada obteno de
lucros mediante relao de compra e venda comercial com terceiros.
(TAMG, 1 Cmara Cvel, Ap. Cv. 398.641-6, rel. Juiz Osmando
Almeida, j. 26-8-2003).
Contrato de fiana. Relao entre o franqueador e franqueado.
Lei n. 8.955/94. Cdigo de Defesa do Consumidor. Fiana. Exonerao.
1. A relao entre o franqueador e o franqueado no est subordinada ao
Cdigo de Defesa do Consumidor (STJ, 3 Turma, REsp 687.322, RJ
2004/0137036-6, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ-1, 9-102006, p. 287).
Competncia. Franquia. Contrato de adeso. Foro de eleio.
(...) No configura, entretanto, relao de consumo, o vnculo jurdico
existente entre franqueado e franqueador ainda que mediante contrato
de adeso, devendo a ao indenizatria aviada contra o franqueador ser
ajuizada no domiclio do ru, sem incidncia do disposto no inc. II do art.
101 do CDC. No se nega que o contedo hbrido do contrato de
franchising abriga, em certa medida, prestao de servios por parte do
franqueador, mas isso, por si s, no qualifica a relao entre

franqueado e franqueador como de consumo, porque consumo no h,


ds que os servios no so prestados ao franqueado como destinatrio
final (TJRJ, 8 Cmara Cvel, AI 2005.00222394, rel. Des. Marco
Antonio Ibrahim, j. 31-1-2006).

Portanto, a jurisprudncia dominante e a doutrina acima mencionadas


indicam que (a) o contrato de franquia no deve ser considerado uma relao de
consumo, pois os produtos e servios adquiridos pelo franqueado so destinados a
revenda, portanto o franqueado no consumidor final e (b) franqueador e
franqueado so solidariamente responsveis perante o pblico consumidor pela
qualidade dos produtos e servios vendidos nos estabelecimentos franqueados.
Porm, em todas essas decises acima reproduzidas, o franqueado
considerado no consumidor dos produtos ou servios fornecidos pelo
franqueador, mas no analisada sua condio de comprador do produto
franquia. Deve-se levar em considerao que a prpria franquia, como
modelo de negcio, pode ser considerada um produto, pois h feiras anuais, e
de grande repercusso, onde so ofertadas e vendidas franquias em todas as
reas e de todos os tipos, como na rea de educao (com escolas de lnguas), na
rea da sade (consultrios ou institutos dermatolgicos), na rea de servios
(preparao de declaraes de imposto de renda), sem falar nas reas de
cosmticos, de lavanderias e de alimentao, onde o nmero de franquias
enorme. Bem, se as franquias so produtos ofertados e vendidos regularmente,
ento os franqueados equiparam-se a consumidores, uma vez que compram a
franquia para seu uso como negcio prprio, e, como tal, so destinatrios
finais desse produto.
Alm disso, o art. 29 do CDC determina:

Art. 29. Para os fins deste Captulo [que trata das Prticas
Comerciais] e do seguinte [que trata da Proteo Contratual],
equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determinveis ou no,
expostas s prticas nele previstas (notas entre colchetes nossas).

Portanto, o consumidor pode ser considerado concretamente, quando


adquire uma mercadoria ou servio, ou abstratamente, quando exposto s
prticas previstas no CDC. Segundo Antonio Herman de Vasconcellos e
Benjamim (GRINOVER, 1999, p. 224), como j referido, no conceito do art.

29, basta a mera exposio da pessoa s prticas comerciais ou contratuais para


que se esteja diante de um consumidor a merecer a cobertura do Cdigo.
Se o franqueado for tratado como consumidor 32, mesmo que
abstratamente, deveriam ser seriamente levadas em considerao, na anlise de
contratos de franquia, as clusulas contratuais apontadas pelo CDC como
abusivas. Veja-se, a respeito, o que determina o art. 51 do CDC, do qual somente
alguns incisos sero citados, a ttulo exemplificativo:

Art. 51. So nulas de pleno direito, entre outras, as clusulas


contratuais relativas ao fornecimento de produtos e servios que:
I impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do
fornecedor por vcios de qualquer natureza dos produtos e servios ou
impliquem renncia ou disposio de direitos [o contrato no deveria,
pois, conter clusulas impedindo o franqueado de questionar a titularidade
da propriedade industrial licenciada pelo franqueador]. Nas relaes de
consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurdica, a
indenizao poder ser limitada [no exonerada], em situaes
justificveis;
(...)
IV estabeleam obrigaes consideradas inquas, abusivas,
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam
incompatveis com a boa-f ou a equidade [clusulas incompatveis com
a boa-f ou a equidade seriam igualmente vedadas pelo Cdigo Civil];
(...)
X permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variao
do preo de maneira unilateral;
(...)
XIII autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o
contedo ou a qualidade do contrato, aps sua celebrao [este tipo de
clusula violaria o princpio da igualdade e do equilbrio contratual,
princpio tutelado tambm pelo Cdigo Civil];
(...)
1 Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:
I ofende os princpios fundamentais do sistema jurdico a que
pertence;

II restringe direitos ou obrigaes fundamentais inerentes


natureza do contrato, de tal modo a ameaar seu objeto ou o equilbrio
contratual;
III se mostra excessivamente onerosa para o consumidor,
considerando-se a natureza e contedo do contrato, o interesse das partes
e outras circunstncias peculiares ao caso (grifos e comentrios entre
colchetes nossos).

Com relao ao conceito de onerosidade excessiva, lembremo-nos do


art. 157 do Cdigo Civil, que determina ocorrer leso quando uma pessoa, por
inexperincia (situao bastante comum entre novos franqueados), se obriga a
prestao manifestamente desproporcional ao valor da prestao oposta.
Alguns artigos do CDC, paradoxalmente, podem ser tanto invocados pelo
franqueado a seu favor quanto por qualquer terceiro contra o franqueado, como,
por exemplo, o art. 37, que veda toda publicidade enganosa ou abusiva. Caso o
franqueado considere que a Circular de Oferta constituiu uma publicidade
enganosa, poderia invocar o disposto no CDC a seu favor. Ao mesmo tempo,
sendo parte de um sistema integrado de propaganda da rede de franquias qual
aderiu, pode o franqueado ser acionado por consumidores, amparados pelo
mesmo art. 37, em razo de publicidade alegadamente enganosa de seus
produtos ou servios.
Esta interao entre a franquia e a proteo ao consumidor
interessante, tem inmeras facetas e ainda no foi totalmente analisada e
esmiuada em jurisprudncia.
O contrato de franquia e continuar a ser um contrato de natureza
complexa, que tende a evoluir de acordo com as necessidades do mercado. Sua
interpretao pelo Judicirio dever levar em considerao esta caracterstica de
mobilidade e adaptabilidade e no dever tentar engess-lo em conceitos e
padres preestabelecidos. O Cdigo Civil de 2002, muito corretamente, ao incluir
princpios gerais e institucionais e preceitos indefinidos e incompletos, apresentase como um texto aberto e flexvel, que permite e exige do juiz a criao de
solues concretas de caso a caso, com maior liberdade. Permite, assim, a sua
aplicabilidade, no futuro, s mudanas tecnolgicas ou econmicas que com
certeza surgiro, inclusive na rea contratual.

REFERNCIAS

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Tribunais, 1984.
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ABPI, Rio de Janeiro: ABPI, n. 15, p. 17-32, 1995.

1 Os investimentos em P&D de algumas das empresas multinacionais so bem


superiores aos de muitos pases em desenvolvimento. De acordo com a
UNCTAD, uma estimativa conservadora aponta que essas empresas so
responsveis pela metade dos gastos totais com P&D no mundo e, no mnimo,
por dois teros do total de gastos com atividades de P&D em geral (ARRUDA,
Mauro; VELMULM, Roberto; HOLLANDA, Sandra. Inovao tecnolgica no
Brasil: a indstria em busca da competitividade global. So Paulo: Associao
Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia das Empresas Inovadoras
ANPI, 2006, p. 63).
2 A criao e implantao do Bayh-Dole Act foi o ponto-chave para um novo
rumo nas atividades de transferncia de tecnologia nas universidades norteamericanas. A transferncia de tecnologia cresceu dramaticamente e no s

beneficiou as universidades e seus pesquisadores, como tambm os Estados


Unidos como um todo, atravs das atividades econmicas resultantes do
licenciamento, de novos empregos gerados pela explorao de invenes
licenciadas e atravs da criao de novas empresas com base em tecnologias
universitrias (ERBISCH, Frederic H. Transferncia de tecnologia e as
universidades norte-americanas: uma evoluo em progresso. In: CHAMAS,
Cludia; NOGUEIRA, Mary lin; SCHOLZE, Simone H. C. Scientia 2000:
propriedade intelectual para a Academia. Rio de Janeiro: Fundao Oswaldo
Cruz / Ministrio da Cincia e Tecnologia/Fundao Konrad Adenauer, 2003, p.
70).
3 Art. 4 As ICT podero, mediante remunerao e por prazo determinado, nos
termos de contrato ou convnio:
I compartilhar seus laboratrios, equipamentos, instrumentos, materiais e
demais instalaes com microempresas e empresas de pequeno porte em
atividades voltadas inovao tecnolgica, para a consecuo de atividades de
incubao, sem prejuzo de sua atividade finalstica;
II permitir a utilizao de seus laboratrios, equipamentos, instrumentos,
materiais e demais instalaes existentes em suas prprias dependncias por
empresas nacionais e organizaes de direito privado sem fins lucrativos voltadas
para atividades de pesquisa, desde que tal permisso no interfira diretamente na
sua atividade-fim, nem com ela conflite.
Pargrafo nico. A permisso e o compartilhamento de que tratam os incisos I e
II do caput deste artigo obedecero s prioridades, critrios e requisitos
aprovados e divulgados pelo rgo mximo da ICT, observadas as respectivas
disponibilidades e assegurada a igualdade de oportunidades s empresas e
organizaes interessadas.
Note-se que a lei se refere a contratos ou convnios. A diferena entre os dois
de natureza da relao jurdica: no contrato uma das partes tem interesse em
pagar por um bem ou servio que a outra parte detm e est disposta a fornecer,
sendo, portanto, interesses opostos. No convnio, h uma associao, isto , as
partes tm um propsito, um objetivo comum, e ambas aportam recursos para a
consecuo desse mesmo objetivo.
4 O art. 37 da Constituio Federal consagra estes princpios nos seguintes termos:
Art. 37. A administrao pblica direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos
poderes da Unio, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municpios obedecer
aos princpios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, tambm,
ao seguinte (...).
5 Art. 19. A Unio, as ICT e as agncias de fomento promovero e incentivaro

o desenvolvimento de produtos e processos inovadores em empresas nacionais e


nas entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos voltadas para
atividades de pesquisa, mediante a concesso de recursos financeiros, humanos,
materiais ou de infraestrutura, a serem ajustados em convnios ou contratos
especficos, destinados a apoiar atividades de pesquisa e desenvolvimento, para
atender s prioridades da poltica industrial e tecnolgica nacional.
1 As prioridades da poltica industrial e tecnolgica nacional de que trata o
caput deste artigo sero estabelecidas em regulamento.
2 A concesso de recursos financeiros, sob a forma de subveno econmica,
financiamento ou participao societria, visando ao desenvolvimento de
produtos ou processos inovadores, ser precedida de aprovao de projeto pelo
rgo ou entidade concedente.
3 A concesso da subveno econmica prevista no 1 deste artigo implica,
obrigatoriamente, a assuno de contrapartida pela empresa beneficiria, na
forma estabelecida nos instrumentos de ajuste especficos.
4 O Poder Executivo regulamentar a subveno econmica de que trata este
artigo, assegurada a destinao de percentual mnimo dos recursos do Fundo
Nacional de Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico FNDCT.
5 Os recursos de que trata o 4 deste artigo sero objeto de programao
oramentria em categoria especfica do FNDCT, no sendo obrigatria sua
aplicao na destinao setorial originria, sem prejuzo da alocao de outros
recursos do FNDCT destinados subveno econmica.
6 O Decreto n. 5.563, de 11-10-2005, que regulamentou a Lei da Inovao,
estabelece no 4 do art. 20:
Art. 20. (...)
4 A concesso da subveno econmica prevista no 2 implica,
obrigatoriamente, a assuno de contrapartida pela empresa beneficiria na
forma estabelecida no contrato.
7 Art. 8 facultado ICT prestar a instituies pblicas ou privadas servios
compatveis com os objetivos desta Lei, nas atividades voltadas inovao e
pesquisa cientfica e tecnolgica no ambiente produtivo.
1 A prestao de servios prevista no caput deste artigo depender de
aprovao pelo rgo ou autoridade mxima da ICT.
(...).
8 A norma geral do art. 594 do Cdigo Civil estabelece que toda a espcie de
servio ou trabalho lcito, material ou imaterial pode ser contratada mediante
retribuio.

9 Dispe o art. 12 da Lei da Inovao:


vedado a dirigente, ao criador ou a qualquer servidor, militar, empregado ou
prestador de servios de ICT divulgar, noticiar ou publicar qualquer aspecto de
criaes de cujo desenvolvimento tenha participado diretamente ou tomado
conhecimento por fora de suas atividades, sem antes obter expressa autorizao
da ICT.
10 Determina a Lei da Inovao:
Art. 20. Os rgos e entidades da administrao pblica, em matria de
interesse pblico, podero contratar empresa, consrcio de empresas e entidades
nacionais de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de
pesquisa, de reconhecida capacitao tecnolgica no setor, visando realizao
de atividades de pesquisa e desenvolvimento, que envolvam risco tecnolgico,
para soluo de problema tcnico especfico ou obteno de produto ou processo
inovador.
1 Considerar-se- desenvolvida na vigncia do contrato a que se refere o caput
deste artigo a criao intelectual pertinente ao seu objeto cuja proteo seja
requerida pela empresa contratada at 2 (dois) anos aps o seu trmino.
2 Findo o contrato sem alcance integral ou com alcance parcial do resultado
almejado, o rgo ou entidade contratante, a seu exclusivo critrio, poder,
mediante auditoria tcnica e financeira, prorrogar seu prazo de durao ou
elaborar relatrio final dando-o por encerrado.
3 O pagamento decorrente da contratao prevista no caput deste artigo ser
efetuado proporcionalmente ao resultado obtido nas atividades de pesquisa e
desenvolvimento pactuadas.
11 Art. 9 facultado ICT celebrar acordos de parceria para realizao de
atividades conjuntas de pesquisa cientfica e tecnolgica e desenvolvimento de
tecnologia, produto ou processo, com instituies pblicas e privadas.
(...)
2 As partes devero prever, em contrato, a titularidade da propriedade
intelectual e participao nos resultados da explorao das criaes resultantes da
parceria, assegurando aos signatrios o direito ao licenciamento, observado o
disposto nos 4 e 5 do art. 6 desta Lei.
3 A propriedade intelectual e a participao nos resultados referidas no 2
deste artigo sero asseguradas, desde que previsto no contrato, na proporo
equivalente ao montante do valor agregado do conhecimento j existente no
incio da parceria e dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados pelas
partes contratantes.
12 Vide comentrios a respeito deste ponto em BARBOSA, Denis Borges. Direito

da inovao (comentrios Lei n. 10.973/2004, Lei Federal da Inovao), Rio


de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 92-97.
13 Vide, a este respeito, os comentrios de BARBOSA, Denis Borges. Direito da
inovao (comentrios Lei n. 10.973/2004, Lei Federal da Inovao), cit., p.
52.
14 Art. 6 facultado ICT celebrar contratos de transferncia de tecnologia e
de licenciamento para outorga de direito de uso ou de explorao de criao por
ela desenvolvida.
1 A contratao com clusula de exclusividade, para os fins de que trata o
caput deste artigo, deve ser precedida da publicao de edital.
2 Quando no for concedida exclusividade ao receptor de tecnologia ou ao
licenciado, os contratos previstos no caput deste artigo podero ser firmados
diretamente, para fins de explorao de criao que deles seja objeto, na forma
do regulamento.
3 A empresa detentora do direito exclusivo de explorao de criao protegida
perder automaticamente esse direito caso no comercialize a criao dentro do
prazo e condies definidos no contrato, podendo a ICT proceder a novo
licenciamento.
4 O licenciamento para explorao de criao cujo objeto interesse defesa
nacional deve observar o disposto no 3 do art. 75 da Lei n. 9.279, de 14 de maio
de 1996.
5 A transferncia de tecnologia e o licenciamento para explorao de criao
reconhecida, em ato do Poder Executivo, como de relevante interesse pblico,
somente podero ser efetuados a ttulo no exclusivo.
15 Em 1995, a Comisso de Estudos de Transferncia de Tecnologia da ABPI,
sob nossa coordenao, debruou-se sobre o tema, produzindo um relatrio
denominado Tratamento Fiscal do Cost-Sharing, publicado na Revista da
ABPI n. 18, de set.-out. de 1995, p. 8-12. Posto que as citaes de leis e artigos
esto defasadas, em vista de alteraes na legislao fiscal desde ento, a anlise
da caracterizao dos contratos de pesquisa ainda vlida, bem como as
concluses gerais.
16 Art. 17. A pessoa jurdica poder usufruir dos seguintes incentivos fiscais:
(...)
3 Na hiptese de dispndios com assistncia tcnica, cientfica ou
assemelhados e de royalties por patentes industriais pagos a pessoa fsica ou
jurdica no exterior, a dedutibilidade fica condicionada observncia do disposto
nos arts. 52 e 71 da Lei n. 4.506, de 30 de novembro de 1964.

O art. 52 da Lei n. 4.506/64 estabelece, em sntese, que a dedutibilidade de


remunerao paga ao exterior por assistncia tcnica, cientfica, administrativa e
semelhante fica condicionada a (a) contrato registrado; (b) servios efetivamente
prestados; (c) observncia dos limites da Portaria 436/58. O art. 71 da mesma lei
tambm estabelece que a dedutibilidade do pagamento de royalties por patentes,
pagos ao exterior, depende de contrato registrado e de observncia dos limites
estabelecidos pela Portaria 436/58.
17 Em artigo publicado na Revista da ABPI n. 71, de jul.-ago. de 2004, p. 37-41,
denominado Apontamentos sobre o contrato de cost sharing e sua tributao,
Jacques Labrunie e Flavia Mansur Murad chegam concluso de que a nica
forma possvel de dedutibilidade nos casos dos contratos de cost sharing por
meio de envio de royalties ou remunerao por prestao de servios (assistncia
tcnica). Realmente, como vimos, a dedutibilidade dos pagamentos feitos a
ttulo de custeio de programas de P&D proibida quando tais pagamentos so
remetidos ao exterior, mas nem por isso se deve tentar enquadrar as despesas de
contratos de pesquisa ou cost sharing dentro da maneira de clculo e dentro das
limitaes remessa e dedutibilidade aplicveis aos royalties por licena de
marcas e patentes e remunerao por assistncia tcnica ou fornecimento de
tecnologia, j que os pagamentos por contratos de pesquisa e de cost sharing tm
natureza completamente diversa da dos royalties ou da remunerao varivel
aplicvel aos contratos de assistncia tcnica ou de fornecimento de tecnologia.
No se deve perseguir a qualquer custo a dedutibilidade fiscal desses
pagamentos, considerando que h alternativa vivel de tratamento fiscal
permitida pela legislao fiscal, isto , a amortizao ou o lanamento em ativo
diferido e posterior amortizao, que pode no ser a alternativa mais benfica ou
incentivada, mas a mais coerente com o tipo de despesa em questo.
18 Vide Lei n. 11.196, de 21-11-2005.
19 Publicada na revista Mundo Corporativo, ano 5, n. 16, 2 trimestre de 2007, p.
4-7.
20 H doutrinadores que distinguem Franquias de Produtos de Franquias de
Distribuio. No vemos, entretanto, grandes diferenas entre as duas.
21 Definio contida no stio da International Franchise
<http://www.ifa-university .com>, acessado em 28-4-2007:

Association:

In every franchise arrangement, the franchisor, the owner and developer of the
franchise sy stem licenses franchisees to use trademarks, service marks, logos or
advertising owned or developed by the franchisor. In some franchise sy stems,
franchised businesses are operated using only the franchisors brand name. ()
In other franchise sy stems, the franchised brand is used in tandem with a trade

name which the franchisee establishes. () Every successful franchise


organization involves a method of doing business which is common to all
franchisees and the franchisor. The business sy stem may include standardized
products, methods of preparing or manufacturing products or food, or methods of
performing services, standard appearances of business facilities, standard
signage, reservation sy stems, accounting sy stems, inventory control and
merchandising policies, etc. In some franchise organizations, the franchisors
business sy stem governs virtually all aspects of operating a business. In other
organizations, the franchisors business sy stem may be less comprehensive,
giving the franchisees greater independence in how they deal with issues not
directly related to the core franchise program.
22 Luiz Felizardo Barroso (1997, p. 57) recomenda que a Circular de Oferta seja
redigida por um advogado especialista: E esse profissional do Direito, com
especializao em franchising, dever, alm do mais, ter uma formao jurdico
profissional voltada para os aspectos mercadolgicos do trabalho que ir
executar, pois a COF instrumento do disclosure em franchising paralelamente
a ser um documento legal da maior importncia, em face das consequncias
desagradveis advindas de sua inobservncia, ser um forte instrumento positivo
ou negativo de venda de sua franquia, dependendo de como vier a ser
elaborado.
23 Vide comentrios sobre as informaes que devem constar da Circular de
Oferta em COELHO, Fbio Ulhoa. Consideraes sobre a Lei da Franquia.
Revista da ABPI, Rio de Janeiro, n. 16, p. 15-21, mai.-jun. 1995.
24 Neste sentido a jurisprudncia:
Direito Comercial. Contrato de Franquia regulado pela Lei n. 8.955/94.
Requisitos legais no preenchidos pela apelada. Apelante induzida em erro.
Circular de Oferta de Franquia incompleta e falaciosa. Minuta de pr-contrato de
franquia que no atende s determinaes legais. Processo de Contratao
obstado. Quebra da Fidcia e verificao de ilegalidades. Despesas tidas com
deslocamento e elaborao de projeto arquitetnico que devem ser
reembolsadas pela franqueadora. Deciso reformada. Apelo conhecido e
provido.
A base do contrato de franquia a fidcia, haja vista a necessidade contnua de
colaborao entre franqueador e franqueado, pois aquele abre a terceiro os
segredos de seu negcio e este depende do franqueador para a implantao e
manuteno da empresa. Quebrada a confiana inicialmente presente entre as
partes, tornou-se impossvel a continuao do processo de contratao da
franquia. A posterior verificao pela apelante de que agiu mal a apelada,
contrariando inclusive disposies legais expressas, induzindo-a em erro, impe o

dever de indenizar pelos valores gastos pela apelante que acreditou na proposta
irregularmente formulada pela apelada (TJPR, Ap. Cv. 84.179-0, 6 Cmara
Cvel, rel. Desa. Anny Mary Kuss, j. 19-4-2000).
25 Ou, na expresso cunhada por Jos Carlos Tinoco Soares, conjunto-imagem:
Trade dress pode hoje ser entendido no apenas como a vestimenta de uma
marca, mas sim por um todo que pode perfeitamente ser entendido pelo
Conjunto-Imagem (TINOCO SOARES, Jos Carlos. Trade dress e/ou conjuntoimagem. Revista da ABPI, Rio de Janeiro: ABPI, n. 15, p. 23, 1995).
26 Publicado no DOU de 26 de fevereiro de 2002.
27 O art. 6 do Decreto-Lei n. 1.730, de 17-12-1979 dispe:
Art. 6 O limite mximo das dedues, estabelecido no art. 12 da Lei n. 4.131,
de 3 de setembro de 1962, ser calculado sobre a receita lquida das vendas do
produto fabricado ou vendido.
28 A anulao do Ato Declaratrio Interpretativo n. 2/2002 foi solicitada em
Ao Civil Pblica protocolada em 30-5-2005 pelo Ministrio Pblico Federal,
Procuradoria da Repblica no Distrito Federal.
29 Apelao cvel. Contrato de franquia. Clusula de quarentena. Viabilidade
jurdica. Boa-f. perfeitamente vivel a previso de perodo de quarentena,
imposto ao franqueado, logo aps a resoluo do negcio jurdico de franquia.
No caso concreto, o perodo previsto de um ano, com estabelecimento de multa
para a hiptese de infrao regra. Apelao desprovida (TJRS, 6 Cmara
Cvel, Ap. Cv. 597023191. rel. Des. Antnio Jany r DallAgnol Jnior, j. 18-31997).
30 (...) Nula se mostra a clusula que probe a franqueada de atuar aps o
rompimento do contrato por dez anos, na mesma atividade, porquanto enseja o
afastamento da livre concorrncia, cujo princpio tem respaldo constitucional
(TJDF, 3 Turma Cvel, Ap. Cv. 19990110747144, rel. Dr. Vasquez Cruxn,
DJDF, 17-6-2004, p. 39).
31 Confirmando a responsabilidade do franqueador como fornecedor, veja-se o
acrdo:
Ao de cobrana cumulada com indenizao por danos morais.
Responsabilidade civil. Franquia empresarial. Legitimidade passiva. Incidncia
do CDC. Recurso improvido. Franqueadora no se exime da responsabilidade por
prejuzo causado a terceiro quando credencia empresa inidnea para agir em seu
nome, como se representante sua fosse (2 Turma Recursal Cvel dos Juizados
Especiais Cveis, Recurso Inominado 71000710657, rel. Dr. Clvis Moacy r
Mattana Ramos, Porto Alegre/RS, j. 5-10-2005).
32 Jorge Lobo parece no ter dvidas a respeito: Por outro lado, o franqueado,

ex vi do Cdigo Nacional de Defesa do Consumidor, considerado consumidor


do produto ou servio fabricado ou vendido pelo franqueador, estando, pois,
protegido pelo CNDC (Contrato de franchising. Rio de Janeiro: Forense, 1994,
p. 40-41).

5 PROPRIEDADE INTELECTUAL EM BIOTECNOLOGIA

Maria Ester Dal Poz

Professora do programa de educao continuada e especializao em Direito


GVlaw, mestre e doutora em Poltica Cientfica e Tecnolgica pela Unicamp,
assessora de desenvolvimento institucional da reitoria da Universidade
Federal de So Paulo, ps-doutoranda do Centro de Desenvolvimento
Tecnolgico em Sade da Fundao Oswaldo Cruz.

5.1 Apresentao
Este captulo tem com objetivo caracterizar os desafios da pesquisa e
desenvolvimento (P&D) de biotecnologias, com foco nas questes de
propriedade intelectual.
Apresenta conceitos acerca do conjunto de tcnicas que compem a
biotecnologia, relacionando-as aos seus efeitos sobre a dinmica inovativa e a
competitividade dos mercados.
Discute a diversidade de legislaes nacionais sobre propriedade de
ativos intangveis da biotecnologia e sua relao com o acordo TRIPS (Trade
Related Intellectual Property Rights) da Organizao Mundial do Comrcio.
Neste contexto, demonstra que a apropriao de inovaes em
biotecnologia um fenmeno dinmico, para o qual so necessrias aes
integradas do campo do Direito e dos estudos de economia da inovao.

5.2 Biotecnologia: mercados e pesquisa e desenvolvimento de novos


produtos e processos

As biotecnologias podem ser definidas como a aplicao de princpios


cientficos e tecnolgicos no processamento de materiais com agentes biolgicos,
visando a proviso de bens e servios (BULL; HOLT; LILLY, 1982, p. 20 e 78).
Formam um conjunto amplo de tcnicas utilizadas em diversos setores da
economia e que tm em comum o uso de organismos vivos (ou partes deles,
como clulas e molculas) para a produo de bens e servios.
So, segundo Silveira, Dal Poz e Assad (2002, p. 208),

um bloco robusto que combina diferentes protocolos de pesquisa j


existentes com novos procedimentos cientficos derivados de diferentes
disciplinas, tais como bioqumica e biologia molecular. Isso permite um
grande potencial para novas combinaes com paradigmas existentes,
como o da cincia da computao. Isso est relacionado ao processo de
inovao, que a combinao de diferentes peas do conhecimento,
onde cada ao um building block.

Classicamente, portanto, no so um setor ou uma indstria, mas sim


atividades que envolvem pesquisa cientfica, desenvolvimento de tecnologias e
inovao para os mercados de sade humana e animal, de agronegcios,
nutrio, cosmtica etc.
O efeito das inovaes biotecnolgicas para o deslocamento de velhos
mercados evidente. Alguns exemplos podem ilustrar esta ideia.
Medicamentos atuais para o tratamento de cncer bloqueiam a
multiplicao de clulas cancerosas, mas tambm causam a morte de clulas
normais. Por isso, apresentam efeitos secundrios indesejados bastante
sistmicos e adversos para os pacientes, j que tecidos saudveis so atingidos
pela droga. Biotecnologias que reconhecem as clulas cancerosas e empregam
as drogas apenas nos tecidos afetados eliminam as inconvenincias clnicas,
tornando os tratamentos muito mais amenos para o usurio. Drogas de ao
sistmica no seriam mais competitivas frente s drogas de delivery especfico;
estas, sem dvida, apresentam maior valor agregado.
Indo mais longe: o diagnstico baseado em biologia molecular da
alterao dos genes em clulas pode mostrar que um tecido, dali a muitos meses,
poderia se apresentar neoplsico. Esta biotecnologia se baseia no fato cientfico
de que, muito antes de se formar um tumor, genes das clulas de certo tecido
humano sofrem alteraes, apresentando-se com dezenas de cpias repetidas.
Isto acontece como um prenncio do processo de gerao de cncer. Prever esta
condio possvel por meio de kits-diagnstico baseados em estudos de

genmica e protemica, cincias nas quais se reconhecem as partes do DNA e


que permitem a verificao antecipada das condies normais ou alteradas
dos genes.
No primeiro caso no qual se confrontam as drogas de ao sistmica e
as de ao especfica, haveria uma substituio do tipo de droga; no segundo,
simplesmente o mercado de drogas para tratamento seria substitudo pelo de kitsdiagnstico e de drogas de bloqueio do cncer em fases muito precoces.
No campo da biotecnologia vegetal, a chamada engenharia
metablica pode, uma vez alterados o nmero de cpias de um gene de
crescimento da planta, fazer com que o ciclo de desenvolvimento do vegetal seja
acelerado. Este tipo de variedade geneticamente modificada, de maior
produtividade mdia anual, seria muito mais interessante para os mercados
agrcolas, pois viria alterar positivamente os ciclos de produo e, portanto, os
ciclos de capital.
Mais recentemente vem crescendo a demanda pela incorporao de
biotecnologias em outros setores industriais como o de produtos qumicos. A
substituio de petrleo como matria-prima para a obteno destes produtos
coloca hoje a biomassa no centro das atenes tecnolgicas. Seja porque h
indefinio quanto ao tamanho e viabilidade dos estoques mundiais de petrleo,
seja porque, mesmo que estes ainda sejam suficientes para a manuteno dos
atuais nveis de crescimento da produtividade industrial, h a questo do preo
desta matria-prima, que poderia ser mais controlado, caso algum substituto
fosse colocado no cenrio econmico mundial.
As biorrefinarias, que envolvem atividades agrcolas para obteno de
biomassa e industriais para transformao desta matria-prima de origem
biolgica em produtos qumicos, apresentam hoje uma forte demanda por
biotecnologias. Grandes redes mundiais de empresas tm investido na Pesquisa
& Desenvolvimento (P&D) para melhorar a produtividade de cana-de-acar e
milho, como fontes de biomassa e em tecnologias baseadas em estudos de
genomas para fermentao alcolica, utilizao de enzimas para retirar acares
de bagao de cana etc.
Estes exemplos mostram que a Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) de
biotecnologias so atividades de Cincia, Tecnologia e Inovao (C&T&I) em
progresso, longe da maturidade.
O modelo de inovao biotecnolgica requer a integrao de muitos
tipos e em diferentes reas do conhecimento, tanto os de base tcnica, como
cincias da gentica, bioqumica, biologia molecular, cintica de molculas,
quanto as providncias de coordenao. Entre estas, as de natureza legal e de
gesto tecnolgica, que sustentam as dinmicas de C&T e seus nexos com o
mercado, em ciclos de criao e transferncia de conhecimentos.

A biotecnologia moderna se caracteriza pela elevada dependncia da


pesquisa em cincias bsicas, pela multidisciplinaridade e complexidade, pela
aplicao em diversos setores produtivos, pela elevada incerteza das atividades
da P&D, de seus riscos e elevados custos das aplicaes comerciais. Tais cadeias
de P&D apresentam risco tecnolgico, pois as pesquisas podem no resultar
efetivamente em produtos seguros e que apresentem a eficincia deles esperada.
Consumidores tambm podem recus-los, como o caso do mercado japons
para alimentos que possuam contedo geneticamente modificado. H tambm
um risco associado difuso dos novos produtos nos mercados, ou seja, da
comercializao da inovao no acontecer de modo a cobrir gastos com P&D e
trazer retorno dos investimentos.
Uma inovao nem sempre ocupa mercados de tecnologias j maduras.
o que acontece com o carro eltrico, que est desenvolvido mas no
comercializado, pois sofre os efeitos daquilo que se costuma chamar de
dependncia da trajetria. A trajetria das cadeias produtivas e de servios para
carros a combustvel, redes de companhias, postos de gasolina, lcool e diesel,
distribuidoras de petrleo etc.; ou seja, o mercado se mostra dificilmente
substituvel. No caso da biotecnologia, a dependncia da trajetria se deve muito
mais ao fato de que a mudana da estrutura de produo apresenta alto custo,
inibindo a substituio imediata das plantas industriais. Este foi o caso da
substituio de tecnologias de extrao de insulina de pncreas de boi pelas de
produo deste hormnio por meio de cultura de bactrias engenheiradas.
Os custos destas pesquisas so muito altos, j que se trata de cincia na
fronteira do conhecimento.
O regime tecnolgico da biotecnologia um tipo especial de regime
baseado em cincia (CORIAT; ORSI; WEINSTEIN, 2002, p. 200 a 232), porque
a busca por conhecimentos cientficos feita diretamente na sua fonte ou seja,
nos polos onde o conhecimento cientfico produzido , que move o processo de
inovao. Assim, as empresas interessadas em desenvolver novas biotecnologias
devem realizar P&D in house, por si prprias e/ou ir buscar conhecimentos
cientficos em universidades e institutos de pesquisa. Em geral, as duas coisas
acontecem, com as empresas pesquisando e desenvolvendo por si prprias e
captando conhecimentos bsicos disponveis para a gerao de inovao.
A contratao de pesquisa entre empresas e instituies cientficas deve,
claro, prever as questes relativas aos Direitos de Propriedade Intelectual
(DPI) e a definio acerca do sistema de repartio de benefcios econmicos
da inovao que acaso venha a ser produzida. O estabelecimento de um padro
para tais DPI dificultado pelo fato de que, em geral, as empresas entram com
investimentos tangveis e as instituies de pesquisa muito mais com ativos
intangveis, que necessitam ser mensurados e valorados economicamente, para

que possam ser considerados como ativos de parcerias na P&D, que j de


risco.
Tal caracterstica da biotecnologia pode ser devida ao fato de que uma
cincia relativamente nova; por isso, as tecnologias so ainda muito dependentes
da gerao de conhecimentos cientficos, que so selecionados ao mesmo tempo
em que novas tecnologias so geradas.
Isto faz com que o desenvolvimento de biotecnologias exija um sistema
complexo de interao entre diversos agentes.
A organizao das atividades inovativas e comerciais caracterizada por
um elevado grau de complexidade. Nas palavras de Orsenigo (1989, p. 3),
empresas de grande ou pequeno porte, universidades e agncias pblicas em
geral estabelecem, entre si, complexos sistemas de relacionamentos. Estes
envolvem cooperao e competio, sejam ele mediados ou no por interaes
contratuais, em variadas formas de interao hierrquica 1. Tanto que sua
estrutura industrial peculiar: os arranjos tecnolgicos so formados por agentes
e instituies de carter e natureza diversos, formando blocos lgicos nos quais
esto presentes pelo menos dois tipos de atores: a) instituies federais,
responsveis pela poltica cientfica e tecnolgica, legislao de comrcio,
implementao de regimes de regulao do conjunto de atividades comerciais,
promovendo e organizando o fluxo de recursos financeiros para pesquisa e
inovao; b) organismos de negcios, responsveis por coordenar o desempenho
de mercado, mantendo as condies favorveis gerao de inovao.
Nestas redes articulam-se diversas cincias (biolgicas, computacionais
e eletrnicas) em inmeras disciplinas do conhecimento, para que haja
aproximao de cincia e tecnologia e estas dos mercados.
A Figura mostra um destes arranjos tecnolgicos, a Rede de Pesquisa
em Genoma de Vegetais dos EUA, cujo objetivo obter novas variedades de
vegetais geneticamente modificados sejam eles transgnicos ou no2.

A presena de atores como a OTAN aliana militar entre pases


demonstra que os interesses em biotecnologias apresentam uma dimenso
estratgica, alm daquelas de cunho de mercado, como da Monsanto e suas
subsidirias Calgene e DeKalb ou da rede de universidades e rgos pblicos,
como o Departamento de Agricultura e de Energia norte-americanos.
O GenBank um banco virtual de sequncia de DNA, cujo acesso
semipblico. Um pesquisador que mapeie genes de um organismo deve, para ter
seu artigo cientfico aceito para publicao, depositar as sequncias em bancos
deste tipo, tornando-as disponveis para a comunidade de P&D.

Mas a Figura , na verdade, a foto de uma rede que, ao longo do tempo,


muda de configurao. Algumas organizaes permanecem na rede, outras
participam de uma ou mais fases, dependendo do trabalho necessrio ao longo
dos ciclos de P&D de novos produtos. Esta evoluo da composio das redes,
por um lado, parece reduzir os custos mdios da P&D, j que ativos podem ser
compartilhados em consrcio.
Por outro lado, esta condio complica a deciso sobre os direitos de
propriedade dos produtos finais da P&D, j que difcil medir a participao de
cada ator no desenvolvimento da tecnologia e as alquotas de benefcios que cada
um deles merece, quando ela chega a ser obtida.
Este enfoque se afasta da concepo linear e bastante difundida de que
inovaes so obtidas numa esteira linear que envolve descoberta, inovao e
adoo de tecnologia. O processo de negociao e repartio de benefcios
resultantes da inovao, na forma de DPI, envolve uma rede de atores
institucionais, cuja composio e parcela de participao variam ao longo das
cadeias de gerao de biotecnologias.
Neste sentido, o desafio de gerir biotecnologias nos leva a superar a viso
simplista de que sem um mximo de direitos de proteo no h investimento e
tambm que tratando os resultados do esforo de pesquisa como bens pblicos,
de livre acesso, se tenha o desenho ideal para incentivar as atividades de cincia,
desenvolvimento tecnolgico e de inovao.
O desafio suplementar desta dinmica de P&D vem do fato de que,
afinal, algum financia estes ciclos recursivos de atividades tecnolgicas, visando
melhoria da competitividade industrial. Em geral, programas cientficos so
financiados majoritariamente pelos governos. Mas fundos pblicos podem ser
complementados por recursos privados, em parcerias de desenvolvimento
tecnolgico.

5.3 Financiamento inovao: quem tira proveito?


No contexto anteriormente apresentado, v-se que a deciso sobre
repartio de benefcios (que, claro, depende da base legal que a baliza) deve
coevoluir com a constituio dos mercados e a manuteno dos arranjos.
Depende, em grande medida, do estabelecimento de contratos que visem
determinar as funes dos componentes na pesquisa, os riscos financeiros e as
incertezas derivadas do mercado. A competncia para a coordenao desse
conjunto de aspectos deve estar presente em todas as esferas institucionais
envolvidas na pesquisa bsica e na P&D, de modo que se possam estimar as
possibilidades de obter retorno econmico e/ou negociar a repartio de

benefcios.
O aspecto do financiamento inovao e os retornos econmicos destes
investimentos merecem ento ser verificados.
bastante difundida a ideia de que, devido s falhas de mercado, seja
difcil para a empresa recuperar os gastos em P&D, resultando um menor
esforo privado neste tipo de atividade do que seria socialmente decidido por um
ditador esclarecido (LACASA; REISS, 2001, p. 156).
A presena de efeitos de transbordamento dos gastos de pesquisa
externalidades positivas da pesquisa sobre a atividade de outros agentes privados
e os gastos pblicos em pesquisa (efeito crowding out) motivam as empresas na
construo de diferentes formas de garantia de direitos de propriedade sobre a
pesquisa, condicionadas setorialmente e pelo arcabouo institucional. A garantia
de direitos de propriedade dos resultados do esforo de pesquisa teria, em
primeira instncia, a funo de corrigir falhas de mercado e de permitir a
difuso da informao sobre o desenvolvimento cientfico e tecnolgico.
A noo de falhas de sistema est baseada na fragilidade do sistema
de atribuio de direitos de propriedade, devido s falhas de coordenao,
excessiva burocracia e s restries oramentrias impostas s organizaes
pblicas e privadas envolvidas. O predomnio da viso institucional limitada, que
d importncia aos comportamentos oportunistas dos agentes (free rider) pode
reforar as falhas de sistema. Um exemplo claro dado pela resistncia ao
reconhecimento dos direitos de melhoristas de plantas por produtores familiares,
que lutam pelo reconhecimento do direito de multiplicao de sementes (e,
portanto, de cultivares) para uso prprio (DAL POZ, 2000, p. 126).
Todavia, aquilo que tratado na literatura econmica como uma agenda
defensiva do ponto de vista da firma e da presena de falhas de mercado tem
sido visto, cada vez mais, a partir de seu componente estratgico e de seu
impacto social. Trata-se de uma vertente que amplia o escopo que envolve o
papel dos DPI, relacionando-o s falhas de sistema.
As justificativas econmicas para a construo de arranjos institucionais
e organizaes que interfiram nos processos de inovao e produo de
conhecimentos podem ser agrupadas em duas grandes abordagens: a da falha dos
mercados e a das falhas de sistema. Ambas esto apoiadas na ideia da
ineficincia dos processos ou das instituies responsveis por alocar recursos e
selecionar os potenciais ganhadores do processo inovativo.
A economia dos DPI (que so parte das amplas questes sobre direitos
de propriedade) tem sido aplicada para a compreenso da natureza e das
consequncias dos arranjos contratuais e institucionais (JONES, 1983, p. 97;
EGGERTSON, 1990, p. 123; BARZEL, 1997, p. 67; FUROBOTN; RICHTER,
1998, p. 55). Um importante pressuposto que tais processos consomem

recursos, devendo, portanto, criar valor, de modo a reduzir seus custos. Segundo
Metcalfe (2002, p. 222), a abrangncia destas polticas definiria o grau de
incentivo aos investimentos em pesquisa. Pode-se dizer que a proviso de
sistemas adequados de garantia de DPI alm de financiamento governamental
pesquisa de cunho industrial componente essencial destas polticas. Um dos
principais recursos o conhecimento produzido ou incorporado pela firma; o
processo de aprendizagem que resulta em capacitao cientfica e tecnolgica
a chave da dinmica de inovao, envolvendo uma ampla gama de atores e
outros elementos, como redes de pesquisa, instituies, sistemas de regulao e
legislao, alm dos tradicionais mecanismos de mercado. As falhas, neste caso,
ocorrem no apenas por conta das dificuldades em alocar recursos, mas
tambm, e principalmente, pelos problemas derivados da seleo e da criao de
variabilidade tecnolgica ao longo dos processos de gerao e difuso das
inovaes (CARLSSON; JACOBSSON, 1997, p. 44). Nesta abordagem, o papel
do governo seria o de reforar ou, se necessrio, criar as estruturas
institucionais que sustentem a atividade inovativa. Carlsson e Jacobsson (1997, p.
45) segmentam as falhas nos grupos: (a) de mercado, (b) institucionais e (c) das
redes.
As falhas institucionais so relativas ao desempenho interno das
atividades inovativas nas instituies; j as falhas do desempenho coletivo dos
componentes da rede (que garantem a transferncia de conhecimentos e de
tecnologias e promovem a colaborao interdisciplinar entre setores de negcios
e centros de pesquisa acadmica) podem ser evitadas por meio de instrumentos
de poltica. Tais instrumentos devem ser capazes de sustentar os relacionamentos
entre os atores da rede e, principalmente, manter crescente a confiana mtua
dos componentes da rede ao longo das cadeias interinstitucionais dos processos de
P&D.
Surge da o desafio de compreender como os DPI seriam negociados
neste contexto mutvel e recursivo, no qual, a cada passo da Pesquisa ou do
Desenvolvimento, ou ainda dos processos de retroalimentao entre eles, os
papis e funes dos atores da rede vo sendo definidos e redefinidos. As
demandas tecnolgicas, como lgico pensar, so altamente dependentes dos
resultados iniciais da pesquisa bsica 3.
Assim, promover polticas como as dos Projetos Genoma, como vem
fazendo o Brasil nos ltimos oito anos, pressupe analisar quem poder se
apropriar dos resultados da pesquisa e receber benefcios econmicos de sua
explorao comercial.
Este desafio tem como tema central a questo dos DPI sobre
biotecnologias, em especial as baseadas em estudos genmicos, que esto na
fronteira do conhecimento, j que permitem, como se viu no incio deste

captulo, obter inovaes de maior valor e impacto nos mercados.

5.4 Direitos de propriedade intelectual sobre biotecnologias nos contextos


nacionais e internacionais
Acabamos de demonstrar a complexidade da gerao de biotecnologias
no que tange sua dinmica inovativa e suas relaes com a repartio de
benefcios futuros.
A base legal dos DPI de foro nacional. O Quadro mostra a
variabilidade apresentada pela legislao em questo:

Pas

Descobrimentos

EUA

N*

Mxico

Costa Rica

Colmbia

Brasil

Chile

Guatemala

Honduras

Proce

Fonte: Elaborao prpria, publicado em Dal Poz & Brisolla, 2003; modificado a
partir da tipologia de IICA, 2000, e segundo a anlise dos textos das legislaes
pertinentes encontradas em www.wipo.org.

Legenda: (?): conceituao dos termos ausente ou em discusso; S: aceito;


N: no aceito. N*: formalmente, no aceito, j que descobertas no apresentam
o atributo de novidade necessrio para que um invento seja passvel de
patenteamento; mas, o que se percebe pela anlise do contedo de patentes
biotecnolgicas que, de fato, muitos trechos de DNA, passveis de ser
considerados descobertas, so efetivamente cobertos por proteo patentria no
mbito do USPTO.

Os mercados para os quais as biotecnologias so insumidoras so na sua


quase totalidade globais: o caso dos medicamentos, vacinas, antirretrovirais,
sementes etc., o que os insere no debate dos acordos TRIPS (Agreements on
Trade Related Intellectual Property Rights), da Organizao Mundial do
Comrcio (OMC).
No contexto da difuso global dos parmetros de DPI dados pelos
acordos TRIPS est em curso um processo de harmonizao do padro de
apropriao tecnolgica, no bojo da internacionalizao do capital e da difuso
da economia baseada em conhecimento. Tal processo se evidencia de modo
muito importante desde a criao da OMC, em 1994, que veio providenciar os
instrumentos de garantia de vantagens econmicas das atividades baseadas em
conhecimento.
Os acordos TRIPS coroam os esforos internacionais de apropriao
tecnolgica iniciados na dcada de 1980. So firmados4 como resultado dos
desdobramentos das rodadas de negociaes sobre comrcio internacional no
chamado GATT (General Agreement on Tariffs and Trade ). Este ltimo, aps sua
oitava rodada, em 1994, substitudo pela OMC.
A primeira rodada do GATT aconteceu em 1947, iniciando-se como um
acordo entre pases para reduzir tarifas de comrcio internacional. Seu carter
central, enquanto acordo de reduo de tarifas, mais ou menos mantido at sua
6 rodada (Kennedy Round, 1967), quando as rodadas j demonstram disposio
anti-dumping5, quando um aprofundamento do seu carter normativo comea a
se manifestar. Em sua 7 rodada, em Tquio (1979), passa a discutir e propor
formas de reduo de barreiras no tarifrias e de tarifas internacionais para
bens manufaturados.
Em 1994 o GATT substitudo, em sua 8 Rodada (Uruguai), pela OMC.
O escopo da OMC o de proporcionar uma estrutura institucional capaz de
conduzir as relaes comerciais entre os pases-membros da organizao, em
relao s matrias detalhadas nos instrumentos normativos, compondo a
normatizao das salvaguardas, dentre os quais o GATS ( General Agreement on

Trade in Services) e os prprios TRIPS6.


O objetivo central dos TRIPS, explicitado em seu Artigo 7, o de
garantir que a proteo e o cumprimento dos direitos de propriedade intelectual
contribuam para a promoo da inovao tecnolgica e para a transferncia e
difuso de tecnologias, de modo a que usurios e produtores de conhecimentos
tecnolgicos obtenham vantagens mtuas7. Tais relaes visariam, em ltima
instncia, conduzir ao bem-estar social e econmico e ao equilbrio entre direitos
e obrigaes dos pases, no cenrio comercial mundial. A ideia de equilibrar
benefcios atravs da concesso de ttulos de DPI o conceito-chave do desenho,
da estrutura e da implementao da legislao de cunho harmonizador que os
TRIPS representam.
Entretanto, duas consideraes devem ser feitas. A primeira diz respeito
ao fato de que, se as obrigaes e aes dos pases em desenvolvimento que
encaminhariam o cumprimento das disposies acordadas em TRIPS so
bastante claras e detalhadas no texto destes acordos, o mesmo no acontece em
relao aos pases detentores de tecnologia.
O princpio dos TRIPS (Artigo 8) o de facilitar a transferncia
internacional de tecnologia. O Artigo 8.1 diz que os membros da OMC devem
formular e, se necessrio, retificar suas legislaes (nacionais) adotando as
medidas necessrias para proteger a sade pblica e a nutrio, o interesse
pblico nos setores de vital importncia para o desenvolvimento socioeconmico e
tecnolgico, providenciando as medidas que forem consistentes com o
provisionamento deste acordo8. Assim esto dispostas as obrigaes dos pasesmembros, que devem adaptar suas legislaes segundo o escopo dos TRIPS, na
forma dos objetivos descritos no Artigo 7.
O Artigo 8.29 aponta as medidas apropriadas que os pases devero
providenciar para prevenir o abuso dos DPI por parte de detentores destes
direitos sem, contudo, defini-las. Estas questes ficam absolutamente vagas em
termos dos mecanismos pelos quais os pases detentores de tecnologia poderiam
transferi-la para os pases em desenvolvimento. O artigo define que medidas
apropriadas, providenciadas de modo a serem consistentes com as provises
destes acordos, sero necessrias para prevenir abusos dos DPI por parte dos
detentores destes direitos.
Surge aqui a segunda questo: esta atribuio de tratamento nacional,
ou seja, cada pas-membro deve providenciar os mecanismos pelos quais os DPI
se tornem facilitadores da transferncia de tecnologia. Mas no esto explicitadas
as formas e os esforos mnimos para que esta disposio legal venha a se
realizar. At porque esta atribuio diz respeito aos pases que possuem
tecnologia para transferir, em geral pases-sede de empresas detentoras de

tecnologia e no exatamente queles que deveriam ser beneficiados pela


transferncia.
Alm disso, tomando-se em conta que os detentores de tecnologias so,
em sua maioria, empresas sediadas em pases desenvolvidos, como a legislao
de um pas em desenvolvimento poderia tornar-se eficiente na preveno de tais
abusos? Sabe-se tambm que atrair empresas de capital mundializado pode ser
uma importante estratgia para os pases em desenvolvimento. Endurecer a
legislao nacional sobre DPI representaria, neste sentido, uma incongruncia
com o fomento da atividade econmica em pases em desenvolvimento. Ainda
mais porque estes, justamente por no alcanarem determinados patamares de
desenvolvimento, apresentam, em geral, condies econmicas, sociais e
polticas muitas vezes pouco atraentes para os investimentos diretos estrangeiros.
Seria possvel argumentar que este nvel de detalhamento acerca dos
mecanismos de implementao de transferncia de tecnologia no deveria
mesmo ser alcanado pelos TRIPS, posto que estes so acordos gerais sobre
comrcio. Mas deveriam estar minimamente apontados, na forma das
obrigaes gerais dos detentores de tecnologia e nas instncias responsveis por
implementar o processo de harmonizao das condies comerciais mundiais.
Os TRIPS determinam, dando nimo aos princpios relatados no seu
Artigo 810, o escopo do padro mnimo dos DPI a serem implementados pelas
legislaes nacionais dos pases-membros da OMC. Esta definio dada pela
Parte II dos acordos: Padres Relativos Disponibilidade, Escopo e Uso dos DPI,
em seus Artigos 9 a 40. Em suas oito Sees11, a Parte II define as regras de
proteo aos DPI capazes de restringir a engenharia reversa e outros mtodos de
inovao imitativa. Tal parte providencia, de fato, as normas pelas quais se daro
as negociaes entre detentores de tecnologias e seus potenciais usurios,
enquanto instrumentos de fortalecimento de DPI esto referenciados nas
legislaes de pases industrializados (UNCTAD, 2002, p. 123) 12.
Encaminhando as adaptaes normativas ou harmonizao legal que
do suporte a tais condies, a Parte II dos TRIPS orienta a consolidao de uma
nova estrutura internacional em termos das condies para o acesso e uso de
tecnologias. Estas aes, portanto, afetam o padro industrial e o
desenvolvimento tecnolgico dos pases.
Correa (2005, p. 12), discutindo a fora normativa dos TRIPS em
relao ao arcabouo das legislaes nacionais em pases em desenvolvimento,
apresenta uma anlise de grande elegncia sobre o tema. Demonstra que o efeito
harmonizador dos TRIPS o produto de uma combinao de iniciativas que
convergem para a globalizao dos padres de proteo aos DPI. Muitos pases
em desenvolvimento utilizam os TRIPS como leis-modelo, tanto porque so
carentes em termos da capacidade de confeccionar suas prprias leis, quanto

porque, recebendo a assistncia tcnica do padro TRIPS, so conduzidos a


evitar os possveis questionamentos sobre a consistncia e aderncia de suas
legislaes nacionais em relao queles acordos da OMC. Acabam, desta
forma, incorporando vrias das disposies dos prprios TRIPS. Tal condio
resulta, de fato, numa rplica normativa, ou seja, em harmonizao.
O mesmo autor tambm alerta para uma outra fora motora da
harmonizao: os acordos bilaterais, em especial os negociados pelos EUA.
Diversos acordos assinados por esse pas com pases em desenvolvimento
estabelecem um padro ainda mais forte de DPI do que os previstos pelos
TRIPS. Na rea das biotecnologias, so contados os casos nos quais os acordos
bilaterais ignoram a faculdade (reconhecida em TRIPS) de excluir a
patenteabilidade de plantas e animais.
Assim, a diversidade legal apresentada anteriormente vem sendo, na
prtica, reduzida, por meio de aes de harmonizao legal entre os TRIPS e as
legislaes nacionais.
No caso da biotecnologia, especial ateno deve ser dada ao artigo 27.3
(b), anteriormente citado, de modo a que os pases venham a se alinhar com teto
de proteo patentria. Estes esforos representam, de fato, jogos de negociao
para que os pases megadiversos venham a abrir mo da excluso do
patenteamento de organismos vivos macroscpicos e de partes hereditrias dos
seres vivos.
So trs as questes que motivam e polarizam o debate sobre DPI de
biotecnologias e que resultam em jogos de DPI entre diferentes partes
interessadas na P&D de biotecnologias.
5.4.1 Padro da unidade de inveno: first to invent versus first to file
Algumas providncias que visam mudar o padro da unidade de
inveno fazem parte do processo de harmonizao legal pretendida pelos pases
desenvolvidos, em especial os EUA13.
Os EUA so o nico pas que adota a regra do primeiro a inventar e
no a do primeiro a registrar, argumentando que a primeira fornece proteo
aos pequenos inventores, que nem sempre tm condies de registrar patentes.
Buscam uma best global practice que fortalea a atividade inovativa
caracterstica de seu prprio sistema de inovao, que a do alto ndice de
emergncia de pequenas empresas e que proteja os conhecimentos gerados no
sistema de pesquisa.
Na verdade, o rebaixamento das barreiras entrada resultante dos
esforos de orientao internacional das leis de DPI torna esta disposio pouco
interessante para pases que teriam maiores dificuldades em comprovar, por

falta de capacidade em formalizar de seus processos de pesquisa, que uma


pesquisa cientfica, uma vez publicada, serviria como prova de first to invent. Fica
claro, neste caso, que a cumulatividade o atributo da inovao que est em
jogo, j que as capacidades acumuladas por certos stakeholders em formalizar
a prova do primeiro a inventar significam vantagens competitivas para a
inovao.
A implicao disto para a biotecnologia pode tomar como exemplo o
caso dos avanos da genmica. Aos pases que apresentam infraestrutura de
gerao de conhecimentos coordenada com os sistemas produtivos e financeiros,
interessa manter um alto padro de patenteabilidade e aceitar o primeiro a
inventar: qualquer conhecimento poder representar valor futuro. Persegue-se,
neste contexto, a proteo dos direitos daquele que primeiro gerou
conhecimentos acerca de determinado objeto e no quem primeiro depositou
uma solicitao de patente. Esta tendncia coerente com os avanos da
economia baseada em conhecimentos, e o atributo da inovao em ser
apropriada. A publicao de um artigo cientfico sobre sequncias gnicas
considerada como uma atividade essencialmente cientfica, e em nenhum pas
do mundo seu contedo passvel de ser patenteado. J que o sistema adotado
pelo Brasil o primeiro a registrar, o conhecimento incorporado
determinao das sequncias gnicas s valeria no caso de possibilitar o
desenvolvimento de inovao. Caso se desenvolva, a partir desta publicao,
alguma nova tcnica de pesquisa ou procedimento biolgico que representem
aplicao prtica, estar ento caracterizada uma biotecnologia passvel de
obter patente nos pases em que isto permitido por lei.
5.4.2 Carter do objeto: contribuio tcnica versus aplicao prtica
O conceito acerca do carter do objeto elegvel para o patenteamento
outro ponto polmico dos esforos de harmonizao. Hoje, a grande maioria
dos pases reconhece como patentevel um objeto que represente uma
contribuio tcnica, com aplicao industrial, caracterizao esta considerada
demasiadamente restritiva. Os EUA defendem essa determinao a partir do
conceito de requisito de utilidade, envolvendo uma funo concreta e tangvel
para a inveno.
Esta caracterizao fornece amplitude anlise do objeto enquanto
unidade patentevel e, principalmente, muda o atributo de oportunidade da
inovao. Por trs dela est a ideia de que so patenteveis as aplicaes
prticas da pesquisa cientfica, que correspondem aos procedimentos biolgicos,
micro-organismos, plantas e animais de composio biomolecular alterada,
como os Organismos Geneticamente Modificados (OGM). estratgia ad hoc
para possibilitar a proteo de ativos baseados em conhecimento, tais como as

variedades animais e vegetais de origem natural que adquiriram utilidade prtica


como resultado das aes derivadas do intelecto humano, reforando o atributo
de apropriao dessas inovaes.
Tal polmica advm, fundamentalmente, da conceituao que cada pas
d aos genes. A polarizao de conceitos contrape a matria viva tal como
encontrada na natureza ao que manipulado pelo homem. A racionalidade
da no aceitao do patenteamento de genes a que estes ltimos fazem parte,
de modo indissocivel, dos seres que vivem na natureza, ou da matria natural.
Na viso oposta, genes no existem enquanto unidades isoladas, sendo
reconhecveis apenas por meio do intelecto humano, ou seja, do esforo
cientfico; nela, atribui-se atividade intelectual humana a responsabilidade pelo
isolamento dos genes, o que justificaria a proteo dos DPI sobre estas
descobertas. Nos dois casos, o direito de cobrar pelo uso da biodiversidade fica
radicalizado, o que demonstra como as negociaes em DPI visam sempre
mudar as condies de oportunidade para o uso da inovao.
Esta questo relaciona diretamente a Conveno de Diversidade
Biolgica (CDB) com os TRIPS. No nvel nacional, a implementao de regimes
de regulao e de polticas de administrao de contratos deve contemplar a
ambos. Uma vez que os TRIPS deixam a cargo do pas a delimitao do teto de
proteo patentria sobre organismos vivos e genes, cada um deles orienta a
elaborao de seus instrumentos legais a partir do conjunto de presses polticas e
sociais, que contemplam, por sua vez, acordos e convenes como a CDB e a
UPOV (Unio Internacional para Proteo das Obtenes Vegetais). No caso
brasileiro, com o objetivo de manter os direitos aos recursos genticos
autctones, previstos pela CDB e que so acatados pelos TRIPS, o teto mximo
de proteo patentria no permitido para inovao derivada de genes, animais
e plantas.
O argumento de que esta disposio mencionada acima deva ser
estendida para as invenes animais e vegetais um dos pontos mais
polmicos da reviso dos TRIPS. Uma solicitao de reviso do artigo 27.3 (b) 14,
que permite aos membros da OMC exclurem plantas, animais e outros, como
micro-organismos e processos biolgicos essenciais para a produo de plantas e
animais diferentes dos encontrados na natureza e os processos microbiolgicos,
o mais polmico ponto das discusses de DPI em biotecnologia. A resistncia
em no acatar a modificao de tal artigo parece crucial para os pases
megadiversos, j que tal preceito garante o direito e o acesso aos recursos
genticos. Da mesma forma, so ininterruptas as aes que visam reviso dos
critrios de patenteabilidade (artigo 23.1) e da excluso de patenteabilidade das
invenes de explorao comercial de valor pblico ou moral (artigo 23.2), por
parte das associaes de coordenao mundial de mercados agrcola e

farmacutico.
A discusso vai mais alm, pois os DPI so apenas instrumentos de
carter normativo, que visam garantir o retorno dos ganhos dos investimentos na
gerao de conhecimentos. No se dispem, nem sua funo, tornar
harmnicas as dinmicas de apropriao tecnolgica. Essas dinmicas so
dependentes de outros fatores, que devem ser contemplados na formulao e
implementao de polticas de C&T&I, como veremos a seguir.
No Brasil, os primeiros resultados tecnolgicos do Genoma Cana (DAL
POZ, 2000, p. 76) tais como processos que reduzem os custos de produo para
as cadeias produtivas da cana e do lcool vm sendo negociados com parceiros
internacionais. Na prtica, isto significa inserir os resultados da pesquisa em
contextos legais e polticos mais afveis ao patenteamento de biotecnologias, por
meio de escritrios americanos e europeus de patentes. Assim, o real
impedimento de proteo patentria sobre genes, no Brasil, fortalece a
internacionalizao da P&D de genmica e aumenta a oportunidade dos
pesquisadores brasileiros em inserir no mercado novas variedades vegetais
geneticamente alteradas.
Aceitando o conceito de aplicao prtica, a legislao brasileira
protege a biodiversidade, mas acaba por obrigar que instituies de pesquisa e
seus pesquisadores negociem por si mesmos as inovaes genmicas geradas
pela pesquisa nacional. O Estado brasileiro, coerentemente com a legislao
nacional, age em sentido oposto, j que no pode defender a proteo de ativos
baseados em conhecimentos, nem a comercializao de produtos geneticamente
modificados, para os quais no reconhece DPI.
Esta situao representa uma fissura ao atributo da oportunidade da
inovao. , sem dvida, resultado do fato de que o Brasil, megadiverso,
necessita recusar o conceito de aplicao prtica, para no correr o risco de ter
materiais oriundos da sua biodiversidade utilizados para a gerao de inovao
genmica em outros territrios nacionais. Enquanto isso, a pesquisa genmica
nacional contribui de modo significativo com os bancos de genes internacionais,
depositando sequncias de DNA e dados de protemica que aumentam o atributo
de oportunidade dos pases com capacidade inovativa suficiente para optar pela
lgica de apropriao que o conceito de aplicao prtica consubstancia.
Aponta-se ainda que no possvel definir se os ganhos sistmicos desta
dualidade de posies sero positivos ou negativos; mas, de qualquer forma, o
Estado brasileiro no aportar casos para a jurisprudncia internacional sobre
inovaes genmicas que est hoje sendo gerada no mbito da OMC. Esta uma
situao bastante estranha, especialmente para um pas que investe em C&T, que
vem alcanando excelncia cientfica na rea, e que apresenta avanos em
termos da competncia inovativa das instituies de pesquisa.

5.4.3 Solicitao de patente: descrio subjetiva versus objetiva


A conduo de processos de solicitao de patente sobre descobertas
est hoje baseada em dois sistemas distintos. A permisso para solicitao de
patenteamento pode ser obtida a partir de uma descrio baseada em inquisio
subjetiva, que permite deixar encobertas algumas das caractersticas do objeto a
ser patenteado, ou s concedida no caso de explicitao objetiva sobre ele.
As leis nos EUA e de poucos pases desenvolvidos seguem a primeira
disposio, enquanto pases em desenvolvimento principalmente aqueles que
defendem as questes CDB que envolvem propriedade intelectual perseguem a
manuteno do padro atual de descrio objetiva, o que, no caso da
biotecnologia, obriga a revelao da origem do organismo utilizado como base
para a P&D, ou qual a origem dos genes utilizados, ou seja, que haja plena
descrio e definio de origem do material utilizado na descoberta.
A presso americana por harmonizao da legislao sobre DPI
relaciona a disposio da descrio plena com os mecanismos de transferncia
de conhecimentos e de tecnologias. A base semntica desta mudana estaria em
adotar o conceito de descrio do material em questo em vez de descrio
que traga plena informao. Ocultar informaes seria, claro, essencial para
prevenir o que os pases desenvolvidos chamam de biopirataria, que, em sua
interpretao, significa cpia de biotecnologia. Ao contrrio, na interpretao
dos pases detentores de recursos genticos, a biopirataria se relaciona
apropriao de material vivo autctone para fins comerciais.
Organizaes de defesa de grupos privados em biotecnologia, como a
Biotechnology Industry Organization (BIO), vm efetivamente conduzindo as
negociaes no mbito de cada pas os EUA em particular para que a
legislao sobre DPI possa refletir sua oposio abertura de informaes
acerca:

a) da origem geogrfica do material usado para fazer ou para alcanar


utilidade para uma inveno (posio compartilhada por empresas
de bioprospeco em todo o mundo, no somente nos EUA);
b) do consentimento ou no consentimento da fonte geradora do objeto a
ser patenteado (referindo-se ao consentimento de uso do material
por parte de populaes indgenas que ocupam as reas que so
fontes de recursos genticos);
c) prova de submisso s leis e regimes de regulao que governam a
utilizao de amostras genticas de plantas, animais, microorganismos etc.

Este movimento se funda na j citada interpretao dos DPI sobre genes


nos EUA de que esses no existem na natureza de modo isolado. Por isso, no
haveria motivo para restringir o acesso aos recursos genticos de territrios
nacionais e/ou queles cujos detentores so comunidades locais.
Contrastando com a posio dos EUA e mesmo indo de encontro ao
interesse de empresas de biotecnologia, a manuteno do atual padro da
obrigatoriedade de plena informao sobre materiais bsicos para pesquisa ser
apoiada pelas aes de instituies de pesquisa brasileiras, que Silveira, Fonseca e
Dal Poz (2002, p. 108) chamam de organizaes-chave da biotecnologia no
Brasil. A excelncia da pesquisa cientfica e tecnolgica desenvolvida nessas
instituies e sua capacidade em manter a competitividade dos mercados
agroindustriais com base nestas atividades podero servir de contraponto para o
argumento da BIO de que pases em desenvolvimento defendem a excluso do
conceito de informao oculta apenas com fins de biopirataria tecnolgica. A
questo , uma vez estando num patamar de igualdade em termos da gerao de
inovao, garantir, como segunda vantagem competitiva, os DPI sobre o acesso
a recursos genticos.
O requerimento de algumas patentes exige a identificao dos campos
tcnicos aos quais a inveno se relaciona. Os nveis de categorizao desses
campos podem ser mais ou menos especficos, segundo a legislao de cada
pas. Se a declarao de contedo for excessivamente concisa, ser difcil decidir
a respeito do carter inovativo do produto, para que ento possa ser aceito
enquanto objeto de patenteamento. Ao contrrio, se forem excessivamente
detalhados, tais aspectos podero limitar a proteo de muitas invenes e
descobertas, j que multiplica os atributos do produto a serem considerados para
que o objeto seja definido como inveno. A reduo do nvel de detalhamento
uma estratgia amplamente utilizada para guardar segredo sobre a inveno.
De fato, a alta variabilidade do grau de especificao tcnica do produto
da declarao de contedo exigida pelas leis de diferentes pases dificulta a
anlise dos processos de aceitao de patentes internacionais; constitui tambm
um obstculo para as tomadas de deciso acerca do carter do objeto, j que os
agentes no so capazes de obter plena informao nem toda a racionalidade que
estas decises demandam. O carter limitante da pormenorizao excessiva das
caractersticas do objeto aprofundado pela consequente necessidade de
conferncia e descrio de todas as impossibilidades (ou fatores permissivos)
inerentes comparao entre objetos j patenteados e aqueles que esto sendo
encaminhados para patenteamento. Este aspecto especialmente vlido para o
caso brasileiro, no qual os processos de solicitao de patentes demoram oito
anos, em mdia.

5.5 Concluses
A crescente incorporao de biotecnologias pelos setores agroindustriais
e farmacuticos e mais recentemente, em setores at ento no insumidores de
biotecnologias, como o petroqumico em mercados mundializados faz surgir o
debate sobre os DPI e sobre a apropriao econmica dos resultados da P&D.
Este cenrio de anlise tem o interesse em melhorar a capacidade
brasileira em utilizar biotecnologia para o aumento da competitividade industrial,
para a reduo dos custos governamentais com pagamento de royalties de
medicamentos, antirretrovirais proprietrios usados em programas de sade
pblica de controle de AIDS etc. (SILVEIRA; FONSECA; DAL POZ, 2001, p.
34).
A posio do Brasil mpar, em relao a todos os outros pases do
mundo: o nico pas detentor de biodiversidade que tambm realiza pesquisa
cientfica que pode gerar biotecnologias de insero nos mercados nacional e
internacional. Esta situao justifica que se aprofunde a compreenso sobre os
investimentos pblicos em pesquisa, sobre as relaes entre natureza e
propriedade e sobre direito ao uso de recursos naturais e apropriao de
inovaes.
Para os que trabalham com DPI, o desafio se torna mais complexo: no
mais suficiente agir apenas em termos da base legal, mas levar negociaes
sobre propriedade intelectual vis--vis as dinmicas inovativas.
Ou seja, os times profissionais devem, neste cenrio, ser compostos por
profissionais da rea do direito, da economia e da inovao. Ao longo dos
processos de P&D, diferentes atores entram nas redes de P&D: alguns entram
precocemente e participam de todas as fases de desenvolvimento, outros, podem
fazer parte de modo intermitente, e outros, ainda, podem ser incorporados ao
sistema apenas nos ciclos finais de P&D.
Como repartir benefcios econmicos nesta situao? possvel deixar a
negociao sobre DPI para o final? Ou , alm de prudente, crucial que a
negociao acerca de DPI seja tambm realizada em ciclos de negociao, que
evoluem com as prprias redes?
Claro que esta ltima providncia parece ser a mais eficaz para que os
direitos dos investidores e dos desenvolvedores de tecnologia sejam garantidos.
necessrio contemplar, tambm, a forma como se relacionam
legislaes nacionais e internacionais: ainda que os DPI sejam restritos ao mbito
das naes, a economia mundializada, o que coloca desafios para aqueles que
desejem equacionar problemas de DPI no cenrio da economia global.

Para concluir, parece, ento, que a mobilizao de recursos mltiplos e


integrados relativos s bases legal, tcnica, comercial e gerencial chave da
dinmica de inovao em biotecnologia e do sucesso da apropriao dos DPI em
biotecnologia.
A capacitao de agentes de proteo aos DPI se faz, desta forma, em
rede, que, como j foi dito, envolvem no apenas aqueles responsveis pelas
questes do mbito do direito, mas tambm das redes de pesquisa, dos agentes
financiadores, instituies, sistemas de regulao e legislao, alm dos
tradicionais mecanismos de mercado. O papel do governo o de reforar ou,
se necessrio, criar as estruturas institucionais capazes de sustentar a atividade
inovativa j que DPI so crticos para a competitividade industrial.
O instrumento para garantir DPI , desta forma, o pensamento
sistmico, aquele capaz de aliar a gesto e a organizao de negcios
manuteno dos investimentos pblicos e/ou privados em Cincia, Tecnologia
e Inovao e incessante negociao daqueles direitos vis--vis a mudana da
base tcnica, como demonstrado no exemplo do artigo 27.3(b) de TRIPS frente
legislao brasileira.

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1 Do original: Large and small companies, universities, public agencies


established a variety of complex relationships, encompassing cooperation and
competition, contractual and hierarchial forms of interaction.
2 Organismos geneticamente modificados podem receber genes de outra
espcie, tornando-se, neste caso, transgnicos. Se a modificao gentica for
alcanada por meio de alterao e genes da prpria espcie, ento no haver
transgenia; este o caso, por exemplo, de organismos geneticamente
modificados para tornar seus prprios genes mais ativos, com maior
produtividade de substncias de interesse comercial, tal como a quantidade de
leo por semente no milho.
3 Muitas vezes at ditam a agenda da cincia bsica.
4 Os TRIPS so parte integrante (Anexo 1C) dos Agreement Establishing the
World Trade Organization , documento que funda a OMC. Foram firmados no
contexto dos Acordos de Marrakech, em abril de 1994.
5 O dumping definido como o ato de um produtor de certo pas exportar um
produto para outro pas por um preo considerado desleal.
6 Os TRIPS esto hoje sob os auspcios da WIPO (World Intellectual Property
Organization) ou OMPI (Organizao Mundial da Propriedade Intelectual).
7 Do original: The explicit aim of the Agreement is to ensure that the protection
and enforcement of intellectual property rights contribute to the promotion of
technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to
the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a
manner conductive to social and economic welfare, and to the balance of rights
and obligations (TRIPS, Artigo 7).
8 Do original: Members may, in formulating or amending their laws and
regulations, adopt measures necessary to protect public health and nutrition, and
to promote the public interest in sectors of vital importance to their socioeconomic and technological development, provided that such measures are
consistent with the provisions of this Agreement.

9 Do original: Appropriate measures, provided that they are consistent with the
provisions of this Agreement, may be needed to prevent the abuse of intellectual
property rights by right holders or the resort to practices which unreasonably
restrain trade or adversely affect the international transfer of technology .
10 Sees: 1 Copyright e Direitos Correlatos; 2 Marcas; 3 Indicaes
Geogrficas; 4 Desenho Industrial; 5 Patentes; 6 Desenhos e Layouts
(topografias de circuitos integrados); 7 Proteo de Informaes e Segredos; 8
Controle de Prticas Anticompetitivas em Contratos e Licenas.
11 Ver nota anterior.
12 Por pases industrializados, o documento citado considera aqueles que no
somente apresentam alto ndice de industrializao, mas tambm altos ndices de
desenvolvimento. Tais conceitos so derivados daqueles assumidos pela OCDE e
pela ONU, cujos indicadores so compostos por pelo menos dois ndices: o ndice
de desenvolvimento humano e o prprio ndice de industrializao. Desta forma,
parece que, no documento, o conceito de pases industrializados se aproxima
muito do de pases desenvolvidos.
13 Insistimos fortemente que se consolidem acordos entre escritrios e agncias
que permitam estreitar os laos e prticas capazes de viabilizar os esforos de
harmonizao dos sistemas legais internacionais de patentes. Carta enviada ao
comit de elaborao do plano estratgico do escritrio norte-americano de
patentes; documento subscrito pela Associao Norte-Americana de Legislao
em Propriedade Intelectual, pela Associao Americana de Direito de
Propriedade Intelectual, pela Associao Norte-Americana de Inventores e pela
Associao Internacional de Marcas e Patentes.We strongly support
development of agreements with other offices that will permit closer relationships
and practices to be established, as well as continuing the effort to harmonize the
worlds patent laws (BIO, 2002, p. 12). Letter on the PTOs strategic plan and
their fee restructuring proposal, em documento conjunto com American
Intellectual Property Law Association AIPLA, Intellectual Property Owners
Association IPO e International Trademark Association INTA.
14 TRIPS Artigo 27.3 (b): Os pases-membros tambm podem excluir da
patenteabilidade: plantas e animais que no sejam micro-organismos e processos
biolgicos para a produo de plantas ou animais que no envolvam processos
microbiolgicos e os no biolgicos. Entretanto, os pases-membros podero
providenciar sistemas sui generis ou patentrios para a proteo de variedades de
plantas, ou, ainda, uma combinao destes dois sistemas. Do original: Members
may also exclude from patentability : plants and animals other than microorganisms, and essentially biological processes for the production of plants or
animals other than non-biological and microbiological processes. However,

Members shall provide for the protection of plant varieties either by patents or by
an effective sui generis sy stem or by any combination thereof.

6 PROPRIEDADE INTELECTUAL DE CULTIVARES NO BRASIL

Patrcia Aurlia Del Nero

Professora e Ex-Chefe do Departamento de Direito da Universidade Federal


de Viosa em Minas Gerais, professora visitante do programa de educao
continuada e especializao em Direito GVlaw, advogada.

6.1 Introduo
A atribuio ou o reconhecimento da propriedade ou sua aquisio,
normalmente, refere-se aos bens tangveis ou materiais. Existe certa dificuldade
ou resistncia na compreenso de que os bens imateriais, incorpreos ou
intangveis possam ser objeto de apropriao. A propriedade intelectual, que
possui essa caracterizao imaterial, alcana especial relevo, na medida em que
as condies do progresso tcnico, tecnolgico e cientfico possibilitaram suas
bases, a partir dos experimentos e das pesquisas que concorrem para o
aprimoramento das condies humanitrias de desenvolvimento, ao longo do
processo histrico.
Ao mesmo tempo, no campo dos avanos da pesquisa aplicada, verificase que o final do sculo passado assinalou a emergncia da Biologia e seus
aspectos moleculares, o domnio e a decodificao dos genes humanos realizada
pelo Projeto Genoma Humano e da existncia de espaos acadmicos para a
criao de novos experimentos laboratoriais, envolvendo plantas e animais; alm
do avano e do domnio intensificado da utilizao da clonagem. Trata-se, enfim,
da emergncia da Biotecnologia que deflagra novas possibilidades no campo da
produo de frmacos e cosmticos, dentre outros insumos que so produzidos a
partir dessas novas tecnologias nos espaos multifacetados da indstria.
Dessa forma, Cincia e Tecnologia (C&T) passam a incorporar o
sistema produtivo e convertem-se em mercadorias. Nesse sentido, seus objetos
(produtos ou processos) passam a ter relevncia com relao a sua titularidade

e/ou aquisio. Em face dessa possibilidade concreta realizada a partir das


experincias laboratoriais, o Direito, tanto no campo nacional como no mbito
internacional, estrutura e disciplina um novo modelo jurdico, com o objetivo de
prever possibilidades normativas para captar essa nova realidade, especialmente
no que se refere ao reconhecimento da titularidade para esses novos bens que so
produzidos a partir das tcnicas biotecnolgicas e, portanto, do intelecto humano.
No campo da propriedade intelectual o que est em jogo, em ltima
anlise, a apropriao das possibilidades, formalizadas e contidas em
conhecimentos (modos e formas de realizar) para elaborao de novos processos
de produo e tambm de novos produtos, em escala industrial, ou seja, essa
modalidade de propriedade refere-se possibilidade de reproduo sistemtica e
peridica desses bens, estabelecendo uma estratgia econmica e comercial
emergente.
Sendo assim, o objetivo deste captulo estabelecer no mbito da
biotecnologia o reconhecimento da propriedade intelectual de cultivares no Brasil
e lanar algumas reflexes com relao a esse novo paradigma normativo, bem
como seus principais impactos e problemas concretos no campo de sua
incidncia social.

6.2 A estruturao das novas normas de propriedade intelectual de


cultivares
6.2.1 As disposies normativas internacionais
Com o objetivo de estabelecer o quadro normativo das regras brasileiras
disciplinadoras da proteo de cultivares, preciso primeiramente acompanhar e
analisar, no campo do Direito Internacional, as diretrizes que o Brasil pactuou e
internalizou para que, posteriormente e ao mesmo tempo, seja verificada a
construo interna e o processo de positivao dessas regras internacionais.
Primeiramente deve-se assinalar que o Brasil membro da Organizao
Mundial do Comrcio, sendo que por intermdio do Decreto n. 1.355, de 30-41994, promulga a Ata Final da Rodada Uruguai das Negociaes Comerciais
Multilaterais do GATT. No mbito dos inmeros Tratados pactuados nesse foro
multilateral, consta o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade
Intelectual Relacionados ao Comrcio (TRIPS), sendo que seu artigo 27, 3 (b), ao
disciplinar a biotecnologia, expressamente estabelece:

Os pases-membros da Organizao Mundial do Comrcio

podero excluir da patenteabilidade plantas e animais, exceto os microorganismos, e os procedimentos no biolgicos, entretanto os pasesmembros devero providenciar um sistema de proteo de variedades
de plantas, seja por patentes ou por um mecanismo efetivo sui generis,
ou mediante a combinao de ambos.

Sendo assim, a opo brasileira no campo normativo referiu-se adeso


da forma sui generis de proteo viabilizada por meio da nova Lei de Proteo
de Cultivares, que estabelece o Direito de Melhorista no Brasil. Desta forma, o
pas deve seguir as determinaes constantes na Conveno para a Obteno das
Variedades Vegetais, estabelecidas pela Unio Internacional para Proteo das
Obtenes Vegetais (UPOV), organizao intergovernamental, independente e
com personalidade jurdica. Em virtude de um acordo formalizado entre a
Organizao Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) e a UPOV, o DiretorGeral da OMPI o Secretrio-Geral da UPOV e a OMPI presta servios
administrativos e financeiros UPOV. A misso da UPOV proporcionar um
sistema eficaz para a proteo das variedades vegetais, com o objetivo de
estabelecer benefcios para a sociedade.
O Sistema da UPOV de proteo de variedades vegetais surgiu com a
adoo da Conveno Internacional para a Proteo das Obtenes Vegetais, por
intermdio de uma Conferncia Diplomtica realizada, em 2 de dezembro de
1961, em Paris. A partir de ento, foram reconhecidos, em todo o mundo, os
direitos de propriedade intelectual dos obtentores sobre suas variedades vegetais.
Dentre suas atividades, a UPOV estabeleceu um conjunto de princpios
gerais para realizar a observncia concreta das caractersticas (a partir dos
exames da distino), da homogeneidade e da estabilidade das variedades
vegetais e, mais especificamente, das diretrizes para aproximadamente 170
gneros e espcies de variedades vegetais.
A Conveno Internacional para a Proteo das Obtenes Vegetais foi
formalizada em 2 de dezembro de 1961, revisada em Genebra, em 10 de
novembro de 1972, em 23 de outubro de 1978 e em 19 de maro de 1991.
Atualmente so 661 os pases-membros que aderiram aos seus termos e s suas
verses.
As verses da Conveno da UPOV que se encontram em vigor so as
pactuadas em 1978 e em 1991. O Brasil membro signatrio da Conveno da
UPOV e aderiu aos seus termos em 23 de maio de 1999, no tocante s
disposies constantes da Reviso de 1978. A Adeso brasileira foi formalizada,
no Direito domstico, com a edio do Decreto n. 3.109, de 30-6-1999, que
promulga a Conveno Internacional para a Proteo das Obtenes Vegetais,

de 2 de dezembro de 1961, revista em Genebra, em 10 de dezembro de 1972 e


23 de outubro de 1978.
Das principais disposies constantes na Verso da UPOV de 1978,
podem ser destacados os seguintes aspectos:
a) Quanto autorizao do obtentor: a Conveno estabelece que a
proteo conferida se refere obrigao que tm terceiros de solicitar o
consentimento do titular para produzir com fins comerciais, colocar venda ou
comercializar material de reproduo ou de multiplicao vegetativa de
variedades vegetais protegidas.
b) Quanto extenso: a todos os gneros ou espcies vegetais, sendo que
os membros devem estabelecer no mnimo cinco espcies durante os oito
primeiros anos subsequentes adeso.
c) Quanto aos requisitos para proteo: a variedade vegetal deve
obedecer aos seguintes requisitos: distino, homogeneidade, estabilidade e
novidade.
d) Quanto forma de proteo: proibio da dupla proteo, facultando
a cada pas a adoo do sistema desejado, patente ou sui generis.
e) Quanto ao prazo de proteo: fica estabelecido o prazo de 15 anos
para as variedades anuais e de 18 anos para as videiras e rvores.
Essa verso da Conveno da UPOV prev, ainda, o livre acesso ao
agricultor e ao melhorista na utilizao da variedade desenvolvida, sendo que este
pode utilizar o material protegido como fonte de variao gentica e que o
produtor rural pode trocar ou doar as sementes por ele cultivadas com outros
produtores rurais, desde que no o faa com fins comerciais. O objeto central da
Conveno reconhecer e garantir um direito ao obtentor de uma nova
variedade vegetal, ou de uma variedade vegetal essencialmente derivada de
outra existente, bem como assegurar esses direitos aos seus sucessores.
O Decreto n. 3.109, de 30-6-1999, em seu art. 2, estabelece as formas
de proteo para cultivares, nos seguintes termos:

1. Cada Estado da Unio pode reconhecer o direito do obtentor


previsto pela presente Conveno, mediante a outorga de um ttulo
especial de proteo ou de uma patente. Porm, um Estado da Unio,
cuja legislao nacional admite proteo em ambas as formas, dever
aplicar apenas uma delas a um mesmo gnero ou a uma mesma espcie
botnica (fonte para acompanhamento dos Pases-membros da UPOV,
situao
em
29
de
outubro
de
2008:
http://www.upov.int/export/sites/upov/es/about/members/pdf/pub423.pdf;.
Acesso em: 1-12-2008).

2. Cada Estado da Unio pode limitar a aplicao da presente


Conveno, dentro de um gnero ou de uma espcie, s variedades com
um sistema particular de reproduo ou de multiplicao ou de certa
utilizao final.

A Conveno possibilita aos pases-membros disciplinar a matria em


sua legislao interna, reconhecendo a proteo para cultivares, por intermdio
de concesso de patentes ou ttulo especial de proteo, no caso, a tambm
denominada proteo sui generis, estabelecida por intermdio da disciplina
jurdica do Direito de Melhorista.
No que se refere s disposies constantes no art. 2, item 1, no caso do
Brasil, a forma ou o instrumento jurdico que garante ou assegura a proteo de
cultivares a prevista na Lei de Proteo de Cultivares, conforme ser analisado
neste captulo.
Para o reconhecimento da proteo da cultivar, a mesma deve
necessariamente ser homognea 2, estvel3 e possuir uma denominao.
A Conveno da UPOV estabelece como medida de dinamismo a via da
alterao, o que caracteriza a mobilidade quanto s suas prescries e, ao
mesmo tempo, a possibilidade de reviso4 quanto s suas disposies, com o
objetivo de melhor adequao de suas determinaes.
6.2.2 A proteo de cultivares no Brasil
Com relao aos aspectos normativos estabelecidos no Brasil para
proteo da biotecnologia, de um modo geral, deve-se primeiramente destacar
que a Lei da Propriedade Industrial5 prev sua possibilidade formal, por meio do
reconhecimento de patente de inveno, atravs das disposies contidas art. 10,
IX, combinado com o art. 18, III, que determinam respectivamente:

Art. 10. No se consideram inveno nem modelo de utilidade:


(...)
IX o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais
biolgicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive
o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos
biolgicos naturais.
(...)

Art. 18. No so patenteveis:


(...)
III o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgnicos que atendam aos trs requisitos da
patenteabilidade novidade, atividade inventiva e aplicao industrial
previstos no art. 8 e que no sejam mera descoberta 6.

Verifica-se que o pargrafo nico do art. 18 da Lei da Propriedade


Industrial estabelece expressamente que micro-organismos transgnicos so
organismos:

Art. 18. (...)


Pargrafo nico. Para os fins desta Lei, micro-organismos
transgnicos so organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de
animais, que expressem, mediante interveno humana direta em sua
composio gentica, uma caracterstica normalmente no alcanvel
pela espcie em condies naturais.

Nesse sentido, preciso destacar que o inciso I do art. 3 da Lei n.


11.105, de 24-3-20057, com relao ao termo organismo, disciplina:

Art. 3 Para os fins desta Lei define-se:


I organismo toda entidade biolgica capaz de reproduzir e/ou
transferir material gentico, incluindo vrus, prons e outras classes que
venham a ser conhecidas.

A definio de micro-organismos, nos termos do dispositivo transcrito,


exemplificativa, abrindo a possibilidade de insero nesse conceito de outras
figuras ou categorias da Biologia que possam vir a ser conhecidas.
Essa a possibilidade para a proteo da biotecnologia, no contexto da
Lei da Propriedade Industrial. Deve-se destacar que, a partir das discusses e das
controvrsias suscitadas no Parlamento brasileiro8, as plantas, isto , as novas
cultivares ou as cultivares essencialmente derivadas ficaram excludas da

possibilidade de patenteamento, pelo menos essa era a inteno originria dos


legisladores. Foi escolhida formalmente a modalidade de proteo
consubstanciada pelo Direito de Melhorista para a biotecnologia vegetal
(melhoramento gentico vegetal clssico), que a modalidade ou o objeto
central de discusso deste captulo. Portanto, a Lei n. 9.456, de 25-4-1997, que
institui a proteo de cultivares, dispe sobre o Servio Nacional de Proteo de
Cultivares SNPC e d outras providncias.
No entanto, convm destacar que em funo da forma pela qual as
disposies normativas das patentes de inveno foram positivadas na Lei de
Propriedade Industrial, permanece a possibilidade velada, mas presente, de
reconhecimento de patente para processo de produo de planta. Tanto fato
que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), no campo
administrativo, reconhece essa modalidade de proteo9.
A proteo de novas variedades de plantas, tambm denominada
Direito de Melhorista (Plant Breeders Rights ), uma modalidade de
propriedade intelectual que tem como objetivo ou finalidade reconhecer o
desenvolvimento por parte dos obtentores das novas variedades de plantas,
conferindo, por prazo determinado, direito exclusivo para sua explorao.
No tocante nova Lei de Proteo de Cultivares, Osvaldo Alves da Silva
Jnior 10 destaca que:

A nova lei tem o objetivo de incentivar ao agricultor ou ao


agrnomo a pesquisa na rea vegetal, para melhorar a gentica das
plantas em geral. Procura-se, assim, vegetais que ofeream maior
resistncia s pragas, com eliminao de agrotxicos; obter vegetais
com desenvolvimento mais rpido; sementes, tubrculos, bulbos com
germinao tambm mais rpida; gros maiores e melhores etc.

Num primeiro momento deve restar claro que na hiptese da proteo


de cultivares existe uma distino entre as categorias da proteo e do registro. A
proteo assegura ao requerente os direitos de propriedade sobre a cultivar
desenvolvida e sobre os royalties advindos de sua comercializao. O registro11,
por seu turno, necessrio para a produo, o beneficiamento e a
comercializao de sementes e mudas da cultivar. Verifica-se que o registro e a
proteo de cultivares diferem pelas caractersticas e direitos a serem
reivindicados: o primeiro refere-se propriedade e o segundo intrnseco e
referente comercializao da nova cultivar ou da cultivar essencialmente

derivada.
O Direito de Melhorista ou a proteo no campo da biotecnologia vegetal
uma temtica que reflete seus impactos diretamente na agricultura, na medida
em que incorpora a apropriao privada das alteraes produzidas, a partir da
fora de trabalho intelectual, no mbito das novas cultivares ou das cultivares
essencialmente derivadas.
Deve-se mencionar que o processo de seleo, sobretudo de sementes
realizado pelos agricultores, antigo e, ao mesmo tempo, costumeiro em cada
safra agrcola. No entanto, a incidncia das categorias jurdicas da propriedade
intelectual no mbito da agricultura, efetivada a partir do desenvolvimento de
novas variedades vegetais ou de variedades vegetais essencialmente derivadas,
pode alterar a lgica de seleo de sementes, que era um procedimento secular e
recorrente adotado pelos agricultores.
Desta forma, as atividades do melhoramento gentico podem ter seu
eixo deslocado para a lgica capitalista e, portanto, de mercado, na qual o
processo decisrio de produo de sementes e oferta destas venda passa a ser
conduzido pelas empresas privadas, ou seja, normalmente pelas corporaes
transnacionais que possuem os direitos de propriedade intelectual sobre o objeto a
ser comercializado.
O art. 2 da Lei de Proteo de Cultivares estabelece, desde logo, o
mbito de incidncia da proteo, nos seguintes termos:

A proteo dos direitos relativos propriedade intelectual


referente a cultivar 12 se efetua mediante a concesso de Certificado de
Proteo de Cultivar, considerado bem mvel para todos os efeitos legais
e nica forma de proteo de cultivar e de direito que poder obstar a
livre utilizao de plantas ou de suas partes de reproduo ou de
multiplicao vegetativa, no Pas.

Deve-se observar que a Lei de Proteo de Cultivares estabelece a


mesma fico jurdica da que foi estipulada pela Lei da Propriedade Industrial,
disciplinando que os bens passveis de proteo no campo do Direito de
Melhorista so bens mveis. Na verdade, esses bens so essencialmente
imateriais e ganham existncia tangvel, fsica, por expressa determinao legal.
No que se refere ao artigo em questo, Denis Borges Barbosa (1998, p. 97)
esclarece:

Numa redao imprecisa, a Lei assegura exclusividade (direito


[de] obstar a livre utilizao de plantas ou de suas partes de reproduo
ou de multiplicao vegetativa) ao titular de um Certificado de
Proteo a cultivar. Este direito tambm exclusivo ao afastar outras
modalidades de proteo ao mesmo objeto, como, por exemplo, a das
patentes tradicionais e, at mesmo (embora o autor no compartilhe
desta ideia), o do segredo industrial. A sabedoria desta excluso objetiva
poderia ser e ser muito questionada, em particular em face da
evoluo da tcnica.
De qualquer forma, no se pode entender como resultaria da
literalidade do dispositivo que o cultivar, antes do depsito do pedido de
proteo, esteja em domnio pblico. J que quanto a ele o direito
constitucional de pedir proteo, e, possivelmente, a tutela resultante da
concorrncia desleal.

O Direito de Melhorista assegura a exclusividade do titular para o


exerccio temporrio de seus direitos e, ao mesmo tempo, a excluso em face de
todas as demais pessoas (sejam fsicas ou jurdicas, pblicas ou privadas) que
no detenham esses mesmos direitos.
O art. 4 da Lei de Proteo de Cultivares disciplina o objeto da proteo,
quanto caracterizao da nova cultivar ou da cultivar essencialmente derivada,
nos seguintes termos:

Art. 4 passvel de proteo a nova cultivar ou a cultivar


essencialmente derivada de qualquer gnero ou espcie vegetal.
1 So tambm passveis de proteo as cultivares no
enquadrveis no disposto no caput e que j tenham sido oferecidas
venda at a data do pedido, obedecidas as seguintes condies
cumulativas:
I que o pedido de proteo seja apresentado at doze meses
aps cumprido o disposto no 2 deste artigo para cada espcie ou
cultivar;
II que a primeira comercializao da cultivar haja ocorrido
h, no mximo, dez anos da data do pedido de proteo;
III a proteo produzir efeitos to somente para fins de
utilizao da cultivar para obteno de cultivares essencialmente
derivadas;

IV a proteo ser concedida pelo perodo remanescente aos


prazos previstos no art. 11, considerada, para tanto, a data da primeira
comercializao.
2 Cabe ao rgo responsvel pela proteo de cultivares
divulgar, progressivamente, as espcies vegetais e respectivos
descritores mnimos necessrios abertura de pedidos de proteo, bem
como as respectivas datas-limites para efeito do inciso I do pargrafo
anterior.
3 A divulgao de que trata o pargrafo anterior obedecer a
uma escala de espcies, observado o seguinte cronograma expresso em
total cumulativo de espcies protegidas:
I na data de entrada em vigor da regulamentao desta Lei,
pelo menos 5 espcies;
II aps 3 anos, pelo menos 10 espcies;
III aps 6 anos, pelo menos 18 espcies;
IV aps 8 anos, pelo menos 24 espcies.

As normas disciplinadoras da proteo da biotecnologia, de um modo


geral, e a Lei de Proteo de Cultivares, de forma especfica, possuem
dispositivos que estabelecem o delineamento dos conceitos no campo biolgico,
ou seja, estabelecem as clusulas interpretativas referentes a esse campo do
conhecimento, com o objetivo de fornecer ao intrprete e ao aplicador da lei
aspectos conceituais de seus termos e, ao mesmo tempo, possibilitar a
uniformizao da linguagem dos aspectos referentes a essa modalidade de
normatizao.
Para a caracterizao normativa do objeto da propriedade intelectual da
cultivar prevista no art. 4 da Lei n. 9.456/97, necessria a utilizao dos dezoito
incisos constantes no art. 3 que possuem como caracterstica essencial a
formulao de conceitos ou categorias biolgicas e no a prescrio de
comportamentos pelo Estado, sendo este o seu papel inerente e caracterstico,
com relao s formas de regulamentao, ou seja, a prescrio de condutas.
Para fins de reconhecimento da propriedade intelectual, verifica-se que
a Lei de Proteo de Cultivares estabelece que a nova cultivar ou a cultivar
essencialmente derivada, modalidades passveis de proteo. O art. 8 da Lei n.
9.456/97 estabelece que a proteo da cultivar recair sobre o material de
reproduo ou de multiplicao vegetativa da planta inteira. Portanto, conforme
mencionado anteriormente, a proteo garante ao requerente os direitos de
propriedade sobre a nova cultivar ou sobre a cultivar essencialmente derivada e

sobre os royalties referentes a sua comercializao.


preciso mencionar que a conceituao de nova cultivar
estabelecida na Lei de Proteo de Cultivares, nos seguintes termos, previstos no
art. 3, inciso V:

(...) a cultivar que no tenha sido oferecida venda no Brasil h


mais de doze meses em relao data do pedido de proteo e que,
observado o prazo de comercializao no Brasil, no tenha sido
oferecida venda em outros pases, com o consentimento do obtentor,
h mais de seis anos para espcies de rvores e videiras e h mais de
quatro anos para as demais espcies.

A cultivar essencialmente derivada, por seu turno, possui o seguinte


contedo jurdico, disciplinado no art. 3, IX, da Lei de Proteo de Cultivares:

IX cultivar essencialmente derivada: a essencialmente


derivada de outra se, cumulativamente, for:
a) predominantemente derivada da cultivar inicial ou de outra
cultivar essencialmente derivada, sem perder a expresso das
caractersticas essenciais que resultem do gentipo ou da combinao de
gentipos da cultivar da qual derivou, exceto no que diz respeito s
diferenas resultantes da derivao;
b) claramente distinta da cultivar da qual derivou, por margem
mnima de descritores, de acordo com critrios estabelecidos pelo rgo
competente;
c) no tenha sido oferecida venda no Brasil h mais de doze
meses em relao data do pedido de proteo e que, observado o prazo
de comercializao no Brasil, no tenha sido oferecida venda em
outros pases, com o consentimento do obtentor, h mais de seis anos
para espcies de rvores e videiras e h mais de quatro anos para as
demais espcies.

A caracterizao jurdica da nova cultivar e da cultivar


essencialmente derivada tcnica ou agronmica, ou seja, a lei estabelece as
especificaes dessas categorias, de forma que estas no se confundam com as

espcies naturais, ou seja, aquelas encontradas na natureza, bem como no


sejam confundidas com outras melhoradas geneticamente, essencialmente
derivadas. Nesse sentido, as cultivares encontradas na natureza so
caracterizadas como descobertas, no sendo passveis de apropriao no mbito
da propriedade intelectual.
Assim, por exemplo, a descrio morfolgica ou a descrio do
comportamento de uma cultivar anteriormente desconhecida; essa tarefa
descritiva considerada descoberta, no sendo passvel de proteo no mbito do
Direito de Melhorista.
Deve-se ressaltar, para fins de proteo de cultivar, que a novidade no
mbito dessa modalidade de proteo estabelecida a partir da comercializao
da referida variedade vegetal. Portanto, o diferencial no contexto da Lei de
Proteo de Cultivares a circulao onerosa do objeto, ou seja, sua alienao.
No campo da Lei de Propriedade Industrial, para fins de reconhecimento das
patentes de inveno biotecnolgica, por seu turno, deve-se destacar que a
novidade, enquanto requisito, estabelecida a partir da divulgao do objeto a ser
patenteado (produto ou processo).

6.3 Reconhecimento da propriedade intelectual da cultivar: requisitos


O reconhecimento estatal da propriedade intelectual das cultivares se
efetiva por intermdio da expedio do Certificado de Proteo de Cultivar. A
estrutura estatal competente para levar a efeito a operacionalizao dessa forma
de reconhecimento de propriedade intelectual estabelecida no art. 45 da Lei de
Proteo de Cultivares, que determina:

Art. 45. Fica criado, no mbito do Ministrio da Agricultura e do


Abastecimento, o Servio Nacional de Proteo de Cultivares SNPC, a
quem compete a proteo de cultivares.
1 A estrutura, as atribuies e as finalidades do SNPC sero
definidas em regulamento.
2 O Servio Nacional de Proteo de Cultivares SNPC
manter o Cadastro Nacional de Cultivares Protegidas.

Nesse sentido, o Regulamento a que se refere esse dispositivo da Lei de


Proteo de Cultivares veiculado por meio do Decreto n. 2.366, de 5-11-1997,

que regulamenta a Lei n. 9.456, de 25 de abril de 1997, que institui a Proteo


de Cultivares, dispe sobre o Servio Nacional de Proteo de Cultivares SNPC,
e d outras providncias.
Deve-se destacar que o Servio Nacional de Proteo de Cultivares tem
como misso garantir o livre exerccio do direito de propriedade intelectual dos
obtentores de novas combinaes filogenticas na forma de cultivares vegetais
distintas, homogneas e estveis, zelando pelo interesse nacional no campo da
proteo de cultivares.
O Servio Nacional de Proteo de Cultivares est ligado ao
Departamento de Propriedade Intelectual e Tecnologia da AGROPECURIA
(DEPTA) da Secretaria de Desenvolvimento Agropecurio e Cooperativismo
(SDC) e tem como rea de suporte o Laboratrio Nacional de Anlise,
Diferenciao e Caracterizao de Cultivares (LADIC). A partir da edio da
Portaria do Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento n. 85, de 10 de
abril de 2006, o Servio Nacional de Proteo de Cultivares passa a integrar a
estrutura organizacional da Secretaria de Desenvolvimento Agropecurio e
Cooperativismo.
Em face das disposies constantes do referido decreto, so atribuies
do rgo de proteo de cultivar, nos termos do art. 3:

I proteger as novas cultivares e as cultivares essencialmente


derivadas, outorgando-lhes o certificado de proteo correspondente;
II divulgar, progressivamente, as espcies vegetais e
respectivos descritores mnimos necessrios abertura de pedido de
proteo, bem como a data-limite, na hiptese da alnea a do 1 do art.
6 deste Decreto para apresentao dos pedidos;
III elaborar e submeter aprovao do Ministro de Estado da
Agricultura e do Abastecimento normas complementares no mbito de
sua competncia, sobre a proteo de novas cultivares e de cultivares
essencialmente derivadas, bem assim de cultivares passveis de proteo
na forma do art. 4, 1, da Lei n. 9.456, de 1997, de qualquer gnero ou
espcie vegetal, e estabelecer os formulrios necessrios tramitao
do pedido de proteo;
IV receber, protocolizar, deferir e indeferir pedidos de
proteo, formalizados mediante requerimento assinado pela pessoa
fsica e jurdica que obtiver cultivar, ou por seu procurador devidamente
habilitado;
(...)

O Decreto n. 2.366/97 institucionalizou inicialmente os descritores


morfolgicos das seguintes espcies vegetais: algodo, arroz, batata, feijo,
milho, soja, sorgo e trigo.
Atualmente os descritores foram significativamente ampliados, sendo
que, a ttulo de ilustrao, pode-se destacar que os descritores disponibilizados so
os seguintes: algodo, arroz, aveia, batata, caf, cana-de-acar, cevada, feijo,
milho, soja, sorgo, trigo, triticale. Das espcies florestais, o eucalipto. Da espcie
das Forrageiras: brachiara brizantha, capim colonio, capim-elefante, guandu,
macrotyloma, milheto, abacaxi, bananeira, macieira frutfera, macieira portaenxerto, mangueira, pereira europeia frutfera, pereira porta-enxerto, tangerina,
videira. No tocante s espcies Olercolas: abbora, alface, alho, cebola,
cenoura, morango, pimento e pimentas, quiabo e tomate. As espcies
ornamentais possuem os seguintes descritores disponibilizados para fins de
proteo: alstroemeria, amarlis, antrio, ster, begnia elatior, bromlia,
calancoe, cimbdio, copo-de-leite, cravo, crisntemo, estatice, grbera, grama
esmeralda e santo agostinho, gipsofila, hibisco, hirico, impatiens, impatiens nova
guin, lrio, poinsetia, rosa, solidago e violeta 13.
Em face da proliferao da institucionalizao dos descritores
morfolgicos, verifica-se que o Brasil vem, ao longo do tempo, cumprindo com
os objetivos estabelecidos na Conveno da UPOV/1978, no sentido de
estabelecer os descritores morfolgicos das diversas variedades vegetais.
Para fins de reconhecimento da propriedade intelectual de cultivares, o
Estado, por intermdio do Servio Nacional de Proteo de Cultivares (SNPC),
rgo vinculado ao Ministrio da Agricultura, emite o Certificado de Proteo de
Cultivares expede o ttulo regular que assegura a propriedade intelectual s
novas cultivares ou s cultivares essencialmente derivadas, sendo que uma vez
expedido poder obstar a livre utilizao de plantas14 ou de suas partes de
reproduo ou multiplicao vegetativa 15, no Pas, nos termos das disposies
da parte final do art. 2 da Lei n. 9.456/97.
Outro requisito imprescindvel para o reconhecimento da propriedade
intelectual da cultivar a realizao do teste de distinguibilidade, homogeneidade
e estabilidade (D.H.E.), que consiste, segundo o inciso XII do art. 3 da Lei n.
9.456/97, no

procedimento tcnico de comprovao de que a nova cultivar ou a


cultivar derivada so distinguveis de outra cujos descritores sejam

conhecidos, homogneas, quanto s suas caractersticas em cada ciclo


reprodutivo e estveis quanto repetio das mesmas caractersticas ao
longo de geraes sucessivas.

Deve-se deixar claro que caso o teste de D.H.E. no fosse


expressamente previsto na Lei de Proteo de Cultivares, o ordenamento jurdico
estaria expressamente admitindo a proteo de simples descobertas ou, at
mesmo, a descrio de planta nativa integrante da biodiversidade.
Com relao ao teste de D.H.E., o documento intitulado Informaes
aos usurios do SNPC, atualizadas em novembro de 2008, destaca os seguintes
aspectos:
No Brasil so realizados pelos melhoristas em estaes experimentais.
So ensaios de campo nos quais so testadas as caractersticas de
Distinguibilidade (diferenas claras de qualquer outra cuja existncia na data do
pedido de proteo seja reconhecida), Homogeneidade (uniformidade entre
plantas dentro da mesma gerao) e Estabilidade (manuteno das
caractersticas atravs de geraes sucessivas) da cultivar. Seguem metodologia
prpria para cada espcie e exigem do examinador um conhecimento
aprofundado da espcie, seu comportamento, grupos e variedades existentes da
mesma, sendo indispensveis, em alguns casos, a utilizao de cultivares de
referncia para a caracterizao da nova cultivar.
Portanto, o teste de D.H.E. de realizao e apresentao
imprescindvel e vincula a proteo da cultivar. Desta forma, o Servio Nacional
de Proteo de Cultivares possui em seus quadros funcionais pessoal tcnico
capacitado para analisar documentalmente a pertinncia estabelecida pelo
referido teste, sob pena de nulidade da concesso da proteo de cultivares, nos
termos do art. 43, I, da Lei n. 9.456/97.
A cultivar protegida regularmente torna seu uso restrito. O uso pblico
restrito disciplinado no art. 36 da Lei n. 9.456/97, e consiste na declarao ex
officio realizada pelo Ministro da Agricultura que tem fundamento em parecer
tcnico dos rgos competentes declarando que a cultivar deve atender s
necessidades de poltica agrcola, nos casos de emergncia nacional, abuso de
poder econmico ou outras circunstncias emergenciais e nas hipteses de uso
pblico no comercial. Sendo assim, o 1 do art. 36 da Lei de Proteo de
Cultivares determina:

1 Considera-se de uso pblico restrito a cultivar que, por ato


do Ministro da Agricultura e do Abastecimento, puder ser explorada pela

Unio Federal ou por terceiros por ela designados, sem exclusividade,


sem autorizao de seu titular, pelo prazo de trs anos, prorrogvel por
iguais perodos, desde que notificado e remunerado o titular na forma a
ser definida em regulamento.

Ao ser reconhecida a proteo da cultivar pelo Servio Nacional de


Proteo de Cultivares, o art. 11 estabelece o seu prazo de vigncia:

Art. 11. A proteo da cultivar vigorar, a partir da data da


concesso do Certificado Provisrio de Proteo, pelo prazo de quinze
anos, excetuadas as videiras, as frutferas, as rvores florestais e as
rvores ornamentais, inclusive, em cada caso, o seu porta-enxerto, para
as quais a durao ser de dezoito anos.

O prazo de durao da proteo de cultivar de 15 anos e de 18 anos


para as demais espcies relacionadas no dispositivo destacado. Findo o prazo de
vigncia do direito de proteo, seu objeto cair em domnio pblico e nenhum
outro direito poder inibir ou obstar sua livre circulao, nos termos do art. 12 da
Lei de Proteo de Cultivares.
No que diz respeito formalizao da solicitao para fins de proteo
de cultivar, deve ser apresentado o requerimento por pessoa fsica ou por pessoa
jurdica e se domiciliada no exterior, esta dever manter, no Brasil, procurador
legalmente constitudo, nos termos do art. 50 da Lei de Proteo de Cultivares,
sob pena de extino da proteo de cultivar.
Alm do requerimento escrito, o pedido de proteo dever se referir a
uma nica cultivar, bem como observar aos seguintes requisitos,
individualizadores da cultivar, nos termos das disposies prescritas no art. 14 da
Lei de Proteo de Cultivares:

I a espcie botnica;
II o nome da cultivar 16;
III a origem gentica;
IV relatrio descritivo mediante preenchimento de todos os
descritores exigidos;
V declarao garantindo a existncia de amostra viva

disposio do rgo competente e sua localizao para eventual exame;


VI o nome e o endereo do requerente e dos melhoristas;
VII a comprovao das caractersticas de DHE, para as
cultivares nacionais e estrangeiras;
VIII relatrio de outros descritores indicativos de sua
distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade, ou a comprovao da
efetivao, pelo requerente, de ensaios com a cultivar junto com
controles especficos ou designados pelo rgo competente 17;
IX prova do pagamento da taxa de pedido de proteo;
X declarao quanto existncia de comercializao da
cultivar no Pas ou no exterior;
XI declarao quanto existncia, em outro pas, de proteo,
ou de pedido de proteo, ou de qualquer requerimento de direito de
prioridade, referente cultivar cuja proteo esteja sendo requerida;
XII extrato capaz de identificar o objeto ou pedido18.
1 O requerimento, o preenchimento dos descritores definidos
e a indicao dos novos descritores devero satisfazer as condies
estabelecidas pelo rgo competente.
2 Os documentos a que se refere este artigo devero ser
apresentados em lngua portuguesa.

Aps o cumprimento dos requisitos apontados na Lei para a


apresentao da solicitao, o Servio Nacional de Proteo de Cultivares
realizar o exame formal e preliminar quanto existncia de cultivar semelhante
j protegida (sinonmia) e, se inexistente, ser protocolado o pedido, desde que
devidamente instrudo com os documentos necessrios, nos termos do art. 18 da
Lei de Proteo de Cultivares.
O direito de prioridade estabelecido a partir da verificao dos
requisitos que devero ser analisados objetivamente pelo Servio Nacional de
Proteo de Cultivares, com relao ao reconhecimento do registro de cultivares.
Fica a critrio do Servio Nacional de Proteo de Cultivares exigir do
requerente da proteo de cultivar exigncias adicionais, inclusive no que se
refere apresentao de novo relatrio descritivo dos aspectos morfolgicos e
outras informaes que considerar relevantes para a realizao do exame do
pedido (art. 18, 4, da Lei n. 9.456/97). Trata-se de uma possibilidade de carter
discricionrio, levando em considerao, portanto, questes referentes

convenincia e oportunidade de apresentao desses documentos, tendo em


vista os aspectos referentes clareza na apresentao dos descritores
morfolgicos (relatrio descritivo).
A Lei de Proteo de Cultivares estabelece ainda que caso sejam
exigidas as informaes adicionais, e, se estas no forem cumpridas ou se no
forem contestadas19, no prazo de 60 dias contados a partir da cincia da
notificao, a solicitao do registro de cultivar ser arquivada, encerrando-se,
desta forma, a instncia administrativa 20, nos termos do 5 do art. 18 da Lei n.
9.456/97.
Da deciso que indeferir a solicitao de proteo, caber recurso no
prazo de 60 dias, sendo que o prazo contado a partir da publicao da deciso.
Caso haja interposio de recurso, o Servio Nacional de Proteo de Cultivares
dever apreci-lo em igual prazo, nos termos das disposies constantes nos 6
e 7 do art. 18 da Lei n. 9.456/97.
No tocante ao indeferimento de solicitao de proteo, pode-se ilustrar
a hiptese com a recente Deciso n. 22, de 27 de agosto de 2008:

O Servio Nacional de Proteo de Cultivares, em cumprimento


ao 7 do art.18 da Lei 9.456/97, torna pblico aos interessados que
tramitou neste Servio, o pedido de proteo de cultivar copo-de-leite
(Zanledeschia spreng), com solicitao de denominao Captain Reno,
protocolizado sob o n. 21806.000016/2008-82, apresentado pela empresa
holandesa Kepitey n Breeding B.V.
O pedido de proteo foi INDEFERIDO por no atender o inciso
V do art. 3 da Lei 9.456, de 25 de abril de 199721.
Fica aberto o prazo de 60 (sessenta) dias para recurso, contados
da publicao deste aviso.

Deve-se destacar que o recurso estabelecido na Lei de Proteo de


Cultivares possui carter essencialmente administrativo e deve, com relao ao
mrito, conter matria referente ao objeto da proteo.
O Servio Nacional de Proteo de Cultivares, ao realizar e publicar a
apreciao formal e preliminar do pedido de proteo de cultivar, expedir ao
titular, a ttulo precrio, o direito de explorao comercial da cultivar (art. 19 da
Lei n. 9.456/97).
No campo da solicitao de proteo de cultivares, deve-se destacar a
recente inovao introduzida pelo Servio Nacional de Cultivares, com relao

disponibilizao aos usurios do servio do CultivarWeb, ou seja, possibilidade


de preenchimento do requerimento eletrnico pelo requerente da proteo22.
Na medida em que expedido o Certificado Provisrio de Proteo ou o
Certificado de Proteo de Cultivar, o titular obrigado a manter, durante o
perodo igual ao da proteo, amostra viva, sob pena de cancelamento do
respectivo certificado. Alm do mais, passvel de cancelamento o certificado
caso o obtentor seja notificado e no cumpra a exigncia no prazo de 60 dias, nos
termos do art. 22 da Lei de Proteo de Cultivares.
Quanto obrigatoriedade de manuteno de amostra viva por parte do
obtentor, a Instruo Normativa n. 8, de 25-6-1999, do Ministrio da Agricultura
e do Abastecimento, destaca em seu art. 1:

Art. 1 Estabelecer que a guarda e conservao das amostras


vivas destinadas manipulao e coleo de germoplasma de cultivar
protegida, nos termos do pargrafo nico do art. 22 da Lei n. 9.456/97,
cabero ao titular do Certificado de Proteo ou seu representante legal,
na qualidade de fiel depositrio.
Pargrafo nico. As amostras vivas, referidas no caput deste
artigo, devero ser restitudas, em perfeito estado de conservao, ao
final do perodo de proteo da cultivar, ou a qualquer tempo em que
sejam solicitadas, ao SNPC, na qualidade de rgo depositante.

A partir da publicao do deferimento da solicitao da proteo da


cultivar, o obtentor passa a usufruir dos direitos inerentes propriedade
intelectual da mesma.
Deferida a proteo, o titular dever providenciar o pagamento relativo
s anuidades23 da proteo da cultivar, pagamento esse que dever ser feito a
partir do exerccio financeiro seguinte ao da data da concesso do Certificado de
Proteo.
O Servio Nacional de Proteo de Cultivares, uma vez cumpridos os
requisitos formais, publicar o resultado final do procedimento, no prazo de at
60 dias corridos contados da sua apresentao, segundo o disposto no art. 16 da
Lei n. 9.456/97.
Portanto, uma vez concedido o Certificado de Proteo de Cultivar, o
titular possui os direitos de exclusividade e de excluso em relao a terceiros
quanto ao objeto protegido e sua explorao comercial, nos termos das
disposies contidas no art. 9 da Lei de Proteo de Cultivares, que estabelece:

Art. 9 A proteo assegurar a seu titular o direito de


reproduo comercial, no territrio brasileiro, ficando vedados a
terceiros, durante o prazo de proteo, a produo com fins comerciais,
o oferecimento a venda ou a comercializao do material de
propagao da cultivar, sem sua autorizao.

Observados os requisitos legais para a proteo de cultivar e respeitadas


as disposies relativas aos atos que no ferem os direitos estabelecidos na lei em
pauta, necessrio se faz analisar as disposies normativas estabelecidas quanto
titularidade do Direito de Melhorista.
Parece relevante mencionar que com relao ao registro de cultivares,
que o ttulo que ir assegurar a produo, o beneficiamento e a
comercializao de sementes e mudas da cultivar, esse emitido pelo Registro
Nacional de Cultivares (RNC), tendo em vista as disposies da Lei n. 10.711, de
5-8-2003, que dispe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas.
Essa estrutura administrativa tambm se encontra adstrita ao Ministrio
da Agricultura, Abastecimento e Agropecuria (MAPA), que deve manter e
atualizar o Cadastro Nacional de Cultivares Registradas (CNCR).
Os objetivos do Registro Nacional de Cultivares, para Arete Duarte Folle
(2000, p. 6), so os seguintes: substituir os antigos sistemas de avaliao e
recomendao de cultivares e do registro de cultivares por meio de um
cadastramento fornecido pelo obtentor.
Com relao importncia do Registro Nacional de Cultivares, a
referida autora esclarece ainda que um instrumento do mercado, visando
proteger o agricultor da venda indiscriminada de sementes e mudas cultivares
que no tenham sido testadas nas condies de explorao agrcola no Brasil
(FOLLE, 2000, p. 6).
Deve-se destacar que a produo, o beneficiamento e a comercializao
de sementes e de mudas esto condicionadas prvia inscrio da respectiva
cultivar no Registro Nacional de Cultivares, segundo o art. 11 da Lei n.
10.711/2003.
Portanto, para fins de registro, na medida em que a nova cultivar ou a
cultivar essencialmente derivada tem esse reconhecimento, passa a ser
devidamente lanada no Cadastro Nacional de Cultivares Registradas.

6.4 Os aspectos legais estabelecidos pela lei de proteo de cultivares


quanto titularidade
Com relao titularidade das cultivares passveis de proteo, a Lei n.
9.456/97 prev a figura do obtentor no art. 5, estabelecendo que este a pessoa
fsica ou jurdica que obtiver nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada.
Portanto, o obtentor pode ser indistintamente a pessoa fsica ou a jurdica.
O melhorista, por seu turno, conforme determina o inciso I do art. 3 da
referida lei, caracterizado como a pessoa fsica que obtm a variedade vegetal,
a partir de sua fora de trabalho intelectual. A pessoa jurdica, portanto, no
realiza tal atividade por si, mas apenas atravs de seus agentes (pessoas fsicas).
A Lei de Proteo de Cultivares, ao caracterizar o obtentor da nova
cultivar ou da cultivar essencialmente derivada, obsta e praticamente anula a
presena imprescindvel da pessoa fsica, isto , do melhorista. Trata-se de uma
prescrio normativa que, em ltima anlise, objetiva realizar a expropriao da
fora de trabalho intelectual do melhorista.
Deve-se destacar que a caracterizao jurdica do obtentor realizada
pela Lei n. 10.711/2003, sendo que o inciso XXVIII do art. 2 estabelece o
seguinte: obtentor: pessoa fsica ou jurdica que obtiver cultivar, nova cultivar ou
cultivar essencialmente derivada.
Com relao titularidade da cultivar, devem-se levar em considerao
as disposies constantes no Captulo V da Lei de Proteo de Cultivares, que
disciplina a matria referente obteno ocorrida na vigncia do contrato de
trabalho ou de prestao de servios ou outra atividade laboral, sendo que o art.
38 estabelece como regra geral que pertencero exclusivamente ao empregador
ou ao tomador de servio os direitos referentes sobre novas cultivares ou sobre
cultivares essencialmente realizadas durante a vigncia do Contrato de Trabalho
ou de Prestao de Servios, sendo que o nome do melhorista necessariamente
deve constar do requerimento de proteo de cultivar.
O art. 39 da Lei de Proteo de Cultivares, por seu turno, estabelece que
pertencero a ambas as partes obtentor e melhorista , salvo expressa
estipulao em contrrio, as novas cultivares, bem como as cultivares
essencialmente derivadas, obtidas pelo empregado ou prestador de servios ou
outra atividade laboral, no compreendidas no disposto no art. 38, quando
decorrentes de contribuio pessoal e mediante utilizao de recursos, dados,
meios, materiais, instalaes ou equipamentos do empregador ou do tomador dos
servios.
A Lei de Proteo de Cultivares estabelece como regra, quanto
atribuio da titularidade das cultivares, desenvolvidas sob a gide da relao de
contrato de trabalho ou de prestao de servio, que a mesma reconhecida ao
empregador ou ao tomador de servio e, portanto, em favor do empregador.

Entende-se que as disposies contidas no art. 38, em seu 2, da Lei n.


9.456/97, constri presuno da titularidade em favor do empregador. Contudo,
essa presuno juris tantum, ou seja, admite prova em contrrio.
O desenvolvimento de nova cultivar ou de cultivar essencialmente
derivada pelo melhorista durante a prestao de servios, mas contando apenas
com seus recursos e em ambiente alheio ao da prestao de servios, pode ser
comprovado para fins de reconhecimento de titularidade. Nessa situao deve
ser demonstrado que o empregador no contribuiu e nem disponibilizou os meios
de produo.
Portanto, ainda que o requerimento da propriedade intelectual dessa
cultivar, desenvolvida em condies especficas, tivesse sido solicitado durante a
vigncia do Contrato de Trabalho, a propriedade intelectual pertence
exclusivamente ao melhorista. No entanto, a Lei de Proteo de Cultivares
determina que nesse tipo de obteno de variedade vegetal, a titularidade
conferida e deve ser deferida ao empregador, fazendo meno expressa ao lapso
temporal de 36 meses, aps a extino do respectivo Contrato de Trabalho.
Essa uma situao que poder resultar em conflito de interesses entre o
melhorista e seu empregador (pessoa fsica ou jurdica, pblica ou privada) e que
ser apreciada em carter definitivo pelo Poder Judicirio, levando em
considerao as prescries legais e a correspondente produo das provas.
A partir das disposies analisadas e contidas na Lei de Proteo de
Cultivares, verifica-se o favorecimento do empregador (capital), quanto
titularidade do objeto protegido, em detrimento do pesquisador/melhorista
(trabalho). A lei, portanto, no cumpre com seu objetivo, qual seja, estimular a
obteno de novas variedades vegetais ou de variedades essencialmente
derivadas.
Ainda no campo legislativo, com relao titularidade e a percepo
dos ganhos econmicos por parte dos pesquisadores que realizam o
melhoramento gentico, destacam-se as determinaes do art. 13 da Lei n.
10.973, de 2-12-2004:

assegurada ao criador participao mnima de 5% (cinco por


cento) e mxima de 1/3 (um tero) nos ganhos econmicos, auferidos
pela ICT24, resultantes de contratos de transferncia de tecnologia e de
licenciamento para outorga de direito de uso ou de explorao de
criao protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor,
aplicando-se, no que couber, o disposto no pargrafo do art. 93 da Lei n.
9.279, de 199625.

O 1 do art. 13 da nova Lei de Inovao Tecnolgica faz referncia


possibilidade de participao compartilhada desse percentual entre a instituio e
os membros da equipe de pesquisa que tenham contribudo para a criao, no
caso, para a obteno da nova cultivar ou da cultivar essencialmente derivada.
O dispositivo em pauta da nova Lei de Inovao Tecnolgica dispe
ainda:

2 Entende-se por ganhos econmicos toda forma de royalties,


remunerao ou quaisquer benefcios financeiros resultantes da
explorao direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e
obrigaes legais decorrentes da proteo de propriedade intelectual.
3 A participao prevista no caput deste artigo obedecer ao
disposto nos 3 e 4 do art. 8.
4 A participao referida no caput deste artigo ser paga pela
ICT em prazo no superior a 1 (um) ano aps a realizao da receita que
lhes servir de base.

Deve-se destacar que normalmente nos contratos formalizados constam


apenas as clusulas salariais26, sendo assim, se durante a vigncia do mesmo
ocorrer aumento da lucratividade dos obtentores, em funo da realizao de
desenvolvimento de nova cultivar ou de cultivar essencialmente derivada, poder
o melhorista acionar o Poder Judicirio, para pleite-lo. Saliente-se que as
principais dificuldades, com relao a esta questo, consistem em comprovar os
efetivos aumentos de lucratividade das empresas, em virtude dos resultados das
pesquisas realizadas por determinados grupos de investigadores a elas integrados.
O objetivo ltimo da Lei de Proteo de Cultivares consiste em garantir a
propriedade intelectual das novas cultivares e das cultivares essencialmente
derivadas.
Com relao aos aspectos referentes linguagem tcnica utilizada, na
Lei de Proteo de Cultivares, estes esbarram nas determinaes constantes no
inciso XXIX do art. 5 da Constituio Federal27. O dispositivo constitucional
determina que inventor (pesquisador ou melhorista) aquele que, a partir da
utilizao de sua fora de trabalho intelectual, desenvolve uma nova variedade
vegetal. No entanto, as disposies constantes na Lei de Proteo de Cultivares
estabelecem que o titular desses novos bens o obtentor.
nesse sentido que se pode afirmar que a Lei de Proteo de Cultivares,

alm de expropriar os trabalhadores intelectuais, subtraindo-lhes os respectivos


direitos subjetivos que originariamente eram seus, transferem-nos ao
empregador (pessoa jurdica e, em ltima anlise, ao capital).
A partir das construes normativas estabelecidas no mbito da Lei de
Proteo de Cultivares, a pessoa jurdica incorpora os bens produzidos, em
virtude de ser a proprietria dos meios de produo, sem os quais os
pesquisadores no podem realizar seus experimentos no campo do
melhoramento gentico de plantas, a menos que aluguem ou alienem
antecipadamente sua capacidade (fsica e intelectual) de trabalho.
De acordo com a lgica prpria e tpica da economia de mercado, os
melhoristas so remunerados, em regra, com o salrio e subordinados
alienao dos produtos de seu trabalho intelectual.
Portanto, em face do exposto, verifica-se que no mbito de incidncia da
Lei de Proteo de Cultivares o titular da nova cultivar ou da cultivar
essencialmente derivada possui o direito de exclusividade e de excluso em face
de terceiros, inclusive em face do prprio melhorista, com relao aos royalties
advindos de sua produo, haja vista que, na prtica, a participao
compartilhada dos ativos intangveis nfima em face do exposto e das normas
disciplinadoras da questo.
Com relao s patentes, o inventor est expressamente proibido de
realizar invenes biotecnolgicas de forma autnoma, tendo em vista a
determinao expressa constante na nova Lei de Biossegurana:

As atividades e projetos que envolvam OGM e seus derivados,


relacionados ao ensino com manipulao de organismos vivos,
pesquisa cientfica, ao desenvolvimento tecnolgico e produo
industrial ficam restritos ao mbito de entidades de direito pblico ou
privado, que sero responsveis pela obedincia aos preceitos desta Lei e
de sua regulamentao, bem como pelas eventuais consequncias ou
efeitos advindos de seu descumprimento.
(...)
2 As atividades e projetos de que trata este artigo sero
vedados a pessoas fsicas em atuao autnoma e independente, ainda
que mantenham vnculo empregatcio ou qualquer outro com pessoas
jurdicas.

A figura do inventor independente prevista no inciso IX do art. 2 da Lei


n. 10.973, de 2-12-2004 (Lei de Inovao Tecnolgica), inviabilizada, na

prtica 28, em face das questes que envolvem a Biossegurana.


O melhorista, por seu turno, que a pessoa fsica que desenvolveu a
nova variedade vegetal ou a variedade vegetal essencialmente derivada,
expropriado do resultado final por ele produzido a partir de sua fora de trabalho
intelectual.

6.5 A extino da propriedade intelectual das cultivares e a licena


compulsria
O direito de melhorista se extingue, normalmente depois de transcorrido
o prazo assinalado pela lei, conforme mencionado, e nas seguintes hipteses
previstas no art. 40 da Lei n. 9.456/97:
a) pela renncia do respectivo titular ou de seus sucessores;
b) pelo cancelamento do Certificado de Proteo.
Segundo o art. 40 da Lei n. 9.456/97, a hiptese de extino da
propriedade intelectual da cultivar referente renncia do titular ou de seus
sucessores s ser admitida se no prejudicar direitos de terceiros.
Com relao renncia da titularidade, pode-se destacar a Deciso n.
35, de 26 de novembro de 2008, que extingue os direitos de proteo, pela
renncia da empresa Du Pont do Brasil S.A. Diviso Pioneer Sementes:

O Servio Nacional de Proteo de Cultivares, em cumprimento


ao disposto no inciso II do art. 40, da Lei 9.456/97 e pelo Decreto n.
2.366/97, EXTINGUE os direitos de proteo, pela renncia da empresa
Du Pont do Brasil S.A. Diviso Pioneer de Semente, das Cultivares da
espcie milho (Zea may (L.) relacionadas:
Cultivar denominada 30F35 e respectivo certificado de Proteo
n. 01028; cultivar 30K64 e respectivo Certificado de Proteo n. 01029;
cultivar denominada 30K73 e respectivo Certificado de Proteo n.
01030; e cultivar n. 30R32 e respectivo Certificado de Proteo 01031.
Fica aberto o prazo de 60 (sessenta) dias para recurso, contado
da publicao desta.

Cumpre destacar, quanto hiptese de Cancelamento do Certificado de


Proteo, que esta regulamentada pelo art. 42 da Lei de Cultivares:

Art. 42. O Certificado de Proteo ser cancelado


administrativamente ex officio ou a requerimento de qualquer pessoa
com legtimo interesse, em qualquer das seguintes hipteses:
I pela perda de homogeneidade ou estabilidade;
II na ausncia de pagamento da respectiva anuidade 29;
III quando no forem cumpridas as exigncias do art. 4930;
IV pela no apresentao da amostra viva, conforme
estabelece o art. 2231;
V pela comprovao de que a cultivar tenha causado, aps a
sua comercializao, impacto desfavorvel ao meio ambiente ou
sade humana.

A autoridade competente estabelecida na Lei de Proteo de


Cultivares o Ministrio da Agricultura, por intermdio de seu rgo responsvel,
qual seja, o Servio Nacional de Registro e Proteo de Cultivares (SNRPC),
que possui autonomia administrativa e financeira para a prestao desse servio.
Nesse sentido, com relao ao cancelamento do Certificado de Proteo, ilustrase com a deciso n. 14, de 1 de abril de 2008, que estabelece:

O Servio Nacional de Proteo de Cultivares, em cumprimento


ao disposto no inciso II do art. 42 da Lei 9.456/97, CANCELA os
Certificados de Proteo das Cultivares de soja (Glycine max (L.)
Merrill), relacionadas: 00703, cultivar CM 51; n. 00704, cultivar CM 102;
e n. 06705, cultivar CM 149.
Fica aberto o prazo de 60 (sessenta) dias para recurso, contados
a partir da publicao deste.

O reconhecimento do direito de melhorista, bem como sua manuteno,


estabelecido pela Lei de Proteo de Cultivares a partir da comprovao dos
critrios agronmicos da distino, da homogeneidade e da estabilidade.
A licena compulsria, por seu turno, um instituto jurdico que vem
expressamente previsto no art. 29 da Lei n. 9.456/97, que estabelece:

Art. 29. Entende-se por licena compulsria o ato da autoridade


competente que, a requerimento de legtimo interessado, autorizar a
explorao da cultivar independentemente da autorizao de seu titular,
por prazo de 3 (trs) anos prorrogvel por iguais perodos, sem
exclusividade e mediante remunerao na forma a ser definida em
regulamento.

A licena compulsria no concedida em carter exclusivo ao


interessado e, ao mesmo tempo, pressupe concorrncia na explorao da
cultivar.
O art. 28 da Lei de Proteo de Cultivares estabelece as condies para
licenciamento compulsrio, nos seguintes termos:

I disponibilidade da cultivar no mercado, a preos razoveis,


quando a manuteno de fornecimento regular esteja sendo
injustificamente impedida pelo titular do direito de proteo sobre a
cultivar;
II a regular distribuio da cultivar e manuteno de sua
qualidade;
III remunerao razovel ao titular do direito de proteo da
cultivar.

Os requisitos que devem ser apreciados para a concesso da licena


compulsria, que formalizada por meio de requerimento, so os seguintes, nos
termos do art. 30 da Lei de Proteo de Cultivares: a qualificao do requerente;
a qualificao do titular do direito sobre a cultivar; a descrio suficiente da
cultivar (Princpio da Suficincia Descritiva); os motivos do requerimento; a
prova de que o requerente diligenciou, sem xito, junto ao titular da cultivar, no
sentido de obter licena voluntria; prova de que o requerente goza de
capacidade financeira e tcnica para explorar a cultivar.
O requerimento que solicita o pedido de licena compulsria ser
dirigido, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.456/97, ao Ministrio da Agricultura e
do Abastecimento e ser decidido pelo Conselho Administrativo de Defesa
Econmica (CADE) 32.

O Ministrio da Agricultura, por intermdio da autoridade competente,


dever intimar o titular da cultivar para se manifestar, querendo, no prazo de 10
dias (art. 31, 1, da Lei n. 9.456/97). Independente da manifestao do titular da
cultivar, o Ministrio encaminhar o processo ao CADE, juntamente com
parecer tcnico que estabelece a necessidade do licenciamento compulsrio e
dever observar o prazo mximo de 15 dias, nos termos do art. 31 da Lei de
Proteo de Cultivares.
Segundo o art. 32 da Lei n. 9.456/97, o procedimento para concesso da
licena compulsria est sujeito s regulamentaes administrativas a serem
adotadas pelo Ministrio da Agricultura e do Abastecimento, bem como pelo
Ministrio da Justia, que devero dispor de forma complementar sobre esse
procedimento. Cumpre destacar que o direito ampla defesa dever ser
assegurado ao titular da cultivar nesta hiptese.
A licena compulsria apenas poder ser solicitada, pelo interessado,
aps transcorridos trs anos da concesso do Certificado Provisrio de Proteo,
com exceo da hiptese de abuso de poder econmico, nos termos das
disposies constantes do art. 35 da Lei n. 9.456/97.
Em face do exposto, a Lei de Proteo de Cultivares, ao institucionalizar
o Direito de Melhorista, no Brasil, o faz, estabelecendo as condies para
aquisio, fruio e extino do mesmo. Acompanha, conforme verificado, as
disposies constantes na Conveno da UPOV, alinhando-se, desta forma, aos
termos das normas internacionalmente pactuadas.

6.6 Aspectos jurisprudenciais com relao propriedade intelectual de


cultivares
No campo jurisprudencial, as poucas decises existentes referem-se
especialmente aos aspectos transgnicos das plantas. As decises emblemticas
que trouxeram ao mbito do Poder Judicirio essa questo em duas Aes Civis
Pblicas, uma proposta pelo Greenpeace, em dezembro de 1997, e a outra
patrocinada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), em junho
de 1998.
As duas aes tm como objetivo a argumentao contrria
introduo de Organismos Geneticamente Modificados. Estas aes tramitaram
perante a 6 Vara da Seo Judiciria do Distrito Federal.
Da sentena, podem ser extrados os seguintes aspectos:

(...) fosse apresentado pela M. e pela M. estudo prvio de

Impacto Ambiental como condio indispensvel para o plantio da soja


round up ready;
impedir as referidas empresas de comercializarem as sementes
da soja geneticamente modificadas at que sejam definidas, pelo Poder
Pblico competente, as normas de rotulagem dos transgnicos;
suspenso do cultivo em escala comercial do referido produto,
sem que sejam suficientemente esclarecidas as questes tcnicas
suscitadas por pesquisadores de renome, a respeito das possveis falhas
apresentadas pela CTNBio em relao ao exame do pedido de
desregulamentao da soja round up ready;
intimao pessoal dos Ministros da Agricultura, da Cincia e
Tecnologia, do Meio Ambiente e da Sade para que no expeam
qualquer autorizao para plantio e comercializao da soja Round up
Ready. Se, porventura, alguma autorizao foi expedida, a r. sentena
determinou sua suspenso.
Por fim, fixao de multa pecuniria de dez salrios mnimos
por dia, a partir da data do descumprimento da r. sentena 33.
Outro julgado que deve ser mencionado do Tribunal de Justia do Rio
Grande do Sul em agravo de instrumento34 que, alm das questes processuais
discutidas, com relao ao mrito a ementa decide:
Mrito. O ordenamento jurdico ptrio veda a comercializao
de sementes de soja geneticamente modificadas, ainda que o legislador
venha, sistematicamente, vista de circunstncias fticas, autorizando a
comercializao das safras de soja produzidas com essas sementes,
trazidas ilicitamente de pases vizinhos, conforme Leis ns. 10.688 e
10.814, de 2003, e 11.092, de 2005.
De qualquer sorte, sendo a agravada titular das patentes relativas
s sementes utilizadas pelos produtores, plausvel sua pretenso,
escudada na Lei Maior (art. 5, caput, inc. XXIX) e Lei de Patentes, de
pretender indenizao (no royalties) pelo uso de sementes de soja por
ela desenvolvidas. Vedao, ademais, ao enriquecimento sem causa.
No incidncia do art. 10 da Lei 9.456/97 (Lei das Cultivares),
de cuja aplicao s se poderia cogitar tivesse o agricultor obtido as
sementes licitamente e pago royalties agravada naquela ocasio.

Do trecho destacado, verifica-se que o referido Tribunal exclui a

incidncia da Lei de Proteo de Cultivares e analisa o mrito da questo em


face da aplicabilidade da Lei da Propriedade Industrial, na medida em que a
situao da agravada a de titular de patentes reconhecidas perante o Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI).
Do voto do relator, com relao parte final da ementa, destaca-se o
seguinte entendimento:

No vejo, ainda, como aplicar o art. 10 da Lei n. 9.456/97, que


regulou especificamente a propriedade intelectual em relao s
cultivares, pois mesmo que se entenda que tal diploma afaste o direito
assegurado na Lei de Patentes, o que bastante discutvel, isso s poderia
ocorrer se o produtor tivesse pago royalties por ocasio da primeira
aquisio das sementes que utilizou, do que, obviamente, no se cogita,
pois pblico e notrio que todas as sementes de soja transgnica
ingressem no pas ilegalmente, no sendo comercializadas pela agravada
que, por isso, no cobrou royalties.

Merece destaque tambm o entendimento do Desembargador Cludio


Augusto Rosa Lopes Nunes que, em seu voto, insere a questo da propriedade
intelectual dos experimentos transgnicos em um ambiente mais amplo, levando
em considerao, inclusive, os argumentos de carter ecolgico. Alm do mais,
cumpre evidenciar que no voto em pauta o desembargador situa a questo no
campo econmico, que uma varivel consideravelmente relevante para as
questes da propriedade intelectual:

No mrito, a controvrsia funda-se na forma como praticada


pela empresa agravada a cobrana de indenizao pelo uso da
tecnologia por ela desenvolvida de soja transgnica, nada obstante
reconhecida pela agravante a propriedade intelectual da requerida.
O desenvolvimento de culturas transgnicas, como de todos
sabido, enseja polmicas, seja de tom ideolgico, sob o argumento de
que, a disseminarem-se tais culturas, a prpria soberania nacional estar
a correr riscos, decorrente do monoplio tecnolgico na produo de
alimentos por multinacionais, seja de tom ecolgico, em funo da
possibilidade de nefastos efeitos, ainda no esclarecidos, sobre o meio
ambiente.
Da a indefinio reinante no pas sobre a legalidade do plantio

de culturas transgnicas, inclusive por fora de decises judiciais. No


entanto, a alta lucratividade da soja transgnica fez com que os
produtores, em espao de tempo muito curto, deixassem de lado a
cultura convencional, inexistindo polmica no meio rural sobre as
vantagens do produto geneticamente modificado sobre o convencional.

Com relao s atividades desenvolvidas no campo institucional para


alavancar a interpretao da propriedade intelectual, deve-se mencionar a
iniciativa levada a efeito pelo Ministrio da Justia que elaborou o Plano
Nacional de Aes contra a Pirataria e o Planejamento Estratgico para o Binio
2005/2006. Nesse contexto programtico, inmeras aes foram relacionadas
como prioritrias, das quais se destacam as seguintes, relacionadas ao Poder
Judicirio35:

Recomendar ao Poder Judicirio a criao de


especializadas ou preferenciais em Propriedade Intelectual;

Varas

Recomendar a criao de Promotorias de Justia Especializadas


em Propriedade Intelectual.

Do exposto, verifica-se que a criao de Varas e de Promotorias


especializadas em propriedade intelectual implica a racionalidade material do
Poder Judicirio36 com relao a essa questo. Para as questes referentes
propriedade intelectual da biotecnologia, essa racionalidade material do Poder
Judicirio poder contribuir para a acessibilidade dos usurios do Sistema de
Propriedade Intelectual nesse sentido, eliminando, em tese, os entraves,
sobretudo no campo da textura da legislao que delineia a proteo da
biotecnologia, que repleta de clusulas interpretativas e conceitos biolgicos que
normalmente so estranhos ao operador do Direito.

6.7 Concluses
Em face dos aspectos desenvolvidos neste captulo, verifica-se que a
propriedade intelectual das cultivares possui amparo e previso no ordenamento
jurdico brasileiro, em funo da internacionalizao dessa matria e, ao mesmo
tempo, tendo em vista o significativo realinhamento das novas normas que

compem o quadro normativo da proteo da biotecnologia. Alm do mais, as


prprias condies sociais, referentes aos experimentos realizados no Brasil no
campo do Melhoramento Gentico, pressionaram essas alteraes no tocante
repactuao dessas regras jurdicas.
Outro aspecto relevante que deve ser levado em considerao com
relao propriedade intelectual da biotecnologia de um modo geral e,
particularmente, da propriedade intelectual das cultivares, refere-se ao fato que
C&T passam a incorporar o sistema produtivo, convertendo-se em mercadoria
que alcana valor e impacto no mbito econmico.
Com a finalidade de subsidiar esse arcabouo normativo, o Ministrio da
Agricultura teve seu organograma reestruturado, com o objetivo de criar rgos
capazes e competentes pra institucionalizar a proteo de novas cultivares e de
cultivares essencialmente derivadas.
Deve-se considerar, ainda, que a possibilidade normativa prevista no
mbito do reconhecimento da propriedade intelectual das cultivares determina no
cenrio jurdico um emaranhado de conceitos e de categorias de carter
essencialmente biolgico, o que sem dvida torna essa matria para o operador
do Direito sensvel, na medida em que essa linguagem pertence ao universo
distante e que no envolve apenas as questes relativas instrumentalizao e
eficcia dessas normas, mas, principalmente, um quadro hermenutico novo e,
ao mesmo tempo, inusitado.
Por fim, h os aspectos explorados neste captulo referentes
criatividade e produtividade dos melhoristas, pessoas fsicas que desenvolvem
seu trabalho intelectual no campo e no laboratrio, com o objetivo de estabelecer
novas variedades vegetais capazes de romper as fronteiras e as vicissitudes do
ambiente e as asperezas do solo, por exemplo.
Esses pesquisadores, ao cabo dessa jornada de trabalho, possuem uma
parca participao no produto final de sua atividade laborativa. Verifica-se que o
sistema de propriedade intelectual expropria a fora de trabalho intelectual dos
pesquisadores, o que na prtica funciona no como um estmulo a sua
criatividade, mas como um instrumento normativo que assegura apenas as sobras
do banquete.
O objetivo ltimo deste estudo no sentido de chamar a ateno dos
leitores para o tema da propriedade intelectual de cultivares, para que, uma vez
conhecido o objeto, em seus aspectos gerais e singelamente aqui delineados,
novas linhas investigativas possam ser abertas e enfrentadas.

REFERNCIAS
BARBOSA, Denis Borges. Uma introduo propriedade intelectual:
Biotecnologia e propriedade intelectual, know how e segredos industriais.
Anotaes Lei 9.456, de 25 de abril de 1997 (Lei de Proteo de Cultivares).
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1998.
BRASIL. Congresso Nacional. Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. Disciplina os
direitos e obrigaes referentes propriedade industrial.
BRASIL. Congresso Nacional. Lei n. 9.456, de 25 de abril de 1997. Institui a
proteo de cultivares, dispe sobre o Servio Nacional de Proteo de Cultivares
SNPC e d outras providncias.
BRASIL. Congresso Nacional. Lei n. 10.711, de 5 de agosto de 2003. Dispe
sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas.
BRASIL. Congresso Nacional. Lei n. 10.973, de 2 de dezembro de 2004. Dispe
sobre incentivos inovao e a pesquisa cientfica e tecnolgica no ambiente
produtivo e d outras providncias.
BRASIL. Congresso Nacional. Lei n. 11.105, de 24 de maro de 2005.
Regulamenta os incisos II, IV e V do 1 da Constituio Federal, estabelece
normas de segurana e mecanismos de fiscalizao de atividades que envolvam
organismos geneticamente modificados OGM e seus derivados, cria o Conselho
Nacional de Biossegurana CNBS, reestrutura a Comisso Tcnica de
Biotecnologia CTNBio, dispe sobre poltica Nacional de Biossegurana PNB,
revoga a Lei n. 8.974, de 5 de janeiro de 1995, e a Medida Provisria n. 2.191, de
23 de agosto de 2001, e os arts. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 16 da Lei n. 10.814, de 15 de
dezembro de 2003, e d outras providncias.
BRASIL. Ministrio da Agricultura e do Abastecimento. Instruo Normativa n.
8, de 25 de junho de 1999, estabelece a obrigatoriedade do titular de certificado
de proteo enviar ao rgo competente duas amostras vivas da cultivar
protegida, sendo uma para manipulao e exame e outra para entregar coleo
de germoplasma.
BRASIL. Presidncia da Repblica. Decreto n. 1.355, de 30 de abril de 1994.
Promulga a Ata Final da Rodada Uruguai das Negociaes Comerciais
Multilaterais do GATT.
BRASIL. Presidncia da Repblica. Decreto n. 3.109, de 30 de junho de 1999.
Promulga a Conveno Internacional para a Proteo das Obtenes Vegetais de
2 de dezembro de 1961, revista em Genebra, em 10 de dezembro de 1972 e 23
de outubro de 1978.

DEL NERO, Patrcia Aurlia. Propriedade intelectual: a tutela jurdica da


biotecnologia. 2. ed. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.
_______. Biotecnologia: anlise e crtica do marco jurdico regulatrio. So
Paulo: Revista dos Tribunais (prelo).
FOLLE, Arete Duarte. Informe tcnico. Registro Nacional de Cultivares.
Ministrio da Agricultura e Abastecimento. Servio Nacional de Proteo de
Cultivares: Braslia, 2000.
MINISTRIO DA AGRICULTURA, PECURIA E ABASTECIMENTO.
Deciso n. 14, de 1 de abril de 2008. Cancelamento de Certificado de Proteo
de Cultivar da soja (Glycine max (L.) Merrill).
MINISTRIO DA AGRICULTURA, PECURIA E ABASTECIMENTO.
Deciso n. 22, de 27 de agosto de 2008. Indeferimento de proteo para a
cultivar de copo-de-leite (Zanlesdeschia spreng).
MINISTRIO DA AGRICULTURA, PECURIA E ABASTECIMENTO.
Deciso n. 35, de 26 de novembro de 2008. Extingue direitos de proteo, pela
renncia do titular da empresa Du Pont do Brasil S.A. Diviso Pioneer de
Sementes.
MINISTRIO DA AGRICULTURA, PECURIA E ABASTECIMENTO.
Instruo Normativa n. 8, de 25 de junho de 1999. Estabelece que a guarda e
conservao das amostras vivas destinadas manipulao e coleo de
germoplasma de cultivar protegida, nos termos do pargrafo nico do art. 22 da
Lei 9.456/97, cabero ao titular do Certificado de Proteo ou seu representante
legal, na qualidade de fiel depositrio.
PODER JUDICIRIO. Justia Federal. Seo Judiciria do Distrito Federal.
Ao Cautelar Inominada. Processo n. 1.1998.3400.027.681-8.
PODER JUDICIRIO. Tribunal de Justia do Rio Grande do Sul. 18 Cmara
Cvel. Agravo de Instrumento 70010740264 e Agravo Interno 70010827772.
SILVA JNIOR, Osvaldo Alves. O Direito de Propriedade Intelectual e a Tutela
aos Direitos Emergentes. Boletim Jurdico. Uberaba/MG, a.3, n. 113. Disponvel
em <http://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/texto.asp?id=503>. Acesso em:
19 nov. 2008.

1 Para consultar e acompanhar a adeso dos pases Conveno da UPOV,

disponvel em: <http://www.wipo.int/treaties/em/documents/word/x-upov.doc>.


Acesso em 6-11-2006, s 20:55 horas.
2 A variedade deve ser suficientemente homognea, tendo em conta as
particularidades da sua reproduo sexuada ou da multiplicao vegetativa (art.
6, II, c, do Decreto n. 3.109/99).
3 A variedade deve ser estvel nas suas caractersticas essenciais, isto , deve
continuar a corresponder sua definio, aps reprodues ou multiplicaes
sucessivas ou, se o obtentor tiver definido um ciclo particular de reprodues ou
de multiplicaes, no fim de cada ciclo (art. 6, II, d, do Decreto n. 3.109/99).
4 Veja, nesse sentido, as disposies do art. 27 do Decreto n. 3.109/99.
5 BRASIL. Congresso Nacional. Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula
direitos e obrigaes relativos propriedade industrial.
6 O conceito de descoberta e a sua distino com o conceito de inveno
consideravelmente relevante para a concesso de uma patente pelo Estado. No
campo das patentes biotecnolgicas, esse conceito ganha especial relevncia e
complexidade, pois envolve material biolgico e sua alterao gentica ou
transgnica.
7 Trata-se da nova Lei de Biossegurana.
8 Nesse sentido, consultar: DEL NERO, Patrcia Aurlia. Propriedade
intelectual: a tutela jurdica da biotecnologia. 2. ed. So Paulo: Revista dos
Tribunais, 2004, p. 118-131.
9 De forma exemplificativa, pode-se destacar a Patente de Inveno relativa ao
processo de produo de planta estril obtida pelo processo e uso delas (PI n.
0506368-0, cujo resumo o seguinte: PROCESSO DE PRODUO DE
PLANTA ESTRIL, PLANTA OBTIDA PELO PROCESSO E USO DESTAS. A
transcrio de um gene associado formao de rgos florais suprida para
produzir uma planta estril. Uma clula de planta transfectada com um gene
quimrico que inclui (i) um gene codificador de um fator de transcrio que
promove expresso de um gene associado formao de rgos florais, e (ii)
um polinucleotdeo que codifica um peptdeo funcional que converte um fator de
transcrio arbitrrio em um repressor de transcrio, e uma protena quimrica
na qual o fator de transcrio fundido com o peptdeo funcional que expresso
na clula da planta. A expresso do gene associado formao de rgos florais
PE dominantemente suprimida pela protena quimrica, e, como um resultado,
produzida uma planta estril masculina que no pode formar plen
adequadamente. A protena quimrica tambm suprime a expresso de um gene
associado a deiscncia da antera, e como um resultado produzida uma planta
na qual a deiscncia da antera suprimida. Alm disso, a protena quimrica

suprime a expresso de um gene alvo de um fator de transcrio associado


formao de estame e pistilo e, como um resultado, produzida uma planta de
dupla florao. O depositante Japan Science and Technology Agency (JP) /
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (JP); como
inventor figura Masaru Takagi; Nobutaka Mitsura e Keiichiro Hiratsu.
10 SILVA JNIOR, Osvaldo Alves da. O Direito de Propriedade Intelectual e a
Tutela dos Direitos Emergentes. Boletim Jurdico, Uberaba/MG, a.3, n. 113.
Disponvel em <http://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/texto.asp?id=503>.
Acesso em: 19 nov. 2008.
11 Disciplinado pela Lei n. 10.711, de 5 de agosto de 2003. Dispe sobre o
Sistema Nacional de Sementes e Mudas e d outras providncias.
12 preciso mencionar que o art. 3 da Lei de Proteo de Cultivares estrutura,
ao longo de seus incisos, as Clusulas interpretativas atinentes a essa forma de
proteo, sendo assim, cultivar a variedade de qualquer gnero ou espcie
vegetal superior que seja claramente distinguvel de outras cultivares conhecidas
por margem mnima de descritores, por sua denominao prpria, que seja
homognea e estvel quanto aos descritores atravs de geraes sucessivas e
seja de espcie passvel de uso pelo complexo agroflorestal, descrita em
publicao especializada disponvel e acessvel ao pblico, bem como a linhagem
componente de hbridos (inciso IV).
13 Os descritores mais recentes publicados so os seguintes: da mandioca
(publicado em 22 de setembro de 2008); da goiabeira serrana (publicado em 12
de novembro de 2008) e do melo (publicado em 14 de novembro de 2008).
Com relao atualizao peridica dos descritores morfolgicos das cultivares
consultar:
<http://www.agricultura.gov.br/portal/page?
_pageid=33,7367200&schema=PORTAL>. Acesso em: 1 dez. 2008.
14 Planta inteira, segundo o art. 3, XVII, da Lei de Cultivares, a planta com
todas as suas partes passveis de serem utilizadas na propagao de uma
cultivar.
15 Caracterstica referente ao material propagativo regulamentado na Lei n.
9.456/97, art. 3, XVI: toda e qualquer parte da planta ou estrutura vegetal
utilizada na sua reproduo e multiplicao.
16 Nos termos do art. 15 da Lei n. 9.456/97, toda cultivar dever possuir
denominao que a identifique, destinada a ser sua denominao genrica,
devendo, para fins de proteo, obedecer aos seguintes critrios: I ser nica,
no podendo ser expressa apenas de forma numrica; II ter denominao
diferente de cultivar preexistente; III no induzir a erro quanto s suas
caractersticas intrnsecas ou quanto sua procedncia.
17 A Lei n. de Cultivares determina: O relatrio e os descritores indicativos de

sua distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade no podero ser modificados


pelo requerente, exceto: I para retificar erros de impresso ou datilogrficos
(erros formais quanto a identificao da cultivar, portanto vcios sanveis que a
prpria lei expressamente prev a possibilidade de retificao e no
propriamente de alterao); II se imprescindvel para estabelecer ou precisar o
pedido e somente at a data da publicao do mesmo; III se cair em exigncia
por no atender ao disposto no 2 do art. 18. Estas disposies encontram-se
expressas no art. 17 da Lei n. 9.456/97.
18 A solicitao de proteo, em extrato capaz de identificar o objeto do pedido,
ser publicada, no prazo de at 60 dias corridos, contados da publicao. Uma
vez publicado o pedido, fluir prazo de 90 dias para a apresentao de
impugnaes, cientificando-se o requerente (art. 16 e pargrafo nico da Lei n.
9.456/97).
19 Se houver contestao, ou melhor, se houver impugnao e se esta for
considerada improcedente pelo Servio Nacional de Proteo de Cultivares, o
pedido ser arquivado, pelo rgo administrativo deliberante, nos termos do 6
do art. 18 da Lei n. 9.456/97.
20 O encerramento da instncia administrativa significa que nessa estrutura
organizada da Administrao Pblica e que emite decises, ocorre atravs de um
procedimento administrativo regularmente instaurado e desencadeado. Essas
decises no podem mais ser revistas, ainda que exaurida a possibilidade de
recurso por essa esfera contenciosa da Administrao.
21 O Servio Nacional de Proteo de Cultivares entendeu que a solicitao no
era referente nova cultivar.
22 Pode-se observar que esse tipo de procedimento de solicitao eletrnica de
proteo uma tendncia internacional que foi fomentada pela Organizao
Mundial de Propriedade Intelectual e que no Brasil foi levada a efeito
inicialmente pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), com
relao disponibilizao do e-marcas (sistema eletrnico para solicitao de
proteo de marcas) e do GRU (Guia de Recolhimento da Unio). Nesse sentido,
o Servio Nacional de Proteo de Cultivares se vale do mesmo procedimento de
virtualizao da proteo no campo das cultivares.
23 A ttulo de ilustrao, deve-se mencionar que o Servio Nacional de Proteo
de Cultivares fixa em R$ 400,00 (quatrocentos reais) o valor da anuidade para
manuteno de proteo de cultivares. No caso do solicitante ser tambm
depositrio da amostra viva, o valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais).
24 Instituio Cientfica e Tecnolgica.
25 O art. 93 da Lei de Propriedade Industrial, encontra-se inserido no Captulo
XIV que estabelece as disposies referentes inveno e ao modelo de

utilidade realizado por empregado ou prestador de servio: Aplica-se o disposto


neste Captulo, no que couber, s atividades da Administrao Pblica direta,
indireta e fundacional, estadual ou municipal.
26 No entanto, deve-se evidenciar que nos contratos celebrados de forma
especfica para a realizao do desenvolvimento dessa modalidade de pesquisa
constam em suas clusulas disposies referentes propriedade intelectual.
27 A lei assegurar aos autores de inventos industriais privilgio temporrio para
sua utilizao, bem como proteo s criaes industriais, propriedade das
marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o
interesse social e o desenvolvimento tecnolgico e econmico do Pas.
28 Nesse sentido, consultar: DEL NERO, Patrcia Aurlia. Biotecnologia: anlise
e crtica do marco jurdico regulatrio. So Paulo: Revista dos Tribunais (prelo),
especialmente p. 295.
29 O procedimento administrativo para reconhecimento da propriedade
intelectual oneroso. Uma vez deferida a propriedade em favor do titular, para
sua manuteno, este deve pagar as anuidades, sob pena de extino. O art. 53 da
Lei de Cultivares estabelece que os servios de que trata esta Lei sero
remunerados pelo regime de preos de servios pblicos especficos, cabendo ao
Ministrio da Agric ultura e do Abastecimento fixar os respectivos valores e
forma de arrecadao.
30 Para o entendimento dessa disposio, preciso destacar que o art. 49 da Lei
n. 9.456/97 estabelece a expedio de certides: Art. 49. Ser assegurado, no
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da protocolizao do requerimento, o
fornecimento de certides relativas s matrias de que trata esta Lei, desde que
regularmente requeridas e comprovado o requerimento das taxas respectivas.
31 O art. 22 da Lei de Cultivares determina que obtido o Certificado Provisrio
de Proteo ou o Certificado de Proteo de Cultivar, o titular fica obrigado a
manter durante o perodo de proteo amostra viva da cultivar protegida
disposio do rgo competente, sob pena de cancelamento do respectivo
Certificado se, notificado, no a apresentar no prazo de 60 (sessenta) dias.
32 Saliente-se que o prprio dispositivo determina e esclarece que o Conselho
Administrativo de Defesa Econmica (CADE) foi criado pela Lei n. 8.884, de
11-6-1994.
33 Processo n. 1998.34.00.027.681-8, sentena de 1999.
34 Agravo de Instrumento 70010740264 e Agravo Interno 70010827772. Porto
Alegre, 2005.
35 Para obter a relao completa das 99 aes prioritrias, consultar:
<http://www.mj.gov.br/combatepirataria/defaut.asp?var=acoes>. Acesso em: 10-

7-2005, s 12:35 horas.


36 A ttulo de ilustrao, observa-se que o Tribunal Regional Federal da 2 Regio
possui a 1 e a 2 Turmas com competncia no mbito das questes referentes ao
Direito Previdencirio, Direito Penal e Propriedade Industrial.

7 PROTEO AOS CONHECIMENTOS TRADICIONAIS ASSOCIADOS


BIODIVERSIDADE IMPASSES, BIOPIRATARIA E VIOLAO DE DIREITOS

Ana Valria Arajo

Professora do programa de educao continuada e especializao em Direito


GVlaw, Secretria Executiva do Fundo Brasil de Direitos Humanos e
advogada especializada em Direito Socioambiental.

7.1 Introduo
O Brasil abriga em seu territrio muitos povos indgenas e populaes
tradicionais bastante diversas, que se distinguem de outros segmentos da
populao brasileira por possurem uma estreita relao com o meio ambiente,
tendo desenvolvido, atravs dos tempos, um profundo conhecimento sobre os
recursos naturais das regies onde vivem. Esses conhecimentos passaram a ser
alvo de debate e intensa preocupao nos ltimos anos, medida que cresce o
interesse da indstria pelas riquezas biolgicas do pas e que os conhecimentos a
elas associados demandam proteo especfica e urgente.
O pas possuidor de uma megadiversidade biolgica em razo da
presena macia de espcies variadas da flora e da fauna em seus muitos
ecossistemas. Esse patrimnio ambiental guarda um potencial ainda pouco
explorado, que tido, por alguns, como uma possvel fonte de riqueza. Acreditase que os recursos da biodiversidade brasileira podem propiciar um grande
avano nas pesquisas cientficas e no desenvolvimento de novos produtos,
principalmente na rea de frmacos e cosmticos, vindo a constituir-se em
importante fonte de divisas no futuro. Neste cenrio, os conhecimentos
tradicionais associados biodiversidade so tambm tidos como ferramentas
importantes, com potencial para economizar anos de trabalho e pesquisa. Por
outro lado, h estudos que atestam serem os povos indgenas e as populaes
tradicionais, em grande parte, responsveis pela prpria diversidade biolgica de

nossos ecossistemas, produto da interao e do manejo da natureza em moldes


diferenciados, que compem o assim chamado conhecimento tradicional.
Ocorre que a proteo aos conhecimentos tradicionais associados
biodiversidade transcende fronteiras e suscita conflitos que no podem ser
solucionados apenas nos limites internos de cada pas, exigindo que o tema seja
regulado tanto no plano das legislaes nacionais como no mbito do Direito
Internacional. H conhecimentos compartilhados entre povos dentro e fora dos
limites territoriais das diversas naes, alm do interesse maior pela preservao
da biodiversidade para as presentes e futuras geraes do planeta. Assim que
uma regulamentao acerca do acesso a recursos genticos e conhecimentos
tradicionais associados vem sendo construda pouco a pouco, o que no
corresponde necessariamente velocidade com que trafegam os interesses ou
surgem as demandas relativas ao uso e explorao de tais conhecimentos e
recursos.
O tema dos conhecimentos tradicionais inova e desafia governos,
legisladores e interessados em geral a reverem conceitos, valores e sistemas
jurdicos, o que envolve longas negociaes e a superao de sucessivos
impasses. No raro, porm, o processo de construo de uma proteo jurdica
adequada aos conhecimentos tradicionais alvo de crticas no sentido de que
pretende, em verdade, inviabilizar o uso desses conhecimentos, abrindo caminhos
para a biopirataria.
Este texto pretende analisar o modo como a proteo aos conhecimentos
tradicionais associados biodiversidade vem sendo regulada no Brasil e fora
dele, dando conta dos avanos alcanados at agora, daquilo que ainda est por
ser construdo e dos impasses a serem superados, para ao final fazer uma anlise
crtica destes processos e de suas perspectivas.

7.2 Os detentores de conhecimentos tradicionais: populaes tradicionais e


povos indgenas
Para tratar da proteo aos conhecimentos tradicionais associados
biodiversidade preciso desde logo identificar os detentores desses
conhecimentos populaes tradicionais e povos indgenas e buscar
compreender algumas de suas peculiaridades enquanto sujeitos de direito.
O recm-editado Decreto n. 6.040, de 7-2-20071, consolida, em seu art.
3, I, a primeira definio legal de povos e comunidades tradicionais:

grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que


possuem formas prprias de organizao social, que ocupam e usam
territrios e recursos naturais como condio para sua reproduo
cultural, social, religiosa, ancestral e econmica, utilizando
conhecimentos, inovaes e prticas gerados e transmitidos pela
tradio2.

Esta definio toma por base alguns dos aspectos objeto de intensa
discusso durante o processo de aprovao da lei que criou o Sistema Nacional
de Unidades de Conservao (SNUC) 3. No entanto, a definio naquela lei, que
agregava elementos culturais e temporais, restou ao final vetada.
Como ensina a antroploga Neide Sterci (2004, p. 178), o termo
populaes tradicionais vem sendo utilizado para determinar

aqueles povos ou grupos que, vivendo em reas perifricas nossa


sociedade, em situao de relativo isolamento face ao mundo ocidental,
capitalista, construram formas de se relacionar entre si e com os seres e
coisas da natureza muito diferentes das formas vigentes na nossa
sociedade.

Em geral so pequenos produtores familiares, que cultivam a terra ou


praticam o extrativismo, seja com a pesca, a caa ou a coleta. O trao que os
distingue est justamente na utilizao de tcnicas de explorao que causam
poucos danos natureza, na produo basicamente voltada para o consumo
comunitrio e uma consequente fraca relao com o mercado4. As populaes
tradicionais vivem em reas de baixa densidade e no criam grandes
concentraes populacionais. Seus habitats esto em geral entre as reas mais
preservadas do planeta.
Na prtica, o conceito de populao tradicional, que carrega uma
valorao positiva justamente em funo do reconhecimento do seu papel em
relao proteo do ambiente, engloba mltiplos termos que identificam grupos
humanos, seja por suas atividades econmicas, ou origem tnica, o espao por
eles habitado, ou ainda aspectos de suas culturas. So pescadores, seringueiros,
babaueiros, quebradeiras de coco, ndios, quilombolas5, varjeiros, ribeirinhos,
caiaras etc., cujos modos de vida so ou devem ser resguardados por meio de
polticas pblicas (STERCI, 2004, p. 178-182).

Quanto aos povos indgenas, ainda que possam ser citados como
populaes tradicionais lato sensu, mereceram tratamento especfico da
legislao em razo de suas caractersticas tnicas e culturais muito peculiares,
que revelam traos de uma ascendncia pr-colombiana e os distinguem
completamente das sociedades nacionais. O Brasil no tem uma estimativa
precisa sobre a populao indgena em seu territrio. Como at hoje nunca se fez
um censo indgena, as contagens variam na medida em que se baseiam em
informaes de fontes diferentes e sobretudo heterogneas6. Todas as hipteses,
entretanto, apontam para uma populao bastante minoritria, se comparada
totalidade da populao brasileira. Por outro lado, os mesmos nmeros revelam
uma diversidade sociocultural impressionante.
Para efeitos deste artigo, consideramos os nmeros utilizados pela
Fundao Nacional do ndio (FUNAI), rgo federal ao qual compete a grande
parte dos temas relativos aos ndios no pas. Para a FUNAI, existem hoje no
Brasil 225 povos indgenas, com uma populao de aproximadamente 460 mil
ndios, o que representa um percentual bastante pequeno em relao populao
nacional de 183 milhes de habitantes7. De acordo com a FUNAI, estes nmeros
referem-se aos ndios que vivem em aldeias, estimando-se a existncia de entre
100 e 190 mil outros vivendo fora de terras indgenas, inclusive em cidades,
enquanto h tambm 63 referncias de grupos sem qualquer contato com a
sociedade (isolados), fora aqueles que comeam a reivindicar a condio de
indgenas (denominados emergentes ou resistentes). Ainda de acordo com a
FUNAI, os povos indgenas no Brasil falam cerca de 180 lnguas distintas do
idioma oficial, com usos, costumes e tradies diferenciados, que refletem um
imenso universo sociocultural.
Por fim, em se tratando de conhecimento tradicional associado
biodiversidade, tambm relevante saber que o Brasil tem hoje 630 terras
indgenas oficialmente reconhecidas e que 98,61% dessas terras esto localizados
na Amaznia. A extenso total das terras indgenas alcana 110.049.078 hectares,
o que equivale a 13% de todo o territrio nacional e a 20,67% do territrio
amaznico brasileiro. Cerca de 60% da populao indgena do pas concentra-se
na Amaznia, enquanto os outros 40% vivem ao longo das regies Nordeste,
Sudeste, Sul e do Estado do Mato Grosso do Sul8.
Os direitos dos povos indgenas esto garantidos na Constituio Federal,
que reconheceu serem eles os primeiros habitantes de nossa terra, responsveis
por grande parte da diversidade e conservao de nossos ecossistemas e senhores
de um imenso patrimnio sociocultural cuja preservao interessa no s a eles,
mas a todos os brasileiros.

7.3 Diversidade biolgica e megadiversidade brasileira


Diversidade biolgica e biodiversidade so expresses sinnimas
utilizadas para definir a variedade da vida no planeta Terra. A Conveno sobre
Diversidade Biolgica ou Conveno da Biodiversidade , sobre a qual
trataremos mais adiante, definiu diversidade biolgica como a variabilidade de
organismos vivos de todas as origens, compreendendo, entre outros, os
ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquticos e os complexos
ecolgicos de que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade dentro de
espcies, entre espcies e de ecossistemas 9. Essa variedade se apresenta em
um continuum, que conjuga diversidade gentica, diversidade de espcies e
diversidade de ecossistemas, nveis diferenciados que ilustram resumidamente a
extenso da mais moderna interpretao do conceito de biodiversidade
(BENSUSAN, 2005, p. 32). o que mostra o quadro a seguir.

Diversidade biolgica ou biodiversi


Diversidade
gentica

Diversidade Divers
de espcies

ecossis

Ecossis
ambie
Responsvel
paisa
pela
difere
manuteno presen
Variabilidade dos servios Terra

Variabilidade dos servios Terra


presente no
prestados
conjunto de pela natureza
indivduos de (polinizao, divers
uma mesma
controle de gentic
espcie.
pragas,
esp
conservao
(Flor
dos solos
Amaz
etc.).
Deser
Saara;
do mar

A diversidade gentica determina


diversidade de espcies. O
desaparecimento de vrias espcies
compem um ecossistema pode leva
colapso do ecossistema.
O Brasil considerado um pas megadiverso. A existncia de espcies
variadas da flora e da fauna e a sua ocorrncia macia em ecossistemas
tambm muito diferentes, aliada a uma imensa sociodiversidade, garantem ao
pas um patrimnio natural estimado em trilhes de dlares. So 3,6 milhes de

km de floresta, com a terceira maior rea de floresta densa do mundo, atrs de


Rssia e Canad. O Brasil possui a maior cobertura de floresta tropical do
planeta, que por sua vez equivale segunda maior rea, que do Congo. Temos
60% de toda a Amaznia e cerca de 100.000 km de Mata Atlntica (o que
apenas 8% da sua cobertura original). O pas possui a maior riqueza de animais e
vegetais do mundo de 10 a 20% das 1,5 milho de espcies j catalogadas: 55
mil espcies de plantas; 502 espcies de mamferos; 1.677 espcies de aves; 600
espcies de anfbios; 2.657 espcies de peixes de gua doce; lder absoluto em
espcies de insetos. Tudo isso sem considerar que a maior parte da
biodiversidade mundial ainda est por ser estudada e inventariada
(CAPOBIANCO, 2001, p. 13).
Alguns estudos atestam que a diversidade biolgica dos ecossistemas do
planeta produto da interao e do manejo da natureza em moldes tradicionais,
e que povos indgenas e populaes tradicionais so em grande parte
responsveis pela diversidade biolgica dos ecossistemas. Em 1999, o Brasil
realizou o seminrio denominado Consulta de Macap, no mbito do projeto
Avaliao e Identificao de Aes Prioritrias para a Conservao, Utilizao
Sustentvel e Repartio dos Benefcios da Biodiversidade da Amaznia
Brasileira. O seminrio concluiu que nada menos do que 40% das reas de
extrema importncia biolgica e 36% das de muito alta importncia biolgica na
Amaznia esto inseridas em terras indgenas, o que no s reafirma a
contribuio do conhecimento tradicional para a conservao da biodiversidade
no pas, quanto revela a importncia da proteo das terras indgenas e dos
direitos das populaes detentoras desses conhecimentos.

7.4 Direito internacional a Conveno da Biodiversidade


As discusses sobre o acesso aos recursos genticos e a proteo aos
conhecimentos tradicionais associados remontam ao ano de 1992, quando da
assinatura da Conveno sobre Diversidade Biolgica (CDB), durante a
Conferncia das Naes Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento,
realizada no Rio de Janeiro, que ficou conhecida como Cpula da Terra,
Conferncia do Rio, Rio-92, ou ainda Eco-9210. Antes disso, porm, certo que,
no plano internacional, os povos indgenas j vinham lutando pelo
reconhecimento de seus direitos culturais coletivos e pelos direitos sobre os
recursos naturais existentes em seus territrios.
A Conveno n. 169, de 1989, da Organizao Internacional do Trabalho
(OIT), assegura proteo diversidade cultural indgena e o texto da Declarao
dos Direitos dos Povos Indgenas, aprovada em 13 de setembro de 2007 pela

Assembleia Geral da Organizao das Naes Unidas (ONU), fala dos direitos
culturais coletivos e considera o conhecimento indgena patrimnio a ser
protegido. Em ambos os instrumentos h garantias aos direitos dos ndios sobre
seus recursos naturais. Tambm no mbito da Organizao dos Estados
Americanos (OEA), que discute uma Declarao dos Direitos dos Povos
Indgenas das Amricas, a questo do conhecimento, dos direitos culturais e do
acesso aos recursos naturais em seu territrio abordada.
H ainda a Agenda 21, resultado tambm da Rio-92, que trata do
reconhecimento e fortalecimento do papel dos indgenas, estabelecendo que os
governos nacionais devero adotar e fortalecer polticas apropriadas e/ou
instrumentos legais que protejam a propriedade intelectual e cultural indgenas e
o direito preservao de sistemas e prticas de acordo com seus costumes.
Mas, indiscutivelmente, a CDB o instrumento que tem pautado as
discusses sobre o acesso a recursos genticos e a proteo do conhecimento
tradicional associado, por ser o nico documento internacional que trata
diretamente da conservao da biodiversidade. A Conveno resultado da
mobilizao da comunidade internacional em torno da necessidade de uma
mudana de comportamento para a preservao da vida no planeta, que levou ao
reconhecimento mundial de que os recursos biolgicos da Terra so
fundamentais para as geraes presentes e futuras, as quais dependero da
conservao e do uso sustentvel dessa diversidade biolgica para a sua
sobrevivncia. Assim, a Conveno reconhece a necessidade de conservao da
biodiversidade e identifica o conhecimento tradicional como um dos mais
importantes elementos nesse processo.
A CDB reconhece o fato de que h uma distribuio desigual da
biodiversidade no mundo, onde em geral pases desenvolvidos so consumidores
de recursos genticos com vistas ao desenvolvimento tecnolgico, embora sejam
pobres em recursos biolgicos justamente em razo do desenvolvimento
econmico. A Conveno garante aos pases detentores de recursos genticos
soberania sobre o seu patrimnio e encara o desafio de conciliar o
desenvolvimento com a conservao e o uso sustentvel da biodiversidade. Alm
disso, reconhecendo que vivemos em um mundo que discrimina diferentes tipos
de conhecimento, enfatiza a dependncia dos recursos biolgicos de muitas
comunidades locais e populaes indgenas com estilos de vida tradicionais,
qualificando este lao como estreito e incentivando os Estados a respeitarem,
preservarem e manterem o conhecimento, inovaes e prticas dos povos
indgenas e comunidades tradicionais com estilo de vida relevantes
conservao e utilizao sustentvel desses recursos.
A CDB estabelece conceitos que passaram a ser referncia e a servir de
padres mnimos em todos os debates internacionais, como tambm dentro do
Brasil. Assim o faz quando dispe que o uso dos conhecimentos tradicionais s

pode ser feito com o consentimento prvio e informado dos seus detentores,
que devero ser contemplados com a repartio justa e equitativa dos
benefcios porventura oriundos da utilizao de conhecimentos, inovaes e
prticas tradicionais.
Reverenciada durante muito tempo como documento capaz de garantir a
conservao da diversidade da vida no planeta, a CDB tem sido, no entanto, cada
vez mais criticada por no conseguir corresponder, na prtica, s expectativas
iniciais11. A dificuldade de compatibilizar os princpios da Conveno com o
Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados
com o Comrcio (TRIPS), da Organizao Mundial do Comrcio (OMC),
acumula controvrsias e parece enfraquecer a CDB como instrumento de direito
internacional e ferramenta poltica na disputa entre a explorao e a conservao
da biodiversidade. Um dos problemas mais citados est em a CDB no possuir
mecanismos de sano para o descumprimento de suas disposies, o que
fragiliza muito a sua aplicao, ainda que algumas instituies de pesquisa
cientfica, mesmo sediadas em pases que no a ratificaram, como os Estados
Unidos, e empresas com compromissos ticos empenhem-se em observar os
seus princpios (SANTILLI, 2005, p. 74).
A CDB foi ratificada pelo Brasil em 1994, surgindo da a obrigao de
regulamentao, atravs da qual deveriam ser fixados os parmetros para a sua
aplicao no plano interno.

7.5 Recursos genticos e conhecimento tradicional associado


Como vimos, a questo do acesso aos recursos genticos e da proteo
aos conhecimentos tradicionais associados bastante nova, profundamente
tcnica e a sua regulamentao esbarra em problemas elementares, como a
dificuldade de compreenso dos conceitos nela envolvidos. O assunto
multidisciplinar e as discusses que lhe servem de base exigem, quase sempre,
conhecimentos muito estranhos ao mundo do Direito.
Alguns desses conceitos, porm, so fundamentais para o entendimento
da discusso como um todo. preciso, por exemplo, ter uma ideia do que a
legislao considera material gentico, definio que vamos buscar novamente
no texto da CDB: todo o material de origem vegetal, animal, microbiana ou
outra que contenha unidade funcional de hereditariedade. Por recursos
genticos, por seu turno, a Conveno entende todo material gentico que possua
valor real ou potencial 12. Para entender esses dois conceitos, por outro lado, h
que se saber que uma unidade funcional de hereditariedade consiste em qualquer

elemento biolgico que contenha informao de origem gentica, contida em


DNA (cido desoxirribonucleico) ou RNA (cido ribonucleico). Portanto, todo e
qualquer extrato de origem animal ou vegetal que no possua unidade funcional
de hereditariedade, ou seja, do qual no se possa extrair a informao gentica
por meio de seu DNA ou RNA, no ser considerado, para efeitos da CDB,
material ou recurso gentico.
Uma outra definio que ainda dever ser til nesta discusso a de
patrimnio gentico, que assim referido na legislao brasileira:

(...) informao de origem gentica, contida em amostras do


todo ou de parte de espcime vegetal, fngico, microbiano ou animal, na
forma de molculas e substncias provenientes do metabolismo destes
seres vivos e de extratos obtidos destes organismos vivos ou mortos,
encontrados em condies in situ, inclusive domesticados, ou mantidos
em colees ex situ, desde que coletados em condies in situ no
territrio nacional, na plataforma continental ou na zona econmica
exclusiva 13.

Este conceito, na verdade, estabelece uma fico jurdica, nos mesmos


moldes daquela criada para distinguir o solo do subsolo para efeitos de
explorao mineral. Desta feita, o recurso natural, consubstanciado na flora e na
fauna tal qual se apresentam, dissocia-se do patrimnio gentico, que
compreende to somente a informao gentica contida no recurso natural.
Trata-se de uma abordagem que privilegia nitidamente os aspectos econmicos
em detrimento da preocupao com a conservao da biodiversidade
propriamente dita.
preciso atentar para o fato de que, em ltima anlise, o que se est
buscando regulamentar a explorao de recursos naturais biolgicos com uma
finalidade diferente daquela considerada usual (como, por exemplo, comrcio de
madeira, flores ou frutas). O que est em jogo o acesso informao gentica
de um determinado recurso biolgico com vistas explorao comercial. a
explorao que se d pelo processo da chamada bioprospeco, entendido como
o mtodo cientfico para acessar o cdigo gentico do recurso natural que
contenha uma unidade funcional de hereditariedade, de forma a desenvolver
pesquisas aplicadas e dirigidas explorao comercial para, em especial, as
indstrias qumica, farmacutica ou alimentar.
com relao a esse processo que se diz que os conhecimentos de povos
indgenas e de populaes tradicionais sobre o manejo tradicional desses recursos

podem abreviar anos de pesquisas e significar imensa economia de gastos e de


trabalho de grandes laboratrios. Os conhecimentos tradicionais podem ser ento
atalhos valiosos e rentveis para a indstria da biotecnologia, razo pela qual
passam tambm a ser alvo do seu interesse e a necessitar, consequentemente, de
mecanismos de proteo especial. Obviamente que tudo isso precisa ser visto
com cautela, pois que tais consideraes so, em muito, influenciadas pelo mito
de que as florestas brasileiras guardam segredos inesgotveis e de que os
conhecimentos tradicionais seriam as chaves desses segredos, o que na verdade
estabelece expectativas e presses maiores do que deveriam ser 14.
Mas, de fato, o conhecimento sobre o uso de recursos naturais para a
alimentao, o combate natural de pragas, benzimentos, rituais, entre outros,
podem realmente poupar anos de pesquisa no desenvolvimento de novos
produtos. Estima-se, por exemplo, um aumento em 400% da eficincia para
reconhecer propriedades medicinais das plantas em funo do conhecimento
tradicional. Segundo dados de 2006 do Ministrio do Meio Ambiente (MMA),
cerca de 70% dos produtos farmacuticos derivados de plantas foram
desenvolvidos a partir de conhecimentos tradicionais. Porm, segundo o prprio
MMA, raramente os benefcios econmicos gerados foram compartilhados com
as comunidades que forneceram as informaes15. O caso da secreo cutnea
do sapo verde (Phylomedusa bicolor), utilizada por povos indgenas no Brasil e
Peru para afastar a m sorte na caa e com as mulheres, responde s estimativas
mencionadas: objeto de pesquisa desde os anos 80, o conhecimento tradicional
abriu caminho para a identificao de diversas substncias desconhecidas pela
cincia ocidental propriedades analgsicas, antibiticas e de fortalecimento
imunolgico, que acabaram por se desdobrar em 10 patentes internacionais.
necessrio compreender que os conhecimentos tradicionais no se
caracterizam pela antiguidade ou pela inexistncia de mtodo cientfico, mas
fundamentalmente por um sistema de transmisso oral do conhecimento, entre
coletividades e geraes, que determina a sua titularidade coletiva e, no raro,
difusa. As suas peculiaridades impem um tratamento diferenciado, que garanta
direitos de natureza coletiva e intergeracional aos seus detentores. Da que se
evidencia a inadequao do sistema tradicional de patentes para a proteo aos
conhecimentos tradicionais e a necessidade de criao de um regime legal
diferenciado, sui generis, para a sua proteo, como trataremos adiante.

7.6 A legislao brasileira


Coube ento Senadora Marina Silva (PT/AC), ainda em 1995,

apresentar o primeiro projeto de lei propondo a regulamentao do acesso aos


recursos genticos no pas e aos conhecimentos tradicionais associados. Esse
projeto, assim como outros que tramitaram no Senado e na Cmara dos
Deputados naquele perodo, ficou parado e no chegou a ser aprovado pelo
Congresso.
Durante a gesto do Presidente Fernando Henrique Cardoso, em 30-62000, o governo acabou optando por lanar mo de uma Medida Provisria (MP)
para regulamentar o assunto. Na ocasio, a edio da MP deixou um cenrio de
terra arrasada: interrompeu as discusses no Congresso Nacional sobre os
projetos de lei e paralisou boa parte das pesquisas envolvendo recursos genticos,
medida que estabeleceu uma srie de exigncias cujo controle e fiscalizao
no foram atribudos a quem quer que seja. A demora em se definir
procedimentos para o acesso aos recursos genticos, que estaria criando bices
para a pesquisa cientfica no pas, serviu de justificativa para que o governo
atropelasse o processo de discusso dos projetos de lei em curso no Congresso,
editando a tal medida de emergncia. Entretanto, os efeitos do ato foram
tambm perversos, estabelecendo uma atmosfera de suspeio que se estendeu
por todas as pesquisas at ento em curso no pas.
A MP sofreu duras crticas, foi objeto de uma Ao Direta de
Inconstitucionalidade que levou o governo a fazer ajustes no seu texto, mas
acabou por vigorar indefinidamente, como ainda hoje vigora. A MP n. 2.18616/2001, conforme numerao que assumiu aps a sua ltima reedio,
permanece ditando as normas relativas ao acesso aos recursos genticos e ao
conhecimento tradicional associado no pas, apesar do modo unilateral e pouco
democrtico com que estabeleceu regras de conduta que afetam interesses de
amplos setores da sociedade brasileira.
A MP n. 2.186-16/2001 regulamenta o art. 225, 1, II, da Constituio
Federal, que cria a obrigao para o Poder Pblico de preservar a diversidade e
a integridade do patrimnio gentico do Pas e fiscalizar as entidades dedicadas
pesquisa e manipulao de material gentico em razo do dever de assegurar a
efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado das
presentes e futuras geraes, alm dos artigos 1, 8j e 10 da Conveno de
Biodiversidade.
Especificamente quanto aos conhecimentos tradicionais associados, a
MP reconhece uma titularidade de natureza coletiva e assegura aos detentores do
conhecimento o direito de terem indicada a origem do mesmo em qualquer uso
que dele se faa, facultando aos ndios o direito de negar o uso em questo16. Faz
uma exceo em relao ao acesso ao conhecimento tradicional em caso de
relevante interesse pblico, quando esse acesso poderia ocorrer sem a
anuncia prvia das comunidades, ressalvado o fato de que, em se tratando de

comunidades indgenas, as hipteses de relevante interesse pblico da Unio


devero ser regulamentadas por lei complementar nos termos do art. 231, 6,
da Constituio Federal. Remete, porm, a questo da autorizao para o acesso
aos recursos genticos e ao conhecimento tradicional associado ao Conselho de
Gesto do Patrimnio Gentico (CGEN) 17, rgo ligado ao Ministrio do Meio
Ambiente, criado pela prpria MP. A MP ainda menciona a repartio dos
benefcios derivados do uso de conhecimentos tradicionais, listando possibilidades
como royalties, diviso de lucros etc.
Durante o primeiro mandato do Presidente Lula, de julho a outubro de
2003, houve um esforo de elaborao legislativa no sentido de produzir um
Anteprojeto de Lei de Acesso a Recursos Genticos e Conhecimentos
Tradicionais (APL), sob a coordenao da Cmara Tcnica Legislativa do
CGEN. O processo de construo de uma lei que pretendia substituir
definitivamente a MP n. 2.186-16/2001 teve ampla participao da sociedade 18.
Ao final, resultou em um texto que ampliava bastante a proteo aos
conhecimentos tradicionais, garantindo-lhes tratamento equitativo ao da cincia
ocidental, reconhecimento de direitos originrios aos detentores, alm da
inalienabilidade, irrenunciabilidade, impenhorabilidade e imprescritibilidade
desses direitos. O APL propunha a criao de um fundo de repartio de
benefcios para os casos de impasses contratuais em razo da existncia de
conhecimentos tradicionais compartilhados e estimulava a implantao de
polticas pblicas que promovessem a produo, reproduo, manuteno e
valorizao dos conhecimentos tradicionais. Garantia ainda a participao da
sociedade civil no CGEN.
O APL, no entanto, no chegou a ser apresentado ao Congresso. Aps o
fechamento do texto, houve presses internas ao governo no sentido de que
fossem alterados diversos dispositivos e a proposta encontra-se at hoje guardada
na Casa Civil. Recentemente, aps a sada da Ministra Marina Silva e a posse de
Carlos Minc como novo Ministro do Meio Ambiente, o assunto voltou a ser
debatido. Em 5-8-2008, o Ministro Minc reuniu-se com representantes da
Sociedade Brasileira para o Progresso da Cincia (SBPC) para discutir alteraes
no APL. Na ocasio, anunciou que far mudanas no texto para reduzir entraves
realizao de pesquisas envolvendo acesso a recursos genticos e
conhecimentos tradicionais associados.
Enquanto isso, o acesso a recursos genticos e conhecimentos
tradicionais associados segue sendo regulado pela MP n. 2.186-16/2001 e por
resolues do CGEN que, na falta de uma legislao que abranja toda a questo,
vai preenchendo lacunas. Em 27-7-2006, em sua 42 reunio plenria, o CGEN
aprovou por unanimidade uma resoluo destinada a liberar alguns tipos de
pesquisa, que se utilizam de ferramentas moleculares, da necessidade de

autorizao de acesso ao patrimnio gentico. A medida causou grande


preocupao, pois que abre uma porta para que pedidos de patentes derivados de
artigos ou papers cientficos escapem da obrigao de garantir a repartio de
benefcios.

7.7 O sistema de patentes


Tradicionalmente, o conhecimento protegido pelo sistema de patentes,
reconhecido em todo o mundo pelo direito de propriedade intelectual. O sistema
de patentes alcana os chamados conhecimentos novos, individualmente
produzidos. Por isso mesmo, no confere proteo aos conhecimentos
tradicionais, que em sua grande parte so gerados informal e coletivamente, com
base no mais amplo intercmbio de informaes e ideias transmitidas pelo modo
oral, atravs dos tempos, de gerao para gerao. Essas peculiaridades, que
esto na essncia da formao do prprio conhecimento tradicional, dificilmente
conseguiro ser enquadradas nos limites rgidos dos requisitos do sistema de
patentes. provvel que os conhecimentos tradicionais quase sempre sejam
considerados no patenteveis, relegados ao domnio pblico.
Primeiramente, o sistema de patentes protege as inovaes individuais, e
ainda que admita inovaes coletivas, os respectivos autores ho de ser
identificados ou identificveis de maneira individualizada. No caso dos
conhecimentos tradicionais, a produo em geral compartilhada pela
coletividade em um processo de produo contnua e intergeracional. Por outro
lado, o patenteamento requer a existncia de uma aplicao industrial do
conhecimento, sendo certo que muitos dos conhecimentos tradicionais no
possuem tal caracterstica, ainda que possam servir ao desenvolvimento de
processos ou produtos que venham a ter essa aplicao. O mais complexo,
entretanto, a questo do momento de criao do conhecimento, que condiciona
a definio do prazo de vigncia da patente a ser concedida. Em se tratando de
conhecimento tradicional, em geral ser praticamente impossvel precisar o
momento da criao.
Muito se fala na possibilidade de adaptao do sistema de patentes de
maneira a abranger os conhecimentos tradicionais. A Organizao Mundial de
Propriedade Intelectual (OMPI) e, no plano interno, o Instituto Nacional da
Propriedade Intelectual (INPI) desde muito insistem nessa tese. Mas a distncia
que separa estes dois universos demonstra que tal discurso simplesmente
desconsidera as especificidades culturais de construo e desenvolvimento dos
conhecimentos tradicionais, ou cr que a sua fragmentao seja desejvel e
possvel. A ideia de um direito de propriedade individualizado se contrape

prpria natureza dos processos de criao de populaes tradicionais e povos


indgenas. O seu contedo to estranho e dissociado dos valores que
fundamentam a concepo dos conhecimentos tradicionais, que a to falada
adaptao exigiria uma transformao absoluta do sistema, ou, o que parece
mais razovel, a construo de um sistema novo o regime sui generis.
Alm do que, crescem no mundo ocidental as contestaes ao sistema
de patentes em si mesmo, que est sendo questionado em razo da corrida
desenfreada por parte dos pesquisadores e da indstria para patentear suas
descobertas. Essa corrida tem provocado uma restrio exagerada livre
circulao de informaes, o que acaba impedindo um maior desenvolvimento
cientfico. O jornal Folha de S. Paulo, em matria intitulada T tudo dominado
(2006, p. 9), informou recentemente o seguinte:

Um estudo publicado por David Blumenthal e colaboradores,


feito com cientistas da rea das cincias biolgicas das cem
universidades mais produtivas do pas [Estados Unidos] categrico.
Segundo [Lori] Andrews [advogada americana especializada em
propriedade intelectual], 44% dos geneticistas e 32% dos demais
pesquisadores afirmaram que normalmente escondem dados de estudo,
em publicaes ou em conversas com os colegas.

Segundo a advogada, isso ocorre em funo de acordos comerciais


sigilosos, para ganhar tempo para o registro das patentes e para proteger o valor
comercial das possveis descobertas, o que impede totalmente o progresso
cientfico (GERAQUE, 2006, p. 9) 19. Esta crtica d conta, uma vez mais, de
quanto o sistema de patentes inadequado para os conhecimentos tradicionais
associados.

7.8 Um regime sui generis


As discusses sobre a proteo aos conhecimentos tradicionais parecem
conduzir a um consenso no sentido de que isso s ser possvel com a criao de
um regime especial e diferenciado um regime jurdico sui generis. A seguir,
passo a listar alguns dos pontos mais relevantes a serem contemplados em um
regime especial de proteo dos conhecimentos tradicionais:

Reconhecimento dos sistemas jurdicos e normas internas que pautam


e regem a vida de povos indgenas e populaes tradicionais. Os
princpios que regem esses sistemas internos devero nortear o
regime de proteo ao conhecimento tradicional. O direito estatal
precisar avanar em relao ao reconhecimento do direito interno
de povos e populaes tradicionais.
Adoo do princpio da precauo como premissa bsica, conferindo
responsabilidade ao Poder Pblico de evitar danos ambientais em
tempo hbil. O regime jurdico h de se pautar pelo paradigma de
gesto ambiental fundamental, que orienta uma poltica pblica
consistente de conservao de recursos genticos e conhecimentos
tradicionais associados.
Conhecimento prvio e informado: todo uso que se pretenda fazer do
conhecimento tradicional deve ser precedido de um processo de
discusso com a comunidade que detenha o conhecimento em
questo, de modo que esta seja informada do que se pretende fazer,
dos produtos decorrentes desse uso e das vantagens a serem
auferidas, garantindo-se-lhe ainda tempo suficiente para elaborar
tais informaes e ser capaz de decidir e autorizar, ou no, o uso de
seu conhecimento para o fim almejado. Conhecimento prvio e
informado pressupe o respeito organizao social, usos e
costumes das comunidades e dos povos detentores de conhecimento,
de modo que cabe apenas a cada um desses povos e populaes
definir os seus sistemas de representao e legitimidade. E ainda o
reconhecimento de que este ser um processo dinmico e contnuo,
em que todas as alteraes devero ser objeto de novas consultas
prvias e fundamentadas.
Repartio justa e equitativa de benefcios: decorrente tambm do
conhecimento prvio e informado sobre o uso que se pretende dar
ao conhecimento, a repartio de benefcios deve levar em conta a
contribuio efetiva do conhecimento tradicional para o
desenvolvimento do produto, reconhecendo-o como um instrumento
valioso de produo de saber. Para que haja repartio justa, h que
se fazer uma valorao real do conhecimento tradicional.
Reconhecimento do conhecimento tradicional como saber e cincia,
conferindo-se-lhe tratamento equitativo em relao ao
conhecimento cientfico ocidental. A consequncia, neste caso, o
estabelecimento de uma poltica de cincia e tecnologia que
reconhea a importncia dos conhecimentos tradicionais.
Garantia da titularidade coletiva dos direitos intelectuais de povos

indgenas e populaes tradicionais. Ainda que as normas internas


de alguns povos ou populaes possam atribuir direitos individuais
sobre determinados conhecimentos em alguns casos, o regime
jurdico sui generis deve se limitar a reconhecer os direitos coletivos
daqueles povos, delegando ao direito interno de cada comunidade
regular as suas relaes internas.
Possibilidade de povos indgenas e comunidades locais negarem o
acesso aos conhecimentos tradicionais e aos recursos genticos
existentes em seus territrios.
Conceituao do direito sobre os conhecimentos tradicionais como
imprescritvel e impenhorvel e dos recursos genticos como bens
de interesse pblico (equiparando-se ao meio ambiente para fins de
obrigatoriedade da proteo por parte do Estado).
Garantia da impossibilidade de patenteamento desses conhecimentos.
Garantia do direito ao livre intercmbio e circulao de ideias e
informaes, inerente ao processo de concepo de
desenvolvimento dos conhecimentos tradicionais.
Possibilidade de criao de fundos visando repartio de benefcios
para os casos de titularidade difusa ou no conhecida. Esses fundos
beneficiariam especificamente comunidades detentoras de
conhecimento tradicional, por meio, por exemplo, de projetos de
valorizao do conhecimento tradicional.

Diversas iniciativas foram tomadas pelos povos indgenas e suas


organizaes no Brasil no sentido de aprofundarem as discusses sobre a criao
de um sistema de proteo dos seus conhecimentos associados biodiversidade.
Uma dessas iniciativas foi o Encontro de Pajs, ocorrido em So Lus, Maranho,
em fins de 2001. Desse encontro, resultou um documento ainda bastante atual,
onde os povos indgenas definem um elenco de reivindicaes visando
regulamentao dos seus direitos intelectuais coletivos. Dentre as suas demandas,
destacam-se:

1. Recomendamos ao Governo do Brasil que abra espao para que uma


representao das comunidades indgenas possa participar no
Conselho de Gesto do Patrimnio Gentico;
2. Recomendamos ao Governo Brasileiro que regulamente por lei o
acesso a recursos genticos e conhecimentos tradicionais e conexos,
discutindo amplamente com as comunidades e organizaes

indgenas;
3. Como representantes indgenas, afirmamos nossa oposio a toda
forma de patenteamento que provenha da utilizao dos
conhecimentos tradicionais e solicitamos a criao de mecanismos
de punio para coibir o furto da nossa biodiversidade;
4. Propomos aos governos que reconheam os conhecimentos
tradicionais como saber e cincia, conferindo-lhe tratamento
equitativo em relao ao conhecimento cientfico ocidental,
estabelecendo uma poltica de cincia e tecnologia que reconhea a
importncia dos conhecimentos tradicionais;
5. Propomos que se adote um instrumento universal de proteo jurdica
dos conhecimentos tradicionais, um sistema alternativo, sistema sui
generis, distinto dos regimes de proteo dos direitos de propriedade
intelectual e que entre outros aspectos contemple: o reconhecimento
das terras e territrios indgenas, consequentemente a sua
demarcao; o reconhecimento da propriedade coletiva dos
conhecimentos tradicionais como imprescritveis e impenhorveis e
dos recursos como bens de interesse pblico; com direito aos povos
e comunidades indgenas locais negarem o acesso aos
conhecimentos tradicionais e aos recursos genticos existentes em
seus territrios; do reconhecimento das formas tradicionais de
organizao dos povos indgenas; a incluso do princpio do
consentimento prvio informado e uma clara disposio a respeito
da participao dos povos indgenas na distribuio equitativa de
benefcios resultantes da utilizao destes recursos e conhecimentos;
permitir a continuidade da livre troca entre povos indgenas dos seus
recursos e conhecimentos tradicionais;
6. Propomos que a criao de bancos de dados e registros sobre os
conhecimentos tradicionais seja discutida amplamente com
comunidades e organizaes indgenas e que a sua implantao seja
aps a garantia dos direitos mencionados neste documento.

7.9 Biopirataria impasses e perspectivas


Duas questes centrais tornam o debate sobre a proteo dos
conhecimentos tradicionais associados extremamente complexo e sem solues
fceis de serem implementadas no horizonte de curto e mdio prazo. A primeira
delas diz respeito necessidade do estabelecimento do equilbrio entre uma
adequada regulamentao da proteo dos conhecimentos tradicionais, sem que

isso opere no sentido da fixao de normas que criem um aparato excessivo de


exigncias que inviabilizem atividades como a pesquisa cientfica. A criao de
obstculos pesquisa cientfica hoje um tema que fez estremecer a relao
entre os cientistas, a academia e as organizaes indgenas e de apoio aos ndios e
a populaes tradicionais, quebrando um pacto de convivncia que perdurou at
o final dos anos 90.
Os cientistas alegam que o excesso de normas torna a realizao de
pesquisa com conhecimentos tradicionais uma corrida de obstculos quase
impossvel de ser vencida, onde a proliferao de exigncias faz com que
qualquer pesquisador possa ser alvo da acusao de que estaria agindo em
desacordo com a legislao e, portanto, praticando uma irregularidade, que o
tornaria passvel inclusive de algum tipo de punio na esfera penal. Para os
cientistas, isto levaria a uma criminalizao das suas atividades, que os colocaria
diante de um dilema: ou abandonar suas pesquisas, ou lev-las adiante correndo o
risco de serem acusados de quebrar normas e desrespeitar direitos.
assim que surgem presses no sentido de que, em se tratando de
pesquisa sem fins comerciais, os procedimentos para o acesso ao conhecimento
tradicional associado sejam facilitados, sob pena de se inviabilizar a pesquisa
cientfica nesses casos, abrindo caminho para a explorao ilegal e a
biopirataria 20 realizada margem e a despeito de qualquer legislao21. Os
debates acirrados usam exemplos recentes de casos de biopirataria, como o da
ayahuasca22 e o do nim23, que envolvem o acesso no consentido ou autorizado
a conhecimentos tradicionais associados biodiversidade.
Por outro lado, os detentores de conhecimentos tradicionais argumentam
que a criao de vias rpidas de acesso aos conhecimentos tradicionais para
cientistas e pesquisadores muito complicada, posto que se torna cada vez mais
difcil definir os limites precisos que separariam a chamada pesquisa pura, ou
seja, aquela que no possui nenhuma vinculao a priori com o uso ou a
explorao para fins econmicos, da pesquisa aplicada, em outras palavras,
aquela em que j se busca antecipadamente uma destinao ao objeto
pesquisado24. Alm disso, mesmo no caso da pesquisa pura, h de se considerar
que, devido evoluo da cincia, o que hoje no tem aplicao, pode amanh
ser utilizado para o desenvolvimento de produto lucrativo. H os que entendem
simplesmente que qualquer atividade de bioprospeco , em verdade, um ato de
biopirataria, pois que transforma a vida em mercadoria a essncia de nossa
diversidade em commodities25.
O debate est longe de ser encerrado, em que pesem algumas tentativas
do governo, no mbito do CGEN, de fixar parmetros que criem menos
exigncias para as chamadas atividades de pesquisa pura. Em um pas onde h

poucos recursos para a pesquisa acadmica ou cientfica, afinal no h dvidas


de que as pesquisas sem fins comerciais precisam ser estimuladas e protegidas.
Este um apelo ao qual pouco se justifica resistir. Por outro lado, certo que tais
pesquisas geram consequncias praticamente impossveis de serem controladas,
de modo que uma pesquisa que tem uma origem unicamente cientfica pode
acabar por gerar um produto comercializvel, patentevel e gerador de lucro, ou
seja, de benefcios que deveriam ser repartidos. A soluo passa certamente
por compromissos que envolvam ambos os lados, garantindo mecanismos
facilitados exclusivamente para a pesquisa bsica e com mecanismos de
consentimento prvio informado e repartio de benefcios para todo e qualquer
uso distinto daquele da pesquisa original (BENSUSAN, 2005, p. 58-59).
A fixao desses compromissos fundamental para que no se corra o
risco de estabelecer uma ciznea definitiva opondo pesquisadores aos detentores
de conhecimentos tradicionais, afastando-se a preocupao manifestada pela
pesquisadora da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria (Embrapa),
Terezinha Dias (2006, p. 34-35), assim expressa:

Em relao a todas as normatizaes do CGEN para a


comunidade cientfica seguir, vai ter que ter um tempo para o
pesquisador se adaptar a essa situao, pois no fazia parte da sua
cultura. A internalizao desses novos procedimentos muito lenta
porque tudo que tem a ver com questes de cultura demora a ser
internalizado. Os pesquisadores tm uma forma de trabalhar, tm a
cultura da academia. No que as pessoas no sejam ticas e no
querem cumprir ou no querem repartir benefcios com as comunidades
tradicionais. Todo mundo quer caminhar no sentido da tica, pensar e
agir com tica. Mas temos que pensar muito nessa regulamentao e ver
o que isso afeta, que grupos est afetando e qual o impacto dessa
regulamentao no desenvolvimento cientfico nacional. E se alguns
grupos de pesquisadores do Brasil resolverem que vo continuar fazendo
suas pesquisas sem se adequar legislao, at porque podem acreditar
que no vai haver fiscalizao ampla para controlar? uma situao
angustiante porque a maioria deles sabe o que tico e o que tem que
fazer, mas as dificuldades so enormes. Ento temos que caminhar no
sentido de uma negociao muito ampla. As vezes em que estive no
CGEN, e que tive a oportunidade de falar, me angustiava muito, porque
eram trazidas lideranas indgenas sem eles entenderem bem o que
feito nas pesquisas, o que anlise do solo, como se guardam as
exsicatas, entre outras questes. Quando falo isso, no que eu no esteja
sendo tica, no sentido que estes povos tm que entender o nosso

universo da pesquisa temos que entender muita coisa dessas


comunidades tambm mas falo, no sentido de instrumentar ambas as
partes com conhecimentos para a busca de um dilogo de consenso.

Por fim, preciso que se diga que a regulamentao jurdica por si s


no ir dar conta de resolver este impasse, cuja soluo demanda um
envolvimento de outras reas, o que s ser possvel no mbito da formulao da
poltica nacional de cincia e tecnologia. Isto necessrio at para que se afaste
da legislao de acesso aos recursos genticos e conhecimentos tradicionais
associados toda a gama de exigncias que se colocou sobre ela no sentido de
padronizar as relaes entre o homem e a biodiversidade, que exige um esforo
intelectual tico e filosfico que vai muito alm daquilo que os juristas e os
legisladores isoladamente podem fazer. Para a pesquisadora Laure Emperaire
(2006, p. 136-137),

a integrao da Conveno sobre Diversidade Biolgica na legislao


brasileira colocou os pesquisadores, principalmente os das cincias
biolgicas, frente a novos paradigmas, ainda insuficientemente
consolidados, para a realizao de pesquisas, mesmo as desprovidas de
finalidades econmicas. Alm de consideraes ticas que tocam a
esfera da responsabilidade individual do pesquisador, a relao com as
populaes tradicionais se encontra hoje mediada pelos instrumentos
jurdicos em vigor sem que haja de maneira concomitante um
envolvimento forte das instituies responsveis da pesquisa cientfica.
Ora, preciso conferir ao debate sobre a construo de novas parcerias
uma dimenso coletiva e institucional, e incentivar uma reflexo sobre a
deontologia da pesquisa junto a populaes tradicionais, no s nos
campos do acesso aos recursos genticos e conhecimentos tradicionais
associados, e da repartio dos benefcios econmicos oriundos de sua
explorao, mas tambm de toda pesquisa que envolva populaes
tradicionais. a construo de uma poltica cientfica onde estas
populaes possam expressar suas demandas.

A segunda questo tormentosa no debate sobre a proteo dos


conhecimentos tradicionais a (falta de) compatibilidade entre as definies
contidas nos textos legais que regulam o tema e aquelas decorrentes da evoluo
das pesquisas cientficas. Em razo da impressionante velocidade com que

ocorrem as descobertas cientficas, a tendncia nos depararmos com um


processo de envelhecimento precoce dos conceitos legais, o que, na prtica, torna
as normas rapidamente desatualizadas, insuficientes e obsoletas. H uma imensa
perda de energia nesse processo, pois que as definies no raro demandam anos
de debates no seu processo de construo de consenso, o qual, ao final, j no
mais responde s demandas da realidade cientfica.
A CDB elencou uma srie de conceitos que integram o seu corpo e
passaram a servir como parmetros nos sistemas jurdicos dos pases signatrios,
influenciando e muitas vezes sendo assimilados pela legislao interna de cada
um deles. O artigo 2 da CDB traz uma srie de definies que hoje so
questionadas, como o caso do conceito de material gentico, pois que diante
dos novos avanos da gentica, da biologia molecular e da biotecnologia, essa
definio se tornou incompleta (BENSUSAN, 2005, p. 51). Assim que h
necessidade de um tratamento mais cauteloso na hora da formulao das normas
internas dos pases signatrios da CDB, para que no se cristalizem conceitos
superados, que acabariam por operar no sentido inverso do desejado, limitando a
proteo da biodiversidade e dos direitos dos detentores de conhecimentos
tradicionais.

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1 O Decreto n. 6.040, de 7-2-2007, institui a Poltica Nacional de


Desenvolvimento Sustentvel dos Povos e Comunidades Tradicionais, que tem
como principal objetivo promover o desenvolvimento sustentvel dos Povos e
Comunidades Tradicionais, com nfase no reconhecimento, fortalecimento e
garantia dos seus direitos territoriais, sociais, ambientais, econmicos e culturais,
com respeito e valorizao sua identidade, suas formas de organizao e suas
instituies.
2
Disponvel
em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20072010/2007/Decreto/D6040.htm>. Acesso em 13-2-2007.
3 O SNUC (Lei n. 9.985/2000) fixa entre as suas diretrizes e objetivos a proteo
dos recursos naturais necessrios subsistncia de populaes tradicionais,
respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as
social e economicamente.
4 Para DIEGUES e ARRUDA, as caractersticas das populaes tradicionais so
as seguintes: a) dependncia da relao de simbiose entre a natureza, os ciclos e
os recursos naturais renovveis com os quais constroem um modo de vida; b)
conhecimento aprofundado da natureza e de seus ciclos, que se reflete na

elaborao de estratgias de uso e de manejo dos recursos naturais. Esse


conhecimento transferido por oralidade de gerao a gerao; c) noo de
territrio ou espao onde o grupo social se reproduz econmica e socialmente; d)
moradia e ocupao do territrio por vrias geraes, ainda que alguns membros
individuais possam ter se deslocado para os centros urbanos e voltado para a terra
de seus antepassados; e) importncia das atividades de subsistncia, ainda que a
produo de mercadorias possa estar mais ou menos desenvolvida, o que
implicaria uma relao com o mercado; f) reduzida acumulao de capital; g)
importncia dada unidade familiar, domstica ou comunal e s relaes de
parentesco ou compadrio para o exerccio das atividades econmicas, sociais e
culturais; h) importncia das simbologias, mitos e rituais associados caa, pesca
e atividades extrativistas; i) tecnologia utilizada, que relativamente simples, de
impacto limitado sobre o meio ambiente. Sobressai o trabalho artesanal, cujo
processo, o produtor e sua famlia dominam desde o incio at o produto final; j)
fraco poder poltico, que em geral reside nos grupos de poder dos centros
urbanos; l) autoidentificao, ou identificao por outros como portador de uma
cultura distinta (DIEGUES, Antonio Carlos; ARRUDA, Rinaldo S. V. (orgs.).
Saberes tradicionais e biodiversidade no Brasil. Braslia: Ministrio do Meio
Ambiente/So Paulo: USP, 2001, p. 26).
5 O Decreto n. 4.887, de 20-11-2003, que regulamenta o art. 68 do Ato das
Disposies Constitucionais Transitrias para efeitos do procedimento de titulao
das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos, define,
em seu art. 2, os remanescentes de quilombos como os grupos tnicorraciais,
segundo critrios de autoatribuio, com trajetria histrica prpria, dotados de
relaes territoriais especficas, com presuno de ancestralidade negra
relacionada com a resistncia opresso histrica sofrida.
6 No plano governamental, a FUNAI (Fundao Nacional do ndio) e a FUNASA
(Fundao Nacional de Sade) so fontes de dados populacionais sobre os ndios
no Brasil, gerados a partir de informaes colhidas por seus agentes que atuam
no campo, em mbito nacional. No plano no governamental, h pelo menos
duas organizaes que trabalham com dados gerais sobre a populao indgena: o
Conselho Indigenista Missionrio (CIMI), que optou por adotar os nmeros mais
recentes do IBGE, e o Instituto Socioambiental (ISA), cujos dados resultam de
informaes obtidas por meio de uma rede no uniforme de colaboradores que
trabalham junto s populaes indgenas. Note-se ainda que, no que se refere aos
censos do IBGE, a partir de 1991, estes passaram a introduzir a variante
indgena na categoria cor da pele, sem entretanto agregarem sua pesquisa
qualquer informao que permita uma compreenso qualificada dos dados
demogrficos obtidos.
7 Disponvel em <http://www.funai.gov.br>, acesso em 10-12-2008.

8
Disponvel
em:
<http://www.socioambiental.org/pib/portugues/quonqua/ondeestao/locext.asp>.
Acesso em 10-12-2008.
9 Artigo 2 da Conveno sobre Diversidade Biolgica, disponvel em
<http://www.mma.gov.br/estruturas/chm/_arquivos/cdbport.pdf>. Acesso em 311-2007.
10 O socilogo Lay mert Garcia dos Santos (2004, p. 118) traa um rico
panorama do cenrio poltico em que se travaram os debates que levaram ao
estabelecimento da CDB, por ele assim descrito: Como todos sabem, em
meados da dcada de 80 o desmatamento propulsou a floresta amaznica para o
centro do debate ecolgico mundial e, na verdade, foi ele quem suscitou o
prprio conceito de biodiversidade, engendrando uma nova questo. que, de
repente, o mundo todo descobria que as florestas tropicais concentram os habitats
mais ricos em espcies do planeta, ao mesmo tempo em que descobria que elas
correm o maior risco de extino. Por outro lado, os avanos da tecnocincia, e
particularmente da biotecnologia, comeavam a explicitar a importncia que os
recursos genticos estavam destinados a desempenhar na economia do futuro.
Assim, antes mesmo da Conferncia Rio-92, j estava colocada a questo do
acesso. Num texto de 1993, em que tentei demonstrar por que a poltica
ambiental brasileira encontrava-se numa encruzilhada, deixei registrado que a
chamada guerra dos genes manifestara-se j nas reunies preparatrias da
Conferncia do Rio (Santos, 1994a: 152 e ss.). Naquela poca, os pases
desenvolvidos sustentavam a tese do livre acesso aos recursos genticos,
argumentando que plantas e animais so res nullius e que a biodiversidade res
communis, isto , que sendo de todos, no propriedade de ningum. O Brasil
defendia, obviamente, a tese de que o acesso deveria ser regulamentado por
acordo, a critrio do pas que possui a biodiversidade, baseando-se no princpio do
direito soberano do Estado sobre os recursos naturais localizados em seu
territrio. Para os diplomatas brasileiros, se os recursos genticos fossem
patrimnio global, tambm deveriam s-lo os frutos decorrentes da prpria
existncia e transformao do patrimnio gentico. Resumindo: o acesso aos
recursos genticos deveria corresponder transferncia de biotecnologia de
outros tipos de tecnologia que colaborassem na conservao.
11 A CDB sempre foi muito criticada por no produzir os resultados esperados.
Porm, tambm temos que considerar qual era a situao antes da CDB ser
adotada. A biodiversidade era abertamente acessada, todo mundo podia us-la
sem repartir qualquer benefcio com os proprietrios dos recursos. A ideia e
promessa da CDB era conservar e proteger a biodiversidade atravs da
comercializao. A ideia bsica era que a biodiversidade tem valores tanto
pblicos quanto privados, para a sociedade como um todo e para os indivduos. A

contribuio dos recursos genticos para a pesquisa e desenvolvimento de fato


um valor privado, e este valor privado no foi divulgado antes. A CDB diz: voc
tem que divulgar este valor para as pessoas que usam ou que obtm benefcios da
biodiversidade, voc tem que repartir este valor. A ideia era que a repartio
destes benefcios seria um incentivo para a conservao e tambm contribuiria
para o desenvolvimento econmico de pases provedores. Mas agora, treze anos
depois desse conceito ser adotado, creio que tempo de analisar a realidade para
ver se este conceito tem sido efetivo ou cumpriu seus objetivos
(RICHERZHAGEN, Carmen. O futuro da CDB frente aos Tratados de Livre
Comrcio. In: MATHIAS, Fernando: NOVION, Henry de (Orgs.). As
encruzilhadas das modernidades: debates sobre biodiversidade, tecnocincia e
cultura. So Paulo: Instituto Socioambiental, 2006, p. 265).
12 Artigo 2 da Conveno da Biodiversidade, disponvel em
<http://www.mma.gov.br/estruturas/chm/_arquivos/cdbport.pdf>. Acesso em 311-2007.
13 Art. 7, I, da Medida Provisria n. 2.186-16/2001, disponvel em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/2186-16.htm>. Acesso em 31-1-2007.
14 O antroplogo Eduardo Viveiros de Castro (1996, p. 18-19) chama a ateno
para a necessidade de nos preocuparmos com o mito da biodiversidade. Para ele,
esse mito se reflete na ideia de que temos uma viso guiada tanto pelo que se
sabe quanto pelo que no se sabe: o mito da, digamos assim, cincia infusa ou
cincia secreta indgena. Em suma, estamos sempre procurando um lugar que
tenha alguma transcendncia ainda no violada, surgindo da a ideia de que os
ndios so detentores de segredos da floresta que no conhecemos, e de que os
laboratrios farmacuticos internacionais os esto assediando, como naquele
anncio que acabou de ser veiculado pela Philco, onde h um grupo de cientistas
torturando um E.T. para extrair dele o segredo de um videocassete. Este anncio,
que at foi objeto de protestos contra o uso da tortura como forma de humor,
contm um pouco esta ideia de que as multinacionais vo torturar os indgenas,
ou suborn-los, compr-los etc., para retirar deles os segredos da floresta. No h
dvidas que existem muitas coisas que eles sabem e que ns desconhecemos.
Mas, a minha impresso que normalmente se superestima pela falta de
conhecimento. As pessoas tm uma ideia de que existe uma quantidade de
conhecimentos potencialmente muito lucrativos, sobretudo em relao s plantas.
Na verdade, qual o mito? encontrar a planta da cura do cncer. Este o foco
simblico principal, que tambm irnico, porque a planta mais importante hoje
na questo do cncer o teixo, de origem europeia. O teixo, de onde se extrai o
taxol, cresce no norte da Europa e na costa oeste americana, em lugares de
muito pouca biodiversidade. E claro que, se uma planta do norte da Europa tem
um potencial anticancergeno importante, de se esperar que plantas da

Amaznia, no conhecidas, tambm o tenham. Mas, somente de se esperar...


No certo.
E segue alertando para o perigo da exacerbao do mito da cincia indgena:
Entendo, como vrios dentre ns, que a insistncia acerca do mito da cincia
secreta dos ndios no sentido no pejorativo do termo um poderoso
instrumento poltico-ideolgico na luta pelos direitos indgenas. Mas preciso que
tenhamos muita clareza para distinguir ttica de retrica, de autoiluso e de
situao objetiva, sem mistificaes, para que, sobretudo, nosso tiro no saia pela
culatra, isto , que no termine por estimular, como j aconteceu em escala mais
primitiva, ideias do tipo: Bom, se os ndios esto devastando, esto derrubando a
floresta, ento vamos acabar com eles. Ou: Se os ndios no tm conhecimentos
etnobiolgicos relevantes, ento so descartveis. Ou ainda: Se eles ocupam
uma rea que j est devastada, podem ser assimilados pela populao branca,
porque, afinal de contas, no contribuem em nada para a civilizao ocidental.
No fundo, a ideia do valor intrnseco, que se contrape do valor instrumental
da sociodiversidade. preciso ter muito cuidado, porque a assimilao da
questo da biodiversidade e da propriedade intelectual com o seu potencial
comercial corre o risco, sempre latente, de resultar na comercializao da
sociodiversidade e, portanto, na eventual descartabilidade de vrias populaes,
tidas, sob este ponto de vista, como pouco lucrativas (CASTRO, 1996, p. 18-19).
15 Prospecto de divulgao das atividades do Departamento do Patrimnio
Gentico do Ministrio do Meio Ambiente, distribudo durante a Conferncia das
Partes da Conveno de Biodiversidade (COP 8), ocorrida em Curitiba, em 2006.
16 Em notcia publicada no website do Instituto Socioambiental, o bilogo Henry
de Novion fala do relatrio da auditoria do Tribunal de Contas da Unio sobre
biopirataria, realizada em 2006, que apontou falhas no cumprimento da MP em
relao exigncia do certificado de procedncia legal para patentes
biotecnolgicas: Segundo o TCU, o INPI no est aplicando o artigo 31 da MP n.
2.186-16/01, que exige a comprovao da legalidade do acesso ao material
gentico ou conhecimento tradicional utilizado no processo ou produto sobre o
qual se requer a concesso de patente, impedindo que o Brasil cumpra um dos
objetivos da Conveno sobre Diversidade Biolgica (CDB): a repartio justa e
equitativa dos benefcios derivados da utilizao dos recursos genticos. Alm
disso, segundo o relatrio, o no cumprimento por parte do INPI ameaa as
negociaes internacionais conduzidas pelo Ministrio das Relaes Exteriores
junto Organizao Mundial do Comrcio para adequar o Acordo TRIPS
(Tratado sobre os Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comrcio)
aos dispositivos da CDB. O Brasil um dos maiores defensores do certificado de
procedncia legal para patentes biotecnolgicas no cenrio internacional, mas
no implementa o dispositivo internamente.

A causa para o descumprimento reside em uma divergncia de interpretao


legal entre o INPI e o Ministrio do Meio Ambiente (MMA). O INPI, em ofcio
encaminhado ao TCU, alega que o no cumprimento do art. 31 da Medida
Provisria deve-se ao fato de consider-lo dispositivo legal de natureza
programtica, ou seja, que no tem eficcia imediata e que dependeria de
regulamentao do poder executivo. O MMA, por sua vez, afirma que a
concesso do direito de propriedade industrial ficou condicionada observncia
da MP, ou seja, a concesso de patentes passou a estar atrelada comprovao
do cumprimento dos dispositivos estabelecidos pela MP, independentemente de
regulamentao. Visando dirimir a discordncia, o TCU determinou que a
Advocacia Geral da Unio (AGU) emita parecer pacificando o entendimento a
respeito da aplicao da norma. O relatrio tambm recomenda ao MMA e ao
INPI que discutam as medidas necessrias para dar cumprimento ao art. 31 da
MP (NOVION, Henry. Tribunal de Contas da Unio revela omisso do INPI no
cumprimento da legislao de acesso a recursos genticos. Notcias
socioambientais. So Paulo: Instituto Socioambiental, 6-9-2006, disponvel em
<www.socioambiental.org/nsa/detalhe?id=2318>. Acesso em 2-2-2007).
17 O CGEN, a quem compete coordenar a implementao das polticas para a
gesto do patrimnio gentico no pas, tem uma composio restrita a
representantes do governo, ficando a participao dos setores da sociedade civil
interessados inclusive os prprios detentores de conhecimento limitados s
discusses nas suas cmaras tcnicas, o que objeto de inmeras crticas
dirigidas MP.
18 Alm de diversos rgos governamentais e Ministrios, participaram do
processo, dentre outros, Sociedade Brasileira para o Progresso da Cincia
(SBPC), Associao Brasileira de Antropologia (ABA), Ministrio Pblico
Federal, Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentvel
(CEBDS) e Associao Brasileira de Organizaes No Governamentais
(ABONG).
19 Interessante notar que os defensores da propriedade intelectual procuram
argumentar em sentido totalmente contrrio da advogada americana Lori
Andrews. Para Robert M. Sherwood, a propriedade intelectual um motor de
desenvolvimento. Ele afirma que somente quando o papel da proteo
propriedade intelectual nos pases em desenvolvimento for examinado com
cuidado que esta viso mais recente e abrangente da mesma emergir. Poderia
ser chamada de teoria do benefcio pblico, ou do estmulo ao desenvolvimento
econmico ou de taxa de retorno social, ou at mesmo de teoria do muito que
est para vir. Basicamente, ela reconhece que a proteo atividade intelectual
um instrumento do desenvolvimento econmico. E este mesmo
desenvolvimento a finalidade da implantao de um sistema efetivo de

proteo propriedade intelectual (SHERWOOD, Robert M. Propriedade


intelectual e desenvolvimento econmico. Trad. de Helosa de Arruda Vilela.
So Paulo: EDUSP, 1992, p. 47).
20 Na viso do Instituto Brasileiro de Direito do Comrcio Internacional, da
Tecnologia da Informao e Desenvolvimento (CIITED), biopirataria o ato de
transferir recurso gentico (animal ou vegetal) e/ou conhecimento tradicional
associado biodiversidade, sem a expressa autorizao do Estado de onde fora
extrado o recurso da comunidade tradicional que desenvolveu e manteve
determinado conhecimento ao longo dos tempos. O CIITED inclui ainda a no
repartio justa e equitativa entre Estados, corporaes e comunidades
tradicionais dos recursos advindos da explorao comercial ou no, dos
recursos e conhecimentos transferidos, como uma complementao da
biopirataria (MESQUITA, 2003, p. 18).
Vandana Shiva (2004, p. 272) nos d um outro tipo de definio: A biopirataria
o processo de patentear a biodiversidade, fraes dela e produtos que dela
derivam, com base em conhecimentos indgenas.
E ainda uma terceira definio nos mostra a abertura do leque de interesses e
vises que perpassam este tema: Biopirataria a ao com fins de extrao,
roubo e privatizao dos recursos genticos e conhecimentos tradicionais, sem o
consentimento, participao e controle por parte do pas de origem e das
comunidades locais. Os pases e/ou comunidades locais no se beneficiam dos
ganhos obtidos com a utilizao comercial desses recursos genticos
(WILKINSON, John; CASTELLI, Pierina
German (Coords.). A
transnacionalizao da indstria de sementes no Brasil: biotecnologias, patentes
e biodiversidade. Rio de Janeiro: ACTIONAID Brasil, 2000, p. 17).
21 Para a professora de Direito Clarissa Bueno Wandscheer (2007, p. 75), os
instrumentos legais existentes no ordenamento jurdico brasileiro ainda no so
suficientes para a proteo da biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais
associados a ela, em territrio brasileiro; uma vez que o pas no possui
instrumentos de fiscalizao eficazes para evitar a biopirataria e tambm no
possui nenhum tipo penal prprio para garantir uma condenao penal do
infrator.
22 A notcia da concesso de patente ao americano Loren Miller sobre uma
variedade da planta amaznica ayahuasca assustou os detentores de
conhecimento tradicional no final dos anos 90. O cip da alma, como
chamado pelos ndios, usado desde sempre na medicina indgena e em rituais
xamnicos de vrios povos indgenas da Amaznia. Em 1999, organizaes no
governamentais e organizaes indgenas requereram o cancelamento da patente
junto ao rgo norte-americano responsvel pelo seu registro, que a manteve em

vigor at 2003, quando teve o seu prazo de validade expirado e no pode mais ser
renovada.
23 A 10 de maio de 2000, no aniversrio do lanamento do primeiro movimento
para a independncia da ndia, foi atingido um marco importante no actual
movimento de libertao do biocolonialismo e da biopirataria. O Instituto
Europeu de Patentes (European Patent Office) excluiu a Patente n. 0436257 B1,
propriedade conjunta do Governo dos EUA e da multinacional W.R. Grace, por
se fundamentar na pirataria de conhecimento j existente e carecer de novidade
e inventividade. A patente havia sido concedida sobre produtos e processos
derivados do nim (neem), rvore indiana, entre eles um mtodo de preparao
de um leo com propriedades fungicidas. O uso do extrato de nim na medicina e
na agricultura, como purificador do ar, repelente de insetos e pragas, uma
prtica secular na ndia, mencionada nos livros mais antigos e presente em todas
as casas indianas quase diariamente. A Vitria do neem uma vitria
marcante que ir suspender o fluxo da valiosa biodiversidade do Terceiro Mundo
para o Norte rico. uma vitria das pessoas contra o poder, dos comuns contra
os monoplios, da liberdade contra a escravido. significativo que a neem
Azad Darakt , a rvore da vida, seja o smbolo desta importante vitria
popular (SHIVA, 2004, p. 278-280).
24 Segundo a pesquisadora Laura Emperaire (2006, p. 137), em dezoito anos,
entre 1979 e 1997, o nmero de patentes depositadas por universidades dos EUA
foi multiplicado por 10, passando de 264 a 2.436. Articulaes com o setor
privado so tambm cada vez mais incentivadas.
25 Os movimentos pela biodiversidade so to diversos como as culturas e os
campos de aco dos quais emergiram. Contudo, para alm da diversidade e do
pluralismo, surgiram duas correntes principais. Uma corrente est empenhada
em desafiar a mercadorizao da vida, inerente ao TRIPS e OMC, e a eroso
da diversidade cultural e biolgica prpria da biopirataria. Nesta corrente do
movimento pela biodiversidade, resistir biopirataria resistir colonizao
definitiva da prpria vida do futuro da evoluo assim como do futuro das
tradies no ocidentais de conhecimento e de relacionamento com a natureza.
um combate para proteger a liberdade de evoluo das diversas espcies. uma
luta para proteger a liberdade de evoluo das diferentes culturas. uma luta
para conservar a diversidade cultural e biolgica. O movimento pela
biodiversidade , portanto, um combate relacionado com diferentes
mundividncias. A segunda corrente mais tecnocrtica e pretende uma
correco no interior da lgica comercial e legal da mercadorizao da vida e
dos monoplios sobre o conhecimento. As palavra-chave para esta corrente so
bioprospeco e partilha de benefcios: ou seja, a ideia de que aqueles que
reclamam patentes sobre os conhecimentos indgenas, devem partilhar os

benefcios dos lucros dos seus monoplios comerciais com os inovadores


originrios. A bioprospeco est a ser promovida como o modelo para o
relacionamento entre as empresas que comercializam o conhecimento indgena
e as comunidades indgenas que inovaram e desenvolveram colectivamente esse
conhecimento. Contudo, a bioprospeco meramente uma forma sofisticada de
biopirataria (SHIVA, Vandana. Biodiversidade, direitos de propriedade
intelectual e globalizao. In: SANTOS, Boaventura Souza (Org.). Semear outras
solues: os caminhos da biodiversidade e dos conhecimentos rivais. Porto: Ed.
Afrontamento, 2004, p. 277).

8 CONFLITOS DE COMPETNCIA ENTRE AS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E


MUNICIPAL NO SISTEMA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE: UMA VISO
GERAL

Marcelo Gomes Sodr

Professor do programa de educao continuada e especializao em Direito


GVlaw, professor dos cursos de graduao e ps-graduao da Pontifcia
Universidade Catlica de So Paulo, doutor em Direito pela Pontifcia
Universidade Catlica de So Paulo, Procurador do Estado de So Paulo.

8.1 Introduo
A distribuies de competncias entre os entes federados um dos
maiores problemas polticos e jurdicos que o Brasil enfrenta nas ltimas
dcadas. Ao fugir de um modelo absolutamente centralizador, mas sem adotar
um verdadeiro federalismo, a tradio constitucional brasileira busca um meiotermo aparentemente impossvel de ser realizado. Da o ttulo do trabalho que se
apresenta: Conflitos ... . O pressuposto do ttulo que a repartio do poder
poltico no Brasil , por si s, bastante problemtica. Ao criar uma federao que
distribui responsabilidades e direitos entre Unio, Estados e Municpios, a
Constituio Federal na verdade distribui incertezas. O Professor Jos Afonso da
Silva (1999, p. 621) chega a afirmar que o Municpio, apesar de integrar a
Federao, no uma parte essencial dela. Ou seja, no existe sequer consenso
em relao a quem efetivamente faz parte da Federao. S esta discusso j
demonstra o caminho pantanoso que percorremos. E a definio do papel de
cada um dos entes federados muito mais complexa. Mas nem tudo incerteza:
em alguns temas, a Constituio Federal explcita e no gera dvidas. Cabe
Unio, por exemplo, manter relaes com Estados estrangeiros e participar de
organizaes internacionais (art. 21). Em outros temas a Constituio Federal
gera constantes dvidas: por exemplo: Compete aos Municpios legislar sobre

assuntos de interesse local (art. 30, I). O conceito de interesse local campo
para debates doutrinrios e jurisprudenciais eternos. O tema da competncia em
matria ambiental estaria entre os mais conflituosos ou possvel alguma
tranquilidade no seu tratamento?
Abordando diretamente a questo, possvel afirmar que estamos diante
de um dos problemas mais intrincados da distribuio de competncias da
Federao brasileira. E por uma razo simples: a proteo do meio ambiente
matria de interesse e responsabilidade de todos na Federao. No existe tema
mais geral e global do que este. E, por outro lado, no existe tema mais particular
e local do que este. Qual o Presidente, Governador ou Prefeito que j no se
viu diante de situaes com potencial dano ambiental a exigir sua atuao direta?
E a quem compete agir? O que fazer? Sabemos que quando todos os entes
federados so responsveis, abre-se um frtil campo para que ningum assuma a
responsabilidade e imediatamente a jogue no colo do outro. Mas como distribuir
a competncia de atuar quando os problemas ambientais so globais e cabe uma
parcela de responsabilidade a cada uma das pessoas jurdicas de direito pblico
que compem a Federao brasileira? A montagem do chamado SISNAMA
(Sistema Nacional do Meio Ambiente) no atribuio de fcil soluo. Ser que
a Constituio Federal brasileira deu conta de tarefa to rdua? Antes de adentrar
no mrito desta questo especfica, criemos as condies necessrias para
enfrent-la por meio da resposta a duas perguntas introdutrias: Por que proteger
o meio ambiente? Qual o papel do Direito na proteo do meio ambiente?
Nunca se discutiu tanto os problemas ambientais como agora. Jornais,
programas de televiso, revistas especializadas tm como tema o aquecimento
global do planeta, o desmatamento da Amaznia etc. O que poderia parecer um
avano um mero sintoma, pois nunca o planeta foi to dilapidado, usurpado,
destrudo. E a doena prossegue a passos largos: o descuido com a residncia
onde moramos. Eikos, da palavra ecologia, significa em grego casa. Quanto mais
se fala na mdia em ecologia, mais a casa de todos est em risco. Quais so os
principais problemas ambientais da atualidade? A lista longa: aquecimento
global, buraco na camada de oznio, chuvas cidas, desertificao, poluio do
ar e dos rios, reas contaminadas por resduos txicos, falta de acesso a gua
potvel, desmatamento, perda da biodiversidade, resduos domsticos em
quantidade excessiva e sem o devido tratamento etc.
Da dcada de 80 do sculo passado at os dias de hoje, foram
elaborados diversos estudos, de incio bastante contestados, a respeito da
gravidade da situao que se anunciava. Em 1982 foi apresentado um estudo,
denominado Nosso futuro comum1, conhecido como Relatrio Brundtland,
elaborado pela Comisso Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento
das Naes Unidas. Tal relatrio questionou o modelo de desenvolvimento

adotado pelos pases industrializados e copiado pelos pases em desenvolvimento,


demonstrando a absoluta incompatibilidade entre os padres de produo e
consumo vigentes nos primeiros e o uso racional dos recursos naturais e a
capacidade de suporte dos ecossistemas. Foi este documento que procurou
conceituar o modelo de desenvolvimento sustentvel como aquele que atende s
necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as geraes
futuras atenderem suas prprias necessidades. Em 1995 foi lanado novo estudo
denominado Nossa comunidade global (1996, p. 22), que afirmou com todas as
letras:

O rpido crescimento global demogrfico est estreitamente


ligado questo da segurana ambiental pelo impacto que as pessoas
exercem sobre os recursos vitais do planeta. Acumulam-se os indcios de
deteriorao ecolgica causada pela atividade humana: solos que
perdem a fertilidade ou so destrudos pela eroso, pastagens com
excesso de rebanhos, desertificao, reduo de pesqueiros, espcies em
extino, desmatamento, poluio do ar e da gua. A esses problemas
somam-se outros mais recentes, relacionados com a mudana climtica
e o esgaramento da camada de oznio. Tudo isso ameaa tornar a
Terra menos habitvel e a vida mais perigosa.

E agora, em data recente, dia 2 de fevereiro de 2006, acaba de ser


lanado a pblico estudo do Painel Intergovernamental sobre Mudanas
Climticas, rgo do sistema das Naes Unidas que congrega mais de 600
especialistas de 40 pases, que, com grande grau de consenso entre cientistas e
governos, concluiu no sentido de que existe uma certeza em torno de 90% de que
as mudanas climticas que afetam a vida do planeta de forma to dramtica
so causadas pela ao humana.
O diagnstico fcil: o modelo de vida da humanidade est gerando
uma profunda doena no planeta Terra. Mas a passagem do diagnstico para o
tratamento no tem sido fcil. No tema deste captulo aprofundar os principais
problemas ambientais e apurar as responsabilidades de cada um dos atores
sociais, mas apenas apontar a necessidade de que aes sejam tomadas com
urgncia no sentido de reverter o quadro que se apresenta. neste sentido que
contextualizamos o tema das competncias: o Poder Pblico, como um dos
atores centrais na proteo ambiental, deve agir no sentido de reverter a situao
catastrfica que se anuncia. Mas como se repartem as responsabilidades dentro
do Poder Pblico? A quem cabe o qu? Esta a grande questo de mrito que
est por trs das discusses tcnicas a respeito da competncia.

Alm da vontade poltica, a proteo do meio ambiente exige uma viso


interdisciplinar. Todos os ramos da cincia tm um papel a cumprir: as Cincias
Econmicas, com a discusso sobre a sustentabilidade material das relaes; as
Cincias Biolgicas, com o estudo dos processos criadores e destruidores da vida;
a Geografia, com a viso dos processos naturais e os riscos das intervenes
humanas nestes processos etc. A Cincia do Direito tambm tem uma funo
importante a cumprir: catalisar e dar forma criao dos princpios que devem
reger as relaes do homem com o meio ambiente e criar os instrumentos legais
para a implementao destes princpios.
Durante muitos e muitos anos por que no dizer sculos o Direito
nunca se preocupou com os temas ambientais. Foi somente a partir de meados de
1970 que os estudiosos do Direito comearam efetivamente a se dar conta da
necessidade de repensar as relaes do homem com seu meio ambiente. A
discusso que se iniciou no mundo jurdico foi se era possvel o Direito
conhecimento historicamente voltado ao conservadorismo das tradies e com
uma viso atomizada das pessoas se transformar a ponto de ser um instrumento
vlido para equacionar os problemas novos que surgiam. Sobretudo problemas
internacionais e coletivos.
A respeito da necessidade de reviso do Direito Internacional, o captulo
39 da Agenda 21, documento resultante da Conferncia das Naes Unidas sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento, ocorrida no Rio de Janeiro em 1992, assim
se manifestou:

39.2. O objetivo geral da reviso e desenvolvimento do direito


ambiental internacional deve ser avaliar e promover a eficcia desse
direito e promover a integrao das polticas sobre meio ambiente e
desenvolvimento por meio de acordos ou instrumentos internacionais
eficazes em que se considerem tanto os princpios universais quanto as
necessidades e interesses particulares e diferenciados de todos os pases.

Em relao importncia de repensar os princpios tradicionais do


Direito, no mais adequados aos novos problemas que surgiam, a Declarao do
Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, resultante da
conferncia citada acima, apontava a necessidade de mudanas importantes no
mundo jurdico. O estabelecimento do princpio da precauo2, por exemplo,
exige uma nova postura do cientista e do aplicador do Direito. Como o Direito
poderia se renovar para encarar tais desafios? Mais ainda: os novos problemas
ambientais que surgiam eram principalmente coletivos e os instrumentos legais

disposio dos operadores do Direito eram adequados apenas para lidar com
problemas individuais. Todo o Direito comea a passar por um processo de
mudana. A Professora Ada Pellegrini Grinover (2000, p.18) aponta estas
novidades:

(...) a teoria das liberdades pblicas forjou uma nova gerao


de direitos fundamentais. Aos direitos clssicos de primeira gerao,
representados pelas tradicionais liberdades negativas, prprias do Estado
liberal, como o correspondente dever de absteno por parte do Poder
Pblico; aos direitos de segunda gerao, de carter econmico-social,
compostos por liberdades positivas, com o correlato dever do Estado a
uma obrigao de dare, facere ou praestare, acrescentou-se o
reconhecimento dos direitos de terceira gerao, representados pelos
direitos de solidariedade, decorrentes dos interesses sociais. E assim foi
que o que parecia inicialmente como mero interesse elevou-se
dimenso de verdadeiro direito, conduzindo reestruturao de
conceitos jurdicos, que se amoldassem nova realidade.

E o Direito Ambiental nasce neste contexto de mudanas. Todo parto


traumtico. No caso, claramente duas linhas de paternidade lutam para garantir a
filiao: (a) o Direito Administrativo, que v no Direito Ambiental um
aprimoramento dos instrumentos do poder de polcia administrativa, a partir do
conceito de funo administrativa ambiental; (b) os novos Direitos Difusos, que
veem no Direito Ambiental uma novidade a partir da ideia de proteger bens de
uso comum de todos (bens difusos), abandonando a ideia da diviso dos direitos
em apenas pblicos e privados. De acordo com a perspectiva terica adotada, as
solues apresentadas se distinguem e o Direito poder ser um instrumento mais
efetivo, ou no, para a proteo do meio ambiente. Vejamos um exemplo. Para
o Direito Administrativo a licena um ato administrativo vinculado, ou seja,
presentes os pressupostos legais, cabe ao Poder Pblico expedi-la. Para os
Direitos Difusos, a licena ambiental contm um grau maior de
discricionariedade, dentro de um quadro geral de princpios constitucionais que
devem ser aplicados no dia a dia. Isto porque pode a Administrao entender no
ser conveniente a instalao de algum tipo de empreendimento tendo em vista o
impacto que causaria. No se trata mais de uma anlise formal e direta dos
requisitos a serem atendidos, mas de uma calibragem material dos riscos que a
Administrao Pblica aceita que o meio ambiente sofra, sempre tentando
concretizar os princpios constitucionais. E estes riscos devem ser calculados por
uma viso interdisciplinar. Estas duas vises do Direito Ambiental so

inconciliveis?
Existe um ponto em comum a ser buscado. Enquanto o Direito
Ambiental trata de temas novos como, entre outros, a responsabilidade objetiva,
a proteo de reas especialmente protegidas, a proteo de bens difusos, o
zoneamento ambiental, ele pode fundar-se em novidades em relao ao direito
tradicional; mas quando o Direito Ambiental trata do exerccio do poder de
polcia administrativa (licenciamento e imposio de sanes), ele precisa ficar
adstrito ao princpio constitucional da estrita legalidade, ou seja, ele no pode
inovar sob pena da ao do Estado extrapolar os limites legais. Em resumo:
quando tratarmos frente do tema dos conflitos de competncia ser necessrio
adequar uma viso inovadora do Direito Difuso Ambiental com uma viso que
respeite os princpios tradicionais do Direito. Esta uma tenso permanente para
quem deseja trabalhar com o Direito Ambiental e ser uma das dificuldades a
enfrentar na explanao das dvidas que cercam as chamadas competncias em
matria ambiental.

8.2 O Sistema Nacional de Meio Ambiente e as competncias


8.2.1 A ideia de um sistema nacional
O que sistema do ponto de vista do exerccio das polticas pblicas? E o
que significa dizer que um sistema nacional? Tais expresses sistema e
nacional so to usadas e comuns que, muitas vezes, acreditamos estar
expressando as mesmas ideias quando, na verdade, estamos diante de conceitos
diversos. Vale a pena gastar alguns pargrafos para uniformizar nossa
linguagem.
Sistema um termo dos mais complexos nas diversas reas da cincia.
Como este no o tema do trabalho, vamos adotar uma definio de sistema a
partir da ideia do exerccio de polticas pblicas (sem maiores discusses
tericas): sistema um conjunto de instituies polticas ou sociais, estruturado de
forma organizada, no qual as diversas partes se relacionam entre si, a partir de
princpios ou ideias comuns, encaradas quer do ponto de vista terico, quer do de
sua aplicao prtica, visando um resultado. O conceito de sistema, por este
ngulo, pode ser decomposto nos seguintes elementos: (a) conjunto de instituies
polticas ou sociais; (b) a partir de princpios ou ideias comuns (do ponto de vista
terico ou de sua aplicao prtica); (c) visando um resultado; e (d) estruturado
de forma organizada, no qual as partes se relacionam entre si. Se algum destes
elementos faltar, a ideia mesmo de sistema restar comprometida.

O conceito de nacional, por mais bvio que seja, merece ser


sumariamente lembrado. Para os fins aqui desejados conflitos de competncia
a abrangncia do conceito de nacional deve ser a maior possvel. Fazemos estas
digresses em memria ao fato de que muitas vezes, por ignorncia ou m-f,
so igualados os conceitos de federal e nacional. Isto inconcebvel: as polticas
federais so apenas parte das polticas pblicas (as do Governo Federal, apenas)
e as polticas nacionais so o todo, o conjunto (que inclui todos os entes polticos
federativos e as entidades civis). Vale repetir: os conceitos de federal e nacional
so distintos. Este ltimo muito mais amplo. Estamos frisando esta ideia, pois
muitas vezes o Governo Federal age como se fosse o prprio Sistema Nacional,
quando apenas parte dele: existem os outros entes polticos da Federao e a
prpria sociedade civil. A juno dos conceitos sistema e nacional leva
concluso de que todas as instituies polticas ou sociais que exercem algum
papel para a consecuo dos fins almejados (sejam eles quais forem), dentro de
um campo pr-fixado (um pas), devem compor um todo organizado. A ideia
central de que um Sistema Nacional deve abarcar todas as entidades que atuam
em um determinado tema em todas as esferas da Federao do Estado Nacional.
Passemos a analisar o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA)
luz dos conceitos anteriormente emitidos. A formao do SISNAMA anterior
promulgao da Constituio Federal de 1988. A Lei federal n. 6.938, desde
1981, j tinha como foco central a instituio de uma poltica, de diretrizes e de
um Sistema Nacional de Meio Ambiente. Referida lei foi posteriormente alterada
pelas Leis ns. 7.804, de 1989, e 8.028, de 1990. O art. 4 desta lei apresenta os
objetivos da Poltica, o art. 5 apresenta as Diretrizes, enquanto o art. 6
apresenta o prprio Sistema. Tratemos diretamente do art. 6:

Art. 6 Os rgos e entidades da Unio, dos Estados, do Distrito


Federal, dos Territrios e dos Municpios, bem como as fundaes
institudas pelo Poder Pblico, responsveis pela proteo e melhoria da
qualidade ambiental, constituiro o Sistema Nacional do Meio Ambiente
SISNAMA, assim estruturado:
I rgo superior: o Conselho de Governo, com a funo de
assessorar o Presidente da Repblica na formulao da poltica nacional
e nas diretrizes governamentais para o meio ambiente e os recursos
ambientais;
II rgo consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do
Meio Ambiente (CONAMA), com a finalidade de assessorar, estudar e
propor ao Conselho de Governo, diretrizes de polticas governamentais
para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no mbito de

sua competncia, sobre normas e padres compatveis com o meio


ambiente ecologicamente equilibrado e essencial sadia qualidade de
vida;
III rgo central: a Secretaria do Meio Ambiente da
Presidncia da Repblica, com a finalidade de planejar, coordenar,
supervisionar e controlar, como rgo federal, a poltica nacional e as
diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente;
IV rgo executor: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovveis, com a finalidade de executar e fazer
executar, como rgo federal, a poltica e diretrizes governamentais
fixadas para o meio ambiente;
V rgos Seccionais: os rgos ou entidades estaduais
responsveis pela execuo de programas, projetos e pelo controle e
fiscalizao de atividades capazes de provocar a degradao ambiental;
VI rgos Locais: os rgos ou entidades municipais,
responsveis pelo controle e fiscalizao dessas atividades, nas suas
respectivas jurisdies;
1 Os Estados, na esfera de suas competncias e nas reas de
sua jurisdio, elaboraro normas supletivas e complementares e
padres relacionados com o meio ambiente, observados os que forem
estabelecidos pelo CONAMA.
2 Os Municpios, observadas as normas e os padres federais
e estaduais, tambm podero elaborar as normas mencionadas no
pargrafo anterior.
3 Os rgos central, setoriais, seccionais e locais mencionados
neste artigo devero fornecer os resultados das anlises efetuadas e sua
fundamentao, quando solicitados por pessoa legitimamente
interessada.
4 De acordo com a legislao em vigor, o Poder Executivo
autorizado a criar uma Fundao de apoio tcnico e cientfico s
atividades do IBAMA.

Salta aos olhos a preocupao de criar, efetivamente, um Sistema


Nacional: institui-se um rgo consultivo e deliberativo (CONAMA), com
representantes dos mais diversos segmentos da sociedade, bem como um rgo
central responsvel por implementar a Poltica Nacional (atual Ministrio do
Meio Ambiente), sem se esquecer, ainda, de definir o papel dos diversos rgos

executivos setoriais (IBAMA), seccionais (Secretarias Estaduais de Meio


Ambiente) e locais (Secretarias Municipais de Meio Ambiente), de forma a
garantir a participao de todos os atores pblicos dentro deste sistema
efetivamente nacional. E, por fim, o art. 9 desta lei federal apresenta os
instrumentos da poltica, ou seja, define quais so as maneiras pelas quais tais
rgos buscaro atender aos objetivos traados. Este tema dos instrumentos ser
tratado frente com o devido detalhamento.
Todos estes artigos da Lei n. 6.938, de 31-8-1981, e regulamentos
posteriores, so bem articulados, demonstrando a vontade poltica de criao de
um Sistema Nacional efetivo.
Agora possvel responder aos requisitos anteriormente traados na
caracterizao de um sistema de proteo ambiental. O SISNAMA um (a)
conjunto de instituies polticas, formado pelos entes federados Unio, Estados,
Distrito Federal e Municpios no caso, os rgos pblicos responsveis pela
proteo do meio ambiente, (b) a partir de princpios ou ideias comuns no caso,
a partir da constatao de que o meio ambiente corre grave risco de ser
profundamente degradado, (c) visando um resultado no caso, com o objetivo
da manuteno e melhoria das condies ambientais de vida no planeta Terra. A
grande dificuldade de implantao deste sistema diz respeito, na verdade, ao
ltimo dos requisitos exigidos: (d) estruturado de forma organizada. E aqui que
entra o tema da distribuio das competncias.
Um ltimo comentrio: a Constituio Federal de 1988 no se refere
expressamente a um Sistema Nacional de Meio Ambiente, sendo, ento,
necessrio construir a ideia deste sistema a partir dos princpios gerais dispostos
na prpria Constituio e na legislao infraconstitucional.
8.2.2 O tema das competncias na Constituio Federal
Unio, Estados, Distrito Federal e Municpios fazem parte da Federao
brasileira e so entidades pblicas autnomas (art. 18 da CF), ou seja, podem
autodeterminar suas aes, desde que respeitada a distribuio de competncias
conforme previsto na Constituio Federal. Mas o Poder Pblico age por meio de
aes bastante diferentes: por um lado, edita leis, visando criar as regras de
convivncia da sociedade; por outro, produz uma srie de tipos de atos visando
implementar a execuo destas leis. neste sentido que Jos Afonso da Silva
(1999, p. 479) ensina:

Competncia a faculdade juridicamente atribuda a uma


entidade, ou a um rgo ou agente do Poder Pblico para emitir

decises. Competncias so as diversas modalidades de poder de que se


servem os rgos ou entidades estatais para realizar suas funes.
Isso permite falar em espcies de competncias, visto que as
matrias que compem seu contedo podem ser agrupadas em classes,
segundo sua natureza, sua vinculao cumulativa a mais de uma
entidade e seu vnculo funo do governo. Sob esses vrios critrios,
podemos classificar as competncias, primeiramente em dois grandes
grupos com suas subclasses: I competncia material, que pode ser: a)
exclusiva (art. 21); e b) comum, cumulativa ou paralela (art. 23); II
competncia legislativa, que pode ser: a) exclusiva (art. 25, 1 e 2); b)
privativa (art. 22); c) concorrente (art. 24); d) suplementar (art. 24, 2).

8.2.2.1 A competncia material


Quem o rgo pblico responsvel por promover as aes com
objetivo de serem cumpridos os mandamentos constitucionais e legais? Esta a
questo central a ser analisada. Trata-se, na verdade, de definir qual ente
federado tem o direito/dever de atuar nos temas especificados. A chamada
competncia diz respeito implementao das leis. Com preciso, os Professores
Luiz Alberto David Arajo e Vidal Serrano Nunes Jnior (2005, p. 258) afirmam
que a Constituio Federal estabelece hipteses de competncia material, ou
administrativa, em que, na verdade, o que se atribui ao Poder Pblico o poderdever de realizaes de ndole poltico-administrativa, e no capacidade
legiferante.
A respeito deste tema, a Constituio Federal bastante clara, pois lista
em seu art. 21 as competncias exclusivas da Unio e em seu art. 23 as
competncias comuns da Unio, Estados, Distrito Federal e Municpios. Em
relao listagem do art. 21 no resta muita dvida, pois a lista taxativa e
precisa. Temas como explorar os servios nucleares, conceder anistia, emitir
moeda, explorar os servios de telecomunicaes, entre outros, so de
responsabilidade direta da Unio. A questo complica em relao lista do art.
23 da CF, pois competncias materiais comuns exigem um nvel de organizao
de molde a racionalizar as aes pblicas. Por exemplo, o inciso I deste artigo
estabelece que competncia comum cuidar da sade da populao. Perguntase: o que cabe a cada um dos entes da Federao? nesta hiptese que a
legislao infraconstitucional, a partir dos princpios estabelecidos na prpria
Constituio Federal, deve buscar a criao de um Sistema nico de Sade,
fixando regras de convivncia entre os entes federados.

No difcil perceber que estamos em um campo frtil para conflitos de


competncia. por isso mesmo que com o objetivo de fixar as normas para a
cooperao entre os entes federados na hiptese dos temas listados no art. 23 da
CF, que seu pargrafo nico prev a promulgao de leis complementares:

Art. 23. competncia comum da Unio, dos Estados, do


Distrito Federal e dos Municpios:
(...)
Pargrafo nico. Leis complementares fixaro normas para a
cooperao entre a Unio e os Estados, o Distrito Federal e os
Municpios, tendo em vista o equilbrio do desenvolvimento e do bemestar em mbito nacional.

Vale notar que referido pargrafo teve esta redao fixada pela recente
Emenda Constitucional n. 53, de 2006, posto que na redao anterior o texto se
reportava a uma lei complementar. Ou seja, a recente emenda quis deixar
claro que no se trata de uma nica lei complementar a criar uma regra geral de
cooperao, mas a diversas leis complementares que organizaro os diversos
sistemas nacionais de integrao das polticas de implementao das
competncias comuns. Melhor dizendo: havendo conflito de atuao entre os
entes federados, poder o Congresso Nacional dirimir tais conflitos por meio da
edio de uma lei complementar organizadora do respectivo sistema nacional.
Como se v, o legislador constitucional j percebeu que ocorreriam diversos
conflitos entre os entes federados na execuo da legislao. Um destes conflitos,
sem dvida, se d no tocante implementao da legislao de proteo do meio
ambiente. Vale notar que ainda no foi editada qualquer lei complementar,
baseada neste pargrafo, com a finalidade de fixar a cooperao entre os entes
federados, existindo dois projetos em discusso no Congresso Nacional: o Projeto
de Lei Complementar n. 12, de 2003, e o recente Projeto de Lei Complementar
n. 388, de 2007, proposto pelo Governo federal no mbito do PAC (Programa de
Acelerao do Crescimento). A leitura deste ltimo Projeto de Lei
Complementar demonstra que se trata, em parte, de uma consolidao da
legislao infraconstitucional que j existe na atualidade, pondo fim discusso
se o CONAMA poderia legislar sobre tal tema. Entendemos que a aprovao
deste Projeto de Lei Complementar importante medida que atende ao
mandamento constitucional e uniformiza o entendimento de todos a respeito de
tema to complexo, dispensando o esforo de sistematizao feito pela doutrina,
no qual o presente artigo est inserido. No entanto, o Projeto de Lei

Complementar traz modificaes importantes, algumas polmicas, quanto ao


tema das competncias no exerccio do poder de polcia, o que apresentado e
discutido em item prprio deste captulo.
8.2.2.2 A competncia legislativa
Em termos de Direito Comparado so diversas as formas de repartir as
competncias legislativas e este sempre um tema central nas Constituies
nacionais. No caso do Brasil, a soluo adotada bastante complexa. As palavras
do Professor Manoel Gonalves Ferreira Filho (2005, p. 53) bem sintetizam o
tema:

A autonomia pressupe uma diviso de competncias. O poder


de dispor obrigatoriamente (a competncia) partilhado entre a Unio
(o Poder Central) e os Estados (o poder regional). Excepcionalmente
com poderes locais Municpios.
Essa partilha d-se por duas tcnicas principais: uma, a da
reserva de matrias Unio ou aos Estados, da competncias
reservadas ou exclusivas da Unio ou dos Estados. Neste caso, somente
quem recebeu a competncia pode dispor sobre a matria, com
excluso de qualquer outro. Da, por exemplo, o poder constitudo da
Unio no poder invadir a esfera de competncia dos Estados, sob pena
de inconstitucionalidade. Esta tcnica chamada de repartio
horizontal, porque separa competncias como se separasse setores no
horizonte governamental.
Por vezes, a mesma matria deixada ao alcance de um
(Unio) ou de outro (Estados Distrito Federal). Fala-se ento em
competncia concorrente. De acordo com a Constituio em vigor (art.
24, 1), nesse campo cabe Unio apenas estabelecer as normas
gerais. Consequentemente cabe aos Estados (ou ao Distrito Federal)
complementar essas normas gerais, adaptando-se s peculiaridades
locais (art. 24, 2). Se, todavia, inexistirem as normas gerais editadas
pela Unio, pode o Estado, exercendo a chamada competncia supletiva,
estabelecer as prprias normas gerais (art. 24, 3), as quais perdero
eficcia quando vier a ser editada a lei federal de normas gerais (art. 24,
4).
Essa tcnica de repartio de competncias chamada de
vertical porque separa em nveis diferentes o poder de dispor sobre

determinada matria. Isto, na verdade, favorece a coordenao no


tratamento de uma questo por parte de diversos entes federativos.
Tais regras esto expostas no art. 24 da CF:
Art. 24. Compete Unio, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:
(...)
1 No mbito da legislao concorrente, a competncia da
Unio limitar-se- a estabelecer normas gerais.
2 A competncia da Unio para legislar sobre normas gerais
no exclui a competncia suplementar dos Estados.
3 Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados
exercero a competncia legislativa plena, para atender a suas
peculiaridades.
4 A supervenincia de lei federal sobre normas gerais
suspende a eficcia da lei estadual, no que lhe for contrrio.

Alm do que restou afirmado, vale lembrar o art. 30, I, da CF, que
estabelece competir aos Municpios legislar sobre assunto de interesse local.
Pode-se perceber facilmente que a impreciso do conceito interesse local gera
inmeros problemas diante dos casos concretos, o que restar comprovado
quando tratarmos dos temas da proteo ambiental, pois toda vez que existir risco
de comprometer o meio ambiente o interesse local estar presente.
No resta dvida de que o sistema das competncias legislativas
complexo, o que acaba por acarretar enormes dificuldades no momento da
elaborao legislativa infraconstitucional. Veremos a repercusso desta
complexidade no tema do direito ambiental.

8.3 As competncias legislativas em matria ambiental


A competncia para legislar em matria ambiental comum, posto que
o art. 24 da CF estabelece:

Art. 24. Compete Unio, aos Estados e ao Distrito Federal


legislar concorrentemente sobre:

(...)
VI florestas, caa, pesca, fauna, conservao da natureza,
defesa do solo e dos recursos naturais, proteo do meio ambiente e
controle da poluio;
VII proteo ao patrimnio histrico, cultural, artstico,
turstico e paisagstico;
VIII responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao
consumidor, a bens e direitos de valor artstico, esttico, histrico,
turstico e paisagstico;
(...)

Como j vimos, sendo matria concorrente, cabe Unio fazer a lei


geral e aos Estados a legislao suplementar. E, ainda, podem os Estados aprovar
leis gerias, na ausncia da lei geral federal. No entanto, algumas questes
conflituosas podem ser lembradas, em especial a seguinte: em relao a alguns
temas importantes para a proteo ambiental a competncia privativa da
Unio. Isto porque o art. 22 da CF fixa que, quando se tratar de guas e energia
(inciso IV), jazidas, minas e outros recursos minerais (inciso XII) e atividades
nucleares (inciso XXVI), a competncia privativa da Unio. Isto significa que,
nestes temas, os Estados no tm a menor possibilidade de legislar? Devemos
notar, ainda, que o Municpio no foi citado no caput deste art. 24, mas ele pode
legislar sobre assunto de interesse local com base no art. 30, I. Isto significa que
os Municpios podem legislar sobre matria ambiental?
A interpretao do art. 24 no to pacfica como pode parecer de
incio. Dito isto, passamos a listar, de forma objetiva, as principais controvrsias
que cercam a definio da competncia legislativa em matria ambiental.
8.3.1 As competncias privativas da Unio e o dever de todos os entes
federados de proteger o meio ambiente
Pergunta-se: como compatibilizar as competncias privativas da Unio
(art. 22 da CF) com a competncia concorrente em matria ambiental (art. 24 da
CF)? Quando se trata de proteger o meio ambiente em face de um tema no qual
seu contedo material seja de exclusividade da Unio (por exemplo, minerao,
energia nuclear ou gua), pode o Estado-membro aprovar leis a respeito do
tema? Fiquemos no exemplo da minerao: existe toda uma legislao federal
que regula a outorga deste tipo de atividade. A questo que se coloca saber se
pode um Estado-membro legislar sobre o licenciamento ambiental destas
atividades. Podemos pensar o mesmo em relao proteo do bem ambiental

gua. No podem os Estados legislar sobre estes temas? A interpretao que


parece a mais acertada que jamais os Estados podem legislar sobre matria
privativa da Unio, mas podem legislar sobre os reflexos ambientais que tais
atividades ocasionam no seu territrio. Trata-se de legislar pelo efeito reflexo.
Assim, o Estado, no exemplo citado, pode legislar sobre a forma de recuperao
ambiental de danos causados por atividade minerria, mas no pode legislar
sobre as condies para a outorga destas atividades ao particular. Por isso
mesmo, no nos parece inconstitucional legislao estadual que regule os
procedimentos do licenciamento destes temas privativos da Unio no respectivo
Estado da Federao. por esta razo que o Professor Paulo Affonso Leme
Machado (2002, p. 110) afirma, ao tratar do tema gua, que legislar sobre o que
e em que quantidade pode ser lanado na gua matria que diz respeito
primeiramente ao poder de polcia dos Estados, pois no se est legislando sobre
as guas, quando se definem as normas de emisso.
8.3.2 A competncia municipal
O Municpio tem competncia para legislar sobre meio ambiente? O art.
24 da CF, que estabelece a competncia concorrente, no se refere aos
Municpios. isto que justifica a pergunta que acabamos de fazer. Como j
demonstrado, ao Municpio cabe legislar sobre matria de interesse local. Como
compatibilizar estes dois princpios?
Duas posies doutrinrias saltam aos olhos do pesquisador: (a) aqueles
que entendem que no havendo referncia expressa possibilidade do Municpio
legislar sobre meio ambiente no caput do art. 24, de nada adianta a citao
genrica da possibilidade do Municpio legislar sobre interesse local (art. 30, I),
posto que a Constituio teria restringido a autonomia municipal, quando, apesar
de presente o interesse local, existirem interesses de outros entes federados3; e
(b) aqueles que entendem que possvel extrair do sistema geral de
competncias a possibilidade do Municpio legislar sobre meio ambiente. Jos
Afonso da Silva (1999, p. 624), por exemplo, entende que os Municpios podem
suplementar a legislao federal e estadual. Elival da Silva Ramos (1993, p. 135)
vai mais longe no tema ao afirmar:

inconstitucional o 2 do artigo 6 da Lei Federal 6.938, de


31.08.1981, ao subordinar a legislao municipal ecolgica aos preceitos
contidos nas leis estaduais existentes, posto que se trata (salvo no tocante
poluio visual) de casos de competncia legislativa concorrente
cumulativa, embora as legislaes estadual e municipal, em conjunto,
configurem competncia legislativa concorrente complementar no que

tange Unio, menos no que pertine proteo do solo urbano, em que


inexiste competncia legiferante federal.

Apesar da tal polmica ainda no ter uma definio jurisprudencial


pacfica 4, parece-me possvel agregar um argumento a justificar que o
Municpio pode efetivamente legislar sobre meio ambiente: estabelece o art. 30,
VIII, da CF que compete ao Municpio promover, no que couber, adequado
ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do
parcelamento e da ocupao do solo urbano. Assim, desde que a legislao
municipal se reporte ao tema do uso e ocupao do solo do prprio Municpio,
tema de seu mais estrito interesse local, a lei ambiental aprovada no fere os
princpios constitucionais. Por bvio que a competncia legislativa municipal
ambiental deve ser exercida de forma fundamentada, no podendo jamais ser
menos restritiva do ponto de vista ambiental do que a legislao estadual ou
federal sobre o mesmo tema.
8.3.3 A competncia concorrentemente para legislar sobre responsabilidade
por dano ao meio ambiente
O que significa legislar sobre responsabilidade? Trata-se de legislar sobre
responsabilidade civil, administrativa ou penal? O problema que se coloca que
nos termos da prpria Constituio Federal (art. 22, XXX) competncia
privativa da Unio legislar sobre Direito Civil e Direito Penal. Como adequar
estes dois princpios? Caberia aos Estados legislar apenas sobre responsabilidade
administrativa 5? Ou tambm poderia legislar sobre responsabilidade civil? Pode
existir um Direito Penal Ambiental Estadual?
A este respeito escreveu o Professor Jos Afonso da Silva (2004, p. 300):

A Constituio inscreveu uma disposio de difcil interpretao


quando, no art. 24, VIII, declara competir Unio, aos Estados e ao
Distrito Federal legislar concorrentemente sobre responsabilidade por
dano ao meio ambiente (...)
A interpretao no pode esvaziar o preceito. Algum sentido h
que sobressair do texto em funo de sua insero no conjunto de regras
sobre a competncia legislativa concorrente. Uma das consequncias
dessa insero pode ser mesmo a de abrir uma exceo competncia
exclusiva da Unio para legislar sobre responsabilidade civil e criminal,
de sorte que, tratando-se de dano ao meio ambiente, os Estados e o

Distrito Federal tambm foram facultados a faz-lo. Mas a natureza da


competncia concorrente condiciona duplamente essa facilidade.
No mbito dessa competncia, a Unio estabelece normas
gerais e os Estados, normas suplementares. Isso quer dizer que em
matria de responsabilidade por dano ao meio ambiente a Unio tem
competncia para estabelecer as normas gerais, deixando aos Estados e
Distrito Federal as providncias suplementares. A lei federal no incidir
em inconstitucionalidade se, nesse assunto, determinar aos Estados que,
por lei prpria, definam a responsabilidade do causador do dano
ecolgico nas situaes a eles peculiares, como tambm no se reputar
inconstitucional a lei estadual que, na inexistncia de lei federal, suprir a
carncia, com base nos pargrafos do art. 24 da Constituio....

Ou seja, na opinio do Professor Jos Afonso da Silva, na ausncia de lei


federal podem os Estados-membros legislar sobre responsabilidade civil
ambiental com base no art. 24, VIII, da CF. Assim, inexistindo lei federal
especfica, pode a lei estadual fixar o rol de responsveis pelos danos ambientais.
Vejamos um exemplo concreto. No existe uma lei federal especfica fixando a
responsabilidade pelas reas contaminadas e a pergunta que fica : podem os
Estados legislar sobre o tema e aprovar uma lei fixando o rol de responsveis
para fins civis6? Neste aspecto importante lembrar que a partir de uma viso do
direito ambiental mais ampla, dentro dos aspectos gerais dos direitos difusos,
possvel pensar em leis de responsabilidade civis estaduais. O que impediria tal
possibilidade?
Questo mais complexa diz respeito ao Direito Penal Ambiental.
praticamente pacfico em toda a doutrina que no existe um direito penal
estadual, posto que tal possibilidade no encontra guarida no sistema atual do
Direito Penal e nem em sua tradio7.
8.3.4 A competncia para legislar sobre produo e comercializao de
substncias perigosas
Estabelece a Constituio Federal, em seu art. 225, V, que dever do
Poder Pblico controlar a produo, a comercializao e o emprego de
tcnicas, mtodos e substncias que comportem risco para a vida, a qualidade de
vida e o meio ambiente. Diz, ainda, a Constituio, em seu art. 24, que matria
concorrente legislar sobre produo e consumo (inciso V), controle da poluio
(inciso VI) e sade (inciso XII). A pergunta que se faz : se a Unio legislar
sobre matria especfica no controle de substncias perigosas, resta algum

espao jurdico para os Estados legislarem?


Pelo que j foi afirmado at este momento a respeito das competncias
na Constituio Federal possvel dizer que: (a) na hiptese de ausncia de lei
federal regulando determinado produto perigoso, no resta dvida de que os
Estados podem legislar sobre o tema; (b) havendo legislao federal mais
restritiva a respeito de produto perigoso, os Estados no podero aprovar
legislao mais liberalizante. A dvida que fica : existindo legislao federal
geral regulando o uso de determinado produto, tendo em vista o risco que ele
pode causar nas pessoas, pode um Estado federado aprovar lei ampliando tal
restrio, ou mesmo proibindo tal produto de circulao no seu territrio? Como
bem pergunta o Professor Paulo Affonso Leme Machado8 ao tratar do tema de
lei estadual do Estado de Mato Grosso do Sul que proibiu o uso do produto
amianto no Estado:

Quando a Constituio diz que os Estados podero legislar de


forma suplementar sobre produo e consumo, estaria ou no abrindo
portas para que essas unidades federadas pudessem avaliar produtos que
vo ser vendidos em seus territrios? At que ponto vai a liberdade
comercial em relao defesa da sade e do meio ambiente?

Tal comentrio ocorreu em razo de deciso do Pleno do Supremo


Tribunal Federal, em Ao Direta de Inconstitucionalidade n. 2.396, com liminar
de 26-9-2001 e julgada definitivamente em 8-5-2003, e que merece ser
transcrita em parte:

AO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N.


2.210/01, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. OFENSA AOS
ARTIGOS 22, I E XII; 25, 1; 170, CAPUT, II E IV; 1; 18 E 5, CAPUT,
II E LIV. INEXISTNCIA. AFRONTA COMPETNCIA
LEGISLATIVA CONCORRENTE DA UNIO PARA EDITAR
NORMAS GERAIS REFERENTES PRODUO E CONSUMO,
PROTEO DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE DA POLUIO E
PROTEO E DEFESA DA SADE. ARTIGO 24, V, VI E XII E
1 E 2, DA CONSTITUIO FEDERAL. No cabe a esta Corte dar a
ltima palavra a respeito das propriedades tcnico-cientficas do
elemento em questo e dos riscos de sua utilizao para a sade da
populao. Os estudos nesta seara prosseguem e suas concluses

devero nortear as aes das autoridades sanitrias. Competncia do


Supremo Tribunal Federal circunscrita verificao da ocorrncia de
contraste inadmissvel entre a lei em exame e o parmetro
constitucional. Sendo possvel a este Supremo Tribunal, pelos fatos
narrados na inicial, verificar a ocorrncia de agresso a outros
dispositivos constitucionais que no os indicados na inicial, verifica-se
que ao determinar a proibio de fabricao, ingresso, comercializao
e estocagem de amianto ou de produtos base de amianto, destinados
construo civil, o Estado do Mato Grosso do Sul excedeu a margem de
competncia concorrente que lhe assegurada para legislar sobre
produo e consumo (art. 24, V); proteo do meio ambiente e controle
da poluio (art. 24, VI); e proteo e defesa da sade (art. 24, XII). A
Lei n. 9.055/95 disps extensamente sobre todos os aspectos que dizem
respeito produo e aproveitamento industrial, transporte e
comercializao do amianto crisotila. A legislao impugnada foge, e
muito, do que corresponde legislao suplementar, da qual se espera
que preencha vazios ou lacunas deixados pela legislao federal, no
que venha a dispor em diametral objeo a esta. Compreenso que o
Supremo Tribunal tem manifestado quando se defronta com hipteses
de competncia legislativa concorrente. Precedentes: ADI 903/MG-MC
e ADI 1.980/PR-MC, ambas de relatoria do eminente Ministro Celso de
Mello. Ao direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga
parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo
1 e de seus 1, 2 e 3, do art. 2, do art. 3 e 1 e 2 e do pargrafo
nico do art. 5, todos da Lei n. 2.210/01, do Estado do Mato Grosso do
Sul (destaque nosso).

Ou seja, o entendimento do Supremo Tribunal Federal foi no sentido de


que os Estados podem apenas preencher as lacunas da lei federal, mas jamais
legislar em oposio a tal lei. No caso, a inconstitucionalidade estaria no fato da
legislao federal regulamentar a forma de produo, comercializao e uso do
produto amianto no Brasil, enquanto a legislao estadual, por sua vez, proibiu a
produo, comercializao e uso do produto amianto no Estado. Isto no seria
uma legislao complementar.

8.4 As competncias materiais em matria ambiental

8.4.1 A execuo geral das polticas pblicas


A execuo das polticas pblicas em matria de proteo de meio
ambiente comum a todos os entes federados, inclusive os Municpios. Isto
porque o art. 23, VI e VII, da Carta Maior preconiza:

Art. 23. competncia comum da Unio, dos Estados, do


Distrito Federal e dos Municpios:
(...)
VI proteger o meio ambiente e combater a poluio em
qualquer de suas formas;
VII preservar as florestas, a fauna e a flora;
(...)

Isto significa, indubitavelmente, que a Constituio Federal


responsabilizou todos os entes federados em relao ao dever de proteger o meio
ambiente. Tal est plenamente de acordo com o caput do art. 225 da CF, quando
diz que todos tm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Pblico e coletividade o dever de defend-lo e preserv-lo para as presentes
e futuras geraes (destaque nosso). Mas como devem agir os entes federados?
O art. 9 da Lei federal n. 6.938/81 apresenta os instrumentos que podem ser
usados pelo Poder Pblico visando atender ao objetivo estampado no art. 225 da
CF. Vejamos os principais instrumentos:

Art. 9 So instrumentos da Poltica Nacional do Meio Ambiente:


(...)
II o zoneamento ambiental;
III a avaliao de impactos ambientais;
IV o licenciamento e a reviso de atividades efetiva ou
potencialmente poluidoras;
(...)
VI a criao de reservas e estaes ecolgicas, reas de
proteo ambiental e as de relevante interesse ecolgico, pelo Poder
Pblico Federal, Estadual e Municipal;

(...)
IX as penalidades disciplinares ou compensatrias ao no
cumprimento das medidas necessrias preservao ou correo da
degradao ambiental.

Este artigo foi plenamente recepcionado pela Constituio de 1988, posto


que esta Lei Maior, em seu art. 225, fixou os diversos instrumentos a serem
utilizados na proteo ambiental, podendo ser destacados tais dispositivos que
esto condizentes com a citada lei de 1981:

Art. 225. (...)


1 Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao
Poder Pblico:
(...)
III definir, em todas as unidades da Federao, espaos
territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo
a alterao e a supresso permitidas somente atravs d