UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS

ESTUDIANTES

Guillermo Javier Salazar Gil

Hans Jairo Quenaya Layme
Andrea Urdanivia Adriazola
Zamir Lin Machaca Condori
Carlos Vidal Mamani Choque
Bryan Jess Matos Rivera

DOCENTE

: Daniel Arturo Arias

ASIGNATURA

: Derecho del consumidor

TEMA

: Derecho Marcario

CICLO

: III

TURNO

: Maana - 205

Tacna, 04 de marzo del 2015

DEDICATORIA
Este trabajo va dirigido a nuestras
madres
por
todo
el
apoyo
incondicional que nos han y siguen
brindando da a da, en el transcurso
de nuestra formacin educativa y
profesional.
As tambin dedicamos las pginas de
la presente monografa, a la juventud
que desea progresar y cambiar su
futuro a travs del estudio y prctica
del derecho.

NDICE
INTRODUCCIN
CAPTULO I: NOCIONES GENERALES
1.
2.
3.
4.
5.

Aspecto histrico del derecho marcario

Antecedentes de Amrica Latina y la comunidad andina....
Derecho Marcario
Concepto y naturaleza jurdica de la marca
Funciones de las marcas
5.1. Funcin indicadora de procedencia empresarial
5.2. Funcin indicadora de calidad
5.3. Funcin condensadora de goodwill o reputacin.....
5.4. Funcin publicitaria
6. Tipos de marcas
6.1. Marcas de fantasa.
6.2. Marcas arbitrarias
6.3. Marcas sugestivas..
7. Signos genricos..
8. Signos descriptivos..
9. Prohibiciones de registro
10.Requisitos para el registro de una marca
10.1. Distintividad
10.2. Representacin grfica
10.3. Perceptible por los sentidos
11. Beneficios de registrar una marca
12.Diferencia entre nombre comercial y una marca
13.Por qu no se puede registrar un signo genrico como una marca?.....
14.Por qu no se puede registrar un signo descriptivo como una marca?..
15.Clasificacin de Niza.
16.Se puede utilizar una marca sin registrarla?..........................................
17.Despus de la publicacin en que tiempo otorgan el certificado de una
marca?....................................................................................................
18.Registro de marcas denominativas.
19.Registro de marcas figurativas.
20.Registro de marcas mixtas
21.Registro de marcas tridimensionales
CAPTULO II: ANLISIS LEGISLATIVO
1. Convenio de Paris ..
2. Convenio de Washington
3

3. Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual

relacionados con el Comercio ADPIC
4. Acuerdo de Promocin Comercial Per Estados Unidos
5. La Decisin 486 de la Comunidad Andina de Naciones.
CAPTULO III: TENDENCIAS EN LA COMUNIDAD ANDINA, EN ESTADOS
UNIDOS Y EN EL PERU EN CUANTO A LAS DENOMINACIONES
GENERICAS, DESCRIPTIVAS Y USUALES
1. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
1.1. Proceso 26-IP-2008. Marca AMERICA TELECOM
2. Anlisis jurisprudencial en Estados Unidos..
2.1. Caso COCOA BUTTER FORMULA. Sentencia Nos. 06-4543 &
06-4658
3. Resoluciones de la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI
3.1. Caso SUNCARE (mixta). Resolucin N 0675-2011/ TPIINDECOPI
CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFA.
ANEXOS
.

INTRODUCCIN
En el ordenamiento peruano rige el sistema constitutivo de derechos en
materia de propiedad industrial. Es decir, el derecho de una persona sobre un
4

signo distintivo (ms especficamente, sobre una marca) nace con el registro
de la misma.
La autoridad administrativa encargada de efectuar dicho registro tiene la
obligacin de analizar que el signo presentado cumpla con los requisitos de
forma y de fondo contemplados en la normativa nacional y comunitaria. Entre
los requisitos de fondo tenemos que el signo debe cumplir, esencialmente,
con poseer una aptitud distintiva.
Sin embargo, la exigencia de la distintividad se encuentra presente en la norma
como carencia o ausencia de la misma, es decir, la normativa no se ocupa de
desarrollar dicho concepto si no que, por el contrario, seala en qu casos se
debe considerar que el signo debe ser denegado.
Dentro de dichos supuestos de denegacin, hemos verificado que en la
prctica administrativa, la aplicacin de dichas prohibiciones absolutas de
registro (llamadas as por la doctrina al tratarse de condiciones inherentes al
signo) ha generado cuestionamientos por parte de los particulares que buscan
proteger su signo. Esto toda vez que muchos de los pronunciamientos emitidos
por la primera instancia (la Direccin de Signos Distintivos) han llegado a la
segunda y ltima instancia (la Sala de Propiedad Intelectual) para discutirse si
efectivamente no se ha cumplido con el requisito de aptitud distintiva.
Si entramos a analizar las causales especficas por las cuales ambas
instancias han denegado los signos presentados a registro, tenemos que en la
mayora de los casos se alega que las denominaciones solicitadas son
calificadas

como descriptivas, es decir, informan acerca de cualidades del

producto o servicio y no pueden ser otorgadas a un empresario en particular

pues las mismas pertenecen al dominio pblico y, de concederse, se estara
afectando la competencia, colocndose en situacin de desventaja al resto de
comerciantes.

Sin embargo, y toda vez que depender de la apreciacin subjetiva de la

autoridad el determinar cmo entender el consumidor peruano el trmino
presentado, cabe preguntarnos si los criterios que se estn empleando son
objetivos o si por el contrario existe un amplio margen de discrecionalidad,
inclinndose la autoridad por realizar

una

interpretacin

restrictiva,

excediendo la percepcin del consumidor medio que tendra que regir el

anlisis, ms aun considerando que el lmite entre las denominaciones
descriptivas con aqullas que se aproximan al producto o servicio, sin llegar a
describirlo, resultan sumamente tenues. Nos referimos en concreto a los
trminos sugestivos y arbitrarios que, a pesar de contar con un nivel de
distintividad menor o dbil, s son capaces de cumplir la funcin para la cual el
signo est llamado.
Sobre el particular, varios autores se han pronunciado sobre las dificultades
que presenta el anlisis. A manera de ejemplo, Otamendi nos dice que
deslindar el campo entre las denominaciones descriptivas y las sugestivas o
evocativas no es fcil as como Arean Laln el cual seala que es innegable
que resulta difcil trazar la

lnea

divisoria

entre

las

denominaciones

genricas y las denominaciones altamente descriptivas.

Adicionalmente, tenemos tambin el problema de la percepcin de la autoridad
en cuanto al tema del lenguaje pues del universo de las resoluciones
mencionadas, un nmero considerable son denominaciones en idioma
extranjero (en lengua inglesa) y la segunda instancia peruana, no obstante la
complejidad de dichos trminos, ha considerado que el pblico consumidor
s los entendera en su significado conceptual.
Es en este punto en que procedemos a preguntarnos cules deben ser los
criterios para determinar que la prohibicin se ha configurado? Cmo estn
resolviendo las dos instancias encargadas del tema? Se estn protegiendo
debidamente los intereses de los consumidores, los usuarios y los
competidores en el mercado?
6

Consideramos que es posible establecer, a la luz de los pronunciamientos

emitidos a nivel de Estados Unidos y de la Comunidad Andina, una respuesta
jurisprudencial a la presente problemtica a travs de una elaboracin
conceptual de los tres principales supuestos de ausencia de distintividad
marcaria: los signos genricos, los descriptivos y los usuales.
Por ltimo el presente trabajo se basar adems en una revisin de casos del
INDECOPI para determinar si existen criterios al momento de aplicar esta
prohibicin absoluta de registro, de manera tal que predomine un estndar a la
hora de decidir o si, por el contrario, se est produciendo un caos por parte de
la autoridad.

CAPTULO I
NOCIONES GENERALES

1. Aspecto histrico del derecho marcario

Grecia
Los griegos, por ejemplo, utilizaban un nombre para identificar sus obras de
arte. Especialmente alfarera, esa forma de marcar la denominaron sigilla.
Roma
Los romanos lo aplicaban en productos como vino, quesos y materiales de
construccin. En la Ley CORNELIA encontramos las primeras normas que
determinan algn tipo de disposicin sancionadora.
Penaba el uso de un nombre Falso, siendo Roma la cuna del uso de marcas.
Se define a la marca como una especie de identificacin de tipo comercial
sobre el producto que se elaboraba (marca); o, sobre el establecimiento de
comercio (nombre comercial).
Edad Media
Guillermo Cabanellas:
Desarrollo de las marcas en este perodo se vincula especialmente con las
corporaciones, las que dieron frecuente carcter obligatorio al uso de tales
signos. Este uso tena propsitos muy diversos: identificar al artesano de forma
de determinar si haba cumplido con las normas de su oficio o arte: proteger al
consumidor, al servir como mecanismo de control de las mercaderas por los
oficiales corporativos
Edad moderna
Siglo XVI: Expiden normas que tienen directa relacin con la proteccin de
determinados signos distintivos; en 1512 el Consejo de Nurembergemite un
decreto con el objeto de proteger el signo AD, mismo que sera utilizado por
Alberto Durero.
8

En 1554 un Edicto de Carlos V protege tapices flamencos.

Francia y Gran Bretaa normas que protegan a los titulares de una marca de
la falsificacin por parte de terceros.
2. Antecedentes en Amrica Latina y Comunidad Andina
En Amrica Latina, con la prohibicin del libre comercio en las colonias en el
siglo XVI, no haba necesidad de marcas, en 1778 se expidi el reglamento
de aranceles reales para el comercio libre de Espaa e indias, siendo este
el primer instrumento legal conocido como un antecedente remoto, en l se
pautaba que todos los productos que se embarcaban a Indias deban estar
provistos de marcas.
A partir de la segunda mitad del siglo XIX, casi todos los pases
latinoamericanos, promulgan leyes marcaras, con fuerte influencia del
sistema francs, que contempla el nacimiento del derecho de la marca con
su uso, a diferencia del sistema alemn que la condiciona a su inscripcin
en la oficina registral. Estas leyes concedan un amplio apoyo a los titulares
de las marcas en perjuicio de los consumidores.
En la dcada de 1970, influido por el movimiento comunista y el rechazo a
lo extranjero, se modificaron muchas leyes de marca en Amrica Latina
(Brasil 1971, Mxico 1975, Pacto Andino D85, 1979) pero a partir de la
segunda mitad de los 80, el cambio de los sistemas econmicos origin
reformas en los sistemas marcarios. Se elimin las prohibiciones a los
productos extranjeros, facilitando la cesin y transferencia de marcas; entre
otros aspectos (Brasil, 1996 acaba de modificar su cdigo de propiedad
industrial; Mxico, 1991, crea su Ley, y en el caso de la comunidad Andina
la Decisin 344 de 1994).
En Latinoamrica no se ha dado la prohibicin de marcas farmacuticas. Se
observa un estrecho paralelismo entre la evolucin de la economa y el
9

significado de la marca, por lo cual el objetivo que sta tiene hoy en da

puede cambiar en el futuro.
Es incuestionable que la Propiedad Industrial tiene un connotacin
eminentemente internacional, por el simple hecho del cada vez mayor
comercio internacional y la proclamada globalizacin de la economa, desde
el ao de 1883, tena plena existencia el Convenio de Paris al cual se hizo
parte Colombia en el ao de 1.996.
En la actualidad los derechos que integran el derecho de marcas se
protegen por cuanto son fundamentales en la actividad econmica nacional
e internacional, con el fin de evitar obstculos y distorsiones al comercio de
bienes y servicios, el acuerdo que establece la Organizacin Mundial del
comercio (OMC) es el ltimo de carcter multilateral que contiene normas
sobre la materia.
Un estamento importante para la consolidacin de la Comunidad andina, se
encuentra referenciado en la "Asociacin Latinoamericana de Libre
Comercio" ALALC, creada con el Tratado de Montevideo firmado el 18 de
febrero de 1960 por Argentina, Brasil, Mxico, chile, Per y Uruguay,
posteriormente Colombia y Ecuador se adhieren en el ao de 1961 cuyo
objetivo era un programa de liberacin de intercambio, eliminacin de las
barreras existentes para el comercio, el establecimiento de listas nacionales
para la reduccin de gravmenes.
La ALADI est conformada por 11 pases Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Chile, Ecuador, Mxico, Paraguay, Per, Uruguay y Venezuela,
cuya finalidad es lograr la integracin comercial estimulando las acciones de
complementacin entre los pases, esta idea era la que tena en sus
orgenes la ALALC y se consolida en el marco de la Integracin Subregional del Grupo Andino.
3. Derecho Marcario
10

El derecho marcario comprende de manera general la proteccin legal de

todos aquellos signos distintivos que permiten distinguir un producto o un
servicio en el mercado. El objetivo principal del derecho marcario fue el de
distinguir las mercancas de un fabricante o de un comerciante.
4. Concepto y naturaleza jurdica de la marca
Si nos remontamos a la historia de las marcas, tenemos que las mismas
han sido empleadas desde tiempos inmemoriales. Uno de los primeros usos
que se les dio a las mismas en Amrica del Norte fue el de identificar la
pertenencia del ganado a un determinado criador. En un momento inicial,
dicho smbolo sera una forma de impedir que los bienes de un comerciante
se confundan con los de otro pero, una vez que el animal entrase al
comercio, la identificacin pasara a informar sobre la procedencia del bien.
Si retrocedemos algunos aos, tenemos que en Egipto se han encontrado
vasijas de adobe en las cuales figuraban inscripciones conocidas como
jeroglficas. En Grecia, los artistas igualmente utilizaban smbolos para
distinguir sus producciones. Probablemente la mayor cantidad de casos
provengan de Roma en donde el comercio era abundante, emplendose
signos para distinguir desde productos comestibles tales como vinos y
quesos, hasta ladrillos empleados en construcciones militares.
En la Edad Media aparecieron las House Marks conocidas hoy en da como
familias de marcas, las cuales, como su nombre lo indica, servan para
identificar los bienes pertenecientes a un hombre que hubiese contrado
matrimonio, procediendo a formar un hogar. En dicha poca, la sancin
por usar fraudulentamente una marca era la pena de muerte. Es en esta
poca en la que se configura la doctrina del common law y se contempla en
distintas legislaciones a lo largo del mundo el concepto de marca, pero no
como es entendida en la actualidad.

11

Sobre la definicin de la marca, podemos comenzar sealando que la

misma se encuentra comprendida dentro de la categora de los signos
distintivos, los cuales han sido entendidos por distintos estudiosos en la
materia dentro del conjunto de los bienes inmateriales.
5. Funciones de las marcas
As como el concepto de distintividad se ha modificado a lo largo del tiempo,
las funciones marcarias tambin han ido cambiando a lo largo de la historia.
En efecto, Baylos Corroza seala que en un comienzo el signo cumpla con
indicar la pertenencia del objeto a una persona determinada, la autora
sobre el mismo de un artista o la atribucin de responsabilidades dentro del
proceso de produccin. Dichas funciones, si bien tendran un valor dentro
del comercio de la poca, no seran las mismas que desempea la marca
de la modernidad.
5.1.

Funcin indicadora de procedencia empresarial

Sobre el particular podemos comenzar sealando que la funcin

indicadora de procedencia se encuentra vinculada con la operacin
de diferenciar que vimos dentro del concepto de distintividad marcaria.
En otras palabras, la marca permite al comerciante separar sus
productos o servicios de otros en el mercado, brindndole al consumidor
la informacin de que los mismos son propios de su empresa y no de
otra. Esto a pesar de que dicho consumidor no tenga la informacin
exacta sobre dicha compaa.
Sobre este punto, Cornejo Guerrero sostiene que El desconocimiento
del origen del producto por parte de los consumidores, no implica que la
funcin referida sea inexistente, por cuanto el consumidor sabe en
cualquier caso, que los productos distinguidos con la marca provienen
de una empresa en particular.
12

De igual manera, Rangel Ortiz seala: La marca cumple la funcin de

indicacin de procedencia cuando sta se aplica a una serie de
productos de manera que el consumidor encuentra que los productos de
la serie tienen un elemento comn: la marca; de ah que el consumidor
legtimamente suponga que todos los productos que ostentan la marca
tienen un origen o procedencia comn. Esto ltimo, a pesar de que dicha
procedencia sea annima.
En consecuencia, resulta irrelevante para el pblico la informacin
precisa sobre el fabricante del producto o el prestador del servicio de su
inters, siendo suficiente el contar con la certeza de que se trata del
mismo empresario que con anterioridad satisfizo sus expectativas de
consumo.
5.2.

Funcin indicadora de calidad

Tambin conocida como funcin de garanta o funcin social, esta

atribucin de la marca hace referencia a la idea que proporciona la
misma al consumidor sobre las cualidades del producto o servicio. Es as
que las personas buscarn aquellas marcas que asocian con ciertas
caractersticas que en su momento les resultaron positivas, ya sea por
experiencia personal o por recomendacin de terceros, esperando que
las mismas sean iguales o incluso mejores.
Consideramos que dentro de este rubro se encuentra la denominada
funcin de proteccin al consumidor pues mediante la informacin que
brinda el signo las personas podrn realizar mejores decisiones de
consumo y a travs de sus preferencias, desplazar del mercado a
aquellos empresarios que no cumplan con ciertos estndares de calidad.
De lo dicho hasta el momento no se debe inferir que el producto o
servicio ofertado deba

necesariamente contar con

caractersticas que lo posicionen por encima del resto.

13

elevadas

En consecuencia, se debe entender el trmino calidad asocindolo con

la homogeneidad, constancia o uniformidad en las cualidades o
caractersticas del producto o servicio que se tiene a la vista.
5.3.

Funcin condensadora del goodwill o reputacin

La funcin condensadora de goodwill se aprecia de manera evidente en

el caso de las marcas notorias por su especial posicionamiento y
prestigio en el mercado. Esta cualidad hace referencia a la buena
reputacin con la que cuenta una marca y que lleva

los

consumidores a optar por los productos o servicios a los que est

asociada y no a otros, por considerarlos superiores.
Pero as como la reputacin de una marca puede ser positiva, la misma
puede devenir en un desprestigio o mala fama. De acuerdo a Fernndez
Novoa:
Aunque sta es la principal funcin que la marca desempea en
defensa de los intereses del empresario titular, hay que puntualizar, sin
embargo, que lejos de ser constante, la funcin condensadora del
goodwill es tan slo eventual. En efecto, la marca de un producto o
servicio puede poseer un goodwill o buena fama, o bien un illwill o mala
fama, porque las asociaciones evocadas por la marca en el consumidor
pueden ser favorables o bien desfavorables.
Es por este motivo que el titular no debe descuidar sus esfuerzos por
captar la preferencia de los consumidores pues la misma no se
encuentra asegurada, pudiendo variar en el tiempo por distintas
circunstancias.
5.4.

Funcin publicitaria

Adems de las funciones ya sealadas, la marca cuenta adems con la

capacidad de

dar

conocer
14

al

producto

servicio

al

que

acompaa,

contribuyendo directamente a su posicionamiento en el

mercado, ya sea comunicando caractersticas propias de aquel o

evocando ideas o sentimientos deseables por parte del pblico. Esto
depender, por ejemplo, del producto en s mismo, de su forma de
presentacin o de las palabras singulares que lo acompaan.
Rangel Medina explica esta atribucin de la siguiente manera:
La atraccin de la clientela se opera en forma directa por el
conocimiento que el pblico tiene de los artculos, precisamente por
medio de la marca que los identifica. Si de una manera especfica e
inmediata la finalidad de la marca consiste en identificar las mercancas,
dicha identificacin implcitamente produce la formacin de la clientela.
Este sealamiento de la procedencia constituye a su vez un modo de
llamar al consumidor, es un vehculo de rclame.
De lo sealado se desprende que la funcin publicitaria se encuentra
relacionada con la funcin de indicacin de procedencia pues con la sola
asociacin a un origen empresarial se va obteniendo una cuota de
mercado. Adicionalmente a esta funcin, tambin hay una vinculacin
con la funcin indicadora de calidad y condensadora de goodwill.
6. Tipos de Marcas
Dentro del conjunto de signos distintivos que tienen vocacin marcaria,
podemos encontrar dos sub grupos: aquellos aptos para registro que
cuentan con distintos grados de distintividad y aquellos que no alcanzan
el registro por condiciones inherentes al signo.
6.1.

Marcas de fantasa

En lo que se refiere a niveles de distintividad, tanto la doctrina como la

jurisprudencia reconocen a este tipo de marcas un nivel elevado debido

15

a la distancia existente entre el producto o servicio que se designa y el

signo que se le atribuye, el cual adems carece de significado.
Sobre el particular, Arean Laln seala que:
Las

denominaciones

palabras

acuadas

emplearlas

caprichosas
con

el

de

expreso

fantasa

son

propsito

de

como marcas; o bien, trminos lejanos en el

tiempo o en el espacio que los consumidores no conocen y

que se usan como marcas.
Esto quiere decir que no hace falta que el signo carezca de todo
significado desde un punto de vista tcnico sino que bastar con que no
cuente con uno para el consumidor en particular, ya sea porque ha
cado en desuso o incluso por pertenecer a otro idioma.
6.2.

Marcas arbitrarias

Un segundo grupo de signos que presentan una distintividad elevada

es aquel conformado por elementos que poseen un significado conocido
por el consumidor pero que no guardan relacin con el producto o
servicio.
Mansani los define de la siguiente manera:
Constituidos por trminos dotados de significado propio, incluso
coincidentes con el nombre comn de un producto, pero desligado de las
caractersticas

del

producto

distinguido

(ej.

Panda

para

automviles, Fruit para ropa de abrigo). Son siempre tutelables, en una

medida proporcional a la distancia conceptual entre su significado y el
nombre del producto que distinguen.
En la doctrina norteamericana, tenemos que Halpern, Nard y Port nos
dicen lo siguiente:

16

Las marcas arbitrarias son palabras o smbolos que ya existen en el

lenguaje, pero que son usadas como marcas en bienes o servicios a los
cuales no son normalmente asociados. Por ejemplo PPLE para
computadoras o IVORY para jabn. Las marcas arbitrarias no
describen el bien o el servicio de ninguna manera y no comunican
ninguna caracterstica, ingrediente o funcin del bien. Las marcas
arbitrarias son consideradas inherentemente distintivas y no requieren
de un significado secundario para ser registradas.
6.3.

Marcas sugestivas

Dentro de esta ltima categora de signos registrables tenemos a

aquellas denominaciones que sugieren o evocan caractersticas del
producto o servicio al que acompaan pero de manera indirecta, sin
llegar a describirlos por completo, siendo necesario el empleo de un
cierto esfuerzo mental por parte del consumidor para realizar la
asociacin.
La mayora de estudiosos en la materia aborda el tema de los signos
sugestivos en oposicin a los descriptivos dado que entre ambos grupos
los lmites no siempre resultan claros.
A manera de ejemplo, Arean Laln seala lo siguiente:
Desde entonces hasta nuestros das, tanto la jurisprudencia como la
doctrina han venido elaborando diversos criterios que podemos
sintetizar del modo siguiente:
1)

Mientras

las

denominaciones

descriptivas

comunican

directamente al pblico de los consumidores las cualidades

o

caractersticas

del

producto,

las

denominaciones

sugestivas obligan al consumidor a hacer uso de su

17

imaginacin y de su razn para relacionar la marca con el

producto.
2) Una denominacin es descriptiva de un producto, y no
sugestiva, si los empresarios del sector necesitan usarla
para describir sus productos a los consumidores.
3) Una denominacin es descriptiva de un producto, y no
sugestiva, si ha sido usada con frecuencia para designar
productos similares.
4) En todo caso el carcter descriptivo de una denominacin
debe entenderse en sentido amplio.
7. Signos genricos
Las denominaciones genricas son aquellas que nombran desde un
principio o que con el tiempo llegan a nombrar la especie o el gnero al
que pertenecen los productos o servicios que les son asignados. En este
punto es importante diferenciar el momento en que se presenta la
genericidad: si la misma se da desde el inicio, se tratara de una
genericidad originaria pero si la misma se da con posterioridad, es el
caso de la genericidad sobrevenida.
No se puede analizar la genericidad del signo en forma aislada sino en
relacin al producto o servicio, no siendo suficiente que el signo sea una
especie o gnero cualquiera sino aquella a la que pertenecen los
mismos.
8. Signos descriptivos
Los signos descriptivos son aquellos que informan directamente y de
manera precisa acerca de ciertas caractersticas o condiciones
importantes del producto o servicio. En efecto, si se tratase de una
referencia

indirecta

estaramos

18

ante

signos sugestivos y si las

caractersticas fuesen secundarias, no habra una identificacin por parte

del consumidor entre la denominacin y las propiedades del producto.
Las marcas descriptivas no son protegibles porque consisten en
informacin que los competidores necesitan para vender los productos o
servicios. En este sentido, se dice que

las marcas descriptivas son

incapaces de identificar el origen de bienes o servicios porque la marca

podra figurar en los bienes o servicios de otros con la finalidad de
describir los bienes o un atributo de los bienes o servicios.
9. Prohibiciones de registro
Dependiendo de si el anlisis se realiza de manera aislada o en funcin
a otras marcas ya registradas, tenemos dos tipos de prohibiciones: las
absolutas y las relativas.
Bercovitz las explica de la siguiente manera:
Para que un signo pueda ser protegido como marca, esto es, atribuir a
su titular el derecho exclusivo a su utilizacin, es preciso que rena
ciertos requisitos. Esos requisitos son de distinta naturaleza. Unos
son

requisitos absolutos, que debe reunir el signo en s mismo

considerado, sin compararlo con otros signos ya protegidos, cuya

titularidad corresponda a otras personas. Otros requisitos son relativos,
puesto que su concurrencia se establece relacionando y comparando el
signo que se pretende proteger con los signos ya protegidos a favor de
otras personas.
El autor contina sealando que la razn de ser de ambas prohibiciones
radica en las exigencias del inters pblico, en el caso de los requisitos o
prohibiciones absolutos, y en la proteccin de intereses particulares
cuando se trata de prohibiciones relativas.
Por un lado, los intereses particulares seran propios de los titulares de
marcas idnticas o semejantes a las que un tercero pretendiera registrar.
En el otro extremo, se encontraran los intereses de los distintos
competidores y de los consumidores en el mercado.
19

10.Requisitos para registrar una marca

10.1. Distintividad
Que se trate de un signo distintivo. No puede existir un signo que no
guarde este principio as.
Ej. No ser distintivo el signo PEXI (para colas) ya que puede ser objeto
de confusin con PEPSI. Lo que busca este principio es el evitar que el
consumidor se confunda, respecto del producto que est solicitando.
Radica en su capacidad de distinguir en el mercado los productos o
servicios que pretende identificar; doble enfoque:
a) Suficiente aptitud diferenciadora (no ser genrica o de uso comn)
b) No debe afectar derechos de terceros
* Distinguir en los mercados los productos o servicios que pretende
identificar, con el propsito que el signo sea un verdadero indicador de la
naturaleza del producto o servicio.
10.2. Representacin Grfica
Capacidad que tiene el signo de ser reducido a un papel. Esto es
escribirlo o dibujarlo. Bsicamente, para efectos de archivo en el
Registro Pblico.
Ej. As, como escribimos la marca MICROSOFT o dibujamos el arco de
Mac donalds o el gancho de NIKE, podemos decir que estamos
representando grficamente a la marca.
Implica que cualquier signo que tenga este atributo, puede ser
considerado como marca, siempre y cuando cumpla la distintividad.
Para algunos tratadistas, muy modernos, el sonido del len de la MGM
puede ser representado escribiendo sobre un papel
RUAAAAUUUUU
10.3. Perceptible para los sentidos
Un signo distintivo puede ser percibido por uno cualquiera de los
sentidos. As, es registrable como marca no slo lo que vemos (una
etiqueta de un cartn de leche) sino tambin, un sonido, un olor o un
sabor.

20

Ya en USA se ha registrado el sonido del motor de la moto Harley

Davidson, el rugido del len de la MGM y en el Ecuador la cancin
caracterstica de la marca Deja.

11. Beneficios de registrar una marca

Con el registro de una marca se obtiene:
Un derecho de exclusividad.
Incorpora un activo a su empresa o negocio: bien intangible
susceptible de valoracin econmica en el mercado.
Garantiza la distincin de sus productos y

servicios

diferencindolos de sus competidores.

La posibilidad de poder accionar contra quienes utilicen su marca
o una similar induciendo a error o confusin al pblico consumidor.
12.Diferencia entre nombre comercial y una marca
El Nombre Comercial es el signo distintivo que identifica a su empresa,
establecimiento comercial o negocio. Mientras que la marca es el signo
que sirve para identificar en el mercado los productos o servicios.
Ejemplos:
A) MARREROJX es el nombre comercial de una compaa que se
dedica a la fabricacin de prendas de vestir y MARIPOXAS es la marca
con la que distinguen la lencera que fabrican.
B) BRETINO ROJAS & ASOCIADOS es el nombre comercial de una
compaa que se dedica a la venta de bienes races. Ellos han
desarrollado un servicio va Web Side que permite atender los pedidos y
requerimientos de sus clientes y lo distinguen bajo la marca
BRETONLINE.
13. Por qu no se puede registrar un signo genrico como una marca?
Unas de las condiciones indispensables para que un signo se constituya
en una marca es que goce de distintividad y pueda diferenciarse de los
otros signos que convergen en el mercado. La prohibicin que establece
el marco legal vigente se fundamenta en que un signo que constituya
21

exclusivamente en un genrico no podra otorgarse en exclusiva por que

constituye la designacin e identificacin necesaria del producto o
servicio en el mercado y esto generara problemas en el trfico
comercial.
Es por ello, por ejemplo que si una empresa desea registrar la marca
CAMISA para vender camisas estas se deniega por ser una
denominacin genrica del producto que se desea identificar. En todo
caso es bueno destacar que un signo genrico puede ser registrado si
est dotado de elementos adicionales sean denominativos o figurativos
que le otorguen distintividad.
14.Por qu no se puede registrar un signo descriptivo como una
marca?
El requisito de distintivita de una marca es fundamental para reconocerla
como tal. Es importante destacar que en el caso de los signos
descriptivos estamos ante la presencia de signos que proporcionan
informacin sobre las caractersticas, cualidades o describen el producto
o servicio en s mismo, por lo que no se podra reconocer un derecho de
exclusividad sobre estos.
15. Clasificacin de Niza
Es la clasificacin internacional de productos y servicios que se utiliza
para el registro de las marcas de productos o servicios.
16.Se puede utilizar una marca sin registrarla?
S, pero no tiene proteccin legal y corre el riesgo de que otra persona la
utilice y la registre con las consecuentes perdidas econmicas que
puede generarle esta situacin.
17.Despus de la publicacin, En que tiempo otorgan el certificado
de una marca?
Realizada la publicacin se debe esperar 45 das para que cualquier
tercero que se sienta afectado presente una oposicin, cumplido dicho

22

plazo sin que medie oposicin la Direccin de Signos Distintivos podr

trabajar el certificado definitivo.
18.Registro de marcas denominativas
Este registro protege palabras, denominaciones de fantasas, nombres,
letras, nmeros, seudnimos, entre otros.
19.Registro de marcas figurativas
Este registro protege diseos, retratos, escudos, estampados, vietas,
orlas, lneas y bandas, etc.
20.Registro de marcas mixtas
Este registro protege combinaciones de los dos conceptos anteriores; es
decir, la combinacin de figuras, diseos y denominaciones, tales como
etiquetas.
21.Registro de marcas tridimensionales
Este registro protege las formas en sus tres dimensiones (alto, ancho y
profundidad). Aplica tanto al producto mismo, como a los embalajes, los
estuches, entre otros.

CAPTULO II
ANLISIS LEGISLATIVO
1. Convenio de Pars

23

El Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial fue

aprobado el 20 de marzo de 1883, revisado por ltima vez en Estocolmo en
1967 y entr en vigor en el Per el 11 de abril de 1995. En la actualidad
cuenta con 173 partes contratantes. El convenio est compuesto adems
por 30 artculos, los cuales a criterio de Bodenhausen, se pueden clasificar
en cuatro grupos:
A.-Disposiciones
derechos
rganos

de

derecho

internacional

pblico:

regulan

los

y obligaciones de los Estados miembros, establecen los

de

la

Unin, comprenden disposiciones de carcter

administrativo.
B.-Disposiciones que exigen o permiten a los Estados miembros legislar
C.-Legislacin sustantiva en cuanto a los derechos y obligaciones de
las partes privadas, pero nicamente en la medida en que lo exija la ley
interna de los Estados miembros que se haya de aplicar a esas partes.
D.-Normas de derecho sustantivo relativas a los derechos y
obligaciones de las partes privadas cuyo contenido puede regir
directamente la situacin en cuestin (art. 1 sobre la definicin de
propiedad industrial, art. 4 sobre el derecho de prioridad, art. 4bis sobre
la independencia de las patentes, entre otros).
Es importante sealar que los arts. 1 al 12 y el art. 19 del presente convenio
son aplicables no slo a las partes contratantes sino tambin a los estados
miembros de la Organizacin Mundial de Comercio, esto en virtud del
apartado 1 del art. 2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. A continuacin,

24

revisaremos algunos de los artculos ms importantes del mencionado

convenio.

Mediante el art. 1 se constituye la Unin de Pars la cual es una entidad

jurdica de derecho internacional conformada por los Estados contratantes. La
misma cuenta, a su vez, con tres rganos para su funcionamiento: la
Asamblea, el Comit Ejecutivo y la Oficina Internacional.
El art. 2 contempla el principio del trato nacional, cada pas miembro de la
Unin debe aplicar a los extranjeros la misma normativa que a sus nacionales,
no siendo posible realizar discriminacin alguna, por lo que el

pas en

cuestin no podr exigir reciprocidad de trato.

De acuerdo a Bertone y Cabanellas, esto implica que el titular de un derecho
de propiedad industrial que provenga de un pas en el cual dicho derecho se
encuentra restringido no podr ser tratado de manera limitada por parte del
resto de estados, encontrndose los mismos en la obligacin de aplicar su
propia legislacin, a pesar de que la misma le resulte ms favorable, ello
teniendo en consideracin, el principio de trato nacional.
El art. 4 regula el derecho de prioridad. A travs de este derecho, el
solicitante de uno de los pases miembros puede invocar la fecha de una
solicitud anterior, considerndose que la segunda solicitud ha sido presentada
el mismo da que la primera. Para poder invocar este derecho, el solicitante
tiene un plazo de 12 meses en el caso de patentes de invencin y modelos de
utilidad y de 6 meses para los diseos industriales y para las marcas, lo que

25

se busca es otorgar proteccin a la peticin y se logre el uno de los fines del

derecho marcario, como es dar proteccin a un distintivo.
Este derecho presenta una serie de ventajas. Siguiendo lo sealado por
Rubio, gracias al derecho de prioridad no hace falta que se presenten todas
las solicitudes en los distintos pases simultneamente, lo cual le permite al
solicitante tener ms tiempo para recabar la documentacin necesaria y as
cumplir con los requisitos que le exige la norma. Adicionalmente, el derecho
de prioridad se mantiene aun cuando la primera solicitud haya dejado de
existir. Finalmente, ningn acto cumplido durante el plazo de la prioridad
afectar los derechos que son objeto de la segunda solicitud.
El art. 6 y sus siguientes revisiones contienen disposiciones que ameritan ser
evaluadas. En primer lugar, el mismo art. 6 contiene el principio de la
independencia de los registros. De acuerdo a esta norma, el registro
realizado en un pas de la Unin no se ver afectado por lo que le pudiese
suceder al registro otorgado en su pas de origen y en virtud al cual se realiz
aquel, as como por lo que le pudiese acontecer a los registros realizados en
otros estados miembros.
Por otro lado, el art. 6 contiene la clusula tal cual es o telle quelle. En
funcin a ella, toda marca que haya sido regularmente registrada en su
pas de origen deber ser admitida en los dems estados contratantes, salvo
que incurra en alguna de las tres prohibiciones establecidas en el apartado
siguiente. De acuerdo a Fernndez Novoa, hay dos maneras de solicitar

26

en otro pas una marca ya registrada, por ejemplo el signo distintivo de Mc

Donalds, puede existir en varios pases dichos locales, pero deben cumplir
ciertas exigencias ya que lo que se trata es de un contrato de know how, ms
no se patentiza esa marca como tal en el pas en el cual se encuentra dicho
local, de all que se debe tener en cuenta :
Antes al contrario, a la hora de solicitar en otro pas de la
Unin una marca paralela a la registrada en el pas de origen,
un ciudadano unionista puede elegir bien la va de la
solicitud directa de la marca o bien la va de solicitar el
registro de la marca tal y como la misma est registrada en el
pas de origen.

La diferencia entre ambas alternativas,

radica en que en la solicitud

directa esta se rige exclusivamente por las normas nacionales del pas
donde se solicita mientras que con la proteccin telle quelle el signo slo
podr ser denegado si incurre en alguna de las causales previstas en el propio
convenio, las cuales se enuncian a continuacin:
Artculo
6

quinquies

B.

Las marcas de fbrica o de comercio reguladas por el presente

artculo no podrn ser rehusadas para su registro ni invalidadas
ms que en los casos siguientes:
1. cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por
terceros en el pas donde la proteccin se reclama;
2. cuando estn desprovistas de todo carcter distintivo, o
formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan
servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la
cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los
productos o la poca de produccin, o que hayan llegado a
ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres
27

leales y constantes del comercio del pas donde la proteccin

se reclama;
3. Cuando sean contrarias a la moral o al orden pblico y, en
particular, cuando sean capaces de engaar al pblico. Se
entiende que una marca no podr ser considerada contraria al
orden pblico por el solo hecho de que no est conforme con
cualquier disposicin de la legislacin sobre marcas, salvo en
el caso de que esta disposicin misma se refiera al orden
pblico.

Como podemos apreciar, el numeral 1 hace referencia a los signos que ya se

encuentran protegidos en el pas donde se pretende el registro y con las
cuales

el

nuevo

signo

pudiese

aprovechamiento indebido de la

incurrir

en

confusin,

reputacin ajena o

asociacin,

dilucin. Tambin

comprendera otros derechos de la propiedad industrial (por ejemplo, el

derecho de autor).
El numeral 2 hace mencin a cuatro casos de ausencia de distintividad del
signo:
1. Cuando estn desprovistos de todo carcter distintivo, se debe tener en
cuenta que uno de los requisitos es la distintividad y que no conlleve a
confusin, ej. Mc Donald s que es lo original y Mc Dowell que sera objeto de
no permitir que la gente distinga como debe ser el producto.
2. Cuando el signo designe la especie. Volvemos al ejemplo sealado, pues
el signo Mc de por s solo genera o da idea que se trata de la franquicia Mc
Donald s.
3. Cuando el signo designe la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el
lugar de origen de los productos o la poca de produccin.

28

4.

Cuando hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las

costumbres leales y constantes del comercio del pas donde la proteccin
se reclama.

Sobre los signos que han llegado a ser usuales, Di Guglielmo afirma lo
siguiente:

) siempre he sostenido que una denominacin deja de ser

distintiva no slo cuando es la genrica del producto que
distingue, sino cuando, a pesar de los cambios que se le
introducen, evoca esa designacin, alguno de sus componentes o
cualquier caracterstica del producto o las trasformaciones fsicas
o qumicas que stos hayan sufrido en virtud de determinado
procedimiento de fabricacin. Es lo que ahora establece la
Convencin. Slo cuando la imaginacin o la fantasa no estn
ausentes la marca es vlida.
Lo que se busca es que el consumidor pueda distinguir el producto que busca,
y que ello adems le permita distinguir su naturaleza, que la representacin
visual, sea realmente el producto que se busca.
Entendemos que para el autor una marca se convierte en usual no slo
cuando deviene en genrica, es decir, cuando designa directamente al
producto, sino tambin cuando lo describe, ya sea refirindose a alguno de
los elementos que lo integran o a alguna otra caracterstica del mismo. A
pesar de que Di Guglielmo emplea el trmino evoca, entendemos que
quiso hacer referencia a una descripcin del producto y no a una evocacin
o sugerencia pues en ambos casos s habra distintividad: tanto al evocar
como al sugerir se hace uso de la imaginacin.
Sobre estos mismos signos, Bodenhausen considera:
29

Se puede rehusar o invalidar tambin el registro si la marca de

fbrica o de comercio de que se trate est constituida por un
nombre genrico, o sea una designacin corriente de los
productos de que se trate en el pas en el que se reclama la
proteccin. Eso ha de ser determinado de conformidad con los
criterios de buena fe y las prcticas establecidas en el comercio
de ese pas.

En conclusin,

una vez presentado el signo para su correspondiente

registro en el segundo pas, es necesario analizar por segunda vez si el

mismo cuenta con la distintividad necesaria, pudiendo incurrir en alguna de las
causales sealadas dependiendo de cmo es interpretado el signo en dicho
pas.
En cuanto a nuestra apreciacin sobre el numeral 2, consideramos que la
frase:
para designar la especie hace referencia a la prohibicin de registrar signos
genricos dado que, como vimos en su momento, los mismos nombran la
especie o el gnero al que pertenecen los productos o servicios que les son
asignados, de ah el recurrente ejemplo de la prctica administrativa nacional
(que cita a Manuel Pachn y Zoraida Snchez vila) segn la cual se
considera tan irregistrable la palabra silla para distinguir sillas como la
palabra mueble para distinguir sillas.
El numeral 3 contempla los casos en que el signo solicitado sea contrario a la
moral, el orden pblico, o pudiese provocar engao entre las personas. Esta
disposicin implicara una ventaja de los nacionales frente a los extranjeros.
Siguiendo lo sealado por Bertone y Cabanellas, () la ventaja de los

30

titulares de marcas registradas en el exterior es que podrn registrarlas tal

cual, en tanto no infrinjan disposiciones que no sean de orden pblico,
mientras

que

los

depositantes nacionales debern cumplir tanto con las

disposiciones de orden pblico como con las que no lo son.

Finalmente, concluyendo con la revisin de esta norma y del Convenio de
Paris, cabe sealarse que la clusula tal cual es implica una excepcin al
mencionado principio de independencia de los registros pues impone a los
estados la obligacin de registrar un signo anteriormente registrado, salvo que
incurra en alguna de las prohibiciones ya vistas. Adicionalmente, Rubio
considera que la exigencia tiene un carcter formal lo cual explica de la
siguiente manera:
Debe sealarse que esta regla slo se aplica al aspecto
formal del signo que constituye la marca. Este artculo no afecta a
las cuestiones relativas a la naturaleza o funcin de las marcas.
As, los pases miembros no estn obligados a registrar ni a dar
proteccin a un objeto que no quepa dentro del concepto de
marca conforme a la ley del pas respectivo.

En conclusin, un signo que de acuerdo a la normativa nacional no pueda

acceder a registro por condiciones inherentes al mismo o en relacin con otros
derechos de propiedad industrial podr ser vlidamente denegado.
2. CONVENCION DE WASHINGTON:
La Convencin General Interamericana de Proteccin Marcaria y Comercial
fue firmada en Washington, y por el Per el 20 de febrero de 1929 entrando
en vigencia para nuestro pas en 1937. Ello con la finalidad de hacer

31

compatibles los distintos sistemas jurdicos en materia de proteccin marcaria

y comercial as como la represin de la competencia desleal y de las
falsas

indicaciones

de

origen geogrfico que rigen en varias de las

repblicas americanas.
Entre los artculos ms importantes en materia de proteccin marcaria
debemos mencionar los siguientes: el art. 1 sobre el principio de igualdad de
nacionales y extranjeros ante la proteccin marcaria y comercial, el art. 3
sobre los requisitos y las prohibiciones de registro, el art. 7 sobre la accin de
oposicin, el art. 8 sobre la accin de nulidad y el art. 9 sobre la accin de
cancelacin.
Comenzando por las acciones reguladas en la convencin, el art. 7 contempla
los requisitos para iniciar una accin de oposicin que, a criterio de Carmen
Arana, son los siguientes
Primer requisito: Que la marca est registrada en uno de los
pases miembros;
Segundo requisito: Que haya confusin o riesgo de confusin
entre la marca registrada y la solicitada;
Tercer requisito: Probar que la persona que pretende registrar
la marca tena conocimiento de la existencia de la marca
registrada; y
Cuarto requisito: Probar el uso de la marca registrada y que
sta contina usndose.
En cuanto al segundo y tercer requisito, continuando con la autora en
mencin, si la marca es de fantasa y el tercero es un comerciante habitual en
el sector, se considera que ha conocido la marca. Cuando la marca no es de

32

fantasa o no es idntica, se puede probar que el solicitante tena

conocimiento de su existencia a travs de su relacin comercial, por ejemplo,
cuando el solicitante era un distribuidor del titular de la marca. Esto debido a
que resulta difcil aceptar que dos personas en dos lugares remotos
pudiesen imaginar un mismo signo con caractersticas de fantasa que no
tuviesen un correlato en la realidad, ms an en el caso de las
denominaciones acompaadas por una figura peculiar.
Continuando con nuestro anlisis, podemos apreciar que el art. 8 regula la
accin de nulidad de la marca, a pesar de mencionar simultneamente la
posibilidad de cancelacin o anulacin del registro. En este caso, son
dos los requisitos que exige la norma para que proceda la nulidad del
registro: que el accionante gozara de proteccin legal en alguno de los
pases miembros de la Convencin con anterioridad al registro que trata de
anular y que se logre acreditar que el titular de la marca infractora tena
conocimiento del registro o del uso de la marca del accionante o que el titular
de esta ltima haya comercializado en el pas donde se est solicitando la
nulidad. La ltima parte de este artculo responde al principio de buena fe
dado que el titular de la marca infractora estara empleando los conocimientos
que ha adquirido en el mercado (posiblemente en una relacin comercial
mantenida previamente con el accionante) para obtener una ventaja de
manera desleal, aprovechndose del trabajo y de la inversin realizadas
por un tercero.

33

Seguidamente tenemos el art. 9 que regula la accin de cancelacin de la

marca. En este caso, se exige que el accionante, previamente a la
presentacin de esta medida, haya solicitado y se le haya denegado el
registro de su signo por existir otra marca ya registrada en el pas en donde
se encuentra, siempre y cuando logre probar que el titular de la marca
infractora la ha abandonado. La Convencin concede a los pases la
posibilidad de regular los plazos de abandono en cuyo defecto operan los
lmites de uno y dos aos (ms un da, en ambos casos) dependiendo
de si la marca se us o nunca fue usada, respectivamente. En el caso
peruano, la Decisin 486 contempla en su art. 165 un plazo de tres
aos consecutivos de no uso precedentes a la fecha en que se inicie la
accin.
Finalmente, el art. 3 regula los casos en los cuales un signo podr ser
denegado o, habiendo sido ya otorgado, proceder la anulacin de su registro
(nuevamente se hace mencin, de manera imprecisa, a la cancelacin del
mismo). Es as que el artculo en mencin establece lo siguiente

Artculo 3 .- Toda marca debidamente registrada o legalmente

protegida en uno de los Estados Contratantes, ser admitida a
registro o depsito y protegida legalmente en los dems Estados
Contratantes, previo al cumplimiento de los requisitos formales
establecidos por la ley nacional de dichos Estados.
Podr denegarse o cancelarse el registro de depsito de
marcas:

34

1.- Cuyos elementos distintivos violen los derechos previamente

adquiridos por otra persona en el pas donde se solicita el registro
o depsito.
2.- Que estn desprovistas de todo carcter distintivo o consistan
exclusivamente en palabras, signos o indicaciones que sirven
en el comercio para designar la clase, especie, calidad, cantidad,
destino, valor, lugar de origen de los productos, poca de
produccin, o que son o hayan pasado a ser genricas o usuales
en el lenguaje corriente o en la costumbre comercial del Pas al
tiempo en que se solicite el registro o depsito, cuando el
propietario de las marcas las reivindique o pretenda reivindicarlas
como elementos distintivos de la misma.
Para determinar el carcter distintivo de una marca, debern
tomarse en consideracin todas las circunstancias existentes,
en especial la duracin del uso de la marca y si dicha marca ha
adquirido de hecho en el Pas en que se solicite el depsito,
registro o proteccin, una significacin distintiva de la mercanca
del solicitante.
3.- Que ofendan a la moral pblica o sean contrarias al orden
pblico.
4.- Que ridiculicen o tiendan a ridiculizar personas, instituciones,
creencias o smbolos nacionales o de asociaciones de inters
pblico.
5.- Que contengan representaciones de tipos raciales o paisajes
tpicos o caractersticos de cualquiera de los Estados
Contratantes distinto al de origen de la marca.
6.Que tengan entre sus elementos distintivos principales,
frases, nombres o lemas que constituyan el nombre comercial
o la parte esencial o caracterstica del mismo, perteneciente a
alguna persona dedicada a la fabricacin, comercio o produccin
de artculos o mercancas de la misma clase a que se destine la
marca, en cualquiera de los dems pases contratantes.

35

3. ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE

PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO ADPIC
En el marco de la creacin de la Organizacin Mundial de Comercio (en
adelante, OMC) el acuerdo por el que se establece el mismo (Acuerdo sobre
la OMC) contena, a su vez, otro convenio: el Acuerdo sobre los Aspectos
de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
(A-ADPIC). Esto fue producto de las negociaciones realizadas en la Ronda
de Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(GATT).
Sobre las normas contenidas en el A-ADPIC, siguiendo la clasificacin
planteada por Bertone y Cabanellas, tenemos que las mismas pueden ser
dispuestas en dos grupos: Normas y principios generales y Normas y
principios especficamente aplicables a las marcas.
Dentro del primer grupo cabe destacar, en primer lugar, el art. 1 inc. 1 segn
el cual los miembros podrn prever en su legislacin una proteccin ms
amplia que la exigida por el mencionado acuerdo. Esto es conocido en
la doctrina como una

proteccin de mnimis o nivel piso lo cual, a criterio de Gmez Segade,

() no obliga a rebajar el nivel de proteccin, si ste haba alcanzado
cotas ms elevadas en un par. Por el contrario, el acuerdo establece un
nivel mnimo de proteccin por encima del cual los pases estn en libertad de
otorgar mayores derechos.

36

En segundo lugar, como mencionramos lneas arriba, el art. 2 inc. 1 obliga a

los miembros a cumplir con los arts. 1 al 12 y con el art. 19 del Convenio de
Pars. Por su parte, Ana Mara Pacn comenta que el inc. 2 del art. 2
(conocido tambin como

el

Principio-Pars-Ms)

establece

que

las

obligaciones asumidas por una parte en virtud del Convenio de Pars

permanecen vigentes y no deben entenderse derogadas por el A-ADPIC.
En tercer lugar, el acuerdo contiene dos principios importantes: el Principio de
Tratamiento Nacional y el Principio de Trato de la Nacin Ms Favorecida.
Con respecto al primero de ellos, Pacn define de la siguiente manera.
Conforme al primero, cada Estado miembro conceder a los nacionales de
los dems Estados miembros un trato no menos favorable que el que otorgue
a sus propios nacionales en relacin con la proteccin de la propiedad
intelectual. Este principio coincide con el principio de tratamiento nacional
establecido en las existentes convenciones internacionales.
En cuanto al segundo principio, Rubio seala:

Este principio prev que toda ventaja, favor, privilegio o

inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de
cualquier otro pas (sea o no Miembro)
se
otorgar
inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de
todos los dems Miembros con algunas excepciones
especificadas (Artculo 4).

En cuarto y ltimo lugar, resulta interesante analizar el art. 6 el cual contiene el

tema del agotamiento del derecho, debido a las discusiones que el mismo

37

ha suscitado. En efecto, a diferencia de lo que ocurre con los principios arriba

sealados, los autores del A-ADPIC se han abstenido de regular esta materia.
Pero para entender mejor en qu consiste la presente problemtica, cabe
recurrir a una breve definicin. Pacn entiende que el agotamiento del
derecho se da en el siguiente caso: () con la fabricacin y primera
introduccin en el mercado del producto con marca, el titular de la marca
hace uso de su derecho, quedando la marca agotada, de modo que los
productos con marca pueden ser objeto ulteriormente de sucesivos actos
de comercialiin.
Adicionalmente, tenemos que el agotamiento puede ser nacional o
internacional, dependiendo de si la puesta en comercio se ha realizado o no
en territorio nacional. En ambos casos, a criterio de Gmez Segade, se
presentan desventajas pues, por un lado, el agotamiento nacional perjudica a
los consumidores al prohibir las importaciones paralelas que ofrecen los
productos ms baratos y, por otro lado, el agotamiento internacional no
termina de satisfacer al titular de los derechos el cual desea obtener el
mximo beneficio.
Como se puede apreciar, el agotamiento internacional de los derechos resulta
ms beneficioso para los pases en vas de desarrollo pues no slo permite el
acceso a productos ms baratos sino que adems brinda una mayor
oferta de bienes y servicios. Pero dado que el legislador dej un vaco en
esta materia, depender de cada pas la regulacin que se de a la misma.

38

En el segundo grupo, es decir, el de las Normas y principios especficamente

aplicables a las marcas tenemos, en primer lugar, el art. 15 el cual regula en
su primer inciso los signos susceptibles de constituir una marca de la siguiente
manera:
Artculo 15
Materia objeto de proteccin
1. Podr constituir una marca de fbrica o de comercio cualquier
signo o combinacin de signos que sean capaces de distinguir los
bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas.
Tales signos podrn registrarse como marcas de fbrica o de
comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de
persona, las letras, los nmeros, los elementos figurativos y las
combinaciones de colores, as como cualquier combinacin de
estos signos. Cuando los signos no sean intrnsecamente
capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los
Miembros podrn supeditar la posibilidad de registro de los
mismos al carcter distintivo que hayan adquirido mediante
su uso. Los Miembros podrn exigir como condicin para el
registro que los signos sean perceptibles visualmente.
El mencionado numeral comienza sealando como requisito del signo la
capacidad de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras
empresas. A continuacin enumera, a ttulos ejemplificativo, los tipos de signos
que son registrables (denominativos, figurativos, mixtos). Luego este primer
inciso recoge la figura del secondary meaning. Finalmente, se indica como
requisito opcional que los signos sean perceptibles visualmente, quedando los
pases miembros en libertad de exigir o no dicha condicin.
94

Un tema adicional que se dej a los miembros, a criterio de Botana Agra , fue
el de los tipos de marca segn quien sea su titular, es decir, el de la marca
39

individual, colectiva o de certificacin, habindose sealado nicamente el

requisito de la capacidad distintiva.
En segundo lugar, el inciso 2 del art. 15 autoriza expresamente a los pases
miembros a establecer prohibiciones distintas a las contempladas en el inciso
1 siempre que no se vulnere lo dispuesto en el Convenio de Pars. En
realidad, el inciso 1 se limita a sealar los requisitos que debe cumplir un
signo para su registro y no los casos en los cuales no proceder el mismo,
como en cambio s lo hace el Convenio de Pars.
En tercer lugar, en relacin con el art. 15, tenemos el art. 17 el cual autoriza a
los miembros a establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos
por una marca a su titular. El ejemplo que plantea el legislador es el del uso
leal de trminos descriptivos. Con esto entendemos el empleo de un signo
por un tercero distinto a su titular, pero no a ttulo de marca sino con la
finalidad de brindar informacin sobre su propio producto o servicio. No
obstante, consideramos que la presente redaccin resulta confusa dado que
un signo descriptivo no sera susceptible de registro, por lo que interpretamos
que la norma se refiere en realidad a los signos sugestivos o evocativos mas
no a los meramente descriptivos.
Como ltimo punto a tratar, hay dos temas sobre el Acuerdo ADPIC, visto
esta vez en su integridad, que vale la pena mencionar. El primero de ellos
hace referencia a la aplicabilidad del mismo. Dado que el art. 1 inc. 3
establece que cada miembro aplicar el acuerdo a los nacionales de los
dems pases miembros, parecera que el mismo no podra beneficiar a los
40

nacionales del propio pas. En esta lnea se encuentra Iglesias

el cual

sostiene que en aquellos casos en los cuales el pas miembro no haya

transpuesto normas del acuerdo que sean claras y auto ejecutivas, los
nacionales del pas no podrn ampararse en el acuerdo.
De opinin contraria es Fernndez Novoa el cual recurre al apartado 3 del
art. 3 de la Ley espaola de Marcas de 2001 para afirmar que los nacionales
espaoles pueden invocar tanto las disposiciones del Convenio de Pars como
de cualquier otro tratado internacional ratificado por Espaa entre los que se
ubica el A-ADPIC.

En conclusin, salvo que haya una disposicin expresa como es el caso en la

legislacin espaola, los nacionales de un pas miembro no podrn acudir en
su pas al acuerdo.
El segundo y ltimo tema a tratar es el de la aplicacin directa del acuerdo, es
decir, el de si son o no necesarias normas nacionales de desarrollo para la
puesta en prctica del A-ADPIC. Sobre este tema, Iglesias es de la siguiente
opinin:
() no puede efectuarse una afirmacin taxativa sobre la directa
aplicabilidad del Acuerdo, sino que deber ponderarse, en primer
trmino, si el Miembro admite la posibilidad de invocacin directa
ante sus rganos y Tribunales de disposiciones contenidas en un
Tratado internacional. Y si as sucede, habr que examinar,
despus, aisladamente, cada norma del Acuerdo, excluyendo la
directa aplicabilidad
de
aquellas
normas
del
mismo
que sean indeterminadas.

41

Por consiguiente, de acuerdo con este autor, la aplicabilidad del acuerdo

depender tanto de las caractersticas del pas miembro como de la naturaleza
de la norma que se pretende aplicar.
4. ACUERDO DE PROMOCION COMERCIAL PERU EE.UU.
El

Acuerdo de Promocin

Comercial

Per

EE.UU.

(en

adelante,

APCPE) fue promulgado en Estados Unidos el 17 de diciembre del 2007 y

entr en vigencia en el Per en enero del 2009. Con motivo de dicho acuerdo,
el Congreso del Per deleg (en diciembre del 2007) facultades al Poder
Ejecutivo para que dictara normas con rango de ley para su implementacin
(disposicin que fue cumplida por el Per a fines de junio del 2008).
Dentro de este proceso de implementacin se emiti (en agosto del
2008)

la Decisin 689 la cual les permite a los pases de la Comunidad

Andina de Naciones realizar cambios en su legislacin interna con respecto a

ciertos artculos de la Decisin 486. Esto con la finalidad de concordar la
legislacin nacional con las normas del Captulo XVI del APCPE sobre
Propiedad Industrial.
Asimismo, en junio del 2008 se public el Decreto Legislativo 1075 (el cual ya
se encuentra en vigencia) que en su momento derog al Decreto Legislativo
823. Dicha norma se caracteriza por contener ms normas de procedimiento
que regulaciones sustantivas. Un ejemplo de dichas normas procedimentales,
a propsito del tema de la presente investigacin, es el art. 50 sobre la
solicitud de registro de una marca.

42

En efecto, a diferencia del Decreto Legislativo 823 que en sus arts. 128 y 129
aborda el tema de la distintividad, el Decreto Legislativo 1075 se limita a
enunciar en el mencionado art. 50 el requisito de la representacin grfica,
conforme se puede apreciar a continuacin:
Artculo 50.- Solicitud de registro de una
marca
La solicitud de registro de una marca deber presentarse ante la
Direccin competente. Podr incluir productos y servicios
comprendidos en una o varias clases de la clasificacin, y deber
comprender los siguientes elementos:
a) Petitorio
b) La reproduccin de la marca, cuando se trate de una marca
denominativa con grafa, forma o color, o de una marca
figurativa, mixta con o sin color; o una representacin grfica
de la marca cuando se trate de una marca tridimensional o una
marca no perceptible por el sentido de la vista ()
Pero volviendo al tema del captulo XVI del APCPE, una primera precisin
que podemos realizar, siguiendo lo sealado por Carmen Arana, es que tanto
el contenido como la estructura de dicho captulo recogen gran parte de la
estructura y el contenido del A-ADPIC (como por ejemplo, en materia de
Marcas e Indicaciones Geogrficas).

Artculo
Marcas ()

16.2:

3. En vista de las obligaciones establecidas en el Artculo

20 del Acuerdo de los ADPIC, cada Parte garantizar que las
disposiciones que obliguen al uso del trmino consuetudinario en
el lenguaje comn, como el nombre comn para una
mercanca o servicio (nombre comn) incluyendo entre otros,
requerimientos relativos al tamao, ubicacin o estilo de uso de la
43

marca en relacin con el nombre comn, no menoscabe el uso o

efectividad de las marcas utilizadas en relacin con dicha
mercanca o servicio.
Concordando el presente numeral con lo sealado en el art. 20 del A-ADPIC,
tenemos que la norma no se refiere con nombre comn a lo que en el
presente trabajo entendemos como designaciones comunes o trminos
usuales sino ms bien a la forma en que en la prctica comercial se viene a
emplear a la marca.
Finalmente, resulta interesante destacar que, al igual que en el art. 17 del AADPIC, el numeral 5 del art. 16.2 del APCPE nos habla del uso justo de
trminos descriptivos
Artculo 16.2: Marcas ()
5. Cada Parte podr establecer excepciones limitadas a los
derechos conferidos por una marca, tales como el uso justo de
trminos descriptivos, siempre y cuando dichas excepciones
tomen en cuenta el inters legtimo del titular de la marca y de
terceros.

Toda vez que no encontramos una diferencia sustancial entre los conceptos
de uso leal (como lo denomina el A-ADPIC) y uso justo (de acuerdo
al APCPE) de trminos descriptivos, nos remitimos a lo ya analizado lneas
arriba a propsito del Acuerdo ADPIC.
5. LA DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES
Como hasta este punto se habr podido apreciar, tanto el art. 134 como el
art.135 de la Decisin 486 son las regulaciones fundamentales de la norma
andina para los propsitos de la presente investigacin. Dado que dichos
44

artculos han sido abordados con anterioridad, en esta parte slo cabra
realizar una breve precisin sobre el art. 135 (para efectos del art. 134, nos
remitimos al captulo I,2 el cual desarrolla el tema de las Caractersticas de la
Marca).
Si analizamos el inciso b) del art. 135 en relacin al resto de numerales de
dicho artculo, se nos presenta una interrogante y esta gira en torno a la
interpretacin que se le debe dar a la existencia de dicho numeral. En
otras palabras, nuestro cuestionamiento se centra en la pertinencia o no
de dicho numeral. En efecto, si como bien entiende la doctrina la intencin
del legislador en este artculo fue regular una serie de prohibiciones absolutas
de registro (a pesar de que ciertos numerales parecieran inclinarse mas bien a
prohibiciones relativas de registro a manera de ejemplo, el inciso j)

101

que

hace mencin al riesgo de confusin) surge la duda de cul sera la utilidad

de contener una prohibicin tan amplia.
Como se ver en el siguiente captulo a propsito de la prctica administrativa,
dicho numeral ha sido empleado en reiteradas ocasiones por la Direccin
de

Signos Distintivos para fundamentar sus resoluciones denegatorias,

prctica que ha sido corregida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal
del INDECOPI, la cual ha procedido a precisar (aunque no en todos los
casos) la prohibicin aplicable. Tanto la efectividad o no de dichas
prcticas administrativas as como otros temas del ejercicio por parte de
nuestra autoridad sern tratados a continuacin.

45

CAPTULO III:
TENDENCIAS EN LA COMUNIDAD ANDINA, EN ESTADOS UNIDOS Y
EN EL PERU EN CUANTO A LAS DENOMINACIONES GENERICAS,
DESCRIPTIVAS Y USUALES
1. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
Tanto a nivel nacional como extranjero se han emitido diversos
pronunciamientos en torno a las prohibiciones absolutas de registro que
hemos tratado a lo largo del presente trabajo.
A nivel nacional, contamos con las resoluciones emitidas por la Sala de
Propiedad Intelectual del INDECOPI. A nivel extranjero, resultan de
particular importancia las sentencias

emitidas

por

el

Tribunal

de

Justicia de la Comunidad Andina de Naciones.

Es por lo expuesto que procederemos a analizar algunos pronunciamientos
del Tribunal Andino sobre el tema de los signos genricos, descriptivos y
usuales.
1.1. Proceso 26-IP-2008. Marca AMERICA TELECOM

46

El Tribunal de la Comunidad Andina realiza Interpretacin Prejudicial

en el proceso 26-IP-2008 entre Colombia Telecomunicaciones S.A.
E.S.P. vs. la Superintendencia de Industria y Comercio de la
Repblica de Colombia, sobre la marca AMERICA TELECOM
La discusin se da porque Amrica Mvil S.A. de C.V. solicita el
registro de la marca AMERICA TELECOM y la Superintendencia
de Industria y Comercio otorga el registro, concesin que luego es
objetada por Colombia Telecomunicaciones S.A. de E.S.P. al existir
el registro de la marca TELECOM. El Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, en la Consulta de Interpretacin Prejudicial del
17 de abril del 2008, a solicitud del Consejo de Estado de la
Repblica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Seccin Primera, concluye en su numeral segundo lo siguiente:
El Juez Consultante deber tomar en cuenta que un signo que
contenga una denominacin compuesta ser registrable en el
caso de que se encuentre integrado por uno o ms vocablos
que lo doten por s mismo de distintividad suficiente y, de ser
el caso, siempre que estos vocablos tambin le otorguen
distintividad suficiente frente a signos de terceros.
A esta conclusin llega el Tribunal Andino con

base

las siguientes consideraciones:

En el caso de solicitarse el registro como marca de un
signo denominativo compuesto, como en el presente, que haya
de juzgarse sobre el riesgo de confusin de dicho signo con
una marca previamente registrada,
47

habr

de

examinarse

especialmente

la

relevancia

y distintividad de los vocablos

que formen parte de aquel signo y no de esta marca ().

A. Comentario
En esta sentencia el Tribunal considera que en el caso particular de
un signo denominativo compuesto se debern analizar los
vocablos que lo conforman para determinar si los mismos, en primer
lugar, lo dotan de la distintividad suficiente y, en segundo lugar, le
permiten diferenciarse frente a signos de terceros.
Suscribimos lo resuelto por el Tribunal en este caso pues
consideramos que se encuentra

dentro

del

concepto

de

la

distintividad que sealamos en el primer captulo de la presente

investigacin, siendo coherente con las funciones que cumple la
marca: la de identificar y la de diferenciar los productos o servicios
en el mercado.
2. Anlisis jurisprudencial en Estados Unidos
A continuacin revisaremos algunas sentencias provenientes de la
experiencia norteamericana
descriptivos,

pas

en

sobre

los

signos

genricos

cuyo ordenamiento rige el Acta de Lanham de

1946 en materia marcaria. La importancia de dichos pronunciamientos

radica en que, al estar regido por el sistema del common law, las
sentencias dan origen a nuevos criterios para la resolucin de futuros
casos.
2.1. Caso COCOA BUTTER FORMULA. Sentencia Nos. 06-4543 &
06-4658.
El presente caso se origina con la demanda interpuesta por E.T.
Browne Drug Co. contra Cococare Products, Inc. en la Corte Distrital

48

de los Estados Unidos de Norteamrica en el Distrito de New Jersey

por el uso del trmino Cococare Cocoa Butter Formula en base a
su marca Palmers Cocoa Butter Formula inscrita en el Registro
Principal de la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas (en
adelante, OPM). Dicha marca se empleaba para distinguir productos
de cuidado personal y belleza

que

contenan

mantequilla

de

cacao (cocoa butter). La Corte Distrital concluy que Cocoa

Butter Formula era un trmino genrico y fall a favor de Cococare
por lo que Browne present recurso de apelacin.
La Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de los Estados Unidos
de Norteamrica seal que la Corte Distrital no aplic el test del
significado

primario

(primary

significance

test)

sino

el

test

establecido en el caso Canfield. En dicho caso se encontraba en

discusin si el fabricante, al haber creado un nuevo producto, haba
creado tambin un nuevo gnero de productos. El test del
significado primario, en cambio, se enfocaba en el entendimiento del
consumidor. La Corte de Apelaciones consider que la Corte
Distrital no debi alejarse del test del significado primario.
Por otro lado, Browne condujo una encuesta que se adhera en lo
general al modelo de la Encuesta Thermos. En ella se present
una cantidad de preguntas con final abierto pidiendo a las personas
identificar o describir la categora del producto en la cual los
productos estaran comprendidos. Se les pregunt a 154 personas
qu palabra o palabras usara para identificar o describir un
49

producto para el cuidado de la piel que contenga cocoa butter? y

si usted necesitara identificar o describir un producto para el
cuidado de la piel que contenga cocoa butter, que palabra o
palabras usara en lugar o en adicin a cocoa butter, en caso usase
alguna?. Ni Cocoa Butter Formula ni ninguna otra forma de la
palabra Formula apareci entre las respuestas.
Sobre la referida encuesta, la Corte de Apelaciones seal que la
misma estaba dirigida a revelar si es que los consumidores usaban
la denominacin Cocoa Butter Formula para describir productos del
cuidado de la piel y lociones con cocoa butter, enfocndose la
disputa entre las partes sobre la genericidad del signo en dicha
pregunta. La Corte consider adems que Browne no hubiese
podido develar la interrogante sobre la genericidad del signo sin el
empleo de las palabras cocoa butter. Sin embargo, la Corte tambin
critica la encuesta al sealar que slo el 30% de las respuestas
vlidas emplearon un sustantivo para identificar el gnero de los
productos (por ejemplo, locin, crema) mientras que la mayora de
respuestas o bien contenan un adjetivo describiendo la clase del
producto

(por ejemplo,

curador, humectante) o no contenan

respuesta alguna.
A criterio de la Corte dichas fallas, sin embargo, no privaban a la
encuesta de valor probatorio, obteniendo como inferencia razonable
que la denominacin Cocoa Butter Formula no describa al gnero
de productos en la opinin de 46 personas quienes describieron la
50

clase del producto. Browne evidenci adems que los competidores

usaban trminos distintos a Cocoa Butter Formula, evidencia que
tenda a probar que el trmino no era genrico.
Finalmente, la Corte de Apelaciones confirm la sentencia de la
Corte Distrital, considerando que Browne no tena un derecho
marcario protegible sobre la denominacin Cocoa Butter Formula.
A. Comentario
Sobre la encuesta realizada por Browne, Thomas McCarthy
seala que existen dos modelos de encuestas sobre la
genericidad: la Encuesta Thermos y la Encuesta Tefln.
En cuanto a la primera de ellas, el profesor seala:
Dos modelos generales de encuestas sobre genericidad han
evolucionado. El primero se ha hecho conocido como la
Encuesta Thermos
encuestada
nombre

debido

empleada

genrico.

Una

que

se

basa

en

una

para probar que Thermos era un

Encuesta

Thermos

generalmente

presenta preguntas que describen el producto, colocando a los

encuestados en una situacin imaginaria en la que entran en una
tienda y se les pregunta cmo pediran el producto.
En este caso en particular, el autor presenta, a manera de
ejemplo, las siguientes preguntas: Se encuentra familiarizado
con el tipo de contenedor que se usa para mantener lquidos,
tales como la sopa, el caf, el t o la limonada, calientes o fros
por un periodo de tiempo? y Qu es lo que pedira es decir,
qu le dira al empleado que desea?.

51

En este sentido, coincidimos con el criterio de la Corte de

Apelaciones en cuanto a que la encuesta realizada por Browne
se realiz de manera correcta, no obstante lo cual dicha
compaa no poda reivindicar el trmino Cocoa Butter Formula
ya que el mismo era genrico con respecto a los productos para
el cuidado de la piel, no pudiendo evitar el empleo del mismo por
parte de otros competidores. Esto toda vez que la denominacin
Cocoa Butter Formula (formula de mantequilla de cocoa)
designaba a los productos que pretenda distinguir, no pudiendo
ser empleada sin el trmino Palmers.
3. Resolucin de la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI
A

continuacin

revisaremos un pronunciamiento de

la

Sala

de

Propiedad Intelectual sobre signos genricos, descriptivos y usuales.

3.1. Caso SUNCARE (mixta). Resolucin N 0675-2011/TPIINDECOPI
Mediscience S.A.C. (Per) solicita el registro de la marca
SUNCARE en la combinacin de colores rojo y anaranjado,
acompaada al lado izquierdo por la figura de tres soles, para
distinguir productos de proteccin solar; cremas cosmticas,
cremas para aclarar la piel, decolorantes para uso cosmtico y
productos para el cuidado de la piel (clase 3 de la Clasificacin
Internacional).
A dicha solicitud se opone Jafer Limited (Bermuda), empresa
dedicada a la produccin y comercializacin de productos de la
clase 3 bajo la marca UNIQUE, argumentando que el signo
52

solicitado careca de la distintividad requerida, siendo descriptivo y

con elementos figurativos que no le otorgaban distintividad.
Mediscience S.A.C., a su vez, absuelve el traslado de la oposicin
sealando que el signo solicitado s goza de la distintividad
necesaria, ya que est conformado por la conjuncin de trminos en
idioma ingls, siendo evocativo de los productos que va a distinguir.
Adems, alega que se encuentran registradas las marcas NON
SUN, SUN BLOCK, BODY SPA NATURAL CARE, SUN ACTIVE UV,
entre otras.
La Comisin de Signos Distintivos declar infundada la oposicin y
otorg el registro del signo solicitado considerando que, a pesar de
que el signo SUNCARE est conformado por partculas que no
haban perdido su individualidad y cuyo significado informa al
consumidor sobre las caractersticas del producto (productos
destinados al cuidado de la piel contra los efectos del sol), la figura
estilizada de tres soles y el tipo de escritura caracterstica logra
conformar un signo que en su conjunto goza de capacidad distintiva.
Jafer Limited interpuso recurso de apelacin reiterando sus
argumentos respecto a la irregistrabilidad del signo y agregando que
los elementos grficos tambin resultaban descriptivos. La Sala de
Propiedad Intelectual consider que, adems de que la expresin
SUNCARE resulta descriptiva de los productos que pretende
distinguir, los elementos figurativos y cromticos que acompaan al
signo pasan desapercibidos dentro del mismo y no contribuyen a
53

darle distintividad por lo que el signo se encontrara incurso en las

causales de prohibicin establecidas en el artculo135 incisos b) y e)
de la Decisin 486.
A. Comentario
En este caso tenemos una denominacin en idioma extranjero
conformada por las palabras SUN (sol) y CARE (cuidado). En
aplicacin de la Doctrina de los Equivalentes Extranjeros,
consideramos que la misma puede ser objeto de traduccin,
dando como resultado la expresin cuidado contra el sol, lo
cual describe una de las propiedades de los productos a los que
pretende distinguir el signo en cuestin. En consecuencia, nos
encontramos ante un trmino descriptivo y, por consiguiente,
carente de distintividad.
En cuanto a los elementos adicionales que acompaan al signo,
al tratarse nicamente de las figuras de tres soles en la
combinacin de dos colores alusivos a las mismas (rojo y
anaranjado) no le otorgara mayores elementos de identificacin
y diferenciacin,

por

lo

que

coincidimos

con

el

pronunciamiento de la segunda instancia administrativa que

revoc la resolucin que otorg el registro.

CONCLUSIONES

54

1. Los signos de fantasa son aquellos que se originan en la mente de su

creador y que por tanto no cuentan con un significado. Los signos arbitrarios
s tienen un significado pero este no se relaciona con el producto o servicio
que van a distinguir. Los signos sugestivos evocan caractersticas del
producto o servicio pero requieren de un razonamiento por parte del
consumidor para que se realice la vinculacin.
2. Las designaciones comunes se identifican con las designaciones
usuales y pueden ser consideradas como sinnimas pero ambas son
distintas a los trminos genricos. Esto se debe a la mayor cercana de las
palabras comunes con el lenguaje popular.
3. Cuando nos encontremos ante productos farmacuticos o medicinales la
rigurosidad del examen deber de ser mayor debido a que se encuentran en
juego temas como la salud y la vida de las personas.
4. En el ordenamiento peruano, a diferencia de lo que ocurre en el rgimen
norteamericano, el tema de la vulgarizacin de la marca se encuentra dentro
del sistema subjetivo o mixto. El sistema objetivo, a diferencia del subjetivo o
mixto, slo toma en consideracin el comportamiento de los consumidores, no
siendo importante la actividad o permisin del titular en la prdida de
distintividad de su signo.
5. El Convenio de Pars, la Convencin de Washington y el Acuerdo sobre los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio regulan el

55

tema de la presente investigacin sin contradecir lo estipulado en la Decisin

486, Rgimen Comn de la Propiedad Intelectual.
6. A diferencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y de las
Cortes de Apelaciones de los Estados Unidos de Norteamrica, la Sala de
Propiedad Intelectual del INDECOPI carece de conceptos claros al momento
de resolver, lo cual se ha verificado de los casos analizados.
7. El empleo de encuestas de mercado sera la herramienta ms til para
dotar de objetividad al examen de distintividad cuando se encuentre en duda
si nos encontramos ante un signo genrico, descriptivo o usual. Este
mecanismo se ha venido empleando por las cortes norteamericanas desde
hace muchos aos.
8. El Estado debera de implementar un mecanismo de pago de las encuestas
de manera conjunta con los particulares, para lo cual una parte de los
ingresos de algn procedimiento (por ejemplo, de los procesos de
infracciones) se destinara a un fondo comn.

56

BIBLIOGRAFA

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%20ANDINO%20ART05.pdf
http://www.actiweb.es/marcasyregistros/derecho_marcario.html
http://www.monografias.com/trabajos34/derecho-marcario/derecho-

marcario.shtml
http://es.slideshare.net/alvinmartinez99/derecho-marcario
http://www10.iadb.org/intal/intalcdi/Derecho_Integracion/documentos/02

7-Estudios_02.pdf
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/4521/L
AJO_ESTRADA_SILVIA_PROHIBICIONES_SIGNOS.pdf?sequence=1

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