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LEI 9279/1996 - LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

DISPOSIES PRELIMINARES

Art. 1 Esta Lei regula direitos e obrigaes relativos propriedade


industrial.
1. Propriedade industrial. Essa lei trata dos privilgios temporrios
concedidos pelo Estado propriedade industrial, regulamentando o art. 5,
inciso XXIX da Constituio Federal de 1988. A propriedade industrial engloba
as criaes intelectuais voltadas s atividades de indstria, comrcio e
prestao de servios, estendendo-se tambm s relaes concorrenciais.
Art. 2 A proteo dos direitos relativos propriedade industrial,
considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnolgico e
econmico do Pas, efetua-se mediante:
1. Interesse social e o desenvolvimento tecnolgico e econmico do Pas.
Direitos relativos propriedade industrial. O caput deste artigo similar ao
texto do inciso XXIX do art. 5 da Constituio Federal de 1988 e visa definir as
modalidades de proteo pertinentes a cada tipo de criao intelectual. A
pequena diferena constatada de uma redao para outra diz respeito ao termo
tendo em vista o, alterado na norma infraconstitucional para considerado o.
A doutrina faz distino de um termo para outro, apontando uma possvel
limitao contida na norma constitucional. Restaria norma infraconstitucional
apenas firmar o interesse social e a importncia da propriedade industrial para
o desenvolvimento tecnolgico e econmico do Pas.
I concesso de patentes de inveno e de modelo de utilidade;
1. Inveno. A lei no define o que seriam invenes, mas to somente
enuncia e define requisitos para sua avaliao antes da concesso. institudo
que invenes so protegidas por patente de inveno.
2. Modelo de utilidade. Os modelos de utilidade so definidos nesta lei, em
seu art. 9, e incluem to somente os objetos de uso prtico. Os requisitos para
sua avaliao antes da concesso so diferentes em relao s invenes.
II concesso de registro de desenho industrial;
1. desenho industrial. Os desenhos industriais so definidos nesta lei, em seu
art. 94, e incluem to somente a forma plstica ornamental de um objeto ou o
conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto.
Diferentemente das patentes, os desenhos industriais so protegidos por
registro e, portanto, seu mrito no avaliado antes da concesso.
III concesso de registro de marca;
1. Marcas. As marcas so definidas nesta lei, em seu art. 122, e incluem to
somente sinais distintivos passveis de utilizao para identificar produtos ou
servios em quaisquer seguimentos.
IV represso s falsas indicaes geogrficas; e
1. Indicaes geogrficas. As indicaes geogrficas so definidas nesta lei,
em seu art. 176, e incluem to somente a indicaes de procedncia ou a
denominao de origem. O uso de falsas indicaes geogrficas, com o
objetivo de desviar clientela dos autnticos detentores do direito de utiliz-las,
em si, constitui um ato de concorrncia desleal. Contudo, o legislador optou por
manter represso tal conduta em inciso prprio.

V represso concorrncia desleal.


1. Concorrncia desleal. A concorrncia desleal definida nesta lei, em seu
art. 195, e inclui um rol de atos praticados a fim de obter vantagem
concorrencial. No existe consenso doutrinrio quanto definio de
concorrncia desleal. O art. 10 bis da Conveno da Unio de Paris define, de
maneira simples, que constitui ato de concorrncia desleal qualquer ato de
concorrncia contrrio aos usos honestos em matria de propriedade industrial
e comercial.
Art. 3 Aplica-se tambm o disposto nesta Lei:
I ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior e
depositado no Pas por quem tenha proteo assegurada por tratado ou
conveno em vigor no Brasil; e
II aos nacionais ou pessoas domiciliadas em pas que assegure aos
brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos
iguais ou equivalentes.
1. Outras aplicaes desta Lei. Este artigo e seus dois incisos visam
reafirmar o compromisso de reciprocidade entre nacionais e estrangeiros
assumido pelo Brasil pela Conveno da Unio de Paris em seu art. 2.
Art. 4 As disposies dos tratados em vigor no Brasil so aplicveis, em
igualdade de condies, s pessoas fsicas e jurdicas nacionais ou
domiciliadas no Pas.
1. Igualdade de condies. Reciprocidade. Referido artigo espelha o art. 3
da Conveno da Unio de Paris, equiparando queles domiciliados no pas,
ainda que estrangeiros, aos nacionais, no que tange os tratados em vigor no
pas.
Art. 5 Consideram-se bens mveis, para os efeitos legais, os direitos de
propriedade industrial.
1. Bens mveis. Os direitos de propriedade industrial so definidos, para os
efeitos legais, como bens mveis. Ao definir sua natureza jurdica, a lei
esclarece quais medidas judiciais e institutos do direito de obrigaes so
aplicveis. Alm disso, desta forma, a propriedade industrial passa a integrar
patrimnio de seu titular.
TTULO I
DAS PATENTES
CAPTULO I
DA TITULARIDADE

Art. 6 Ao autor de inveno ou modelo de utilidade ser assegurado o


direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condies
estabelecidas nesta Lei.
1. Direito de Propriedade. A despeito de certo dissenso doutrinrio, o art. 6
da LPI especifica claramente o direito decorrente da patente como direito de
propriedade. Ao estabelecer tal natureza jurdica, o artigo remete Constituio
Federal, que garante o direito de propriedade e sua funo social,
respectivamente nos incisos XXII e XXIII do art. 5[1]. Dessa forma, os direitos

sobre as invenes e modelos de utilidade encontram uma limitao intrnseca,


decorrente do prprio direito de propriedade, que ser refletida em sua
disciplina jurdica, prevista nos artigos subsequentes.
2. Carter atributivo. Apenas a concesso da patente atribui a seu titular o
direito de propriedade limitado no tempo e no espao.
3. Legitimidade do autor para requerer a patente. A LPI resguarda ao autor
da inveno ou modelo de utilidade o direito de obter a proteo patentria,
observados os procedimentos legais. Caso o legtimo autor no seja o titular do
pedido ou da patente, caber sua adjudicao judicial prevista no art. 49.
4. Conceito de Patente ou Carta-Patente. Embora a LPI no traga um
conceito, pode-se defini-la como um ttulo expedido pelo Estado, aps o
cumprimento de um devido processo administrativo certas formalidades, que
confere a seu titular direito de propriedade temporria sobre a inveno ou
modelo de utilidade, permitindo a exclusividade de explor-la em todo o
territrio nacional.
1 Salvo prova em contrrio, presume-se o requerente legitimado a
obter a patente.
1. Presuno de Legitimidade. Essa disposio aperfeioa a legislao
anterior que estipulava a presuno de o autor ser o requerente do pedido (art.
5, 2, da Lei 5.772/71[2]), o que, em muitos casos, no ocorre. Dessa forma,
para fins de requerimento do pedido de patente, o INPI no exige que o
requerente demonstre ser o legtimo titular (originrio ou derivado) para pleitear
a patente, cabendo aos terceiros eventualmente questionarem essa titularidade
valendo-se dos procedimentos previstos na prpria LPI (trata-se, portanto, de
presunoiuris tantum).
2 A patente poder ser requerida em nome prprio, pelos herdeiros
ou sucessores do autor, pelo cessionrio ou por aquele a quem a lei ou o
contrato de trabalho ou de prestao de servios determinar que pertena
a titularidade.
1. Legitimados. O 2 traz o rol de legitimados a requerer patente, fazendo,
inclusive, meno queles que adquiriram titularidade na forma prevista nos
art. 88 a 93.
3 Quando se tratar de inveno ou de modelo de utilidade realizado
conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poder ser requerida
por todas ou qualquer delas, mediante nomeao e qualificao das
demais, para ressalva dos respectivos direitos.
1. Coautoria. Este pargrafo dispe sobre a hiptese de co-autoria e o aspecto
moral (decorrente do direito de personalidade) de resguardo da condio de
autor dos demais inventores, caso a patente seja requerida por apenas um
deles. O direito nomeao e qualificao permite o reconhecimento da
paternidade do inventor sobre sua inveno ou modelo de utilidade (direito
esse, alis, que independe do fato de ter sido requerida ou no a patente).
4 O inventor ser nomeado e qualificado, podendo requerer a no
divulgao de sua nomeao.
1. Identificao do Inventor. Por essa disposio, resguarda-se o direito do
inventor de ser identificado como tal e associado sua criao, na linha do que
estabelece a CUP em seu art. 4 ter[3]. Entretanto, o inventor pode requerer a
no divulgao de seu nome. Essa possibilidade foi regulamentada pelo Ato
Normativo n 127/96 em seus itens 1.1 a 1.3, recentemente revogado

pela Instruo Normativa PR 17/2013, que traz tratamento idntico em seus


respectivos seus itens 1.1 a 1.3[4].

[1] Art. 5 Todos so iguais perante a lei, sem distino de qualquer


natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
Pas a inviolabilidade do direito vida, liberdade, igualdade,
segurana e propriedade, nos termos seguintes: ()
XXII garantido o direito de propriedade;
XXIII a propriedade atender a sua funo social; ()
[2] Art. 5 Ao autor de inveno, de modlo de utilidade, de modlo
industrial e de desenho industrial ser assegurado o direito de obter
patente que lhe garanta a propriedade e o uso exclusivo, nas condies
estabelecidas neste Cdigo. ()
2 O privilgio poder ser requerido pelo autor, seus herdeiros e
sucessores, pessoas jurdicas para tanto autorizadas, ou eventuais
cessionrios, mediante apresentao de documentao hbil, dispensada
a legalizao consular no pas de origem, sem prejuzo de autenticao
ou exibio do original, no caso de fotocpia.
[3] Art. 4, ter O Inventor tem o direito de ser mencionado como tal na
patente
[4] 1.1 A solicitao de no divulgao do nome do inventor, de acordo
com o 4 do art. 6 da LPI, dever ser indicada no requerimento de
depsito, devendo ser apresentados, como anexo, em envelope fechado,
documento do depositante nomeando e qualificando o inventor e a
declarao do inventor solicitando a no divulgao de sua nomeao.
1.1.1 Aps conferncia pelo INPI, os documentos e a declarao referidos
acima sero mantidos em envelope lacrado.
1.2 Solicitada a no divulgao do nome do inventor, o INPI omitir tal
informao nas publicaes relativas ao processo em questo, bem
como nas cpias do processo fornecidas a terceiros.
1.3 Na hiptese do item 1.1, terceiros com legtimo interesse podero
requerer ao INPI seja informado o nome do(s) inventor(es), mediante
compromisso, sob as penas da lei de no efetuarem tal divulgao, alm
do necessrio para estabelecer e questionar eventual falta de
legitimidade.
Art. 7 Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma inveno ou
modelo de utilidade, de forma independente, o direito de obter patente
ser assegurado quele que provar o depsito mais antigo,
independentemente das datas de inveno ou criao.
1. Princpio do First to File. O art. 7 consagra o princpio do first to file,
segundo o qual o direito de obteno da patente aquele que, em caso de
desenvolvimento paralelo e independente (portanto, no em regime de coautoria), depositar primeiro o pedido perante o INPI, em oposio ao first to
invent adotado pela legislao de patentes norte-americana at a reforma
patentria de 2011 (American Inventors Act AIA[1]), em vigor a partir de
2013.

2. Desenvolvimento Paralelo e Requisito de Novidade. A questo do


desenvolvimento paralelo e independente de uma inveno ou modelo de
utilidade extremamente importante, pois eventual divulgao anterior pode
afetar o requisito de patenteabilidade da novidade.
Pargrafo nico. A retirada de depsito anterior sem produo de
qualquer efeito dar prioridade ao depsito imediatamente posterior.
1. Exceo ao First to File. Caso o primeiro pedido seja retirado sem
produo de efeitos, o segundo pedido referente a essa mesma inveno ou
modelo de utilidade passa a prevalecer. Entretanto, o art. 29, que dispe sobre
a publicao de pedidos abandonados ou retirados, acaba por retirar boa parte
da eficcia deste dispositivo, na medida em que prev exatamente os efeitos
decorrentes de tais atos.
CAPTULO II
DA PATENTEABILIDADE
Seo I
DAS INVENES E DOS MODELOS DE UTILIDADE PATENTEVEIS

Art. 8 patentevel a inveno que atenda aos requisitos de novidade,


atividade inventiva e aplicao industrial.
1. Condies de Patenteabilidade e Conceito de Inveno. O art. 8, em
linha com o TRIPs (art. 27.1)[1], prev os trs requisitos de mrito ou de fundo
de patenteabilidade de uma inveno, especificados detalhados mais abaixo.
Embora a LPI no traga um conceito de inveno, possvel defini-la como um
produto ou processo que proporciona, em geral uma nova maneira de fazer
algo ou oferece uma nova soluo tcnica a um problema (OMPI[2]).
2. Diretrizes de Exame de Patentes. A Resoluo PR n 64/2013[3]atualmente
dispe sobre as diretrizes de exame de patentes [4]. Para constatao da
presena das condies de patenteabilidade, o mtodo mais usual avaliar
primeiramente a existncia de novidade; constatada essa, verifica-se a
presena de atividade inventiva e, por fim, se h aplicao industrial.
Entretanto, devido ao fato desta ltima condio ser de mais fcil aferio que
as demais, comum, na prtica, que esse requisito seja avaliado em primeiro
lugar pelo examinador.
[1] Article 27
Patentable Subject Matter
1. Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3, patents shall be
available for any inventions, whether products or processes, in all fields
of technology, provided that they are new, involve an inventive step and
are capable of industrial application. (5) Subject to paragraph 4 of Article
65, paragraph 8 of Article 70 and paragraph 3 of this Article, patents shall
be available and patent rights enjoyable without discrimination as to the
place of invention, the field of technology and whether products are
imported or locally produced.
Art. 9 patentevel como modelo de utilidade o objeto de uso prtico,
ou parte deste, suscetvel de aplicao industrial, que apresente nova
forma ou disposio, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria
funcional no seu uso ou em sua fabricao.

1. Condies de Patenteabilidade e Conceito de Modelo de Utilidade


(MU). Em paralelismo ao art. 8, o art. 9 prev os trs requisitos de mrito ou
de fundo de patenteabilidade de um MU. Entretanto, ao revs, traz um conceito
de MU, entendido como o objeto de uso prtico ou parte dele que apresente
nova forma ou disposio e do qual decorra uma melhoria funcional no uso ou
na fabricao. Importante notar que a proteo recai sobre o objeto em si e no
sobre processos ou produtos que no possam ser considerados de uso prtico.
Atende-se aqui ao binmio forma-funo: protege-se a melhora na funo
proporcionada pela forma peculiar do objeto.
Art. 10. No se considera inveno nem modelo de utilidade:
I descobertas, teorias cientficas e mtodos matemticos;
II concepes puramente abstratas;
III esquemas, planos, princpios ou mtodos comerciais, contbeis,
financeiros, educativos, publicitrios, de sorteio e de fiscalizao;
IV as obras literrias, arquitetnicas, artsticas e cientficas ou
qualquer criao esttica;
V programas de computador em si;
VI apresentao de informaes;
VII regras de jogo;
VIII tcnicas e mtodos operatrios ou cirrgicos, bem como mtodos
teraputicos ou de diagnstico, para aplicao no corpo humano ou
animal; e
IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biolgicos
encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma
ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biolgicos
naturais.
1. Matrias excludas do conceito de inveno ou MU. Embora, como visto,
a LPI no defina o conceito de inveno (definindo apenas o conceito de MU),
rene, no art. 10, matrias que no se enquadram no conceito de inveno ou
MU, pelos mais diversos fundamentos. Os incisos I e IX tratam de categorias
no consideradas inveno no sentido tcnico alm de no envolverem
atividade inventiva propriamente dita; j no caso do inciso II, faltam os
requisitos da utilidade e executoriedade, e no dos inciso III e VIII falta o
requisito da aplicao industrial, alm de ser de interesse do ordenamento
jurdico a livre circulao de tais contedos. Por outro lado, no caso dos incisos
IV a VII, a proteo se d ou poder, eventualmente, se dar na esfera autoral
(embora haja a possibilidade de obteno de patentes implementadas por
programas de computador, desde que atendidos os requisitos de
patenteabilidade).
Art. 11. A inveno e o modelo de utilidade so considerados novos
quando no compreendidos no estado da tcnica.
1. Novidade. necessria a revelao integral e idntica da inveno ou do
modelo de utilidade em uma nica anterioridade para que estes no sejam
considerados novos. Isso significa que, comparativamente, basta verificar uma
pequena diferena (seja, acrscimo ou omisso), para dotar uma inveno ou
modelo de utilidade de novidade. Ainda que a diferena verificada entre a
anterioridade e a inveno/modelo de utilidade seja meramente esttica ou no
possua carter funcional, ela suficiente para dotar a inveno ou modelo de

utilidade de utilidade de novidade. A avaliao de novidade no permite a


combinao de informaes contidas em duas ou mais anterioridades.
1 O estado da tcnica constitudo por tudo aquilo tornado
acessvel ao pblico antes da data de depsito do pedido de patente, por
descrio escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no
exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.
1. Acessvel ao pblico. Basta que a inveno ou modelo de utilidade tenham
sido deixados de maneira de que pblico possa ter acesso.
2. Anterioridade data do depsito. A data de publicao deve ser anterior
data do depsito do pedido de patente nacional. No caso de documentos de
patente, deve ser considerada a data de publicao do documento e no a data
de depsito ou de sua prioridade (observar a exceo do 2 para o requisito
de novidade). No caso de um artigo cientfico, por exemplo, a data a ser
considerada a data em que o documento foi efetivamente publicado e no a
data de aceite do artigo ou da reviso dos especialistas. No caso de panfletos
ou similares, estes devem estar expressamente datados. Dificilmente so
aceitas divulgaes de internet pela dificuldade de se provar a data de
publicao ou notas fiscais de venda de produto que no divulguem a inveno
ou modelo de utilidade expressamente, mas to somente uma meno
genrica marca ou tipo comercializado.
3. Data de depsito do pedido de patente. A data de depsito data em
que o processo foi inicialmente protocolizado no Instituto Nacional de
Propriedade Industrial para pedidos de patente depositados diretamente no
Brasil ou depositados no Brasil reivindicando prioridade unionista nos termos
da Conveno da Unio de Paris. No caso de pedido de patente depositado no
Brasil via confirmao (fase nacional) de um pedido de patente internacional
PCT (Patent Cooperation Treaty), a data de depsito a ser considerada ser
a data do depsito por determinao do Tratado Internacional.
4. Excees. Excees so garantidas ao perodo de graa (art. 12), ao pedido
depositado mediante reivindicao de prioridade estrangeira (art. 16) ou
brasileira (art. 17).
2 Para fins de aferio da novidade, o contedo completo de
pedido depositado no Brasil, e ainda no publicado, ser considerado
estado da tcnica a partir da data de depsito, ou da prioridade
reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que
subsequentemente.
1. Contedo completo de pedido depositado no Brasil. No necessrio
que a inveno ou modelo de utilidade estejam reivindicados no pedido de
patente anterior, ou seja, podem ter sido descritos no relatrio ou apresentados
como exemplos.
2. Estado da tcnica. Visa impedir a proteo de uma mesma inveno ou
modelo de utilidade por duas patentes no Brasil, ainda que a primeira estivesse
em fase de sigilo quando a segunda tiver sido depositada. Ainda que a primeira
seja abandonada ou arquivada, a segunda ainda carece de novidade.

3 O disposto no pargrafo anterior ser aplicado ao pedido


internacional de patente depositado segundo tratado ou conveno em
vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional.
1. Processamento nacional. Um documento de patente estrangeiro, em fase
de sigilo poca do depsito do pedido de patente nacional, somente ser
considerado impeditivo em relao ao requisito de novidade se vier a ser
estendido para o Brasil dentro dos prazos estabelecidos nos Tratados
Internacionais. De outra maneira, tal documento, mesmo que venha a ser
publicado posteriormente, no considerado estado da tcnica para fins de
aferio de novidade.
Art. 12. No ser considerada como estado da tcnica a divulgao de
inveno ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze)
meses que precederem a data de depsito ou a da prioridade do pedido
de patente, se promovida:
1. Perodo de graa. Trata-se do conhecido perodo de graa, disposio
importante para preservao dos direitos da pessoa fsica ou das pequenas
empresas nacionais, por desconhecimento da legislao. Dentro das limitaes
estabelecidas nos incisos do artigo, divulgaes de certa origem feitas em at
12 meses antes da data de depsito ou prioridade do pedido de patente no
so consideradas estado da tcnica. Contudo, no significa que a proteo
retroaja at a divulgao anterior. O beneficio do perodo de graa no se
estende automaticamente para outros pases, de maneira que no caso de
depsito no exterior, necessrio averiguar se a legislao daquele pas
tambm prev perodo de graa. Caso contrrio, a divulgao anterior ser
considerada como estado da tcnica para o pas estrangeiro.
I pelo inventor;
1. Divulgao pelo inventor: Qualquer tipo de divulgao feita pelo inventor
coberta pelo perodo de graa, seja venda, entrega de amostras, demonstrao
ao pblico, publicao em artigos, revistas, jornais, etc.
II pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPI, atravs de
publicao oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento
do inventor, baseado em informaes deste obtidas ou em decorrncia de
atos por ele realizados; ou
1. Publicidade pelo INPI: Visa impedir que um pedido de patente depositado
no Brasil por terceiro a partir de informaes obtidas diretamente do inventor
seja considerado como estado da tcnica para o pedido de patente posterior
depositado pelo legtimo inventor.
III por terceiros, com base em informaes obtidas direta ou
indiretamente do inventor ou em decorrncia de atos por este realizados.
1. Divulgao por terceiros. Qualquer divulgao que tenha como origem o
inventor no prejudica o pedido de patente por ele mesmo depositado no
Brasil. Segundo entendimento da procuradoria do Instituto Nacional de
Propriedade Industrial, referido artigo no se aplica a outras reparties de
patentes estrangeiras.
Pargrafo nico. O INPI poder exigir do inventor declarao relativa
divulgao, acompanhada ou no de provas, nas condies estabelecidas
em regulamento.
1. Declarao relativa divulgao. H um campo especfico no formulrio
de depsitos de patente para realizao da declarao. A declarao tambm

pode ser apresentada durante o processamento do pedido de patente


voluntariamente ou a pedido do INPI mediante formulao de exigncias.
Art. 13. A inveno dotada de atividade inventiva sempre que, para um
tcnico no assunto, no decorra de maneira evidente ou bvia do estado
da tcnica.
1. Atividade inventiva. Trata-se de um requisito subjetivo que permite a
combinao de conhecimentos para interpretao de um tcnico da rea.
Conforme prtica adotada no Brasil, possvel combinar conhecimentos de
duas ou mais anterioridades para aferio desse requisito. Em outros pases,
por exemplo, na Europa, a aferio de atividade inventiva feita a partir da
seleo de um nico documento, mais prximo da inveno. Na aferio de
atividade inventiva importante confrontar os resultados propiciados pela
inveno, conforme descritos no relatrio, em relao ao estado da tcnica.
2. Tcnico no assunto. No se trata de um especialista com conhecimentos
avanados da rea tcnica, mas de um tcnico de conhecimentos ordinrios.
3. Maneira evidente ou bvia. A obviedade de natureza subjetiva e, na
prtica, sua aferio feita a partir da percepo do avaliador e de seu
conhecimento particular.
4. Estado da tcnica. Deve ser considerada a data de publicao do
documento independentemente de sua origem ou tipo.
Art. 14. O modelo de utilidade dotado de ato inventivo sempre que, para
um tcnico no assunto, no decorra de maneira comum ou vulgar do
estado da tcnica.
1. Ato inventivo. Permite a combinao de conhecimentos oriundos de mais
de um documento anterior para interpretao de um tcnico da rea.
Considera-se que existe ato inventivo quando a modificao, mesmo que
pequena ou bvia, resulta em uma melhoria funcional de uso ou fabricao.
2. Tcnico no assunto. No se trata de um especialista com conhecimentos
avanados da rea tcnica, mas de um tcnico de conhecimentos ordinrios no
assunto.
3. Maneira comum ou vulgar. A modificao e seu resultado no devem ser
de banais na percepo do homem da tcnica, por exemplo, mudana de cor
propiciando resultado meramente esttico e no funcional.
4. Estado da tcnica. Deve ser considerada a data de publicao do
documento independentemente da origem ou tipo do mesmo.
Art. 15. A inveno e o modelo de utilidade so considerados suscetveis
de aplicao industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em
qualquer tipo de indstria.
1. Aplicao industrial. A inveno ou modelo de utilidade devem ser
realizveis, ou seja, no meramente um conceito abstrato ou imaginrio.
2. Indstria. Deve ser considerada no sentido mais amplo, sendo aplicvel a
qualquer atividade fsica de carter tcnico, isto , uma atividade que pertena
ao campo prtico e til, distinto do campo artstico.
Seo II
Da Prioridade

Art. 16. Ao pedido de patente depositado em pas que mantenha acordo


com o Brasil, ou em organizao internacional, que produza efeito de

depsito nacional, ser assegurado direito de prioridade, nos prazos


estabelecidos no acordo, no sendo o depsito invalidado nem
prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.
1. Direito de prioridade. O artigo 16, caput, da Lei da Propriedade Industrial
consagra o direito de prioridade do Depositante previsto naConveno da
Unio de Paris CUP. De acordo com o artigo 4 da Conveno da Unio de
Paris de 1983, incorporada desde ento ao ordenamento jurdico brasileiro e
ratificada em sua verso mais atual pelo Decreto n 1.263, de 10/10/1994[1],
aquele que tiver apresentado pedido de patente de inveno, de depsito
de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial, de registro de
marca de fbrica ou de comrcio num dos pases da Unio, ou o seu
sucessor, gozar, para apresentar o pedido nos outros pases, do direito
de prioridade durante os prazos adiante fixados.
Significa dizer que, ao depositar um pedido de patente perante o Instituto
Nacional da Propriedade Industrial INPI, se o Depositante j houver realizado
um depsito em qualquer outro pas que mantenha acordo com o Brasil ou em
organizaes internacionais que produzam efeitos de depsito nacional, haver
a possibilidade de reivindicar a prioridade unionista.
Por exemplo, se o Depositante houver depositado o pedido de patente perante
o INPI em 10 de maio de 2013, com reivindicao de prioridade para 12 de
maio de 2012, considerar-se- esta ltima data como termo inicial para fins de
aferio dos requisitos de patenteabilidade, de modo que tudo que ocorrer
entre 12 de maio de 2012 e 10 de maio de 2013 no prejudicar e nem
invalidar o pedido de patente.
1 A reivindicao de prioridade ser feita no ato de depsito,
podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras
prioridades anteriores data do depsito no Brasil.
1. Momento da reivindicao de prioridade. No ato do depsito do pedido de
patente, o Depositante dever reivindicar a prioridade unionista.
2. Possibilidade de suplementao. Caso o Depositante reivindique a
prioridade unionista no ato do depsito do pedido de patente, o art. 16, 1 da
Lei da Propriedade Industrial prev ainda a possibilidade de suplementao
tardia da prioridade, desde que realizada no prazo mximo e improrrogvel de
60 (sessenta) dias. O Depositante poder indicar como prioridade pedido de
patente depositado em outro pas que mantenha acordo com o Brasil ou em
organizaes internacionais que produzam efeitos de depsito nacional que
no tenha sido indicada no ato do depsito do pedido brasileiro.
2 A reivindicao de prioridade ser comprovada por documento
hbil da origem, contendo nmero, data, ttulo, relatrio descritivo e, se
for o caso, reivindicaes e desenhos, acompanhado de traduo simples
da certido de depsito ou documento equivalente, contendo dados
identificadores do pedido, cujo teor ser de inteira responsabilidade do
depositante.
1. Formalidade. Para fins de comprovao da prioridade reivindicada pelo
Depositante, a Lei exige cpia do documento apresentado no Pas de origem

contendo nmero, data, ttulo, relatrio descritivo, reivindicaes e desenhos,


juntamente com a respectiva traduo simples.
Levando em considerao que a Lei prev a possibilidade de juntada de
documentos equivalentes para fins de comprovao da prioridade reivindicada,
os atos normativos ns 127 e 128, recentemente revogados pela Instruo
Normativa PR 17/2013[2] que possui disposies de igual teor, facultam ao
Depositante a apresentao de uma declarao que contemple as informaes
necessrias exigidas pela legislao brasileira.
3 Se no efetuada por ocasio do depsito, a comprovao dever
ocorrer em at 180 (cento e oitenta) dias contados do depsito.
1. Comprovao da prioridade. Se o Depositante no comprovar a prioridade
reivindicada no ato do depsito do pedido de patente, poder faz-lo no prazo
mximo e improrrogvel de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data do
depsito.
4 Para os pedidos internacionais depositados em virtude de
tratado em vigor no Brasil, a traduo prevista no 2 dever ser
apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada
no processamento nacional.
1. Documentao a ser apresentada. O pargrafo em comento trata da
juntada de traduo simples ou documento equivalente no que tange ao pedido
de patente depositado sob o manto do PCT ou de tratado internacional em
vigor no Brasil.
5 No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente
contido no documento da origem, ser suficiente uma declarao do
depositante a este respeito para substituir a traduo simples.
1. Declarao do depositante. Os atos normativos ns 127 e 128,
recentemente revogados pela Instruo Normativa PR 17/2013[3] que possui
disposies de igual teor, facultam ao Depositante a apresentao de uma
declarao que contemple as informaes necessrias exigidas pela legislao
brasileira para comprovao da prioridade reivindicada.Nesta hiptese, no caso
de o pedido de patente brasileiro reproduzir fielmente o documento da origem
que fundamente a reivindicao da prioridade, a lei expressamente prev a
possibilidade de o Depositante juntar to somente a declarao que contemple
as informaes exigidas no 2 do artigo em comento. importante salientar
que a Lei no exige identidade na redao dos pedidos de patente (prioridade
e nacional), mas sim identidade de contedo. Ou seja, basta que o objeto do
pedido de patente brasileiro esteja contido na prioridade.
6 Tratando-se de prioridade obtida por cesso, o documento
correspondente dever ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta)
dias contados do depsito, ou, se for o caso, em at 60 (sessenta) dias da
data da entrada no processamento nacional, dispensada a legalizao
consular no pas de origem.

1. Prioridade por cesso. A Lei determina que o Depositante do pedido


brasileiro comprove a titularidade dos direitos decorrentes do pedido realizado
no exterior (documento de origem). Em consonncia com os 3 e 4, para os
pedidos nacionais que reivindiquem a prioridade unionista, a Lei concede o
prazo de 180 (cento e oitenta) dias; para os pedidos depositados sob a gide
do PCT, a Lei concede o prazo de 60 (sessenta) dias.
No h necessidade de legalizao consular do instrumento particular de
cesso ou de documento equivalente no pas de origem.
7 A falta de comprovao nos prazos estabelecidos neste artigo
acarretar a perda da prioridade.
1. Perda da prioridade. O descumprimento das exigncias estipuladas nos
do artigo 16 da Lei de Propriedade Industrial acarretar a perda da prioridade,
desde que no atendida a determinao aps a publicao da exigncia na
Revista da Propriedade Industrial.
8 Em caso de pedido depositado com reivindicao de prioridade, o
requerimento para antecipao de publicao dever ser instrudo com a
comprovao da prioridade.
1. Documentao. Requerimento para antecipao de publicao. O artigo
30 da Lei da Propriedade Industrial prev que o pedido de patente ser
mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depsito ou
da prioridade, aps o que ser publicado. O 1 do artigo 30 faculta ao
Depositante a possibilidade de requerer a publicao antecipada do pedido de
patente, seja para agilizar o exame do pedido de patente, seja para fins de
fixao do termo inicial do clculo do pedido indenizatrio (art. 44 da LPI).
Nesse sentido, para o Depositante requerer a publicao antecipada do pedido
de patente com base na prioridade reivindicada, dever instruir tal
requerimento com a comprovao da prioridade.
Art. 17. O pedido de patente de inveno ou de modelo de utilidade
depositado originalmente no Brasil, sem reivindicao de prioridade e
no publicado, assegurar o direito de prioridade ao pedido posterior
sobre a mesma matria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou
sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano.
1. Prioridade interna. O artigo em comento prev a possibilidade de o
Depositante (ou sucessores) utilizar-se de um pedido nacional que no tenha
sido publicado como prioridade, desde que no interregno de 1 (um) ano.
1 A prioridade ser admitida apenas para a matria revelada no
pedido anterior, no se estendendo a matria nova introduzida.
1. Prioridade interna. Matria j revelada. A prioridade interna somente pode
ser reivindicada para a matria j revelada no pedido de patente anterior, razo
pela qual qualquer acrscimo de matria feito pelo Depositante no gozar do
benefcio concedido pelo caput do artigo 17. Nesta hiptese, a matria que j

houver sido revelada no pedido anterior gozar da prioridade, e as demais


matrias tero como termo a quo ser a data do depsito do pedido de patente
onde a reivindicao da prioridade ser realizada.
2 O pedido anterior ainda pendente ser considerado
definitivamente arquivado.
1. Arquivamento do pedido anterior. Se houver depsito de pedido de
patente com reivindicao de prioridade interna, o pedido anterior que
fundamenta a prioridade reivindicada pelo Depositante ser definitivamente
arquivado.
3 O pedido de patente originrio de diviso de pedido anterior no
poder servir de base a reivindicao de prioridade.
1. Pedido que no fundamenta reivindicao de prioridade. O pedido de
patente que foi objeto de diviso, nos termos do artigo 26 da Lei da
Propriedade Industrial, no poder servir de base para a reivindicao de
prioridade.
Seo III
Das Invenes e Dos Modelos de Utilidade No Patenteveis

Art. 18. No so patenteveis:


1. Excluso de proteo por patente. Os incisos do presente artigo
discorrero sobre as matrias que no podero ser objeto de pedido de
patente. Ou seja, se o pedido de patente contiver matria prevista nos incisos a
seguir comentados, o examinador do INPI sequer necessitar avaliar os
requisitos de fundo de patenteabilidade do pedido realizado pelo Depositante,
uma vez que o seu objeto contemplaria matria proibida por Lei.
Enquanto o artigo 10 desta Lei determina o que no ser considerado
inveno, o artigo 18 prev as matrias que no sero protegidas por meio de
patente, ou seja, mesmo que possa se falar em inveno, o seu contedo est
excludo do mbito de proteo da Lei da Propriedade Industrial.
I o que for contrrio moral, aos bons costumes e segurana, ordem
e sade pblicas;
1. Objeto lcito. Por razes bvias, a concesso de um privilgio sobre uma
tecnologia contrria moral, aos bons costumes e segurana, ordem e
sade pblicas seria totalmente desnecessria, uma vez que a explorao da
tecnologia pelo titular do direito seria ilegal (artigo 104, inciso II do Cdigo
Civil[1]).
Justamente por isso que a Lei estabelece que a inveno ou o modelo de
utilidade que contrarie a moral, os bons costumes, a segurana, ordem e sade
pblicas no ser objeto de patente.
II as substncias, matrias, misturas, elementos ou produtos de
qualquer espcie, bem como a modificao de suas propriedades fsico-

qumicas e os respectivos processos de obteno ou modificao,


quando resultantes de transformao do ncleo atmico; e
1. Segurana interna. Trata-se de proibio idntica contida no antigo
Cdigo de Propriedade Industrial (artigo 9, alnea j, da Lei n 5772/71). Na
realidade, por uma questo de poltica interna do Pas, o legislador ptrio
proibiu a concesso de privilgio para invenes cujo contedo esteja
relacionado com a transformao do ncleo atmico.
Nesse particular, ressalte-se que o artigo 73 do TRIPS (Agreement on TradeRelated Aspects of Intellectual Property Rights) prev que nada no acordo
ser interpretado como impeditivo de que um Membro adote qualquer
ao que considere necessria para a proteo de seus interesses
essenciais de segurana..
III o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos
transgnicos que atendam aos trs requisitos de patenteabilidade
novidade, atividade inventiva e aplicao industrial previstos no art. 8 e
que no sejam mera descoberta.
1. Seres vivos. Exceo aos transgnicos. O presente inciso exclui o todo ou
parte dos seres vivos do mbito da proteo patentria, exceto os
microrganismos transgnicos que tenham sido objeto de manipulao humana
e que atendam aos trs requisitos legais de patenteabilidade.
Ao tratar do inciso em questo, JACQUES LABRUNIE ensina que os
microorganismos, desde que modificados pelo ser humano, e os
processos biotecnolgicos no naturais tornaram-se passveis de
proteo patentria, uma vez atendidas as condies legais de fundo de
patenteabilidade. (Direito de patentes: condies legais de obteno e
nulidades Barueri, So Paulo: Manole, 2006, p. 54); esto excludas da
proteo de patentes as plantas, que so protegveis pela recente Lei de
Cultivares, Lei n. 9.546, de 25 de abril de 1997(regulamentada
pelo Decreto n. 2.366, de 5 de novembro de 1997). No se admite, ainda, o
patenteamento dos seres vivos no microscpicos, como os animais, ou
mesmo elementos dos animais e do ser humano, sejam eles modificados
ou no por engenharia gentica. No se admite, ainda, o patenteamento
de produtos naturais, materiais biolgicos encontrados na natureza,
inclusive genes e o genoma de organismos vivos. (op cit, p. 54).
Pargrafo nico. Para os fins desta Lei, microorganismos transgnicos
so organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que
expressem, mediante interveno humana direta em sua composio
gentica, uma caracterstica normalmente no alcanvel pela espcie em
condies naturais.
1. Noes gerais sobre microorganismos transgnicos. O pargrafo nico
define o conceito de microrganismos transgnicos e refora a necessidade de
interveno humana na transformao gentica dos seres vivos.
A Lei n. 11.105[2], de 24 de maro de 2005, considera como Organismo
Geneticamente Modificado (OGM) organismo cujo material gentico
ADN/ARN tenha sido modificado por qualquer tcnica de engenharia
gentica (art. 3, inc. V da Lei de Biossegurana).

[1] Art. 104. A validade do negcio jurdico requer:


() II objeto lcito, possvel, determinado ou determinvel;
CAPTULO III
DO PEDIDO DE PATENTE
Seo I
Do Depsito do Pedido

Art. 19. O pedido de patente, nas condies estabelecidas pelo INPI,


conter:
1. Apresentao do pedido de patente. Condies estabelecidas pelo
INPI. H uma srie de Instrues Normativas e Resolues emitidas pelo INPI,
constantemente modificadas, que instituem a forma de apresentao do pedido
de patente, como letra, papel, margem, etc. Falha no cumprimento dessas
normas pode levar a emisso de exigncias, que se no cumpridas no prazo
legal, podem resultar no arquivamento do pedido de patente.
I requerimento;
1. Requerimento. Formulrio contendo dados identificadores do titular,
procurador (se houver) e da inveno.
II relatrio descritivo;
1. Relatrio descritivo. Deve ser descrito de maneira a apresentar o campo
tcnico da inveno, o estado da tcnica conhecido, a inveno ou modelo de
utilidade detalhadamente e apresentar exemplos de realizao prtica.
III reivindicaes;
1. Reivindicaes. Frases sucintas com formato institudo pelo Instituto
Nacional de Propriedade Industrial e que delimitam o escopo de proteo da
inveno ou modelo de utilidade.
IV desenhos, se for o caso;
1. Desenhos. So opcionais no caso de invenes e obrigatrios no caso de
modelo de utilidade e visam ilustrar objetos, processos, etc., sendo permitida a
apresentao de fotografias em casos especiais.
V resumo; e
1. Resumo. Deve descrever em poucas linhas a inveno ou modelo de
utilidade.

VI comprovante do pagamento da retribuio relativa ao depsito.


1. Retribuio. So recolhidas via Guia de Recolhimento da Unio, emitidas
diretamente no site do Instituto Nacional de Propriedade Industrial.
Art. 20. Apresentado o pedido, ser ele submetido a exame formal
preliminar e, se devidamente instrudo, ser protocolizado, considerada a
data de depsito a da sua apresentao.
1. Exame formal preliminar. O exame formal preliminar no feito no ato da
apresentao, mas alguns meses aps o protocolo. O resultado do exame
formal preliminar divulgado na Revista na Propriedade Industrial.
2. Apresentao e protocolo do pedido de patente. O protocolo pode ser
feito na sede ou delegacias regionais do Instituto Nacional de Propriedade
Industrial, envio por correio ou via sistema eletrnico. No ltimo caso, a
emisso do protocolo automtica.
Art. 21. O pedido que no atender formalmente ao disposto no art. 19,
mas que contiver dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor,
poder ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecer as
exigncias a serem cumpridas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de
devoluo ou arquivamento da documentao.
1. Exigncias. As exigncias formais (ou de balco) so notificadas na Revista
da Propriedade Industrial. Se no cumpridas, o processo devolvido ao
depositante ou seu procurador e pode ser novamente depositado j que o
depsito no considerado efetuado e o pedido no ser publicado.
Pargrafo nico. Cumpridas as exigncias, o depsito ser
considerado como efetuado na data do recibo.
1. Data do recibo. O pedido considerado efetuado e dar-se-
prosseguimento ao processo se as exigncias forem cumpridas. Nessa
situao, a data de depsito permanecer aquela da apresentao inicial do
pedido ao INPI por qualquer via.
Seo II
Das Condies do Pedido

Art. 22. O pedido de patente de inveno ter de se referir a uma nica


inveno ou a um grupo de invenes inter-relacionadas de maneira a
compreenderem um nico conceito inventivo.
1. nica inveno ou a um grupo de invenes inter-relacionadas. Cada
pedido de patente deve se referir a uma nica tecnologia. Contudo, invenes
inter-relacionadas, dentro de uma mesma tecnologia, podem ser includas em
um mesmo pedido de patente. Por exemplo, produto, processo para fazer o
produto e usos do produto. Nesse caso, uma pluralidade de reivindicaes
independentes na mesma categoria ou de categorias distintas pode ser includa
no pedido, desde que definam diferentes conjuntos de caractersticas
alternativas e essenciais realizao da inveno.
2. nico conceito inventivo. As diversas invenes reivindicadas devem
possuir, em comum, uma ou mais caractersticas tcnicas essenciais s
invenes.

Art. 23. O pedido de patente de modelo de utilidade ter de se referir a um


nico modelo principal, que poder incluir uma pluralidade de elementos
distintos, adicionais ou variantes construtivas ou configurativas, desde
que mantida a unidade tcnico-funcional e corporal do objeto.
1. Um nico modelo principal. Cada pedido de modelo de utilidade deve
referir-se a um modelo, sendo permitidas apenas variantes construtivas do
mesmo modelo. Por esta razo, no permitida mais de uma reivindicao
independente.
Art. 24. O relatrio dever descrever clara e suficientemente o objeto, de
modo a possibilitar sua realizao por tcnico no assunto e indicar,
quando for o caso, a melhor forma de execuo.
1. Realizao do objeto por tcnico no assunto. A inveno ou modelo de
utilidade devem estar descritos de maneira completa e clara de maneira a
serem compreendidos e reproduzidos por um tcnico no assunto sem esforo
indevido. Na interpretao atual, o esforo indevido envolve experimentaes
extensivas para se reproduzir de maneira suficiente a inveno, ou seja,
possuindo os atributos tcnicos, resultados e vantagens alegados no relatrio
descritivo.
2. Forma de execuo. A lei estabelece a melhor forma de execuo como
opcional. Contudo, na prtica, tem se tornado exigncia limitar o pedido de
patente a melhor forma de execuo descrita, em geral, nos exemplos
apresentados.
Pargrafo nico. No caso de material biolgico essencial realizao
prtica do objeto do pedido, que no possa ser descrito na forma deste
artigo e que no estiver acessvel ao pblico, o relatrio ser
suplementado por depsito do material em instituio autorizada pelo
INPI ou indicada em acordo internacional.
1. Material biolgico. Quando o material biolgico no puder ser descrito, por
limitaes inerentes prpria tcnica, uma amostra dever ser guardada em
instituio autorizada pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial ou
indicada em acordo internacional. O depsito do material biolgico dever ser
efetuado at a data de depsito do pedido de patente ou da prioridade e tornarse- acessvel ao pblico, tecnicamente habilitado, na data de publicao do
pedido de patente. Sempre que necessrio, a amostra disponibilizada para
avaliao.
Art. 25. As reivindicaes devero ser fundamentadas no relatrio
descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de
modo claro e preciso, a matria objeto da proteo.
1. Fundamentadas. Todas as reivindicaes devem estar detalhadas no
relatrio descritivo.
2. Particularidades do pedido. As caractersticas essenciais realizao da
inveno ou do modelo de utilidade devem estar definidas nas reivindicaes.
3. Claro. As caractersticas tcnicas essenciais realizao da inveno ou do
modelo de utilidade devem ser descritas de maneira a serem compreendidas
por um tcnico no assunto, por exemplo, evitando o uso de expresses ou
nomenclatura no conhecidas na tcnica.

4. Preciso. As reivindicaes devem se limitar a realizao da inveno ou do


modelo de utilidade, de maneira a evitar ampliaes indevidas no escopo da
inveno.
Art. 26. O pedido de patente poder ser dividido em dois ou mais, de
ofcio ou a requerimento do depositante, at o final do exame, desde que
o pedido dividido:
1. Dividido. A diviso consiste no depsito de um novo e independente pedido
de patente, respeitando o mesmo trmite administrativo do pedido de origem,
ou seja, ele ser considerado como estando no mesmo estgio processual em
que encontra o pedido de origem e, desta forma, todas as retribuies vencidas
at aquela data sero imediatamente devidas.
2. Final do exame. Por definio em Instruo Normativa, o final de exame
considerado como sendo a data do parecer conclusivo do tcnico quanto
patenteabilidade, ou o trigsimo dia que antecede a publicao da deciso de
deferimento, indeferimento ou arquivamento definitivo, o que ocorrer por ltimo.
I faa referncia especfica ao pedido original; e
1. referncia. A referncia feita no relatrio descritivo e no requerimento que
acompanha o depsito.
2. pedido original. aquele que deu origem a diviso e que permanece
depositado, sofrendo alteraes para compreender apenas parte das matrias
inicialmente depositadas.
II no exceda matria revelada constante do pedido original.
1. Matria revelada. vedada a incluso de matria nova de qualquer
espcie, at mesmos exemplos ou resultados de testes demonstrando eficcia
ou resultados.
Pargrafo nico. O requerimento de diviso em desacordo com o
disposto neste artigo ser arquivado.
1. Arquivado. A lei silente quanto ao carter do arquivamento, ou seja, se ele
definitivo ou no. Na prtica, quando verificado desacordo em um pedido
dividido so emitidas exigncias e o trmite administrativo segue como para os
demais pedidos de patente.
Art. 27. Os pedidos divididos tero a data de depsito do pedido original e
o benefcio de prioridade deste, se for o caso.
1. Benefcio de prioridade. Apesar de se beneficiar da data de depsito ou
prioridade do pedido de patente original, o pedido dividido independente.
Art. 28. Cada pedido dividido estar sujeito a pagamento das retribuies
correspondentes.
1. Retribuies correspondentes. Por se tratar de um pedido de patente
independente, todas as retribuies so devidas no ato do depsito de diviso,
por exemplo, depsito, anuidades, exame tcnico. A data de depsito do
pedido de patente original deve ser utilizada como data para contagem de

prazos das retribuies vencidas e vincendas. No se aplica sobretaxa para as


retribuies vencidas, mas se considera o valor vigente poca do depsito do
pedido dividido.
Art. 29. O pedido de patente retirado ou abandonado ser
obrigatoriamente publicado.
1. Publicado. Segundo entendimento da Procuradoria do Instituto Nacional de
Propriedade Industrial a publicao a que se refere esse artigo se relaciona a
publicao da retirada do pedido e no em relao ao contedo tcnico.
1 O pedido de retirada dever ser apresentado em at 16
(dezesseis) meses, contados da data do depsito ou da prioridade mais
antiga.
1. Prazo. O artigo estabelece o prazo para retirado do pedido em consonncia
com o prazo de publicao do pedido estabelecido pelo art. 30 de 18 meses.
2 A retirada de um depsito anterior sem produo de qualquer
efeito dar prioridade ao depsito imediatamente posterior.
1. Produo de qualquer efeito. O pedido retirado no produz qualquer efeito
em relao a terceiros e no considerado estado da tcnica.
2. Depsito imediatamente posterior. No caso de um ou mais pedidos de
patente posterior versando sobre a mesma matria, ser aceito aquele que
tiver sido depositado subsequentemente considerado a data de depsito ou
prioridade se houver.
Seo III
Do Processo e do Exame do Pedido

Art. 30. O pedido de patente ser mantido em sigilo durante 18 (dezoito)


meses contados da data de depsito ou da prioridade mais antiga,
quando houver, aps o que ser publicado, exceo do caso previsto no
art. 75.
1. sigilo. Do ponto de vista comercial, o sigilo ferramenta importante para
preparao da explorao comercial da inveno ou modelo de utilidade. J do
ponto de vista legal, a publicao imediata de um pedido de patente
prejudicaria a extenso para pases no signatrios dos acordos internacionais
que preservam o direito de prioridade.
2. Exceo. So mantidos em sigilo pedidos de patente originados no Brasil e
que versem sobre defesa nacional.
1 A publicao do pedido poder ser antecipada a requerimento do
depositante.
1. Antecipao. facultada ao depositante a antecipao da publicao, que
deve ser requerida ao INPI por instrumento prprio. A antecipao ferramenta
importante para cincia de terceiros visando futuras indenizaes como
previsto no art. 44.

2 Da publicao devero constar dados identificadores do pedido


de patente, ficando cpia do relatrio descritivo, das reivindicaes, do
resumo e dos desenhos disposio do pblico no INPI.
1. Publicao. A publicao notificada na Revista da Propriedade Industrial
contendo apenas dados identificadores do processo, resumo e figura principal
do pedido e, partir desta data, qualquer terceiro interessado pode acessar o
contedo completo do processo. Parte do acervo do INPI encontra-se
disponvel on-line. Documentos ainda no disponibilizados podem ser
solicitados por instrumento prprio.
3 No caso previsto no pargrafo nico do art. 24, o material
biolgico tornar-se- acessvel ao pblico com a publicao de que trata
este artigo.
1. Publicao. A publicao se estende aos materiais biolgicos contidos na
instituio depositria.
Art. 31. Publicado o pedido de patente e at o final do exame, ser
facultada a apresentao, pelos interessados, de documentos e
informaes para subsidiarem o exame.
1. Final do exame. O final do exame determinado nas Instrues Normativas
do Instituto Nacional de Propriedade Industrial como a data do parecer
conclusivo do tcnico quanto patenteabilidade, ou o trigsimo dia que
antecede a publicao da deciso de deferimento, indeferimento ou
arquivamento definitivo, o que ocorrer por ltimo.
2. Subsdios. Quaisquer documentos ou informaes que visem auxiliar o
exame podem ser apresentados ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial.
A lei no impe obrigatoriedade apreciao de subsdios pelo examinador,
portanto, no se trata de uma interferncia formal de terceiros. Contudo, as
diretrizes de exame indicam que o examinador deve considerar os subsdios
para elaborao da opinio de patenteabilidade. Os subsdios no so
formalmente publicados para que o depositante ou terceiros tenha cincia e se
manifestem preliminarmente elaborao de opinio do examinador, mas
ficam acessveis para consulta no processo a qualquer momento.
Pargrafo nico. O exame no ser iniciado antes de decorridos 60
(sessenta) dias da publicao do pedido.
1. Incio do exame. A lei estabelece o prazo para incio do exame, visando
delimitar um tempo razovel para que terceiros ou o prprio depositante
possam interferir no processo. Contudo, o incio do exame tambm
condicionado ao recolhimento da taxa de exame, cujo prazo de 36 meses
contados a partir da data de depsito (art. 33).
Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o
depositante poder efetuar alteraes at o requerimento do exame,
desde que estas se limitem matria inicialmente revelada no pedido.
1. Alteraes. O INPI, por meio de pareceres de sua Procuradoria, Instrues
Normativas e Resolues pacificou a inteligncia desse artigo. At o
requerimento do exame, o depositante pode apresentar alteraes de qualquer
natureza desde que se limite matria inicialmente revelada no pedido. As
alteraes podem ser feitas at mesmo nas reivindicaes, se estas forem

suportadas no relatrio descritivo. Contudo, aps o requerimento de exame


somente sero aceitas alteraes para limitar o escopo de proteo ou corrigir
erros formais.
Art. 33. O exame do pedido de patente dever ser requerido pelo
depositante ou por qualquer interessado, no prazo de 36 (trinta e seis)
meses contados da data do depsito, sob pena do arquivamento do
pedido.
1. Prazo. Delimita o prazo para requerimento de exame tcnico do pedido de
patente mediante pagamento da taxa devida, a qual calculada conforme o
nmero de reivindicaes.
Pargrafo nico. O pedido de patente poder ser desarquivado, se o
depositante assim o requerer, dentro de 60 (sessenta) dias contados do
arquivamento, mediante pagamento de uma retribuio especfica, sob
pena de arquivamento definitivo.
1. Desarquivado. Estabelece oportunidade para que o depositante solicite o
desarquivamento do pedido. Caso o desarquivamento no seja solicitado, o
pedido ser arquivado definitivamente e seu contedo considerado domnio
pblico.
Art. 34. Requerido o exame, devero ser apresentados, no prazo de 60
(sessenta) dias, sempre que solicitado, sob pena de arquivamento do
pedido:
1. Sempre que solicitado. Visando sanear o processo para incio do exame
tcnico, a lei permite a publicao de exigncias antes da emisso de uma
opinio de mrito.
I objees, buscas de anterioridade e resultados de exame para
concesso de pedido correspondente em outros pases, quando houver
reivindicao de prioridade;
1. objees, buscas de anterioridade e resultados de exame para
concesso de pedido correspondente em outros pases. Em geral, so
solicitados resultados de exames de outros pases particularmente quando o
examinador identifica pedidos de patente correspondentes indeferidos no
exterior, os quais no possuem acesso on-line. Esse tipo de exigncia tem sido
pouco utilizado em virtude da informatizao e relao de cooperao
estabelecida entre os escritrios de patentes globalmente.
II documentos necessrios regularizao do processo e exame
do pedido; e
1. Regularizao do processo. Qualquer documento faltante no processo
pode ser solicitado exceo daqueles que a lei estabelece o arquivamento
definitivo como resultado.

III traduo simples do documento hbil referido no 2 do art. 16,


caso esta tenha sido substituda pela declarao prevista no 5 do
mesmo artigo.
1. Traduo simples. Essa solicitao bastante utilizada nos casos em que o
pas de origem no de lngua espanhola ou inglesa. Faz-se necessrio
exame do documento de prioridade a fim de averiguar se no houve introduo
de matria nova no pedido de patente depositado no Brasil.
Art. 35. Por ocasio do exame tcnico, ser elaborado o relatrio de
busca e parecer relativo a:
1. Exame tcnico. Embora a lei no vede, no comum casos de concesso
direta, sem a publicao de um parecer preliminar de patenteabilidade.
I patenteabilidade do pedido;
1. Patenteabilidade. Nesse tipo de parecer o examinador indica as razes pela
quais entende que o pedido de patente patentevel ou no, abrindo
oportunidade para que o depositante apresente opinio divergente.
II adaptao do pedido natureza reivindicada;
1. Natureza. A lei possibilita ao depositante a converso da natureza
reivindicada de patente de inveno para modelo de utilidade (ou vice-versa).
Esse dispositivo especialmente utilizado quando surge questionamento
quando falta de atividade inventiva, em um pedido de patente de inveno,
quando se trata de um objeto de uso prtico. O modelo de utilidade dificilmente
seria a primeira escolha do depositante por possuir um termo de vigncia
menor do que os das patentes de inveno.
III reformulao do pedido ou diviso; ou
1. Reformulao. O examinador poder solicitar adaptao do pedido s
regras do INPI ou mesmo a diviso se constada falta de unidade de inveno.
IV exigncias tcnicas.
1. Exigncias. As exigncias tcnicas devem ser de natureza tcnico-formal,
por exemplo, converso das unidades de medida para o sistema internacional.
Art. 36. Quando o parecer for pela no patenteabilidade ou pelo no
enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou formular qualquer
exigncia, o depositante ser intimado para manifestar-se no prazo de 90
(noventa) dias.
1. Prazo. Estabelece o prazo para apresentao de manifestao do
depositante. A intimao feita por meio de publicao na Revista da
Propriedade Industrial.
1 No respondida a exigncia, o pedido ser definitivamente
arquivado.

1. Arquivado. A lei estabelece o arquivamento definitivo para o no


cumprimento de exigncias que deveriam apresentar carter meramente
tcnico-formal.
2 Respondida a exigncia, ainda que no cumprida, ou contestada
sua formulao, e havendo ou no manifestao sobre a patenteabilidade
ou o enquadramento, dar-se- prosseguimento ao exame.
1. Prosseguimento ao exame. A lei d tratamento diferenciado ao parecer de
carter tcnico-formal e ao parecer de mrito, sendo que o primeiro, quando
no respondido, resulta no arquivamento definitivo do pedido, ao passo que no
caso do parecer de mrito, o exame prossegue ainda que o depositante no
tenha se manifestado, resultando nesse caso no indeferimento do pedido (para
o qual ainda caber recurso administrativo).
Art. 37. Concludo o exame, ser proferida deciso, deferindo ou
indeferindo o pedido de patente.
1. Deciso. Um ou mais pareceres, de qualquer contedo, podem ser
publicados durante o exame tcnico do pedido de patente. Sempre que o
examinador identificar um fato novo, um parecer adicional deve ser publicado.
A deciso final somente alcanada depois de exaurido o debate.
CAPTULO IV
DA CONCESSO E DA VIGNCIA DA PATENTE
Seo I
Da Concesso da Patente
Art. 38. A patente ser concedida depois de deferido o pedido, e
comprovado o pagamento da retribuio correspondente, expedindo-se a
respectiva carta-patente.
1. Retribuio. A deciso final de exame favorvel patenteabilidade
manifestada por meio de um parecer de deferimento, o qual notificado ao
depositante por meio da Revista da Propriedade Industrial. Somente aps o
pagamento da retribuio final que a patente expedida, determinando assim
o prazo de vigncia da mesma (art. 40).
1 O pagamento da retribuio e respectiva comprovao devero
ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento.
1. Prazo. Determina o prazo para realizao do pagamento e comprovao da
retribuio para concesso da patente.
2 A retribuio prevista neste artigo poder ainda ser paga e
comprovada dentro de 30 (trinta) dias aps o prazo previsto no pargrafo
anterior, independentemente de notificao, mediante pagamento de
retribuio especfica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

1. Arquivamento. Caso a retribuio no seja paga, o depositante ter prazo


adicional para pagamento e comprovao da taxa. Em no havendo
pagamento no prazo adicional, o pedido de patente arquivado
definitivamente.
3 Reputa-se concedida a patente na data de publicao do
respectivo ato.
1. Data de publicao. A data de concesso da patente, e que acessria
determinao do termo de vigncia, aquela da publicao na Revista da
Propriedade Industrial, independente do momento em que o documento final
expedido e entregue pelo INPI.
Art. 39. Da carta-patente devero constar o nmero, o ttulo e a natureza
respectivos, o nome do inventor, observado o disposto no 4 do art. 6,
a qualificao e o domiclio do titular, o prazo de vigncia, o relatrio
descritivo, as reivindicaes e os desenhos, bem como os dados
relativos prioridade.
1. Determina os dados e partes constituintes da carta-patente.
Seo II
Da Vigncia da Patente

Art. 40. A patente de inveno vigorar pelo prazo de 20 (vinte) anos e a


de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de
depsito.
1. Prazo. Em consonncia com a maior parte dos pases, a lei determina o
prazo de vigncia da patente como sendo 20 anos para patentes de inveno e
15 anos para patentes de modelo de utilidade.
Pargrafo nico. O prazo de vigncia no ser inferior a 10 (dez) anos
para a patente de inveno e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de
utilidade, a contar da data de concesso, ressalvada a hiptese de o INPI
estar impedido de proceder ao exame de mrito do pedido, por pendncia
judicial comprovada ou por motivo de fora maior.
1. Prazo. Referido artigo buscou sanar incoerncias pontuais no caso de
atrasos no exame, no se aplicando a impedimento do INPI por pendncia
judicial ou fora maior. Contudo, devido ao atraso no exame de mrito (tambm
conhecido como backlog), em algumas reas tecnolgicas, tem sido
recorrente o exame levar mais de 10 anos para finalizao, o que resulta em
tempo adicional ao termo de vigncia da patente. Esse tempo adicional tem
sido objeto de inmeros embates no meio especializado, pois tanto o atraso no
exame prejudicial ao depositante, quando o tempo adicional interfere no
interesse de terceiros. O referido artigo objeto de uma ADIN e de projeto de
lei que busca sua excluso.
CAPTULO V
DA PROTEO CONFERIDA PELA PATENTE
Seo I
Dos Direitos

Art. 41. A extenso da proteo conferida pela patente ser determinada


pelo teor das reivindicaes, interpretado com base no relatrio
descritivo e nos desenhos.
1. Escopo da proteo. Como define o artigo em comento, a extenso da
proteo conferida pela patente ser delimitada pelo teor das reivindicaes.
Assim, pode-se concluir que uma patente de inveno ou de modelo de
utilidade conceder ao seu titular um direito de exclusiva determinado pelo teor
das reivindicaes, interpretado conjuntamente com o relatrio descritivo e
desenhos apresentados no pedido de patente. Sob o aspecto da infrao,
recomenda-se a leitura do artigo 186 da presente Lei.
2. Dupla finalidade. Alm de delimitar o escopo de proteo da patente
depositada pelo Titular (2 finalidade momento posterior concesso da
patente), luz do que dispe o caput do presente artigo, as reivindicaes
servem como parmetro para que o examinador de patentes compreenda qual
a inveno desenvolvida pelo depositante (1 finalidade trmite do
procedimento administrativo).
Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem
o seu consentimento, de produzir, usar, colocar venda, vender ou
importar com estes propsitos:
1. Direito de impedir terceiros. A patente confere ao seu titular o direito de
impedir terceiros de utilizar desautorizadamente o objeto do privilgio (inveno
ou aperfeioamento tcnico), independentemente do modo como o terceiro
chegou a tal tecnologia.
2. Depositante Direito ou mera expectativa. Questo importante que surge
saber se o mero depositante de um pedido de patente tem interesse de agir
no ajuizamento de uma ao inibitria antes de findo o processamento do
pedido de sua patente.
O direito de propriedade somente nasce com a concesso vlida do pedido de
patente pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPI. Durante o
perodo de processamento administrativo do pedido de patente, o Depositante
goza de mera expectativa de Direito.
Caso se entenda que o Depositante goza de mera expectativa de direito, este
no teria legitimidade para pleitear uma ordem de absteno contra terceiros
infratores enquanto o INPI no deliberar sobre a viabilidade do pedido de
patente.
Por outro lado, h entendimento de que o mero depositante tem legitimidade
para atuar em Juzo.
3. Jurisprudncia. Agravo n 1.0024.02.806723-9001 (j. em 12.04.2006)
TJMG Apelao n 1.0702.04.147723-4002 (j. em 31.08.2006)
TJMGApelao n 316.058.48 (j. em 18.11.2008) TJSP Apelao n
994.02.056078-1 (j. em 03.02.2010) TJSP Apelao n 994.03.099425-5 (j.
em 03.11.2009) TJSP Apelao n 2001.011458-5 (j. em 30.10.2009) TJSC
I produto objeto de patente;

O direito conferido ao titular da patente lhe possibilita impedir terceiros


desautorizados de produzir, usar, colocar venda, vender ou importar com
estes propsitos, produto objeto de patente. Se a explorao, por terceiro
desautorizado, do produto objeto de patente no se enquadrar nas excees
legais (art. 43), qualquer uma das condutas elencadas no caput caracterizar
um ato ilcito passvel de ordem de absteno e tambm indenizao.
II processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.
1. Explorao de processo patenteado. semelhana da regra estabelecida
no art. 42, inc. I, h que se ressaltar que o titular de uma patente de processo
tambm poder impedir a explorao desautorizada do processo patenteado e
do produto obtido diretamente mediante o uso do aludido processo. Com isto,
garante-se ao titular de uma patente de processo proibir no s o uso do
processo em si, como tambm evitar qualquer uma das prticas mencionadas
no caput do art. 42, no que diz respeito ao produto obtido diretamente por
processo patenteado.
1 Ao titular da patente assegurado ainda o direito de impedir que
terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste
artigo.
1. Infrao por contribuio. Alm das modalidades de infrao direta, o
legislador ptrio tambm disps expressamente sobre a infrao por
contribuio. Nesta modalidade de infrao aos direitos do titular da patente, o
ofensor no explora produto ou processo patenteado, mas contribui para a sua
efetiva ocorrncia por terceiros. Assim, se uma empresa fornece materiais para
a consecuo de uma inveno patenteada, o Titular da patente poder impedila, com fulcro na regra em questo.
2 Ocorrer violao de direito da patente de processo, a que se refere o
inciso II, quando o possuidor ou proprietrio no comprovar, mediante
determinao judicial especfica, que o seu produto foi obtido por
processo de fabricao diverso daquele protegido pela patente.
1. Inverso do nus da prova. Especificamente sobre a infrao a processo
patenteado, a Lei estabelece que caber ao acusado, mediante determinao
judicial especfica, provar que o seu produto no foi obtido por processo de
fabricao patenteado.
H que se elogiar a regra especfica estabelecida na Lei da Propriedade
Industrial, na medida em que encampa, h muito, a teoria da carga dinmica
das provas. Atribuir ao titular da patente o nus de comprovar que o produto de
terceiros foi obtido mediante processo patenteado poderia tornar ineficaz a
patente e, com isto, estimular a prtica de infrao a patentes de processo. Por
essa razo, a Lei atribui tal dever ao acusado, o qual detm todos os
conhecimentos sobre o processo de fabricao de seu produto. Finalmente,
no se pode ignorar a exigncia de determinao judicial especfica
estabelecendo a inverso do nus da prova, o que evita uma surpresa das
Partes a respeito da regra de distribuio do nus da prova.

Art. 43. O disposto no artigo anterior no se aplica:


1. Excludente de ilicitude. O artigo em comento disciplina expressamente as
hipteses em que a explorao de patente por terceiros desautorizados no
caracterizar infrao aos direitos do titular. A interpretao das hipteses a
seguir elencadas deve ser restritiva, por implicar em limitaes ao direito do
titular de patente.
I aos atos praticados por terceiros no autorizados, em carter privado
e sem finalidade comercial, desde que no acarretem prejuzo ao
interesse econmico do titular da patente;
1. Ausncia de prejuzo ao titular dos direito. De acordo com o inciso I do
artigo em comento, o uso desautorizado de uma patente no caracterizar
infrao aos direitos do Titular se observados os seguintes requisitos,
cumulativamente, (i) uso em carter privado; (ii) ausncia de finalidade
comercial; (iii) inexistncia de prejuzos ao interesse econmico do titular.
A ausncia de qualquer um dos requisitos acima listados, a qualquer tempo,
tornar a explorao desautorizada ilcita.
II aos atos praticados por terceiros no autorizados, com finalidade
experimental, relacionados a estudos ou pesquisas cientficas ou
tecnolgicas;
1. Ausncia de finalidade econmica. Nessa exceo, o legislador ptrio
retirou a ilicitude da explorao de objeto de patente com finalidade
experimental, relacionada a estudos, pesquisas cientficas ou tecnolgicas.
H que se notar que a finalidade experimental refere-se a constataes da
prpria patente, como, por exemplo, realizao de testes para confirmar as
informaes existentes no relatrio descritivo, realizao de testes para
verificar se o resultado propagado pelo Titular verdadeiro etc. O uso de testes
experimentais para aprimorar a patente no se enquadra na exceo legal,
uma vez que claro o intuito comercial almejado pelo terceiro, ainda que tais
lucros sejam obtidos somente depois da expirao do prazo de vigncia da
patente.
III preparao de medicamento de acordo com prescrio mdica para
casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao
medicamento assim preparado;
1. Preparao de medicamentos. O inciso III deste artigo permite que
pessoas no autorizadas produzam um medicamento patenteado ou utilizem
um processo patenteado para a obteno de um medicamento, desde que este
seja para uso individual. Para tanto, deve haver uma prescrio mdica
destinada a uma pessoa determina em razo de um caso individual e um
profissional habilitado dever ser o responsvel pela produo do
medicamento. Desta forma, a preparao do medicamento s deve ocorrer
aps a apresentao da prescrio mdica, de modo que a pessoa habilitada
no pode mant-lo em estoque para vend-lo a pessoas com prescries
mdicas. Para haver a produo, deve haver a prescrio mdica e a pessoa

habilitada. Beneficia-se, desse modo, as denominadas farmcias de


manipulao.
IV a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de
produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo
titular da patente ou com seu consentimento;
1. Exausto de direitos. O inciso IV estabelece a denominada exausto de
direitos. Se o Titular ou algum por ele autorizado consente com a colocao
de produto no mercado interno [objeto de patente ou de processo patenteado],
no mais poder controlar a sua circulao por terceiros. Pouco importa se
houve ou no a devida remunerao ao Titular da patente ou daquele por
ele autorizado, uma vez que o requisito elementar para a caracterizao da
exausto dos direitos to somente o consentimento prvio.
2. Importao paralela. Sobre a exausto de direitos, h que se destacar a
controvrsia sobre a possibilidade ou no de importao paralela. Por
exemplo, o titular de uma patente brasileira fabrica o seu produto na Europa
[onde tambm detm um ttulo patentrio] e comercializa o produto a terceiros.
Em seguida, os compradores deste produto exportam o produto ao Brasil, sem
o consentimento do titular da patente. A colocao deste produto no mercado
brasileiro e sua posterior comercializao por terceiros seria luma conduta lcita
ou ilcita? Sem adentrar ao mrito da divergncia doutrinria e jurisprudencial
sobre o tema, certo que o consentimento do titular da patente um requisito
obrigatrio para que ocorra a chamada exausto dos direitos.
V a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matria viva,
utilizem, sem finalidade econmica, o produto patenteado como fonte
inicial de variao ou propagao para obter outros produtos; e
1. Matria viva. O titular da patente no poder se opor ao uso de patente
relacionada com matria viva, desde que como fonte inicial de variao
ou propagao para obter outros produtos. Para tanto, imprescindvel
que no haja finalidade econmica na explorao da patente relacionada
com matria viva.
VI a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matria viva,
utilizem, ponham em circulao ou comercializem um produto patenteado
que haja sido introduzido licitamente no comrcio pelo detentor da
patente ou por detentor de licena, desde que o produto patenteado no
seja utilizado para multiplicao ou propagao comercial da matria viva
em causa.
1. Exausto de direitos em caso de patentes relacionadas com matria
viva. O inciso VI tambm estabelece a denominada exausto de direitos. Se
o Titular ou algum por ele autorizado consente com a colocao de produto no
mercado interno [por ex.: uma semente objeto de transgenia], no mais poder
controlar a sua utilizao por terceiros. Poder, entretanto, insurgir-se contra a
utilizao da semente para multiplicao ou propagao comercial.

VII aos atos praticados por terceiros no autorizados, relacionados


inveno protegida por patente, destinados exclusivamente produo
de informaes, dados e resultados de testes, visando obteno do
registro de comercializao, no Brasil ou em outro pas, para a explorao
e comercializao do produto objeto da patente, aps a expirao dos
prazos estipulados no art. 40.
1. Inovao legislativa. A Lei Federal n. 10.196/2001[1] incluiu o presente
inciso na Lei da Propriedade Industrial. Como cedio, em inmeras reas
(sobretudo, na rea da sade), a fabricao e comercializao de produtos
esto sujeitas a prvia autorizao do rgo governamental competente. Para
evitar o longo prazo entre a data do requerimento e a aprovao pelo rgo
governamental competente, a Lei autorizou a produo de informaes, dados
e resultados de testes por terceiros desautorizados, durante o prazo de
vigncia da patente, desde que a explorao comercial do produto ocorra aps
a expirao do prazo de vigncia da patente.
Em relao a medicamentos, para aprovao de medicamentos genricos e
similares, as resolues da ANVISA exigem a comprovao da equivalncia
farmacutica e biodisponilidade relativa/bioequivalncia entre o medicamento
genrico ou similar e o de referncia, por meio de estudos clnicos realizados
por laboratrio credenciado junto Autarquia Federal responsvel pela
vigilncia sanitria do Pas.
Se a realizao de tais testes somente fosse possvel aps o decurso do prazo
de vigncia da patente, certo que a aprovao de um medicamento genrico
ou similar somente ocorreria meses, qui, anos depois do prazo de vigncia
da patente, o que daria ao titular da patente um prazo de proteo superior a
20 (vinte) anos.
Art. 44. Ao titular da patente assegurado o direito de obter indenizao
pela explorao indevida de seu objeto, inclusive em relao explorao
ocorrida entre a data da publicao do pedido e a da concesso da
patente.
1. Perodo de apurao da indenizao. O artigo 44 prev que o ofendido
tem direito de obter indenizao pela explorao indevida do objeto de sua
patente por terceiros desautorizados. Os critrios para apurao da
indenizao devida em caso de infrao patentria esto definidos nos artigos
208 a 210 desta Lei. Em relao ao perodo de apurao da indenizao, o
caput do artigo 44 estabelece que considerar-se- todo o perodo de
explorao indevida, inclusive com relao ao perodo compreendido entre a
data da publicao do pedido e a concesso da patente.
1 Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do contedo
do pedido depositado, anteriormente publicao, contar-se- o perodo
da explorao indevida para efeito da indenizao a partir da data de
incio da explorao.
1. Termo a quo diferenciado. O caput do artigo 44 estabelece que o perodo
da indenizao compreende, inclusive, aquele entre a data de publicao do
pedido de patente e a sua concesso pelo Instituto Nacional da Propriedade
Industrial INPI. Com isto, no h mais presuno de que o infrator tem
cincia do objeto do pedido de patente ainda no publicado. Contudo, se o

infrator houver tomado conhecimento do pedido de patente depositado, por


qualquer meio, o perodo de apurao da indenizao abranger a data do
incio da explorao indevida do objeto do pedido de patente, mesmo que
anterior publicao do pedido de patente.
2 Quando o objeto do pedido de patente se referir a material biolgico,
depositado na forma do pargrafo nico do art. 24, o direito indenizao
ser somente conferido quando o material biolgico se tiver tornado
acessvel ao pblico.
1. Material biolgico e indenizao. Em se tratando de pedido de patente
relativo a material biolgico, o termo inicial para apurao da indenizao ser
a data do depsito do material biolgico pelo titular da patente (art. 24,
pargrafo nico, desta Lei).
3 O direito de obter indenizao por explorao indevida, inclusive com
relao ao perodo anterior concesso da patente, est limitado ao
contedo do seu objeto, na forma do art. 41.
1. Limitao. O perodo de proteo da patente retroage data do depsito
pelo seu titular, de modo que o titular faz jus ao recebimento de indenizao
por todo perodo de explorao indevida, desde que posterior data de
publicao do pedido de patente [ou da cincia do infrator a respeito do
contedo depositado. De qualquer forma, o 3 em comento prev que o
direito indenizao est limitado ao contedo das reivindicaes.
Se houver reproduo, ainda que parcial, das reivindicaes de um
determinado pedido de patente, o seu titular far jus ao recebimento da
indenizao.
Seo II
Do Usurio Anterior
Art. 45. pessoa de boa f que, antes da data de depsito ou de
prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no Pas, ser
assegurado o direito de continuar a explorao, sem nus, na forma e
condio anteriores.
1. Usurio anterior. Por meio desse dispositivo, o legislador ptrio tratou do
chamado usurio anterior. Trata-se de uma permisso para que o usurio
anterior possa continuar a explorao do seu produto, sem ser considerado
como contrafator. Assim, aquele que explorava o mesmo objeto da inveno
antes do seu depsito perante o INPI, pode ver reconhecido a seu favor um
direito de explorao, apesar da existncia do direito de exclusividade de
titularidade de um terceiro para o mesmo objeto.
Sobre o assunto, Chavanne e Burst ensinam que ainda que vlida, a patente
concedida ao segundo inventor no ser oponvel ao primeiro inventor,
considerando que ele tinha o uso anterior da inveno. Esse o sentido
da previso do usurio anterior (Chavanne, Albert e Burst, Jean Jacques.
Droit de la Proprit Industrielle, ed. Dalloz, 5 ed., 1998, p. 267).

Paul Roubier explica que O usurio anterior poder continuar a explorao


do seu negcio, nas mesmas condies anteriores, sendo-lhe
assegurada a proteo, graas a uma exceo legal, de toda ao de
contrafao. Assim, o usurio anterior no ser um infrator, mas tambm
dever se contentar em explorar o seu objeto, considerando que o direito
(incluindo a possibilidade de cesso) pertence ao titular da patente, que
ter a possibilidade de ajuizar aes contra os contrafatores ou conceder
licenas de explorao (Roubier, Paul. Le Droit de la Proprit Industrielle,
Parte Geral, d. du Recueil Sirey, 1952, p. 124).
2. Jurisprudncia. Apelao Cvel n 70008380420, Relator Desembargador
Rogrio Gesta Leal, j. em 13.05.2004 TJRS
1 O direito conferido na forma deste artigo s poder ser cedido
juntamente com o negcio ou empresa, ou parte desta que tenha direta
relao com a explorao do objeto da patente, por alienao ou
arrendamento.
1. Transferncia do direito do usurio anterior. Os direitos conferidos
pessoa que j explorava o objeto da patente somente podem ser vendidos ou
arrendados juntamente com o negcio ou empresa que tenha relao direta
com a explorao da inveno, de modo que a um terceiro sem relaes
diretas com o uso do objeto da patente no podero ser cedidos tais direitos.
2 O direito de que trata este artigo no ser assegurado a pessoa que
tenha tido conhecimento do objeto da patente atravs de divulgao na
forma do art. 12, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 1
(um) ano, contado da divulgao.
1. Inaplicabilidade do direito. Este pargrafo determina que a pessoa que j
fazia a explorao do objeto da patente antes do seu depsito ou pedido no
ser beneficiada com a exceo em comento se ela tiver tido conhecimento do
objeto da patente em razo da sua divulgao nos 12 meses anteriores data
de depsito ou prioridade do pedido de patente, na forma e pelas pessoas
previstas no artigo 12 da Lei da Propriedade Industrial. Cumpre destacar que
necessrio que esta pessoa tenha tido conhecimento do objeto da patente por
meio da divulgao do supracitado artigo 12, pois, se ela comprovar que no
foi por meio dessa divulgao, ento ela incorrer na exceo e poder
explorar o objeto da patente como antes fazia.
Nesse sentido, FERNANDO EID PHILIPP esclarece que: O usurio anterior
tem boa f a partir do momento em que ele mesmo realizou a inveno ou
ento ele a recebeu de maneira legtima de seu inventor. Caso contrrio,
este dispositivo legal no pode aplicado, uma vez que o direito do
usurio anterior precrio e decorrente de fraude (Patente de Inveno
Extenso da Proteo e Hipteses de Violao, So Paulo, Ed. Juarez de
Oliveira, 2006, pp. 55/56).
CAPTULO VI
DA NULIDADE DA PATENTE

Seo I
Das Disposies Gerais
Art. 46. nula a patente concedida contrariando as disposies desta Lei.
1. Nulidade da patente. O presente artigo demasiadamente amplo, uma vez
que estabelece que uma patente ser nula quando contrariar as disposies
desta Lei. Nesse contexto, pode-se pleitear a nulidade da patente se houver
qualquer vcio de fundo ou meramente formal, ou nas hipteses de matrias
excludas do mbito de proteo (arts. 10 e 18, desta Lei).
Conforme ensina o saudoso GAMA CERQUEIRA: As patentes de inveno
destinam-se a reconhecer e garantir o direito do inventor sobre a sua
criao, a qual, por sua vez, constitui o fundamento desse direito. Como
temos dito mais de uma vez, a patente no cria direito nenhum, apenas
reconhece e declara o direito preexistente do inventor, cuja presuno
estabelece. Mas, para que a inveno possa ser objeto de proteo
jurdica, necessrio que satisfaa a certas condies exigidas pela lei,
condies que consistem na novidade, no carter industrial e no carter
lcito da inveno. (Tratado da Propriedade Industrial, vol. II, tomo I, Edio
Revista Forense, 1952, Rio de Janeiro, p. 278).
Seria possvel afirmar que uma patente nula porque o privilgio concedido
pelo INPI ao titular caracterizaria prtica de concorrncia desleal? A resposta
negativa. Durante o processamento do pedido de patente, avalia-se os seus
requisitos formais e de fundo, de modo que no se avalia a conduta do titular
do direito no mercado.
Apesar do contedo genrico do artigo em comento, parece-nos que a nulidade
da patente somente poder ser declarada se houver algum vcio formal (erro no
processamento, insuficincia descritiva, entre outros) ou falta dos requisitos de
patenteabilidade.
Art. 47. A nulidade poder no incidir sobre todas as reivindicaes,
sendo condio para a nulidade parcial o fato de as reivindicaes
subsistentes constiturem matria patentevel por si mesmas.
1. Nulidade parcial. Este artigo prev a possibilidade de a nulidade parcial da
patente, o que pode ocorrer nos casos em que haja matria patentevel nas
reivindicaes que subsistirem, ou seja, pode uma reivindicao da patente ser
considerada nula, mas as outras reivindicaes podero permanecer vlidas se
contiverem objeto patentevel. Em se tratando de reivindicaes dependentes,
a nulidade ainda que parcial da reivindicao materna implicar
inevitavelmente na sua invalidade.
Art. 48. A nulidade da patente produzir efeitos a partir da data do
depsito do pedido.
1. Efeitos ex tunc da nulidade. Se houve vcio no procedimento administrativo
de concesso de uma patente, conclui-se que o ato concessivo est inquinado
de vcio. Por tal razo, a declarao de nulidade retroagir data do depsito
pelo Depositante, o que j amplamente consagrado no direito brasileiro.
Nesse caso, se o titular de uma patente prope demandas judiciais contra
terceiros, tendo como objeto to somente a prtica de infrao patentria, o
destino da demanda inibitria estar afetado pelo desfecho acerca da nulidade

da patente. Nesse sentido, preciso o ensinamento de Llio Denicoli Schmidt:


A influncia que a soluo das questes prvias (preliminares e
prejudiciais) guarda em relao ao julgamento do pedido torna o seu
exame obrigatrio. Ao proferir sua deciso final, o juiz no poder, sob
pena de nulidade, deixar de ter analisado todos os pontos ou questes
preliminares ou prejudiciais suscitadas pelas partes ou apreciveis de
ofcio.
Estas consideraes permitem concluir que a nulidade do registro de
marca ou privilgio de patente, quando suscitada em aes de cessao
de uso, indenizao e/ou reivindicao, constitui-se numa questo
prejudicial. A procedncia ou no do pedido depender da resoluo que
no caso vier a ser dada nulidade. Vindo a ser nulo o registro ou o
privilgio do autor, o pedido que neles se fundava haver de ser julgado
improcedente. Por outro lado, admitida a nulidade dos ttulos obtidos
pelo ru, o direito de uso que neles tinha lastro ruir e a ao dever vir a
ser tida por procedente. A invalidade, portanto, subordina em termos
lgicos o julgamento da ao. (O reconhecimento incidental de nulidade de
registro de marca ou privilgio de patente, Revista da ABPI n 22, Mai/Jun
1996, p. 36/45).
Art. 49. No caso de inobservncia do disposto no art. 6, o inventor
poder, alternativamente, reivindicar, em ao judicial, a adjudicao da
patente.
1. Ao reivindicatria. Como visto no artigo 6 da presente Lei, o autor da
inveno ou do modelo de utilidade, os herdeiros ou sucessores do autor, o
legitimado por fora de contrato de trabalho ou de prestao de servios
podem obter a patente.
Se houver usurpao da inveno ou do modelo de utilidade, hiptese em que
a patente ser depositada por parte ilegtima, o verdadeiro inventor poder
requerer a nulidade da patente. Nesta hiptese, as consequncias seriam
nefastas principalmente ao inventor, uma vez que sua inveno ou modelo de
utilidade passar a integrar o domnio pblico.
Por tal motivo, a Lei da Propriedade Industrial prev que o inventor, seus
herdeiros ou sucessores, os legitimados por fora de contrato de trabalho ou de
prestao de servios podem, alternativamente, requerer a adjudicao da
patente.
Nesse caso, faz-se necessria a propositura de ao judicial com pedido de
adjudicao da patente, para que os legtimos detentores do direito acerca da
inveno ou modelo de utilidade passem a constar como titulares do direito
perante o INPI, podendo fazer uso das prerrogativas legais contra terceiros
desautorizados.
Seo II
Do Processo Administrativo de Nulidade

Art. 50. A nulidade da patente ser declarada administrativamente


quando:
1. Procedimento administrativo de nulidade. Antes de ingressar com uma
ao judicial objetivando a nulidade de um ttulo patentrio, poder o terceiro
interessado instaurar procedimento administrativo de nulidade da patente

perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPI. Os efeitos da


nulidade administrativa so os mesmos da ao judicial de nulidade.
I no tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais;
Vide comentrios ao artigo 46.
II o relatrio e as reivindicaes no atenderem ao disposto nos arts. 24
e 25, respectivamente;
1. Insuficincia descritiva e formulao incorreta das reivindicaes. A
insuficincia descritiva ou a falta de clareza na formulao das reivindicaes
poder ensejar a nulidade da patente de inveno.
Nesse sentido, menciona-se o precedente do Eg. Tribunal Regional Federal da
2 Regio: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NULIDADE DE PATENTE DE
INVENO.
AUSNCIA
DE
NOVIDADE
E
ATIVIDADE
INVENTIVA.REIVINDICAES DA PATENTE QUE, DA FORMA COMO
FORAM REDIGIDAS, NO REPRESENTARAM CORRETAMENTE A
INVENO E PLEITEARAM PRIVILGIO PARA UM PROCESSO AMPLO E
J CONHECIDO DO ESTADO DA TCNICA.
II O pedido de apostilamento objetivando a restrio da patente,
apontado como fato novo para o deslinde da questo, no impede o
julgamento da lide, quando a alterao nele requerida no for suficiente
para infirmar toda a discusso sobre o estado da tcnica.
III A discordncia do resultado da percia, a princpio, no deve ser
pretexto para a anulao do laudo quando no se vislumbrar prejuzo
hbil a ensejar cerceamento de defesa ou a nulidade da ao, ainda mais
quando existir nos autos pareceres apresentados tambm pelos
assistentes tcnicos das partes.
IV Remessa Oficial, Apelao e Agravo Interno a que se nega
provimento. (TRF 2 Regio Apelao Cvel n 2003.51.01.512295-4,
Relator Marcello Ferreira de Souza Granado, 1 Turma Especializada, j. em
16.06.2009)
III o objeto da patente se estenda alm do contedo do pedido
originalmente depositado; ou
1. Ampliao do contedo. Se o depositante ampliar o contedo do pedido de
patente originalmente depositado, a patente poder ser declarada nula pelo
INPI.
IV no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das formalidades
essenciais, indispensveis concesso.
1. Aproveitamento dos atos administrativos. O inciso em comento permite
uma interpretao ampla, o que pode gerar dvidas. Quais seriam as
formalidades essenciais indispensveis concesso?
Por certo, h que se fazer uma leitura conjugada do inciso em questo com o
artigo 220 da Lei, na medida em que a Autarquia Federal dever aproveitar os
atos praticados pelo Depositante, sempre que possvel, fazendo as exigncias
cabveis.
Nesse sentido, pertinentes as decises proferidas pelo Eg. Tribunal Regional
Federal da 2 Regio:
No foi dada a devida oportunidade parte apelada de demonstrar, em
sede administrativa, se houve ou no, o pagamento da anuidade. E
mesmo que faltante a quitao referente 8 anuidade, o simples fato de

ter prosseguido no pagamento das anuidades subseqentes, j obsta a


decretao de caducidade automtica.
Devem os valores porventura devidos serem cobrados junto ao titular da
patente, judicial ou administrativamente, sem que o privilgio de
inveno seja atingido pela caducidade e conseqentemente extinto, eis
que configurado o interesse no prosseguimento do exerccio de tal
privilgio. (TRF 2 Regio Apelao n 2000.02.01.024512-8. Relator:
Desembargador Federal Poul Erik Dyrlund, Quarta Turma. j. em 28.04.2004)
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INPI. PEDIDO DE REGISTRO DE PATENTE.
ERRO MATERIAL. ARQUIVAMENTO. COMPROVAO DE PAGAMENTO.
- Remessa em face de sentena que julgou procedente o pedido,
concedendo a segurana pleiteada, visando a anulao do ato
administrativo que culminou no arquivamento do pedido de patente da
empresa autora, pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial INPI.
- Ocorrncia de erro material no preenchimento da guia de contribuio
por parte da empresa Rhodia, que aps o nmero correspondente a outro
pedido de registro de patente, de outra empresa, cujo pagamento j havia
sido efetuado.
- Falta de razoabilidade do arquivamento, tendo em vista ter sido
demonstrado o cumprimento pela autora dos requisitos legais para a
concesso do registro de patente em tela, inclusive o pagamento da
contribuio, motivo pelo qual se deu o arquivamento.
- Precedentes jurisprudenciais.
- Remessa desprovida. (TRF 2 Regio Remessa Ex Ofcio em ao
cvel. Processo n. 0032860-65.2012.4.02.5101. Desembargador Federal
Relator Paulo Esprito Santo. J. em 30.07.2013)
Art. 51. O processo de nulidade poder ser instaurado de ofcio ou
mediante requerimento de qualquer pessoa com legtimo interesse, no
prazo de 6 (seis) meses contados da concesso da patente.
1. Interesse para instaurao. O processo administrativo de nulidade pode
ser instaurado ex officio ou a requerimento de qualquer pessoa com legtimo
interesse, no prazo de 6 (seis) meses, a contar da data da concesso da
patente. Nesse sentido, quando o requerente no for a prpria Autarquia
Federal, a Parte dever comprovar o seu legtimo interesse, como, por
exemplo, propositura de ao judicial por parte do titular, explorao do objeto
da patente etc.
Pargrafo nico. O processo de nulidade prosseguir ainda que extinta a
patente.
1. Interesse no prosseguimento da nulidade. A extino da patente produz
efeitos a partir do trmino do prazo de vigncia, de modo que toda e qualquer
usurpao ocorrida durante o prazo de vigncia dever ser devidamente
apurada e decidida pelo Poder Judicirio. Contudo, como dito, a declarao de
nulidade produz efeitos ex tunc, de modo que a consequncia seria o
reconhecimento judicial de que o ttulo patentrio natimorto, no podendo
produzir efeitos no mundo jurdico.
Assim, mesmo que extinta a patente, o processo administrativo de nulidade
dever ter regular prosseguimento, uma vez que remanesce o interesse da
parte no desfecho da questo. Por exemplo, se uma empresa foi condenada a
pagar indenizao ao titular da patente por conta da utilizao de seu objeto, a

declarao de nulidade poder ensejar a desconstituio da sentena, uma vez


que os efeitos da deciso administrativa so retroativos at a data do depsito
do pedido de patente. O mesmo no ocorrer se houver to somente a
extino da patente por conta do decurso do prazo de vigncia. Nesta ltima
hiptese, a patente foi depositada, concedida e produziu efeitos at a data da
extino, de modo que qualquer sentena condenatria amparada no ttulo
patentrio subsistir.
Art. 52. O titular ser intimado para se manifestar no prazo de 60
(sessenta) dias.
1. Direito ao contraditrio. Em respeito ao princpio constitucional do
contraditrio, a Autarquia Federal dever determinar a intimao do Titular
para, querendo, apresentar sua manifestao a respeito do processo
administrativo de nulidade. Sobre o contraditrio no processo administrativo,
CARMEN LUCIA ROCHA ensina que O contraditrio garante no apenas a
oitiva da parte, mas que tudo quanto apresente ele no processo, suas
consideraes, argumentos, provas sobre a questo sejam devidamente
levadas em conta pelo julgador, de tal modo que a contradita tenha
efetividade e no apenas se cinja formalidade de sua presena
(Princpios Constitucionais do Processo Administrativo no Direito Brasileiro.
Revista de Direito Administrativo: Rio de Janeiro, n 209, p. 207/209).
Art. 53. Havendo ou no manifestao, decorrido o prazo fixado no artigo
anterior, o INPI emitir parecer, intimando o titular e o requerente para se
manifestarem no prazo comum de 60 (sessenta) dias.
1. Parecer do INPI. A manifestao do Titular no obrigatria, tal como deixa
claro o artigo em comento. De qualquer modo, se no houver manifestao do
Titular, o parecer emitido pelo INPI no poder basear-se em presuno de
veracidade dos argumentos deduzidos pelo Requerente do Processo
Administrativo de Nulidade. Aps a emisso do parecer tcnico pelo INPI, as
Partes podero se manifestar sobre a opinio tcnica da Autarquia Federal, no
prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 54. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que no
apresentadas as manifestaes, o processo ser decidido pelo Presidente
do INPI, encerrando-se a instncia administrativa.
1. Deciso administrativa. Aps a manifestao das Partes a respeito do
parecer tcnico emitido pelo INPI, se as Partes envolvidas utilizarem tal
faculdade, o Presidente da Autarquia Federal decidir o processo
administrativo de nulidade. Contra a deciso administrativa do Presidente do
INPI, caber somente medidas judiciais.
Art. 55. Aplicam-se, no que couber, aos certificados de adio, as
disposies desta Seo.
1. Certificado de adio. O artigo 55 estende aos certificados de adio a
nulidade administrativa das patentes a eles relacionadas, pois tais certificados
so acessrios da patente, nos termos do artigo 77 do mesmo diploma legal.

Seo III
Da Ao de Nulidade

Art. 56. A ao de nulidade poder ser proposta a qualquer tempo da


vigncia da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legtimo
interesse.
1. Ao judicial de nulidade. semelhana do processo administrativo de
nulidade, a Lei prev que o INPI ou qualquer pessoa com legtimo interesse
poder propor ao judicial objetivando a nulidade da patente concedida pelo
INPI em favor do Titular, seja por ausncia dos requisitos de forma, seja por
ausncia dos requisitos de patenteabilidade.
2. Legtimo interesse. Se a ao judicial no for proposta ex officio, o Autor
da Ao de Nulidade dever comprovar o seu legtimo interesse. Por se tratar
de um direito real de interesse pblico, pode-se afirmar que qualquer pessoa
poderia propor a ao judicial objetivando a nulidade da patente, na medida em
que a desconstituio de um direito de exclusiva traz benefcios coletividade
em geral, seja porque estimular a produo industrial, seja porque benfica
para a concorrncia.
3. Prazo. Diferentemente da ao de nulidade contra registro de marca (v.
comentrios ao artigo 173), a Lei da Propriedade Industrial estabelece que a
ao de nulidade de patente poder ser proposta a qualquer tempo, durante o
perodo de vigncia da patente. Significa dizer que, aps a extino da patente
por seu decurso de prazo, no ser mais possvel questionar a validade de
uma patente.
Parece-nos que tal artigo no est em sintonia com a finalidade da lei. Os
efeitos da declarao de nulidade so ex tunc, de modo que uma patente
inquinada de vcio no produz ou no deveria ter produzido efeitos no
mundo jurdico. Se uma empresa, condenada por prtica de infrao patentria
em uma ao judicial de absteno, tomar conhecimento de que a patente que
fundamentou a sentena condenatria no preenchia os requisitos legais de
patenteabilidade, mesmo que extinta a patente, poder requerer a sua nulidade
em Juzo. Afinal, uma vez declarada a invalidade da patente, a empresa
condenada poder discutir os prejuzos causados indevidamente pelo titular de
uma patente nula de pleno Direito, requerendo o ressarcimento de eventuais
danos.
Por razes bvias, a Lei deveria estabelecer um prazo prescricional para o
questionamento judicial da patente, aps a expirao do prazo de vigncia.
1 A nulidade da patente poder ser arguida, a qualquer tempo, como
matria de defesa.
1. Matria de defesa. A Lei prev que a invalidade da patente poder ser
arguida, a qualquer tempo, como matria de defesa. Nesse sentido, se uma
ao judicial de absteno e/ou indenizao for proposta pelo titular da patente
ou mesmo uma ao penal , o acusado poder suscitar, como matria de
defesa, a nulidade do ttulo patentrio que embasa a pretenso do titular.
2. Incompetncia da Justia Estadual. H que se ressaltar que o
entendimento mais recente do C. Superior Tribunal de Justia concluiu pela
impossibilidade de alegao de nulidade da patente como matria de defesa,
nos seguintes termos:

PROCESSO CIVIL E DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECUTAL.


REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL E DE MARCA. ALEGADA
CONTRAFAO. PROPOSITURA DE AO DE ABSTENO DE USO.
NULIDADE DO REGISTRO ALEGADO EM MATRIA DE DEFESA.
RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL, COM REVOGAO DE LIMINAR
CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. REVESO DO
JULGAMENTO. NULIDADE DE PATENTE, MARCA OU DESENHO DEVE
SER ALEGADA EM AO PRPRIA, PARA A QUAL COMPETENTE A
JUSTIA FEDERAL. RECURSO PROVIDO.
1. A alegao de que invlido o registro, obtido pela titular de marca,
patente ou desenho industrial perante o INPI, deve ser formulada em ao
prpria, para a qual competente a Justia Federal. Ao juiz estadual no
possvel, incidentalmente, considerar invlido um registro vigente,
perante o INPI. Precedente.
2. A impossibilidade de reconhecimento incidental da nulidade do registro
no implica prejuzo para o exerccio do direito de defesa do ru de uma
ao de absteno. Nas hipteses de registro irregular de marca, patente
ou desenho, o terceiro interessado em produzir as mercadorias
indevidamente registrada deve, primeiro, ajuizar uma ao de nulidade
perante a Justia Federal, com pedido de antecipao dos efeitos da
tutela. Assim, todo o peso da demonstrao do direito recairia sobre o
suposto contrafator que, apenas depois de juridicamente respaldado,
poderia iniciar a comercializao do produto.
3. Autorizar que o produto seja comercializado e que apenas depois, em
matria de defesa numa ao de absteno, seja alegada a nulidade pelo
suposto contrafeitor, implica inverter a ordem das coisas. O peso de
demonstrar os requisitos da medida liminar recairia sobre o titular da
marca e cria-se, em favor do suposto contrafeitor, um poderoso fato
consumado: eventualmente o prejuzo que ele experimentaria com a
interrupo de um ato que sequer deveria ter se iniciado pode impedir a
concesso da medida liminar em favor do titular do direito.
4. Recurso especial provido, com o restabelecimento da deciso
proferida em primeiro grau. (Recurso Especial n 1.132.449 PR, Rel. Min.
Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 13 de maro de 2012)
3. Questo prejudicial. Outro ponto que merece destaque a questo da
prejudicialidade externa. A declarao de nulidade de uma patente produz
efeitos ex tunc, de modo que o seu desfecho influir diretamente na deciso
de mrito a ser prolatada na ao de absteno e/ou indenizatria.
Nessa linha de raciocnio, parece-nos correto admitir que a ao de nulidade
proposta perante a Justia Federal constitui questo prejudicial externa, de
modo que a suspenso da demanda estadual seria medida inevitvel (art. 265
do CPC).
Entretanto, no se pode olvidar que a propositura de aes de nulidade pode
servir como um meio protelatrio por parte do contrafator, de modo que o
Julgador dever sopesar os interesses em conflito. Isso sem contar que o ato
administrativo que concede o privilgio goza de presuno relativa de validade
at posterior desconstituio pela Justia.

2 O juiz poder, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspenso


dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais prprios.
1. Liminar na ao de nulidade. O 2 prev especificamente a possibilidade
de o Juiz Federal responsvel pelo julgamento da ao de nulidade determinar,
preventiva ou incidentalmente, a suspenso dos efeitos da patente, desde que
atendidos os requisitos processuais prprios (v. arts. 273 e 461, ambos do
CPC). Nesse ponto, o comentrio sobre a questo da prejudicialidade externa
ganha relevo, na medida em que a concesso liminar da suspenso dos efeitos
da patente deve ser interpretado como um fator decisivo para a suspenso da
demanda inibitria.
Art. 57. A ao de nulidade de patente ser ajuizada no foro da Justia
Federal e o INPI, quando no for autor, intervir no feito.
1. Competncia. A ao de nulidade de patente deve ser proposta perante a
Justia Federal, sobretudo porque a Lei estabelece a presena obrigatria do
INPI Autarquia Federal na lide (art. 109 da CF).
2. Posio do INPI. A Lei estabelece que o INPI, nas aes em que no for
autor, intervir no feito. Discute-se a figura do INPI nas aes de nulidade de
patente Ru ou Assistente. Por se tratar de ao que questiona a validade de
um ato proferido pelo INPI, a nosso ver, a posio do INPI de Ru na ao de
nulidade proposta por terceiro com legtimo interesse.
3. Cumulao de pedidos. Considerando que a competncia para
processamento e julgamento da ao de nulidade pertence Justia Federal,
questiona-se a possibilidade de cumulao de pedidos inibitrio e indenizatrio.
Tal cumulao mais comum nas aes de nulidade de marca, uma vez que o
titular de marca anterior (similar ou idntica) tentar reivindicar a nulidade do
registro da marca do terceiro, a ordem de absteno e a condenao do Ru
ao pagamento de indenizao pelo uso indevido de marca. Contudo, tal
cumulao tambm seria possvel nas aes de nulidade de patente, desde
que o Autor da demanda requeira a nulidade da patente com base na
anterioridade de sua inveno ou modelo de utilidade.
1 O prazo para resposta do ru titular da patente ser de 60 (sessenta)
dias.
1. Lei especfica. A Lei estabelece ainda que o prazo para o Ru contestar a
ao de nulidade de patente ser de 60 (sessenta) dias. Trata-se de lei
especfica que afasta a aplicao do Cdigo de Processo Civil. Nesse sentido,
no h que se falar na incidncia dos artigos 188 e 191 do CPC.
2 Transitada em julgado a deciso da ao de nulidade, o INPI publicar
anotao, para cincia de terceiros.
1. Publicidade. Tal disposto refora a publicidade dos atos administrativos,
pois, alm de ser publicada pelo Poder Judicirio, a deciso proferida no
mbito da Justia Federal tambm ser publicada na via administrativa, pelo
INPI, aps o seu trnsito em julgado.

CAPTULO VII
DA CESSO E DAS ANOTAES

Art. 58. O pedido de patente ou a patente, ambos de contedo indivisvel,


podero ser cedidos, total ou parcialmente.
1. Cesso. Por este artigo entende-se que a propriedade do pedido de patente
ou da patente pode ser cedida a outras pessoas, seja total, seja parcialmente.
Porm, por ser de contedo indivisvel, a cesso ocorre em relao a todo o
pedido ou a toda a patente, pois o termo indivisvel diz respeito s
reivindicaes, as quais devem ser todas cedidas. Dizer que a cesso parcial
denota que o adquirente possuir apenas uma frao dos direitos sobre o todo
da patente.
Art. 59. O INPI far as seguintes anotaes:
1. Publicidade. O artigo em comento traz as anotaes que o INPI dever
fazer, com a finalidade de que a patente produza efeitos perante terceiros,
publicando os atos descritos nos incisos seguintes.
I da cesso, fazendo constar a qualificao completa do cessionrio;
Caso os direitos da patente sejam transferidos por meio de cesso, tal ato
dever ser anotado no INPI, porm, para tanto, deve ser feito o requerimento
de anotao.
II de qualquer limitao ou nus que recaia sobre o pedido ou a patente;
e
Este inciso prescreve que devem ser anotadas as decises tomadas em
relao patente ou pedido, sejam decises judiciais, sejam decises
administrativas, pois so as decises que trazem limitaes e nus.
III das alteraes de nome, sede ou endereo do depositante ou titular.
Tambm devem ser publicadas todas as alteraes relativas a nome, sede e
endereo do titular da patente ou do depositante do pedido.
Art. 60. As anotaes produziro efeito em relao a terceiros a partir da
data de sua publicao.
O artigo em comento determina que os efeitos das anotaes frente a terceiros
passaro a incidir a partir da data de publicao pelo INPI.
CAPTULO VIII
DAS LICENAS
Seo I
Da Licena Voluntria
Art. 61. O titular de patente ou o depositante poder celebrar contrato de
licena para explorao.

Pargrafo nico. O licenciado poder ser investido pelo titular de


todos os poderes para agir em defesa da patente.
1. Formas de Disposio. O art. 61 e seu pargrafo nico preveem a
modalidade tpica de disposio dos direitos de patente, qual seja, a licena
voluntria cujo limite a investidura, pelo licenciado, de todos os poderes
relacionados defesa do ttulo.
A LPI lacnica em relao licena (assim como o em relao cesso
v. art. 58). No obstante, fato que a licena onerosa se assemelha a uma
locao de coisas (arts. 565 a 578 do Cdigo Civil[1]), enquanto que a licena
gratuita se assemelha a um comodato (arts. 579 a 585 do Cdigo Civil[2]), com
a particularidade que os bens imateriais so sua no-rivais (o uso por uma
pessoa no impede a utilizao por outra) e sua no-exclusivos (salvo
interveno estatal, ningum pode impedir seu uso por outrem), o que traz
algumas diferenas prticas na hora de redigir o respectivo contrato, sobretudo
no que diz respeito forma de explorao autorizada e s prerrogativas
atribudas ao licenciado.
Ademais, os princpios gerais e as disposies do Cdigo Civil sobre os
contratos em geral so integralmente aplicveis aos contratos de licena,
sendo extremamente recomendvel uma ateno especial, sobretudo,
estipulao do objeto contratual (que geralmente inclui atividades de
treinamento dos tcnicos do licenciado quanto ao uso da tecnologia inerente
patente e as condies em que tais aes sero desenvolvidas; pode prever
possibilidade de incluso nova patente, quando o caso etc.), bem como s
clusulas de remunerao, prazo e resciso.
Art. 62. O contrato de licena dever ser averbado no INPI para que
produza efeitos em relao a terceiros.
1 A averbao produzir efeitos em relao a terceiros a partir da
data de sua publicao.
2 Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licena
no precisar estar averbado no INPI.
1. Averbao. Dado o contedo de exclusividade temporria inerente s
patentes e o interesse pblico envolvido, o art. 62 exige que o contrato de
licena seja averbado no INPI para produzir efeitos perante terceiros somente a
partir da data de sua publicao (1). Entretanto, a averbao no constitui
requisito de validade de prova de uso/explorao da patente (2).
Art. 63. O aperfeioamento introduzido em patente licenciada pertence a quem
o fizer, sendo assegurado outra parte contratante o direito de preferncia
para seu licenciamento.
1. Vedao ao Grant Back. Este dispositivo estabelece que o aperfeioamento
introduzido em uma patente pertence a quem o desenvolveu, ressalvado o
direito de preferncia no licenciamento ao contratante dos aperfeioamentos.
Dessa forma, cobe-se a presuno de que tais aperfeioamentos pertenam
automaticamente ao licenciador. Importante mencionar que o TRIPS possui
disposio semelhante (no captulo referente ao controle de prticas anticompetitivas em contratos de licena) mencionando que os pases membros
podem adotar restries s exclusive grantback conditions, ou seja,

clusulas que obrigam ao licenciado transferir exclusivamente ao titular da


patente as melhorias efetuadas na tecnologia licenciada[1].
[1] 40.2. Nothing in this Agreement shall prevent Members from specifying
in their legislation licensing practices or conditions that may in particular
cases constitute an abuse of intellectual property rights having an
adverse effect on competition in the relevant market. As provided above,
a Member may adopt, consistently with the other provisions of this
Agreement, appropriate measures to prevent or control such practices,
which may include for example exclusive grantback conditions,
conditions preventing challenges to validity and coercive package
licensing, in the light of the relevant laws and regulations of that Member.
Seo II
Da Oferta de Licena

Art. 64. O titular da patente poder solicitar ao INPI que a coloque em


oferta para fins de explorao.
1 O INPI promover a publicao da oferta.
2 Nenhum contrato de licena voluntria de carter exclusivo ser
averbado no INPI sem que o titular tenha desistido da oferta.
3 A patente sob licena voluntria, com carter de exclusividade,
no poder ser objeto de oferta.
4 O titular poder, a qualquer momento, antes da expressa
aceitao de seus termos pelo interessado, desistir da oferta, no se
aplicando o disposto no art. 66.
1. Oferta de Licena. A LPI trouxe uma figura sui generis: a oferta (pblica)
de licena, por meio da qual o INPI auxilia o titular da patente a encontrar um
licenciado, desde que j no haja licena voluntria com carter de
exclusividade. Como decorrncia da aceitao da oferta, firmar-se- um
contrato de licena.
Art. 65. Na falta de acordo entre o titular e o licenciado, as partes podero
requerer ao INPI o arbitramento da remunerao.
1 Para efeito deste artigo, o INPI observar o disposto no 4 do
art. 73.
2 A remunerao poder ser revista decorrido 1 (um) ano de sua
fixao.
1. Arbitramento da Remunerao. Este dispositivo atribui ao INPI a
prerrogativa de arbitrar a remunerao devida caso as partes no cheguem a
um consenso, observando o procedimento igualmente adotado em caso de
licena compulsria, alm de prever um prazo para reviso da remunerao
arbitrada.
Art. 66. A patente em oferta ter sua anuidade reduzida metade no
perodo compreendido entre o oferecimento e a concesso da primeira
licena, a qualquer ttulo.
1. Anuidade Temporariamente Reduzida. Entre o oferecimento e a
concesso da primeira licena, a patente ter sua anuidade reduzida metade,
como forma de estmulo utilizao do mecanismo.
Art. 67. O titular da patente poder requerer o cancelamento da licena se
o licenciado no der incio explorao efetiva dentro de 1 (um) ano da

concesso, interromper a explorao por prazo superior a 1 (um) ano, ou,


ainda, se no forem obedecidas as condies para a explorao.
1. Cancelamento da Licena. O art. 67 traz as hipteses de cancelamento da
licena por inao do licenciado ou por descumprimento das condies
acordadas.
Seo III
Da Licena Compulsria

Art. 68. O titular ficar sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente


se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio
dela praticar abuso de poder econmico, comprovado nos termos da lei,
por deciso administrativa ou judicial.
1 Ensejam, igualmente, licena compulsria:
I a no explorao do objeto da patente no territrio brasileiro por
falta de fabricao ou fabricao incompleta do produto, ou, ainda, a falta
de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de
inviabilidade econmica, quando ser admitida a importao; ou
II a comercializao que no satisfizer s necessidades do mercado.
2 A licena s poder ser requerida por pessoa com legtimo
interesse e que tenha capacidade tcnica e econmica para realizar a
explorao eficiente do objeto da patente, que dever destinar-se,
predominantemente, ao mercado interno, extinguindo-se nesse caso a
excepcionalidade prevista no inciso I do pargrafo anterior.
3 No caso de a licena compulsria ser concedida em razo de
abuso de poder econmico, ao licenciado, que prope fabricao local,
ser garantido um prazo, limitado ao estabelecido no art. 74, para
proceder importao do objeto da licena, desde que tenha sido
colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu
consentimento.
4 No caso de importao para explorao de patente e no caso da
importao prevista no pargrafo anterior, ser igualmente admitida a
importao por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de
processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado
diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.
5 A licena compulsria de que trata o 1 somente ser requerida
aps decorridos 3 (trs) anos da concesso da patente.
1. Licena Compulsria. A licena compulsria constitui uma das
flexibilidades proteo patentria previstas pela CUP (art. 5A[1], trazida na
verso de 1967) pelo TRIPS (art. 31[2], com importante esclarecimento trazido
pela Declarao de Doha sobre Acordo TRIPS e Sade Pblica[3]) e decorre
do prprio de regime jurdico do direito de propriedade, que deve atender sua
funo social (v. comentrios ao art. 6). Tal entendimento reforado pela
clusula constitucional finalstica que condiciona a concesso de um direito
temporrio aos autores de inventos industriais, ao interesse social e o
desenvolvimento tecnolgico e econmico do Pas (art. 5, XXIX da
Constituio Federal[4]). Em outras palavras, reconhecendo os impactos
sociais e econmicos da concesso de um direito exclusivo obstativo da livre
explorao de determinado bem, a LPI, em linha com o (mas no
reproduzindo ipsis litteris todas as condies do) tratamento internacional
dado ao tema, estabelece situaes em que o interesse pblico lato
sensu prevalecer, permitindo-se excepcionar o regime de exclusividade.

Embora a ideia de licena compulsria seja comumente associada s patentes


farmacuticas (tendo em vista seus impactos em matria de sade pblica e a
maior carga de interesse pblico inerente a tais questes), no h restrio
legal sua aplicao a patentes em outros campos da cincia e da tcnica. De
todo o modo, embora tenha havido outras ameaas, o nico caso de
licenciamento compulsrio ocorrido sob a vigncia da atual LPI se referiu a
duas patentes relacionadas produo de medicamento utilizado no Programa
Nacional DST/AIDS (Decreto n 6.107/2007).
Note-se que no se trata de expropriao ou quebra, vez que o titular retm a
titularidade da patente (inclusive fazendo jus a royalties pela explorao de
sua patente); o que dele se retira a prerrogativa de consentimento
explorao da patente de sua titularidade por terceiros, em determinadas
situaes.
Uma crtica ao regime legal adotado se deve ao fato de a LPI no exigir que
tenha havido prvias negociaes entre o titular e o pleiteante, em condies
razoveis, para explorao da patente. Essa fase consensual preliminar
prevista no TRIPS e poderia, de maneira mais eficaz e flexvel, evitar uma
medida extrema como o licenciamento compulsrio.
2. Hipteses do art. 68. As hipteses que ensejam a licena compulsria
previstas no art. 68 so as seguintes: (i) uso abusivo; (ii) abuso de poder
econmico, comprovado por deciso administrativa (do CADE, nos termos da
Lei n 12.529/2011[5]) ou judicial caso em que aplicar-se-o as disposies
contidas nos 3 e 4, relativas importao do objeto da patente; (iii) no
explorao do objeto da patente no Brasil por falta de fabricao ou fabricao
incompleta do produto; (iv) falta de uso integral do processo patenteado, salvo
se economicamente invivel, caso em que se admitir a importao; e (v)
comercializao que no satisfaa as necessidades do mercado. O 2 dispe
sobre a legitimidade subjetiva para pleitear a concesso de licena
compulsria; j o 5 estabelece que o requerimento de licena compulsria s
poder ser requerida aps 3 anos contados da concesso da patente para
todos os casos, salvo na hiptese de abuso econmico, que no est
relacionada a desuso ou uso insuficiente.
[4] XXIX a lei assegurar aos autores de inventos industriais privilgio
temporrio para sua utilizao, bem como proteo s criaes
industriais, propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros
signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento
tecnolgico e econmico do Pas;
Art. 69. A licena compulsria no ser concedida se, data do
requerimento, o titular:
I justificar o desuso por razes legtimas;
II comprovar a realizao de srios e efetivos preparativos para a
explorao; ou
III justificar a falta de fabricao ou comercializao por obstculo
de ordem legal.
1. Fatores que Obstruem a Concesso de Licena Compulsria. Assim
como prev os eventos que do causa decretao da licena compulsria, a

LPI estabelece as justificativas que titular pode apresentar para evitar tal
concesso. As hipteses so abertas, cabendo autoridade competente
avaliar sua configurao e extenso no caso concreto.
Art. 70. A licena compulsria ser ainda concedida quando,
cumulativamente, se verificarem as seguintes hipteses:
I ficar caracterizada situao de dependncia de uma patente em
relao a outra;
II o objeto da patente dependente constituir substancial progresso
tcnico em relao patente anterior; e
III o titular no realizar acordo com o titular da patente dependente
para explorao da patente anterior.
1 Para os fins deste artigo considera-se patente dependente
aquela cuja explorao depende obrigatoriamente da utilizao do objeto
de patente anterior.
2 Para efeito deste artigo, uma patente de processo poder ser
considerada dependente de patente do produto respectivo, bem como
uma patente de produto poder ser dependente de patente de processo.
3 O titular da patente licenciada na forma deste artigo ter direito a
licena compulsria cruzada da patente dependente.
1. Licena Compulsria de Patentes Dependentes. O art. 70 e seus incisos
versam sobre o caso especfico da chamada patente dependente, hiptese
inspirada no quanto disposto no art. 31(l)[1] do TRIPS, embora no se
mencione na LPI o requisito de considerable economic significance, o que
pode ser utilizado com argumento de defesa pelo titular da patente anterior.
Para a concesso dessa modalidade, a LPI exige, cumulativamente, a
dependncia de uma patente em relao a outra, sendo que a patente posterior
constitui substancial progresso tcnico em relao anterior e o titular da
primeira patente no chegar a um acordo com o titular da patente dependente.
Art. 71. Nos casos de emergncia nacional ou interesse pblico,
declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da
patente ou seu licenciado no atenda a essa necessidade, poder ser
concedida, de ofcio, licena compulsria, temporria e no exclusiva,
para a explorao da patente, sem prejuzo dos direitos do respectivo
titular.
Pargrafo nico. O ato de concesso da licena estabelecer seu
prazo de vigncia e a possibilidade de prorrogao.
1. Licena Compulsria por Emergncia Nacional ou Interesse
Pblico.Estas duas hipteses de licena compulsria foram regulamentadas
pelo Decreto 3.201/99[1], sendo que a segunda foi utilizada como fundamento
para a concesso da anteriormente referida licena compulsria para duas
patentes relacionadas produo de medicamento utilizado no Programa
Nacional DST/AIDS. Referido Decreto diferencia as duas hipteses em seu art.
2, entendendo por emergncia nacional o iminente perigo pblico, ainda que
apenas em parte do territrio nacional e considerando de interesse pblico os
fatos relacionados, dentre outros, sade pblica, nutrio, defesa do meio
ambiente, bem como aqueles de primordial importncia para o
desenvolvimento tecnolgico ou socioeconmico do Pas.

Entretanto, tal norma foi muito criticada por conta de disposio no contida
nem na LPI nem no TRIPS que obriga o titular, se preciso, a transmitir as
informaes necessrias e suficientes efetiva reproduo do objeto protegido,
superviso de montagem e os demais aspectos tcnicos e comerciais
aplicveis ao caso em espcie (uma espcie de licena compulsria de know
how e segredos de negcio). Felizmente, o Decreto 4.830/03[2] alterou referida
disposio, sendo que o art. 5, 1 atualmente menciona apenas informaes
necessrias e suficientes efetiva reproduo do objeto protegido e os
demais aspectos tcnicos aplicveis ao caso em espcie.
Art. 72. As licenas compulsrias sero sempre concedidas sem
exclusividade, no se admitindo o sublicenciamento.
1. No Exclusividade e Vedao ao Sublicenciamento. A preocupao do
legislador aqui justificvel: no se pode opor a exclusividade da licena
compulsria ao titular da patente (vez que o interesse sua explorao) e,
tampouco, comercializar ou estender a terceiros no autorizados licena
recebida em condies to excepcionais, sob pena de se lhe frustrar os
objetivos.
Art. 73. O pedido de licena compulsria dever ser formulado mediante
indicao das condies oferecidas ao titular da patente.
1 Apresentado o pedido de licena, o titular ser intimado para
manifestar-se no prazo de 60 (sessenta) dias, findo o qual, sem
manifestao do titular, ser considerada aceita a proposta nas condies
oferecidas.
2 O requerente de licena que invocar abuso de direitos
patentrios ou abuso de poder econmico dever juntar documentao
que o comprove.
3 No caso de a licena compulsria ser requerida com
fundamento na falta de explorao, caber ao titular da patente
comprovar a explorao.
4 Havendo contestao, o INPI poder realizar as necessrias
diligncias, bem como designar comisso, que poder incluir
especialistas no integrantes dos quadros da autarquia, visando arbitrar a
remunerao que ser paga ao titular.
5 Os rgos e entidades da administrao pblica direta ou
indireta, federal, estadual e municipal, prestaro ao INPI as informaes
solicitadas com o objetivo de subsidiar o arbitramento da remunerao.
6 No arbitramento da remunerao, sero consideradas as
circunstncias de cada caso, levando-se em conta, obrigatoriamente, o
valor econmico da licena concedida.

7 Instrudo o processo, o INPI decidir sobre a concesso e


condies da licena compulsria no prazo de 60 (sessenta) dias.
8 O recurso da deciso que conceder a licena compulsria no
ter efeito suspensivo.
1. Condies para Licena Compulsria. O art. 73 dispe sobre o
procedimento para requerimento e concesso da licena compulsria,
mencionando prazos, aspectos probatrios, arbitragem de remunerao (caso
no seja pacfica), solicitao de informaes a outras entidades pblicas,
deciso e recurso.
Art. 74. Salvo razes legtimas, o licenciado dever iniciar a explorao do
objeto da patente no prazo de 1 (um) ano da concesso da licena,
admitida a interrupo por igual prazo.
1 O titular poder requerer a cassao da licena quando no
cumprido o disposto neste artigo.
2 O licenciado ficar investido de todos os poderes para agir em
defesa da patente.
3 Aps a concesso da licena compulsria, somente ser
admitida a sua cesso quando realizada conjuntamente com a cesso,
alienao ou arrendamento da parte do empreendimento que a explore.
1. Obrigaes do Licenciado. A LPI elenca as obrigaes bsicas atribudas
ao licenciado, precisamente para que no se repitam as condies que
ensejaram a concesso da licena compulsria, se resguarde a patente e no
ocorra o repasse da licena desacompanhado do empreendimento que a
explore [em linha com o TRIPS, art. 31(e)[1]].
CAPTULO IX
DA PATENTE DE INTERESSE DA DEFESA NACIONAL

Art. 75. O pedido de patente originrio do Brasil cujo objeto interesse


defesa nacional ser processado em carter sigiloso e no estar sujeito
s publicaes previstas nesta Lei.
1. Carter sigiloso. A manuteno do sigilo para pedidos de patente cujo
objeto interesse defesa nacional aplica-se somente a pedidos de patente
originados no Brasil. O artigo visa manter o direito do Estado de intervir no
processamento de pedidos dessa natureza.
1 O INPI encaminhar o pedido, de imediato, ao rgo competente
do Poder Executivo para, no prazo de 60 (sessenta) dias, manifestar-se
sobre o carter sigiloso. Decorrido o prazo sem a manifestao do rgo
competente, o pedido ser processado normalmente.
1. Carter sigiloso. O Poder Executivo deve se manifestar expressamente
sobre o interesse na manuteno do sigilo em prazo limitado. De outra maneira
o processamento seguir como para outros pedidos.
2 vedado o depsito no exterior de pedido de patente cujo objeto
tenha sido considerado de interesse da defesa nacional, bem como
qualquer divulgao do mesmo, salvo expressa autorizao do rgo
competente.
1. Depsito no exterior. A lei deixa a cargo do Estado a definio sobre a
divulgao da inveno ou modelo de utilidade ou sobre o depsito no exterior.
3 A explorao e a cesso do pedido ou da patente de interesse da
defesa nacional esto condicionadas prvia autorizao do rgo

competente, assegurada indenizao sempre que houver restrio dos


direitos do depositante ou do titular.
1. Prvia autorizao. Cabe ao Estado autorizar a explorao comercial ou
negociao da inveno ou modelo de utilidade dessa natureza (VideDecreto
n 2.553, de 1998)
CAPTULO X
DO CERTIFICADO DE ADIO DE INVENO

Art. 76. O depositante do pedido ou titular de patente de inveno poder


requerer, mediante pagamento de retribuio especfica, certificado de
adio para proteger aperfeioamento ou desenvolvimento introduzido no
objeto da inveno, mesmo que destitudo de atividade inventiva, desde
que a matria se inclua no mesmo conceito inventivo.
1. Certificado de adio. O certificado de adio visa proteo de pequenos
aperfeioamentos introduzidos na inveno que, por si s, no seriam
patenteveis em virtude da existncia do pedido de patente original. Nesse
caso, no se examina o requisito de atividade inventiva. O certificado de adio
se inicia a partir de seu depsito, de maneira que as anuidades retroativas no
so devidas. No ato do depsito devem ser pagas as retribuies de depsito e
exame tcnico.
1 Quando tiver ocorrido a publicao do pedido principal, o pedido
de certificado de adio ser imediatamente publicado.
1. Imediatamente. Se o pedido original j tiver sido publicado, o certificado de
adio deve ser publicado imediatamente, no havendo nesse caso prazo de
sigilo. De outra maneira, caso o pedido original ainda tiver sido publicado, a
publicao ocorre em conjunto.
2 O exame do pedido de certificado de adio obedecer ao
disposto nos arts. 30 a 37, ressalvado o disposto no pargrafo anterior.
1. Exame. O tratamento dado ao pedido de certificado de adio idntico ao
dado ao pedido de patente original, exceto em relao manuteno de sigilo
e exame de atividade inventiva.
3 O pedido de certificado de adio ser indeferido se o seu objeto
no apresentar o mesmo conceito inventivo.
1. Conceito inventivo. O objeto do certificado de adio deve apresentar o
mesmo conceito invento do pedido original. Entende-se por conceito inventivo
um conjunto de caratersticas tcnicas comuns.
4 O depositante poder, no prazo do recurso, requerer a
transformao do pedido de certificado de adio em pedido de patente,
beneficiando-se da data de depsito do pedido de certificado, mediante
pagamento das retribuies cabveis.
1. Requerer a transformao. No caso de indeferimento do pedido de
certificado de adio por no compreender o mesmo conceito inventivo do
pedido original, o depositante poder solicitar sua transformao em um pedido

de patente de inveno convencional, se beneficiando da data em que foi


depositado.
Art. 77. O certificado de adio acessrio da patente, tem a data final de
vigncia desta e acompanha-a para todos os efeitos legais.
1. Vigncia. O certificado de adio acompanha o pedido original para todos
os fins, incluindo o mesmo termo de vigncia.
Pargrafo nico. No processo de nulidade, o titular poder requerer
que a matria contida no certificado de adio seja analisada para se
verificar a possibilidade de sua subsistncia, sem prejuzo do prazo de
vigncia da patente.
1. Subsistncia. No caso de nulidade do pedido de patente original, o titular
poder requerer a anlise do certificado de adio para averiguar se a matria
subsiste independentemente do anterior sem prejuzo do prazo de vigncia. O
mesmo se aplica ao caso do pedido de patente original ser indeferido. Se
houver matria suficiente para sua subsistncia de maneira independente, o
certificado de adio pode ser convertido em um pedido de patente inveno.
CAPTULO XI
DA EXTINO DA PATENTE

Art. 78. A patente extingue-se:


1. Extino dos direitos. O artigo 78 da Lei de Propriedade Industrial elenca
uma srie de causas extintivas da patente. Os efeitos da extino so ex
nunc, de modo que a patente ter surtido efeito no mundo jurdico desde a
data do depsito at a extino.
I pela expirao do prazo de vigncia;
1. Causa natural. A primeira causa extintiva da patente a mera expirao do
seu prazo de vigncia, que produz efeitos imediatamente em razo de ocorrer
automaticamente, sem que seja necessrio informar o INPI para que surtam os
efeitos. Conforme se verifica no artigo 40 da Lei, o prazo de vigncia da
patente de inveno ser de 20 (vinte) anos a contar da data do depsito, ou
de 10 (dez) anos a partir da data da concesso, caso o processamento
administrativo tenha demorado injustificadamente por mais de 10 (dez) anos.
J o prazo de vigncia do modelo de utilidade ser de 15 (quinze) anos a
contar do depsito, e no ser inferior a 7 (sete) anos a contar da data da
concesso pelo INPI.
II pela renncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;
1. Renncia. A segunda causa extintiva da patente ocorre quando o titular opta
por renunciar patente. Tal ato pode ser realizado em qualquer tempo, com a
condio de que no gere prejuzo ao direito de outras pessoas, pois, caso o
ato de renncia venha a causar prejuzo ao direito de terceiro, este tem o
direito de solicitar o indeferimento da renncia ao INPI.
III pela caducidade;

1. Falta de uso. A terceira forma de extino da patente ocorre por meio da


caducidade, a qual regulada nos artigos 80 a 83, todos da Lei de Propriedade
Industrial.
IV pela falta de pagamento da retribuio anual, nos prazos previstos no
2 do art. 84 e no art. 87; e
1. Retribuio devida ao INPI. A quarta causa extintiva da patente o no
pagamento da retribuio anual, a qual devida pelo depositante do pedido e
pelo titular da patente anualmente, sendo regulada nos artigos 84 a 86, todos
da Lei de Propriedade Industrial.
Porm, o artigo 87 da Lei de Propriedade Industrial traz uma exceo a esta
regra, permitindo que a patente seja restaurada se o titular ou depositante
requerer a restaurao da patente e pagar uma retribuio especfica no prazo
de 3 meses contados a partir da data da publicao da extino da patente ou
de arquivamento do pedido.
V pela inobservncia do disposto no art. 217.
1. Obrigatoriedade de procurador no Pas. A quinta causa extintiva da
patente ocorre quando o titular ou depositante da patente domiciliado em
outro pas e no constitui um procurador domiciliado no Brasil com poderes de
representao administrativa, judicial e para receber citaes. Ou seja, para
que a patente no seja extinta, necessrio que a parte que reside no exterior
mantenha no Brasil um procurador com os poderes mencionados.
Pargrafo nico. Extinta a patente, o seu objeto cai em domnio pblico.
1. Domnio pblico. O pargrafo nico do artigo analisado estabelece que o
objeto da patente extinta cair em domnio pblico.
A lei positiva considera o direito do inventor como uma propriedade
temporria e resolvel garantida pela concesso da patente, que
assegura ao inventor o direito de explorar a inveno, de modo exclusivo,
durante certo prazo, considerado suficiente para lhe permitir que tire de
sua criao os proveitos materiais que possa proporcionar; findo esse
prazo, a inveno cai no domnio pblico, podendo, desde ento, ser
livremente usada e explorada. Assim se conciliam, de modo justo e
eqitativo, os direitos do inventor sobre a sua obra e os interesses da
coletividade relativos utilizao das invenes. (CERQUEIRA, Joo da
Gama. Tratado da propriedade industrial. v. II, Rio de Janeiro, Forense, 1946).
Art. 79. A renncia s ser admitida se no prejudicar direitos de
terceiros.
1. Renncia. Consoante este artigo, para que seja possvel a renncia prevista
no artigo 78, inciso II, da Lei de Propriedade Industrial, tal ato no poder gerar
prejuzos a direitos adquiridos pertencentes a terceiros.
Art. 80. Caducar a patente, de ofcio ou a requerimento de qualquer
pessoa com legtimo interesse, se, decorridos 2 (dois) anos da concesso

da primeira licena compulsria, esse prazo no tiver sido suficiente para


prevenir ou sanar o abuso ou desuso, salvo motivos justificveis.
1. Caducidade. O artigo em comento trata da caducidade, a qual uma causa
de extino da patente. Tal extino ocorre em razo do abuso de direitos
quando da explorao da patente e tambm em razo do no uso da patente.
A pessoa que solicitar a caducidade deve ser um interessado legitimado, no
podendo ser terceiros completamente alheios aos fatos. Ademais, se o titular
justificar o abuso ou o desuso, possvel que a patente no caduque.
1 A patente caducar quando, na data do requerimento da caducidade
ou da instaurao de ofcio do respectivo processo, no tiver sido
iniciada a explorao.
1. Causa. Determina-se a extino da patente em razo da caducidade nos
casos em que, at o momento do pedido de caducidade ou da instaurao do
processo de caducidade de ofcio pelo INPI, o seu titular ainda no tenha
comeado a explor-la. Para que no caduque a patente no caso em tela,
necessrio que o titular justifique a falta de uso dela, nos termos do caput
desse artigo.
2 No processo de caducidade instaurado a requerimento, o INPI poder
prosseguir se houver desistncia do requerente.
1. Interesse pblico. O processo de caducidade no necessariamente
encerrado com a desistncia do seu requerente, pois confere-se ao INPI, em
prol do interesse pblico, a possibilidade de dar andamento a esse processo de
caducidade, ainda que o seu requerente originrio tenha desistido do pedido.
Art. 81. O titular ser intimado mediante publicao para se manifestar, no
prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o nus da prova quanto
explorao.
1. Forma do requerimento. Por meio da determinao deste artigo, os
requerimentos de caducidade devem ser publicados com a finalidade de que o
titular da patente se manifeste em 60 dias, oportunidade em que dever
comprovar fatos relacionados explorao, vez que nesta matria o nus da
prova ser seu, e no do requerente da caducidade.
Art. 82. A deciso ser proferida dentro de 60 (sessenta) dias, contados
do trmino do prazo mencionado no artigo anterior.
1. Processamento. O artigo em comento prescreve o prazo de 60 dias,
contados a partir do trmino do prazo de 60 dias para a manifestao do titular
da patente, para que seja decido o processo de caducidade.
Art. 83. A deciso da caducidade produzir efeitos a partir da data do
requerimento ou da publicao da instaurao de ofcio do processo.
1. Efeitos. Por meio deste artigo, infere-se que os efeitos da deciso que
declarar caduca a patente retroagem data do pedido de caducidade realizado
por interessado legitimado ou data da publicao da instaurao de ofcio do
processo, ou seja, a deciso no produz efeitos apenas a partir da publicao
da deciso.

CAPTULO XII
DA RETRIBUIO ANUAL

Art. 84. O depositante do pedido e o titular da patente esto sujeitos ao


pagamento de retribuio anual, a partir do incio do terceiro ano da data
do depsito.
1 O pagamento antecipado da retribuio anual ser regulado pelo
INPI.
2 O pagamento dever ser efetuado dentro dos primeiros 3 (trs)
meses de cada perodo anual, podendo, ainda, ser feito, independente de
notificao, dentro dos 6 (seis) meses subseqentes, mediante
pagamento de retribuio adicional.
1. Retribuio Anual. Este dispositivo e seus pargrafos estipulam a
sistemtica de pagamento da retribuio anual, que devida seja para
manuteno do pedido (a partir do incio do 3 ano) durante o procedimento de
anlise, seja para manuteno da carta-patente expedida, naturalmente em um
valor superior.
2. Regulamentao. O INPI regulamentou o pagamento anual e as
consequncias do no-pagamento (arts. 84-87) inicialmente no item 10 do Ato
Normativo n 127/97, com nova redao posteriormente dada pela Resoluo
DIRPA n 124/06 de 24.01.2006. Como visto acima, o referido Ato Normativo
foi revogado pela Instruo Normativa PR 17/2013, que traz tratamento idntico
em seu respectivo item 10[1]. Ainda sobre a matria retribuio anual o INPI
recentemente editou a Resoluo 113/2013[2], que tambm trata de aspectos
relacionados restaurao (v. comentrios ao art. 87).
[1] 10. DA RETRIBUIO ANUAL
10.1 PAGAMENTO DE ANUIDADE
10.1.1 Anuidade a retribuio anual a que est sujeito o pedido de
patente ou a patente, a partir do 24 (vigsimo quarto) ms da data do
depsito (incio do terceiro ano).
10.1.2 O Certificado de Adio estar sujeito retribuio anual a partir
do incio do perodo anual (do pedido ou patente de que for acessrio)
seguinte ao seu depsito. O perodo para pagamento o mesmo daquele
do pedido ou patente de que for acessrio.
10.1.3 O pagamento da anuidade deve ser efetuada a partir do 24
(vigsimo quarto) ms da data do depsito, nos primeiros 03 (trs) meses
decada perodo anual, podendo, ainda, ser feito independentemente de
notificao, dentro dos 06 (seis) meses subseqentes, mediante
pagamento
de retribuio adicional (art. 84 pargrafo 2 da LPI).
10.1.4 O pagamento de anuidades vincendas de patentes e seus
certificados de adio poder ser antecipado quando de um dos
pagamentos regulares, desde que de uma s vez e alcanando todo o
perodo restante.
10.1.4.1 No se aplicar a disposio acima s patentes que estejam em
oferta de licena com reduo de anuidade.
10.1.5 As anuidades regulares ou antecipadas devero ser pagas pelo
valor de tabela de retribuio em vigor na data do pagamento.
10.1.6 O pagamento das anuidades poder ser feito mediante guia de
retribuio, ordem bancria ou outros procedimentos que venham a ser
disponibilizados pelo INPI.

10.1.7 Caso o pagamento seja feito a menor, o INPI formular exigncia de


complementao, que dever ser cumprida no prazo de 60 (sessenta)
dias contados da notificao na RPI.
10.2 CONSEQNCIA DA FALTA DE PAGAMENTO DE ANUIDADE
10.2.1 A falta de pagamento de anuidade acarretar o arquivamento do
pedido ou a chamada para restaurao da patente ou certificado de
adio.
10.2.2 Publicada a notificao de arquivamento ou chamada para
restaurao, o depositante ou titular poder requerer a restaurao, no
prazo de 03 (trs) meses, nos termos do art. 87 da LPI, utilizando-se do
formulrio modelo 1.02.
10.2.3 O requerimento de restaurao dever ser instrudo com as guias
de recolhimento tanto da anuidade devida, acrescida de retribuio
adicional, quanto do prprio pedido de restaurao.
10.3 COMPROVAO DO PAGAMENTO
10.3.1 O pagamento de anuidade dever ser comprovado no curso do
prazo estabelecido para seu respectivo pagamento.
10.3.1.1 A comprovao do pagamento de anuidade poder ser feita
mediante a apresentao de cpia da guia de recolhimento, cpia de
ordem bancria ou similar, que possibilite a identificao precisa do
pagamento efetuado, inclusive o perodo anual respectivo, se for o caso.
10.3.2 A comprovao pode ser entregue nas recepes do INPI ou
postada nos correios, com aviso de recebimento.
10.3.3 A comprovao no est sujeita a retribuio.
10.4 CONSEQNCIA DA NO COMPROVAO DO PAGAMENTO DE
ANUIDADE
10.4.1 No comprovado o pagamento, o INPI formular exigncia para a
apresentao da comprovao do pagamento, que dever ser cumprida
no prazo de 60 (sessenta) dias.
10.4.2 No cumprida a exigncia, o INPI presumir que o pagamento no
foi efetuado, promovendo os procedimentos cabveis.
10.4.3 Caso o interessado venha, no prazo de restaurao, comprovar
formalmente que o pagamento havia sido efetuado, ficar, salvo justa
causa, sujeito ao pagamento da retribuio equivalente restaurao.
10.5 RESTAURAO
10.5.1 Caber restaurao sempre que a retribuio anual no for
efetuada no prazo dos arts. 84 ou 85 da LPI.
10.5.2 O prazo para restaurao ser de 3 (trs) meses a contar da
notificao na RPI do arquivamento do pedido ou da chamada para
restaurao da patente.
10.5.3 O pedido de restaurao ser instrudo com a guia da retribuio
de restaurao acompanhada da guia do recolhimento da anuidade
cabvel paga no valor previsto para o caso.
Art. 85. O disposto no artigo anterior aplica-se aos pedidos internacionais
depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, devendo o
pagamento das retribuies anuais vencidas antes da data da entrada no
processamento nacional ser efetuado no prazo de 3 (trs) meses dessa
data.

1. Tratamento aos Pedidos Internacionais. Por este dispositivo, a entrada na


fase nacional o marco inicial para contagem do prazo de pagamento das
retribuies iniciais j vencidas.
Art. 86. A falta de pagamento da retribuio anual, nos termos dos arts. 84
e 85, acarretar o arquivamento do pedido ou a extino da patente.
1. Consequncias do No Pagamento. O Artigo 86 estabelece que o no
pagamento de qualquer retribuio anual acarreta o arquivamento do pedido ou
a extino da patente, num primeiro momento, e, caso no solicitada a
restaurao, na forma do art. 87, tal arquivamento ou extino ser definitivo.
Captulo XIII
DA RESTAURAO

Art. 87. O pedido de patente e a patente podero ser restaurados, se o


depositante ou o titular assim o requerer, dentro de 3 (trs) meses,
contados da notificao do arquivamento do pedido ou da extino da
patente, mediante pagamento de retribuio especfica.
1. Restaurao. Na hiptese de o pedido de patente ser arquivado ou a
prpria patente ser extinta, h ainda a oportunidade de o titular requerer, no
prazo de 3 (trs) meses a partir da respectiva publicao na RPI, a sua
restaurao. Uma vez no requerida, o arquivamento ou a extino ser
definitiva e a matria reivindicada passar a integrar definitivamente o domnio
pblico. Esse procedimento foi recentemente regulamentado pela Resoluo
113/2013[1], que vem sendo questionada quanto sua legalidade por prever a
restaurao apenas para processos que tenham somente uma anuidade em
atraso, sendo que os casos em que houver mais de uma anuidade em atraso
sero automaticamente e definitivamente arquivados, sem possibilidade de
restaurao, ao contrrio do que se praticava antes dessa nova regra.
Explica-se: anteriormente edio da Resoluo 113/2013 e em vista da
demora excessiva na chamada, pelo INPI, dos processos para restaurao,
alguns depositantes adotaram a prtica de se antecipar e restaurar o processo
antes de sua intimao formal. Ocorre que o INPI sistematicamente rejeitou tais
peties e recomendou que se aguardasse o chamado formal para
restaurao. Entretanto, a nova Resoluo (talvez para reduzir o estoque de
pedidos nesta situao) vai frontalmente contra essa orientao, ao impor, em
seu art. 13, que Os pedidos de patente ou as patentes que estiverem
inadimplentes em mais de uma retribuio anual sero arquivados ou extintos
DEFINITIVAMENTE [ou seja, sem abrir oportunidade para a restaurao], no
se aplicando a esses casos a hiptese de restaurao prevista no artigo 87 da
LPI. Tendo em vista que, no obstante tentativas extrajudiciais, o INPI passou a
aplicar efetivamente o art. 13, arquivando os processos nessa condio, a
Associao Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial (ABAPI) props,
em 11.07.2014, ao judicial requerendo a revogao do art. 13 e a suspenso
de seus efeitos (Processo n 0008879-36.2014.4.02.5101, distribuda 25
Vara Federal do Rio de Janeiro).
CAPTULO XIV
DA INVENO E DO MODELO DE UTILIDADE
REALIZADO POR EMPREGADO OU PRESTADOR DE SERVIO

Art. 88. A inveno e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao


empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execuo

ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade


inventiva, ou resulte esta da natureza dos servios para os quais foi o
empregado contratado.
1 Salvo expressa disposio contratual em contrrio, a retribuio
pelo trabalho a que se refere este artigo limita-se ao salrio ajustado.
2 Salvo prova em contrrio, consideram-se desenvolvidos na
vigncia do contrato a inveno ou o modelo de utilidade, cuja patente
seja requerida pelo empregado at 1 (um) ano aps a extino do vnculo
empregatcio.
1. Titularidade do Empregador. A LPI resguarda ao empregador a titularidade
das invenes e modelos de utilidade que resultem da prpria natureza dos
servios para os quais o empregado foi contratado. So as chamas invenes
de servio.
2. Retribuio. O 1 estabelece que a retribuio pelo desenvolvimento
limita-se ao salrio ajustado, no sendo devida nenhuma retribuio adicional
especfica por tal atividade, salvo se assim estipulado no contrato ou em
regulamentos internos.
3. Presuno de Desenvolvimento de atividades. O 2 presume como
desenvolvida na vigncia do contrato de trabalho a inveno requerida pelo
empregado at 1 (um) ano aps a extino do vnculo. Esse dispositivo garante
uma margem de proteo ao empregador, mitigando o risco de apropriao
indevida de criaes desenvolvidas no bojo do contrato de trabalho mas
requeridas logo depois de seu trmino.
4. Regulamentao. O Decreto n 2.553/98[1] regulamentou os artigos 88 a
93, sobretudo no que diz respeito a criaes desenvolvidas no mbito da
Administrao (v. comentrios ao art. 93).
5. Jurisprudncia. Entende que, se o empregado colaborou no
desenvolvimento e aperfeioamento de uma criao, extrapolando suas
obrigaes contratuais, faz jus remunerao pela utilizao de sua criao
pela empresa. H uma tendncia a beneficiar o empregado em casos do
gnero. Embora as discusses se concentrem na esfera da justia trabalhista,
a justia cvel muitas vezes avoca para si a discusso dessas questes,
especialmente quando levantadas aps o trmino do contrato de trabalho.
AgRg n 939.689/RJ (STJ)[2]; Emb. Infr. em AC 1988.51.01.013682-0 (TRF-2)
Art. 89. O empregador, titular da patente, poder conceder ao empregado,
autor de invento ou aperfeioamento, participao nos ganhos
econmicos resultantes da explorao da patente, mediante negociao
com o interessado ou conforme disposto em norma da empresa.
Pargrafo nico. A participao referida neste artigo no se
incorpora, a qualquer ttulo, ao salrio do empregado.
1. Participao nos Ganhos Econmicos. Esse dispositivo prev que a
liberalidade de o empregador conceder ao empregado uma participao nos
ganhos, como estmulo ao desenvolvimento de invenes e modelos de
utilidade, esclarecendo que, de todo modo, tal participao no se incorpora,
de nenhuma forma, ao salrio do empregado.
2. Jurisprudncia. RO 00474-2008-043-03-00-9 (TRT-3)
Art. 90. Pertencer exclusivamente ao empregado a inveno ou o modelo
de utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de

trabalho e no decorrente da utilizao de recursos, meios, dados,


materiais, instalaes ou equipamentos do empregador.
1. Titularidade Exclusiva do Empregado. A contrario sensu do art. 88, caso a
criao intelectual tenha sido desenvolvida independentemente pelo
empregado, valendo-se de meios e recursos prprios e fora do seu escopo de
atuao na empresa, dele ser a titularidade exclusiva da patente ou modelo
de utilidade decorrente de seu labor. So as chamadas invenes livres.
Art. 91. A propriedade de inveno ou de modelo de utilidade ser
comum, em partes iguais, quando resultar da contribuio pessoal do
empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalaes ou
equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposio contratual
em contrrio.
1 Sendo mais de um empregado, a parte que lhes couber ser
dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrrio.
2 garantido ao empregador o direito exclusivo de licena de
explorao e assegurada ao empregado a justa remunerao.
3 A explorao do objeto da patente, na falta de acordo, dever ser
iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano, contado da data
de sua concesso, sob pena de passar exclusiva propriedade do
empregado a titularidade da patente, ressalvadas as hipteses de falta de
explorao por razes legtimas.
4 No caso de cesso, qualquer dos co-titulares, em igualdade de
condies, poder exercer o direito de preferncia.
1. Co-propriedade das Criaes Desenvolvidas em Condomnio. O art. 91
(e respectivos incisos), por sua vez, traz a hiptese de co-propriedade da
criao decorrente, simultaneamente, da contribuio pessoal do empregado e
de recursos, dados, meios, materiais, instalaes ou equipamentos do
empregador. So as chamadas invenes em condomnio.
2. Jurisprudncia. AC 1078751 (TRF-3[1]); AC 2005.51.01.519190-0 (TRF-2)
Art. 92. O disposto nos artigos anteriores aplica-se, no que couber, s
relaes entre o trabalhador autnomo ou o estagirio e a empresa
contratante e entre empresas contratantes e contratadas.
1. Trabalhadores Autnomos e Estagirios. Este artigo prev
expressamente que as disposies dos arts. 88 a 92 se aplicam tambm aos
autnomos e estagirios, para abarcar invenes desenvolvidas no curso de
tais relaes.
Art. 93. Aplica-se o disposto neste Captulo, no que couber, s entidades
da Administrao Pblica, direta, indireta e fundacional, federal, estadual
ou municipal.
Pargrafo nico. Na hiptese do art. 88, ser assegurada ao inventor,
na forma e condies previstas no estatuto ou regimento interno da
entidade a que se refere este artigo, premiao de parcela no valor das
vantagens auferidas com o pedido ou com a patente, a ttulo de incentivo.
1. Administrao Pblica. Este artigo prev expressamente que as
disposies dos arts. 88 a 92 se aplicam tambm a entidades da Administrao
Pblica direta e indireta em todas as suas esferas, tendo sido acrescido, em

seu pargrafo nico, a obrigatoriedade de se prever no estatuto ou regimento


uma premiao ao servidor ou empregado, baseada nas vantagens auferidas
com o pedido ou com a patente. ODecreto n 2.553/98 previu um teto para
essa premiao (1/3 das vantagens auferidas art. 3, 2).
TTULO II
DOS DESENHOS INDUSTRIAIS
CAPTULO I
DA TITULARIDADE

Art. 94. Ao autor ser assegurado o direito de obter registro de desenho


industrial que lhe confira a propriedade, nas condies estabelecidas
nesta Lei.
Pargrafo nico. Aplicam-se ao registro de desenho industrial, no
que couber, as disposies dos arts. 6 e 7.
1. Definio de Desenho Industrial. Em linhas gerais, o desenho industrial
pode ser definido como qualquer combinao de linhas ou/e cores,
representando objetos, imagens, figuras, criaes fantasistas e arbitrrias ou
simples efeitos decorativos e motivos ornamentais sem sentido determinado,
que confiram aos objetos um aspecto particular e caracterstico. Com efeito,
estabelece o artigo 95 que tido como desenho industrial a forma plstica
ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa
ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na
sua configurao externa e que possa servir de tipo de fabricao industrial.
Em outras palavras, so requisitos que devem ser atendidos para a proteo
de um objeto como desenho industrial a novidade, a originalidade, sem
deixar de lado a necessria possibilidade de produo e reproduo industrial.
2. Excluso da proteo como Desenho Industrial. Confronto com outros
direitos de propriedade industrial (modelo de utilidade MU). O legislador
foi taxativo ao disciplinar que no so considerados desenhos industriais as
obras de carter puramente artstico (vide artigo 98 a seguir). De outro lado,
no se confunde com o desenho industrial o Modelo de Utilidade, sobre o que
recai proteo por patente em razo de funcionalidade que apresenta. O
desenho industrial, por sua vez, protege forma no funcional. No incomum,
no entanto, que um objeto tenha aspectos que permitam sua proteo tanto
como Modelo de Utilidade quanto como Desenho Industrial. A esse respeito,
vale conferir alguns exemplos em: GAIARSA, Lucas Martins. Registro de
Desenhos Industriais Esse Desconhecido, in Boletim da Associao
Paulista da Propriedade Intelectual (ASPI), [Boletim ASPI n 40 - Abril a
Junho de 2013, So Paulo] .
3. Autoria e titularidade do direito. Para efeitos desta Lei, autor toda
pessoa fsica ou jurdica que requerer o registro de desenho industrial,
aplicveis as previses dos artigos 6 e 7. H quem discuta a aplicao aos
desenhos industriais da diretriz prevista nos artigos 88 ao 93 da Lei da
Propriedade Industrial, na medida em que o legislador, diferena do que teria
feito em diplomas normativos anteriores, silenciou sobre a propriedade das
invenes de autoria de empregado ou prestador de servio. Diante da
remisso do legislador no pargrafo nico ao Ttulo I da Lei, que disciplina as

patentes, inafastvel, a nosso ver, a aplicao da regra dos artigos 88 ao 93


tambm aqui aos desenhos industriais. Vale ainda destacar que geralmente a
concepo do desenho do empregador e raramente se est diante de criao
individual do empregado.
4. Jurisprudncia. TJSP, Apelao n 0009333-91.2008.8.26.0358 (j. em
25.02.2013
CAPTULO II
DA REGISTRABILIDADE
Seo I
Dos Desenhos Industriais Registrveis
Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plstica ornamental de
um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser
aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original
na sua configurao externa e que possa servir de tipo de fabricao
industrial.
1. Definio de Desenho Industrial e noes gerais. Confira comentrios ao
artigo 94 desta Lei.
2. A noo de ornamental para efeitos da Lei. Ao fazer referncia forma
plstica ornamental para tratar da proteo por desenho industrial o legislador
introduz um conceito atcnico e de alto contedo subjetivo. O
termo ornamental remete s noes gerais de enfeites, adornos,
embelezamento, porm, como bem leciona Lucas Martins GAIARSA, o
legislador aqui no buscou invocar a noo de beleza, arte.
Nas suas palavras: A lgica mostra que, no sentido empregado no texto da
lei, ornamental claramente o contraponto de funcional, e nada mais do
que isso. Deflui da lei que o que caracteriza um desenho industrial o
seu destino. Sendo um objeto que se insere em um contexto tcnico, ou
industrial, seu uso no se tornar obra de arte, algo explcito no art. 98 da
LPI: No se considera desenho industrial qualquer obra de carter
puramente artstico. Destaque-se o nfase: puramente artstico, para
no deixar dvida que nessa excluso a finalidade totalmente artstica,
sem pretenses utilitrias ou funcionais.
() importante dizer que essa uma discusso inglria, pois nada que
se diga sobre o assunto, e nenhum exemplo que envolva a interseco
entre arte e tecnologia totalmente estanque. Por exemplo: uma esttua
pequena pode vir a ser funcional, como peso de papel, ou uma tela de
Monet pode transcender seu carter puramente artstico, quando serve de
estampa para forrao para milhares de poltronas de nibus utilizados
em transporte pblico. () Enfim, dentro da maior clareza possvel que se
possa balizar uma definio, um objeto capaz de ser protegido por
registro de desenho industrial necessariamente til, mas apenas quanto
aos seus aspectos funcionalmente inteis quais sejam, seus
ornamentos.(GAIARSA, Lucas Martins. Registro de Desenhos Industriais
Esse Desconhecido, in Boletim da Associao Paulista da Propriedade
Intelectual (ASPI), [Boletim ASPI n 40 - Abril a Junho de 2013, So Paulo]).

Art. 96. O desenho industrial considerado novo quando no


compreendido no estado da tcnica.
1. Requisitos do Desenho Industrial. Novidade. A despeito do regime
protetivo conferido ao Desenho Industrial, de concesso de um registro
independentemente de realizao de exame de mrito, conforme se depreende
da previso do artigo 106 e seguintes desta Lei, o legislador exigiu do desenho
industrial a novidade e a originalidade, nos termos do artigo 97 seguinte, para
efeitos de concesso de um registro vlido.
considerado novo o desenho industrial quando distinto de qualquer criao
anterior disponvel no estado da tcnica (para Newton Silveira,estado da arte).
[1] Confira a esse respeito comentrios ao artigo 11 desta Lei, aqui igualmente
aplicveis.
Pontua a doutrina: A proteo, no caso, restringe-se nova forma
conferida ao produto, sem consideraes de utilidade, podendo achar-se
aplicada seja a um objeto til ou no. () A nova forma, de carter
ornamental, aplica-se a qualquer classe de objetos, desde que possam
ser industrializados, caso contrrio estariam fora do mbito de proteo
da Lei da Propriedade Industrial. Os desenhos industriais constituem
invenes de forma (invenes em sentido lato), destinadas a produzir
efeito meramente visual, no sendo requisito essencial dessas criaes o
cunho artstico, mas apenas a sua novidade. E, segundo a doutrina antes
citada, a novidade pode consistir na composio do conjunto, mesmo que
suas partes sejam desconhecidas.[2]
2. Estado da tcnica. Tambm chamado de perodo de graa, o estado da
tcnica vem definido pelo legislador no artigo 11, 1, desta Lei, como
sendo tudo aquilo tornado acessvel ao pblico antes da data do depsito
do pedido de patente, aplicvel tambm em matria de desenho
industrial, por qualquer meio ou forma, no Brasil ou no exterior, ressalvado o
quanto disposto nos artigos 12, 16 e 17 desta Lei. Estes ltimos dispositivos
tratam do chamado perodo de graa, hipteses em que a divulgao prvia
de uma inveno no se d em prejuzo da novidade, desde que atendidas as
condies ali disciplinadas.
1 O estado da tcnica constitudo por tudo aquilo tornado acessvel
ao pblico antes da data de depsito do pedido, no Brasil ou no exterior,
por uso ou qualquer outro meio, ressalvado o disposto no 3 deste
artigo e no art. 99.
1. Estado da tcnica. Confira comentrios constantes do caput. Ainda, de
acordo com o pargrafo terceiro a este artigo e com o artigo 99, no ser
includo no estado da tcnica o desenho industrial cuja divulgao tenha
ocorrido durante os 180 dias que precederem a data do depsito ou da
prioridade reivindicada e em relao ao qual tenha sido reivindicadaprioridade.
2 Para aferio unicamente da novidade, o contedo completo de
pedido de patente ou de registro depositado no Brasil, e ainda no
publicado, ser considerado como includo no estado da tcnica a partir
da data de depsito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser
publicado, mesmo que subseqentemente.
1. Aferio de novidade. O pargrafo em comento reproduz a diretriz contida
no artigo 11, 2, desta Lei, para cujos comentrios reportamo-nos. A ratio
legis aqui foi a fixao de critrios para avaliar anterioridade, evitando-se a
concesso de dois registros para objetos iguais.

3 No ser considerado como includo no estado da tcnica o


desenho industrial cuja divulgao tenha ocorrido durante os 180 (cento e
oitenta) dias que precederem a data do depsito ou a da prioridade
reivindicada, se promovida nas situaes previstas nos incisos I a III do
art. 12.
1. Perodo de graa. Confira comentrios ao artigo 96, assim como ao artigo
12 e incisos, todos desta Lei.
Art. 97. O desenho industrial considerado original quando dele resulte
uma configurao visual distintiva, em relao a outros objetos
anteriores.
Pargrafo nico. O resultado visual original poder ser decorrente da
combinao de elementos conhecidos.
1. Requisitos do Desenho Industrial. Originalidade. Alm de novo, tal como
exige o artigo 96 desta Lei, o desenho industrial deve resultar uma
configurao visual original, distintiva, podendo essa originalidade resultar da
combinao de outros elementos j conhecidos.
A respeito do que se compreende por originalidade, as lies da doutrina: A
originalidade deve ser entendida em sentido subjetivo, em relao
esfera pessoal do autor (aquilo que era ignorado pelo autor no momento
do ato criativo). Para a Lei de Propriedade Industrial, no suficiente a
originalidade (autoria), mas se exige, tambm, a novidade em sentido
objetivo. No entanto, quando a Lei se refere originalidade em relao ao
desenho industrial, utiliza esse termo em contraposio aos desenhos
vulgares, mesmo que novos. Para esse fim, o legislador utilizou a
expresso configurao visual distintiva.() Dessa forma, teramos trs
classes de desenhos: aqueles que, embora novos, so vulgares (no so
distintivos); aqueles que so distintivos (no vulgares, ou originais), mas
possuem carter expressivo; aqueles que, embora aplicados a produtos
industriais, possuem carter expressivo (valor artstico). Os primeiros no
seriam protegidos; os segundos somente poderiam ser tutelados como
desenhos industriais registrados; os ltimos poderiam, cumulativamente, ser
protegidos por meio da lei de direitos autorais. [1]

Art. 98. No se considera desenho industrial qualquer obra de carter


puramente artstico.
1. Excluso da proteo por Desenho Industrial. Obras de carter
puramente artstico. mbito de proteo dos Direitos Autorais. Confira
comentrios aos artigos 94, 95 e 97 desta Lei. A Lei da Propriedade Industrial
clara ao determinar que o registro de Desenho Industrial o aspecto visual
perceptvel de um produto, desde que este seja novo, original e possa ser
objeto de produo em escala industrial, sem isso, a obra pode ser objeto de
proteo da Lei de Direitos Autorais (Lei n 9.610/98), mas no desta Lei.
A respeito da cumulatividade de proteo ou da incidncia de uma outra,
confira: SILVEIRA, Newton. Direito de autor no design, So Paulo: Ed.
Saraiva, 2012 Captulo V (Comparao entre a Propriedade Industrial e
os Direitos Autorais).

Seo II
Da Prioridade

Art. 99. Aplicam-se ao pedido de registro, no que couber, as disposies


do art. 16, exceto o prazo previsto no seu 3 que ser de 90 (noventa)
dias.
1. Reivindicao de prioridade. O depositante poder reivindicar prioridade
de um pedido de registro de desenho industrial apresentado em outro pas que
mantenha acordo com o Brasil, observados os prazos e as condies do
tratado em questo, nos exatos termos da previso do artigo 16 desta Lei,
porm, em se tratando de desenho industrial, a prioridade dever ser
reivindicada dentro de 90 (noventa) dias.
Seo III
Dos Desenhos Industriais No Registrveis

Art. 100. No registrvel como desenho industrial:


I o que for contrrio moral e aos bons costumes ou que ofenda a
honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de conscincia,
crena, culto religioso ou ideia e sentimentos dignos de respeito e
venerao;
II a forma necessria comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela
determinada essencialmente por consideraes tcnicas ou funcionais.
1. Irregistrabilidade como desenho industrial. O legislador determinou ser
insuscetvel de registro como desenho industrial (i) aquilo que for contrrio
moral e aos bons costumes ou que, de alguma forma, apresente um contedo
ofensivo; assim como (ii) a forma necessria considerada comum ou vulgar de
determinado objeto, alm daquela determinada essencialmente por
consideraes tcnicas ou funcionais. O inciso I do artigo traz restrio
altamente subjetiva e que variar ao longo do tempo, deixando a critrio do
examinador do INPI a avaliao se o objeto ou no passvel de registro. O
inciso II, por sua vez, tem a importante finalidade de afastar que se obtenha
exclusividade sobre forma tida como nica a permitir que se desempenhe
determinada funo. O inciso II ressalta, ainda, o requisito da distintividade, na
medida em que afasta a proteo forma comum ou vulgar.
CAPTULO III
DO PEDIDO DE REGISTRO
Seo I
Do Depsito do Pedido
Art. 101. O pedido de registro, nas condies estabelecidas pelo INPI,
conter:
I requerimento;
II relatrio descritivo, se for o caso;
III reivindicaes, se for o caso;
IV desenhos ou fotografias;
V campo de aplicao do objeto; e
VI comprovante do pagamento da retribuio relativa ao depsito.
Pargrafo nico. Os documentos que integram o pedido de registro
devero ser apresentados em lngua portuguesa.
1. Requisitos do pedido de registro de desenho industrial. Vide Instruo
Normativa n 13/2013 do INPI

Art. 102. Apresentado o pedido, ser ele submetido a exame formal


preliminar e, se devidamente instrudo, ser protocolizado, considerada a
data do depsito a da sua apresentao.
1. Exame formal preliminar. Este exame superficial por parte do INPI
verificar se restaram atendidas as condies estabelecidas no artigo 101
acima. Em caso negativo, o depositante dever observar a orientao do artigo
103 subsequente.
Art. 103. O pedido que no atender formalmente ao disposto no art.
101, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, ao
desenho industrial e ao autor, poder ser entregue, mediante recibo
datado, ao INPI, que estabelecer as exigncias a serem cumpridas, em 5
(cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente.
Pargrafo nico. Cumpridas as exigncias, o depsito ser
considerado como efetuado na data da apresentao do pedido.
1. Exigncias do INPI. Caso o depositante no apresente todos os
documentos necessrios para a apresentao do pedido de registro do
desenho industrial, o INPI formular exigncia, que dever ser cumprida no
prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o desenho industrial ser considerado
inexistente.
Seo II
Das Condies do Pedido

Art. 104. O pedido de registro de desenho industrial ter que se referir a


um nico objeto, permitida uma pluralidade de variaes, desde que se
destinem ao mesmo propsito e guardem entre si a mesma caracterstica
distintiva preponderante, limitado cada pedido ao mximo de 20 (vinte)
variaes.
Pargrafo nico. O desenho dever representar clara e
suficientemente o objeto e suas variaes, se houver, de modo a
possibilitar sua reproduo por tcnico no assunto.
1. Condies do pedido. O legislador exige que o pedido de registro de
desenho industrial recaia sobre um nico objeto, sendo admitida, contudo,
pluralidade de variaes quando estas se destinarem a mesma finalidade e
guardarem entre si a mesma caracterstica distintiva preponderante. O limite
mximo de variaes admitidas por pedido de 20 (vinte).
2. Suficincia descritiva. O dispositivo em comento segue a lgica do artigo
24 desta Lei, determinando que haja representao clara e suficiente do
objeto e suas variaes, permitindo a sua reproduo por tcnico no assunto.
Art. 105. Se solicitado o sigilo na forma do 1 do art. 106, poder o
pedido ser retirado em at 90 (noventa) dias contados da data do
depsito.
Pargrafo nico. A retirada de um depsito anterior sem produo de
qualquer efeito dar prioridade ao depsito imediatamente posterior.
1. Tramitao em sigilo. O artigo traz a possibilidade do requerimento de
sigilo, estabelecendo as orientaes para tanto.

Seo III
Do Processo e do Exame do Pedido

Art. 106. Depositado o pedido de registro de desenho industrial e


observado o disposto nos arts. 100, 101 e 104, ser automaticamente
publicado e simultaneamente concedido o registro, expedindo-se o
respectivo certificado.
1 A requerimento do depositante, por ocasio do depsito, poder
ser mantido em sigilo o pedido, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias
contados da data do depsito, aps o que ser processado.
2 Se o depositante se beneficiar do disposto no art. 99, aguardarse- a apresentao do documento de prioridade para o processamento
do pedido.
3 No atendido o disposto nos arts. 101 e 104, ser formulada
exigncia, que dever ser respondida em 60 (sessenta) dias, sob pena de
arquivamento definitivo.
4 No atendido o disposto no art. 100, o pedido de registro ser
indeferido.
1. Concesso do registro independentemente do exame de mrito. Uma
das particularidades do registro de desenho industrial que a sua concesso
se d com base num exame superficial e de forma, independentemente de
qualquer anlise de mrito para aferio dos requisitos da novidade e
originalidade. O exame de mrito, no caso do desenho industrial, diferido e
mediante requerimento, na forma do artigo 111 desta Lei. Disso decorre que se
trata de um direito precrio e com um grau de segurana relativo. Porm, o
titular, caso tenha interesse em reforar a segurana do ttulo concedido pelo
INPI, pode requerer o exame do objeto do registro quanto aos aspectos de
novidade e de originalidade, nos termos do artigo 111 da LPI.
2. Processamento e exame do pedido. O artigo em referncia traz as etapas
percorridas ao longo da tramitao do pedido de registro de desenho
industrial.
CAPTULO IV
DA CONCESSO E DA VIGNCIA DO REGISTRO

Art. 107. Do certificado devero constar o nmero e o ttulo, nome do


autor observado o disposto no 4 do art. 6, o nome, a nacionalidade e
o domiclio do titular, o prazo de vigncia, os desenhos, os dados
relativos prioridade estrangeira, e, quando houver, relatrio descritivo e
reivindicaes.
1. Certificado de registro de desenho industrial. O dispositivo em comento
traz os dados que constaro do ttulo concedido pelo INPI.
Art. 108. O registro vigorar pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data
do depsito, prorrogvel por 3 (trs) perodos sucessivos de 5 (cinco)
anos cada.
1 O pedido de prorrogao dever ser formulado durante o ltimo
ano de vigncia do registro, instrudo com o comprovante do pagamento
da respectiva retribuio.
2 Se o pedido de prorrogao no tiver sido formulado at o termo
final da vigncia do registro, o titular poder faz-lo nos 180 (cento e
oitenta) dias subsequentes, mediante o pagamento de retribuio
adicional.

1. Prazo de proteo conferido ao desenho industrial. O prazo mximo de


proteo conferido pelo registro de desenho industrial de 25 (vinte e cinco)
anos, ou seja, 10 (dez) anos iniciais, a contar da data do depsito, sujeito
prorrogao sucessiva, por 3 (trs) vezes, de 5 (cinco) anos. O titular do direito
dever manifestar seu interesse na prorrogao durante o ltimo ano de
vigncia do registro, instruindo o seu pedido com o comprovante de pagamento
da retribuio aplicvel.
CAPTULO V
DA PROTEO CONFERIDA PELO REGISTRO

Art. 109. A propriedade do desenho industrial adquire-se pelo registro


validamente concedido.
Pargrafo nico. Aplicam-se ao registro do desenho industrial, no
que couber, as disposies do art. 42 e dos incisos I, II e IV do art. 43.
1. Sistema atributivo de direitos. Aqui tambm se verifica que a propriedade
sobre o desenho industrial somente ser constituda por ato concessivo do
INPI.
2. Regime aplicvel ao desenho industrial. O legislador previu, aqui, que,
quando couber, aplicar-se-o aos desenhos industriais as disposies dos
artigos 42, incisos I, II e IV e 43, desta Lei.
Art. 110. pessoa que, de boa f, antes da data do depsito ou da
prioridade do pedido de registro explorava seu objeto no Pas, ser
assegurado o direito de continuar a explorao, sem nus, na forma e
condio anteriores.
1 O direito conferido na forma deste artigo s poder ser cedido
juntamente com o negcio ou empresa, ou parte deste, que tenha direta
relao com a explorao do objeto do registro, por alienao ou
arrendamento.
2 O direito de que trata este artigo no ser assegurado a pessoa
que tenha tido conhecimento do objeto do registro atravs de divulgao
nos termos do 3 do art. 96, desde que o pedido tenha sido depositado
no prazo de 6 (seis) meses contados da divulgao.
1. Proteo conferida ao usurio anterior. O dispositivo legal em questo
assegura a proteo ao usurio anterior que, de boa-f, explorava o objeto do
pedido de registro no pas, autorizando-o a continuar a explorao, sem nus,
na forma e condio anteriores. O artigo em questo retoma a diretriz do artigo
45 desta Lei, exigindo, ainda, que (i)s poder haver cesso desse direito
juntamente com o negcio ou empresa, ou parte deste, que tenha direta
relao com a explorao do objeto do registro, por alienao ou
arrendamento; e (ii) o direito aqui previsto no ser assegurado quele que
tenha tido conhecimento do objeto do registro por meio de divulgao na forma
do artigo 96, 3, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de seis
meses contados da divulgao.
2. Jurisprudncia. TJSP, Apelao n 9217692-94.2008.8.26.0000, Des.
Relator Antonio Vilenilson, j. 23.10.2012
CAPTULO VI
DO EXAME DE MRITO

Art. 111. O titular do desenho industrial poder requerer o exame do


objeto do registro, a qualquer tempo da vigncia, quanto aos aspectos de
novidade e de originalidade.

Pargrafo nico. O INPI emitir parecer de mrito, que, se concluir


pela ausncia de pelo menos um dos requisitos definidos nos arts. 95 a
98, servir de fundamento para instaurao de ofcio de processo de
nulidade do registro.
1. Exame de mrito do objeto do registro. Confira comentrio ao artigo 106
acima.
CAPTULO VII
DA NULIDADE DO REGISTRO
Seo I
Das Disposies Gerais
Art. 112. nulo o registro concedido em desacordo com as disposies
desta Lei.
1 A nulidade do registro produzir efeitos a partir da data do
depsito do pedido.
2 No caso de inobservncia do disposto no art. 94, o autor poder,
alternativamente, reivindicar a adjudicao do registro.
1. Nulidade do registro e eficcia ex tunc. O registro de desenho industrial
concedido em desacordo com os requisitos desta Lei ser considerado nulo,
sendo que a deciso que decretar tal nulidade operar seus efeitos ex tunc,
retroagindo data do depsito do pedido.
2. Adjudicao do registro. Caso o pedido de registro tenha sido apresentado
por algum que no o autor ou seu legtimo herdeiro, sucessor ou cessionrio,
caber ao autor requerer a transferncia da titularidade do pedido por meio de
ao adjudicatria.
Seo II
Do Processo Administrativo de Nulidade

Art. 113. A nulidade do registro ser declarada administrativamente


quando tiver sido concedido com infringncia dos arts. 94 a 98.
1 O processo de nulidade poder ser instaurado de ofcio ou
mediante requerimento de qualquer pessoa com legtimo interesse, no
prazo de 5 (cinco) anos contados da concesso do registro, ressalvada a
hiptese prevista no pargrafo nico do art. 111.
Ou seja, o processo de nulidade poder ser instaurado pelo INPI ou por
qualquer terceiro com legtimo interesse, no prazo de 5 anos a partir da
concesso do registro.
2 O requerimento ou a instaurao de ofcio suspender os efeitos
da concesso do registro se apresentada ou publicada no prazo de 60
(sessenta) dias da concesso.
A concesso do registro ficar suspensa at que analisado o processo de
nulidade apresentado ou publicado no prazo de 60 dias da concesso.
1. Processo administrativo de nulidade. Como se destacou no artigo 112
acima, ser declarada a nulidade do registro de desenho industrial concedido
em desacordo com a lei. A nulidade poder ser postulada administrativa ou
judicialmente. A nulidade administrativa aqui regida. De acordo com o
pargrafo 1 do artigo ora comentado, legitimada a instaurar o procedimento

administrativo de nulidade qualquer pessoa com legtimo interesse, podendo


ainda sua instaurao dar-se de ofcio pelo INPI, dentro de 5 (cinco) anos, a
contar da concesso do registro. O prazo de 5 (cinco) anos excepcionado
caso o INPI proceda ao exame de mrito e conclua estarem ausentes os
requisitos de registrabilidade. Neste caso, poder pleitear a nulidade sem
qualquer limite de tempo, ao longo da vigncia do registro.
Art. 114. O titular ser intimado para se manifestar no prazo de 60
(sessenta) dias contados da data da publicao.
Art. 115. Havendo ou no manifestao, decorrido o prazo fixado no artigo
anterior, o INPI emitir parecer, intimando o titular e o requerente para se
manifestarem no prazo comum de 60 (sessenta) dias.
Art. 116. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que no
apresentadas as manifestaes, o processo ser decidido pelo Presidente
do INPI, encerrando-se a instncia administrativa.
Art. 117. O processo de nulidade prosseguir, ainda que extinto o
registro.
1. Prosseguimento da nulidade mesmo com a extino do registro. O
legislador previu que o processo de nulidade prosseguir mesmo que extinto o
registro. Essa diretriz tem pertinncia, sobretudo, para efeitos de eventual
indenizao daqueles que possivelmente tenham sido acionados pelo titular do
registro anulando sob o fundamento de violao de direitos.
Seo III
Da Ao de Nulidade

Art. 118. Aplicam-se ao de nulidade de registro de desenho industrial,


no que couber, as disposies dos arts. 56 e 57.
1. Nulidade judicial do registro. Confira comentrios aos artigos 56, 57 e 175
desta Lei.
CAPTULO VIII
DA EXTINO DO REGISTRO

Art. 119. O registro extingue-se:


I pela expirao do prazo de vigncia;
II pela renncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;
III pela falta de pagamento da retribuio prevista nos arts. 108 e
120; ou
IV pela inobservncia do disposto no art. 217.
1. Extino do registro. Quatro so as hipteses de extino do registro de
desenho industrial, vejamos: i. pela expirao do prazo de vigncia, na forma
do artigo 108 desta Lei; ii. pela renncia de seu titular, ressalvado o direito
de terceiros; iii. pela falta de pagamento da retribuio prevista nos
artigos 108 e 120; e iv. pela inobservncia do disposto no art. 217, que
trata da exigncia de, sendo o titular do direito pessoa domiciliada no exterior,
necessria a manuteno de procurador domiciliado no Brasil com poderes
para representa-la administrativa e judicialmente.

CAPTULO IX
DA RETRIBUIO QINQENAL

Art. 120. O titular do registro est sujeito ao pagamento de retribuio


qinqenal, a partir do segundo qinqnio da data do depsito.
1 O pagamento do segundo qinqnio ser feito durante o 5
(quinto) ano da vigncia do registro.
2 O pagamento dos demais qinqnios ser apresentado junto
com o pedido de prorrogao a que se refere o art. 108.
3 O pagamento dos qinqnios poder ainda ser efetuado dentro
dos 6 (seis) meses subseqentes ao prazo estabelecido no pargrafo
anterior, mediante pagamento de retribuio adicional.
1. Retribuio quinquenal. Para os desenhos industriais o legislador estipulou
taxas de manuteno a cada cinco anos, prevendo nos pargrafos as
condies e providncias de pagamento.
CAPTULO X
DAS DISPOSIES FINAIS

Art. 121. As disposies dos arts. 58 a 63 aplicam-se, no que couber,


matria de que trata o presente Ttulo, disciplinando-se o direito do
empregado ou prestador de servios pelas disposies dos arts. 88 a 93.
TTULO III
DAS MARCAS
CAPTULO I
DA REGISTRABILIDADE
Seo I
Dos Sinais Registrveis Como Marca
Art. 122. So suscetveis de registro como marca os sinais distintivos
visualmente perceptveis, no compreendidos nas proibies legais.
1. Conceito de marca. Marca todo sinal distintivo, visualmente perceptvel,
que identifica e distingue produtos e servios, bem como certifica a
conformidade de tais bens com determinadas normas ou especificaes
tcnicas. A marca registrada garante ao seu proprietrio o direito de uso
exclusivo no territrio nacional em seu ramo de atividade econmica.
Como bem destacam as diretrizes do Guia Bsico de Marcas e Manual do
Usurio Sistema e-Marcas[1], do Instituto Nacional da Propriedade Intelectual
(INPI), as marcas variam conforme os bens que pretendem identificar (A) e a
sua forma de apresentao (B), vejamos:
A.
Naturezas da
marca
Marca de
Produto

A que se aplica
Distinguir produtos de outros idnticos,
semelhantes ou afins.

Marca de
Servio

Distinguir servios de outros idnticos,


semelhantes ou afins.

Marca
Coletiva

Identificar produtos ou servios


provenientes de membros de um determinado
grupo ou entidade.

Marca de
Certificao

Atestar a conformidade de produtos ou


servios
a
determinadas
normas
ou
especificaes tcnicas.

B.
Formas
de
apresentao
da marca

A que se aplica

Nominativa

Sinal constitudo apenas por palavras, ou


combinao de letras e/ou algarismos, sem
apresentao fantasiosa.

Mista

Sinal que combina elementos nominativos e


figurativos.

Figurativa

Sinal constitudo por desenho, imagem, formas


fantasiosas em geral.

Sinal constitudo pela forma plstica distintiva e


Tridimensional necessariamente incomum do produto.

2. Proteo e registrabilidade como marca. Atento ao preceito constitucional


do art. 5, XXIX, da Carta Maior, o legislador infraconstitucional resguardou a
proteo propriedade das marcas, dentre outros signos, a fim de atender ao
interesse social e ao desenvolvimento tecnolgico e econmico do Brasil.
3. Requisitos da proteo. O legislador enuncia neste artigo trs elementos
centrais, quais sejam: i. distintividade, compreendida como a caracterstica de
promover a diferenciao no esprito do consumidor entre o produto de um
determinado fabricante em relao aos demais disponveis no mercado. Disso
resulta, pois, que o signo, para ser reconhecido como marca, no apenas deve
estar disponvel (inexistente, assim, qualquer anterioridade impeditiva), como
no pode ser formado to-somente por termos de uso comum, necessrio ou
vulgar; ii. signos visualmente perceptveis, excluindo, portanto, do mbito do
registro as chamadas marcas no tradicionais, que so aquelas suscetveis de
captao pelo tato, paladar e olfato; e iii. signos no compreendidos nas
proibies legais, ou seja, somente so passveis de registro como marca
aqueles signos que no se encontrem nas restries estabelecidas no art. 124,
que traz um rol no taxativo das causas de negativa do registro.
4. Jurisprudncia e outras referncias. TRF 2 Regio, Apelao Cvel n
200751018033639, Rel. Mrcia Helena Nunes, j. 10.09.2009, DJ25.09.2009
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS EVOCATIVAS. AUSNCIA DE
DISTINTIVIDADE SUFICIENTE A EMPRESTAR REGISTRABILIDADE.
TEORIA DO SIGNIFICADO SECUNDRIO DA MARCA. SISTEMA JURDICO
BRASILEIRO. ADEQUAO. Apesar de o legislador brasileiro ter eleito o
sistema atributivo para signos marcrios, possvel que uma marca que,
data do depsito, tinha significado singular, venha a tornar-se vocbulo
comum no segmento mercadolgico em que se insere, tendo em vista
sobretudo o fenmeno da globalizao que provocou farta difuso
lingustica no Brasil, sem contudo, perder sua expresso como marca,
explorada comercialmente por dcadas. Ainda que a marca, ao tornar-se
vocbulo comum, no tenha o significado secundrio enunciado por essa
teoria, inexistindo m f a afastar o prazo prescricional da ao de
nulidade, e sobretudo considerando-se que poca do depsito tal
registro era perfeitamente legal e legtimo vista da realidade social que
o informava, h que se lhe respeitar os efeitos, exigindo-se, contudo,
atualmente, distncia menor entre os signos concorrentes do que aquela
que se exigiria data do depsito, quando seu significado no era ainda
to difundido no seio social. O acrscimo de vocbulo comum,
amplamente difundido no meio dos consumidores no chega a atribuir
distintividade a uma marca evocativa, fraca, cujo nico elemento
nominativo que a integra tambm veio a tornar-se vocbulo comum.
Apelo e remessa necessria a que se nega provimento.
Ainda a respeito da distintividade para efeitos de registro como marca,
confira: Diretrizes de Anlise de Marca do INPI, atualizadas em 11.12.2012,
item 3.3, pp. 22 e seguintes.
Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I marca de produto ou servio: aquela usada para distinguir
produto ou servio de outro idntico, semelhante ou afim, de origem
diversa;

II marca de certificao: aquela usada para atestar a conformidade


de um produto ou servio com determinadas normas ou especificaes
tcnicas, notadamente quanto qualidade, natureza, material utilizado e
metodologia empregada; e
III marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou
servios provindos de membros de uma determinada entidade.
1. Natureza da marca. O legislador aqui classificou os tipos de marca
conforme sua natureza, trazendo as seguintes trs espcies: i. marca de
produto ou servio; ii. marca de certificao; e iii. marca coletiva.
As Diretrizes de Anlise de Marca do INPI, atualizadas em 11.12.2012, traz em
seu item 1.2. alguns exemplos dessas espcies de marcas, que so a seguir
reproduzidos:
Exemplos de espcies de marca
Ainda a respeito da marca de certificao, vale destacar que j era normatizada
anteriormente previso deste artigo. A certificao busca atestar que
produtos/servios foram fabricados/desenvolvidos de forma a atender aos
requisitos de uma Norma ou de um Regulamento Tcnico e realizada por
Organismos de Certificao Credenciados OCC no Sistema Brasileiro de
Certificao.
A certificao tem por finalidade resguardar a sade, a segurana do
consumidor, dentre outros bens, da que, alguns produtos/servios podem ter
sua certificao obrigatria por entidades como o Inmetro ou outro rgo
governamental. Outros produtos/servios podem ser objeto de certificao
voluntria, independentemente de regulamentao de rgo oficial. Ex.
certificaes de sistemas de gesto da qualidade (NBR ISO 9000) e gesto
ambiental (NBR ISO 14000).
Seo II
Dos Sinais No Registrveis Como Marca

Art. 124. No so registrveis como marca:


1. Irregistrabilidade como marca. O artigo em questo inaugura, em oposio
previso do art. 122, que trata dos signos registrveis, as vedaes legais ao
registro de sinais como marcas.
Em assim sendo, a presena de qualquer dos elementos dispostos abaixo
caracteriza a irregistrabilidade da marca em absoluto. Como se observa, o rol
de impedimentos extenso, conduzindo previso de vinte e trs incisos.
Porm, de um modo geral, os doutrinadores tendem a classificar as causas
impeditivas do registro, de um modo geral, naquelas fundadas (a) na formao
do sinal; (b) na sua licitude; (c) na presena de distintividade; e (d) na
disponibilidade do signo.
I braso, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e
monumento oficiais, pblicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais,
bem como a respectiva designao, figura ou imitao;
1. Irregistrabilidade de sinais oficiais ou pblicos nacionais ou
internacionais. O fundamento da recusa de registrabilidade aqui a licitude ou
liceidade. Para exemplos, confira: Diretrizes de Anlise de Marca do INPI,
atualizadas em 11.12.2012, item 3.2.1. Aqui a proibio absoluta e aplicvel a
quem quer que apresente o pedido, inclusive ao prprio Estado nacional.

Esta proteo est em sintonia com a previso do art. 6 ter da CUP


(Conveno da Unio de Paris), no sendo, contudo, vedado o uso. Ressaltase, contudo, o crime previsto no art. 191, a seguir analisado.
A ttulo de ilustrao, confira marca tida como irregistrvel, de acordo com este
inciso, pelo INPI (Revista da Propriedade Industrial RPI n 2258, de
15.04.2014):
Indeferimento do pedido. Titular: 4
MILHAS PRODUES LTDA [BR/SP]
NCL(9): 41 Especificao: PRODUO
DE
PROGRAMAS
DE
RDIO,
TELEVISO, INTERNET. Detalhes do
despacho:
A
marca
reproduz
Congresso Nacional, Catedral de
Brasilia, Farol da Barra na Bahia, Cristo
Redentor
do
RJ,
ente
outros,
irregistrvel de acordo com o inciso I do
Art. 124.
830926224

903490390

Indeferimento
do
pedido.
Titular:CASA
RIO
BAR
E
RESTAURANTE LTDA EPP [BR/SP]
Procurador: VILAGE MARCAS &
PATENTES S/S LTDA NCL(9): 43
Especificao:
ALUGUEL
DE
CADEIRAS, MESAS, TOALHAS DE
MESA
E
ARTIGOS
DE
VIDRO;LANCHONETES;AUTOSERVIO (RESTAURANTES DE -);BAR
(SERVIOS DE -);BUF (SERVIO DE
-);CAFS
[BARES];RESTAURANTES Detalhes
do despacho: A marca reproduz
Monumento dos Arcos da Lapa,
caracteristicamente associado cidade
do Rio de Janeiro , irregistrvel de
acordo com o inciso I do Art. 124.

II letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de


suficiente forma distintiva;
1. cones (in)suscetveis de registro. Nesse inciso, a contrario sensu, o
legislador autoriza o registro marcrio da combinao de letras, algarismos e
datas. O que se veda aqui, portanto, a apropriao a quem quer que seja de
sinais de linguagem de modo isolado registrvel. Nesse mesmo sentido o
posicionamento do INPI que, ainda, vai alm e dispe ser passvel de registro
os algarismos e letras, quando escritos por extenso.

Para ilustrar situao que denota a admissibilidade do registro de letras quando


revestidos de distintitividade, invocamos a famosa marca francesa Louis
Vuitton, cujas iniciais so objeto de registro marcrio, conforme abaixo
indicadas, dado o carter distintivo que assinala os cones:
Exemplo de iniciais de registro marcrio

III expresso, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrrio


moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de
pessoas ou atente contra liberdade de conscincia, crena, culto religioso
ou idia e sentimento dignos de respeito e venerao;
1. Signos contrrios a moral e bons costumes. Aqui tambm o objetivo do
legislador foi resguardar a licitude do signo, afasta-se, portanto, a
registrabilidade, resguardando a moral, os bons costumes, etc. Flagrante a
subjetividade deste artigo, na medida em que no disciplina expressamente o
que entendido por imoral. Da que a anlise ser feita de modo casustico,
variando, ainda, no tempo. Para ilustrar, confira-se a situao do termo teso,
cujo registro foi, mais de uma vez, recusado pelo INPI, invocada a regra do
inciso em comento.[1]
IV designao ou sigla de entidade ou rgo pblico, quando no
requerido o registro pela prpria entidade ou rgo pblico;
1. Irregistrabilidade de nome ou sigla de ente pblico. O legislador buscou
aqui resguardar designao ou sigla que identifique qualquer ente/rgo
pblico, compreendido em sua acepo mais extensa, quando tais termos
vierem a ser objeto de pedido de registro que no o prprio e legtimo ente.
As Diretrizes de Anlise de Marca do INPI, atualizadas em 11.12.2012, em seu
item 3.4.5. dispem que so igualmente protegidas as entidades autnomas
regulamentadoras/fiscalizadoras de classe, uma vez que, alm de exercerem
funes de interesse pblico (desempenhando papel absoluto dentro de seus
respectivos segmentos), possuem natureza jurdica correspondente das
autarquias. Exs.: OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura), CRM (Conselho Regional de Medicina),
e congneres. Tais entidades, assim, no podem ter suas designaes ou
siglas registradas, para qualquer produto ou servio, seno quando requerido o
registro por elas mesmas.
V reproduo ou imitao de elemento caracterstico ou
diferenciador de ttulo de estabelecimento ou nome de empresa de
terceiros, suscetvel de causar confuso ou associao com estes sinais
distintivos;
1. Proteo ao nome empresarial. Conforme leciona Gabriel F. Leonardos (A
Proteo ao Nome Empresarial, in Sinais Distintivos e Tutela Judicial e
Administrativa, coord. Manoel J. Pereira dos Santos e Wilson Pinheiro Jabur,
So Paulo: Saraiva, 2007 (Srie GVLaw), p. 135), nome empresarial o
nome adotado para o exerccio de atividade empresarial. O nome
empresarial pode ser uma firma ou umadenominao ().

Conforme destaca o autor antes referido, nada impede que determinado sinal
distintivo goze de proteo simultaneamente sob o regime legal das marcas e
aquele dos nomes empresariais. H, contudo, que se observar os requisitos de
proteo prprios a cada sistema.
O nome empresarial foi tutelado pela CUP, no seu art. 8; pelo Cdigo Civil
brasileiro, notadamente nos arts. 1.157 a 1.162, 1.166 e 1.167, estes dois
ltimos, bastante criticados pela doutrina especializada em propriedade
intelectual, na medida em que restringe a proteo, exigindo registro e
delimitando espectro territorial, importando, assim, em contrariedade e violao
ao compromisso internacional assumido pelo Brasil no art. 8 da CUP, antes
citado; e, ainda, no art. 195, V, desta lei.
2. Vedao reproduo ou imitao de elemento caracterstico ou
diferenciador de ttulo de estabelecimento ou nome de empresa de
terceiros. O legislador aqui, com a preocupao de resguardar outros signos,
dentre eles, especialmente, o nome empresarial e elementos que o compem,
vedou o registro de sinais que constituam sua reproduo ouimitao por
terceiros que no seu legtimo titular ou desautorizados a explor-los.
3. Suscetibilidade de confuso ou associao. No bastasse o resguardo
aos termos em si, afastando qualquer imitao ou reproduo, o legislador
exigiu, ainda, que tais signos fossem hbeis a causar confuso ou associao
indevida, observando, assim, o princpio da veracidade, que deve nortear o
registro de um signo como marca. A respeito do tema, as pontuais
consideraes de Llio Dencoli Schmidt (Sinais distintivos: natureza, funes e
espcies, in Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa, coord.
Manoel J. Pereira dos Santos e Wilson Pinheiro Jabur, So Paulo: Saraiva,
2007 (Srie GVLaw), pp. 69-71: Sinais distintivos so veculos que
carregam imagens e informaes fixadas pelo consumidor acerca de
determinado produto ou servio. Para tanto, impe-se que a mensagem
que a marca transmite no suscite equvocos, ne se preste a servir de
instrumento de engodo e de publicidade enganosa.
() O princpio da veracidade expressa a necessidade que os signos
distintivos tm que efetivamente estar em sintonia com a mensagem que
carreguem ou suscitem, sem dar margens a equvocos. O princpio da
veracidade vem expressamente previsto no art. 34 da Lei de Registro de
Empresas Mercantis (Lei n. 8.934/94), segundo o qual o nome
empresarial obedecer aos princpios da veracidade e da novidade.
4. Jurisprudncia. STF, 1 Turma, Ag.Reg. no Agravo de Instrumento n
739.381RJ, j. 23.04.2013. Confira ementa a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMERCIAL.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NOMES EMPRESARIAIS. VERIFICAO DE
COLIDNCIA. ART. 124, INCISO XXIII, LEI DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. AUSNCIA DO NECESSRIO PREQUESTIONAMENTO.
OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIO FEDERAL. REEXAME
DO CONJUNTO FTICO-PROBATRIO J CARREADO AOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDNCIA DA SMULA 279/STF. REPERCUSSO
GERAL NO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE
OBSTAM A ADMISSO DO APELO EXTREMO. 1. O prequestionamento
requisito indispensvel, por isso que invivel a apreciao, em sede de
recurso extraordinrio, de matria sobre a qual no se pronunciou o
Tribunal de origem, incidindo o bice da Smula 282 do Supremo

Tribunal Federal. 2. A violao indireta ou reflexa das regras


constitucionais no enseja recurso extraordinrio. Precedentes: AI n.
738.145 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2 Turma, DJ 25.02.11; AI n.
482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2 Turma DJ 15.03.11; AI n.
646.103-AgR, Rel. Ministra CRMEN LCIA, 1 Turma, DJ 18.03.11. 3. Os
postulados da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, da
motivao dos atos decisrios, do contraditrio, dos limites da coisa
julgada e da prestao jurisdicional, acaso violados in casu, resultaria em
violao indireta ou reflexa Constituio Federal.Precedentes: AI n.
803.857-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2 Turma, DJ 17.03.11; AI n.
812.678-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2 Turma, DJ 08.02.11; AI n.
513.804-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 1 Turma, DJ 01.02.11 . 4. A
Smula 279/STF dispe verbis: Para simples reexame de prova no cabe
recurso extraordinrio. 5. que o recurso extraordinrio no se presta ao
exame de questes que demandam revolvimento do contexto fticoprobatrio dos autos, adstringindo-se anlise da violao direta da
ordem constitucional. 6. In casu, o acrdo originariamente recorrido
assentou:
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL.
APELAO.
NOME
EMPRESARIAL. MARCAS LIDEL E LIDL. COLIDNCIA. ART. 124, INCISO
XXIII, LPI. 1. De acordo com o art. 124, V, da LPI, no admitido em nosso
sistema marcrio o registro de elementos definidores de nome de
empresa ou ttulo de estabelecimento quando pertencentes a terceiros e
na medida em que o emprego possa gerar situaes de confuso ou
associao. 2. Considerando que a empresa estrangeira LIDL STIFTUNG
& CO. KG., ora apelada, foi constituda no ano de 1973, enquanto que os
atos constitutivos da apelante LIDEL LOJA DE ALIMENTOS LTDA
datam de 1998, possvel concluir que milita em favor daquela o
privilgio da anterioridade sob o aspecto do nome comercial. 3. O fato
que provoca a incidncia da proibio inserta no art. 124, XXIII, da LPI a
conduta maliciosa do pretendente ao registro, por ser pessoa do ramo de
negcio e ter acesso ao que se passa no mercado, o que efetivamente
no ocorreu na hiptese trazida aos autos. 4. Sendo a empresa-r mais
antiga que a empresa-autora, e atuando ambas no mesmo segmento
mercadolgico supermercados/comrcio de mercadorias evidencia-se
o prvio conhecimento da autora reconvinda sobre a existncia e
atividades da r-reconvinte, podendo invocar a primeira o inciso XXIII do
art. 124 da LPI como protetor de seus sinais. 5. Apelao e remessa
improvidas. 7. Agravo regimental desprovido.
VI sinal de carter genrico, necessrio, comum, vulgar ou
simplesmente descritivo, quando tiver relao com o produto ou servio a
distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma
caracterstica do produto ou servio, quanto natureza, nacionalidade,
peso, valor, qualidade e poca de produo ou de prestao do servio,
salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;
1. Irregistrabilidade de signos que guardam relao com o
produto/servio a que se destinam. O legislador buscou aqui resguardar a
distintividade do signo. Com efeito, signos que guardam relao direta e
imediata com o produto/servio a que se destinam no so suscetveis de
registro como marca no compreendendo neste rol as marcas fantasiosas,
evocativas e sugestivas, as quais, a princpio, so passveis de registro j que

revestidas de distintividade exceto quando possurem distintividade.


Conforme leciona Gama Cerqueira (Tratado da Propriedade Industrial Vol. 2,
Editora RT, 2 edio 1982, p. 864), Como vimos, so inapropriveis a ttulo
exclusivo as marcas que se relacionem com os produtos, mercadorias ou
servios, a que se destinam assinalar, salvo quando revestirem de suficiente
forma distintiva. A lei considera inapropriveis aqueles elementos, em si, a fim
de evitar que, por meio do registro, um comerciante ou industrial possa
monopolizar o emprego de elementos de uso comum e necessrio, com
prejuzo dos seus concorrentes que ficariam impedidos de empreg-los.
2. Carter genrico. genrico o sinal que abrange todo o gnero. Nas
Diretrizes de Anlise de Marca do INPI, atualizadas em 11.12.2012, item 3.3.1.,
i, define-se carter genrico como o termo, expresso nominativa ou sua
representao grfica que (sem ser de carter necessrio em relao ao
produto ou servio, ou indicativo de natureza, nacionalidade, peso, valor,
qualidade e poca de produo ou de prestao de servio) designa a
categoria, a espcie ou o gnero ao qual pertence um determinado
produto ou servio, no podendo individualiz-lo, sob pena de atentar
contra o direito dos concorrentes. Como exemplos, tem-se: veculo
(irregistrvel para assinalar motos, carros e bicicletas) e alimento (irregistrvel
para assinalar produtos alimentcios ou servios de alimentao).
3. Carter necessrio. necessrio o sinal essencial, indispensvel,
inevitvel. Nas Diretrizes de Anlise de Marca do INPI, atualizadas em
11.12.2012, item 3.3.1., ii, define-se carter necessrio como o termo ou
expresso nominativa ou o elemento figurativo indispensvel para
designar ou representar o produto ou o servio, ou ainda, seus insumos.
Como exemplos, tem-se: azeite (irregistrvel para assinalar azeites) e fast food
(irregistrvel para assinalar servios de alimentao).
4. Carter comum. comum o sinal geral, universal, normal, habitual.
NasDiretrizes de Anlise de Marca do INPI, atualizadas em 11.12.2012, item
3.3.1., iii, define-se carter comum como o termo ou expresso nominativa
ou o elemento figurativo que, embora no corresponda ao nome ou
representao pelo qual o produto ou o servio foram originariamente
identificados, tenha sido consagrado, pelo uso corrente , para essa
finalidade, integrando, assim, a linguagem comercial. Como exemplos,
tem-se: carro (irregistrvel para assinalar veculo) e pina colada (irregistrvel
para assinalar bebidas).
4. Carter vulgar. vulgar o sinal comum, trivial, ordinrio, baixo.
NasDiretrizes de Anlise de Marca do INPI, atualizadas em 11.12.2012, item
3.3.1., iv, define-se como sinal de carter vulgar grias, denominaes
populares ou familiares que tambm identificam um produto ou servio. Como
exemplos, tem-se: branquinha (irregistrvel para assinalar aguardente de cana
de acar) e rango (irregistrvel para assinalar alimentos ou servios de
alimentao).
4. Carter descritivo. descritivo o sinal que serve para descrever.
NasDiretrizes de Anlise de Marca do INPI, atualizadas em 11.12.2012, item
3.3.1., v, define-se carter descritivo como o termo ou expresso
nominativa que se no preste a distinguir produto ou servio, mas que
vise a indicar seu destino, sua aplicao ou a descrev-lo em su prpria
constituio. Como exemplos, tem-se: marcahora (irregistrvel para

assinalar relgio de ponto) e lavaroupa (irregistrvel para assinalar lavadora de


roupa).
5. Sinal comumente empregado para designar uma caracterstica do
produto ou servio. As Diretrizes de Anlise de Marca do INPI, atualizadas
em 11.12.2012, item 3.3.1., (b), trazem a seguinte definio aquele cujo uso
reiterado resultou em sua consagrao na linguagem comercial corrente para
denominar uma caracterstica do produto ou servio. Como exemplos, tem-se:
quilo (irregistrvel para assinalar cereais, entretanto, registrvel para assinalar
sapato) e saboroso (irregistrvel para assinalar pes, entretanto, registrvel
para assinalar parafusos).
VII sinal ou expresso empregada apenas como meio de
propaganda;
1. Irregistrabilidade de signo usado como meio de propaganda. A proibio
contida neste inciso frisa a impossibilidade de registro de sinal ou expresso
empregada apenas como meio de propaganda, isto , d margem a
possibilidade de registro de sinal ou expresso que, ainda que seja usada
como meio de propaganda, atinja a funo de marca. Em contrapartida, ainda
que a Lei no preveja a possibilidade de registro de meio de propaganda, este
tipo de signo goza de proteo contra os atos de concorrncia desleal,
conforme estabelecido no art. art. 195, IV, desta lei, resguardada, ainda, a
possibilidade de proteo ao autor do sinal ou expresso de propaganda,
consoante a Lei 9.610/98[2], desde que preenchidos os requisitos estabelecidos
na Lei de Direitos Autorais.
VIII cores e suas denominaes, salvo se dispostas ou combinadas
de modo peculiar e distintivo;
1. cones (in)suscetveis de registro. A proibio contida neste inciso
similar quela disposta no inciso II, deste mesmo artigo. Igualmente, o
legislador autoriza o registro marcrio de cores isoladas ou combinadas, desde
que revestidas de distintividade, contudo, no caso das cores, suas
denominaes escritas, a princpio, no podem ser registradas.
IX indicao geogrfica, sua imitao suscetvel de causar
confuso ou sinal que possa falsamente induzir indicao geogrfica;
1. Indicao geogrfica. O Ttulo IV desta Lei (arts. 176 a 182) aborda a
proteo conferida s indicaes geogrficas. Com efeito, so insuscetveis de
registro como marca as indicaes geogrficas l definidas, bem como suas
eventuais imitaes.
X sinal que induza a falsa indicao quanto origem, procedncia,
natureza, qualidade ou utilidade do produto ou servio a que a marca se
destina;
1. Irregistrabilidade de signo que induza o consumidor em falsa indicao
quanto ao produto ou servio. Esta hiptese no se confunde com as falsas
indicaes geogrficas, pois aqui o legislador buscou evitar que o consumidor
seja induzido em erro ao observar/adquirir um determinado produto ou servio
pensando provir de uma determinada origem e procedncia. Tambm resta
afastada por este inciso, o registro como marca de signo que contenha falsa
indicao quanto natureza do produto ou servio.
XI reproduo ou imitao de cunho oficial, regularmente adotada
para garantia de padro de qualquer gnero ou natureza;
1. Registrabilidade de signo de cunho oficial. O fundamento da recusa de
registrabilidade deste inciso a licitude. Embora guarde similaridade com a

vedao instituda no inciso I deste artigo, a proibio aqui no absoluta e


aplicvel a quem quer que apresente o pedido. As Diretrizes de Anlise de
Marca do INPI, atualizadas em 11.12.2012, item 3.2.1. ensinam que para a
correta aplicao deste inciso imprescindvel averiguar se o cunho oficial
reproduzido ou imitado guarda relao com os produtos/servios assinalados
pela marca em questo. Em caso positivo, aplica-se a vedao deste inciso.
Em caso negativo, a marca passvel de registro.
XII reproduo ou imitao de sinal que tenha sido registrado como
marca coletiva ou de certificao por terceiro, observado o disposto no
art. 154;
1. (Ir)registrabilidade de marca coletiva ou de certificao. O fundamento
da recusa de registrabilidade aqui quanto condio de disponibilidade do
sinal. A correlao com o artigo 154 de fundamental importncia para trazer o
limite temporal durante o qual no permitido solicitar o pedido de registro de
sinal que reproduza ou imite marca que tenha sido registrada no passado como
marca coletiva ou de certificao. Conforme disciplina este artigo, o prazo de
5 anos.
XIII nome, prmio ou smbolo de evento esportivo, artstico,
cultural, social, poltico, econmico ou tcnico, oficial ou oficialmente
reconhecido, bem como a imitao suscetvel de criar confuso, salvo
quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora
do evento;
1. Proteo ao nome de evento oficial ou oficialmente reconhecido. A
menos que o titular possua autorizao, h vedao absoluta para que requeira
proteo como marca de reproduo ou imitao de nome, prmio ou smbolo
de evento esportivo, artstico, cultural, social, poltico, econmico ou tcnico,
oficial ou oficialmente reconhecido.
XIV reproduo ou imitao de ttulo, aplice, moeda e cdula da
Unio, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territrios, dos Municpios,
ou de pas;
1. Proteo a ttulo, aplice, moeda e cdula. o nome de evento oficial ou
oficialmente reconhecido. Esta proteo similar quela contida no inciso XI,
ou seja, a proibio aqui no absoluta e aplicvel a quem quer que apresente
o pedido. As Diretrizes de Anlise de Marca do INPI, atualizadas em
11.12.2012, item 3.2.1. ensinam que a aplicao deve ser abalizada,
inicialmente, quanto aos ttulos, aplices, moedas e cdulas correntes ou no.
Signos que reproduzam ou imitem ttulo, aplice, moeda e cdula no
correntes so registrveis sem ressalvas, ao passo que para os correntes a
registrabilidade cabvel apenas quando no guardam relao direta e
imediata com o produto/servio que visam distinguir. A proibio absoluta recai
apenas sobre a representao figurativa de ttulos, aplices, moedas e cdulas
correntes, independente do produto/servio que assinalam.
XV nome civil ou sua assinatura, nome de famlia ou patronmico e
imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou
sucessores;
1. Irregistrabilidade de signos que interfiram no direito da personalidade
de terceiro. O fundamento da recusa de registrabilidade aqui quanto
condio de disponibilidade do sinal. A menos que o requerente possua
autorizao do detentor do direito, h vedao absoluta para solicitar a

proteo como marca de nome civil ou sua assinatura, nome de famlia ou


patronmico e imagem de terceiros.
2. Conflito entre proteo marcria e direito da personalidade.
Homnimos. Com captulo prprio no Cdigo Civil, artigos 11 ao 21 (Lei No
10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002) e tambm regulado em
nossaConstituio Federal em seu artigo 5, os direitos da personalidade so
irrenunciveis, intransmissveis e garantidos ao seu titular. No obstante,
quando pertencentes a homnimos, esses direitos se conflitam no cenrio
marcrio, j que passveis de confuso e ou associao indevida pelos
consumidores quando atuantes em segmento de mercado idnticos, similares
ou afins. Neste ponto, as Diretrizes de Anlise de Marca do INPI, atualizadas
em 11.12.2012, item 3.4.9. esclarecem que a proteo ser conferida quele
que primeiro requerer o registro como marca de seu nome, sendo que aquele
que solicitar posteriormente, aplicar-se- a irregistrabilidade com fundamento
neste mesmo artigo 124, inciso XIX.
XVI pseudnimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome
artstico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular,
herdeiros ou sucessores;
1. Irregistrabilidade de signos que interfiram no direito da personalidade
de terceiro. O fundamento da recusa de registrabilidade aqui quanto
condio de disponibilidade do sinal. A menos que o requerente possua
autorizao do detentor do direito, h vedao absoluta para solicitar a
proteo como marca de pseudnimo ou apelido notoriamente conhecidos,
nome artstico singular ou coletivo de terceiros.
XVII obra literria, artstica ou cientfica, assim como os ttulos que
estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetveis de causar
confuso ou associao, salvo com consentimento do autor ou titular;
1. Proteo aos direitos autorais decorrentes de obras. Aqui tambm o
objetivo do legislador foi resguardar a disponibilidade do signo, afastando-se,
portanto, a registrabilidade de sinal que se confunda ou cause associao com
obra ou ttulos protegidos pelo direito autoral.
XVIII termo tcnico usado na indstria, na cincia e na arte, que
tenha relao com o produto ou servio a distinguir;
1. Irregistrabilidade de termos tcnicos que guardam relao com o
produto/servio a que se destinam. O legislador buscou aqui resguardar a
distintividade do signo. Esta proteo anloga quela disposta no inciso VI
deste mesmo artigo 124, j que a proibio ocorre apenas quando o signo
guarda relao direta e imediata com o produto/servio a que se destina.
XIX reproduo ou imitao, no todo ou em parte, ainda que com
acrscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar
produto ou servio idntico, semelhante ou afim, suscetvel de causar
confuso ou associao com marca alheia;
1. Vedao reproduo ou imitao de marcas anteriores. O fundamento
da recusa de registrabilidade aqui quanto condio de disponibilidade do
sinal, no sendo, portanto, passvel de registro signo que colida com marcas
anteriores.
2. Reproduo de marca. Conforme leciona Joo da Gama Cerqueira
(Tratado da Propriedade Industrial, vol. II, Rio de Janeiro: Revista Forense,
1956, p. 57), a reproduo da marca cpia servil, idntica, sem
disfarces. Reproduzir copiar. Se a marca levada a registro igual a

outra anteriormente registrada e em vigor, o registro no poder ser


concedido. Esse o sentido da lei.
3. Imitao de marca. Conforme leciona Joo da Gama Cerqueira (Tratado
da Propriedade Industrial, volume II, tomo II, parte III, p. 63),distingue-se da
reproduo a imitao, porque, neste caso, no h cpia servil da marca
registrada, mas apenas semelhana capaz de criar confuso prejudicial
ao titular da marca anterior e aos prprios consumidores. A identidade
caracteriza a reproduo; a semelhana caracteriza a imitao. () O
delito de reproduo, entretanto, raramente se verifica na prtica, sendo
muito mais comum o de imitao. O contrafator sempre procura artifcios
que encubram ou disfarcem o ato delituoso. No copia servilmente a
marca alheia, empregando marca semelhante, que com ela se confunda, a
fim de iludir o consumidor.
3. Suscetibilidade de confuso ou associao. A aplicao deste inciso
condicionada a suscetibilidade de confuso ou associao entre as marcas por
assinalarem produtos ou servios idnticos, semelhantes ou afins, observando,
assim, o princpio da especialidade, que um dos princpios que norteiam o
direito de marcas. A respeito do tema, as pontuais consideraes de Denis
Borges Barbosa (Uma Introduo Propriedade Intelectual, v. I, Lumen Juris
Ltda., Rio de Janeiro, 1997, p. 217): Vale lembrar que um dos princpios do
sistema marcrio o da especialidade da proteo: a exclusividade de
um signo se esgota nas fronteiras do gnero de atividades que ela
designa. Assim se radica a marca registrada na concorrncia: nos seus
limites que a propriedade se constri. Luiz Guilherme de A. V. Loureiro (A
Lei de propriedade industrial comentada. So Paulo. LEJUS. 1999. p. 231.)
tambm esclarece que: para constituir uma anterioridade de maneira a
impedir que um sinal seja registrado como marca, necessrio que a
anterioridade exista no mesmo setor comercial daquele produto ou
servio para o qual se pretende registrar a marca. Portanto, se o sinal
utilizado em outro produto ou servio de um ramo comercial diferente,
no constitui anterioridade para o fim de impedir o registro da nova
marca.
4. Jurisprudncia. STJ, Quarta Turma, REsp 1104349 RJ, Recurso Especial
20080250951-4 n 739.381RJ, j. 24092013. Confira ementa a seguir:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCRIO E PROCESSUAL CIVIL.
DISCUSSO QUANTO SEMELHANA DE MARCAS. AUSNCIA DE
VIOLAO AO ART. 65,ITEM 17, DA LEI 5.772/71 E AO ART. 124, XIX, DA
LEI 9.279/96. MARCAS DISTINGUVEIS. DISSDIO JURISPRUDENCIAL
NO DEMONSTRADO. AUSNCIA DE SIMILITUDE FTICO-JURDICA
ENTRE OS ARESTOS COMPARADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art.
65, item 17, da Lei 5.772/71 e o art. 124, XIX, da Lei 9.279/96, ao proibirem
a reproduo e imitao de marcas, evitam que o consumidor venha a ser
confundido e visam impedir a concorrncia desleal, pois, sem essas
regras, marcas novas poderiam tentar entrar no mercado consumidor
valendo-se da boa fama e aceitao que uma outra marca mais antiga
porventura possusse. 2. No caso em lia, no se verifica violao a tais
normas, pois a marca "CAT com figura de pirmide", da ora recorrida, no
reproduo ou imitao da marca "MR. CAT com figura de pato", de
propriedade da ora recorrente. Com efeito, so marcas perfeitamente
distinguveis, que no geram confuso nem associao entre si. Ademais,

o ncleo da marca da ora recorrente, o vocbulo "MR. CAT", locuo


comum, de origem da lngua inglesa, no se tratando, portanto, de um
vocbulo originalmente criado pela recorrente, com uma singularidade
prpria. Deve-se considerar, tambm, que a marca que a recorrida
pretende registrar extrada das trs primeiras letras de sua famosa
marca "CATERPILLAR", consolidada e de expressiva notoriedade em
diversos seguimentos de mquinas pesadas, no mundo todo. 3. Dissdio
jurisprudencial no demonstrado, em face da inexistncia de similitude
ftico-jurdica entre os julgados em comparao. 4. Recurso especial a
que se nega provimento.
TJSP, 1 Cmara Reservada de Direito Empresarial, Apelao 002297679.2009.8.26.0068, Rel. Francisco Loureiro, j. 07112013:
AO DE ABSTENO DE USO DE MARCA CUMULADA COM
INDENIZAO. R que, indevidamente, utilizou a marca "Limpinox",
idntica marca titularizada pela autora. Prtica de concorrncia desleal
da requerida que, por meio da reproduo da marca da demandante,
promove desvio de clientela, j que ambas as partes comercializam
produtos de limpeza, ainda que para diferentes nichos de mercado.
Concorrncia parasitria configurada pela explorao indevida do
prestgio alheio na promoo dos prprios produtos. Vedao ao
enriquecimento sem causa tambm torna ilcita a conduta da requerida.
Inviabilidade, contudo, de fixao de indenizao por danos morais em
favor da autora, diante da ausncia de comprovao dos prejuzos
sofridos Recurso parcialmente provido.
TJSP, 2 Cmara Reservada de Direito Empresarial, Ag. de Instrumento
2070413-53.2013.8.26.0000, Rel. Lgia Arajo Bisogni, j. 14042014:
AO DE OBRIGAO DE NO FAZER Antecipao da tutela Marca
STAROUP Comprovao de que as rs-agravadas esto produzindo e
comercializando produtos com marca que imita aquela de propriedade da
autora Fatos, alis, j discutidos e demonstrados em outros dois agravos
de instrumento tirados pelas agravadas em sede de cautelar de busca e
apreenso Necessidade de preservao da marca da autora, inclusive
para futura negociao e o produto da venda revertido aos credores da
falida Recurso provido.
XX dualidade de marcas de um s titular para o mesmo produto ou
servio, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se
revestirem de suficiente forma distintiva;
1. Dualidade de marcas de um mesmo titular. O fundamento da recusa de
registrabilidade aqui quanto condio de disponibilidade do sinal, no
sendo, portanto, passvel de registro marca idntica de um mesmo titular para
assinalar o mesmo produto ou servio. As Diretrizes de Anlise de Marca do
INPI, atualizadas em 11.12.2012, item 3.4.3. explicam que:esta regra legal
visa impedir que, por meio de sucessivos depsitos de marcas idnticas
para o mesmo produto ou servio, o titular fraude o instituto da
caducidade, pois que o redepsito do registro manteria indisponvel a
marca, apesar de caduco o seu primeiro registro.

XXI a forma necessria, comum ou vulgar do produto ou de


acondicionamento, ou, ainda, aquela que no possa ser dissociada de
efeito tcnico;
1. Proteo forma do produto. O fundamento da recusa de registrabilidade
aqui quanto condio de distintividade do sinal, no sendo, portanto,
passvel de registro como marca o formato j associado a certo objeto, bem
como forma necessria, comum, vulgar ou que seja intrinsecamente ligada a
efeito tcnico.
XXII objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial
de terceiro; e
1. Proteo ao desenho industrial. O legislador buscou aqui resguardar a
disponibilidade do signo. Portanto, no passvel de registro como marca
objeto que j protegido por desenho industrial, salvo se requerido pelo prprio
titular do desenho industrial.
XXIII sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que
o requerente evidentemente no poderia desconhecer em razo de sua
atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em territrio nacional
ou em pas com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure
reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto
ou servio idntico, semelhante ou afim, suscetvel de causar confuso
ou associao com aquela marca alheia.
1. Proteo marca de conhecimento notrio do pblico. Em que pese o
sistema brasileiro de proteo ao registro marcrio ser o first to file, isto ,
privilegia o primeiro a requerer o registro no INPI, a previso contida neste
inciso visa seguir o disposto no art 6 bis da CUP e vedar o registro de signo
que reproduze ou imite marca anterior de conhecimento notrio do pblico para
assinalar produto ou servio idntico, semelhante ou afim, suscetvel de causar
confuso ou associao. As Diretrizes de Anlise de Marca do INPI,
atualizadas em 11.12.2012, item 3.4.2. citam sete requisitos cumulativos para
aplicao deste inciso, dentre eles se destacam: (a) o titular da marca para a
qual se reivindica a proteo sediado ou domiciliado no Brasil ou em
pas com o qual o Brasil mantenha acordo ou assegure reciprocidade de
tratamento; (b) o titular da marca para a qual se postula a proteo
comprovou estar a marca protegida em pas com o qual o Brasil
mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, em data
anterior ao depsito, no Brasil, do pedido de registro ou do registro da
marca por ele impugnado. Outrossim, nas mesmas Diretrizes de Anlise de
Marca do INPI esclarecido que a aplicao deste inciso distingue-se do inciso
XIX, deste mesmo artigo, pois aqui a vedao no devida para as marcas
registradas no Brasil.
2. Reproduo de marca. Conforme leciona Joo da Gama Cerqueira
(Tratado da Propriedade Industrial, vol. II, Rio de Janeiro: Revista Forense,
1956, p. 57), a reproduo da marca cpia servil, idntica, sem
disfarces. Reproduzir copiar. Se a marca levada a registro igual a
outra anteriormente registrada e em vigor, o registro no poder ser
concedido. Esse o sentido da lei.
3. Imitao de marca. Conforme leciona Joo da Gama Cerqueira (Tratado
da Propriedade Industrial, volume II, tomo II, parte III, p. 63),distingue-se da
reproduo a imitao, porque, neste caso, no h cpia servil da marca
registrada, mas apenas semelhana capaz de criar confuso prejudicial

ao titular da marca anterior e aos prprios consumidores. A identidade


caracteriza a reproduo; a semelhana caracteriza a imitao. () O
delito de reproduo, entretanto, raramente se verifica na prtica, sendo
muito mais comum o de imitao. O contrafator sempre procura artifcios
que encubram ou disfarcem o ato delituoso. No copia servilmente a
marca alheia, empregando marca semelhante, que com ela se confunda, a
fim de iludir o consumidor.
3. Suscetibilidade de confuso ou associao. A aplicao deste inciso
condicionada a suscetibilidade de confuso ou associao entre as marcas por
assinalarem produtos ou servios idnticos, semelhantes ou afins, observando,
assim, o princpio da especialidade, que um dos princpios que norteiam o
direito de marcas. A respeito do tema, as pontuais consideraes de Denis
Borges Barbosa (Uma Introduo Propriedade Intelectual, v. I, Lumen Juris
Ltda., Rio de Janeiro, 1997, p. 217): Vale lembrar que um dos princpios do
sistema marcrio o da especialidade da proteo: a exclusividade de
um signo se esgota nas fronteiras do gnero de atividades que ela
designa. Assim se radica a marca registrada na concorrncia: nos seus
limites que a propriedade se constri. Luiz Guilherme de A. V. Loureiro (A
Lei de propriedade industrial comentada. So Paulo. LEJUS. 1999. p. 231.)
tambm esclarece que: para constituir uma anterioridade de maneira a
impedir que um sinal seja registrado como marca, necessrio que a
anterioridade exista no mesmo setor comercial daquele produto ou
servio para o qual se pretende registrar a marca. Portanto, se o sinal
utilizado em outro produto ou servio de um ramo comercial diferente,
no constitui anterioridade para o fim de impedir o registro da nova
marca.
4. Jurisprudncia. STJ, Quarta Turma, REsp 1190341 RJ, Recurso Especial
20100069361-0, j. 05122013. Confira ementa a seguir:
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
MARCA.
NOTORIAMENTE
CONHECIDA.
DECLARAO.
PROCEDIMENTO.
CONTROLE PELO PODER JUDICIRIO. LIMITES. CONVENO DA UNIO
DE PARIS. NOME COMERCIAL. 1. Inexiste violao do art. 535 do Cdigo
de Processo Civil quando o Tribunal de origem se pronuncia de forma
clara e suficiente sobre a questo posta nos autos, nos limites do seu
convencimento motivado. O magistrado no est obrigado a rebater, um a
um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos
utilizados tenham sido suficientes para embasar a deciso. 2. Compete ao
Instituto Nacional da Propriedade Industrial- INPI avaliar uma marca como
notoriamente conhecida, ensejando malferimento ao princpio da
separao dos poderes e invadindo a seara do mrito administrativo da
autarquia digresso do Poder Judicirio a esse respeito. 3. O artigo 124,
XIX, da Lei da Propriedade Industrial expressamente veda o registro de
marca que imite outra preexistente, ainda que em parte e com acrscimo
"suscetvel de causar confuso ou associao com marca alheia".
Todavia, o sistema de proteo de propriedade intelectual confere meios
de proteo aos titulares de marcas ainda no registradas perante o
rgo competente. 4. Conforme decidido no REsp 1.105.422 MG,
relatado pela Ministra Nancy Andrighi, a finalidade da proteo ao uso
das marcas dupla: por um lado proteg-la contra usurpao, proveito
econmico parasitrio e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro,

evitar que o consumidor seja confundido quanto procedncia do


produto (art. 4, VI, do CDC). 5. Tratando-se, depois da ciso levada a
efeito, de pessoas jurdicas e patrimnios distintos, no h como permitir
a coexistncia das marcas HARRODS da recorrente e da recorrida, sem
atentar contra os objetivos da legislao marcria e induzir os
consumidores confuso. 6. A legislao observa o sistema atributivo
para obteno do registro de propriedade de marca, considerando-o
como elemento constitutivo do direito de propriedade (art. 129 da Lei n.
9.279/1996); porm tambm prev um sistema de contrapesos,
reconhecendo situaes que originam direito de preferncia obteno
do registro, lastreadas na represso concorrncia desleal e ao
aproveitamento parasitrio. 7. A Lei da Propriedade Industrial reprime a
concesso de registros como marcas de: a) nome comercial, ttulo de
estabelecimento ou insgnia alheios (art. 124, V e 195, V); b) sinais que
reproduzem marcas que o requerente evidentemente no poderia
desconhecer em razo de sua atividade, cujo titular seja sediado em pas
com o qual o Brasil mantenha acordo, se a marca se destinar a distinguir
produto idntico semelhante ou afim suscetvel de causar confuso ou
associao com aquela marca alheia (art. 124, XXIII); c) marca
notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6
bis (I) da Conveno da Unio de Paris para Proteo da Propriedade
Industrial. 8. A Conveno da Unio de Paris, de 1883, deu origem ao
sistema internacional de propriedade industrial com o objetivo de
harmonizar o sistema protetivo relativo ao tema nos pases signatrios,
dos quais fazem parte Brasil e Reino Unido (). O Tribunal de origem, ao
asseverar que, aps a criao da Harrods Buenos Aires, houve acordo,
em 1916, para que Harrods Limited atuasse como agente de compras
daquela, deixa claro que, na verdade, a pretenso da Harrods Buenos
Aires incide na vedao inserta no art. 6 septies da Conveno da Unio
de Paris. 9. Independentemente do negcio firmado no passado, no
havendo expressa autorizao da sociedade anterior criadora desta, a
obteno e a manuteno de direitos marcrios devero respeitar os
princpios e a finalidade do sistema protetivo de marcas, bem como o
princpio da livre concorrncia, um dos pilares de ordem econmica
brasileira, previsto no art. 170, inc. IV, da Constituio da Repblica
Federativa do Brasil. 10. O INPI, na deciso que declarou nulos os
registros n. 812.227.786 e 812.227.751 em nome da recorrente, asseverou
que a marca HARRODS notoriamente conhecida, alm de nome
comercial da recorrida, estabelecendo, deste modo, a proteo dos arts.
6 bis e 8 da Conveno de Paris. O objetivo de tais dispositivos ,
justamente, reprimir o benefcio indireto que ocorreria para um dos
concorrentes, quando consumidores associassem os sinais deste com a
marca notoriamente conhecida atuante no mesmo segmento
mercadolgico, como o caso dos autos. Constitui, assim, exceo ao
princpio da territorialidade, gozando a marca de proteo extraterritorial
nos pases signatrios da Conveno da Unio de Paris. 11. Mesmo que
no fosse a marca de Harrods Limited admitida pelo INPI como
notoriamente conhecida, esbarraria a pretenso da recorrente na
proibio do art. 124, inc. XXIII, segundo o qual no registrvel o sinal
que reproduza ou imite marca que o depositante evidentemente no

poderia desconhecer, especialmente em razo de sua atividade, desde


que o titular desta seja domiciliado em pas com o qual o Brasil mantenha
acordo ou assegure reciprocidade de tratamento. 12. A tutela ao nome
comercial no mbito da propriedade industrial, assim como marca, tem
como fim maior obstar o proveito econmico parasitrio, o desvio de
clientela e a proteo ao consumidor, de modo que este no seja
confundido quanto procedncia dos produtos comercializados. 13. A
confuso e o aproveitamento econmico, no caso, parecem inevitveis,
se admitida a coexistncia das marcas HARRODS da recorrente e da
recorrida no Brasil, tanto mais quando se observa que estas sociedades,
embora hoje estejam completamente desvinculadas, j apareceram no
passado ora como filial ora como agente de compras uma da outra,
atuando no mesmo segmento mercadolgico. 14. Recurso especial no
provido.
Seo III
Marca de Alto Renome

Art. 125. marca registrada no Brasil considerada de alto renome ser


assegurada proteo especial, em todos os ramos de atividade.
1. Princpios da especialidade e da territorialidade. So princpios aplicveis
s marcas o princpio da especialidade e da territorialidade. O primeiro
disciplina que a proteo assegurada marca recai sobre produtos ou servios
correspondentes atividade do requerente, visando a distingui-los de outros
idnticos ou similares, de origem diversa. Em outras palavras, o princpio da
especialidade limita o espectro da proteo marcria a determinadas
atividades. J o princpio da territorialidade, que vem previsto no art. 129 desta
lei, busca disciplinar o espectro espacial da proteo marcria, tendo o
legislador estabelecido que o registro assegura o uso exclusivo da marca pelo
seu titular em todo o territrio nacional.
Estes dois princpios so de fundamental importncia para a compreenso dos
conceitos que preveem os arts. 125 e 126 desta lei.
2. Marca de alto renome. Trata-se da marca registrada no Brasil qual o
legislador conferiu proteo especial e mais abrangente, excepcionando o
chamado princpio da especialidade, da porque o signo que ter proteo
independentemente do ramo de atividade do titular do registro.
3. Resoluo n 107 de 2013 do INPI. Esta normativa estabelece a forma de
aplicao do disposto no art. 125 da Lei n 9.279 de 1996. De acordo com essa
recente diretriz do INPI, considerada como de alto renome a marca registrada
cujo desempenho em distinguir os produtos ou servios por ela designados e
cuja eficcia simblica levam-na a extrapolar seu escopo primitivo, exorbitando,
assim, o chamado princpio da especialidade, em funo de sua distintividade,
de seu reconhecimento por ampla parcela do pblico, da qualidade, reputao
e prestgio a ela associados e de sua flagrante capacidade de atrair os
consumidores em razo de sua simples presena (art. 1).
A proteo especial aqui conferida pelo legislador buscou coibir a tentativa de
terceiros de registrar sinal que a imite ou reproduza, ainda que ausente a
afinidade entre os produtos ou servios aos quais as marcas se destinam,
evitando, com isso, a diluio de sua capacidade distintiva ou seu
aproveitamento parasitrio.

Com o advento dessa normativa de 2013, o reconhecimento de alto renome


passa a ser desvinculado de qualquer requerimento em sede de defesa
(oposio ou nulidade administrativa) e perante o prprio INPI. Tal
requerimento dever se referir a um nico signo marcrio e poder ser
apresentado ao INPI a qualquer tempo de vigncia do respectivo registro.
Para que seja reconhecido o alto renome, trs exigncias devem estar
atendidas, vejamos: I. reconhecimento da marca por ampla parcela do pblico
em geral; II. qualidade, reputao e prestgio que o pblico associa marca e
aos produtos ou servios por ela assinalados; e III.grau de distintividade e
exclusividade do sinal marcrio em questo. Da a importncia de instruir o
pedido com todas as provas cabveis comprovao do alto renome da marca
no Brasil.
Caso seja reconhecido pelo INPI, a anotao do alto renome valer por 10
anos e no mais por cinco anos. Para aqueles que ainda aguardam o exame
de pedidos de reconhecimento do alto renome, haver regras para adaptao
ao novo modelo.
4. Marcas reconhecidas como de alto renome. De acordo com a Lei Geral
da Copa (Lei n 12.663/2012) anotar como marcas de alto renome signos que
consistam nos seguintes Smbolos Oficiais de titularidade da FIFA, alm
destes, hoje, so reconhecidos como de alto renome os signos constantes
da lista anexa.
5. Jurisprudncia. STJ, REsp n 1.162.281 RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi,
Marca Absolut, j. 19.02.2013. Ementa a seguir:
COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. MARCA. ALTO RENOME.
DECLARAO. PROCEDIMENTO. CONTROLE PELO PODER JUDICIRIO.
LIMITES.
1. Embora preveja os efeitos decorrentes do respectivo registro, o art. 125
da LPI no estabeleceu os requisitos necessrios caracterizao do alto
renome de uma marca, sujeitando o dispositivo legal regulamentao
do INPI. 2. A sistemtica imposta pelo INPI por intermdio da Resoluo
n 121/05 somente admite que o interessado obtenha o reconhecimento
do alto renome de uma marca pela via incidental. 3. O titular de uma
marca detm legtimo interesse em obter, por via direta, uma declarao
geral e abstrata de que sua marca de alto renome. Cuida-se de um
direito do titular, inerente ao direito constitucional de proteo integral da
marca. 4. A lacuna existente na Resoluo n 121/05 que prev a
declarao do alto renome apenas pela via incidental configura omisso
do INPI na regulamentao do art. 125 da LPI, situao que justifica a
interveno do Poder Judicirio. 5. Ainda que haja inrcia da
Administrao Pblica, o Poder Judicirio no pode suprir essa omisso
e decidir o mrito do processo administrativo, mas apenas determinar
que o procedimento seja concludo em tempo razovel. Dessa forma, at
que haja a manifestao do INPI pela via direta, a nica ilegalidade
praticada ser a inrcia da Administrao Pblica, sendo incabvel, nesse
momento, a ingerncia do Poder Judicirio no mrito do ato omissivo. 6.
Por outro lado, os atos do INPI relacionados com o registro do alto
renome de uma marca, por derivarem do exerccio de uma
discricionariedade tcnica e vinculada, encontram-se sujeitos a controle

pelo Poder Judicirio, sem que isso implique violao do princpio da


separao dos poderes. 7. Recurso especial a que se nega provimento.
Seo IV
Marca Notoriamente Conhecida

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos


termos do art. 6 bis (I), da Conveno da Unio de Paris para Proteo da
Propriedade Industrial, goza de proteo especial, independentemente de
estar previamente depositada ou registrada no Brasil.
1 A proteo de que trata este artigo aplica-se tambm s marcas
de servio.
2 O INPI poder indeferir de ofcio pedido de registro de marca que
reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.
1. Exceo ao princpio da territorialidade. Conforme enunciado no art. 129
e esclarecido no comentrio ao art. 125 acima, a proteo marcria conferida
nos limites do territrio nacional em que postulada e concedida. O legislador
brasileiro, porm, na linha da previso do art. 6 bis (I), da CUP, que assim
prev: Os pases da Unio comprometem-se a recusar ou invalidar o
registro, quer administrativamente, se a lei do pas o permitir, quer a
pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fbrica ou de
comrcio que constitua reproduo, imitao ou traduo, suscetveis de
estabelecer confuso, de uma marca que a autoridade competente do
pas do registro ou do uso considere que nele notoriamente conhecida
como sendo j marca de uma pessoa amparada pela presente
Conveno, e utilizada para produtos idnticos ou similares. O mesmo
suceder quando a parte essencial da marca constitui reproduo de
marca notoriamente conhecida ou imitao suscetvel de estabelecer
confuso com esta, passou a excepcionar o princpio da territorialidade nos
casos em que, ainda que ausente o depsito ou registro no Brasil, as marcas,
por sua notoriedade, no poderiam deixar de ser conhecidas daqueles que
atuam no mesmo segmento de atividades, assegurando-lhes, assim, especial
proteo.
2. Aferio da notoriedade. Como dito, o dispositivo em questo est em
sintonia com a regra contida no art. 6 da CUP, que no estabelece o que se
entende por notoriedade. Diante da ausncia de critrios para a apreciao,
as Diretrizes de Anlise de Marca do INPI, atualizadas em 11.12.2012, item
1.4.1. dispem que o INPI, na qualidade de autoridade competente para
apreciar matria dessa natureza, considera a questo observando se a marca
possui certo conhecimento no Brasil, no segmento de mercado idntico ou
similar.
3. Pargrafos e outras particularidades do dispositivo em questo. O
legislador conferiu proteo especial s marcas notoriamente conhecidas que
identificam produtos e servios. Vale dizer que a aplicao desta norma se dar
de ofcio ou a requerimento do interessado. Muito embora o legislador
dispensou aqui a existncia de pedido ou registro, h que se harmonizar o
disposto neste artigo com a previso do art. 158, 2, desta lei. Em outras
palavras, somente se conhecer da oposio, nulidade administrativa ou de

ao de nulidade se, fundamentada neste artigo de lei se restar comprovada,


no prazo de 60 (sessenta) dias aps a interposio, o depsito do pedido de
registro da marca na forma desta Lei.
4. Jurisprudncia. TRF 2 Regio, 2 Turma Especializada, Apelao Cvel n
54719, Rel. Des. Andr Fontes, j. 23.08.2005, DJ 02.08.2007, ementa a seguir
reproduzida:
DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL PROTEO ESPECIAL
MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA EM SEU RAMO DE ATIVIDADE
NOS TERMOS DO ART. 6 BIS DA CONVENO DA UNIO DE PARIS.
I A qualidade de marca notoriamente conhecida no respectivo ramo de
atividade de cariz mercadolgico e, portanto, matria de fato que por
ser objeto de controvrsia, depender de prova do reconhecimento de
sua fama pela classe consumidora.
II O juiz no pode substituir o povo na outorga da fama de uma marca, e
dizer por conhecimento prprio e pessoal que uma marca ou no
famosa, seja porque a prpria discusso integrante do thema
decidendum submetido ao Judicirio mediante o devido processo legal a
exigir fundamentao que no seja a vetusta verdade sabida, seja
porque a fama no fato notrio.
III Se o autor no comprova sua afirmao de que titular marca notria
(PORTHAULT), no h que se dispensar o privilgio unionista do art. 6
bis que, inclusive, independe de registro em territrio nacional, motivo
pelo qual descabida a postulao de se invalidar registro de terceiro
sob esse fundamento.
IV Recurso provido para julgar improcedente o pedido.
CAPTULO II
PRIORIDADE

Art. 127. Ao pedido de registro de marca depositado em pas que


mantenha acordo com o Brasil ou em organizao internacional, que
produza efeito de depsito nacional, ser assegurado direito de
prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, no sendo o depsito
invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.
1 A reivindicao da prioridade ser feita no ato de depsito,
podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias, por outras
prioridades anteriores data do depsito no Brasil.
2 A reivindicao da prioridade ser comprovada por documento
hbil da origem, contendo o nmero, a data e a reproduo do pedido ou
do registro, acompanhado de traduo simples, cujo teor ser de inteira
responsabilidade do depositante.
3 Se no efetuada por ocasio do depsito, a comprovao dever
ocorrer em at 4 (quatro) meses, contados do depsito, sob pena de
perda da prioridade.
4 Tratando-se de prioridade obtida por cesso, o documento
correspondente dever ser apresentado junto com o prprio documento
de prioridade.
CAPTULO III
DOS REQUERENTES DE REGISTRO

Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas fsicas ou


jurdicas de direito pblico ou de direito privado.

1 As pessoas de direito privado s podem requerer registro de


marca relativo atividade que exeram efetiva e licitamente, de modo
direto ou atravs de empresas que controlem direta ou indiretamente,
declarando, no prprio requerimento, esta condio, sob as penas da lei.
2 O registro de marca coletiva s poder ser requerido por pessoa
jurdica representativa de coletividade, a qual poder exercer atividade
distinta da de seus membros.
3 O registro da marca de certificao s poder ser requerido por
pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou
servio atestado.
4 A reivindicao de prioridade no isenta o pedido da aplicao
dos dispositivos constantes deste Ttulo.
1. Legitimao. As marcas podem ser de titularidade tanto da pessoa fsica
quanto da pessoa jurdica, sejam elas pessoas de direito pblico ou privado,
nacionais ou internacionais. Muito embora a lei nada disponha a respeito e
a CUP preveja tal hiptese em seu art. 5, C (3), o INPI no admite cotitularidade sobre uma mesma marca. De acordo com Denis Borges Barbosa
(Nota sobre a noo de propriedade da marca na lei ordinria brasileira,
disponvel
emhttp://denisbarbosa.addr.com/notamarca3.pdf,
acesso
em
19.04.2014),admite-se, correntemente, que o uso seja feito por vrias
pessoas simultaneamente, por exemplo, pelos licenciados de um mesmo
registro. A lei tambm admite a marca coletiva, de titularidade de um, mas
de uso de uma pluralidade. A razo dessa vedao seria, assim, o
pressuposto de que o condomnio impediria a adequada identificao da
origem subjetiva dos bens ou servios. No entanto, outros sistemas
aceitam a possibilidade de condomnio, inclusive com previso literal
no art. L712-1 do CPI francs e na lei argentina 27. Nesse caso, salvo
disposio contratual entre os condminos, a regra do condomnio
indiviso.
2. Compatibilidade entre os produtos/servios assinalados no depsito
com aqueles produzidos/comercializados ou prestados pelo requerente
da marca com as atividades desenvolvidas. O legislador exige que o
requerente tenha atividade compatvel com aquela que a marca buscar
identificar, sob pena de indeferimento do pedido ou nulidade do registro. Para
as pessoas jurdicas, basta a mera declarao contendo descrio das
atividades sociais da empresa (objeto social constante dos documentos
constitutivos). J no caso de requerente pessoa fsica, de acordo com
as Diretrizes de Anlise de Marca do INPI, atualizadas em 11.12.2012, item
1.6.2., poder ser apresentado como prova qualquer documento que leve
convico em relao ao exerccio efetivo e lcito da atividade como, por
exemplo: diplomas universitrios, certificado de concluso de cursos, carteira
emitidas por Conselhos Profissionais (CREA, CRM, OAB, etc.) contratos de
prestao de servios, material publicitrio, divulgao etc.
Ser no exame tcnico que se aferir se os produtos ou servios reivindicados
so compatveis com a atividade efetiva e licitamente exercida pelo
depositante, declarada no ato do depsito do pedido, observada a natureza da
marca. Havendo dvidas, o INPI poder formular exigncias.

3. Possibilidade de empresas controladoras ou holdings como titulares de


registros de marcas. O pargrafo primeiro do artigo em referncia admite
expressamente, no caso de grupo de empresas, que as controladoras
ou holdings titularizem registros de marcas, fazendo-se necessria a
declarao expressa de que o exerccio da atividade se d via empresas
controladas direta ou indiretamente pela depositante.
4. Pargrafos e outras particularidades do dispositivo em questo. Os
pargrafos 2 e 3 previram condies especficas para aqueles que requerem
registro de marcas coletiva e de certificao, no caso desta ltima, buscou-se
resguardar a idoneidade e a imparcialidade. No caso do pargrafo 4, o
legislador buscou conferir igualdade de tratamento aos depositantes nacionais
e estrangeiros, exigindo tanto quanto destes ltimos o preenchimento das
condies contidas na integralidade deste artigo, notadamente do pargrafo
1.
CAPTULO IV
DOS DIREITOS SOBRE A MARCA
Seo I
Aquisio
Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente
expedido, conforme as disposies desta Lei, sendo assegurado ao
titular seu uso exclusivo em todo o territrio nacional, observado quanto
s marcas coletivas e de certificao o disposto nos arts. 147 e 148.
1 Toda pessoa que, de boa f, na data da prioridade ou depsito,
usava no Pas, h pelo menos 6 (seis) meses, marca idntica ou
semelhante, para distinguir ou certificar produto ou servio idntico,
semelhante ou afim, ter direito de precedncia ao registro.
2 O direito de precedncia somente poder ser cedido juntamente
com o negcio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relao com
o uso da marca, por alienao ou arrendamento.
1. Sistema atributivo de direitos. O Brasil adotou, em matria de direito
marcrio, o sistema atributivo ou constitutivo de direitos, em oposio ao
regime declarativo. Em assim sendo, a propriedade sobre determinada marca
decorre de um ato concessivo do INPI. , desse modo, o certificado de registro
marcrio que confere ao seu titular o direito de uso exclusivo da marca em todo
o territrio nacional.
2. Uso anterior ou direito de precedncia. O pargrafo primeiro do artigo em
comento traz uma exceo regra contida no caput, qual seja, a possibilidade
de aquele que, de boa-f, usava no Brasil, h pelo menos 6 (seis) meses,
marca idntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou servio
idntico, semelhante ou afim, ser privilegiado por uma precedncia ao registro.
O reconhecimento do uso anterior, de boa-f, constitui, de acordo com esse
dispositivo, impedimento capaz de evitar o registro. De acordo com a doutrina e
a jurisprudncia, o uso anterior deve ser em escala comercial.
De acordo com as Diretrizes de Anlise de Marca do INPI, atualizadas em
11.12.2012, item 1.4.3., aquele que apresenta pedido de precedncia

deve: i. fundamentar a sua reivindicao, exclusivamente em sede de oposio


ao pedido de registro formulado por terceiros, instruindo-a de provas suficientes
para caracterizar o uso no Pas, na conformidade do disposto no 1 do art.
129 desta lei; e ii. fazer prova do depsito do pedido de registro da marca, nos
termos desta lei.
3. Possibilidade de cesso do direito de precedncia. O legislador autorizou
a transferncia do direito de precedncia de que ora tratamos, desde que em
conjunto com o negcio da empresa ou parte deste, buscando-se evitar com
isso a comercializao de direito de precedncia.
Parte da doutrina critica o dispositivo por defender que, muito embora seu
propsito seja pertinente, a norma seria de discutvel eficcia.[1]
4. Jurisprudncia. TRF 2 Regio, 2 Turma Especializada, Apelao Cvel n
54719, Rel. Des. Messod Azulay Neto, j. 25.03.2014, DJ 08.04.2014.
Seo II
Da Proteo Conferida Pelo Registro

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante ainda assegurado o


direito de:
I ceder seu registro ou pedido de registro;
II licenciar seu uso;
III zelar pela sua integridade material ou reputao.
1. Direitos assegurados ao titular de registro de marca ou depositante de
pedido de registro de marca. Muito embora o legislador em matria de direito
de marcas tenha adotado o regime atributivo de direitos, conforme destacado
em comentrio ao artigo 129 desta Lei, houve por bem resguardar os direitos
daquele que detm, no curso de procedimento administrativo, mera expectativa
de direito marcrio. Essa previso tem absoluta pertinncia quando
considerado o tempo mdio, atualmente, de 2 a 3 anos, exigido para a
concesso de um registro de marca pelo INPI.
2. Cesso, licena e preservao da integridade material ou reputao da
marca. Dentre os direitos resguardados pelo legislador quele que detm
simples pedido de registro de marca ou registro de marca, destacam-se a
possibilidade de (i) ced-lo a terceiros (figura equiparada compra e venda de
direitos); (ii) licenciar o uso dos direitos que titulariza (instituto correspondente
ao da locao em matria de direitos reais); e zelar pela integridade material do
bem, assim como pelo renome de tal direito.
Art. 131. A proteo de que trata esta Lei abrange o uso da marca em
papis, impressos, propaganda e documentos relativos atividade do
titular.
1. Ampla proteo da marca. O legislador garantiu extensa proteo s
marcas registradas, no importando o veculo de aposio. Este dispositivo
legal traz, por outro lado, as hipteses de demonstrao e caracterizao do
uso da marca, sendo pertinentes para afastar eventual alegao de
caducidade, na forma do artigo 143 subsequente.
Art. 132. O titular da marca no poder:
1. Limitaes ao direito decorrente da marca.

I impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais


distintivos que lhes so prprios, juntamente com a marca do produto, na
sua promoo e comercializao;
1. Uso regular da marca por comerciantes e distribuidores.
II impedir que fabricantes de acessrios utilizem a marca para indicar
a destinao do produto, desde que obedecidas as prticas leais de
concorrncia;
1. Indicao da destinao do produto.
III impedir a livre circulao de produto colocado no mercado interno,
por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos
3 e 4 do art. 68; e
1. Livre circulao no mercado. Vedao importao paralela.
IV impedir a citao da marca em discurso, obra cientfica ou literria
ou qualquer outra publicao, desde que sem conotao comercial e sem
prejuzo para seu carter distintivo.
1. Mera citao da marca publicamente destituda de explorao comercial e
sem prejuzo para seu carter distintivo.
Captulo V
DA VIGNCIA, DA CESSO E DAS ANOTAES
Seo I
Da Vigncia
Art. 133. O registro da marca vigorar pelo prazo de 10 (dez) anos,
contados da data da concesso do registro, prorrogvel por perodos
iguais e sucessivos.
1 O pedido de prorrogao dever ser formulado durante o ltimo
ano de vigncia do registro, instrudo com o comprovante do pagamento
da respectiva retribuio.
2 Se o pedido de prorrogao no tiver sido efetuado at o termo
final da vigncia do registro, o titular poder faz-lo nos 6 (seis) meses
subseqentes, mediante o pagamento de retribuio adicional.
3 A prorrogao no ser concedida se no atendido o disposto no
art. 128.
1. Vigncia da marca. Diferentemente da proteo obtida a partir da
concesso do registro de uma patente ou de um desenho industrial, no h
limite temporal para a prorrogao de vigncia de um registro de marca. A
proteo conferida marca pode ser, assim, prorrogada indefinidamente, por
decnios adicionais, observando-se as condies trazidas por este artigo e os
respectivos prazos (ordinrio ou extraordinrio).
2. Condies da prorrogao. As Diretrizes de Anlise de Marca do INPI,
atualizadas em 11.12.2012, item 6.1., estabelecem, na linha do quanto
disciplinado pelo legislador ptrio, que a) o pedido de prorrogao deve ser

formulado durante o ltimo ano de vigncia do registro ou, se no houver sido


apresentado nesse perodo, o titular poder faz-lo no prazo de 06 (seis)
meses, contados do dia imediatamente subsequente ao dia do trmino de
vigncia do registro, mesmo que este no seja til, mediante o pagamento de
retribuio adicional; b) o pedido de prorrogao deve ser formulado pelo titular
do direito; c) a efetuao do pagamento da retribuio correspondente, no
exato valor estabelecido na Tabela de Retribuies pelos Servios do INPI, no
sendo necessria sua comprovao por meio de petio especfica, seja em
papel, seja eletrnica; d) a declarao, quando da emisso da respectiva guia
de pagamento, de que a atividade social do titular continua compreendendo os
produtos ou servios assinalados no registro; e) o titular do registro de marca
coletiva e de certificao dever continuar a observar as condies legais
estabelecidas nos 2 e 3 do artigo 128 desta lei, respectivamente, sob pena
de no ser concedida a prorrogao.
Seo II
Da Cesso

Art. 134. O pedido de registro e o registro podero ser cedidos, desde que
o cessionrio atenda aos requisitos legais para requerer tal registro.
1. Cesso do pedido ou registro de marca. O artigo em referncia autoriza a
transferncia do pedido ou registro de marca a terceiro por seu titular originrio,
uma vez atendidas s condies legais. Para tanto, imprescindvel que o
cessionrio esteja alinhado ao disposto no artigo 128.
Dentre as condies a serem observadas, destacam-se, ainda, aquelas
constantes do artigo 135 subsequente.
2. Efeitos da cesso. A cesso de direitos marcrios acarretar transferncia
dos direitos de propriedade, posse e uso do signo, sub-rogando-se, assim, o
cessionrio em todos os direitos do cedente.
3. Providncias administrativas junto ao INPI. Embora no seja uma medida
obrigatria para que a cesso se opere, como regra, as partes solicitam a
anotao da dita transferncia de direitos junto ao INPI para que seja dada
publicidade a terceiros e, por conseguinte, seja contra eles oponvel.
4. Documentao necessria para a anotao da cesso junto ao
INPI.Vide Diretrizes de Anlise de Marca do INPI, atualizadas em 11.12.2012,
item 7.1. p. 70. Para a transferncia de direitos em virtude de sucesso legtima
ou testamentria ou, ainda, decorrente de falncia, vide comentrios
constantes dos itens 7.1.4 e 7.1.5 das Diretrizes de Anlise de Marca do INPI,
atualizadas em 11.12.2012.
Art. 135. A cesso dever compreender todos os registros ou pedidos, em
nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto
ou servio idntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos
registros ou arquivamento dos pedidos no cedidos.
1. Indivisibilidade da cesso. O artigo em comento inaugura a regra segundo
a qual impossvel a convivncia de sinais iguais ou semelhantes para
assinalar produtos ou servios de mesmo segmento mercadolgico ou afim.
Corroborando o disposto no art. 124, inciso XIX, desta Lei, a finalidade do
presente artigo impedir que titulares distintos atuem no mercado com marcas
idnticas ou semelhantes, para designar produtos ou servios idnticos,

semelhantes ou afins, afastando, assim, eventual confuso e/ou associao


indevida no mercado, bem como possvel desvio de clientela.
Havendo ciso da cesso, os registros e pedidos de registros que no tenham
sido cedidos sero, respectivamente, cancelados e arquivados.
2. Exceo regra do art. 135. No obstante a regra prevista nesse
dispositivo legal, h exceo prevista no Parecer Normativo n INPI PROC
DIRAD n 012 de 2008 para as hipteses de empresas distintas que
pertenam, porm, ao mesmo grupo econmico. No se trata, assim, de uma
verdadeira exceo, mas sim de uma adequao da regra a cenrios
especficos, em que mesmo com a cesso, os ativos continuaro concentrados
com um nico titular, afastando, desse modo, a possibilidade de confuso e/ou
associao indevida no mercado, bem como qualquer desvio de clientela.
3. A polmica dos acordos de coexistncia. Questo que desperta maiores
debates nesse particular diz respeito possibilidade de cesso quando os
titulares dos signos em discusso assinam um acordo de convivncia,
tolerando a coexistncia pacfica de suas marcas idnticas ou similares, para
assinalar produtos ou servios idnticos, semelhantes ou afins. A propsito do
assunto, o INPI, em suas ltimas Diretrizes de Anlise de Marca do INPI,
atualizadas em 11.12.2012, disciplinou que os acordos de convivncia sero
apreciados como subsdios ao exame do pedido de anotao de cesso de
marca, a fim de se afastar a previso de cancelamento ou arquivamento,
ambas situaes aqui previstas pelo legislador.
Seo III
Das Anotaes

Art. 136. O INPI far as seguintes anotaes:


I da cesso, fazendo constar a qualificao completa do
cessionrio;
II de qualquer limitao ou nus que recaia sobre o pedido ou
registro; e
III das alteraes de nome, sede ou endereo do depositante ou
titular.
1. Distino terminolgica. Anotao vs. Averbao.
2. Anotaes aos pedidos ou registros de marcas. A fim de dar cincia e
produzir efeitos em relao a terceiros, o INPI anotar todo e qualquer
incidente/gravame que possam modificar as condies originrias do
pedido/registro e recair sobre os direitos marcrios, dentre eles, destacam-se:
(a) a anotao da transferncia/cesso do direito, para que reste atualizada em
suas bases de dados o novo titular do bem; (b) eventuais limitaes e
gravames que possam recair sobre o pedido ou registro de marca; e (c)
quaisquer outras modificaes que se faam necessrias para a manuteno
atualizada dos dados do depositante ou titular do direito em sua base de
dados.
Art. 137. As anotaes produziro efeitos em relao a terceiros a partir
da data de sua publicao.
1. Publicidade e eficcia das anotaes em relao a terceiros. a contar
da publicao na Revista da Propriedade Industrial que as anotaes
procedidas num determinado processo junto ao INPI passam a ter eficcia em
relao a terceiros.

Confira comentrios ao artigo 136.


Art. 138. Cabe recurso da deciso que:
I indeferir anotao de cesso;
II cancelar o registro ou arquivar o pedido, nos termos do art. 135.
1. Regra da recorribilidade das decises. Confira comentrio ao artigo 212
desta Lei. Seguindo a regra da recorribilidade das decises, aplicvel ao
sistema e procedimento administrativo disciplinados por esta Lei, caber
recurso, a ser apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, da deciso que
indeferir a anotao de cesso e cancelar o registro ou arquivar pedido, na
forma do artigo 135.
Seo IV
Da Licena de Uso

Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro


poder celebrar contrato de licena para uso da marca, sem prejuzo de
seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificaes, natureza e
qualidade dos respectivos produtos ou servios.
Pargrafo nico. O licenciado poder ser investido pelo titular de
todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuzo dos seus
prprios direitos.
1. Licenciamento de uso de direitos de marca.
2. Extenso da licena de marcas (parcial/total).
Art. 140. O contrato de licena dever ser averbado no INPI para que
produza efeitos em relao a terceiros.
1 A averbao produzir efeitos em relao a terceiros a partir da
data de sua publicao.
2 Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licena
no precisar estar averbado no INPI.
1. Distino terminolgica. Anotao vs. Averbao. Vide comentrios ao
artigo 136 a respeito das noes de anotao e averbao por parte do INPI.
2. Efeitos da averbao de contratos junto ao INPI. Dentre um dos efeitos
oriundos da averbao dos contratos que disciplinem direitos de propriedade
industrial junto ao INPI est a produo de efeitos perante terceiros, do que
decorre sua oponibilidade em relao a estes terceiros.
a contar da publicao na Revista da Propriedade Industrial que tais
instrumentos passam a ter eficcia em relao a terceiros.
No pargrafo segundo o legislador dispensou a averbao dos contratos
quando a finalidade pretendida a demonstrao e validade de prova de uso, a
fim de afastar a caducidade da marca, na forma do artigo 143 desta Lei.
Art. 141. Da deciso que indeferir a averbao do contrato de licena cabe
recurso.
1. Regra da recorribilidade das decises. Confira comentrio ao artigo 212
desta Lei. Seguindo a regra da recorribilidade das decises, aplicvel ao
sistema e procedimento administrativo disciplinados por esta Lei, caber
recurso, a ser apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, da deciso que
negar a averbao da licena.
CAPTULO VI
DA PERDA DOS DIREITOS

Art. 142. O registro da marca extingue-se:

1. Extino de direitos. O artigo 142 da LPI elenca uma srie de causas


extintivas do registro de marca. Os efeitos da extino so ex nunc, de modo
que o registro de marca ter surtido efeito no mundo jurdico desde a data do
depsito at a data de sua extino.
I pela expirao do prazo de vigncia;
1. Expirao. A primeira causa extintiva do registro de marca a mera
expirao do seu prazo de vigncia. De acordo com o art. 133 da LPI, o
registro de marca tem vigncia de 10 (dez) anos a partir da data da concesso,
podendo ser prorrogado por perodos sucessivos de 10 (dez) anos mediante
pagamento de retribuio ao INPI. A expirao produz efeitos a partir do
momento que o registro no prorrogado pelo titular, ou seja, findo o
respectivo decnio de vigncia. O INPI publicar a extino do registro em
razo da expirao, mas no h necessidade de informar o INPI para surtir os
efeitos.
II pela renncia, que poder ser total ou parcial em relao aos produtos
ou servios assinalados pela marca;
1. Renncia. A segunda causa extintiva de um registro de marca ocorre
quando o titular opta por renunciar ao registro de marca a qualquer tempo,
mediante notificao expressa ao INPI. A renncia ser total quando engloba
todos os produtos ou servios assinalados pela marca, extinguindo-se o
registro, neste caso, com efeito ex nunc. Por sua vez, a renncia pode ser
parcial, quer dizer, para apenas um ou mais produtos ou servios,
remanescendo o registro de marca vigente para os produtos ou servios no
renunciados. Para marcas coletivas, vide art. 152 desta Lei.
III pela caducidade; ou
1. Caducidade. A terceira forma de extino de um registro de marca ocorre
por meio da caducidade, a qual regulada no artigo art. 143 da LPI.
IV pela inobservncia do disposto no art. 217.
1. Representao local. A quarta causa extintiva do registro de marca ocorre
quando o titular do registro de marca domiciliado em outro pas e no
constitui um procurador domiciliado no Brasil com poderes para representa-lo
administrativa e judicialmente, incluindo a possibilidade de receber citaes
judiciais. Ou seja, para que o registro de marca no seja extinto, necessrio
que a parte que reside no exterior mantenha no Brasil um procurador com os
poderes mencionados.
Art. 143 Caducar o registro, a requerimento de qualquer pessoa com
legtimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concesso, na
data do requerimento:
1. Caducidade. O artigo em comento trata da caducidade, a qual uma causa
de extino do registro de marca, pela falta de uso. um instituto com
efeito ex nunc, pelo qual qualquer terceiro com legtimo interesse poder

requerer o cancelamento do registro de marca aps cinco anos de sua


concesso. O Brasil no exige a comprovao do uso efetivo da marca no
mercado para que o registro seja concedido, como ocorre em outros pases
(por exemplo, nos EUA). Aps concedido o registro pelo INPI, a LPI concede
um perodo de graa de 5 (cinco) anos para que o titular inicie o uso da marca
no mercado. Transcorridos os 5 (cinco) anos, o registro fica sujeito
caducidade. A caducidade no pode ser pedida pelo INPI ex officio, mas to
somente por terceiros com legtimo interesse.
2. Legtimo interesse. Embora a lei no traga uma definio para legtimo
interesse, considerando que o sistema brasileiro atributivo de direitos,
parece coerente interpretar que qualquer pessoa que tenha pedido e/ou
registro de marca idntico ou similar possui legtimo interesse.
I o uso da marca no tiver sido iniciado no Brasil; ou
1. Uso no iniciado. O registro de marca ser declarado caduco quando,
decorridos 5 (cinco) anos da sua concesso pelo INPI e mediante pedido de
terceiro com legtimo interesse, o seu titular no tiver iniciado o uso da marca
no Brasil.
II o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos
consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com
modificao que implique alterao de seu carter distintivo original, tal
como constante do certificado de registro.
1. Hipteses. Este inciso traz duas hipteses que possibilitam o requerimento
da caducidade do registro de marca por qualquer pessoa com legtimo
interesse: (a) interrupo do uso da marca por mais de 5 (cinco) anos e (b)
utilizao da marca de maneira modificada vis--vis a forma reivindicada no
registro concedido pelo INPI.
2. Uso interrompido. A primeira parte deste inciso dispe que, caso o titular
deixe de usar sua marca por um perodo consecutivo superior a 5 (cinco) anos,
o registro de marca estar sujeito a caducidade. Neste caso, o titular pode ter
feito uso da sua marca por muitos anos, mas, se interrompeu por 5 (cinco)
anos consecutivos, ficar sujeito a caducidade. A data do protocolo do
requerimento de caducidade estabelecer o perodo de comprovao do uso
da marca: 5 (cinco) anos retroativos data do protocolo do requerimento de
caducidade.
2. Uso modificado. O uso de uma marca de forma modificada daquela
constante do certificado de registro expedido pelo INPI, quer dizer, na forma
originalmente reivindicada, igualmente sujeita o respectivo registro
caducidade. A modificao deve recair sobre o carter distintivo original da
marca, e no sobre mero ajuste. H certo grau de subjetividade neste
dispositivo, pois o inciso no esclarece o que pode ser entendido como uma
modificao que altera o carter distintivo original da marca. perceptvel que
o legislador quis trazer previso anloga quela disposta no art. Art. 5(C) da
Conveno da Unio de Paris, que permite o uso da marca, pelo seu titular, de
forma diferente daquela solicitada, desde que os elementos modificados no
alterem o carter distintivo da marca, no entanto, igualmente no esclarece o

que pode ser entendido como uma modificao que altera o carter distintivo
da marca.
1 No ocorrer caducidade se o titular justificar o desuso da marca por
razes legtimas.
1. Exceo de desuso da marca. A LPI estabelece exceo em relao ao
desuso da marca por razes legtimas, quer dizer, a caducidade no ser
conhecida se o titular justificar que deixou de utilizar a marca por razes
legtimas. O texto legal acertadamente no estabelece quais so as razes
legtimas, pois elas podem variar no tempo e espao.
As Diretrizes de Anlise de Marca do INPI, atualizadas em
11.12.2012 entendem que a comprovao do desuso da marca deve ser
demonstrada com provas lcitas de ampla e livre produo pelo titular do
registro de marca, consoante princpio da liberdade de produo da prova
disciplinado no artigo 332 do Cdigo de Processo Civil.
2 O titular ser intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta)
dias, cabendo-lhe o nus de provar o uso da marca ou justificar seu
desuso por razes legtimas.
1. Inverso do nus da prova. O requerimento de caducidade ser publicado
pelo INPI para que o titular do registro de marca se manifeste em 60 dias sobre
a caducidade. Cabe ao titular o nus da prova do uso ou desuso por razes
legtimas. O requerente da caducidade deve simplesmente solicit-la, no
havendo qualquer necessidade de comprovar a ausncia de uso. Correta a
inverso do nus da prova neste caso, pois o titular que possui os meios
efetivos para comprovar o uso ou o seu desuso por razes legtimas. Esta
disposio remete ao art. 19 da TRIPS, sem, contudo, limitar o desuso
justificado apenas nas hipteses de fora maior ou caso fortuito.
2. Uso efetivo. A LPI no define o que se considera como uso suficiente da
marca de forma a elidir o procedimento de caducidade. No entanto, a
jurisprudncia administrativa tem sido no sentido de exigir uso efetivo e
continuado da marca durante os 5 (cinco) anos. O uso no precisa ser
comprovado por todos os 5 (cinco) anos, mas por tempo que seja compatvel e
suficiente para caracterizar o efetivo uso dentro do perodo. A questo
subjetiva e a anlise de efetividade de uso fica a critrio do INPI.
Art. 144. O uso da marca dever compreender produtos ou servios
constantes do certificado, sob pena de caducar parcialmente o registro
em relao aos no semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca
foi comprovadamente usada.
1. Caducidade parcial. Para que o registro de marca seja mantido na forma
originalmente concedida, o uso da marca deve ser comprovado pelo titular para
todos os produtos ou servios assinalados pelo registro. Caso o titular no
comprove o uso efetivo de todos os produtos ou servios descritos na
especificao do registro de marca, o registro ser considerado parcialmente
caduco para aqueles produtos ou servios que no tiveram o uso comprovado.

Neste caso, a caducidade ser considerada parcial, pois o registro expirar


apenas para os produtos ou servios cujo uso no foi comprovado, no
englobando os produtos ou servios cujo uso foi comprovado, para os quais o
registro permanecer vigente.
Art. 145. No se conhecer do requerimento de caducidade se o uso da
marca tiver sido comprovado ou justificado seu desuso em processo
anterior, requerido h menos de 5 (cinco) anos.
1. Prazo para novo requerimento de caducidade. Este artigo dispe que
qualquer terceiro interessado no poder requerer a caducidade de um registro
de marca que tenha sofrido um pedido anterior de caducidade em menos de 5
(cinco) anos, ou seja, caso um registro de marca tenha enfrentado um pedido
de caducidade de forma que o INPI tenha proferido deciso no sentido de
manter o registro da marca, qualquer pessoa com legtimo interesse ter que
esperar 5 (cinco) anos desta solicitao anterior para requerer a caducidade
deste mesmo registro de marca.
Art. 146. Da deciso que declarar ou denegar a caducidade caber
recurso.
1. Recurso contra a declarao ou denegao do pedido de caducidade.O
artigo em comento prescreve a possibilidade do titular do registro de marca,
assim como o terceiro que requereu a caducidade do registro de marca,
interpor recurso contra a deciso de declarao ou denegao da caducidade,
no prazo de 60 dias. O recurso ser decidido pelo Presidente do INPI, seguindo
as regras estabelecidas pelos artigos 212 e seguintes da LPI.
CAPTULO VII
DAS MARCAS COLETIVAS E DE CERTIFICAO

Art. 147. O pedido de registro de marca coletiva conter regulamento de


utilizao, dispondo sobre condies e proibies de uso da marca.
Pargrafo nico. O regulamento de utilizao, quando no acompanhar
o pedido, dever ser protocolizado no prazo de 60 (sessenta) dias do
depsito, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.
1. Noes gerais de marca de certificao e coletiva. Vide comentrio ao
artigo 122 desta Lei.
2. Regulamento de utilizao da marca coletiva. Condio de
procedibilidade. Ao apresentar pedido de registro de marca coletiva, o
depositante dever apresentar junto ao INPI Regulamento de uso de tal signo,
que disciplinar as condies e restries de uso da marca. A respeito do tema,
confira o teor da Resoluo n 296/2012. Caso o interessado no apresente o
documento em questo, no prazo de at 60 (sessenta) dias da data do
depsito da referida marca, o seu pedido estar sujeito a arquivamento
definitivo pela autarquia federal.
3. Contedo do Regulamento de utilizao da marca coletiva.
VideDiretrizes de Anlise de Marca do INPI, atualizadas em 11.12.2012, item
5.1., a-e, sem prejuzo de quaisquer outras disposies gerais que venham a
ser voluntariamente includas pelo requerente/titular da marca. Note-se, ainda,
que, nos termos do artigo 149 desta Lei, as alteraes no regulamento de
utilizao devem ser comunicadas ao INPI por petio, sob pena de serem elas
desconsideradas.
4. Legitimao para requerer marca coletiva e condies aplicveis.Vale
aqui lembrar que, nos termos do artigo 128, 2 e 3, desta Lei, os

requerentes de pedidos de registro de marca coletiva podem exercer atividade


distinta daquela exercida por seus membros e devem requerer os respectivos
pedidos para assinalar os produtos ou servios provindos dos membros da
coletividade.
Ressalta-se, ainda, que, nos termos da LPI, os requerentes de pedidos de
registro de marca de certificao no podem exercer atividade que guarde
relao direta ou imediata com o produto ou servio a ser certificado. Confira a
respeito nossos comentrios anteriores ao artigo 128.
Art. 148. O pedido de registro da marca de certificao conter:
I as caractersticas do produto ou servio objeto de certificao; e
II as medidas de controle que sero adotadas pelo titular.
Pargrafo nico. A documentao prevista nos incisos I e II deste artigo,
quando no acompanhar o pedido, dever ser protocolizada no prazo de
60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.
1. Requisitos do pedido de registro da marca de certificao. O
depositante de pedido de registro de marca de certificao dever indicar as
caractersticas do produto ou servio objeto da certificao, assim como as
medidas de controle que sero adotadas pelo titular. Os documentos que
comprovem tais requisitos devero acompanhar o pedido de plano ou,
minimamente, no prazo de 60 dias do depsito, sob pena de arquivamento
definitivo do pedido por parte do INPI.
Art. 149. Qualquer alterao no regulamento de utilizao dever ser
comunicada ao INPI, mediante petio protocolizada, contendo todas as
condies alteradas, sob pena de no ser considerada.
1. Comunicao de alterao do contedo do Regulamento de utilizao
da marca coletiva. Vide comentrio ao artigo 147 acima, item 3.
Art. 150. O uso da marca independe de licena, bastando sua autorizao
no regulamento de utilizao.
1. Autorizao no Regulamento de utilizao da marca de certificao. O
uso da marca de certificao por interessados dispensa a celebrao de
licena, bastando a mera autorizao no bojo do Regulamento.
Art. 151. Alm das causas de extino estabelecidas no art. 142, o registro
da marca coletiva e de certificao extingue-se quando:
I a entidade deixar de existir; ou
II a marca for utilizada em condies outras que no aquelas previstas
no regulamento de utilizao.
1. Extino da marca de certificao. Causas. Alm das causas usuais de
extino do registro de marca previstas no artigo 142, o legislador previu a
aplicao adicional de duas outras hipteses, no caso das marcas de
certificao, quais sejam: (i) situao em que as entidades deixam de existir; ou
(ii) uso da marca em desacordo com o Regulamento de Utilizao.
Art. 152. S ser admitida a renncia ao registro de marca coletiva
quando requerida nos termos do contrato social ou estatuto da prpria
entidade, ou, ainda, conforme o regulamento de utilizao.

1. Renncia ao registro de marca coletiva. De plano vale destacar que a


renncia aqui tratada pode ser total ou parcial, nos exatos termos do artigo
142, II, da LPI. Para a categoria especial de marcas coletivas o legislador
estabeleceu condies adicionais para que se opere a extino do registro por
renncia, so elas: (a) que ela seja requerida na forma do documento
constitutivo da prpria entidade; ou (b) por determinao constante do
Regulamento de utilizao da marca.
Art. 153. A caducidade do registro ser declarada se a marca coletiva no
for usada por mais de uma pessoa autorizada, observado o disposto nos
arts. 143 a 146.
1. Extino do registro da marca coletiva pelo no uso. Caducidade. A
perda dos direitos marcrios pela caducidade, no caso das marcas coletivas,
ser declarada caso o signo no seja explorado por mais de uma pessoa
autorizada, na forma dos artigos 143 a146, desta Lei.
Art. 154. A marca coletiva e a de certificao que j tenham sido usadas e
cujos registros tenham sido extintos no podero ser registradas em
nome de terceiro, antes de expirado o prazo de 5 (cinco) anos, contados
da extino do registro.
1. Lapso temporal mnimo para novo registro. O legislador, buscando
resguardar a identificao pr-existente com a entidade pioneira na obteno
do registro e potencial confuso/associao indevida por parte do consumidor,
previu quarentena de 5 (cinco) anos, contados da extino do registro, para
possvel novo registro de marca coletiva e de certificao que j tenham sido
usadas e cujos registros tenham sido extintos.
Da a razo para o impedimento previsto no artigo 124, XII, desta Lei, a fim de
assegurar que apenas o titular do registro extinto pode requerer novo pedido de
marca coletiva ou de certificao sem obedecer ao prazo de 5 (cinco) anos.
CAPTULO VIII
DO DEPSITO

Art. 155. O pedido dever referir-se a um nico sinal distintivo e, nas


condies estabelecidas pelo INPI, conter:
I requerimento;
II etiquetas, quando for o caso; e
III comprovante do pagamento da retribuio relativa ao depsito.
Pargrafo nico. O requerimento e qualquer documento que o acompanhe
devero ser apresentados em lngua portuguesa e, quando houver
documento em lngua estrangeira, sua traduo simples dever ser
apresentada no ato do depsito ou dentro dos 60 (sessenta) dias
subsequentes, sob pena de no ser considerado o documento.
1. Unicidade do pedido de registro. O pedido de registro de marca deve se
referir a to somente um sinal distintivo, quer dizer, a uma marca na forma
nominativa, mista, figurativa ou tridimensional, e no a mais de uma marca ou
forma de apresentao num nico processo.
2. Formalidades. O requerimento mencionado no inciso I deste artigo 155
dever ser realizado mediante formulrio adotado pelo INPI. O formulrio deve

ser preenchido pelo titular e acompanhado dos documentos indispensveis


para dar seguimento no pedido de registro de marca. O titular deve informar no
formulrio o seu nome e respectivo endereo, identificar a marca pretendida e
apontar a sua forma de apresentao (nominativa, mista, figurativa ou
tridimensional), descrever os produtos ou servios que sero assinalados pela
marca, bem como apresentar a procurao (se for o caso) e comprovante de
pagamento da guia de retribuio relativa ao depsito de pedido de registro de
marca. Atualmente, o processamento de um pedido de registro de marca pode
ser feito em papel ou eletronicamente via e-marcas, sistema adotado pelo INPI
em 2005.
3. Depsito de pedido de registro de marca mista, figurativa ou
tridimensional. As etiquetas mencionadas no inciso II deste artigo 155 se
aplicam somente para os casos em que o titular deseja seguir com pedido de
registro de marca mista, figurativa ou tridimensional. Para estes casos
imprescindvel a apresentao de uma etiqueta, conforme manual do usurio
do INPI, de forma a apresentar uma imagem digital da marca. A etiqueta aplicase apenas para os pedidos formulados em papel. Para os pedidos processados
via e-marcas a etiqueta substituda por arquivos nos padres exigidos pelo
INPI.
Art. 156. Apresentado o pedido, ser ele submetido a exame formal
preliminar e, se devidamente instrudo, ser protocolizado, considerada a
data de depsito a da sua apresentao.
1. Exame formal. Este artigo dispe acerca do exame formal (consistncia das
informaes e documentos exigidos) do pedido de registro de marca pelo INPI.
Pela leitura do artigo, entende-se que essa anlise feita antes do protocolo,
no entanto, na prtica, considerando que possvel o depsito de pedido de
registro pelo sistema eletrnico do INPI, essa anlise acaba sendo realizada
posteriormente ao protocolo, mantendo-se como data de depsito a data de
apresentao do pedido.
Art. 157. O pedido que no atender formalmente ao disposto no art. 155,
mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, sinal
marcrio e classe, poder ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI,
que estabelecer as exigncias a serem cumpridas pelo depositante, em 5
(cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente.
Pargrafo nico. Cumpridas as exigncias, o depsito ser
considerado como efetuado na data da apresentao do pedido.
1. Necessidade de cumprimento de exigncia formal para o
processamento do pedido. Este dispositivo remete ao art. 155 da LPI,
esclarecendo que h a possibilidade de correo, pelo titular, dos dados e/ou
documentos faltantes para prosseguimento do pedido de registro de marca
aps exigncia formal emitida pelo INPI. Caso a exigncia seja cumprida no
prazo estipulado, mantm-se o procedimento de registro da marca pretendida.
Caso a exigncia no seja cumprida no prazo estabelecido, o pedido ser
considerado inexistente, devendo o titular iniciar novo processo, caso deseje
seguir com o registro da marca.
CAPTULO IX
DO EXAME

Art. 158. Protocolizado, o pedido ser publicado para apresentao de


oposio no prazo de 60 (sessenta) dias.

1. Oposio. Aps o protocolo do pedido de registro de marca e superada a


fase de exame formal, o INPI publicar tal pedido de registro de marca na
Revista da Propriedade Industrial (RPI), a qual publicada semanalmente pelo
INPI toda tera-feira (ou primeiro dia til subsequente, caso a tera-feira seja
feriado), em formato digital. A publicao do pedido de registro de marca
etapa necessria no apenas para dar seguimento ao procedimento de
registro, mas tambm para dar publicidade do pedido de registro de marca para
que terceiros interessados apresentem oposio contendo objees ao pedido
de registro. O prazo para apresentao de oposio de 60 (sessenta) dias
contados da data de publicao, no havendo possibilidade de extenso ou
adiamento de tal prazo. A oposio poder ser fundamentada em qualquer
argumentos legal que subsidie o indeferimento do pedido de registro de marca
pelo INPI.
1 O depositante ser intimado da oposio, podendo se manifestar
no prazo de 60 (sessenta) dias.
1. Manifestao oposio. A oposio mencionada no caput deste artigo
ser igualmente publicada na RPI e, a partir da data da publicao desta
oposio, o titular do pedido de registro de marca ter 60 dias para, se desejar,
apresentar manifestao oposio contendo argumentos que rebatem o
indeferimento desejado pelo opoente.
2 No se conhecer da oposio, nulidade administrativa ou de
ao de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art.
126, no se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias aps a
interposio, o depsito do pedido de registro da marca na forma desta
Lei.
1. Eficcia. As oposies, nulidades administrativas e aes de nulidade que
sejam fundamentadas no artigo 124, inciso XXIII, e no artigo 126 da LPI no
tero eficcia caso o interessado no deposite pedido de registro relativo
marca utilizada como base em suas razes de oposio, nulidade
administrativa ou ao de nulidade. O prazo para depsito de tal pedido de
registro de marca perante o INPI de 60 (sessenta) dias contados a partir da
interposio da oposio, nulidade administrativa ou ao de nulidade. Este
dispositivo justifica-se na medida em que o Brasil adota o sistema atributivo de
direitos (vide explicao em referidos artigos).
Art. 159. Decorrido o prazo de oposio ou, se interposta esta, findo o
prazo de manifestao, ser feito o exame, durante o qual podero ser
formuladas exigncias, que devero ser respondidas no prazo de 60
(sessenta) dias.
1 No respondida a exigncia, o pedido ser definitivamente
arquivado.
2 Respondida a exigncia, ainda que no cumprida, ou contestada a
sua formulao, dar-se- prosseguimento ao exame.
1. Exame tcnico. Apresentada ou no oposio, o INPI realizar o exame de
mrito do pedido de registro de marca. O exame pelo INPI ser iniciado aps o
prazo de 60 dias da publicao do pedido de registro de marca se no

apresentada oposio (art. 158). Se apresentada oposio, o exame ser


iniciado aps o prazo para apresentao de manifestao pelo titular. Este o
momento no qual o examinador considera a(s) oposio(es) e
manifestao(es) porventura apresentadas, no entanto, importante ressaltar
que o examinador vai embasar sua deciso levando em conta sua livre
convico motivada. Eventuais oposies podem influenciar a deciso do INPI,
mas o exame realizado de forma independente, quer dizer, a apresentao
de oposio no implica, necessria e obviamente, no indeferimento do pedido
de registro de marca.
2. Exigncia. Durante o exame, o examinador pode formular exigncia(s) de
mrito[1] tanto ao titular do pedido de registo de marca quanto a eventual
opoente. A exigncia ser publicada na RPI, estabelecendo-se prazo de 60
dias para cumpri-la ou contest-la Caso o titular se mantenha inerte em relao
exigncia, o pedido de registro de marca ser arquivado definitivamente. Isto
no ocorre em relao a eventual exigncia para o opoente. Neste caso, se
no cumprida ou contestada a exigncia, a oposio pode vir a ser
desconsiderada, mas o exame do pedido de registro de marca seguir
normalmente.
[1] As exigencias podem ser sobre especificao de produtos ou servios;
legitimidade das atividades reivindicadas; complementao de documentos ou
informaes etc.
Art. 160. Concludo o exame, ser proferida deciso, deferindo ou
indeferindo o pedido de registro.
1. Deciso de mrito. Finalizada a anlise descrita no art. 159, o INPI
publicar a deciso na RPI. A deciso pode ser pelo deferimento ou
indeferimento do pedido de registro de marca.
Se deferido o pedido de registro de marca, aberto prazo para pagamento das
taxas finais para obteno do registro da marca, conforme disciplinado no
artigo 162. Se indeferido o pedido, o INPI publicar os fundamentos do
indeferimento, sendo aberto prazo para que o titular interponha recurso contra
o indeferimento, conforme previsto no artigo 212.
2. Pedido de registro de marca X Registro de marca. H uma diferena
tcnica no uso da expresso pedido de registro de marca e registro de
marca. Ao depositar uma marca d-se incio ao pedido de registro, o qual, se
aprovado pelo INPI ser deferido e, posteriormente, apenas aps o pagamento
das taxas finais para obteno do registro de marca, consoante artigo 162 da
Lei da Propriedade Industrial, passar a ser um registro, sendo que, para tanto,
dever aguardar publicao efetiva na Revista da Propriedade Industrial da
concesso do registro da marca. O pedido de registro representa uma
expectativa de direito e o registro pressupe a existncia de um direito
concedido.
CAPTULO X
DA EXPEDIO DO CERTIFICADO DE REGISTRO

Art. 161. O certificado de registro ser concedido depois de deferido o


pedido e comprovado o pagamento das retribuies correspondentes.
1. Certificado de registro de marca. O registro de marca ser concedido
somente aps o deferimento do pedido de registro pelo INPI, desde que o
depositante pague as respectivas retribuies para obteno do registro e

expedio do respectivo certificado (vide artigo 162). O certificado de registro


o ttulo de propriedade da marca e contm todos os dados da marca: forma de
apresentao, nome de seu titular, natureza da marca, classe que assinala e a
respectiva descrio dos produtos ou servios assinalados, data de depsito e
concesso, nmero do processo e eventual prioridade e apostila (vide artigo
164).
Art. 162. O pagamento das retribuies, e sua comprovao, relativas
expedio do certificado de registro e ao primeiro decnio de sua
vigncia, devero ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados
do deferimento.
Pargrafo nico. A retribuio poder ainda ser paga e comprovada
dentro de 30 (trinta) dias aps o prazo previsto neste artigo,
independentemente de notificao, mediante o pagamento de retribuio
especfica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.
1. Pagamento em prazo ordinrio. O caput deste artigo prev o pagamento
das chamadas taxas finais para obteno do registro de marca em prazo
ordinrio, isto , em 60 (sessenta) dias contados da publicao do deferimento
na RPI.
2. Pagamento em prazo extraordinrio. O pargrafo nico deste artigo prev
a possibilidade de efetuar o pagamento das taxas finais para obteno o
registro de marca em prazo extraordinrio, isto , decorrido o prazo de 60
(sessenta) dias mencionado no caput deste artigo, aberto um prazo adicional
de 30 dias para que o titular do pedido de registro de marca efetue o
pagamento de tais taxas almejando a publicao da concesso do registro de
sua marca pelo INPI, mediante pagamento de retribuio adicional. Trata-se de
perodo de graa previamente estabelecido em tratados internacionais
(CUP e TRIPS).
Art. 163. Reputa-se concedido o certificado de registro na data da
publicao do respectivo ato.
1. Carter atributivo. Os direitos de propriedade sobre registro de marca
operam-se somente a partir da publicao, na RPI, da concesso do registro
pelo INPI. O registro atribui a seu titular o direito de propriedade da marca. O
prazo de vigncia do registro de marca inicia-se justamente a partir da data de
publicao da concesso do registro na RPI.
2. Vigncia do registro de marca. A partir da data da publicao da
concesso do registro de marca na Revista a propriedade Industrial, iniciar o
prazo de 10 (dez) anos de vigncia do registro da marca, estipulado pelo artigo
133 da Lei de Propriedade Industrial.
3. Prazos decorrentes. A partir da data da publicao da concesso do
registro de marca na Revista a propriedade Industrial, iniciar a contagem do
prazo de 180 (cento e oitenta) dias para apresentao de processo
administrativo de nulidade (vide artigo 169 da Lei de Propriedade Industrial),
bem como o prazo de 5 (cinco) anos para instaurao de procedimento de
caducidade (vide artigo 143 da Lei de Propriedade Industrial) e ao de
nulidade (vide artigo 174 da Lei de Propriedade Industrial).

Art. 164. Do certificado devero constar a marca, o nmero e data do


registro, nome, nacionalidade e domiclio do titular, os produtos ou
servios, as caractersticas do registro e a prioridade estrangeira.
1. Dados no certificado de registro. O certificado de registro, que o ttulo de
propriedade da marca, conter todos os dados da marca.
CAPTULO XI
DA NULIDADE DO REGISTRO
Seo I
Disposies Gerais
Art. 165. nulo o registro que for concedido em desacordo com as
disposies desta Lei.
1. Anulao de registro. O direito outorgado por um registro de marca est
sujeito a ser anulado caso tenha sido concedido em contrariedade aos
dispositivos da LPI. Logo, a concesso do registro de marca no garantia de
que o direito de propriedade sobre o bem mvel se perpetuar no tempo e
espao sem qualquer possibilidade de reviso. Trata-se de previso legtima
para garantir a possibilidade de reviso deciso que fira os dispositivos da LPI.
Pargrafo nico. A nulidade do registro poder ser total ou parcial,
sendo condio para a nulidade parcial o fato de a parte subsistente
poder ser considerada registrvel.
2. Anulao total ou parcial. A anulao do registro poder ser total ou, ainda,
parcial. Neste caso, nulidade parcial, o registro de marca permanecer vigente
para a parte que cumpra com os requisitos de validade para sua existncia.
Art. 166. O titular de uma marca registrada em pas signatrio
daConveno da Unio de Paris para Proteo da Propriedade Industrial
poder, alternativamente, reivindicar, atravs de ao judicial, a
adjudicao do registro, nos termos previstos no art. 6 septies (1)
daquela Conveno.
Art. 167. A declarao de nulidade produzir efeito a partir da data do
depsito do pedido.
1. Efeitos ex tunc. A nulidade produz efeitos ex tunc, retroagindo data de
depsito, ou seja, como se o registro nunca tivesse existido. necessrio o
efeito ex tunc neste caso, pois a anulao supe a revogao de direito que
nunca poderia ter sido concedido e, logo, exercido.
Seo II
Do Processo Administrativo de Nulidade

Art. 168. A nulidade do registro ser declarada administrativamente


quando tiver sido concedida com infringncia do disposto nesta Lei.
1. Nulidade administrativa. O registro de marca pode ser anulado
administrativamente, mediante processo especfico, junto ao INPI, desde que
tenha sido concedido em contrariedade a qualquer dispositivo legal da LPI.

Art. 169. O processo de nulidade poder ser instaurado de ofcio ou


mediante requerimento de qualquer pessoa com legtimo interesse, no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da expedio do
certificado de registro.
1. Processo administrativo de nulidade. A nulidade administrativa dever ser
postulada por meio de processo administrativo de nulidade (conhecido como
PAN) no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de publicao na
RPI da concesso do registro da marca pelo INPI.
2. Nulidade instaurada de ofcio pelo INPI. A nulidade administrativa pode
ser instaurada de ofcio pelo prprio INPI, quando a autarquia verificar que o
registro foi concedido em contrariedade com os dispositivos da LPI.
3. Nulidade instaurada por terceiros. A nulidade administrativa pode,
tambm, ser instaurada por terceiros com legtimo interesse no processo. O
legtimo interesse justifica-se na medida em que o postulante da nulidade deve
embasar e justificar o seu pleito.
Art. 170. O titular ser intimado para se manifestar no prazo de 60
(sessenta) dias.
1. Manifestao ao processo administrativo de nulidade. Pelo princpio do
contraditrio, ao titular ser dado direito de defesa da nulidade instaurada, no
prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data da publicao do processo
administrativo de nulidade na RPI.
Art. 171. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que no
apresentada a manifestao, o processo ser decidido pelo Presidente do
INPI, encerrando-se a instncia administrativa.
1. Deciso. A nulidade administrativa ser decidida pelo Presidente do INPI,
segunda e final instncia administrativa. A deciso ser pela manuteno do
registro, ou seja, desprovimento da nulidade instaurada, ou pela anulao do
registro, ou seja, provimento da nulidade instaurada. O exame e deciso do
Presidente do INPI so autnomos. Na prtica, o exame da nulidade pleiteada
realizado pela procuradoria do INPI. A procuradoria emite parecer tcnico,
que chancelado pelo Presidente.
Art. 172. O processo de nulidade prosseguir ainda que extinto o registro.
1. Extino no elide a nulidade. A nulidade administrativa deve ser decidida
ainda que o registro venha a ser extinto pelos motivos do artigo 142. Isso se
deve pelo fato da nulidade ter efeitos ex tunc, e no ex nunc. Logo, a extino
no elide a nulidade.
Seo III
Da Ao de Nulidade

Art. 173. A ao de nulidade poder ser proposta pelo INPI ou por


qualquer pessoa com legtimo interesse.
Pargrafo nico. O juiz poder, nos autos da ao de nulidade,
determinar liminarmente a suspenso dos efeitos do registro e do uso da
marca, atendidos os requisitos processuais prprios.
1. Ao de nulidade de marca. O dispositivo legal trata da ao cabvel para a
obteno da nulidade, portanto, desconstituio do registro de marca,
concedido pela autarquia federal competente, o INPI. Como j se destacou
acima, o Estado o ente competente, conforme o ordenamento jurdico ptrio,
para a concesso do registro marcrio, aps atendidos os requisitos legais

permissivos e o decurso do devido procedimento administrativo. Cuida-se de


decorrncia do sistema atributivo de direitos.
2. Efeitos da nulidade. Ex tunc. Na mesma linha do quanto disposto nos
artigos 165 e 167 desta Lei, a deciso, seja ela administrativa ou judicial, que
decreta a nulidade do registro marcrio opera efeitos ex tunc, ou seja,
retroagem data do depsito do pedido de registro.
3. Legitimidade ativa e passiva. O legislador conferiu legitimidade ativa ao
INPI para a propositura das aes judiciais de nulidade de registro de marca,
na qualidade de autarquia federal responsvel competente para conceder o
registro marcrio, assim como a qualquer interessado que demonstre legtimo
interesse, no que se incluem eventuais terceiros titulares de marcas anteriores
com os quais a marca questionada pode representar uma colidncia, na forma
do artigo 124 desta Lei. De outro lado, no artigo 175 a seguir comentado, a lei
determinou necessria a interveno do INPI no feito nos casos em que ele
mesmo no for o autor da ao.
Segundo a doutrina processual, a no participao do INPI na demanda
importa ineficcia da deciso judicial ou nulidade absoluta, j que, neste caso,
estar-se-ia diante de caso de litisconsrcio necessrio-unitrio,[1] ou seja, de
consrcio de litigantes obrigatrio, sob pena de ineficcia da deciso, e em
relao aos quais a deciso dever ser uniforme.
4. Antecipao dos efeitos da tutela in limine litis. No pargrafo nico, de
modo prestigiado, o legislador previu a possibilidade da concesso de tutela de
urgncia, liminarmente, para os fins de suspender os efeitos do registro e a
explorao da marca, desde que preenchidos os requisitos hoje previstos no
artigo 273 do Cdigo de Processo Civil brasileiro,[2] a saber, o fumus boni iuris,
traduzido como a verossimilhana do direito alegado; e o periculum in mora,
compreendido como o receio fundado de dano irreparvel ou de difcil
reparao ou, ainda, o abuso de direito de defesa ou o manifesto propsito
protelatrio do ru.
4. Jurisprudncia. Questo polmica diz respeito possibilidade de
cumulao de pedido de nulidade de marca com pedido de reparao pelos
danos decorrentes do registro e uso indevidos. A jurisprudncia ptria tem sido
no sentido de admitir a cumulao do pedido de nulidade com o mero pedido
de absteno de uso da marca anulanda, eis que a absteno do uso
consistiria numa decorrncia lgica da desconstituio do registro fundada na
violao de direitos de terceiros, porm eventual indenizao tem sido
relegada, pela jurisprudncia, ao prpria, autnoma, perante a Justia
Estadual, a despeito das inmeras crticas da doutrina e estudiosos do tema.[3]
A respeito do tema, confira:
PROCESSO CIVIL E DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECUTAL.
REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL E DE MARCA. ALEGADA
CONTRAFAO. PROPOSITURA DE AO DE ABSTENO DE USO.
NULIDADE DO REGISTRO ALEGADO EM MATRIA DE DEFESA.
RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL, COM REVOGAO DE LIMINAR
CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. REVISO DO
JULGAMENTO. NULIDADE DE PATENTE, MARCA OU DESENHO DEVE SER
ALEGADA EM AO PRPRIA, PARA A QUAL COMPETENTE A JUSTIA
FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

1. A alegao de que invlido o registro, obtido pela titular de marca, patente


ou desenho industrial perante o INPI, deve ser formulada em ao prpria, para
a qual competente a Justia Federal. Ao juiz estadual no possvel,
incidentalmente, considerar invlido um registro vigente, perante o INPI.
Precedente.
2. A impossibilidade de reconhecimento incidental da nulidade do registro no
implica prejuzo para o exerccio do direito de defesa do ru de uma ao de
absteno. Nas hipteses de registro irregular de marca, patente ou desenho, o
terceiro interessado em produzir as mercadorias indevidamente registrada
deve, primeiro, ajuizar uma ao de nulidade perante a Justia Federal, com
pedido de antecipao dos efeitos da tutela. Assim, todo o peso da
demonstrao do direito recairia sobre o suposto contrafator que, apenas
depois de juridicamente respaldado, poderia iniciar a comercializao do
produto.
3. Autorizar que o produto seja comercializado e que apenas depois, em
matria de defesa numa ao de absteno, seja alegada a nulidade pelo
suposto contrafeitor, implica inverter a ordem das coisas. O peso de
demonstrar os requisitos da medida liminar recairia sobre o titular da marca e
cria-se, em favor do suposto contrafeitor, um poderoso fato consumado:
eventualmente o prejuzo que ele experimentaria com a interrupo de um ato
que sequer deveria ter se iniciado pode impedir a concesso da medida liminar
em favor do titular do direito.
4. Recurso especial provido, com o restabelecimento da deciso proferida em
primeiro grau. (REsp 1132449 PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 23.03.2012)
Ainda:
APELAES PROPRIEDADE INDUSTRIAL MARCA NULIDADE DE
REGISTRO COM BASE EM COLIDNCIA RECURSO DO INPI PUGNANDO
PELO NO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS RECURSO DA
EMPRESA REQUERENDO O CONHECIMENTO DOS PEDIDOS DE
ABSTENO DE USO; INDENIZAO E NULIDADE DO NOME DE DOMNIO
RECURSO DA AUTORAL PARCIALMENTE PROVIDO REMESSA
NECESSRIA E RECURSOS DO INPI IMPROVIDOS. I Sem razo o INPI
quando alega que a concordncia com o pedido o desobrigaria do pagamento
dos nus da sucumbncia, especialmente tendo ele dado causa ao, ao
conceder os registros da r, no obstante as impugnaes apresentadas pela
autora em mbito administrativo. II Com relao ao recurso da Autora, em
que pese a 2 Turma desta colenda Corte tenha pacificado o entendimento
sobre a matria indenizao por uso indevido de marca no sentido de
reconhecer a competncia da Justia Federal para conhecimento de tais
pedidos, necessrio se faz adequ-lo ao entendimento do Superior Tribunal de
Justia que vem se pronunciando de forma diversa conforme se confere na
ementa do julgamento do REsp 1.188.105, da Relatoria do douto Ministro Luis
Felipe Salomo. III Esclarece o Ministro, em seu voto, que embora se
reconhea a competncia da Justia Federal para, em ao de nulidade de
registro, conceder a antecipao dos efeitos da tutela, impondo ao titular do
registro a absteno de uso de signo, o mesmo no se pode dos pleitos de
indenizao por uso indevido, configurando-se em lides nitidamente distintas,
sem possibilidade de conexo: a primeira envolvendo a nulidade do registro

expedido pelo INPI, e a segunda, reparao de danos causados por sociedade


empresria, sem condies de afetar os interesses institucionais do INPI,
afastando, pois, a incidncia do artigo 109, I, da Constituio Federal. . IV
Apelao da autora parcialmente provida. Remessa Necessria e Apelao do
INPI improvidas. (TRF 2, APELREEX APELAO REEXAME
NECESSRIO 578522, Rel. Desembargador Federal Messod Azulay Neto, EDJF2R 10.10.2013)
PROCESSO CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO RETIDO
IMPROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. OCORRNCIA DE M-F
PRESCRIO INEXISTENTE. PEDIDO DE NULIDADE DE REGISTRO DE
MARCA "WAMPFLER" DA APELANTE. PROTEO AO NOME COMERCIAL
DA APELADA. COLIDNCIA. MESMO SEGMENTO MERCADOLGICO.
INDENIZAO POR PERDAS E DANOS FALTA DE COMPETNCIA.
APELAO E REMESSA NECESSRIA PARCIALMENTE PROVIDAS.
Agravo retido improvido, pela desnecessidade da prova oral, na espcie.
Rejeio das preliminares do apelo, pela no configurao de nulidade da
sentena, nem de impossibilidade jurdica do pedido nem de falta de interesse
processual. Diante da m-f comprovada, aplica-se hiptese o artigo 6
bis.3, da CUP, que convive, no atual ordenamento jurdico com o art. 174, da
LPI. Prescrio inexistente. Declarao de nulidade do registro n
812.791.029, da marca "WAMPFLER" da ora apelante, idntica marca
"WAMPFLER" de titularidade da 1 apelada, esta comprovadamente registrada
e comercializada em diversos pases, gozando de notoriedade. Proteo ao
nome comercial, garantida pela CUP. Marca anulada destinada a assinalar
produtos do mesmo segmento mercadolgico e mesma classe, capaz de
causar confuso, dvida ou erro de parte do consumidor, tratando-se de
situao protegida pela Conveno de Paris, em seus artigos 6 bis e 8 e pelos
artigos 65, itens 5 e 17, do CPI e pelos artigos 124, V, XV e XXIII e 126, da Lei
n 9.279/96. Proteo da marca no limitada apenas a assegurar direitos e
interesses meramente individuais, mas prpria comunidade, por proteger o
grande pblico, o consumidor, o tomador de servios, o usurio, o povo em
geral, que melhores elementos ter na aferio da origem do produto e do
servio prestado. Manuteno da imposio de indenizao pelo
descumprimento de deciso judicial, devidamente comprovado. Reduo dos
honorrios advocatcios para os limites usuais. Sentena reformada na parte
em que julga procedente o pedido de indenizao por perdas e danos, pelo
registro da marca "WAMPFLER" de n 821.791.029, por se tratar de demanda
entre particulares, fugindo competncia da Justia Federal, limitada ao teor
do inciso I, do artigo 109, da Constituio da Repblica Federativa do Brasil.
(TRF 2, Apelao Cvel 366844, 1 Turma Especializada, Rel.
Desembargadora Federal Mrcia Helena Nunes, DJU 10.04.2008)

[1] A respeito do tema, confira WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; PINTO, Nelson
Luiz. Ao de absteno de uso de marca registrada sem a prvia anulao do
registro. Cabimento. Rescisria. Revista da ABPI (01): 7-10, So Paulo, 1992
(mar), p. 9.

[2] Art. 273. O juiz poder, a requerimento da parte, antecipar, total ou


parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que,
existindo prova inequvoca, se convena da verossimilhana da alegao e:
I haja fundado receio de dano irreparvel ou de difcil reparao; ou
II fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propsito
protelatrio do ru.
1o Na deciso que antecipar a tutela, o juiz indicar, de modo claro e preciso,
as razes do seu convencimento.
2o No se conceder a antecipao da tutela quando houver perigo de
irreversibilidade do provimento antecipado.
3o A efetivao da tutela antecipada observar, no que couber e conforme
sua natureza, as normas previstas nos arts. 588, 461, 4o e 5o, e 461-A.
4o A tutela antecipada poder ser revogada ou modificada a qualquer tempo,
em deciso fundamentada.
5o Concedida ou no a antecipao da tutela, prosseguir o processo at
final julgamento. 6o A tutela antecipada tambm poder ser concedida
quando um ou mais dos pedidos cumulados, ou parcela deles, mostrar-se
incontroverso.
7o Se o autor, a ttulo de antecipao de tutela, requerer providncia de
natureza cautelar, poder o juiz, quando presentes os respectivos
pressupostos, deferir a medida cautelar em carter incidental do processo
ajuizado. (Acesso em 21 jun. 2014).
[3] Nesse sentido: A interpretao inflexvel do artigo 109, I da Constituio
Federal, obriga o curso paralelo e autnomo da ao de nulidade e da
ao de infrao envolvendo uma mesma situao de conflito, na grande
maioria das vezes entre partes idnticas, com consequncias
devastadoras, dando azo a situaes de extrema insegurana jurdica,
como a condenao (com possibilidade de transito (sic) em julgado a
indenizar por violao a um direito futuramente desconstitudo, com
eficcia erga omnes e ex tunc(artigo 167 da LPI). (IDS Instituto Dannemann
Siemsen de Estudos Jurdicos e Tcnicos, Comentrios Lei da Propriedade
Industrial, 3 ed. rev. e atual., Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 393).
Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ao para declarar a nulidade do
registro, contados da data da sua concesso.
1. Prazo prescricional para a nulidade judicial do registro de marca. O
quinqunio aqui estabelecido pelo legislador para a declarao de nulidade do

registro marcrio tem como termo inicial a data da publicao do ato de


concesso do registro, nos termos do artigo 163 desta Lei.
2. Imprescritibilidade. Jurisprudncia. Esto excludos do prazo previsto
neste dispositivo legal os casos em que o registro tenha sido concedido de mf. Nestas hipteses no se aplica o quinqunio prescricional aqui previsto, por
aplicao do artigo 6 bis, inciso 3, da Conveno da Unio de Paris.[1]
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA "TASCO". AO DE NULIDADE
CUMULADA COM PEDIDOS DE ABSTENO DE USO E INDENIZAO.
M-F. IMPRESCRITIBILIDADE. NULIDADE DO REGISTRO. ABSTENO
DE USO. INDENIZAO. CUMULAO DE PEDIDOS. 1 A ao de nulidade
prescreve, em regra, em cinco anos, contados da data de sua concesso,
conforme a disposio inserta no artigo 174 da LPI. Entretanto, no corre
prescrio para as aes de nulidade de registro de marca notoriamente
conhecida obtido de m-f (art. 6 Bis (3) da CUP). 2. Restou suficientemente
demonstrada a m-f na obteno do registro em questo, tendo em vista as
notas fiscais e documentos representativos de negociaes trazidos aos autos
pela autora, que comprovam as relaes comerciais travadas entre as
empresas litigantes, fato, inclusive, confessado pela r em sua contestao.
Ora, se a empresa-r atuava como parceira comercial da apelada,
comercializando seus produtos, no h como sustentar o desconhecimento da
existncia da marca internacional impeditiva. 3. A circunstncia de atuarem
ambas as empresas no mesmo segmento mercadolgico, qual seja, o de
fabricao de aparelhos e instrumentos de reproduo, fotogrficos,
cinematogrficos, ticos e de ensino, implica forosamente na possibilidade de
erro, confuso ou associao equivocada por parte do pblico consumidor
quanto real origem dos produtos. 4. A possibilidade jurdica da ao de
nulidade do registro de marca, proposta contra o INPI e o particular, reflete, em
ltima anlise, a garantia constitucional de controle, pelo Poder Judicirio, dos
atos administrativos praticados ao arrepio da lei, j que o objetivo final da ao
o reconhecimento da validade ou invalidade do ato administrativo, por fora
do requisito da legalidade. 5. Os pedidos de absteno do uso da marca e de
indenizao a ttulo de perdas e danos, so conseqncia lgica do pedido de
nulidade do registro irregularmente deferido, razo pela qual devem ser
apreciados pelo mesmo julgador, sob pena de decises conflitantes e
incompatveis. 6.Apelao de BMA IND/ COM/ LTDA. e remessa necessria
improvidas, recurso adesivo de TASCO WORLDWIDE INC. provido e apelao
do INPI provida. (TRF2, AC APELAO CVEL 335531, Rel.
Desembargadora Federal Liliane Roriz, DJU 14.09.2006)
[1] No ser fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibio de
uso de marcas registradas ou utilizadas de m f. (Redao de Estocolmo
Decreto n 635/1992).
Art. 175. A ao de nulidade do registro ser ajuizada no foro da justia
federal e o INPI, quando no for autor, intervir no feito.
1 O prazo para resposta do ru titular do registro ser de 60
(sessenta) dias.
2 Transitada em julgado a deciso da ao de nulidade, o INPI
publicar anotao, para cincia de terceiros

1. Competncia da Justia Federal. Tendo em vista que o registro de marca


concedido pelo INPI, sendo sua interveno neste feito mandatria, em razo
de sua natureza de autarquia federal e da previso do artigo 109, I, da
Constituio Federal, o juzo competente para processar e julgar a ao de
nulidade a Justia Federal.
2. Natureza jurdica da interveno do INPI. O tema acerca da natureza
jurdica da interveno do INPI nas aes de nulidade ainda hoje gera
discusses. As opinies e a prpria jurisprudncia divergem acerca de sua
participao como verdadeira parte ou assistente simples ou litisconsorcial do
ru, na forma dos artigos 50-55 do Cdigo de Processo Civil vigente.[1]
Boa parte da doutrina defende que o INPI integra a ao de nulidade como
parte e no mero assistente. Em primeiro lugar porque a assistncia
fenmeno voluntrio. A LPI, expressamente, exige a presena do INPI nas
aes de nulidade. Em segundo lugar, o INPI no tem interesse no sucesso
especfico de nenhuma das partes. No caso de impugnao de um ato do
prprio INPI, este defender interesse prprio, porque em face desse rgo
ser requerida a desconstituio do ato administrativo de sua lavra. Caso seja
proferida deciso em ao proposta somente contra o ilegtimo titular do
registro, essa sentena no ser oponvel em face do INPI, pois este no
participou da demanda. () (SATO, Priscila Kei. O Instituto Nacional da
Propriedade Industrial nas Aes de Nulidade e de Adjudicao: Parte ou
Assistente?, Aspectos polmicos e atuais sobre os Terceiros no Processo Civil
e assuntos afins, coord. Fredie Didier Jr. E Teresa Arruda Alvim Wambier, So
Paulo: RT, 2004, PP. 811-812).
3. Prazo para defesa. O pargrafo primeiro estabeleceu que o prazo para
contestar a demanda de 60 (sessenta) dias, a contar da citao do requerido
ou de seu procurador, nos termos do artigo 217 desta Lei.
4. Anotao para produzir efeitos erga omnes. O pargrafo segundo, por
sua vez, determina a anotao da deciso definitiva acerca da nulidade a fim
de dar conhecimento e produzir efeitos em relao a terceiros.
[1] Art. 50. Pendendo uma causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro,
que tiver interesse jurdico em que a sentena seja favorvel a uma delas,
poder intervir no processo para assisti-la.
Pargrafo nico. A assistncia tem lugar em qualquer dos tipos de
procedimento e em todos os graus da jurisdio; mas o assistente recebe
o processo no estado em que se encontra.
Art. 51. No havendo impugnao dentro de 5 (cinco) dias, o pedido do
assistente ser deferido. Se qualquer das partes alegar, no entanto, que
falece ao assistente interesse jurdico para intervir a bem do assistido, o
juiz:
I determinar, sem suspenso do processo, o desentranhamento da
petio e da impugnao, a fim de serem autuadas em apenso;
II autorizar a produo de provas;
III decidir, dentro de 5 (cinco) dias, o incidente.
Art. 52. O assistente atuar como auxiliar da parte principal, exercer os
mesmos poderes e sujeitar-se- aos mesmos nus processuais que o
assistido.

Pargrafo nico. Sendo revel o assistido, o assistente ser considerado


seu gestor de negcios.
Art. 53. A assistncia no obsta a que a parte principal reconhea a
procedncia do pedido, desista da ao ou transija sobre direitos
controvertidos; casos em que, terminando o processo, cessa a
interveno do assistente.
Art. 54. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente, toda
vez que a sentena houver de influir na relao jurdica entre ele e o
adversrio do assistido.
Pargrafo nico. Aplica-se ao assistente litisconsorcial, quanto ao pedido
de interveno, sua impugnao e julgamento do incidente, o disposto no
art. 51.
Art. 55. Transitada em julgado a sentena, na causa em que interveio o
assistente, este no poder, em processo posterior, discutir a justia da
deciso, salvo se alegar e provar que:
I pelo estado em que recebera o processo, ou pelas declaraes e atos
do assistido, fora impedido de produzir provas suscetveis de influir na
sentena;
II desconhecia a existncia de alegaes ou de provas, de que o
assistido, por dolo ou culpa, no se valeu. (Acesso em 21 jun. 2014).
TTULO IV
DAS INDICAES GEOGRFICAS

Art. 176. Constitui indicao geogrfica a indicao de procedncia ou a


denominao de origem.
1. Indicaes Geogrficas (IGs). Embora legislaes brasileiras anteriores
trouxessem menes esparsas a categorias como indicaes de localidade,
falsas indicaes de provenincia ou mesmo falsas indicaes de procedncia,
a LPI foi a primeira a tratar das indicaes geogrficas em um ttulo prprio e
mais abrangente, refletindo a significativa importncia econmica (e mesmo
cultural) que as IGs vm adquirindo ao longo do tempo em vrios pases e,
mais recentemente, no Brasil. As indicaes geogrficas se prestam
identificao de um produto ou servio como originrio de um local, regio ou
pas, constituindo uma garantia quanto sua origem e/ou suas qualidades e
caractersticas prprias, que lhes conferem um aspecto nico em funo de
recursos naturais como solo, vegetao, clima e modo de produo especfico.
2. IG x Produtos tpicos. importante distinguir as IGs de produtos tpicos de
determinados pases desprovidos de referncia geogrfica. So os casos,
p.ex., do cupuau, do aa e do jaborandi, espcies de frutos e plantas
brasileiros que chegaram, inclusive, a ser objeto de registro de marcas e
patentes por empresas estrangeiras em outros pases. Por representarem parte
da biodiversidade brasileira e, em muitos casos, incorporarem conhecimentos
tradicionais desenvolvidos por populaes locais, tm sido objeto de medidas
de recuperao e conscientizao por parte do governo brasileiro, de ONGs e
de associaes. O fundamento para tais medidas a vedao concorrncia
desleal, biopirataria e o resguardo de conhecimentos tradicionais.
2. IGs reconhecidas. Lista do INPI de IGs reconhecidas at
15.10.2013. http://www.inpi.gov.br/images/docs/indicacoes_geograficas_15_10
_2013.pdf. Atualmente, so 45 IGs registradas, sendo 30 IPs e 15 DOs (sendo
7 nacionais e 8 estrangeiras).

3. Tipos. O artigo 176 elenca os dois tipos de indicaes geogrficas


protegidas no Brasil, os quais so definidos nos artigos subsequentes.
4. Jurisprudncia.
- STJ REsp 1.092.676 (uso da expresso Sucuri por duas empresas
tursticas que atuam no rio Sucuri. Possibilidade desde que no induza
confuso ao consumidor ou falsa procedncia)
- AgRg no REsp 1.185.538 (Alegao de que guas Petrpolis Paulista
seria indicao geogrfica rejeitada. Havendo possibilidade confuso a
marca anterior obsta a concesso da posterior).
Art. 177. Considera-se indicao de procedncia o nome geogrfico de
pas, cidade, regio ou localidade de seu territrio, que se tenha tornado
conhecido como centro de extrao, produo ou fabricao de
determinado produto ou de prestao de determinado servio.
1. Conceito de Indicao de Procedncia (IP). O art. 177 define as IPs como
o nome geogrfico tornado conhecido pelo fornecimento de um determinado
produto ou servio.
2. TRIPS plus. importante notar que o acordo TRIPS no contempla a
categoria especfica IP, sendo que, ao proteger especificamente as IPs, o Brasil
se equipara aos principais produtores mundiais potencialmente ampliando o
pblico consumidor para tais produtos, sobretudo no exterior (o europeu, p.ex.,
valoriza muito esse tipo de identificao). Nesse sentido, cumpre notar que no
mbito da Unio Europeia, o Regulamento CE n 510/2006, embora no
preveja o gnero IG, apresenta o conceito de indicaes geogrficas, com
sentido muito similar ao das IPs brasileiras, em contraponto s denominaes
de origem.
3. Exemplos. Alta Mogiana (caf), Altos Montes (vinhos e espumantes),
Canastra (queijo).
Art. 178. Considera-se denominao de origem o nome geogrfico de
pas, cidade, regio ou localidade de seu territrio, que designe produto
ou servio cujas qualidades ou caractersticas se devam exclusiva ou
essencialmente ao meio geogrfico, includos fatores naturais e
humanos.
1. Conceito de Denominao de Origem (DO). Em linha com o TRIPS (Artigo
22.1), o art. 178 define DO como o nome geogrfico que designa produtos ou
servios cujas qualidades ou caractersticas peculiares derivem de fatores
naturais e humanos relacionados especificamente quele meio geogrfico.
Elementos como o solo, o clima e o savoir-faire especfico na elaborao
desempenham papel fundamental a justificar a proteo por DO.
2. Exemplos. Regio do Serrado Mineiro (caf), Vale dos Vinhedos (vinhos e
espumantes).
Art. 179. A proteo estender-se- representao grfica ou figurativa da
indicao geogrfica, bem como representao geogrfica de pas,
cidade, regio ou localidade de seu territrio cujo nome seja indicao
geogrfica.
1. Extenso da Proteo por IG. O art. 179 estabelece que a proteo por IG
no se restringe ao nome, incluindo tambm a representao geogrfica. Essa

disposio importante para evitar indicaes que induzam a falsa


procedncia. Exemplo: um produtor brasileiro de licor de limo no pode utilizar
um mapa da Itlia (pois pode induzir tratar-se do Limoncello italiano).
Art. 180. Quando o nome geogrfico se houver tornado de uso comum,
designando produto ou servio, no ser considerado indicao
geogrfica.
1. Nome Geogrfico de Uso Comum. semelhana das marcas, nomes
geogrficos tornados de uso comum ou vulgar perdem seu carter distintivo,
tornando-se sinnimo daquele tipo de produto ou servio em si, e no justificam
a condio de IG. Esta disposio est em linha art. 24, pargrafo 6, do
TRIPS, ressalvado, entretanto, o disposto no art. 4 do Acordo de Madri para a
Represso das Indicaes Falsas ou Enganosas sobre a Origem dos
Produtos 2. Exemplos. Queijo Cheddar (regio do Reino Unido), queijo prato
(cidade de Prato/Itlia), queijo-de-minas (Minas Gerais).
Art. 181. O nome geogrfico que no constitua indicao de procedncia
ou denominao de origem poder servir de elemento caracterstico de
marca para produto ou servio, desde que no induza falsa procedncia.
1. Nome Geogrfico x Marca. Embora, pelo art. 124, IX da LPI, as IGs, sua
imitao suscetvel de causar confuso ou sinais que possam falsamente
induzir IG no sejam registrveis como marca, pelo art. 181, caso o nome
geogrfico no se enquadre nas categorias de IG, ele poder ser registrado
como marca desde que no induza falsa procedncia.
Art. 182. O uso da indicao geogrfica restrito aos produtores e
prestadores de servio estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, em
relao s denominaes de origem, o atendimento de requisitos de
qualidade.
1. Extenso Subjetiva da Proteo. O artigo 182 estabelece os habilitados a
utilizar a IG, apondo-a em seus materiais de divulgao. A condio de
produtor ou prestador local indispensvel tanto no caso das IGPs quanto das
DOs, sendo que, quanto a essas ltimas necessrio tambm que eles
atendam aos requisitos de qualidade que caracterizam a respectiva DO.
Pargrafo nico. O INPI estabelecer as condies de registro das
indicaes geogrficas.
1. Condies de Registro. O INPI regulamentou a concesso de registro por
meio da Resoluo n 75 de 28 de novembro de 2000. Esse instrumento traz,
inclusive, condies especficas quando o nome geogrfico em questo for
estrangeiro. So igualmente aplicveis as disposies do Ato Normativo
134/97 no que tange aos formulrios para requerimento.
2. Carter Facultativo e de Natureza Declaratria. Importante notar que,
embora seguramente atribua maior reputao, valor e identidade prpria IG e
fortalea a posio dos produtores em caso de medidas (inclusive no campo
penal, v. arts. 192 a 194) para coibio de eventual utilizao indevida, o
registro da IG facultativo e tem natureza declaratria (art. 1, pargrafo nico,
da Resoluo n 75 de 28/11/2000).
TTULO V
DOS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL

CAPTULO I
DOS CRIMES CONTRA AS PATENTES
Art. 183. Comete crime contra patente de inveno ou de modelo de
utilidade quem:
I fabrica produto que seja objeto de patente de inveno ou de
modelo de utilidade, sem autorizao do titular; ou
II usa meio ou processo que seja objeto de patente de inveno, sem
autorizao do titular.
Pena deteno, de 3 (trs) meses a 1 (um) ano, ou multa.
1. Direito de exclusividade e criminalizao da conduta. A patente confere
ao seu titular o direito de exclusividade, em todo o territrio nacional, sobre o
objeto de sua inveno. De forma a garantir e reforar esse direito de
exclusividade, o legislador tipificou como crime os atos de explorao indevida
de objeto protegido por patente.
2. Conduta punvel. Primeiro elemento necessrio para que seja configure um
dos crimes previstos no artigo 183, a existncia de uma Carta-Patente, que
proteja uma patente de inveno ou um modelo de utilidade. o detentor
dessa Carta-Patente que ir figurar como sujeito passivo do crime previsto
nesse artigo. Uma vez constatada a existncia de uma Carta-Patente, a
conduta criminosa passa a ser a fabricao de um produto protegido por
patente ou a utilizao de meio ou processo que seja objeto de patente de
inveno, sem a autorizao do titular.
3. Sujeito ativo. O sujeito ativo do crime ser a pessoa fsica ou jurdica que
praticar um dos atos previstos nos incisos I e II. Na hiptese de o crime ter sido
praticado por pessoa jurdica, so os diretores da empresa que iro responder
a Queixa-Crime.
4. Classificao. Os crimes previstos nesse artigo podem ser classificados
como crimes de mera conduta, na medida em que independem do resultado ou
da ocorrncia de danos ao titular. Basta a prtica do ato de fabricar produto
patenteado ou usar meio ou processo patenteado que o mesmo estar
configurado.
5. Elemento subjetivo. Quanto ao elemento subjetivo, entendemos que o
crime pode ocorrer tanto na modalidade dolosa, quanto culposa.
6. Pena. A pena prevista neste artigo varia de 03 meses a 01 ano. Nesse
ponto, h divergncia na jurisprudncia, quanto ao juzo competente para
processamento e julgamento das aes envolvendo crime contra a patente. Se
considerada a pena prevista, a competncia seria do Juizado Especial Cvel.
No entanto, por se tratar de demanda complexa, que tem a necessidade da
realizao de prova pericial, h entendimento no sentido de que a competncia
para julgamento desses casos da Justia Comum.
Art. 184. Comete crime contra patente de inveno ou de modelo de
utilidade quem:

I exporta, vende, expe ou oferece venda, tem em estoque, oculta


ou recebe, para utilizao com fins econmicos, produto fabricado com
violao de patente de inveno ou de modelo de utilidade, ou obtido por
meio ou processo patenteado; ou
II importa produto que seja objeto de patente de inveno ou de
modelo de utilidade ou obtido por meio ou processo patenteado no Pas,
para os fins previstos no inciso anterior, e que no tenha sido colocado
no mercado externo diretamente pelo titular da patente ou com seu
consentimento.
Pena deteno, de 1 (um) a 3 (trs) meses, ou multa.
1. Explorao comercial. Em complemento ao artigo anterior, o artigo 184
prev os crimes relacionados aos atos de explorao comercial de produto
protegido por patente ou processo patenteado. O inciso primeiro tipifica como
crime a exportao, venda, exposio ou oferecimento venda, ocultao ou
receptao, de produto fabricado com violao de patente ou modelo de
utilidade ou obtido por processo patenteado, com finalidade econmica. Para
que esteja caracterizado o crime previsto no inciso primeiro, necessria a
existncia de uma Carta-Patente e de uma das condutas enumeradas no corpo
do inciso, com a finalidade econmica. Por sua vez, o inciso II tipifica como
crime a introduo de produto objeto de patente ou modelo de utilidade, ou
obtido por meio ou processo patenteado, em territrio nacional e para os fins
comerciais.
2. Importao Paralela. Para fins penais, o legislador excluiu a importao
paralela como ilcito, pois prev expressamente que, caso o produto tenha sido
colocado no mercado externo pelo titular da patente ou com seu
consentimento, no estar configurado o crime. No entanto, tal hiptese no
exclui a possibilidade de a importao paralela ser apontada como ilcito civil.
3. Pena. Em relao pena para os crimes previstos no artigo 183 e incisos, o
legislador entendeu que os atos de explorao comercial de menor gravidade,
em relao ao ato de fabricao, razo pela qual previu pena mais branda para
esses casos: de 01 (um) a 03 (trs) meses de deteno ou multa.
Art. 185. Fornecer componente de um produto patenteado, ou material ou
equipamento para realizar um processo patenteado, desde que a
aplicao final do componente, material ou equipamento induza,
necessariamente, explorao do objeto da patente.
Pena deteno, de 1 (um) a 3 (trs) meses, ou multa.
1. Infrao por Contribuio. No artigo em comento, a Lei cobe a prtica de
atos que contribuam para a explorao do objeto patenteado. Incorrer na
pena prevista neste artigo o agente que fornecer componente de um produto
patenteado ou material ou equipamento para realizar um processo patenteado,
de forma que a aplicao final do componente induza, necessariamente,
explorao do objeto da patente. Necessria, ento, a presena de dois
elementos para esse tipo penal: i) o fornecimento de um componente de um
produto patenteado ou material para ser usado um processo patenteado e; ii)
que a aplicao final desse material induza, necessariamente, explorao do

objeto da patente. O termo induza, previsto no artigo, parece deixar margem


para a dvida quanto conduta do agente. Parece-nos que o crime em
comento caberia apenas na forma dolosa, diante da necessria presuno de
que o agente tivesse cincia de que o componente fornecido seria utilizado de
forma a violar o direito de patente. Assim, a conduta daquele que receber o
componente, ser aquela prevista no artigo 183, enquanto a conduta do agente
que contribuir com a infrao, ser aquela prevista no presente artigo.
Art. 186. Os crimes deste Captulo caracterizam-se ainda que a violao
no atinja todas as reivindicaes da patente ou se restrinja utilizao
de meios equivalentes ao objeto da patente.
1. Infrao por equivalncia. A violao de patentes se constata quando o
inteiro teor de uma reivindicao independente de uma patente for reproduzido
por um determinado agente. Essa regra prev a infrao literal de uma patente.
A doutrina dos equivalentes, incorporada na legislao brasileira no artigo em
comento, tem o objetivo de conceder ao titular no somente a proteo de seu
invento na forma como prevista na Carta- Patente, mas tambm nas formas de
realizao que se diferenciam da inveno somente pela substituio de certos
elementos por outros, tecnicamente equivalentes. Como equivalentes,
entendem-se os meios que, de formas diferentes, exercem a mesma funo
alcanando o mesmo resultado. A discusso sobre infrao por equivalncia,
no Brasil, ainda nova, comparada com outros pases. A forma como o
legislador previu essa previso no Brasil nos parece genrica, na medida em
que a Lei no prev qualquer critrio para sua caracterizao. Por essa razo,
a aplicao desse princpio no Brasil ainda demanda consulta fonte
doutrinria, inclusive de outros pases. O meio mais aceito pela doutrina para
se verificar a existncia de infrao por equivalncia o teste tripartite,
proposto por Ivan Alehrt e reproduzido pelos mais respeitados doutrinadores
brasileiros:
1.O dispositivo acusado pertence ao estado da tcnica? (S)(+/-)(N)
2. O dispositivo acusado pode ser depreendido de maneira bvia do estado da
tcnica? (S)(+/-)(N)
3. Aps interpretao das reivindicaes, h infrao literal?(S)(+/-(N)
4. Elementos ou caractersticas que no infringem literalmente representam
equivalentes bvios queles reivindicados?(S)(+/-(N)
Para resposta Sim aplica-se o Teste Tripartite de equivalncia:
5. Teste Tripartite de equivalncia:
- o elemento acusado realiza substancialmente a mesma funo que o
elemento da reivindicao ? (S)(+/-(N)
- realiza a funo substancialmente do mesmo modo que o elemento da
reivindicao ? (S)(+/-(N)
- produz substancialmente o mesmo resultado que o elemento da reivindicao
? (S)(+/-(N)

Elementos que no infringem literalmente atendem ao teste tripartite? (S)(+/(N)


6. O titular desistiu da proteo da concretizao acusada durante o
processamento? (S)(+/-(N)
7. A patente se refere a uma inveno pioneira?(S)(+/-(N)
8. O dispositivo acusado representa em si um aperfeioamento? (S)(+/-(N)
9. O dispositivo acusado em si outra inveno?
(S)(+/-(N)
10. O dispositivo acusado resulta da contribuio pessoal da outra parte? (S)
(+/-(N)
11. O dispositivo acusado resulta da mera combinao de meios conhecidos e
dos ensinamentos da patente?
(S)(+/-(N)
12. O dispositivo acusado apresenta resultados inesperados? (S)(+/-(N)
De acordo com as respostas s questes poder ser aferida a infrao da
patente por equivalncia da seguinte maneira:
Dentre as questes expostas, respostas conclusivas sobre as questes 1 a 6
podem ser determinantes quanto situao de infrao, enquanto as questes
7 a 12 so de carter subsidirio. Em princpio, uma respostaafirmativa a
qualquer questo de 1 a 5, nessa seqncia, torna desnecessria a
continuao da investigao, seja por afastar a hiptese de infrao (questes
1 e 2), seja por torn-la clara (questes 3 a 5).Respostas afirmativas s
questes 7 e 11 e respostas negativas s questes 6, 8 a 10 e 12 afetam as
investigaes no sentido de conduzir a uma concluso de infrao por
equivalncia[1]
CAPTULO II
DOS CRIMES CONTRA OS DESENHOS INDUSTRIAIS

Art. 187. Fabricar, sem autorizao do titular, produto que incorpore


desenho industrial registrado, ou imitao substancial que possa induzir
em erro ou confuso.
Pena deteno, de 3 (trs) meses a 1 (um) ano, ou multa.
1. Conduta punvel. O artigo em comento tipifica como crime, punvel com
deteno de 03 (trs) meses a 1 (um) ano, a fabricao, sem autorizao do
titular, de produto que incorpore desenho industrial registrado ou o imite de
forma substancial, de forma a induzir em erro ou confuso.
2. Reproduo e imitao substancial. Da leitura do caput do artigo, verificase que a conduta criminosa se d mediante a fabricao de dois tipos distintos:

i) produto que incorpore desenho industrial ou; ii) o imite de forma substancial,
de forma a confundir o consumidor. Na primeira hiptese, parece-nos que
objeto material a fabricao de produto que incorpore desenho industrial
registrado, sem autorizao do titular. Desta forma, no seria necessria a
comprovao de possibilidade de confuso pelo consumidor. Por outro lado, a
necessidade de confuso ao consumidor est presente na segunda hiptese,
de imitao substancial. O objeto material, nesse caso, seria a fabricao de
produto que imite substancialmente desenho industrial registrado, sem
autorizao do titular e que necessariamente induza em erro ou confuso. O
sujeito passivo ser o titular de um desenho industrial registrado no INPI,
enquanto o sujeito ativo ser a pessoa fsica ou jurdica, que praticar o ato de
fabricao previsto no caput do artigo.
Art. 188. Comete crime contra registro de desenho industrial quem:
I exporta, vende, expe ou oferece venda, tem em estoque, oculta
ou recebe, para utilizao com fins econmicos, objeto que incorpore
ilicitamente desenho industrial registrado, ou imitao substancial que
possa induzir em erro ou confuso; ou
II importa produto que incorpore desenho industrial registrado
no Pas, ou imitao substancial que possa induzir em erro ou confuso,
para os fins previstos no inciso anterior, e que no tenha sido colocado
no mercado externo diretamente pelo titular ou com seu consentimento.
Pena deteno, de 1 (um) a 3 (trs) meses, ou multa.
1. Explorao comercial. Em complemento ao artigo anterior, o artigo 188
prev os crimes relacionados aos atos de explorao comercial de objeto que
reproduza registro de desenho industrial ou o imite substancialmente, de forma
a induzir o consumidor em erro.
2. Tipo material. Para ocorrncia do crime previsto no artigo 188, necessria a
existncia de registro de desenho industrial, vlido perante o INPI. Exclui-se,
portanto, a proteo ao pedido de registro. Adicionalmente, necessria a
prtica de um dos atos previstos nos incisos I e II, sem autorizao do titular.
Chama-se a ateno para a possibilidade de configurar crime a imitao
substancial do registro, cuja verificao tem carter subjetivo e de difcil
constatao.
3. Permissibilidade da importao paralela. Para fins penais, assim como no
caso de patentes, o legislador excluiu a importao paralela como ilcito, pois
prev expressamente que, caso o produto tenha sido colocado no mercado
externo pelo titular do registro ou com seu consentimento, no estar
configurado o crime. No entanto, tal hiptese no afasta a possibilidade de a
importao paralela ser apontada como ilcito civil.
4. Pena. Em relao pena para os crimes previstos no artigo 188 e incisos, o
legislador entendeu que os atos de explorao comercial tm menor gravidade,
em relao ao ato de fabricao, razo pela qual previu pena mais branda para
esses casos: de 01 (um) a 03 (trs) meses de deteno ou multa.
CAPTULO III
DOS CRIMES CONTRA AS MARCAS

Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:


1. Ilcito penal. Em virtude do direito de exclusividade do titular da marca
registrada, vedada a sua reproduo ou imitao por terceiros
desautorizados. Conforme ensina GAMA CERQUEIRA: O direito de uso
exclusivo, assegurado ao titular do registro, importa, em seu aspecto negativo,

o de impedir que terceiros empreguem marcas idnticas ou semelhantes sua.


Como conseqncia, o titular do registro dessas marcas pode anular o registro
que tenha sido feito em desacordo com a lei, bem como processar
judicialmente quem faa uso de marca infringente do registro. (GAMA
CERQUEIRA, Joo da. Tratado da Propriedade Industrial, Volume II, Tomo II,
Parte III, Ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2010, p. 41).
Trata-se, portanto, de um ilcito penal e civil.
I reproduz, sem autorizao do titular, no todo ou em parte, marca
registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confuso; ou
1. Reproduo. No que diz respeito reproduo de marca, total ou parcial, a
Lei no estabelece como condio essencial a possibilidade de confuso por
parte dos consumidores.
Em relao imitao, o legislador ptrio incluiu a necessidade de induzimento
do consumidor em erro, de modo que a possibilidade de confuso constitui
elemento essencial para caracterizao do tipo penal.
2. Sujeito. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, enquanto que o sujeito
passivo ser sempre o titular da marca registrada.
II altera marca registrada de outrem j aposta em produto colocado no
mercado.
1. Alterao de marca. Outro tipo penal previsto nesta Lei a alterao de
marca registrada de outrem j aposta em produto colocado no mercado. Nesta
hiptese, no se trata de colocao de um produto no mercado com marca
registrada reproduzida ou imitada, mas sim da adulterao de marca de
terceiros.
2. Sujeito. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, enquanto que o sujeito
ativo ser sempre o titular da marca registrada.
Pena deteno, de 3 (trs) meses a 1 (um) ano, ou multa.
1. Pena. A penalidade imposta ao infrator no ultrapassa 1 (um) ano, de modo
que o prazo prescricional ser de 4 (quatro) anos, luz do que dispe o artigo
109 do Cdigo Penal. Apesar da importncia da matria (crimes contra direito
de propriedade, que afeta no s o titular da marca, mas tambm a
coletividade (consumidores), a Lei abrandou a pena imposta ao infrator,
permitindo a sua converso em multa.
Ademais, pela pouca importncia dada aos crimes em questo, a ao penal
dever ser processada perante os Juizados Especiais Criminais, onde houver.
No entanto, os crimes contra registro de marca envolvem, na maioria das
vezes, questes complexas, que no se compatibilizam com o rito abreviado e
simplificado da Lei n 9.099/95, razo pela qual a justia comum deveria ser a
competente para processamento e julgamento da queixa-crime.
Ainda, ressalte-se que o artigo 196 desta Lei estabelece a possibilidade de
agravamento da pena.

Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta,
vende, oferece ou expe venda, oculta ou tem em estoque:
1. Tipo. O caput deste artigo estabelece quais so os atos tpicos do crime
contra registro de marca. Importar, exportar, vender, oferecer ou expor venda,
ocultar ou ter em estoque so condutas punveis e que podem ser imputadas a
uma cadeia de pessoas.
Nesse sentido, tanto o importador como o lojista que adquiriu o produto
assinalado com marca ilicitamente reproduzida sero igualmente
responsabilizados pelo crime contra registro de marca.
I produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de
outrem, no todo ou em parte; ou
1. Tipificao. O crime previsto no artigo 190, caput, abrange a importao,
exportao, venda, oferta ou exposio venda, ocultao ou manuteno em
estoque de produtos assinalados com marca ilicitamente reproduzida ou
imitada, no todo ou em parte.
II produto de sua indstria ou comrcio, contido em vasilhame,
recipiente ou embalagem que contenha marca legtima de outrem.
1. Adulterao de contedo. A alterao de produto em vasilhame, recipiente
ou embalagem que contenha marca legtima de outrem tambm caracteriza o
crime contra registro de marca. Nesse sentido, a comercializao de produtos
de limpeza em embalagens contendo marca registrada de outrem, o que
muito comum no Brasil (comercializao precria e amadora de produtos de
limpeza), configura crime contra registro de marca. De igual modo, o fabricante
que troca o contedo de um determinado recipiente para fazer se passar pelo
produto original.
Pena deteno, de 1 (um) a 3 (trs) meses, ou multa.
1. Pena. Os comentrios feitos no artigo 189 so perfeitamente aplicveis ao
presente artigo.
CAPTULO IV
DOS CRIMES COMETIDOS POR MEIO DE MARCA, TTULO DE ESTABELECIMENTO E
SINAL DE PROPAGANDA

Art. 191. Reproduzir ou imitar, de modo que possa induzir em erro ou


confuso, armas, brases ou distintivos oficiais nacionais, estrangeiros
ou internacionais, sem a necessria autorizao, no todo ou em parte, em
marca, ttulo de estabelecimento, nome comercial, insgnia ou sinal de
propaganda, ou usar essas reprodues ou imitaes com fins
econmicos.
Pena deteno, de 1 (um) a 3 (trs) meses, ou multa.
Pargrafo nico. Incorre na mesma pena quem vende ou expe ou
oferece venda produtos assinalados com essas marcas.
1. Smbolos oficiais. A Lei da Propriedade Industrial veda o registro de marca
que reproduza ou imite braso, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo
e monumento oficiais, pblicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais (art.
124, I). O artigo 191 classifica a reproduo ou imitao de tais sinais em
marcas, ttulo de estabelecimento, nome empresarial, insgnia ou sinal de
propaganda, como crime.

O uso dessas reprodues ou imitaes tambm caracteriza o crime previsto


no artigo 191. Nesta hiptese, trata-se de crime instantneo, de modo que no
se admite a forma tentada.
2. Sujeito. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, enquanto que o sujeito
passivo ser o Estado (Unio, Estados ou Muncipios), entidades estrangeiras
ou internacional.
3. Ampliao da antijuridicidade. O legislador disps que tambm cometer o
crime previsto no caput quem vender ou expor ou oferecer venda produtos
assinalados com braso, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e
monumento oficiais, pblicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais.
importante notar a ausncia de condutas presentes em outros artigos desta
lei (importao, exportao, ocultao ou manuteno em estoque), de modo
que houve uma injustificvel omisso legislativa. Pelos princpios que regem o
direito penal (em especial, nullum crimen nulla poena sine lege), pode-se
concluir que a prtica de tais condutas no caracterizar o crime em questo.
CAPTULO V
DOS CRIMES CONTRA INDICAES GEOGRFICAS E DEMAIS INDICAES

Art. 192. Fabricar, importar, exportar, vender, expor ou oferecer venda


ou ter em estoque produto que apresente falsa indicao geogrfica.
Pena deteno, de 1 (um) a 3 (trs) meses, ou multa.
1. Sujeito. semelhana do artigo 190, o caput deste artigo estabelece quais
so os atos tpicos do crime contra as indicaes geogrficas. Importar,
exportar, vender, oferecer ou expor venda, ocultar ou ter em estoque produto
que apresente falsa indicao geogrfica so condutas punveis.
O sujeito ativo pode ser qualquer um que pratique as condutas descritas no
caput, enquanto que o sujeito passivo a coletividade.
Art. 193. Usar, em produto, recipiente, invlucro, cinta, rtulo, fatura,
circular, cartaz ou em outro meio de divulgao ou propaganda, termos
retificativos, tais como tipo, espcie, gnero, sistema,
semelhante, sucedneo, idntico, ou equivalente, no ressalvando
a verdadeira procedncia do produto.
Pena deteno, de 1 (um) a 3 (trs) meses, ou multa.
1. Adulterao. Neste artigo, o legislador veda a indicao de informao falsa
a respeito de alguma caracterstica do produto, sem ressalvar a sua verdadeira
procedncia. O sujeito ativo ser o fabricante, vendedor, expositor, importador
e exportador. J o sujeito passivo pode ser qualquer pessoa.
Art. 194. Usar marca, nome comercial, ttulo de estabelecimento, insgnia,
expresso ou sinal de propaganda ou qualquer outra forma que indique
procedncia que no a verdadeira, ou vender ou expor venda produto
com esses sinais.
Pena deteno, de 1 (um) a 3 (trs) meses, ou multa.
1. Uso indevido de nome empresarial e afins. Alm da falsa indicao
geogrfica, o legislador tipificou ainda como crime qualquer indicao falsa de
procedncia. O principal objetivo do legislador proteger os consumidores em
geral, inibindo a incluso de informaes falsas que possam induzir o
consumidor em erro.

CAPTULO VI
DOS CRIMES DE CONCORRNCIA DESLEAL

Art. 195. Comete crime de concorrncia desleal quem:


1. Concorrncia desleal. Nas palavras de GAMA CERQUEIRA, tem-se por
concorrncia desleal: () atos contrrios s boas normas da concorrncia
comercial, praticados, geralmente, com o intuito de desviar, de modo direto ou
indireto, em proveito do agente, a clientela de um ou mais concorrentes, e
suscetveis de lhes causar prejuzos (Tratado da Propriedade Industrial,
Editora RT, So Paulo, 2 vol, pg. 1.266).
O artigo 10 bis, da Conveno da Unio de Paris estabelece como ato tpico de
concorrncia desleal qualquer prtica que seja suscetvel de causar confuso
entre produtos:
1. Os pases da Unio obrigam-se a assegurar aos nacionais dos pases
da Unio proteo efetiva contra a concorrncia desleal.
2. Constitui ato de concorrncia desleal qualquer ato de concorrncia
contrria aos usos honestos em matria industrial ou comercial.
3. Devero proibir-se, particularmente:
1. Todos os atos suscetveis de, por qualquer meio, estabelecer
confuso com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial
ou comercial de um concorrente; ()
O crime de concorrncia desleal um verdadeiro guarda-chuva, na medida em
que, mesmo que no reste configurado qualquer um dos crimes retratados nos
artigos anteriores, ser possvel enquadrar a conduta do agente em uma das
hipteses elencadas nos 14 incisos deste artigo.
I publica, por qualquer meio, falsa afirmao, em detrimento de
concorrente, com o fim de obter vantagem;
II presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informao, com o fim
de obter vantagem;
1. Falsa afirmao/informao. Nos incisos I e II, a Lei tipifica como crime a
publicao divulgao de afirmaes/informaes falsas sobre um concorrente
com a finalidade de obter vantagem. Gama Cerqueira ensina que:
O denegrimento da pessoa do concorrente pode tambm constituir crime de
calnia, difamao ou injria (Cd. Penal, arts. 138,139 e 140). H, entretanto,
muitas outras modalidades de denegrimento pessoal que, no incidindo em
sano penal, consideram-se como atos de concorrncia desleal
suscetveis de represso baseada no direito comum. Assim, por exemplo,
a imputao ao concorrente de fatos suscetveis de prejudicar o seu
crdito, a sua reputao profissional ou a sua honorabilidade pessoal,
quer a imputao se faa publicamente, quer em carter reservado, mas
de modo a prejudicar a clientela do concorrente, quer os fatos sejam
falsos, quer sejam verdadeiros, mas exagerados propositadamente para
prejudicar o competidor. (GAMA CERQUEIRA, Joo da, Tratado da
Propriedade Industrial, Vol. II, Tomo II, Parte III, Ed. Revista Forense, Rio de
Janeiro, 1956, pgs. 379/380).
Um exemplo clssico a divulgao de informaes falsas sobre um
determinado produto comercializado pelo concorrente, com o objetivo de

diminuir as vendas de tal produto, e, com isto, aumentar as vendas do mesmo


produto, mas de origem diversa. Ou seja, um determinado laboratrio
farmacutico responsvel pelo medicamento XYZ divulga informaes
falsas sobre o medicamento fabricado e comercializado por seu concorrente,
cuja finalidade teraputica a mesma, o que compromete a credibilidade de tal
medicamento no mercado. Tal conduta, por bvio, implicar no aumento de
vendas do medicamento XYZ, na medida em que muitos consumidores
deixaro de adquirir o medicamento cuja credibilidade se ps em xeque,
buscando no mercado outra opo (no caso, o medicamento XYZ).
III emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito prprio ou
alheio, clientela de outrem;
1. Tipo genrico. O inciso em comento o mais abrangente do artigo 195. De
acordo com o legislador, o agente que emprega meio fraudulento, para desviar,
em proveito prprio ou alheio, clientela de outrem. H, sem sombra de dvidas,
um carter residual, na medida em que todas as condutas que no se
enquadrem nos demais incisos, podero se enquadrar no inciso III, do artigo
195.
Por exemplo, se uma determinada empresa utiliza uma determinada marca,
mas no detm registro e nem pedido, o uso de expresso idntica ou similar,
apta a induzir o consumidor em erro, enquadra-se perfeitamente no artigo 195,
inciso III. Outro exemplo a reproduo ou imitao de trade dress. Como
cedio, o trade dress tem proteo jurdica, independentemente de registro, por
conta do inciso em comento. Afinal, o imitador reproduz um padro visual
alheio para desviar a clientela de outrem em proveito prprio, ou, minimamente,
para transmitir ao seu produto os valores intrinsecamente associados ao
produto lder de mercado.
2. Desnecessidade de registro. Como dito, a proteo conferida por esse
inciso no exige qualquer ttulo de propriedade, de modo que o emprego de
meio fraudulento com a finalidade de desviar clientela alheia j configura o tipo
penal em comento.
IV usa expresso ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo
a criar confuso entre os produtos ou estabelecimentos;
1. Expresso de propaganda. O uso indevido de expresso ou sinal de
propaganda caracteriza prtica de concorrncia desleal. Contudo, no caso de
imitao de expresso ou sinal de propaganda, o risco de confuso condio
elementar para a caracterizao do tipo penal.
A Lei veda o registro de expresso ou sinal de propaganda, de modo que a
caracterizao do ato ilcito independe de registro. No se pode olvidar,
entretanto, que a Lei 9.610/98[1] confere proteo ao autor do sinal ou
expresso de propaganda, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos
na Lei de Direitos Autorais.

V usa, indevidamente, nome comercial, ttulo de estabelecimento ou


insgnia alheios ou vende, expe ou oferece venda ou tem em estoque
produto com essas referncias;
1. Crime de concorrncia desleal por uso de nome empresarial. O uso
desautorizado de nome empresarial, ttulo de estabelecimento ou insgnia
alheia tambm caracteriza prtica de concorrncia desleal. Vender, expor ou
ofertar venda e manter em estoque o produto com tais referncias tambm
so condutas que caracterizam prtica de concorrncia desleal.
VI substitui, pelo seu prprio nome ou razo social, em produto de
outrem, o nome ou razo social deste, sem o seu consentimento;
1. Falsa indicao do fabricante. A adulterao do nome ou razo social em
produto de outrem tambm configura prtica de concorrncia desleal.
VII atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distino que
no obteve;
1. Enganosidade. No presente inciso, o legislador veda a falsa atribuio de
recompensa ou distino por parte do empresrio. Por exemplo, se uma
empresa divulgar no mercado que o seu produto e/ou servio recebeu uma
recomendao de um instituto de rating, cometer o crime de concorrncia
desleal.
Nesse aspecto, o principal prejudicado no ser os concorrentes, mas sim o
consumidor. No se pode olvidar, ademais, que uma recomendao por um
instituto de certificao pode ser um fator decisivo no momento da escolha de
um produto ou prestador de servio, o que prejudicar a concorrncia.
Assim, ao afirmar falsamente que sua empresa detm um selo de
sustentabilidade, o empresrio (fabricante, produtor, expositor, importador ou
exportador) comete o crime aqui tipificado.
O sujeito passivo pode ser qualquer um do povo.
VIII vende ou expe ou oferece venda, em recipiente ou invlucro de
outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar
com produto da mesma espcie, embora no adulterado ou falsificado, se
o fato no constitui crime mais grave;
1. Adulterao de contedo. A adulterao de contedo tambm caracteriza
crime de concorrncia desleal.
IX d ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de
concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe
proporcione vantagem;
1. Falsa promessa de recompensa. Aqui, a Lei probe o oferecimento ou
pagamento de qualquer vantagem a empregado de concorrente, com a
finalidade de prejudic-lo. Por exemplo, oferecer dinheiro a um funcionrio para

que este deixe de comparecer em uma reunio onde haver a escolha, pelo
cliente, do fornecedor de um determinado produto ou servio.
Importante notar que a Lei no exige o pagamento, de modo que a simples
promessa de pagamento j caracteriza o crime de concorrncia desleal.
2. Sujeito. O sujeito ativo concorrente que paga ou oferece vantagem ao
empregado de outrem. O sujeito passivo ser o empregador do funcionrio que
aceitou o suborno
X recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou
recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar
vantagem a concorrente do empregador;
1. Dever de empregado. Os mesmos comentrios feitos ao inciso IX aplicamse perfeitamente ao presente inciso, mas, aqui, o sujeito ativo ser o
empregado que aceitou o suborno.
XI divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizao, de conhecimentos,
informaes ou dados confidenciais, utilizveis na indstria, comrcio ou
prestao de servios, excludos aqueles que sejam de conhecimento
pblico ou que sejam evidentes para um tcnico no assunto, a que teve
acesso mediante relao contratual ou empregatcia, mesmo aps o
trmino do contrato;
1. Violao de sigilo. No inciso XI, vale ressaltar que o autor do delito
somente pode ser funcionrio ou prestador de servios da empresa que se diz
detentora de segredo industrial. A esse respeito, precisa a lio do ilustre
tratadista GAMA CERQUEIRA: a lei pune a divulgao ou a explorao dos
segredos de fbrica somente quando o fato for imputvel a pessoa que se
encontre a servio do seu titular e que deles tenha tido conhecimento em razo
do servio. A sano penal dirige-se, pois, contra as pessoas que se acharem
ligadas empresa por uma relao de trabalho ou de emprego (CERQUEIRA,
Joo da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, atualizado por Newton
Silveira e Denis Borges Barbosa, Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010,
Vol. II, p. 299).
Neste inciso, convm ressaltar que as informaes, dados ou conhecimentos
devem ser confidenciais (por ato declarado das Partes) e no pertenam ao
estado da tcnica ou domnio pblico e nem sejam evidentes para um tcnico
no assunto.
Sobre o assunto, pertinente o ensinamento de Jos de Oliveira Ascenso: A
proibio de o trabalhador utilizar os conhecimentos adquiridos (que com muita
facilidade cairiam na categoria das informaes no divulgadas) considerada
contrria ao princpio da liberdade de trabalho. Efetivamente, aquilo que o
trabalhador conhece aquilo em que se especializou. Se no puder usar esses
conhecimentos por conta prpria, fica condenado a uma situao de
dependncia por toda a vida. (Concorrncia desleal. Coimbra: Almedina, 2002,
p. 474)

Em caso anlogo, assim se posicionou o E. Tribunal de Justia do Estado de


So Paulo: () somente restaria configurada a concorrncia desleal caso
ficasse evidenciado que houve a aquisio de informaes, dados,
conhecimento, de forma ilcita ou fora do desenvolvimento normal de suas
atividades, que a utilizao desse conhecimento ocorreu antes de findo o
contrato de trabalho ou que as informaes usadas (providas de valor
econmico, confidenciais e no evidentes para um tcnico no assunto)
estiverem ligados vida da empresa vtima, no sendo, portanto, elementos
que poderiam ser agregados ao patrimnio do ex-colaborador.
No entanto, as condutas dos autores no se enquadram em nenhuma das
hipteses acima mencionadas, no se caracterizando a concorrncia desleal
apontada, pois os co-rus Jackson e Laura adquiriram as informaes e os
conhecimentos licitamente, durante a relao de trabalho.
As provas indicam que tanto Jackson como Laura no descumpriram as
condies e termos do contrato de trabalho, nem tampouco desrespeitaram
qualquer Cdigo de tica. O primeiro recorrido, ainda, no descumpriu suas
obrigaes de administrador.
() Como bem observado na sentena (fls. 1279), inexistiu entre as partes
acordo restritivo de concorrncia ou de no-concorrncia, nada impedindo,
portanto, que os apelados pudessem constituir uma nova sociedade que
competisse com sua ex-empregadora, depois do trmino do contrato.
Clusulas nesse sentido devem ser expressas no contrato (art. 1147 do Cdigo
Civil) e poderiam ser at invalidadas, haja vista que so incompatveis com o
texto constitucional, ferindo a liberdade de trabalho, impedindo que os corrus
desenvolvam suas potencialidades e condenando-os inatividade. Seria uma
forma de as recorrentes evitarem a livre concorrncia, que princpio
constitucional impositivo. (TJSP Apelao Cvel n 013101435.2008.8.26.0000, Relator Desembargador Jos Luiz Gavio de Almeida, 9
Cmara de Direito Privado, j. em 10.04.2012)
XII divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizao, de conhecimentos ou
informaes a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilcitos
ou a que teve acesso mediante fraude; ou
1. Violao de sigilo com emprego de ilcito. O inciso XII ampliou o rol de
pessoas que podem ser consideradas sujeito ativo do crime em questo, na
medida em que no seria somente o empregado ou prestador de servios.
As mesmas consideraes do inciso XI aplicam-se ao presente inciso. De
qualquer modo, o crime tipificado neste inciso somente ocorre se o sujeito ativo
teve acesso a tais conhecimentos ou informaes por meios ilcitos ou
mediante fraude.
O legislador ptrio andou bem ao dispor expressamente que somente
caracterizaria crime a utilizao de informaes confidenciais, desde que
obtidas por ato ilcito ou mediante fraude.
importante registrar que o sistema de patentes uma via de mo-dupla, na
medida em que o inventor revela sua tecnologia ao pblico e, em contrapartida,

o Estado lhe assegura um direito temporrio para impedir terceiros de


explorarem aludida tecnologia. Com isto, contribui-se para o desenvolvimento
tecnolgico e econmico do Pas.
J o segredo industrial no traz qualquer benefcio para a Sociedade, uma vez
que a tecnologia no revelada ao pblico e favorece to somente o inventor.
A Parte que opta por esse sistema de proteo ao invs de depositar um
pedido de patente, por exemplo assume o risco de ver a sua tecnologia
revelada ao pblico, o que implicar na perda de qualquer direito sobre aludida
tecnologia.
Somente haver proteo se o acesso a tal informao se der por meio de
fraude ou emprego de meios ilcitos.
XIII vende, expe ou oferece venda produto, declarando ser objeto de
patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado,
que no o seja, ou menciona-o, em anncio ou papel comercial, como
depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;
1. Falsa indicao de direitos. Referido inciso classifica como crime a venda,
exposio ou oferecimento venda de produtos contendo declarao falsa de
que h patente concedida ou depositada ou mesmo registro ou pedido de
desenho industrial. Por razes bvias, a afirmao de que uma determinada
tecnologia objeto de patente ou pedido de patente cria uma insegurana
jurdica no mercado, diminuindo a concorrncia.
H tambm proteo ao consumidor, na medida em que afirmar que um
determinado produto contm uma tecnologia patenteada ou objeto de pedido
de patente caracteriza uma afirmao enganosa, induzindo o consumidor a
erro.
XIV divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizao, de resultados de
testes ou outros dados no divulgados, cuja elaborao envolva esforo
considervel e que tenham sido apresentados a entidades
governamentais como condio para aprovar a comercializao de
produtos.
Pena deteno, de 3 (trs) meses a 1 (um) ano, ou multa.
1 Inclui-se nas hipteses a que se referem os incisos XI e XII o
empregador, scio ou administrador da empresa, que incorrer nas
tipificaes estabelecidas nos mencionados dispositivos.
2 O disposto no inciso XIV no se aplica quanto divulgao por rgo
governamental competente para autorizar a comercializao de produto,
quando necessrio para proteger o pblico.
1. Resultado de testes. Referido inciso retrata o artigo 39.3 da Conveno da
Unio de Paris, segundo o qual: os Membros que exijam a apresentao de
resultados de testes ou outros dados no divulgados, cuja elaborao envolva
esforo considervel, como condio para aprovar a comercializao de
produtos farmacuticos ou de produtos agrcolas qumicos que utilizem novas
entidades qumicas, protegero esses dados contra seu uso comercial desleal.
Ademais, os Membros adotaro providncias para impedir que esses dados

sejam divulgados, exceto quando necessrio para proteger o pblico, ou


quando tenham sido adotadas medidas para assegurar que os dados sejam
protegidos contra o uso comercial desleal.
Neste caso, a Lei busca prestigiar a empresa que aportou capital considervel
para desenvolvimento de uma determinada tecnologia, mas teve que
apresentar os dados a entidade estatal por questes regulatrias. Se houver
divulgao, explorao ou utilizao de tais informaes por terceiros, restar
caracterizada a prtica de concorrncia desleal.
H que se observar com cautela a regra ora estabelecida, na medida em que
suas implicaes prticas podem ser extremamente danosas.
Em regra, a legislao ptria estabelece que os laboratrios farmacuticos
devem submeter seus dados ANVISA, para anlise e ulterior autorizao de
comercializao do medicamento no Pas.
Os laboratrios de medicamentos genricos e similares esto dispensados da
apresentao de estudos clnicos exigidos para os medicamentos de
referncia, devendo comprovar apenas a biodisponibilidade e equivalncia
farmacutica. A lgica do sistema permitir que os laboratrios de
medicamentos genricos e similares possam comercializar seus produtos com
um preo inferior ao praticado pelo laboratrio do medicamento de referncia.
Afinal, os custos com pesquisas sero consideravelmente inferiores para os
laboratrios de genricos e similares.
A apresentao dos estudos pelos laboratrios genricos e similares no
caracteriza, automaticamente, prtica de concorrncia desleal, uma vez que os
dados clnicos do medicamento de referncia podem ser obtidos por meio de
engenharia reversa, por exemplo. Assim, no se pode presumir que tal
laboratrio teve acesso aos dados depositados perante a ANVISA.
Se, de algum modo, houve acesso a tais informaes, a sim restar
caracterizado o delito de concorrncia desleal.
Ainda sobre os estudos clnicos apresentado ANVISA, convm ressaltar que
a Lei n 10.603/2002[2] regula a proteo, contra o uso comercial desleal, de
informaes relativas aos resultados de testes ou outros dados no divulgados
apresentados s autoridades competentes como condio para aprovar ou
manter o registro para a comercializao de produtos farmacuticos de uso
veterinrio, fertilizantes, agrotxicos seus componentes e afins. No trmite do
processo legislativo, houve a excluso do termo humano [produtos
farmacuticos de uso veterinrio e humano redao originria].
Ao justificar a necessidade de excluso de aludido termo no Congresso, o
ento senador Jos Serra assim registrou:
A supresso, no caso dos produtos de uso humano portanto, farmacuticos
fundamental. Do contrrio, o Congresso Nacional estaria abrindo uma
janela para a contestao de medicamentos genricos, inclusive pela
retroatividade imposta no que se refere aos genricos j existentes e aos
futuros. Criar-se-ia, ento, uma restrio e um pretexto para contestaes
judiciais, at de retirada de circulao. () Estar-se-ia criando, portanto, uma
restrio que obrigaria o laboratrio produtor de genrico a gastar muito, seja

na repetio de experincias, seja na contestao e alegao de que se violou


ou no segredo. Assim, torna-se imperativa a supresso dos dispositivos ou
trecho de dispositivos relacionados aos produtos de uso humano.
Assim, deve-se ter ateno redobrada na anlise do tipo penal em comento.
CAPTULO VII
DAS DISPOSIES GERAIS

Art. 196. As penas de deteno previstas nos Captulos I, II e III deste


Ttulo sero aumentadas de um tero metade se:
1. Causas de aumento da pena. O artigo 196 prev a possibilidade de o juiz
aumentar a pena do agente considerando as agravantes previstas nos seus
dois incisos. Assim, uma vez fixada a pena-base, poder o magistrado
aument-la de um tero metade, se verificada uma das hipteses previstas
abaixo:
I o agente ou foi representante, mandatrio, preposto, scio ou
empregado do titular da patente ou do registro, ou, ainda, do seu
licenciado; ou
1. Vnculo com o titular da patente. A primeira agravante pressupe a
existncia de um vnculo entre o agente e o titular da patente. Nas hipteses
em que o agente foi ou representante, mandatrio, preposto, scio ou
empregado do titular da patente ou registro ou de seu licenciado, verifica-se
que o agente quebrou um dever de boa-f e lealdade, no podendo alegar
desconhecimento quanto existncia de um direito de exclusividade, em razo
da relao tida com o titular da patente.
II a marca alterada, reproduzida ou imitada for de alto renome,
notoriamente conhecida, de certificao ou coletiva.
1. Marcas de alto renome, notoriamente conhecidas, de certificao ou
coletiva. No inciso II, o legislador previu a hiptese de aumento da pena do
agente nos casos de violao de marcas que gozam de proteo especial: as
marcas de alto renome, previstas no artigo 125 desta lei (remisso ao artigo),
as notoriamente conhecidas, previstas no artigo 126 desta Lei (remisso ao
artigo) e as marcas coletivas e de certificao, previstas, respectivamente, nos
incisos II e III, do artigo 123 desta lei (remisso ao artigo). Em relao
violao de marcas de alto renome (que tem proteo mais ampla, em todos os
ramos de atividade) e s marcas notoriamente conhecidas (que diante do seu
alto conhecimento goza de proteo especial, independentemente de estar
previamente registrada no Brasil), sua ocorrncia ter conseqncias direta ao
consumidor, diante da inevitvel associao com essas marcas. Alm disso,
dificilmente o infrator poderia desconhecer a existncia de um direito de
exclusividade sobre essas marcas, diante do seu notrio conhecimento. No que
diz respeito s marcas de certificao e coletiva, tratam-se marcas cuja
proteo possui importante relevncia social e econmica. Enquanto as marcas
de certificao tem como fim atestar a qualidade de determinados produtos e
servios, as marcas coletivas identificam marcas e produtos provenientes de
membros de uma determinada entidade. Nesses dois casos, as marcas tm um

importante papel na proteo do consumidor, motivo pelo qual o legislador


previu a hiptese de aumento da pena em casos de violao.
Art. 197. As penas de multa previstas neste Ttulo sero fixadas, no
mnimo, em 10 (dez) e, no mximo, em 360 (trezentos e sessenta) diasmulta, de acordo com a sistemtica do Cdigo Penal.
Pargrafo nico. A multa poder ser aumentada ou reduzida, em at 10
(dez) vezes, em face das condies pessoais do agente e da magnitude
da vantagem auferida, independentemente da norma estabelecida no
artigo anterior.
1. Penas de multa. O artigo 197 prev o mnimo e o mximo de dias-multa a
serem aplicadas no caso de ocorrncia dos crimes contra as patentes e
desenhos industriais, que sero de no mnimo 10 e mximo 360 dias-multa.
Consoante pargrafo nico, poder o juiz aumentar ou reduzir a multa em at
dez vezes, em razo das condies pessoais do agente ou da magnitude da
vantagem auferida.
Art. 198. Podero ser apreendidos, de ofcio ou a requerimento do
interessado, pelas autoridades alfandegrias, no ato de conferncia, os
produtos assinalados com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas ou
que apresentem falsa indicao de procedncia.
1. Medidas de Fronteira. O artigo em comento, implementando as disposies
daConveno da Unio de Paris e do Acordo TRIPS, prev um importante
mecanismo de defesa para direitos de propriedade industrial no Brasil. A teor
do disposto no artigo 198, podero as autoridades alfandegrias reter produtos
sob suspeita de contrafao, dando a oportunidade do titular das marcas
impedir a entrada de produtos contrafeitos no pas. Interessante notar que o
artigo prev a hiptese de as Alfndegas agirem de ofcio, e no apenas
mediante requerimento do interessado. Desta forma, ao identificar produtos
com suspeita de contrafao, podero as autoridades suspender a liberao
dos produtos sem manifestao expressa do titular da marca. De acordo com o
artigo 58, a e b, do TRIPS as autoridades podero pedir informaes aos
titulares dos direitos e devero notificar o titular por ocasio da apreenso de
produtos. Por outro lado, a ausncia de obrigatoriedade das autoridades
alfandegrias em apreender produtos contrafeitos, demanda, muitas vezes,
aes por parte dos titulares, em atuao conjunta com as autoridades
alfandegrias. Em relao ao procedimento a ser realizado nas alfndegas,
alm das disposies contidas no TRIPS, em seus artigos 51 ao 58, aplicam-se
as disposies contidas nos Decreto 4.543/2002 e 4.765/2003. A nica crtica
ao artigo em comento se d quanto limitao da atuao das autoridades
alfandegrias apenas em casos de contrafao de marcas, deixando de prever
a possibilidade de atuao em casos de violao de outros direitos, tais como
desenho industrial e patentes de inveno. A falta de expressa meno
possibilidade de atuao das autoridades em casos de patentes e desenhos
industriais torna controversa a possibilidade do titular se valer desse artigo,
para atuar em conjunto com as autoridades alfandegrias, mediante suspenso
de liberao de produtos em violao desses direitos.

Art. 199. Nos crimes previstos neste Ttulo somente se procede mediante
queixa, salvo quanto ao crime do art. 191, em que a ao penal ser
pblica.
1. Procedimento Criminal. Para as aes penais envolvendo crimes contra a
propriedade industrial, entendeu o legislador por atribuir a legitimidade para
propositura da ao ao titular da marca, mediante Ao Penal Privada.
Diferentemente da Ao Penal Pblica, que se inicia por Denncia do Ministrio
Pblico, nos casos envolvendo crimes contra a Propriedade Industrial a ao
penal deve ser proposta, exclusivamente, pelo ofendido ou por quem tenha
qualidade para represent-lo. No entanto, foi prevista uma exceo Ao
Penal Privada em crimes contra a propriedade industrial, notadamente quanto
aos crimes previstos no artigo 191 desta lei, a saber, aqueles aptos a induzir
em erro ou confuso, armas brases ou distintivos oficiais nacionais,
estrangeiros ou internacionais. O motivo para tal exceo est no fato de que
os crimes contra armas, brases ou distintivos oficiais tem o condo de
prejudicar o interesse pblico, hiptese esta em que a Ao Penal Pblica e
de legitimidade do Ministrio Pblico. Quanto aos demais crimes previstos
nesta lei, entendeu o legislador que o interesse meramente particular, motivo
pelo qual a ao pena deve ser instaurada mediante Queixa-Crime, ao nus do
Ofendido. Vale lembrar que a Queixa-Crime, em casos de violao de
Propriedade Industrial, deve ser precedida da necessria Medida Cautelar
Preparatria, que ter por objetivo a obteno do corpo de delito, mediante
competente laudo pericial.
Art. 200. A ao penal e as diligncias preliminares de busca e apreenso,
nos crimes contra a propriedade industrial, regulam-se pelo disposto no
Cdigo de Processo Penal, com as modificaes constantes dos artigos
deste Captulo.
1. Regras de Procedimento. As regras procedimentais para aes envolvendo
crimes contra a propriedade industrial esto previstas no artigo 527 e
seguintes, do Cdigo de Processo Penal. O artigo em comento prev a
aplicao do Cdigo de Processo Penal, com as modificaes constantes nos
artigos desta lei. Assim, as disposies desta Lei so complementares s
regras contidas no Cdigo de Processo Penal.
Art. 201. Na diligncia de busca e apreenso, em crime contra patente que
tenha por objeto a inveno de processo, o oficial do juzo ser
acompanhado por perito, que verificar, preliminarmente, a existncia do
ilcito, podendo o juiz ordenar a apreenso de produtos obtidos pelo
contrafator com o emprego do processo patenteado.
1. Busca e Apreenso em casos de Patente de Processo. Diante da
possibilidade de um crime contra a patente recair sobre uma inveno que
protege um processo de fabricao de um produto, o legislador previu a
possibilidade de o Oficial de Justia, em conjunto com um perito judicial, visitar

o parque industrial do acusado, de forma a analisar o processo industrial


utilizado na fabricao de seus produtos. Caber ao perito, como auxiliar do
juzo munido de conhecimentos tcnicos, aferir se existe a utilizao indevida
de processo protegido por patente de inveno. Verificada a ilicitude, poder o
juiz ordenar a busca e apreenso dos produtos obtidos pelo contrafator,
utilizando o processo patenteado. Na diligncia prevista no artigo em comento,
diferentemente da previso contida no artigo 527, do Cdigo de Processo
Penal, o Oficial de Justia poder realizar a diligncia acompanhado apenas de
um perito, e no dois, como previsto na legislao processual.
Art. 202. Alm das diligncias preliminares de busca e apreenso, o
interessado poder requerer:
1. Diligncias adicionais. O Cdigo de Processo Penal prev, em seu artigo
527, as diligncias preliminares necessrios para incio da Ao Penal. Alm
das providncias contidas naquele diploma, o titular do direito poder requerer
as medidas previstas nos incisos abaixo:
I apreenso de marca falsificada, alterada ou imitada onde for preparada
ou onde quer que seja encontrada, antes de utilizada para fins
criminosos; ou
1. Apreenso de produtos. De alcance maior do que as disposies contidas
no Cdigo de Processo Penal, que sugerem a apreenso de exemplares de
produtos para a elaborao do laudo pericial, este inciso prev a possibilidade
de a busca e apreenso abranger todos os produtos falsos, onde quer que
sejam encontrados. Parece-nos que a inteno do legislador foi dar maior
efetividade medida criminal, mediante a possibilidade de, uma vez
confirmada a existncia de violao, serem apreendidos todos os produtos
contrafeitos em poder do contrafator. De fato, no parece efetivo que, mesmo
depois da elaborao do laudo que confirme a violao, seja permitido que o
contrafator mantenha a posse dos produtos contrafeitos. Desta forma, razovel
que a interpretao deste inciso seja no sentido de que o ofendido tenha a
oportunidade de apreender todos os produtos contrafeitos em poder do
contrafator, em todas as suas dependncias.
II destruio de marca falsificada nos volumes ou produtos que a
contiverem, antes de serem distribudos, ainda que fiquem destrudos os
envoltrios ou os prprios produtos.
1. Destruio de produtos. Tambm como medida efetiva no combate
contrafao de produtos, a lei previu a possibilidade de o ofendido requerer a
destruio da marca falsificada, nos volumes ou produtos que a contiverem,
ainda que fiquem destrudos os envoltrios e os prprios produtos. Constatada
a falsificao da marca, mediante sentena transitada em julgada, necessrio
que seja dada destinao aos produtos contrafeitos, impedindo que os mesmos
sejam colocados no mercado, em prejuzo ao seu titular. Desta forma, a
destruio da marca se trata de medida efetiva para acabar com o ilcito. Pela
anlise do texto legal, parece-nos que a inteno do legislador foi no sentido de
aproveitar os produtos, quando estes puderem ser dissociados da marca,

destruindo-se apenas a marca aposta ao produto. No entanto, a destruio


poder ser realizada ainda que seja necessria a destruio dos envoltrios e
dos produtos, quando no puderem ser dissociadas da marca. Mais uma vez o
legislador no fez meno aplicao do artigo para os casos de violao de
outros direitos que no o de marcas. Nesse caso, entretanto, parece-nos que o
disposto no artigo 202 e incisos podem ser aplicados para os casos de violao
de desenhos industriais e patentes, por analogia.
Art. 203. Tratando-se de estabelecimentos industriais ou comerciais
legalmente organizados e que estejam funcionando publicamente, as
diligncias preliminares limitar-se-o vistoria e apreenso dos produtos,
quando ordenadas pelo juiz, no podendo ser paralisada a sua atividade
licitamente exercida.
1. Proteo atividade licitamente exercida. Quando o acusado se tratar de
estabelecimento legalmente constitudo, as diligncias preliminares ordenadas
pelo juiz no tero o condo de paralisar as atividades que forem licitas. Se
alm dos produtos contrafeitos, um determinado comrcio vender, tambm,
produtos regulares e originais, a vistoria e a busca e apreenso estaro
limitadas aos produtos irregulares. Assim, o artigo em comento visa proteger as
atividades regulares realizadas pelo ofendido, evitando-se a paralisao de
atividade empresria regular. Por outro lado, se a nica prtica do ofendido for
limitada comercializao apenas de produtos contrafeitos, no poder o
contrafator se valer desse artigo, para evitar a apreenso dos produtos
comprovadamente falsos.
Art. 204. Realizada a diligncia de busca e apreenso, responder por
perdas e danos a parte que a tiver requerido de m-f, por esprito de
emulao, mero capricho ou erro grosseiro.
1. Perdas e danos por diligncia temerria. O artigo em comento visa coibir
a lide temerria, que se d por meio de ajuizamento de aes sem
fundamentos, apenas como forma de prejudicar a atividade empresarial alheia.
Portanto, aquele que requerer diligncia de busca e apreenso agindo de mf, por esprito de emulao, mero capricho ou erro grosseiro, responder pelas
perdas e danos daquele que for prejudicado pela medida.
Art. 205. Poder constituir matria de defesa na ao penal a alegao de
nulidade da patente ou registro em que a ao se fundar. A absolvio do
ru, entretanto, no importar a nulidade da patente ou do registro, que
s poder ser demandada pela ao competente.
1. Nulidade como matria de defesa. A exemplo do artigo 56, 2, o artigo
205 contempla a possibilidade de o Ru suscitar, em ao criminal e como
matria de defesa, a nulidade da patente ou registro que fundamenta a ao
penal. Se reconhecida a nulidade da patente ou registro oposto em face do
Ru, no existir mais fato criminoso punvel, o que ensejar a improcedncia
da ao penal. O reconhecimento de nulidade previsto nesse artigo inter
partes, ou seja, surtir efeitos apenas na ao penal em referncia. Portanto,

a patente ou registro continuar vlido perante o INPI e surtindo efeito em


relao aos demais agentes.
Art. 206. Na hiptese de serem reveladas, em juzo, para a defesa dos
interesses de qualquer das partes, informaes que se caracterizem
como confidenciais, sejam segredo de indstria ou de comrcio, dever o
juiz determinar que o processo prossiga em segredo de justia, vedado o
uso de tais informaes tambm outra parte para outras finalidades.
1. Proteo das informaes confidenciais. No raras vezes litgios
envolvendo propriedade industrial envolvem informaes confidenciais dos
litigantes. Entre essas informaes, podem estar documentos tcnicos a
respeito de estabelecimentos industriais, informaes tcnicas utilizadas em
unidades de produo, informaes comerciais, entre outros exemplos. Muitas
vezes, essas informaes conferem vantagens comerciais s Partes, que
demandam elevados esforos para manter os documentos em sigilo. No
entanto, a confidencialidade de alguns documentos e em determinados casos
no poderia afastar, do Poder Judicirio, a necessidade de sua anlise, por
vezes essencial ao deslinde de um processo. Por essa razo, o legislador
previu a possibilidade de o Juiz decretar segredo de justia em aes judiciais
que demandam a apresentao de documentos sigilosos. Pela previso deste
artigo, as Partes estaro protegidas e, ao mesmo, no estaro privando o
Judicirio da anlise dos documentos imprescindveis soluo da lide.
Art. 207. Independentemente da ao criminal, o prejudicado poder
intentar as aes cveis que considerar cabveis na forma do Cdigo de
Processo Civil.
1. Aes cveis. No s pela via penal que o titular de um direito violado
poder buscar a atuao do Poder Judicirio. Na forma do artigo 207, o
prejudicado poder, tambm, intentar as aes cveis cabveis. De fato, as
medidas cveis, em alguns casos, podem ser mais efetivas na defesa dos
direitos de propriedade intelectual. Nesse contexto, as aes de absteno,
cominatrias e indenizatrias so importantes ferramentas na defesa dos
direitos de propriedade industrial. Importante registrar que as aes cveis e
penais so independentes, razo pela qual o titular poder se valer das duas
aes simultaneamente.
Art. 208. A indenizao ser determinada pelos benefcios que o
prejudicado teria auferido se a violao no tivesse ocorrido.
1. Indenizao pelos lucros cessantes. O artigo em comento possui
disposio semelhante ao artigo 402, do Cdigo Civil, que prev a
possibilidade de a parte pleitear lucros cessantes, diante da ocorrncia de um
ato ilcito causador de dano. Como lucros cessantes, entendem-se aqueles
lucros que a Parte deixou de aferir, em razo da ocorrncia do ato tido como
violador de um direito. A violao aos direitos de propriedade industrial resulta

em prejuzos ao titular, pois desacredita seus produtos e, muitas vezes, tem


como consequncia o desvio de clientela. Assim, uma vez constatada a
violao de um direito de propriedade industrial, estar a parte obrigada a
reparar os danos causados, seja de ordem emergente (artigo 209 remisso
ao artigo), seja em relao aos lucros cessantes, cujos critrios para aferio
esto previstos no artigo 210,(remisso ao artigo). Matria que objeto de
elevada controvrsia, diz respeito necessidade de comprovao da
ocorrncia de danos materiais. O I. Tratadista Joo da Gama Cerqueira, h
tempos, defendeu que a simples constatao da violao seria suficiente para
o reconhecimento do dever de indenizar e dos danos, que seriam presumidos.
O Superior Tribunal de Justia vem aplicando os ensinamentos do doutrinador.
No entanto, possvel verificar significativa quantidade de decises em sentido
contrrio, que exigiram a efetiva comprovao da ocorrncia dos danos.
Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos
em ressarcimento de prejuzos causados por atos de violao de direitos
de propriedade industrial e atos de concorrncia desleal no previstos
nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputao ou os negcios alheios, a
criar confuso entre estabelecimentos comerciais, industriais ou
prestadores de servio, ou entre os produtos e servios postos no
comrcio.
1. Perdas e Danos. O artigo 209 mais abrangente que o anterior, na medida
em que concede ao prejudicado o direito de haver perdas e danos por todos os
prejuzos causados em razo da violao de direitos de propriedade industrial e
atos de concorrncia desleal, inclusive aos atos no previstos expressamente
nesta Lei. Aludido artigo contempla tanto os danos emergentes quanto os
lucros cessantes. Assim, todos os prejuzos efetivamente suportados pelo
titular do direito em razo da violao, bem como os ganhos que deixou de
auferir, sero contabilizados para fins de indenizao. Da mesma forma que o
artigo anterior, h divergncia na Jurisprudncia, no tocante demonstrao
efetiva da existncia dos danos.
1 Poder o juiz, nos autos da prpria ao, para evitar dano irreparvel
ou de difcil reparao, determinar liminarmente a sustao da violao
ou de ato que a enseje, antes da citao do ru, mediante, caso julgue
necessrio, cauo em dinheiro ou garantia fidejussria.
2 Nos casos de reproduo ou de imitao flagrante de marca
registrada, o juiz poder determinar a apreenso de todas as mercadorias,
produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a
marca falsificada ou imitada.
1. Medidas liminares e medidas de apoio. Os incisos 1 e 2 preveem
medidas de apoio efetivas no combate violao de direitos de propriedade
industrial, de forma a estancar o ilcito de maneira imediata. O 1 diz respeito
possibilidade de o juiz determinar, liminarmente, a sustao da violao ou de
ato que a enseja. Aludido artigo contempla o instituto da antecipao da tutela,
prevista nos artigos 273 e 461, do Cdigo de Processo Civil. Desta forma, uma
vez que o ilcito for de fcil constatao no incio do processo, poder o juiz

determinar a sustao imediata do ilcito, para evitar o dano irreparvel ou de


difcil reparao. Aludido dano, nos casos de violao de propriedade industrial,
reside nos prejuzos que o titular ir suportar pela continuidade da prtica
delituosa. Por sua vez, o2 prev a possibilidade de o juiz determinar a
apreenso dos produtos flagrantemente contrafeitos. Referido artigo guarda
semelhana com a disposio prevista no 5, do Cdigo de Processo Civil,
mas de forma mais especfica, diante da natureza dos direitos de propriedade
industrial. Aludido artigo, no entanto, contemplou apenas os casos de
reproduo ou imitao de marca. De qualquer maneira, nada impede que o
titular de patente ou registro desenho industrial igualmente pea a apreenso
de produtos contrafeitos, cumulando o artigo em referncia com a legislao
processual.
Art. 210. Os lucros cessantes sero determinados pelo critrio mais
favorvel ao prejudicado, dentre os seguintes:
I os benefcios que o prejudicado teria auferido se a violao no
tivesse ocorrido; ou
II os benefcios que foram auferidos pelo autor da violao do
direito; ou
III a remunerao que o autor da violao teria pago ao titular do
direito violado pela concesso de uma licena que lhe permitisse
legalmente explorar o bem.
1. Critrios de fixao de lucros cessantes. Em complemento s disposies
dos artigos 208 e 209, o artigo 210 passou a estabelecer os critrios para
aferio dos lucros cessantes em casos de violao de direitos de propriedade
industrial. A natureza sui generis dos direitos de propriedade industrial
demandou a edio de normas especficas em relao s normas gerais
previstas no Cdigo Civil. Trata-se de importante inovao legislativa, que
passou a prever critrios objetivos na estipulao de critrios para
contabilizao de lucros cessantes. Consoante artigo 210, o titular de um
direito violado poder escolher o critrio que lhe for mais favorvel, para fins de
clculo dos lucros cessantes, entre aqueles listados nos incisos I ao III. A
aplicao dos critrios previstos nos incisos I ao III do artigo 210 tem se dado
em diversos precedentes judiciais. No entanto, h elevada divergncia quanto
forma que a indenizao deve ser calculada.
TTULO VI
DA TRANSFERNCIA DE TECNOLOGIA E DA FRANQUIA

Art. 211. O INPI far o registro dos contratos que impliquem transferncia
de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos
em relao a terceiros.

1. Registro. Este artigo estabelece a necessidade de se levar a registro do


INPI os contratos de transferncia de tecnologia, franquia e similares, a fim de
que produzam efeitos perante terceiros.
Contratos que impliquem transferncia de tecnologia incluem, basicamente, os
de fornecimento de tecnologia no patenteada, know-how, servios de
assistncia tcnica (capacitao, treinamento).
Os contratos de franquia podem ser empresariais ou industriais e, em geral,
so mistos e podem incluir o licenciamento de uso de marca, explorao de
patentes, fornecimento de tecnologia, dentre outros.
A LPI no define o que se entende por contratos similares, mas, na prtica, o
INPI tem considerado contratos de servios tcnicos como similares, ainda que
no impliquem transferncia de tecnologia.
O dispositivo legal trata do registro, e no da averbao, de referidos contratos,
pois aqui no h registros prvios no INPI, como ocorre com o licenciamento
de marcas e de patentes (artigos 61, 62, 63, 139, 140 e 141 da LPI). Logo, a
entrada do contrato ser o primeiro registro dele no INPI, e no a averbao de
um contrato num registro preexistente.
O INPI publica o registro do contrato da Revista da Propriedade Industrial. A
data de publicao formaliza a existncia do contrato perante terceiros
(oponibilidade contratual perante terceiros).
importante mencionar que, alm de surtir efeitos perante terceiros, o registro
de tais contratos pelo INPI condio para (i) legitimar/possibilitar os
pagamentos das remuneraes pactuadas (Lei n 4.131/1962,Resoluo n
3.844/2010 do Banco Central do Brasil) e (ii) permitir, quando for o caso, a
dedutibilidade fiscal, respeitadas as normas previstas na legislao especfica
(Lei n 4.131/1962, Lei n 8.383/1991, Decreto n 3.000/1999 e Portaria MF n
436/1958).
H algumas questes polmicas envolvendo o registro de contratos de
transferncia de tecnologia pelo INPI. Durante o processo de registro, a
Autarquia realiza uma anlise das condies contratuais pactuadas pelas
partes e, em alguns casos, exige a modificao de clusulas contratuais.
Dentre as polmicas, vale destacar o entendimento do INPI de que, quando
tratamos de fornecimento de know-how ou tecnologia no patenteada, no
possvel pactuar a sua licena (aluguel), mas to somente a sua transferncia
definitiva. O INPI fundamenta sua posio basicamente no fato de que
tecnologia no patenteada no se enquadra como um direito de propriedade
(como o caso da tecnologia patenteada), mas sim de um conhecimento que,
uma vez divulgado, no pode mais ser retirado da parte que o recebeu. H
tambm algumas restries relativas a pagamento, aperfeioamentos etc.
Existe um projeto de lei que visa modificar a atuao do INPI, mas ainda no
ha nada definido e as regras atuais devem ser observadas.
Pargrafo nico. A deciso relativa aos pedidos de registro de contratos
de que trata este artigo ser proferida no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data do pedido de registro.
1. Deciso. O INPI deve emitir sua deciso sobre o pedido de registro de uma
contrato no prazo de 30 dias. Na prtica, esse prazo ocorre a partir da data do

protocolo oficial emitido pelo INPI. Antes do protocolo oficial, o INPI analisa os
elementos formais do pedido de registro. Se atendidos, emite-se, ento, o
protocolo oficial. Em geral, o protocolo oficial costuma ser conferido em cerca
de 10 dias aps o protocolo formal, mas so bastante comuns as exigncias
em sede formal, o que pode ocasionar atrasos na obteno de uma deciso
sobre o registro.
Findo os 30 dias, a deciso do INPI pode ser pela concesso do registro, por
pedidos de esclarecimentos (exigncias tcnicas) ou ainda pelo indeferimento
do pedido de registro.
No caso dos pedidos de esclarecimentos, o prazo para cumpri-los ser de 60
dias contados do recebimento pela parte, podendo ser prorrogado por perodos
sucessivos de 60 dias. Aps apresentados os esclarecimentos, novamente o
INPI ter um prazo de 30 dias para manifestar-se, que poder ser pelo registro,
novos esclarecimentos ou pelo indeferimento.
No caso de indeferimento, a parte poder interpor recurso ao Presidente do
INPI para tentar reverter a deciso.
TTULO VII
DAS DISPOSIES GERAIS
CAPTULO I
DOS RECURSOS
Art. 212. Salvo expressa disposio em contrrio, das decises de que
trata esta Lei cabe recurso, que ser interposto no prazo de 60 (sessenta)
dias.
1 Os recursos sero recebidos nos efeitos suspensivo e
devolutivo pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao
exame de primeira instncia, no que couber.
2 No cabe recurso da deciso que determinar o arquivamento
definitivo de pedido de patente ou de registro e da que deferir pedido de
patente, de certificado de adio ou de registro de marca.
3 Os recursos sero decididos pelo Presidente do INPI,
encerrando-se a instncia administrativa.
1. Regra da recorribilidade das decises. O legislador previu que, em regra,
todas as decises proferidas no decurso de um procedimento administrativo
so sujeitas a recurso, que dever ser interposto no prazo de 60 (sessenta)
dias.
2. Efeitos do recurso. Os recursos administrativos sero recebidos em seu
duplo efeito, ou seja, nos efeitos suspensivo e devolutivo. Em outras palavras,
a matria apreciada pela primeira instncia ser integralmente devolvida para
que a segunda instncia da autoridade administrativa competente a aprecie.
3. Hipteses de no cabimento de recurso. O pargrafo segundo do artigo
em comento estabelece a inadmissibilidade de recurso contra decises
proferidas pelo INPI que determinem o arquivamento definitivo de pedido de
patente ou de registro. No caber recurso, igualmente, contra a deciso de
deferimento de pedido de patente, de certificado de adio ou de registro de
marca. Uma vez proferida deciso de tais natureza, incabvel ser a sua
reviso e eventual reforma. Indicar a ratio do legislador.

4. Competncia para conhecimento e anlise do recurso. Os recursos


administrativos, como atos derradeiros no contexto de procedimento
administrativo, sero, de acordo com o pargrafo terceiro deste dispositivo,
conhecidos e julgados pelo Presidente do INPI, aps apresentao de parecer
pela Procuradoria. Proferida a deciso, encerrada estar a apreciao do caso
na esfera administrativa. Vale aqui destacar que as jurisdies administrativa e
judicial so independentes e desvinculadas, podendo ocorrer a tramitao de
processos paralelos, o que no incomum na rea da propriedade intelectual.
Art. 213. Os interessados sero intimados para, no prazo de 60 (sessenta)
dias, oferecerem contra-razes ao recurso.
1. Defesa e contraditrio em grau recursal. Em ateno aos princpios do
contraditrio e da ampla defesa, tambm tpicos do procedimento
administrativo, ser dada a oportunidade, mediante intimao, para que o
Recorrido, em querendo, apresente, no prazo de 60 (sessenta) dias, suas
contrarrazes ao recurso interposto.
Art. 214. Para fins de complementao das razes oferecidas a ttulo de
recurso, o INPI poder formular exigncias, que devero ser cumpridas
no prazo de 60 (sessenta) dias.
Pargrafo nico. Decorrido o prazo do caput, ser decidido o
recurso.
1. Exigncias do INPI na esfera recursal. Apresentado o recurso, a entidade
autrquica federal poder, mediante a formulao de exigncia (aqui, tosomente, em matria de mrito), para que as razes recursais venham a ser
complementadas, devendo o interessado faz-lo no prazo de 60 (sessenta)
dias. Isso feito ou decorrido o prazo in albis, o recurso ser analisado e julgado
pelo INPI.
Art. 215. A deciso do recurso final e irrecorrvel na esfera
administrativa.
1. Deciso final do INPI. Uma vez proferida deciso em sede de recurso, ser
esta final e definitiva, colocando fim esfera administrativa. Isso no afasta,
contudo, a possibilidade de os interessados buscarem a tutela jurisdicional
judicial, observando, conforme o caso, os requisitos exigidos por esta Lei. A
propsito, confira redao dos arts. 56-57, 118 e 173-175.
CAPTULO II
DOS ATOS DAS PARTES

Art. 216. Os atos previstos nesta Lei sero praticados pelas partes ou por
seus procuradores, devidamente qualificados.
1 O instrumento de procurao, no original, traslado ou fotocpia
autenticada, dever ser em lngua portuguesa, dispensados a legalizao
consular e o reconhecimento de firma.
2 A procurao dever ser apresentada em at 60 (sessenta) dias
contados da prtica do primeiro ato da parte no processo, independente
de notificao ou exigncia, sob pena de arquivamento, sendo definitivo o
arquivamento do pedido de patente, do pedido de registro de desenho
industrial e de registro de marca.

1. Legitimao postulatria administrativa. O artigo em comento atribui


legitimao para postular na esfera administrativa s prprias partes, assim
como aos procuradores eventualmente constitudos por ela, mediante a
apresentao de instrumento de mandato que os qualifique, bem como
apresente os poderes que lhe so outorgados.
2. Dispensa das formalidades do instrumento de mandato. Nos casos em
que as partes venham a ser representadas por procuradores, estes devero
ser constitudos por instrumento de mandato simples, o qual dever ser apenas
firmado, dispensando-se as formalidades de legalizao consular e
reconhecimento de firma.
3.
Apresentao
da
procurao
nos
autos
do
processo
administrativo. Nos casos em que as partes postulem por meio de
procuradores, indispensvel a apresentao do respectivo instrumento de
mandato, independentemente de notificao/exigncia, no prazo mximo de 60
(sessenta) dias aps a prtica do primeiro ato da parte no processo, sob pena
de arquivamento do pedido em trmite. Trata-se de exigncia formal que
dever ser atendida pelo interessado.
Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior dever constituir e manter
procurador devidamente qualificado e domiciliado no Pas, com poderes
para represent-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber
citaes.
1. Representao da parte domiciliada no exterior. Nos casos em que as
partes estejam domiciliadas no exterior (independentemente do carter pblico
ou privado), devero se fazer representadas no pas por procurador qualificado
e domiciliado no Brasil, com poderes para atuar em seu nome administrativa e
judicialmente, podendo, inclusive, receber citaes em seu nome. Na mesma
linha, a previso do artigo 127 antes comentado.
Art. 218. No se conhecer da petio:
I se apresentada fora do prazo legal; ou
II se desacompanhada do comprovante da respectiva retribuio no
valor vigente data de sua apresentao.
1. Requisitos de forma. Toda e qualquer manifestao/petio que venha a
ser apresentada no contexto do procedimento administrativo do INPI dever
observar os prazos legais previstos nessa lei para a prtica dos atos, assim
como dever vir acompanhada do respectivo comprovante do pagamento das
taxas/custas oficiais, sob pena de no ser conhecida de plano.
Art. 219. No sero conhecidos a petio, a oposio e o recurso,
quando:
I apresentados fora do prazo previsto nesta Lei;
II no contiverem fundamentao legal; ou
III desacompanhados do comprovante do pagamento da retribuio
correspondente.
1. Hipteses de no conhecimento dos atos praticados junto ao INPI. So
requisitos impostos pelo legislador para o conhecimento das peties e
manifestaes dos interessados: (a) a observncia dos prazos estabelecidos
nesta Lei; (b) a apresentao das razes que fundamentam os direitos e

pedidos postulados; e (c) o pagamento das taxas oficiais, conforme tabela


vigente do INPI.
Art. 220. O INPI aproveitar os atos das partes, sempre que possvel,
fazendo as exigncias cabveis.
1. Princpio da instrumentalidade das formas. Em ateno ao princpio da
instrumentalidade das formas, expressamente previsto nos artigos 154, 244 e
249, 2 do Cdigo de Processo Civil brasileiro, o INPI, sempre que possvel,
aproveitar os atos das partes, formulando, quando necessrio, as exigncias
cabveis.
CAPTULO III
DOS PRAZOS

Art. 221. Os prazos estabelecidos nesta Lei so contnuos, extinguindo-se


automaticamente o direito de praticar o ato, aps seu decurso, salvo se a
parte provar que no o realizou por justa causa.
1 Reputa-se justa causa o evento imprevisto, alheio vontade
da parte e que a impediu de praticar o ato.
2 Reconhecida a justa causa, a parte praticar o ato no prazo
que lhe for concedido pelo INPI.
1. Justa causa para reconsiderao do prazo. O legislador trouxe aqui
hiptese em que ser reconsiderado o prazo, caso o requerente apresente
justa razo para no cumprimento do ato no prazo fixado pela lei. tida como
justa causa, por exemplo, demora no atendimento, pelo INPI, de pedido de
fotocpia de peas processuais necessrias fundamentao de quaisquer
dos atos previstos na LPI, a ttulo de ilustrao, conforme podemos ver no
artigo 3 da Resoluo do INPI n 21 de maro de 2013.
Art. 222. No cmputo dos prazos, exclui-se o dia do comeo e inclui-se o
do vencimento.
1. Contagem de prazos. O legislador adotou, para efeitos de contagem de
prazos, a sistemtica do artigo 184 do Processo Civil, ou seja, exclui-se a data
da intimao e inclui-se a data final, sendo a contagem corrida, a partir do
primeiro dia til. Porm, nenhum prazo se iniciar ou terminar em dia que no
seja til, ou seja, caso o ltimo dia do prazo cair em feriado, fim de semana, em
dia com fechamento determinado ou encerramento do expediente em horrio
anormal, o prazo automaticamente prorrogado ao primeiro dia til
subsequente ao prazo fatal, no sendo prejudicada nenhuma das partes.
Art. 223. Os prazos somente comeam a correr a partir do primeiro dia til
aps a intimao, que ser feita mediante publicao no rgo oficial do
INPI.
1. Contagem de prazos. Conforme visto nos comentrios do artigo anterior, o
primeiro dia do prazo a ser contado, no ser o dia da intimao e sim o dia til
subsequente da mesma.
Art. 224. No havendo expressa estipulao nesta Lei, o prazo para a
prtica do ato ser de 60 (sessenta) dias.
1. Prazos legais e sua observncia. Justa causa. O legislador aqui previu
que os prazos desta Lei so contnuos e corridos, extinguindo-se,
automaticamente, aps o seu decurso, salvas as hipteses de justa causa que
embasem o seu no cumprimento, dentre o que sero considerados os casos

de fora maior e caso fortuito, devidamente demonstrados. O prprio legislador,


no pargrafo primeiro do artigo 221, estabelece o que ser tido como justa
causa para os efeitos desta Lei. Uma vez demonstrada e acolhida a justa
causa a fundamentar a no observncia do prazo legal, o INPI fixar prazo
para que a parte interessada pratique o ato que deixou de fazer no tempo legal.
2. Contagem e clculo dos prazos estabelecidos nessa Lei. O legislador
adotou a sistemtica do processo civil comum para a contagem e cmputo dos
prazos, considerando como dies a quo o primeiro dia til aps a publicao da
intimao na Revista da Propriedade Industrial, que gerada todas as terasfeiras, e dies ad quem o dia do vencimento do prazo, inclusive.
3. Prazo genrico. No havendo previso expressa de prazo para a prtica de
determinado ato nos termos desta Lei, aplicar-se- o prazo de 60 (sessenta)
dias.
CAPTULO IV
DA PRESCRIO

Art. 225. Prescreve em 5 (cinco) anos a ao para reparao de dano


causado ao direito de propriedade industrial.
1. Prazo prescricional para as aes reparatrias. A LPI, como legislao
especial que , portanto prevalecendo sobre outras leis gerais, no caso o
Cdigo Civil, fixa prazo prescricional de cinco anos para a pretenso de
reparao decorrente de ofensa ou dano ao direito de propriedade industrial.
2. Conflito aparente de leis. LPI e Cdigo Civil. A polmica a respeito do teor
desse artigo surge em torno das aes inibitrias de uso de sinais distintivos,
tais como a marca, dada a natureza desse tipo de demanda (pessoal e no
real, como o caso das aes que objetivam reparao por dano ao direito de
propriedade intelectual), haja vista o advento do Cdigo Civil de 2002 (artigo
205[1]). Para as demandas que buscam a absteno do uso de tais signos, a
partir de 11.01.2003 (vigncia do Cdigo Civil de 2002), tem-se aplicado o
prazo de dez anos da lei civil.
3. Jurisprudncia. De modo anlogo ao quanto discutido por ocasio da
aplicao dos prazos especiais previstos na Lei de Direitos Autorais, confira o
entendimento que tem se firmado na jurisprudncia a respeito do assunto:
INDENIZAO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Alegao de uso
indevido de fotografia em catlogo telefnico. Prescrio Ocorrncia Ao de
cunho reparatrio civil. Material distribudo no segundo semestre de 2.008.
Ao ajuizada em janeiro de 2.012. Inteligncia do art. 206, 3, inciso V, do
Cdigo Civil. Norma especfica que se aplica ao caso Ao ajuizada aps o
trinio legal. Sentena. (TJSP, Apelao n 0000053-70.2012.8.26.0483, 8
Cmara de Direito Privado, Des. Rel. Salles Rossi, j. 11.12.2013)
[1] Art. 205. A prescrio ocorre em dez anos, quando a lei no lhe haja fixado
prazo menor.
CAPTULO V
DOS ATOS DO INPI

Art. 226. Os atos do INPI nos processos administrativos referentes


propriedade industrial s produzem efeitos a partir da sua publicao no
respectivo rgo oficial, ressalvados:

I os que expressamente independerem de notificao ou


publicao por fora do disposto nesta Lei;
II as decises administrativas, quando feita notificao por via
postal ou por cincia dada ao interessado no processo; e
III os pareceres e despachos internos que no necessitem ser do
conhecimento das partes.
1. Eficcia dos atos do INPI. Os atos praticados pelo INPI somente produziro
seus efeitos a partir da respectiva publicao na Revista da Propriedade
Industrial, tida como o rgo oficial para tais efeitos.
2. Atos administrativos que produziro seus efeitos independentemente
de publicao. Constituem exceo regra de intimao e publicao oficial,
produzindo seus efeitos de plano, (i) os atos que dispensem tais providncia
por expressa previso legal; (ii) as decises administrativas proferidas pelo
INPI, quando feita a notificao por via postal ou tendo a parte tomado cincia
no respectivo processo; e (iii) os pareceres e despachos oficiais, que
produziro seus efeitos, independentemente de conhecimento das partes.
CAPTULO VI
DAS CLASSIFICAES

Art. 227. As classificaes relativas s matrias dos Ttulos I, II e III desta


Lei sero estabelecidas pelo INPI, quando no fixadas em tratado ou
acordo internacional em vigor no Brasil.
1. Classificaes adotadas pelo ordenamento jurdico brasileiro.
Atualmente o INPI adota os seguintes sistemas: (i) para marcas a
Classificao Internacional de Produtos e Servios na sua atual verso 9,
prevista no Tratado de Nice (o Brasil no ratificou o referido tratado, mas o INPI
adotou tal sistema a partir de 03 jan. 2000)[1]; (ii) para desenhos industriais a
Classificao Internacional de Locarno[2]; e (iii) para patentes a Classificao
Internacional de Patentes, conhecida pela sigla IPC International Patent
Classification, estabelecida pelo Acordo de Estrasburgo em 1971 e que prev
um sistema hierrquico de smbolos para a classificao de Patentes de
Inveno e de Modelo de Utilidade de acordo com as diferentes reas
tecnolgicas a que pertencem.[3]
[1] Antes dessa data o INPI adotada a Classificao Nacional de Produtos e
Servios para marcas, dividida em classes e subclasses com descrio de
produtos e servios pr-estabelecidos. A atual classificao est dividida em
classes e contm apenas listas exemplificativas de produtos e servios,
cabendo
ao
depositante
apresentar
a
descrio
pretendida
(http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/classificacao_marcas, acesso em 21 jun
2014).
CAPTULO VII
DA RETRIBUIO

Art. 228. Para os servios previstos nesta Lei ser cobrada retribuio,
cujo valor e processo de recolhimento sero estabelecidos por ato do
titular do rgo da administrao pblica federal a que estiver vinculado o
INPI.
1. Retribuies oficiais. Confira tabela de taxas oficiais do INPI atualmente
em vigor.

TTULO VIII
DAS DISPOSIES TRANSITRIAS E FINAIS

Art. 229. Aos pedidos em andamento sero aplicadas as disposies


desta Lei, exceto quanto patenteabilidade dos pedidos depositados at
31 de dezembro de 1994, cujo objeto de proteo sejam substncias,
matrias ou produtos obtidos por meios ou processos qumicos ou
substncias, matrias, misturas ou produtos alimentcios, qumicofarmacuticos e medicamentos de qualquer espcie, bem como os
respectivos processos de obteno ou modificao e cujos depositantes
no tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231 desta Lei, os
quais sero considerados indeferidos, para todos os efeitos, devendo o
INPI publicar a comunicao dos aludidos indeferimentos.(Redao dada
pela Lei n 10.196, de 2001)
1. Disposies transitrias para pedidos envolvendo matria no
patentevel pela lei anterior. O artigo 229 teve sua redao alterada pela Lei
10.196/2001 e tinha, na sua verso original, a seguinte redao:
Art. 229. Aos pedidos em andamento sero aplicadas as disposies desta Lei,
exceto quanto patenteabilidade das substncias, matrias ou produtos
obtidos por meios ou processos qumicos e as substncias, matrias, misturas
ou produtos alimentcios, qumico-farmacuticos e medicamentos de qualquer
espcie, bem como os respectivos processos de obteno ou modificao, que
s sero privilegiveis nas condies estabelecidas nos arts. 230 e 231.
Alm de alterar a redao do artigo 229, a Lei 10.196/2001 incluiu ao artigo o
pargrafo nico e os artigos 229-A, 229-B e 229-C, que sero comentados
mais adiante. A redao antiga do artigo 229 previa que aos pedidos de patente
em andamento, seriam aplicadas as disposies da lei nova, com exceo
matria que era proibida pela lei antiga, notadamente aquelas previstas no
artigo 9, incisos a e b. Nesses casos, poderiam os depositantes optar pela
via pipeline (referncia aos artigos 230 ou 231) ou ento seus pedidos seriam
automaticamente indeferidos pelo INPI. A redao atual do artigo 229, alterado
pela Lei 10.196/2001, limitou a possibilidade de pedido pela via pipeline aos
pedidos relativos matria excluda pela lei antiga pedidos depositados at
31/12/1994. Por sua vez, o tratamento aos pedidos depositados entre 1 de
janeiro de 1995 e 14 de maio 1997 foi previsto no pargrafo nico do artigo 229
e nos artigos 229-A e 229-B.

Pargrafo nico. Aos pedidos relativos a produtos farmacuticos e


produtos qumicos para a agricultura, que tenham sido depositados entre
1o de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aplicam-se os critrios de
patenteabilidade desta Lei, na data efetiva do depsito do pedido no
Brasil ou da prioridade, se houver, assegurando-se a proteo a partir da
data da concesso da patente, pelo prazo remanescente a contar do dia
do depsito no Brasil, limitado ao prazo previsto no caput do art.
40. (Includo pela Lei n 10.196, de 2001)

1. Produtos farmacuticos e produtos qumicos para a agricultura


depositados entre 1o de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997. O pargrafo
nico do artigo 229 previu o tratamento a ser dado aos pedidos relativos
produtos farmacuticos e produtos qumicos para agricultura, no patenteveis
pela lei antiga, depositados no perodo entre 1 de janeiro de 1995 e 14 de
maio 1997. A esses pedidos, a lei previu a aplicao dos critrios de
patenteabilidade de Lei 9.279/96. Em relao ao prazo de proteo das
patentes compreendidas no pargrafo nico, a lei previu a proteo pelo prazo
remanescente, contado a partir do dia do depsito no Brasil, limitado aos 20
anos previstos no artigo 40, caput. Como se v, o legislador no previu a
aplicao, nesses casos, do pargrafo nico do artigo 40, que prev a proteo
mnima de 10 anos patente. A aplicao desse artigo, em conjunto com o
artigo 229-B, vem sendo objeto de discusso em diversas aes judiciais, em
que o INPI pretende anular patentes concedidas com base nesses artigos, ou a
alterao do prazo de proteo concedido anteriormente.
Art. 229-A. Consideram-se indeferidos os pedidos de patentes de
processo apresentados entre 1 o de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997,
aos quais o art. 9o, alnea "c", da Lei no 5.772, de 21 de dezembro de 1971,
no conferia proteo, devendo o INPI publicar a comunicao dos
aludidos indeferimentos. (Includo pela Lei n 10.196, de 2001)
1. Processos de obteno de produtos alimentcios, qumicofarmacuticos e medicamentos. A alnea c do antigo Cdigo de
Propriedade Industrial no previa o privilgio para as substncias, matrias,
misturas ou produtos alimentcios, qumico-farmacuticos e medicamentos, de
qualquer espcie, bem como os respectivos processos de obteno ou
modificao. Ao passo que a Lei 10.196 previu a possibilidade de os produtos
farmacuticos e produtos qumicos depositados entre 01/01/1995 e 14/05/1997
serem patenteveis e analisados pela lei nova, os processos de obteno para
substncias, matrias, misturas ou produtos alimentcios, qumico
farmacuticos e medicamentos, depositados no mesmo perodo, restaram
excludos de proteo e a lei determinou o indeferimento desses pedidos.
Art. 229-B. Os pedidos de patentes de produto apresentados entre 1 ode
janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aos quais o art. 9o, alneas "b" e "c",
da Lei no 5.772, de 1971, no conferia proteo e cujos depositantes no
tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231, sero decididos
at 31 de dezembro de 2004, em conformidade com esta Lei. (Includo
pela Lei n 10.196, de 2001)
1. Pedidos de Patentes de produto depositados entre 1 o de janeiro de 1995
e 14 de maio de 1997. Os depositantes de patentes de produto, apresentados
entre 1 de janeiro de 1995 e 14 de maio poderiam optar pela via pipeline ou
pela via ordinria, mantendo seu pedido de depsito anterior. Aos pedidos de
patente que no foram abandonados, restou determinado que seriam
analisados pelo INPI at 31/12/2004. Entretanto, o INPI no conseguiu cumprir
o prazo previsto nesse artigo e, portanto, passou a prever o prazo de proteo
dessas patentes com base no pargrafo nico do artigo 40, fato que ensejou a

propositura de diversas aes, pelo INPI, visando anular ou corrigir os prazos


dessas patentes.
Art. 229-C. A concesso de patentes para produtos e processos
farmacuticos depender da prvia anuncia da Agncia Nacional de
Vigilncia Sanitria ANVISA. (Includo pela Lei n 10.196, de 2001)
1. Anuncia Prvia. O artigo 229-C, que foi alvo de intensas crticas e
discusses, previu uma alterao no processo de anlise de pedidos de
patentes, incluindo a ANVISA nesse procedimento. Assim, em se tratando de
pedidos de patentes para produtos e processos farmacuticos, foi prevista a
participao da ANVISA no processo, emitindo sua opinio, necessria
concesso da patente. Com efeito, o procedimento adotado atualmente o
seguinte: o INPI envia o processo para Anvisa antes de fazer o seu exame de
mrito. A Anvisa, por sua vez, verifica se a matria reivindicada no pedido se
enquadra na ORIENTAO DE SERVIO 003/2013 ou naPORTARIA
1.284/2010 (referentes s listas de produtos de interesse do SUS). Em caso
negativo, a ANVISA anui o pedido sem exame de mrito, no entanto, em caso
positivo, a Anvisa acaba por fazer o exame de mrito.
Art. 230. Poder ser depositado pedido de patente relativo s substncias,
matrias ou produtos obtidos por meios ou processos qumicos e as
substncias, matrias, misturas ou produtos alimentcios, qumicofarmacuticos e medicamentos de qualquer espcie, bem como os
respectivos processos de obteno ou modificao, por quem tenha
proteo garantida em tratado ou conveno em vigor no Brasil, ficando
assegurada a data do primeiro depsito no exterior, desde que seu objeto
no tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do
titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido
realizados, por terceiros, no Pas, srios e efetivos preparativos para a
explorao do objeto do pedido ou da patente.
1. Patentes pipeline. O artigo 230 dispe sobre as patentes de revalidao
ou patentes pipeline, como ficaram conhecidas. O artigo 230 passou a admitir
a possibilidade de titulares de patentes e pedidos de patentes estrangeiras
obterem, no pas, proteo para invenes que j haviam sido objeto de pedido
de patente no exterior e tinha como objeto matria no patentevel pela lei
anterior. A proteo para as patentes pipeline objeto de elevada
controvrsia, diante de seu carter excepcional e transitrio.
2. Matria compreendida: O artigo 230 compreende pedidos de patente
relativo s substncias, matrias ou produtos obtidos por meios ou processos
qumicos e as substncias, matrias, misturas ou produtos alimentcios,
qumico-farmacuticos e medicamentos de qualquer espcie, bem como os
respectivos processos de obteno ou modificao.
3. Condies: A concesso da patente com base no procedimento previsto no
artigo 230 dever observar as seguintes condies: i) o objeto da patente no
poder ter sido colocado em qualquer mercado, pelo titular ou por terceiro com
seu consentimento e; ii) no tenha sido realizado, no Pas, srios e efetivos
preparativos para a explorao do objeto da patente ou do pedido de patente.

1 O depsito dever ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado


da publicao desta Lei, e dever indicar a data do primeiro depsito no
exterior.
1. Data do depsito. A lei 9.279/96 foi publicada em 15 de maio de 1996.
Portanto, o depsito de patente com base no artigo 230 caput deveria ter sido
apresentado at 15/05/1997, sob pena de indeferimento do pedido, por ter sido
apresentado fora do prazo. No pedido de patente, deveria constar, tambm, a
data de primeiro depsito no exterior, o qual seria usado para contagem do
prazo de proteo.
2 O pedido de patente depositado com base neste artigo ser
automaticamente publicado, sendo facultado a qualquer interessado
manifestar-se, no prazo de 90 (noventa) dias, quanto ao atendimento do
disposto no caput deste artigo.
1. Publicao e manifestao de terceiros. Existindo condies para a
concesso da patente depositada com fundamento no artigo 230, o legislador
previu a possibilidade de terceiros se manifestarem quanto ao atendimento
dessas condies. Desta forma, eventual terceiro que tivesse realizado efetivos
investimentos para explorao do objeto reivindicado no pedido de patente,
poderia demonstrar esse fato ao INPI, pugnando pelo indeferimento do pedido.
Igualmente, terceiros poderiam informar que o objeto da patente j teria sido
colocado no mercado pelo titular ou por terceiro autorizado, fato que tambm
ensejaria o indeferimento do pedido. O prazo para que terceiros se
manifestassem no processo administrativo era de 90 dias, contados da
publicao do pedido de patente.
3 Respeitados os arts. 10 e 18 desta Lei, e uma vez atendidas as
condies estabelecidas neste artigo e comprovada a concesso da
patente no pas onde foi depositado o primeiro pedido, ser concedida a
patente no Brasil, tal como concedida no pas de origem.
1. Concesso da patente. Os artigos 10 (remessa ao artigo) e 18 (remessa ao
artigo), dispem sobre os objetos que no so considerados patentes de
inveno ou modelo de utilidade (artigo 10) e os objetos que apesar de
poderem, em tese, constituir inveno, no so patenteveis pela lei brasileira
(artigo 18). Caso o objeto reivindicado no pedido de patente com base no artigo
230 no incidisse nessas matrias e uma vez comprovada a concesso da
patente no pas onde foi depositado o primeiro pedido, a patente seria
concedida no Brasil, tal como concedida no pas de origem. Significa que o
INPI no realizou, nesses casos, exame quanto aos requisitos previstos no
artigo 8 da Lei, mas concedeu a patente automaticamente, observadas as
disposies acima.
4 Fica assegurado patente concedida com base neste artigo o prazo
remanescente de proteo no pas onde foi depositado o primeiro pedido,
contado da data do depsito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art.
40, no se aplicando o disposto no seu pargrafo nico.
1. Prazo de proteo. O prazo de proteo para as patentes pipeline recebeu
tratamento diferenciado e foi alvo de elevada controvrsia judicial. Pela regra

do 4, o prazo de proteo das patentes pipeline seria o prazo remanescente


de proteo no pas onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data de
depsito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40. Portanto, via de
regra as patentes do exterior e do Brasil cairiam em domnio pblico na mesma
data. No entanto, em alguns casos a legislao externa previa institutos em
que era possvel o abandono ou a emenda de patentes. Nesses casos, o prazo
de proteo das patentes seria contado no mais da data do primeiro depsito,
mas a partir desse segundo depsito ou emenda. Desta forma, os titulares
desses pedidos, amparados no entendimento de que ambas as patentes
deveriam cair em domnio pblico na mesma data, passaram a pedir a
extenso do prazo das patentes no Brasil. Os casos envolvendo extenso de
prazo de patentes chegaram ao STJ, que sedimentou o entendimento de que
Quando se tratar da vigncia da patente pipeline , o termo inicial de contagem
do prazo remanescente correspondente estrangeira, a incidir a partir da data
do pedido de revalidao no Brasil, o dia em que foi realizado o depsito no
sistema de concesso original, ou seja, o primeiro depsito no exterior, ainda
que abandonado, visto que a partir de tal fato j surgiu proteo ao invento
(v.g.: prioridade unionista). Interpretao sistemtica dos arts. 40 e 230, 4,
da Lei 9.279/96, 33 do TRIPS e 4 bis da CUP.(STJ, REsp 1.107.948, J. em 23
11 2010, Relator Min. Vasco Della Giustina).
5 O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo s
substncias, matrias ou produtos obtidos por meios ou processos
qumicos e as substncias, matrias, misturas ou produtos alimentcios,
qumico-farmacuticos e medicamentos de qualquer espcie, bem como
os respectivos processos de obteno ou modificao, poder apresentar
novo pedido, no prazo e condies estabelecidos neste artigo, juntando
prova de desistncia do pedido em andamento.
1. Possibilidade de desistncia de pedido anterior. O pargrafo em
referncia previu a possibilidade do titular de um pedido de patente que
envolvesse matria proibida pela lei anterior, cujos pedidos seriam
sistematicamente indeferidos pelo INPI, desistir do pedido anterior e optar pelo
depsito via pipeline. A condio necessria para tanto seria a desistncia do
pedido anterior.
6 Aplicam-se as disposies desta Lei, no que couber, ao pedido
depositado e patente concedida com base neste artigo.
1. Disposies da lei. O 6 prev apenas a aplicao, no que couber, das
disposies desta lei, ao pedido de patente e a patente concedida com base
nesse artigo.
Art. 231. Poder ser depositado pedido de patente relativo s matrias de
que trata o artigo anterior, por nacional ou pessoa domiciliada no Pas,
ficando assegurada a data de divulgao do invento, desde que seu
objeto no tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta
do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido

realizados, por terceiros, no Pas, srios e efetivos preparativos para a


explorao do objeto do pedido.
1. Patente Pipeline Nacional. Enquanto o artigo 230 disciplinava as
patentes de revalidao/pipeline para os titulares de patentes no exterior, o
artigo 231 previu hiptese idntica aos nacionais ou pessoas domiciliadas no
Brasil. No caso dos pedidos de patentes de nacionais e domiciliados no Brasil,
ficou assegurada a data de divulgao do invento, disposio que substituiu a
previso de primeiro depsito, contida no artigo 230. Em relao s condies
para concesso das patentes depositados com base nesse artigo, a lei deu
tratamento idntico s patentes pipeline previstas no artigo 230, isto :: i) o
objeto da patente no poderia ter sido colocado em qualquer mercado, pelo
titular ou por terceiro com seu consentimento e; ii) no tivesse sido realizado,
no Pas, srios e efetivos preparativos para a explorao do objeto da patente
ou do pedido de patente.
1 O depsito dever ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado
da publicao desta Lei.
1. Data do depsito. Assim como os casos previstos no 1, o depsito de
patentes pipeline por nacionais ou domiciliados no Pas, deveria ser realizado
at 15/05/1997, sob pena de indeferimento por ter sido o depsito feito aps o
prazo assinalado pela lei.
2 O pedido de patente depositado com base neste artigo ser
processado nos termos desta Lei.
1. Processamento do pedido. Os pedidos de patentes depositados de acordo
com as disposies do artigo 231 foram processados da mesma forma que os
outros pedidos de patentes, isto , passaram por anlise formal e de mrito. O
artigo 230, que previa o tratamento das patentes pipeline depositadas no
exterior, deu tratamento diferente queles pedidos, garantindo a concesso da
patente caso observadas as condies do caput do artigo e se fosse
comprovada a concesso da patente no pas em que foi realizado o primeiro
depsito. No existindo depsito e/ou exame no exterior, o depsito realizado
por nacional necessitou de anlise formal e anlise de mrito, isto ,
preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 8. Ficou mitigado, no
entanto, o requisito da novidade, em vista da divulgao anterior.
3 Fica assegurado patente concedida com base neste artigo o prazo
remanescente de proteo de 20 (vinte) anos contado da data da
divulgao do invento, a partir do depsito no Brasil.
1. Prazo de proteo. O prazo de proteo da patente concedida na forma do
artigo 231 foi de 20 anos, contados da divulgao do invento, a partir do
depsito no Brasil.
4 O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo s
matrias de que trata o artigo anterior, poder apresentar novo pedido, no
prazo e condies estabelecidos neste artigo, juntando prova de
desistncia do pedido em andamento.
1. Possibilidade de desistncia do pedido anterior. O 4 do artigo 231 tem
previso idntica ao 5 do artigo 230, prevendo a possibilidade de desistncia

do pedido anterior, que reivindicava proteo para matria proibida pela lei
antiga, autorizando novo pedido pela via pipeline. Igualmente, fazia-se
necessria a desistncia do pedido em andamento.
Art. 232. A produo ou utilizao, nos termos da legislao anterior, de
substncias, matrias ou produtos obtidos por meios ou processos
qumicos e as substncias, matrias, misturas ou produtos alimentcios,
qumico-farmacuticos e medicamentos de qualquer espcie, bem como
os respectivos processos de obteno ou modificao, mesmo que
protegidos por patente de produto ou processo em outro pas, de
conformidade com tratado ou conveno em vigor no Brasil, podero
continuar, nas mesmas condies anteriores aprovao desta Lei.
1 No ser admitida qualquer cobrana retroativa ou futura, de
qualquer valor, a qualquer ttulo, relativa a produtos produzidos ou
processos utilizados no Brasil em conformidade com este artigo.
2 No ser igualmente admitida cobrana nos termos do pargrafo
anterior, caso, no perodo anterior entrada em vigncia desta Lei,
tenham sido realizados investimentos significativos para a explorao de
produto ou de processo referidos neste artigo, mesmo que protegidos por
patente de produto ou de processo em outro pas.
1. Direito adquirido anterior s patentes pipeline. Os artigos 230 e 231
passaram a prever a patenteabilidade de matria no patentevel pela lei
antiga. Nesse contexto, o artigo 232 veio a assegurar o direito adquirido, por
terceiros que produziam ou utilizam o objeto dessas patentes, de forma lcita e
regular. Assim, ficou assegurado o direito continuidade de produo e
utilizao de objeto que pudesse passar a receber proteo por patente, na
forma dos artigos 230 e 231.
2. Vedao cobrana de royalties retroativos. Em consonncia com caput
do artigo 232, o 1 impediu a cobrana, passada ou futura, de royalties, por
parte do titular de patente pipeline, de terceiros que j produziam e/ou
utilizavam o objeto do Brasil. Trata-se de outro mecanismo que privilegia o
direito adquirido, na medida em que terceiros que exploravam a matria cuja
patenteabilidade era proibida pela lei antiga, o faziam em observncia da lei.
Assim, no poderiam ser surpreendidos pela cobrana retroativa ou futura de
royalties, em razo de lei posterior que previu a patenteabilidade dessas
matrias. O mesmo se aplicava para os casos em que tivessem sido realizados
investimentos significativos para a explorao do produto ou processos
referidos no artigo.
Art. 233. Os pedidos de registro de expresso e sinal de propaganda e de
declarao de notoriedade sero definitivamente arquivados e os
registros e declarao permanecero em vigor pelo prazo de vigncia
restante, no podendo ser prorrogados.
1. Vedao ao registro de expresso e sinal de propaganda e declarao
de notoriedade. A Lei 5.772/1971 previa, em seu artigo 73 e incisos, a

possibilidade de se registrar expresso e sinal de propaganda, vlidos em todo


o territrio nacional, cujo prazo de proteo era de 10 (dez) anos, prorrogveis
por igual perodo (artigo 85). A proteo s expresses e sinais de propaganda
no foi incorporada na lei nova, que excluiu a proteo para essa modalidade
de sinais. Considerando a impossibilidade de a lei nova extinguir direitos j
adquiridos, a sada adotada pelo legislador, na transio da nova lei, foi
ordenar o arquivamento definitivo dos pedidos pendentes de anlise e
assegurar aos registros vigentes proteo apenas at a expirao do seu
prazo, impossibilitando o pedido de prorrogao dos registros. A Lei 9.279/96
tambm previu novo tratamento s marcas notoriamente conhecidas, no mais
prevendo a possibilidade de pedidos de declarao de notoriedade, antes
previstos no artigo 67 da Lei 5.772/71. Como mecanismo de transio, a nova
lei previu o arquivamento dos pedidos de declarao de notoriedade em
andamento e impossibilidade de prorrogao dos registros j concedidos. No
significa, entretanto, que as marcas notrias deixaram de ter proteo pela
nova lei. Enquanto as marcas de alto renome esto disciplinadas no art. 125 da
Lei n 9.279 de 1996 e, recentemente pela Resoluo n 107 de 2013 do INPI,
a proteo s marcas notoriamente conhecidas est prevista no artigo 126
desta Lei e nos tratados internacionais.
Art. 234. Fica assegurada ao depositante a garantia de prioridade de que
trata o art. 7 da Lei n 5.772, de 21 de dezembro de 1971, at o trmino do
prazo em curso.
1. Garantia de prioridade. O artigo 7 da Lei 5772/71 previa a possibilidade de
um inventor, antes de depositar um pedido de patente, fazer demonstraes ou
comunicaes entidades cientficas ou exibir o privilgio em exposies
oficiais ou oficialmente conhecidas. Caso pretendesse depositar o pedido de
patente, o inventor deveria o fazer no prazo de 01 (um) ano, em caso de
inveno, ou 06 (seis) meses, nos casos de modelos ou desenhos. A lei nova
possui dispositivo semelhante, mas alterou a garantia de prioridade pelo
perodo de graa. O artigo 12, mais benfico ao inventor, previu o prazo de 01
(um) ano tanto para as invenes quanto para os modelos de utilidade. Pela
norma do artigo 234, assegurado fazer uso de seu pedido de garantia de
prioridade, at o trmino do prazo em curso.
Art. 235. assegurado o prazo em curso concedido na vigncia da Lei n
5.772, de 21 de dezembro de 1971.
1. Prazo em curso. Pela norma do artigo 235, devem ser respeitados os
prazos em curso, assegurando o prazo concedido pela lei anterior.
Art. 236. O pedido de patente de modelo ou de desenho industrial
depositado na vigncia da Lei n 5.772, de 21 de dezembro de 1971., ser
automaticamente denominado pedido de registro de desenho industrial,
considerando-se, para todos os efeitos legais, a publicao j feita.
Pargrafo nico. Nos pedidos adaptados sero considerados os
pagamentos para efeito de clculo de retribuio qinqenal devida.

1. Modelo Industrial e Desenho Industrial. A Lei 5772/71 diferenciava o


modelo industrial (forma plstica) do desenho industrial (disposio ou conjunto
novo de linhas ou cores). Pela lei nova, o desenho industrial passou a
incorporar tanto o modelo e desenho industrial. Desta forma, os pedidos para
modelo ou desenho industrial, depositados sob a gide da lei antiga, passaramse a ser denominados pedidos de desenho industrial. A lei nova respeitou,
tambm, as publicaes j levadas a efeito. O pargrafo nico deste artigo
preceitua a adaptao para fins de pagamentos de retribuies, de forma
adequar os pedidos em andamento nova lei. Assim, no deixaro de ser
considerados os pagamentos j realizados, para fins de pagamento da
retribuio qinqenal.
Art. 237. Aos pedidos de patente de modelo ou de desenho industrial que
tiverem sido objeto de exame na forma da Lei n 5.772, de 21 de dezembro
de 1971., no se aplicar o disposto no art. 111.
1. Exame de mrito. O artigo 111, da nova lei, prev a possibilidade do titular
pedir exame de mrito de seu registro, quanto aos aspectos de novidade e
originalidade. Tendo sido examinados os pedidos de modelo ou de desenho
industrial, na forma da lei antiga, seria totalmente desnecessrio o exame
previsto no artigo 111, tal como previsto no artigo em comento.
Art. 238. Os recursos interpostos na vigncia da Lei n 5.772, de 21 de
dezembro de 1971., sero decididos na forma nela prevista.
1. Recursos antigos. Os recursos interpostos sob a gide da Lei antiga,
pendentes de julgamento, devero ser decididos na forma prevista na lei
revogada. Apenas os atos posteriores que sero apreciados de acordo com a
nova lei.
Art. 239. Fica o Poder Executivo autorizado a promover as necessrias
transformaes no INPI, para assegurar Autarquia autonomia financeira
e administrativa, podendo esta:
I contratar pessoal tcnico e administrativo mediante concurso
pblico;
II fixar tabela de salrios para os seus funcionrios, sujeita
aprovao do Ministrio a que estiver vinculado o INPI; e
III dispor sobre a estrutura bsica e regimento interno, que sero
aprovados pelo Ministrio a que estiver vinculado o INPI.
Pargrafo nico. As despesas resultantes da aplicao deste artigo
correro por conta de recursos prprios do INPI.
1. Transformaes no INPI. O artigo 239 concedeu maior autonomia ao INPI,
ficando o Poder Executivo autorizado a promover as necessrias
transformaes na autarquia.

Art. 240. O art. 2 da Lei n 5.648, de 11 de dezembro de 1970, passa a ter a


seguinte redao:
"Art. 2 O INPI tem por finalidade principal executar, no mbito nacional,
as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua
funo social, econmica, jurdica e tcnica, bem como pronunciar-se
quanto convenincia de assinatura, ratificao e denncia de
convenes, tratados, convnios e acordos sobre propriedade industrial."
1. Alterao do artigo 2 da Lei n. 5.648. O artigo 240 deu nova redao
aoartigo 2 da Lei n. 5.648, notadamente em relao finalidade do INPI e sua
forma de atuao.
Art. 241. Fica o Poder Judicirio autorizado a criar juzos especiais para
dirimir questes relativas propriedade intelectual.
1. Especializao do Judicirio e Juzos Especiais. O artigo 241 previu uma
importante ferramenta para efetiva proteo aos direitos de propriedade
industrial. Os direitos de propriedade industrial fazem parte de uma poltica
nacional e possuem importante papel na economia. Desta forma,
fundamental que o pas assegure proteo a esses direitos e conceda aos
jurisdicionados a segurana necessria para que o pas se apresente como um
potencial investimento da indstria. O Poder Judicirio tem importante papel
na efetivao da proteo dos direitos de propriedade industrial no pas, pois
aplicar as normas ao caso concreto. Desta forma, mesmo necessria a
especializao do Judicirio, quanto s normas especficas previstas na lei e
nos tratados internacionais que versam sobre a matria. A implementao de
varas e cmaras especializadas j uma realidade no Brasil, diante do
reconhecimento da importncia de decises acertadas no mbito da
propriedade industrial.
Art. 242. O Poder Executivo submeter ao Congresso Nacional projeto de
lei destinado a promover, sempre que necessrio, a harmonizao desta
Lei com a poltica para propriedade industrial adotada pelos demais
pases integrantes do MERCOSUL.
1. Harmonia com polticas externas. O artigo 242 prev a possibilidade de o
Poder Executivo submeter projeto de lei ao Congresso Nacional, visando
harmonizar as leis e polticas de propriedade industrial entre os pases do
MERCOSUL. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai j harmonizaram regras
envolvendo direitos de propriedade industrial, podendo o Executivo elaborar
novos projetos de lei, visando novos acordos.
Art. 243. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao quanto s
matrias disciplinadas nos arts. 230, 231, 232 e 239, e 1 (um) ano aps sua
publicao quanto aos demais artigos.
1. Vacatio legis. A Lei de Propriedade Industrial entrou em vigor 01 (um) ano
aps sua publicao, com exceo aos artigos 230, 231, 232 e 239, que
necessitavam de tratamento diferenciado e vigncia imediata.

Art. 244. Revogam-se a Lei n 5.772, de 21 de dezembro de 1971, a Lei n


6.348, de 7 de julho de 1976, os arts. 187 a 196 do Decreto-Lei n 2.848, de
7 de dezembro de 1940, os arts. 169 a 189 do Decreto-Lei n 7.903, de 27
de agosto de 1945, e as demais disposies em contrrio.
1. Revogao das leis anteriores. O artigo 244 previu expressamente a
revogao daLei n 5.772, de 21 de dezembro de 1971, a Lei n 6.348, de 7 de
julho de 1976, osarts. 187 a 196 do Decreto-Lei n 2.848, de 7 de dezembro de
1940, os arts. 169 a 189 do Decreto-Lei n 7.903, de 27 de agosto de 1945.
Braslia, 14 de maio de 1996; 175 da Independncia e 108 da
Repblica.