Você está na página 1de 15

MARCAS DE ALTO RENOME E A ESPECIAL PROTEO CONFERIDA PELO

DIREITO BRASILEIRO
Allana Olmo Pinheiro Pinto1 (allanaoppinto@gmail.com); Maria Luiza Firmiano Teixeira
(marialuizaft@gmail.com)
1

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Rua So Francisco Xavier, 524, Maracan - CEP 20550-900 - Rio de Janeiro - RJ


2

Instituto Federal de Educao, Cincia e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais


Av. Luz Interior, 360, Estrela Sul - CEP 36030-776 - Juiz de Fora - MG

RESUMO
A relevncia que as marcas adquiriram um fato notrio, na realidade de cada um, entretanto,
alguns destes signos atingem relevncia superior, o caso das marcas de alto renome. Para atingir
esta categoria, imprescindvel que a marca seja reconhecida por significativa parcela do pblico
geral, o que demanda grande esforo por parte dos de seus titulares. No entanto, o regime protetivo
conferido pela legislao brasileira tem demonstrado insuficincia na disciplina desta categoria,
cabendo refletir sobre o verdadeiro contedo jurdico da proteo especial referida pela Lei de
Propriedade Industrial, buscando alcanar um regime que valorize o investimento econmico
realizado, bem como previna abusos e desvios da posio privilegiada.
ABSTRACT
The relevance of the acquired brands is a notorious fact, the reality of each one, however, some of
these signs achieve greater relevance in the case of highly reputed brands. To achieve this category,
it is essential that the brand is recognized for a significant portion of the general public, which
demand great effort on the part of their owners. However, the protective regime conferred by
Brazilian law has proved insufficient in the course of this category, fitting to reflect on the true legal
content of special protection referred to the Industrial Property Law, seeking to achieve a regime
that values realized economic investment and prevent abuse and deviations from the privileged
position.
SUMRIO
Introduo, 1) Introduo; 2) Marcas e Generalidades, 3) As Marcas de Alto Renome: conceito e
distines; 4) Os Requisitos para a Obteno; 5) Os Efeitos do Reconhecimento; 6) Concluso; 7)
Referncias bibliogrficas
1) Introduo
As marcas, embora presentes nas sociedades humanas desde a Antiguidade como meio de
indicar a provenincia de produtos agrcolas ou manufaturados, bem como meio de atestar sua
qualidade e prestgio, somente passaram a ser pensadas como objeto de proteo a partir da

modernidade momento em que os avanos tecnolgicos das indstrias e do processo produtivo


alcanaram as mais diversificadas camadas da sociedade, permitindo que os fabricantes ou
prestadores de servio apresentassem produtos, ou prestassem servios, com semelhantes padres
de qualidade.
Assim, aos poucos, sobressaiu-se a funo individualizadora da marca como instrumento de
diferenciao dos produtos ou servios, por meio de palavras, sinais grficos, smbolos ou, at
mesmo, por sinais percebidos por outros sentidos humanos que no a viso. E, medida que os
avanos tecnolgicos se intensificam e se difundem entre os fabricantes, prestadores de servio e os
prprios distribuidores, a marca, enquanto instrumento de individualizao desses produtos ou
servios, alcana patamares ainda mais elevados, cercados de interesses econmicos e sociais, o que
torna imprescindvel a construo de um arcabouo protetivo.
O conceito e as funes da marca so, ainda, mais extensos, abarcando aspectos como a
indicao da qualidade do produto ou servio, a funo publicitria e o direito exclusivo de
explorao da publicidade da marca, a funo concorrencial e prpria funo de identificao do
produto. O que torna, cada vez mais explcita, a relevncia e a imprescindibilidade da marca na
contemporaneidade.
No Brasil, a proteo s marcas est prevista na Lei da Propriedade Industrial, que
recepcionou, ainda, duas modalidades de proteo especial: as marcas notoriamente conhecidas e as
marcas de alto renome. Como no constitui objeto deste artigo o estudo das marcas notoriamente
conhecidas, deve-se ressaltar, apenas, que se trata de institutos distintos, assim, enquanto as marcas
notoriamente conhecidas so aquelas conhecidas pelo pblico relevante, consumidores do produto
ou servio assinalado pela marca, distribuidores, concorrentes e outros (MORGADO; 2013), as
marcas de alto renome so aquelas que se sobressaem das demais em razo da aquisio de
excepcional reputao, de tal forma, que a Lei lhe concede proteo para alm do segmento em que
foi, inicialmente, registrada. E esta proteo se justifica em razo do significativo prejuzo a que
estariam sujeitos os titulares da marca frente a possveis ataques de concorrentes, visando o
aproveitamento da fama e visibilidade da marca.
2) Marcas e Generalidades
2.1) Evoluo Histrica das Marcas
As marcas, enquanto sinais distintivos de produtos agrcolas e manufaturados, tais como,
animais, especiarias, armas, utenslios e produtos alimentcios em geral, restam presentes nas
sociedades humanas desde a Antiguidade. Os smbolos, sinais e as siglas, comumente utilizados

como expresses da marca, indicavam de maneira semelhante s funes contemporneas


atribudas s marcas a origem do produto e atestavam sua qualidade e prestgio. Assim, as
operaes que envolviam a transferncia da propriedade, seja por compra e venda, seja pela troca
ou escambo, tornavam-se, pouco a pouco, mais seguras.
A ttulo de exemplificao, cumpre citar marcas que, ainda na Antiguidade, serviam como
indicao da origem, qualidade e prestgio do produto, o leo Venafro; o vinho Falerno, clebre
produto da Campnia, ou ainda o Cecubo, vinho famoso produzido no Lcio. No campo industrial
podemos citar como exemplos a cermica de Arezzo, o mrmore de Luni e o linho de Milo 1.
certo que as marcas, neste perodo, no possuam carter comercial, estando, nesse
sentido, adstritas s funes de identificao e atribuio da qualidade do produto. Por conseguinte,
no havia proteo jurdica de sua propriedade que conferisse direitos exclusivos de explorao
pelo seu criador, e, assim, no havia impedimentos legais usurpao ou imitao do signo da
marca, bem como ao seu emprego indevido de modo a falsear a indicao de origem do produto.
Assim, tutelava-se apenas o objeto assinalado pela marca, e no o processo inventivo e a criao
que constituram o signo marcrio.
Segundo, Jos Carlos ZEBULUM (2007), no se discute que as marcas eram efetivamente
utilizadas no perodo Romano, tanto pelo Estado, como por particulares. Tambm no se discute
que j naquela poca o homem convivia com a contrafao, e as imitaes tinham livre curso.
J na Idade Mdia, sobretudo, no perodo denominado Baixa Idade Mdia, a expanso do
comrcio, o surgimento das cidades, o fortalecimento e a consolidao das Corporaes de Ofcio
intensificaram de tal forma as atividades comerciais que as marcas, pela primeira vez na histria,
passaram a ter uma denotao mercantil. Assim, neste primeiro momento, as marcas converteram-se
em um procedimento de controle de quantidade e qualidade dos produtos, muito embora, ainda no
houvesse qualquer sistema jurdico protetivo.
As diferentes marcas existentes poca, de propriedade, de garantia, de origem, de controle
ou de comrcio passaram a ser grafadas sob a atividade exercida, e, ainda, passaram a constar no
registro geral da Corporao de Ofcio registro este que relacionava, alm da marca, todos os
oficiais inscritos, detalhando nome, filiao, data de admisso e eventual relao de sociedade
(ZEBULUM; 2007); e, posteriormente, no poderiam ser inscritos novos sinais anlogos. Assim, as
marcas passaram a constituir verdadeiro elo entre o produtor, seja ele apenas um indivduo ou uma
Corporao, e o produto.
Havia, tambm, nesse perodo, a obrigatoriedade de se registrar marcas individuais, que,
1 ZEBULUM, Jos Carlos. Introduo s marcas. Revista da Escola da Magistratura Regional
Federal Tribunal Regional Federal 2 regio. Cadernos temticos propriedade industrial. Rio de
Janeiro: EMARF TRT 2 regio, 2007.

com o passar dos tempos, tais marcas individuais obrigatrias acabaram por se
transformar em marcas que representavam a excelncia e a boa qualidade dos
produtos com o que assumiram funo tipicamente concorrencial, com os produtos
aceitos e acreditados em funo da marca que ostentavam, exatamente como ocorre
nos tempos atuais (ZEBULUM; 2007).

Portanto, nesse perodo que a concepo de marcas adquire maior relao com os
conceitos modernos e contemporneos, sobretudo, com relao individualizao, garantia de
qualidade e distino com relao aos demais produtos e produtores.
Na concepo de Jos Benedito PINHO (1996), o uso pioneiro da marca como elemento de
diferenciao do produto ocorreu j no sculo XIX, com a introduo da marca Old Smuggler, que
designava uma linha de usque que passava por um processo especial de destilao. Nos sculos
XVI e XVII e XVIII, no entanto, as marcas j haviam evoludo significativamente, seja com relao
aos signos e smbolos utilizados que passaram a ser mais explorados criativamente , seja com
relao garantia de origem e qualidade, cada vez conferindo aos clientes mais segurana e certeza
quando da aquisio do produto.
At porque, com o advento da Revoluo Industrial, no sculo XVIII, o processo produtivo
passou por inmeras transformaes, alcanando dimenses, at ento, nunca vistas. Os produtos
passaram a ser produzidos em srie, em largas quantidades e em um curto espao de tempo,
experimentando uma macia uniformidade, que, logo, ensejou a necessidade de diferenciao para
angariar maiores mercados consumidores, e, consequentemente, maiores lucros.
Nos primeiros anos do sculo XIX, datam-se as primeiras experincias legislativas com
relao proteo e registro das marcas.
A primeira lei francesa de marcas data de 12 de abril de 1803 e, embora tenha sido
elaborada de acordo com os parmetros de produo medievais, j apresenta
algumas caractersticas condizentes com a feio moderna das marcas, a saber:
proteo legal conferida ao titular da marca mediante o depsito de exemplar no
Tribunal de Comrcio e punio de contrafao de marcas particulares atravs do
pagamento de indenizao ao titular.
Posteriormente, foram editadas as seguintes leis, todas tratando de matria atinente
s marcas comerciais: a lei orgnica francesa de 23 de junho de 1857, a lei italiana
de 30 de agosto de 1868, as leis inglesas de 25 de agosto de 1883 e de 23 de agosto
de 1887, esta ltima regulando tema voltado a marcas fraudulentas. A primeira lei
norte-americana a respeito do assunto foi editada em 03 de maro de 1881
(ZEBULUM; 2007).

No Brasil, a primeira legislao no mbito do direito marcrio foi a Lei 2.682, editada em 23
de outubro de 1875. Ao analisar o texto legal, Douglas Gabriel Domingues (1984) relata que
a lei protegia apenas o fabricante do produto ou o seu vendedor e com a marca
somente podiam ser assinaladas as mercadorias entregues ao comrcio. A marca
utilizada pelos comerciantes e industriais para assinalar seus produtos e diferencilos de artigos de outra procedncia podia consistir da firma ou da razo social da

empresa, no nome do fabricante revestido de forma distintiva, e ainda em quaisquer


outras denominaes, emblemas, selos, sinetes, carimbos, relevos, invlucros de
toda espcie, que possam distinguir os produtos da fbrica ou os objetos do
comrcio.

Com relao ao registro, cumpre mencionar que, assim como verificado nos dias atuais, a
propriedade do signo marcrio somente era reconhecida e, efetivamente, protegida pelo Estado a
partir do momento em que se tornava pblico o registro. Nesse sentido, estabelecia a Lei que:
Art. 2 Ninguem poder reivindicar por meio da aco desta lei a propriedade
exclusiva da marca, sem que previamente tenha registrado no Tribunal ou
Conservatoria do Commercio de seu domicilio o modelo da marca, e publicado o
registro nos jornaes em que se publicarem os actos officiaes (BRASIL; 1875).

Com o desenvolvimento das indstrias e comrcios, algumas marcas alcanaram tamanho


reconhecimento que ultrapassaram as barreiras nacionais, expandindo-se internacionalmente, de
maneira a consolidar relaes comerciais com distintos pases. A partir deste fenmeno, difundiu-se
a necessidade de uniformizao internacional do Direito, sobretudo, do Direito Marcrio, tendo em
vista que as legislaes nacionais, muitas vezes, estabeleciam requisitos distintos de proteo, maior
ou menor extenso da proteo com relao ao objeto do direito, dentre outras variveis, que
acabavam por embaraar as relaes comerciais medida que fabricantes exportadores ficavam
vulnerveis s imitaes e contrafao.
Diante disso, no de 1883, realizou-se a Conveno da Unio de Paris, um congresso
internacional que buscava a uniformizao de normas protetivas com relao aos direitos de
inveno e s marcas. Dentre as normas estabelecidas, destacam-se:

Aquele que tiver devidamente apresentado pedido [...] de registro de marca de


fbrica ou de comrcio num dos pases da Unio, ou o seu sucessor, gozar, para
apresentar o pedido nos outros pases, do direito de prioridade;
Para a declarao de prioridade nenhuma outra formalidade poder ser exigida no
momento de apresentao do pedido;
Qualquer marca de fbrica ou de comrcio regularmente registrada no pas de
origem ser admitida para registro e protegida na sua forma original nos outros
pases da Unio;
Os pases na Unio, nos termos da sua lei interna, concedero proteo temporria
[...] s marcas de fbrica ou de comrcio, para produtos que figurarem nas
exposies internacionais oficiais ou reconhecidas oficialmente, organizada no
territrio de qualquer deles (CONVENO DE PARIS PARA A PROTEO DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL; 1883).

Desde 1884, o Brasil signatrio da Conveno da Unio de Paris, que j passou por seis
revises, sendo a ltima realizada em Estocolmo, na data de 14 de julho de 1967.
Especificamente com relao s legislaes brasileiras acerca do direito marcrio, tem-se o
Decreto Lei n 7.903, de 27 de agosto de 1945, que instituiu o primeiro Cdigo da Propriedade
Industrial brasileiro, que consagrou a concesso de marcas de indstria, comrcio e de servios, de

nomes comerciais, de ttulos de estabelecimentos, insgnias comerciais ou profissionais, de


expresso ou sinais de propaganda, e a represso concorrncia desleal e aos crimes em matria de
propriedade industrial (BRASIL; 1945).
Posteriormente, foi substitudo pelo Decreto Lei n 254, de 28 de fevereiro de 1967, que
estabeleceu os requisitos para a proteo da marca de servio e, de forma especial, para as marcas
notoriamente conhecidas, alm de incluir um anexo com a classificao dos produtos e servios
para o registro das marcas de indstria e de comrcio.
Em seguida, tem-se o Decreto Lei n 1005, de 21 de outubro de 1969, vigente por um breve
perodo, e logo revogado pelo Cdigo da Propriedade Industrial de 1971 (Lei n 5.772, de 21 de
dezembro de 1971) que emana do Poder Legislativo, ao contrrio dos trs primeiros, originrios do
Executivo. Mais tarde, em 1996, finalmente, foi editada a Lei n 9.279, de 14 de maio de 1996, em
vigncia, que regula os direitos e obrigaes relativos propriedade industrial no Brasil
(ZEBULUM; 2007).
2.2) O Conceito de Marca
Consoante a Lei de Propriedade Industrial, no artigo 122, so suscetveis de registro como
marca os sinais distintivos visualmente perceptveis, no compreendidos nas proibies legais
(BRASIL; 1996). Conforme observado por Jos Carlos ZEBULUM (2007), a lei, ao dispor com
tamanha amplitude o conceito de marcas, contrariou, de certa forma, a tradio dos Cdigos outrora
vigentes no Brasil.
Entretanto, j no artigo 123, a Lei inovou ao prever expressamente a marca de certificao
utilizada para atestar a conformidade de um produto ou servio com determinadas normas ou
especificaes tcnicas, notadamente quanto qualidade, natureza, material utilizado e metodologia
empregada , e a marca coletiva utilizada para identificar produtos ou servios provindos de
membros de uma determinada entidade.
Jos Carlos Tinoco SOARES (1997) ensina que
a marca o sinal grfico, figurativo ou de qualquer natureza isolado ou combinado
e que se destina apresentao do produto e/ou do servio ao mercado. Por isso
que deve ser distinta, especial e inconfundvel. Consistindo a marca num sinal
qualquer, e empregada esta palavra genericamente, subentende-se que a marca
Tudo, dispensando-se assim qualquer forma enumerativa, exemplificativa ou
restritiva. Este sinal comumente se apresenta de forma grfica, tendo por objeto a
letra, slaba, palavra, conjunto de palavras; o nmero ou conjunto de nmeros, o
risco, trao, conjunto de riscos e de traos; a sua forma figurativa ou ainda o
conjunto das primeiras com esta ltima.

Segundo Phillip KOTLER (2000), a marca um nome, termo, smbolo, desenho ou uma
combinao desses elementos que deve identificar os bens e servios de uma empresa ou grupo de
empresas e diferenci-las da concorrncia.
Finalmente, consoante a concepo de Joo da Gama CERQUEIRA (1946), marcas de
fbrica e de comrcio so todo sinal distintivo aposto facultativamente aos produtos e artigos das
indstrias em geral para identific-los e diferenci-los de outros idnticos ou semelhantes de origem
diversa.
Pelo que se pode constatar aps a leitura e anlise dos conceitos transcritos, imprescindvel
que a marca seja dotada de um smbolo, um sinal ou uma palavra com caractersticas que permitam
a identificao do produto ou servio e o diferencie de outros concorrentes.
2.3) Funes da Marca
Dentre as funes das Marcas, consagradas pela Doutrina, cumpre ressaltar a indicao de
origem dos produtos ou servios; a garantia de qualidade; e propaganda ou publicidade
(DOMINGUES; 1984). Na concepo de Gabriel DI BLASI (2002),
Generalizando, marca um sinal que permite distinguir produtos industriais,
artigos comerciais e servios profissionais de outros do mesmo gnero, da mesma
atividade, semelhantes ou afins, de origem diversa. para o seu titular o meio
eficaz para a constituio de uma clientela. Para o consumidor representa a
orientao para a compra de um bem, levando em conta fatores de provenincia ou
notrias condies de boa qualidade e desempenho.
Alm disso, a marca atua como um veculo de divulgao, formando nas pessoas o
hbito de consumir um determinado bem material, induzindo preferncias atravs
do estmulo ocasionado por uma denominao, palavra, emblema, figura, smbolo
ou outro sinal distintivo. , efetivamente, o agente individualizador de um produto,
de uma mercadoria ou de um servio, proporcionando clientela uma garantia de
identificao do produto ou servio de sua preferncia.
A marca pode exercer mltiplas funes. Entre outras, proporcionar ao seu titular o
direito, atravs de medidas administrativas e judiciais, de agir contra o seu uso
indevido,
ou
no autorizado, por parte de concorrentes desleais. Auxilia o adquirente
(comprador) na operao de compra impelindo-o a reclamar o produto identificado
pela marca e no o sucedneo apresentado pelo vendedor.
Em seu amplo sentido, a marca pretende diferenciar e divulgar um bem material,
informando e persuadindo as pessoas a compr-lo.

Em outras palavras, com relao funo de indicao de origem dos produtos e servios, as
marcas efetuam a distino dos produtos e servios, disponibilizados no mercado, daqueles de
procedncia diversa. No que toca garantia de qualidade, uma vez identificada, a marca possibilita
que o consumidor conhea as caractersticas intrnsecas ao produto ou servio e, por isso, usufrua
da qualidade inerente determinada marca. Finalmente, a terceira funo, de propaganda ou

publicidade do produto ou servio, est diretamente relacionado vinculao da marca aos veculos
de publicidade e propaganda.

3) As Marcas de Alto Renome: Conceito e Distines


A primeira evidncia da marca de alto renome na legislao esteve disposta no artigo 67, do
antigo Cdigo de Propriedade Industrial, que assim estabelecia:
Art. 67. A marca considerada notria no Brasil, registrada nos trmos e para os
efeitos dste Cdigo, ter assegurada proteo especial, em tdas as classes,
mantido registro prprio para impedir o de outra que a reproduza ou imite, no todo
ou em parte, desde que haja possibilidade de confuso quanto origem dos
produtos, mercadorias ou servios, ou ainda prejuzo para a reputao da marca.
(BRASIL;1971)

Na redao desde dispositivo h, contudo, uma grave impreciso terminolgica e conceitual,


vez que confunde o instituto das marcas notrias com as marcas de alto renome. A primeira,
prevista pela Conveno da Unio de Paris, designa a marca conhecida do pblico relevante, sejam
eles consumidores do produto, ou servio, assinalado por ela, ou, ainda, distribuidores, concorrentes
e outros. A caracterstica mais relevante da marca notoriamente conhecida era o destaque em
determinado segmento do mercado, independentemente do territrio. A proteo se estendia aos
segmentos similares, que podem causar confuso.
A marca de alto renome, ao contrrio tem proteo restrita ao territrio do registro,
abrangendo, porm, todos os ramos de atividade e no apenas um segmento.
A notoriedade de uma marca, assim como seu alto renome, em razo da ausncia de uma
regulamentao clara acerca do tema, foi reconhecida com relativa dificuldade, j que as legislaes
existentes apesar de garantirem uma proteo diferenciada no indicavam o modo, nem a
abrangncia das distines destas marcas em relao quelas protegidas de forma comum.
No ano de 1996, foi editada a Lei de Propriedade Industrial (LPI), vigente at os dias atuais,
que disps, singelamente, sobre as marcas de alto renome: Art. 125. A marca registrada no Brasil
considerada de alto renome ser assegurada proteo especial, em todos os ramos de atividade
(BRASIL, 1996).
No entanto, somente em 2004, diante da Resoluo n 110, editada pelo Instituto Nacional
da Propriedade Industrial (INPI), foram colocadas as primeiras regras para a obteno da marca de

alto renome posteriormente revogada pela Resoluo n 121/2005. A notoriedade, por sua vez,
continuou a cargo dos tratados internacionais, mas no constitui objeto deste trabalho.
Vale ressaltar que a legitimidade das Resolues emitidas pelo INPI foi questionada no
Recurso Especial n 1.162.281, julgado em 2013, pelo Superior Tribunal de Justia. Entretanto, o
referido Tribunal reconheceu que cabe autarquia a tarefa de complementar o disposto no artigo
125 da LPI, mas observou que as regulamentaes, at ento, exaradas no o fazia de forma
completa, e constatou, por consequncia, a existncia de omisso legislativa. A crtica do Tribunal
se referia falta de previso quanto solicitao direta do reconhecimento de alto renome de
determinada marca. Isto porque, no bojo das resolues editadas, somente era possvel requerer a
declarao de alto renome em sede de defesa:
Resoluo n 121/05, Art. 3 A proteo especial conferida pelo art. 125 Art. 3 da
LPI dever ser requerida ao INPI, pela via incidental, como matria de defesa,
quando da oposio a pedido de registro de marca de terceiro ou do processo
administrativo de nulidade de registro de marca de terceiro que apresente conflito
com a marca invocada de alto renome, no INPI, nos termos e prazos previstos nos
arts. 158, caput, e 168 da LPI, respectivamente. (INPI; 2005)

Provavelmente, incitado pela deciso do Superior Tribunal de Justia, no mesmo ano, o INPI
promulgou a Resoluo n 23, posteriormente, revogada pela resoluo de n 107/2013. De acordo
com a nova normativa, possvel requerer, de forma direta, o registro de alto renome:
Para efeitos desta Resoluo, considera-se de alto renome a marca registrada cujo
desempenho em distinguir os produtos ou servios por ela designados e cuja
eficcia simblica levam-na a extrapolar seu escopo primitivo, exorbitando, assim,
o chamado princpio da especialidade, em funo de sua distintividade, de seu
reconhecimento por ampla parcela do pblico, da qualidade, reputao e prestgio a
ela associados e de sua flagrante capacidade de atrair os consumidores em razo de
sua simples presena. (INPI; 2013)

Os requisitos e o processo para obteno do alto renome o que veremos no prximo item deste
trabalho

4) Os Requisitos para a Obteno


Pelo conceito legal exposto, a caracterstica bsica e, portanto, requisito para a obteno da
marca de alto renome , exatamente, a demonstrao de que sua abrangncia e sua capacidade de
diferenciao supera a classe na que a marca se encontra inserida. Entretanto, outros requisitos so
necessrios.
Na redao da Resoluo n 23, no havia previso expressa acerca dos requisitos, mas um
extenso rol de provas possveis para demonstrar que se tratava de marca de alto renome:

1) data do incio do uso da marca no Brasil; 2) pblico usurio ou potencial usurio


dos produtos ou servios a que a marca se aplica; 3) frao do pblico usurio ou
potencial usurio dos produtos ou servios a que a marca se aplica, essencialmente
pela sua tradio e qualificao no mercado, mediante pesquisa de opinio ou de
mercado ou por qualquer outro meio hbil; 4) frao do pblico usurio de outros
segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identifica a marca com os
produtos ou servios a que ela se aplica, mediante pesquisa de opinio ou de
mercado ou por qualquer outro meio hbil; 5) frao do pblico usurio de outros
segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identifica a marca
essencialmente pela sua tradio e qualificao no mercado, mediante pesquisa de
opinio ou de mercado ou por qualquer outro meio hbil; 6) meios de
comercializao da marca no Brasil; 7) amplitude geogrfica da comercializao
efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior; 8) extenso temporal do
uso efetivo da marca no mercado nacional e, eventualmente, no mercado
internacional; 9) meios de divulgao da marca no Brasil e, eventualmente, no
exterior; 10) extenso temporal da divulgao efetiva da marca no Brasil e,
eventualmente, no exterior; 11) valor investido pelo titular em
publicidade/propaganda da marca na mdia brasileira nos ltimos 3 (trs) anos; 12)
volume de vendas do produto ou a receita do servio nos ltimos 3 (trs) anos; 13)
valor econmico da marca no ativo patrimonial da empresa. (INPI; 2013)

J a Resoluo n 107, em seu art. 3, enumerou os requisitos do reconhecimento de alto


renome, quais sejam: I. Reconhecimento da marca por ampla parcela do pblico em geral; II.
Qualidade, reputao e prestgio que o pblico associa marca e aos produtos ou servios por ela
assinalados; e III. Grau de distintividade e exclusividade do sinal marcrio em questo (INPI;
2016). Alm disso, manteve a indicao dos meios de prova indicirios dessa caracterstica.
O primeiro requisito exige, evidentemente, que a marca seja lembrada por parcela
significativa do pblico. Na prpria resoluo do INPI, no 1 do art. 4, sugere-se que essa
comprovao seja feita por pesquisa de mercado. O segundo requisito refere-se demonstrao das
caractersticas positivas conhecidas pelo pblico em geral, neste aspecto, a norma sugere que o
requerente apresente pesquisa de imagem da marca com abrangncia nacional. Esta exigncia pode
causar certa estranheza, pela proximidade com a anterior. Entretanto, a marca de alto renome deve
demonstrar maior capacidade de distino e atrao de consumidores, e, da a necessidade de
comprovar a boa reputao junto ao pblico em gral. No basta apenas que a marca seja conhecida,
preciso que ela seja associada a caractersticas positivamente distintivas.
O requisito terceiro, que abrange a prova do grau de distintividade e exclusividade, possui
natureza complementar medida que estabelece que a marca de alto renome deve, necessariamente,
possuir maior grau de diferenciao que uma marca comum, e uma designao simblica mais
exclusiva. Observe-se, ainda, que designao simblica da marca que se pretende declarar de alto
renome pode, quando da solicitao, possuir smbolos similares ou at iguais, em outros ramos,
cabendo, nestes casos, perquirir o grau de diferenciao exercido pela marca no mercado, bem

como sua exclusividade no contexto das marcas registradas. Esta situao, no entanto, suscita
dvidas acerca das consequncias para terceiros da declarao de alto renome.
Para a anlise do requerimento de alto renome, dever ser composta comisso especial, que
emitir parecer circunstanciado sobre o pedido, podendo determinar exigncias para o
prosseguimento do feito. Caber ao presidente da comisso o julgamento final.
De acordo com o INPI, at agosto de 2015, estavam em trmite 196 peties, na forma de
impugnao, e 21 requerimentos de reconhecimento de alto renome.
Atualmente, a lista das marcas de alto renome conta com 13 contempladas.

5) Os Efeitos do Reconhecimento
Os efeitos do reconhecimento do alto renome so tratados pela Doutrina de forma escassa.
No entanto, a questo pertinente, sobretudo, porque a Lei bastante sucinta com relao ao tema,
estabelecendo, apenas, que: a marca registrada no Brasil considerada de alto renome ser
assegurada proteo especial, em todos os ramos de atividade (BRASIL;1996).
Portanto, cumpre perquirir, neste trabalho, o significado de proteo especial, isto , quais
direitos especiais so garantidos marca de alto renome em relao s demais marcas.
A primeira hiptese passvel de considerao diz respeito ao impedimento de novos
registros, do mesmo smbolo ou nome, em qualquer das classes existentes. Ou seja, uma vez
declarada de alto renome, pelo seu destaque entre os consumidores, nenhuma outra marca poderia
ser registrada com aquela simbologia ou escrita. Parece ser este, o efeito que a Resoluo 107 do
INPI destaca:
Art. 1, 1 O disposto no art. 125 da LPI destina-se a possibilitar a proteo da
marca considerada de alto renome contra a tentativa de terceiros de registrar sinal
que a imite ou reproduza, ainda que ausente a afinidade entre os produtos ou
servios aos quais as marcas se destinam, a fim de coibir as hipteses de diluio
de sua capacidade distintiva ou de seu aproveitamento parasitrio (INPI; 2013).

Entretanto, imperioso perquirir se seria somente essa a proteo especial conferida pela lei,
vez que, para alcanar o alto renome, a marca deve demonstrar um destaque mpar, e um
reconhecimento de suas qualidades e reputao, no somente no segmento dos seus consumidores,
mas por parcela significativa do grupo total de consumidores, independentemente de serem
compradores de seu produto inicial.
A ttulo de exemplificao, vale citar a marca Barbie. Trata-se de signo nominativo de
propriedade da Mattel uma das principais sociedades empresrias na rea de fabricao de
brinquedos do mundo (POCA NEGCIOS; 2014) presente na lista de marcas de alto renome do
Brasil desde 31 de maro de 2015.

A marca em questo conhecida por parcela muito significativa do pblico, bem alm do
infantil. Estima-se que o seu valor de mercado de, aproximadamente, trs bilhes de dlares
(DALPRA; 2014). Por toda a sua repercusso econmica e social, a marca garantiu o seu registro
como marca de alto renome.
Entretanto, esta condio no foi alcanada apenas com base nas bonecas que levam o nome
da marca Barbie.

Embora estas constituam parte essencial no processo, afinal, representam,

atualmente, cerca de 15% do faturamento da Mattel (TOWNSEND; 2015), a marca se consolidou


enquanto marca de alto renome ao estender sua atuao sobre outros produtos:
Hoje, os produtos Barbie refletem o estilo de vida da menina - a marca est
presente no dia-a-dia das meninas e no apenas uma personagem, uma marca
aspiracional pelas meninas e sinnimo de moda e feminilidade. No Brasil, em
2005, mais de 2.500 novos itens com a marca foram introduzidos ao mercado,
tornando-a lder no segmento infantil feminino (meninas). A boneca detm 86% do
mercado de bonecas fashion e 78% do mercado de produtos de consumo infantil
para meninas, segundo auditoria da FIA USP. A marca est presente em todas as
categorias de produtos: beleza, confeco, acessrios, alimentos, artigos esportivos,
escolares, para casa, entre outros. (CRESCITELLI, STEFANINI; 2007)

Deve-se ressaltar que a marca Barbie possui 39 registros junto ao INPI, nas mais variadas
categorias, por exemplo: servios de comunicao, produtos de limpeza e higiene, papel impresso,
livros, eletrnicos, entre outros. Estas informaes, por um lado, confirmam o fato de que a
conquista da posio de alto renome, no ano de 2015, foi impulsionada pela expanso da marca
sobre outros segmentos. De outro lado, pode-se inferir que a expanso dos produtos est relacionada
ao forte impacto que a marca produz, partindo de seu produto referncia a boneca Barbie. O que
se quer dizer que a marca de alto renome extrapola a ideia de identificao de um nico produto
ou servio, refletindo qualidade, estilo, luxo e forte apelo econmico.
O caso apresentado da marca Barbie um exemplo do contexto que envolve as marcas ditas
de alto renome, sendo inegvel que sua fora possa atingir inmeros segmentos do mercado de
produtos e servios. Assim sendo, por que restringir a sua proteo especial impossibilidade de
que outras marcas similares sejam registradas? Se ningum pode registrar marca similar, por que o
titular de uma marca de alto renome ter que buscar o registro desta marca em cada segmento para
poder explor-la?
marca de alto renome no se aplica o princpio da especialidade, isto , no est adstrita a
uma categoria, portanto, no faz sentido exigir que se faa o registro em cada classe, para que se
possa expandir as relaes da marca.
Interessante notar que a proteo especial no se confunde com a proteo dada as marcas
notrias. No caso destas, a LPI faz expressa referncia ao art. 6 bis da Conveno da Unio de

Paris, que estabelece que a marca notria se destaca apenas no seu segmento, e, que, somente nele,
merece proteo especial.
A marca de alto renome, diferentemente, destaca-se tanto, que conhecida por
consumidores de todos os segmentos, portanto, a sua proteo no pode ser, apenas, a restrio de
que outros registrem uma marca similar em qualquer segmento. Entendimento contrrio torna
injustificvel o uso da expresso proteo especial pelo legislador. Alm disso, repercute o
entendimento de que a marca de alto renome um resqucio da marca notoriamente conhecida, o
que no encontra amparo na realidade, pois aquelas marcas que alcanam a repercusso do alto
renome possuem extremado impacto econmico e traduzem muito mais que uma distino entre
produtos e servios.
6) Concluso
Ao longo da histria humana as marcas sempre se destacaram diante da necessidade de
distinguir seus produtos e servios comercializados. Algumas delas destacaram-se tanto que
ganharam uma categoria jurdica prpria, primeiramente surgiram s chamadas marcas
notoriamente conhecidas, que se destacam em determinado segmento do mercado; aps, surgiram
s marcas de alto renome, que se destacam de forma a serem conhecidas alm de seu segmento
inicial.
Apesar da importncia econmica, a disciplina jurdica ainda incipiente. Principalmente
nos casos da marca de alto renome. A Lei de Propriedade Industrial impe proteo especial (art.
125) para elas, entretanto, pouco se sabe sobre o que isso significa. O INPI, mediante seu poder de
complementar a lei, indicou que esta proteo seria passiva, ou seja, ficaria vedado o registro de
marcas idnticas ou similares quela dita de alto renome, em qualquer segmento.
Entretanto, no parece ser esse o melhor entendimento. Como se viu, as marcas que
alcanam tamanho prestgio deixam de ter apenas a funo de distino e passam a significar
valores sociais, estilo de vida, pertencimento a um grupo e so capazes de atrair fama para qualquer
segmento que se inclinem. Assim sendo, no possvel que a proteo especial referida pela lei seja
idntica quela deferida s marcas notoriamente conhecidas. Ademais, preciso lembrar que uma
vez declarada de alto renome, nenhuma outra marca poder ser registrada em qualquer segmento
em seu detrimento, portanto, seu carter distinvidade j est garantido.
Estes e outros argumentos j expostos evidenciam que a proteo especial deve ser ativa e
passiva, isto , contemplando no s a impossibilidade de registro em qualquer segmento, como
garantindo a explorao econmica, sem necessidade de outro processo de registro, igualmente,
para qualquer segmento

7) Referencias Bibliogrficas
BLASI, Gabriel Di, et al. A propriedade industrial. Rio de Janeiro: Forense, 2002.
BRASIL. Decreto-Lei 7.90 de 27 de agosto de 1945. Cdigo de Propriedade Industrial. Disponvel
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1937-1946/Del7903.htm>. Acesso em: 20 de
janeiro de 2016.
BRASIL. Decreto 2.682 de 23 de outubro de 1875. Regula o direito que tm o fabricante e o
negociante, de marcar os produtos [sic] de sua manufatura [sic] e de seu comrcio [sic]. Coleo de
Leis do Imprio do Brasil, 1875. p. 179. v. 1. pt I
BRASIL. Lei 5.772 de 21 de dezembro de 1971. Institui o Cdigo da Propriedade Industrial, e d
outras providncias. Dirio Oficial [da] Repblica Federativa do Brasil. Braslia, DF, 31 de
dezembro de 1971. Disponvel em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5772.htm >.
Acesso em: 20 de janeiro de 2016.
BRASIL. Lei 9.279 de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigaes relativos propriedade
industrial. Dirio Oficial [da] Repblica Federativa do Brasil. Braslia, DF, 15 de maio de 1996.
Disponvel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em: 20 de janeiro de
2016.
CERQUEIRA, Joo da Gama. Tratado da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Revista Forense,
1946.
CONVENO DE PARIS PARA A PROTEO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. 20 de maro de
1883. Disponvel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and126394.pdf>. Acesso em: 11 de agosto de 2015
CRESCITELLI, E.; STEFANINI, A. O Licenciamento de Marcas Estudo de Caso: Mattel do Brasil
Marca Barbie. Trabalho apresentado no X SEMEAD Seminrios em Administrao FEA-USP.
So Paulo: 2007. Disponvel em:
<http://sistema.semead.com.br/10semead/sistema/resultado/trabalhosPDF/48.pdf>. Acesso em: 20
de janeiro de 2016.
DALPRA, Patrcia. Barbie aos 55 em forma e marca valendo US$ 3 bilhes. Disponvel em:
<http://www.acontecendoaqui.com.br/node/26328>. Acesso em: 20 de janeiro de 2016.
DOMINGUES, Douglas Gabriel. Marcas e expresses de propaganda. Rio de Janeiro: Forense,
1984.
POCA NEGCIOS. Lego se torna a maior fabricante de brinquedos do mundo. Disponvel em:<
http://epocanegocios.globo.com/Informacao/Resultados/noticia/2014/09/lego-se-torna-maiorfabricante-de-brinquedos-do-mundo.html>. Acesso em: 20 de janeiro de 2016.
INPI. Resoluo n 121 de 06 de setembro de 2005. Normaliza os procedimentos para a aplicao
do art. 125 da Lei n 9.279, de 14 de maio de 1996, e revoga a Resoluo INPI n 110, de 27 de
janeiro de 2004. Disponvel em:
<http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUpload/file/Resolucao_INPI_N_121_05_
Marca.pdf>>. Acesso em: 10 de janeiro de 2016.

INPI. Resoluo n 23 de 18 de maro de 2013. Normaliza os procedimentos para a aplicao do


art. 125 da Lei n 9.279, de 14 de maio de 1996. Disponvel em:
<http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/resolucao_23-2013.pdf>. Acesso em: 10 de janeiro de 2016.
INPI. Resoluo n 107 de 19 de agosto de 2013. Estabelece a forma de aplicao do disposto no
artigo 125 da Lei 9.279/1996. Disponvel em: <http://www.inpi.gov.br/legislacaoarquivo/docs/resolucao-107-2013-de-19-08-2013-estabelece-a-forma-de-aplicacao-do-disposto-noart-125-da-lei-no-9-2791996-1.pdf>. Acesso em: 10 de janeiro de 2016.
KOTLER, Phillip. Administrao de Marketing. 10 ed. So Paulo: Prentice-Hall, 2000.
MORGADO, Mnica Christina Rodrigues. Marcas de alto renome: abordagem conforme a
legislao brasileira. Curitiba: Juru, 2013.
PINHO, Jos Benedito. O poder das marcas. 3 ed. So Paulo: Summus Editorial, 1996.
SOARES, Jos Carlos Tinoco. Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos. Editora Revista dos
Tribunais, 1997.
TOWNSEND, Matt. O que h de errado com a Barbie? Veja 5 desafios enfrentados pela Mattel.
Disponvel em: < http://economia.uol.com.br/noticias/bloomberg/2015/01/27/esse-nao-e-ummundo-barbie-e-quatro-outros-desafios-enfrentados-pela-mattel.htm>. Acesso em: 20 de janeiro de
2016.