TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 72-IP-2011
Interpretacin prejudicial de los artculos 134 y 135 literales a), b) y e) de
la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina, con
fundamento en la solicitud formulada por la Seccin Primera del
Consejo de Estado de la Repblica de Colombia. Interpretacin
prejudicial de oficio del artculo 150 de la misma Decisin.
Actor: FACTOR GROUP COLOMBIA S.A.
Marca: FACTORING EXPRESS (denominativa).
Expediente Interno N 2008-00077.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los
nueve (9) das del mes de noviembre del ao dos mil once.
En la solicitud sobre interpretacin prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la
Repblica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccin Primera.
VISTOS:
Que, de la solicitud de interpretacin prejudicial y de sus anexos se desprende que los
requisitos exigidos por el artculo 33 del Tratado de Creacin del Tribunal y 125 de su Estatuto
fueron cumplidos, por lo que su admisin a trmite fue considerada procedente por auto de
veinticuatro (24) de octubre de 2011.
1.

ANTECEDENTES

1.1. Las partes

Demandante: la sociedad FACTOR GROUP COLOMBIA S.A.
Demandada: LA NACIN COLOMBIANA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO.
1.2. Actos demandados
La sociedad FACTOR GROUP COLOMBIA S.A. plantea que se declare la nulidad de las
siguientes resoluciones administrativas:
-

Resolucin No. 19618 de 29 de junio de 2007, por medio de la cual la Jefe de la Divisin
de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvi negar el
registro del signo FACTORING EXPRESS (denominativo), para distinguir servicios
comprendidos en la clase 36 de la Clasificacin Internacional de Niza a favor de la
sociedad FACTOR GROUP COLOMBIA S.A.
Resolucin No. 27980 de 31 de agosto de 2007, por medio de la cual la Jefe de la Divisin
de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvi el recurso
de reposicin y confirm la decisin anterior.
Resolucin No. 32141 de 28 de septiembre de 2007, por medio de la cual el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvi el recurso de apelacin y
confirm la decisin contenida en la Resolucin No. 19618 de 29 de junio de 2007.

-21.3. Hechos relevantes

Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la Repblica de Colombia, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Seccin Primera, han podido ser destacados los siguientes
aspectos:
a)

Los hechos

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los
siguientes:
-

b)

El 22 de noviembre de 2006, la sociedad FACTOR GROUP COLOMBIA S.A. solicit el

registro del signo FACTORING EXPRESS (denominativo), para distinguir servicios de
seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios
comprendidos en la clase 36 de la Clasificacin Internacional de Niza.
El 29 de diciembre de 2006, se public el extracto de dicha solicitud en la Gaceta de la
Propiedad Industrial No. 571. No se presentaron oposiciones a la solicitud de registro.
El 29 de junio de 2007, la Jefe de la Divisin de Signos Distintivos de la Superintendencia
de Industria y Comercio expidi la Resolucin No. 19618, por medio de la cual resolvi
negar el registro del signo FACTORING EXPRESS (denominativo), para distinguir
servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificacin Internacional de Niza a favor de
la sociedad FACTOR GROUP COLOMBIA S.A.
El 30 de julio de 2007, la sociedad FACTOR GROUP COLOMBIA S.A. interpuso el recurso
de reposicin y en subsidio el de apelacin en contra de la Resolucin anterior.
El 31 de agosto de 2007, la Jefe de la Divisin de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio expidi la Resolucin No. 27980, por medio de
la cual atendi el recurso de reposicin y confirm la decisin anterior.
El 28 de septiembre de 2007, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial
expidi la Resolucin No. 32141, por medio de la cual atendi el recurso de apelacin y
confirm la decisin contenida en la Resolucin No. 19618 de 29 de junio de 2007,
quedando de esta manera agotada la va gubernativa.
Fundamentos de la Demanda

La sociedad FACTOR GROUP COLOMBIA S.A. en su escrito de demanda expresa, en lo

principal, los siguientes argumentos:
-

La expresin FACTORING EXPRESS es lo suficientemente distintiva como para

constituirse en marca, como quiera que cuenta con dos palabras, siendo la primera de
stas evocativa del nombre de la sociedad solicitante, lo que indudablemente otorgar al
pblico consumidor una idea inequvoca del origen empresarial de los servicios
identificados con la misma.
() la expresin EXPRESS no otorga a la marca negada de oficio por la
Superintendencia () un concepto en especial que pueda describir de una u otra forma
los servicios ubicados en la clase 36 internacional y s por el contrario, otorga mayor
fuerza distintiva a la expresin FACTORING, lo que indudablemente nos lleva a concluir
sin temor a equvoco que en su conjunto la denominacin FACTORING EXPRESS cuenta
con la suficiente distintividad para poder constituirse en marca til para identificar
servicios contenidos en la clase 36 internacional de Niza.
() la expresin FACTORING EXPRESS, tras un superficial anlisis de registrabilidad
por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, es negada por considerarse
Descriptiva, cuando en realidad es un signo que en conjunto carece de significacin
alguna que pueda de manera alguna describir las cualidades o caractersticas de los
servicios ubicados en la clase 36 internacional.
La Superintendencia () presume, equivocadamente, que con la marca negada a
registro se pretenden identificar nica y exclusivamente servicios administrativos
relacionados con el contrato de preposicin, omitiendo que la expresin FACTORING

-3-

c)

EXPRESS se solicit en registro para identificar: SERVICIOS DE SEGUROS,

NEGOCIOS FINANCIEROS; NEGOCIOS MONETARIOS; NEGOCIOS INMOBILIARIOS,
de los cuales el contrato de preposicin es apenas una de las diferentes formas
contractuales a las que se puede acceder en la prestacin de tales servicios ().
() a la sociedad FACTORING EXPRESS S.A., no le aplicaron las mismas
consideraciones analticas en el estudio de registrabilidad de su marca FACTORING
EXPRESS, a pesar de que el estudio de registrabilidad anlogos ya haban surtido su
trmite, como se infiere del registro que de las marcas FACTORING DE LOS ANDES,
FACTORING DE OCCIDENTE, FACTORINGLO, FACTORING MARKET, FAST
FACTORING G COLTEFINANCIERA y FINAN FACTORING, lo cual nos permite afirmar,
() que estamos frente a una manifiesta violacin al principio fundamental de la igualdad
por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Contestacin a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestacin a la demanda, expresa, en

lo principal, los siguientes argumentos:
-

() el signo FACTORING EXPRESS se encuentra incurso en la causal de

irregistrabilidad contenida en el artculo 135 literal e) de la Decisin 486 (), toda vez que
consiste en un signo que carece de la suficiente distintividad para ser registrado como
marca, puesto que indican de manera directa y exclusiva que se trata de servicios
administrativos, financieros relacionados con el contrato de preposicin o factoring de
carcter expedito o de prestacin rpida, es decir, que describe las caractersticas
especficas de los servicios que pretende acaparar.
() en cuanto a la mencin que hace la parte demandante de otros registros de marcas
anteriormente otorgadas por la oficina nacional competente, resulta importante reiterar
que los registros marcarios concedidos dentro de otras actuaciones administrativas
fundamentadas en diferentes situaciones de hecho y de derecho, que no confieren el
derecho al registro a otros signos.

CONSIDERANDO:
1.

COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Que, de conformidad con la disposicin prevista en el artculo 1, literal c, del Tratado de

Creacin del Tribunal, las normas cuya interpretacin se solicita, forman parte del ordenamiento
jurdico de la Comunidad Andina;
Que, al tenor de la disposicin sealada en el artculo 32 del Tratado de Creacin del Tribunal,
en correspondencia con lo establecido en los artculos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es
competente para interpretar por va prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurdico
de dicha Comunidad;
Que, la solicitud de interpretacin prejudicial fue admitida a trmite por auto de 24 de octubre de
2011.
2.

NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccin Primera, de la Repblica

de Colombia, ha solicitado la interpretacin prejudicial de los artculos 134 y 135 literales a), b) y
e) de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina.
El Tribunal considera que procede la interpretacin de los artculos correspondientes a la
Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los
documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo

-4FACTORING EXPRESS (denominativo), fue presentada el 22 de noviembre de 2006, en

vigencia de la Decisin 486 mencionada.
Con fundamento en la potestad que deriva del artculo 34 del Tratado de Creacin del Tribunal y
126 del Estatuto, que indican que el Tribunal deber limitarse a precisar el contenido y alcance
de las normas que conforman el ordenamiento jurdico de la Comunidad Andina, referidas al
caso concreto, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal
Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurdico comunitario
que estime aplicables al caso concreto; y, tomando en cuenta que para el efecto la normativa
sustancial aplicable es la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina, se interpretar
de oficio el artculo 150 (Examen de registrabilidad y debida motivacin) de la Decisin 486 de
la Comisin de la Comunidad Andina, en tanto que resulta pertinente para la resolucin del
presente caso.
En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:
DECISIN 486
()
Artculo 134.- A efectos de este rgimen constituir marca cualquier signo que
sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrn registrarse
como marcas los signos susceptibles de representacin grfica. La naturaleza
del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningn caso ser
obstculo para su registro.
Podrn constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinacin de palabras;
()
Artculo 135.- No podrn registrarse como marcas los signos que:
a) no puedan constituir marca conforme al primer prrafo del artculo anterior;
b) carezcan de distintividad;
()
e) consistan exclusivamente en un signo o indicacin que pueda servir en el
comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia
geogrfica, la poca de produccin u otros datos, caractersticas o informaciones
de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o
indicacin, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o
servicios;
()
Artculo 150.- Vencido el plazo establecido en el artculo 148, o si no se
hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente proceder a
realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado
oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciar sobre stas y sobre
la concesin o denegatoria del registro de la marca mediante resolucin.
().

-53.

CONSIDERACIONES

El Tribunal procede a realizar la interpretacin prejudicial solicitada, para lo cual analizar

aspectos relacionados con:
-

Concepto de marca y sus elementos constitutivos. La distintividad;

Signos en idioma extranjero. Signos descriptivos. Signos evocativos. Palabras de uso
comn. La marca dbil;
Signos de fantasa;
Examen de registrabilidad y debida motivacin. Autonoma de la Oficina Nacional
Competente para tomar sus decisiones.

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS.

La Decisin 486, en su artculo 134, define a la marca como cualquier signo que sea apto para
distinguir productos o servicios en el mercado. Podrn registrarse como marcas los signos
susceptibles de representacin grfica.
La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinacin
de palabras, imgenes, figuras, smbolos, grficos, etc., que, susceptibles de representacin
grfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o
usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusin o error
acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.
La doctrina ha reconocido, en atencin a la estructura del signo, algunas clases de marcas,
como las denominativas, las grficas y las mixtas. En el marco de la Decisin 486 se puede, sin
embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como
los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc.,
segn consta detallado en el artculo 134 de la mencionada Decisin.
Los elementos constitutivos de una marca
El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisin 344, est
implcitamente contenido en la definicin del artculo 134 mencionado, toda vez que un signo
para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresin material
identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la
inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.
La representacin grfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la
Decisin 486 como elementos esenciales de una marca.
La susceptibilidad de representacin grfica consiste en expresiones o descripciones realizadas
a travs de palabras, grficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus
componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a travs de los
sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslacin del signo del campo imaginativo de su
creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o
denominaciones, grficos, signos mixtos, notas, colores, etc.
La caracterstica de distintividad es fundamental que rena todo signo para que sea susceptible
de registro como marca; lleva implcita la posibilidad de identificar unos productos o unos
servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciacin por parte del consumidor. Es
entonces distintivo el signo cuando por s solo sirva para diferenciar un producto o un servicio
sin que se confunda con l o con sus caractersticas esenciales o primordiales.

-6Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrnseca,
mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o
servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrnseca, mediante la cual se determina la capacidad
del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.
En este sentido, el literal b) del artculo 135 de la Decisin 486, establece como una causal de
nulidad absoluta del registro de un signo, aquellos que carezcan de este elemento fundamental,
la distintividad.
En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo
FACTORING EXPRESS (denominativo), para distinguir servicios de seguros, negocios
financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios comprendidos en la clase 36 de la
Clasificacin Internacional de Niza, cumple con los requisitos del artculo 134 de la Decisin 486
de la Comisin de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de
irregistrabilidad previstas en los artculos 135 y 136 de la referida Decisin.
3.2. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO. SIGNOS DESCRIPTIVOS. SIGNOS EVOCATIVOS.
PALABRAS DE USO COMN. LA MARCA DBIL.
El Tribunal estima adecuado referirse a los siguientes temas: signos en idioma extranjero,
signos descriptivos y de uso comn, los signos evocativos y la marca dbil.
Signos en idioma extranjero.
Tomando en cuenta que la sociedad GROUP COLOMBIA S.A. solicit el registro del signo
FACTORING EXPRESS (denominativo), integrado por expresiones en idioma ingls; se hace
necesario tratar el tema los signos en idioma extranjero.
En el caso del signo integrado por una o ms palabras en idioma extranjero, es de presumir que
el significado de stas no forma parte del conocimiento comn, por lo que cabe considerarlas
como de fantasa y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominacin de
que se trate.
A contrario, la denominacin en idioma extranjero no ser registrable si el significado conceptual
de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayora del pblico
consumidor o usuario, habindose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genricos o
descriptivos.
El Tribunal se ha pronunciado, al respecto, en los trminos siguientes: "(...) cuando la
denominacin se exprese en idioma que sirva de raz al vocablo equivalente en la lengua
espaola al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deber medirse
como si se tratara de una expresin local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones
en idiomas latinos como el italiano o el francs que por hablarse o entenderse con mayor
frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fontica, son de fcil
comprensin para el ciudadano comn.1
Signos descriptivos.
Tomando en cuenta que la sociedad actora argument que () la expresin FACTORING
EXPRESS, tras un superficial anlisis de registrabilidad por parte de la Superintendencia de
Industria y Comercio, es negada por considerarse Descriptiva, cuando en realidad es un signo
que en conjunto carece de significacin alguna que pueda de manera alguna describir las
cualidades o caractersticas de los servicios ubicados en la clase 36 internacional y que la
Superintendencia de Industria y Comercio aleg, al respecto, que () el signo
FACTORING EXPRESS se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el
1

Proceso 57-IP-2002, de fecha 4 de septiembre de 2002. G.O. N 840, de 26 de septiembre del 2002. marca:
CLASICC. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

-7artculo 135 literal e) de la Decisin 486 (), toda vez que consiste en un signo que carece de
la suficiente distintividad para ser registrado como marca, puesto que indican de manera directa
y exclusiva que se trata de servicios administrativos, financieros relacionados con el contrato de
preposicin o factoring de carcter expedito o de prestacin rpida, es decir, que describe las
caractersticas especficas de los servicios que pretende acaparar, deviene necesario hacer
referencia al tema de los signos descriptivos.
El signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a
identificar, sea un producto o un servicio o cualesquiera de sus propiedades o caractersticas.
La irregistrabilidad de los signos descriptivos implica a los que designen exclusivamente la
calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la poca de produccin u otros datos
caractersticos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales caractersticas son
comunes a otros productos o servicios, el signo no ser distintivo y en consecuencia no podr
ser registrado.
El Tribunal ha sostenido que uno de los mtodos para determinar si un signo es descriptivo, es
formularse la pregunta de cmo es el producto o servicio que se pretende registrar, (...) de tal
manera que si la respuesta espontneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor
medio- es igual a la de la designacin de ese producto, habr lugar a establecer la naturaleza
descriptiva de la denominacin2.
La jurisprudencia ha reconocido que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como
marcas, siempre que no tengan una estrecha relacin con los bienes o con los servicios que
pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos
signos puedan servir de calificativos para distintos productos o servicios pertenecientes a
diversas clases, se ver disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilizacin en
diversos productos o servicios.
Signos evocativos.
Tomando en cuenta que la demandante alega que La expresin FACTORING EXPRESS es lo
suficientemente distintiva como para constituirse en marca, como quiera que cuenta con dos
palabras, siendo la primera de stas evocativa del nombre de la sociedad solicitante, lo que
indudablemente otorgar al pblico consumidor una idea inequvoca del origen empresarial de
los servicios identificados con la misma deviene necesario hacer referencia al tema de los
signos evocativos.
En el caso de los signos evocativos, stos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas
caractersticas, cualidades o efectos del producto o servicio, exigindole hacer uso de la
imaginacin y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.
El Tribunal ha sealado, a este respecto, que Las marcas evocativas o sugestivas no hacen
relacin directa e inmediata a una caracterstica o cualidad del producto como sucede en las
marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qu productos o servicios
comprende la marca debe utilizar su imaginacin, es decir, un proceso deductivo entre la marca
o signo y el producto o servicio.3
Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una
imagen o una idea sobre el producto, a travs de llevar a cabo un desarrollo de la imaginacin
que conduzca a la configuracin en la mente del consumidor, del producto amparado por el
distintivo.
2

Proceso 27-IP-2001, marca: MIGALLETITA, publicado en la Gaceta Oficial N 686, de 10 de julio de 2001,
citando al Proceso 3-IP-95, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A., publicado
en la Gaceta Oficial N 189, de 15 de septiembre de 1995.
Ibdem.

-8As pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la funcin distintiva de la marca
y, por tanto, es registrable.
No existe un lmite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto,
corresponder tambin a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud
de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.
En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal que:
Las marcas evocativas son consideradas como marcas dbiles, por cuanto cualquier persona
tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o caractersticas de los productos o
de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba
aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o
caractersticas de su marca. Cabe adems recalcar que este tipo de marca es sin embargo
registrable, no as las denominaciones genricas, que son irregistrables para precaver que
expresiones de uso comn o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como
denominacin exclusiva de un producto o de un determinado.
En efecto, este cumple la funcin distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable. Sin
embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se
pretende registrar, podr ser considerado como un signo marcadamente dbil y, en
consecuencia, su titular tendra que soportar el registro de signos que en algn grado se
asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan
elementos genricos, descriptivos o de uso comn. Si bien, estos elementos otorgan capacidad
evocativa al signo, tambin lo tornan especialmente dbil, ya que su titular no puede impedir que
terceros utilicen dichos elementos.
Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasa y no hay una fuerte proximidad con
el producto o servicio que se pretende distinguir. En este evento, el consumidor tendr que hacer
una deduccin no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente
fuerte.
De acuerdo a lo anteriormente sealado, corresponder al juez consultante determinar si el
signo FACTORING EXPRESS (denominativo) es un signo evocativo de las caractersticas,
cualidades o efectos de los servicios de la clase 36, exigindose, en consecuencia, hacer uso de
la imaginacin y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.
Palabras de uso comn. La marca dbil:
Tomando en cuenta que se ha alegado dentro del proceso que el signo FACTORING
EXPRESS (denominativo) est integrado por palabras de uso comn, deviene necesario
referirse a este tema.
Al conformar una marca, su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras,
prefijos o sufijos, races o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse
como expresiones de uso comn, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio
absoluto por persona alguna.
Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresin de tal naturaleza no tiene un
dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no est facultado por la ley para impedir que
terceros puedan utilizar dicha expresin en combinacin de otros elementos en la conformacin
de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear
riesgo confusin.
El Tribunal ha reiterado esta posicin de la siguiente manera:

-9Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente

consideradas pueden estimarse como expresiones de uso comn, y que por ser
tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna. Por ello el titular de
una marca que lleve incluida una expresin de tal naturaleza no est legalmente
facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresin, en
combinacin de otros elementos en la conformacin de signos marcarios,
siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no
crear confusin.4
En el caso de denominaciones conformadas por partculas de uso comn, la distintividad se
busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son
marcariamente dbiles.
El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que partculas necesarias
o usuales pertenecientes al dominio pblico puedan ser utilizadas nicamente por un titular
marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el pblico en general los
siga utilizando.
Dentro del tema Jorge Otamendi seala que:
El titular de una marca con un elemento de uso comn sabe que tendr que
coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y
sabe tambin que siempre existir entre las marcas as configuradas el parecido
que se deriva, necesariamente, de las partculas coparticipadas insusceptibles de
privilegio marcario. Esto necesariamente tendr efectos sobre el criterio que se
aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso comn son
marcariamente dbiles.5
3.6. LAS MARCAS DE FANTASA.
Tomando en cuenta que la sociedad FACTOR GROUP COLOMBIA S.A. ha expresado que el
signo FACTORING EXPRESS (denominativo) es un signo que en conjunto carece de
significacin alguna; se hace necesario tratar el tema: las marcas de fantasa.
Dentro de las marcas denominativas se encuentra la marca de fantasa, que puede no tener
significado alguno aunque puede sugerir una idea o concepto.
Para la doctrina es aquella constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida
para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a stos ni a ninguna de sus
caractersticas.6
Las marcas de fantasa no incitan a la idea del producto en s, porque, por lo general, se trata de
palabras sin contenido conceptual, que no hacen referencia a sus cualidades o aptitudes ni a su
gnero o especie.
Entre las marcas de fantasa se incluyen las denominadas evocativas que son consideradas
como las que dan al consumidor una idea sobre alguna propiedad o caracterstica del producto o
servicio que va a distinguir la marca.

Proceso 70-IP-2005. Interpretacin prejudicial de 21 de junio de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena No. 1231 de 16 de agosto de 2005. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE
LA COMUNIDAD ANDINA.
OTAMENDI Jorge. Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pg. 215
y 216.
OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pg. 26.

- 10 Igualmente, ha sostenido el Tribunal:

Las denominaciones de fantasa () implican la creacin de un vocablo, el mismo
que puede no tener significado alguno. Es as que una marca de fantasa gozar
generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasa o
caprichosas por ser elaboracin del ingenio propio de sus titulares carecen de
connotacin conceptual o significado idiomtico, de tal manera que si una
denominacin genrica va acompaada de una palabra de fantasa, la posibilidad
de que sea admitido su registro aumenta.7
3.7. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Y DEBIDA MOTIVACIN.
Tomando en cuenta que la Superintendencia de Industria y Comercio resolvi denegar de oficio
el registro del signo FACTORING EXPRESS (denominativo), para distinguir servicios de
seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios comprendidos en la
clase 36 de la Clasificacin Internacional de Niza a favor de la sociedad FACTOR GROUP
COLOMBIA S.A.; y, que no se presentaron oposiciones a la solicitud en referencia; el Tribunal
estima adecuado referirse al tema de Examen de registrabilidad y debida motivacin.
El artculo 148 de la Decisin 486 dispone que en el caso en que se hayan presentado
oposiciones la oficina nacional competente notificar el hecho al solicitante para que, dentro de
los 30 das siguientes, haga valer sus argumentaciones y, si lo considera necesario, presente
pruebas. La oficina nacional competente, a solicitud de parte, otorgar 30 das de plazo
adicional para presentar pruebas que sustenten la contestacin.
Por otro lado, el artculo 150 de la Decisin 486 determina que Vencido el plazo establecido en
el artculo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente
proceder a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones,
la oficina nacional competente se pronunciar sobre stas y sobre la concesin o denegatoria
del registro de la marca mediante resolucin.
Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de
registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo an en el caso de que no hubiesen
sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningn caso
queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de
que sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciar acerca de
ellas as como acerca de la concesin o de la denegacin del registro solicitado.
Al respecto, este Tribunal ha manifestado:
La existencia de oposiciones compromete ms an al funcionario respecto de la
realizacin del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de
la obligacin de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho
examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesin o de
denegacin de los registros marcarios. 8
Asimismo, el examen de registrabilidad que, en apego a lo dispuesto en el artculo 150 de la
misma Decisin, debe practicar la oficina correspondiente, comprende el anlisis de todas las
exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo,
desde luego, de los requisitos fijados por el artculo 134 y, tomando en consideracin las
prohibiciones determinadas por los artculos 135 y 136 de la Decisin en estudio.

Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. No. 398 de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta .
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 16-IP-2003, sentencia de 12 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. N 916, de 2 de abril de

2003. Marca: CONSTRUIR Y DISEO. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

- 11 De la misma forma, ser la Oficina Nacional Competente, la que en definitiva decida sobre las
oposiciones formuladas, en el caso de que hayan sido presentadas, y, desde luego, respecto de la
concesin o de la denegacin del registro solicitado; el acto de concesin o de denegacin del
registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, tcnico y pormenorizado de todos los
elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisin. El funcionario debe aplicar las
reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad. La aplicacin que de
stas se realice en el examen comparativo depender, en cada caso, de las circunstancias y
hechos que rodeen a las marcas en conflicto.
Asimismo, en anteriores providencias, el Tribunal ha establecido ciertas caractersticas aplicables
al examen de registrabilidad, a saber:
El Tribunal en mltiples Interpretaciones Prejudiciales9 ha abordado el tema del
examen de registrabilidad, pero en uno de sus ltimos pronunciamientos
determin con toda claridad cules son las caractersticas de dicho examen:
1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional
Competente debe realizar el examen de registrabilidad as no se hubieren
presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.
2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al
analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con
todos los requisitos de artculo 134 de la Decisin 486, y luego determinar si el
signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad
consagradas en los artculos 135 y 136 de la misma norma.
3. En consecuencia con lo anterior y en relacin con marcas de terceros, la
Oficina Nacional Competente, as hubiera o no oposiciones, deber revisar si el
signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad
contemplado en el artculo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no
idntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para
productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un
riesgo de confusin o de asociacin10.
Otra de las caractersticas del examen de registrabilidad es su autonoma tanto en relacin con las
decisiones expedidas por otras oficinas de registro marcario, como en relacin con anteriores
decisiones expedidas por la propia oficina. En el siguiente acpite el Tribunal se referir a esta
caracterstica.
Debida motivacin
La resolucin que emita la Oficina Nacional Competente tiene que ser necesariamente,
motivada en debida forma y, adems, debe expresar en su pronunciamiento los fundamentos en
los que se basa para emitirlos.
Acerca de los actos administrativos referentes a la concesin o a la denegacin de registros
marcarios, este Tribunal ha manifestado:
(...) requieren de motivacin para su validez; pero si, adems, la obligacin de
motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma
9

Se destacan las siguientes Interpretaciones Perjudiciales sobre la materia: Interpretacin Prejudicial de 7 de

julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretacin Prejudicial de 9 de marzo de 2005, dentro del
proceso 03-IP-2005; e Interpretacin Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, dentro del proceso 167-IP-2005.

10

Proceso 180-IP-2006. Interpretacin Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N 1476, de 16 de marzo de 2007. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.

- 12 comunitaria, de prevalente aplicacin- debe entonces formar parte de aqul y,

adems, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podra
quedar afectada de nulidad absoluta la resolucin que los contenga si por
inmotivacin lesiona el derecho de defensa de los administrados. 11
En consecuencia, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en
la Resolucin que concede o deniega el registro marcario, es decir la Oficina Nacional no
puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolucin que concede el registro
marcario, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razn de dicho examen
y, por lo tanto, cumplir con un principio bsico de la actuacin pblica como es el de la
motivacin de los actos.
Autonoma de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones
Tomando en cuenta que sociedad FACTOR GROUP COLOMBIA S.A. ha expresado que () a
la sociedad FACTORING EXPRESS S.A., no le aplicaron las mismas consideraciones analticas
en el estudio de registrabilidad de su marca FACTORING EXPRESS, a pesar de que el estudio
de registrabilidad anlogos ya haban surtido su trmite, como se infiere del registro que de las
marcas FACTORING DE LOS ANDES, FACTORING DE OCCIDENTE, FACTORINGLO,
FACTORING MARKET, FAST FACTORING G COLTEFINANCIERA y FINAN FACTORING, lo
cual nos permite afirmar, () que estamos frente a una manifiesta violacin al principio
fundamental de la igualdad por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, y que la
argument que () en cuanto a la mencin que hace la parte demandante de otros registros
de marcas anteriormente otorgadas por la oficina nacional competente, resulta importante
reiterar que los registros marcarios concedidos dentro de otras actuaciones administrativas
fundamentadas en diferentes situaciones de hecho y de derecho, que no confieren el derecho
al registro a otros signos; el Tribunal estima adecuado referirse al tema de la Autonoma de la
Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones en relacin a anteriores decisiones
formuladas.
Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del proceso 110-IP-2008:
El sistema de registro marcario que se adopt en la Comunidad Andina se encuentra
soportado en la actividad autnoma e independiente de las Oficinas Competentes en
cada Pas Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra
regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es
as como el Captulo V de la Decisin 344 regula el procedimiento de registro marcario, e
instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el
respectivo examen de registrabilidad.
Dicha autonoma se manifiesta tanto en relacin con decisiones emanadas de otras
oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relacin con sus
propias decisiones.
Sobre el primer tema, el Tribunal ha sealado:
Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son
independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en
contacto, como sera el caso del derecho de prioridad o de la oposicin de
carcter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los
pronunciamientos de las mismas.
En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro
Marcario significa que juzgarn la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos
como marcas, sin tener en consideracin el anlisis de registrabilidad o
11

Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998. G.O.A.C. N 422, de 30 de marzo de 1999. Marca:
GLEN SIMON. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

- 13 irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Pases

Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario
en determinado Pas Miembro esto no significa que indefectiblemente se deber
conceder dicho registro marcario en los otros Pases. O bien, si el registro
marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser
negado en los dems Pases Miembros, an en el caso de presentarse con base
en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo Pas que neg el
registro. (Proceso 71-IP-2007. Interpretacin Prejudicial de 15 de agosto de
2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1553, de 15 de
octubre de 2007).
Un aspecto de especial importancia en relacin a este tema constituye el hecho que el principio
de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de
acuerdo a su criterio de interpretacin de los hechos y de las normas, adopte la decisin que
considere ms adecuada en relacin al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es
menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado.
Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableci como atribucin de las oficinas
nacionales de registro marcario la obligacin de realizar el examen de registrabilidad, el que es
obligatorio y debe llevarse a cabo an en el caso de que no hubiesen sido presentadas
oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningn caso queda eximida de
realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean
presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciar acerca de ellas as
como acerca de la concesin o de la denegacin del registro solicitado.
Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser
autnomo tanto en relacin con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro
marcario, como en relacin con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el
sentido de que sta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto,
es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la
informacin recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores anlisis sobre
signos idnticos o similares.
Esta atribucin no quiere decir que la oficina de registro marcario no tenga lmites en su
actuacin y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la
oficina de registro marcario tiene la obligacin, en cada caso, de hacer un anlisis de
registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trmite.
Con base en estos fundamentos,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
CONCLUYE:
1.

Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el
mercado y rene el requisito de ser susceptible de representacin grfica, de conformidad
con lo establecido por el artculo 134 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad
Andina. Esa aptitud se confirmar si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra
comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los
artculos 135 y 136 de la mencionada Decisin. La distintividad del signo presupone su
perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

2.

En el caso del signo integrado por una o ms palabras en idioma extranjero, si el

significado de stas no forma parte del conocimiento comn, corresponde considerarlas
como de fantasa, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se
ha hecho del conocimiento de la mayora del pblico consumidor o usuario, o se trata de

- 14 vocablos genricos o descriptivos, en relacin con el producto o servicio que distingue, la

denominacin no ser registrable.
3.

El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no ser registrable como marca si se

limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las caractersticas u
otros datos del servicio de que se trate, comunes a otros servicios del mismo gnero.

4.

En el mbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas

caractersticas, cualidades o efectos del servicio, exigindole hacer uso de la imaginacin
y del entendimiento para relacionar aquel signo con este servicio. El signo evocativo
cumple la funcin distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.
Corresponder al juez consultante determinar si el signo FACTORING EXPRESS
(denominativo), es un signo evocativo de las caractersticas, cualidades o efectos de los
servicios de la clase 36 exigindose, en consecuencia, hacer uso de la imaginacin y del
entendimiento para relacionar aquel signo con este servicio; y, en consecuencia, si es o
no registrable.

5.

Los signos pueden estar conformados por palabras de uso general o comn. En este
caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la
condicin de signo de fantasa del conjunto marcario, es decir, la presencia de aquellos no
impedir el registro de la denominacin, caso que el conjunto del signo se halle provisto
de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente. Y puesto que el vocablo de
uso comn no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podr
impedir su inclusin en otro signo.
En el caso de denominaciones conformadas por partculas o palabras de uso comn, la
distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos
trminos son marcariamente dbiles.

6.

Las marcas de fantasa implican la creacin de un vocablo, el mismo que puede no tener
significado alguno. Esta marca gozar generalmente de un mayor poder distintivo por ser
elaboracin del ingenio propio de sus titulares, por tanto, carecen de connotacin conceptual
o significado idiomtico.

7.

La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de

registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprender el anlisis de todas
las exigencias establecidas por la Decisin 486. Dicho examen debe realizarse an en
aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud.
El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable,
que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesin o la
denegacin del registro de un signo, deber plasmarse en resolucin debidamente
motivada, la que deber ser notificada al peticionario.
Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro marcario
tiene las siguientes caractersticas:

8.

Debe ser de oficio.

Es integral.
Se debe plasmar en una resolucin debidamente motivada.
Es autnomo.

El sistema de registro marcario que adopt la Comunidad Andina se encuentra basado en

la actividad autnoma e independiente de las Oficinas Nacionales Competentes en cada
Pas Miembro. Actividad que, aunque generalmente se encuentra regulada por la
normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia.

- 15 Esta autonoma de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones se

manifiesta tanto en relacin con decisiones provenientes de otras oficinas de registro
marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones.
De conformidad con el artculo 35 del Tratado de Creacin del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N 200800077, deber adoptar la presente interpretacin. Asimismo, deber dar cumplimiento a las
disposiciones contenidas en el prrafo tercero del artculo 128 del Estatuto vigente.
Notifquese al Juez consultante mediante copia certificada y remtase copia a la Secretara
General de la Comunidad Andina, para su publicacin en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena.
Ricardo Vigil Toledo
PRESIDENTE
Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA
Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO
Jos Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO
Isabel Palacios Leguizamn
SECRETARIA
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel
copia del original que reposa en el expediente de esta Secretara. CERTIFICO.Isabel Palacios L.
SECRETARIA