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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 80-IP-2014
Interpretacin prejudicial a peticin del juez consultante de
los artculos 151, 155, 238 y 243 de la Decisin 486 de la
Comisin de la Comunidad Andina y de oficio de los
artculos 156 y 157 de la Decisin 486 de la Comisin de la
Comunidad Andina. rgano nacional consultante:
Superintendencia de Industria y Comercio de la Repblica
de Colombia, Grupo de Competencia Desleal y Propiedad
Industrial. Demandante: CARVAJAL INFORMACIN S.A.S.
Demandado: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.
ESP. Asunto: Infraccin de derechos marcarios. Expediente
Interno: 2013-223172.
Magistrado Ponente: Dr. Jos Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de


Quito, a los diecisiete (17) das del mes de septiembre del ao dos mil catorce.
VISTOS:
En la solicitud de interpretacin prejudicial formulada por la Superintendencia de
Industria y Comercio, Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la
Repblica de Colombia, a travs del Oficio 1003-240 de 3 de junio de 2014, recibido por
este Tribunal el veinte de junio de 2014, solicita la interpretacin prejudicial de los
artculos 151, 155, 238 y 243 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad
Andina.
Que, de la solicitud de interpretacin prejudicial y de sus anexos se desprende que los
requisitos exigidos por los artculos 32 y 33 del Tratado de Creacin del Tribunal y 125
de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisin a trmite fue considerada
procedente por auto de veintitrs (23) de julio de 2014.
1.- PARTES EN EL PROCESO INTERNO:
Demandante:

CARVAJAL INFORMACIN S.A.S.

Demandada: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP.


2.- HECHOS RELEVANTES
Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los
siguientes:
1. La sociedad CARVAJAL INFORMACIN S.A.S., present ante la SUPERINTENDENCIA
DE INDUSTRIA Y COMERCIO, demanda por infraccin de marca en contra de la
sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP., soportando su accin en la

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titularidad de los signos GUR (denominativo) y GUR (mixto), para las clases 16,
35, 38, 41 y 42 de la Clasificacin de Niza, signos que se ven afectados con el uso por
parte de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP., del signo GUR
(denominativo), para ofertar servicios de telecomunicaciones, comprendidos en la clase
internacional 38, el cual es idntico a sus marcas previamente registradas.
2. Con fecha 4 de febrero de 2014, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP., dio
contestacin a la demanda planteada en su contra, negando los argumentos deducidos
por la actora.
3. Mediante auto 25209 de 22 de mayo de 2014, la Superintendencia de Industria y
Comercio, ordena oficiar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para que se
efecte la respectiva Interpretacin Prejudicial, en donde se solicita se respondan las
siguientes preguntas:
Sobre los artculos 151, 155 y 238 de la Decisin 486 de 2000: a) Es posible a la luz de
la Decisin 486 de 2000, la coexistencia de dos marcas registradas bajo la misma clase
de Niza, siempre y cuando no haya lugar a un riesgo de confusin y asociacin, b) la
Clasificacin de Niza debe analizarse teniendo en cuenta las sub actividades contenidas
en la misma.
Sobre el artculo 243 de la Decisin 486 de 2000: a) Los criterios contenidos en el
mencionado artculo relevan a la vctima de la infraccin de acreditar la existencia de un
dao, b) el hecho daoso, constitutivo de la infraccin, da lugar automticamente a la
generacin de un dao.
a. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda
4. La sociedad CARVAJAL INFORMACIN S.A.S. en su escrito de demanda expresa, en
lo principal, los siguientes argumentos:
5. Que es titular de los signos GUR (denominativo) y GUR (mixto) para proteger
productos y servicios comprendidos en las clases: 16, 35, 38, 41 y 42 de la Clasificacin
de Niza.
6. Que desde el ao 2011, viene utilizando la marca GUR (denominativa) y GUR
(mixta), () para identificar un portal de internet que oferta servicios de motor de
bsqueda, que le permite al usuario acceder a la informacin comercial de Colombia,
incluyendo contenido relativo a los sectores del turismo, el entretenimiento, de eventos y
de gastronoma, entre muchos otros, servicios que se encuentran reivindicados por los
registros de marcas.
7. Que: () los servicios identificados con las marcas GUR y GUR mixta, ofrecidos
por CARVAJAL en los portales www.ciudadguru.com.co, www.ciudadguru.com,
www.guruviajes.com,
www.guruviajes.com.co,
www.guruofertas.com
y
www.guruofertas.com.co, y en las aplicaciones mviles gur cines, gur cajeros, gur
parqueaderos, consisten, principalmente, en un servicio de Telecomunicaciones que

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permite el acceso a bases de datos informticas, electrnicas y en lnea para la
comunicacin de informacin y contenido sobre asuntos de inters general y comercial,
facilitando el intercambio de informacin entre los distintos usuarios y el acceso a sitios
web de terceros, as como la adquisicin de productos y servicios a travs de dichos
sitios de internet.
8. Adems afirma que es titular de la marca GUR (denominativa) en Nicaragua (clases
16, 35 y 38 de la Clasificacin de Niza), Guatemala (clases 16 y 38 de la Clasificacin
de Niza), Panam (clases internacionales 16, 35 y 38 de la Clasificacin de Niza) y en
Honduras (clase 38 de la Clasificacin de Niza).
9. Que la empresa COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP, () que absorbi a
TELEFNICA MVILES S.A., presta sus servicios a travs de la marca MOVISTAR a
nivel nacional, tiene por objeto la organizacin, operacin, prestacin, provisin,
explotacin de las actividades, redes y los servicios de telecomunicaciones, tal como se
desprende de su objeto social y de la informacin encontrada en la pgina web
http://www.movistar.co/, segn consta en los Trminos y Condiciones de dicha pgina
web.
10. Afirma que: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES est adelantando una campaa
publicitaria, educativa e instructiva en la que utiliza la expresin GUR de manera
protagnica, para promocionar sus servicios de Internet y telecomunicaciones, en
distintos medios de comunicacin como internet, vallas, televisin, radio, prensa, entre
otras.
11. Manifiesta que: La utilizacin que de la marca GUR viene realizando COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES para promocionar sus servicios, es para servicios idnticos
frente a los cuales CARVAJAL tiene registradas sus marcas GUR y GUR mixta.
12. Que el uso del signo GUR por parte de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.
ESP., en frases como Pregunta al gur de internet causa riesgo de confusin y/o
asociacin respecto de las marcas de su propiedad.
13. Aduce que COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP., no posee autorizacin
para el uso en el comercio del signo GUR de su propiedad.
14. Mantiene que: La utilizacin de la expresin distintiva GUR por parte de COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES para distinguir un servicio de educacin o instruccin,
referido al servicio de telecomunicaciones ofrecido, contraviene, evidentemente, el
derecho concedido a CARVAJAL contemplado en los literales a) y d) del artculo 155 de
la Decisin 486 como titular de un registro marcario.
15. Que se ordene el cese definitivo del uso de la denominacin GUR por parte de
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP.
16. Que se condene a la demandada al pago de una indemnizacin por los perjuicios
causados con los actos de infraccin.
b. Contestacin a la demanda
17. La sociedad Colombia Telecomunicaciones
argumentando lo siguiente:

S.A.

ESP. contest

la

demanda

18. Que se opone a los argumentos esgrimidos por la parte actora en su escrito de
demanda.
19. Afirma que () las actividades de CARVAJAL, adems de ser del todo distintas a las
de MOVISTAR, no son promocionadas en los mismos canales publicitarios empleados
principalmente por mi mandante, como televisin, vallas y radio, entre otras.
20. Aduce que: () la utilizacin de la expresin Gur no es exclusiva de MOVISTAR
Colombia, sino que corresponde a una estrategia internacional, en donde todas las
compaas del mismo grupo (incluyendo O2, en Inglaterra, entre muchas otras) se han
dado a la tarea de instruir a los usuarios sobre las nuevas tecnologas, a fin de que sean
ellos quienes finalmente suplan las necesidades generadas en los consumidores.
21. Argumenta adems que: () la palabra Gur es de comn utilizacin para denotar un
particular conocimiento respecto de una materia, como se comprueba al recordar que
muchos suelen identificarse como el Gur de la poltica, o el Gur de las televentas;
sin que pueda decirse que corresponde a la identificacin de un producto o servicio, sino
a aqul sujeto al que se atribuye tal apelativo, como en el caso de MOVISTAR, quien es
el Gur del internet.
22. Afirma que MOVISTAR no ha utilizado la palabra Gur para identificar sus productos o
servicios, sino que la ha utilizado para identificarse as mismo como un gur o experto.
23. En cuanto a la supuesta infraccin de marca, lo importante no es la clase en la que est
registrado el signo, sino los productos o servicios que comercializa.
24. Asegura que: De ninguna manera el consumidor medio podra llegar a confundirse
entre MOVISTAR y CARVAJAL. Esto es, por cuanto, el segundo no provee servicios de
internet fijo o mvil; y el primero no orienta ni aconseja a los usuarios sobre la manera
en que pueden invertir su tiempo libre. En pocas palabras, Movistar compite en el
mercado de proveedores de internet, mientras que Carvajal lo hace en el de la asesora
respecto de actividades recreativas, o de informacin general, razn ms que suficiente
para descartar la confusin.
25. Afirma que no existe infraccin de marca cuando no hay riesgo de confusin entre los
productos o servicios.
26. Enuncia que: () es claro que corresponde a Carvajal demostrar el menoscabo o
detrimento que sufri, y cuya indemnizacin reclama; sin que esa tarea se pueda
confundir con su cuantificacin. De suerte que debe desplegar en el proceso una labor
tendiente a demostrar cmo se aminor su patrimonio, o, a lo sumo, qu consecuencias
negativas le report la supuesta falta de Movistar, o cul fue la mutacin generada por la
misma.
27. Afirma que el clculo que efecta la actora por los supuestos perjuicios causados es
incorrecto.
3.- NORMAS DEL
INTERPRETADAS.

ORDENAMIENTO

JURDICO

COMUNITARIO

SER

28. El Juez consultante ha solicitado la interpretacin prejudicial de los artculos 151, 155,
238 y 243 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina.

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29. Se considera que procede la interpretacin de los artculos 151, 155, 238 y 243 de la
Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los
documentos aparejados al expediente, que la demanda por infraccin de derechos de
marca trata de un asunto contemplado en la normativa andina.
30. Con fundamento en la potestad que deriva del artculo 34 del Tratado de Creacin del
Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio, los artculos 156 y 157 de la
Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina.
31. Que, el texto de las normas objeto de la interpretacin prejudicial es el siguiente:
Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina.
()
Artculo 151:
Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los
Pases Miembros utilizarn la Clasificacin Internacional de Productos y Servicios para
el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957,
con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificacin Internacional referida en el prrafo anterior no
determinarn la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados
expresamente.
()
Artculo 155:
El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero
realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:
a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idntico o semejante sobre productos
para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios
para los cuales sta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o
acondicionamientos de tales productos;
b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, despus de que se hubiese
aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca;
sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales sta se ha registrado; o
sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan
o contengan la marca, as como comercializar o detentar tales materiales;
d) usar en el comercio un signo idntico o similar a la marca respecto de cualesquiera
productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusin o un riesgo de
asociacin con el titular del registro. Tratndose del uso de un signo idntico para
productos o servicios idnticos se presumir que existe riesgo de confusin;
e) usar en el comercio un signo idntico o similar a una marca notoriamente conocida
respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del

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registro un dao econmico o comercial injusto por razn de una dilucin de la fuerza
distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razn de un
aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;
f) usar pblicamente un signo idntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun
para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilucin de la fuerza distintiva
o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su
prestigio.

Artculo 156:
A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artculo anterior, constituirn uso de un
signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos:
a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios
con ese signo;
b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,
c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o
comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicacin
empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.
Artculo 157:
Los terceros podrn, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el
mercado su propio nombre, domicilio o seudnimo, un nombre geogrfico o cualquier
otra indicacin cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de
origen o poca de produccin de sus productos o de la prestacin de sus servicios u
otras caractersticas de stos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso
a ttulo de marca, y tal uso se limite a propsitos de identificacin o de informacin y no
sea capaz de inducir al pblico a confusin sobre la procedencia de los productos o
servicios.
El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero usar la
marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la
existencia o disponibilidad de productos o servicios legtimamente marcados; o para
indicar la compatibilidad o adecuacin de piezas de recambio o de accesorios utilizables
con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite
al propsito de informacin al pblico y no sea susceptible de inducirlo a confusin sobre
el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.
()
Artculo 238:
El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisin podr entablar accin ante
la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.
Tambin podr actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una
infraccin.
Si la legislacin interna del Pas Miembro lo permite, la autoridad nacional competente
podr iniciar de oficio, las acciones por infraccin previstas en dicha legislacin.
En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podr entablar la
accin contra una infraccin sin, que sea necesario el consentimiento de los dems,
salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.
()

Artculo 243:
Para efectos de calcular la indemnizacin de daos y perjuicios se tomar en cuenta,
entre otros, los criterios siguientes:
a) el dao emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como
consecuencia de la infraccin;
b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de
infraccin; o,
c) el precio que el infractor habra pagado por concepto de una licencia contractual,
teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales
que ya se hubieran concedido.
4.- ASPECTOS A TRATARSE.
32. Procede el Tribunal a realizar la interpretacin prejudicial solicitada por la
Superintendencia de Industria y Comercio, para lo cual se analizarn los siguientes
aspectos:
A. Alcance del trmino Juez Nacional en relacin con la solicitud de Interpretacin
Prejudicial.
B. De la Interpretacin Prejudicial Obligatoria y Facultativa.
C. Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. Derecho al uso
exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una accin de
infraccin de derechos.
D. La accin de infraccin de derechos. Sus caractersticas.
E. Confundibilidad de marcas en los temas de infraccin de derechos de propiedad
industrial. Reglas de comparacin de signos distintivos. Comparacin entre
signos denominativos y mixtos.
F. Coexistencia de dos signos dentro de una misma clase internacional. La
conexin competitiva.
G. Usos que no requieren la autorizacin del titular de una marca.
H. De los criterios a tomarse en cuenta en el clculo de indemnizacin de daos y
perjuicios.
A. ALCANCE DEL TRMINO JUEZ NACIONAL EN RELACIN CON LA SOLICITUD
DE INTERPRETACIN PREJUDICIAL.
33. La presente solicitud de Interpretacin Prejudicial fue solicitada por la Superintendencia
de Industria y Comercio, Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la
Repblica de Colombia, en vista de lo cual es pertinente hacer referencia a lo expuesto
por este Tribunal en la Interpretacin Prejudicial 14-IP-2007:
Como quiera que la consulta prejudicial planteada proviene de la Superintendencia de
Industria y Comercio de Colombia, se hace necesario, analizar el concepto del Juez
Nacional, contenido en el artculo 33 del Tratado de Creacin del Tribunal a efectos de
la Interpretacin Prejudicial que corresponde a este Tribunal.
De una manera general, se suele dividir el poder pblico en diferentes ramas: Esta
clasificacin, en un Estado complejo, como es el de hoy, es decir, en donde existen
variados rganos de produccin normativa y varias formas jurdicas complementarias y

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entrelazadas, genera problemas de identificacin en relacin con la naturaleza de los
actos que se expiden1.
Se hace evidente que en la actualidad para clasificar la naturaleza de los actos ya no es
suficiente el criterio orgnico y, en consecuencia, para analizar la naturaleza de los actos
judiciales no debe circunscribirse slo a los que emanan de los Jueces de la Repblica.
En este marco argumentativo, es entendible y evidente que un Estado pueda atribuir
funciones judiciales a rganos diferentes del Poder Judicial para revestirlos de la
competencia de proferir verdaderas sentencias judiciales.
Por lo anterior, resulta menester interpretar el artculo 33 del Tratado de Creacin del
Tribunal de Justicia y los artculos 122, 123, 127 y 128 del Estatuto, cuando se refieren a
los Jueces Nacionales, de manera amplia, en aras de identificar el sujeto legitimado
para solicitar la interpretacin prejudicial y que dentro de un Pas Miembro es aquel que
ostenta la funcin judicial.
Como la finalidad de la interpretacin prejudicial es la aplicacin uniforme de la
normativa comunitaria por parte de los Jueces Nacionales, los organismos a los cuales
el Pas Miembro ha otorgado funciones judiciales deben acceder a la interpretacin
prejudicial para cumplir con la filosofa de la misma.
Como conclusin, el trmino Juez Nacional debe interpretarse incluyendo a los
organismos que cumplen funciones judiciales, siempre que cumplan las condiciones
mnimas sealadas por la ley interna; para de esta manera tenerlos como legitimados
para solicitar la interpretacin prejudicial, cuando en el ejercicio de dichas funciones
conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta algunas de las
normas que integran el Derecho Comunitario Andino".
B. DE LA INTERPRETACIN PREJUDICIAL OBLIGATORIA Y FACULTATIVA.
34. Es importante que la autoridad consultante que es la Superintendencia de Industria y
Comercio, Delegatura para asuntos jurisdiccionales Grupo de Competencia Desleal y
Propiedad Industrial, conozca las diferencias de la Interpretacin Prejudicial obligatoria y
la facultativa, por lo que el Tribunal se referir a la interpretacin prejudicial 149-IP-2011,
de 10 de mayo de 2012, marca PRADAXA (denominativa), en donde se establecieron
las caractersticas de cada figura en el siguiente sentido:
El ordenamiento jurdico comunitario andino, por regla general y en virtud de los
principios de aplicacin inmediata y efecto directo, entra a formar parte y a tener efecto
automtico en el sistema jurdico interno de los Pases Miembros. En tal sentido, los
operadores jurdicos internos deben aplicar el ordenamiento jurdico comunitario andino
vigente.
La norma comunitaria andina, tal y como sucede con las dems normas jurdicas, es
susceptible de interpretacin por parte del operador jurdico. Si dicha labor fuera libre y
sin condicionantes, podra haber tantas interpretaciones como operadores jurdicos
existieran en el territorio comunitario andino. Para evitar este quiebre del sistema

1 Es as como los administrativistas y constitucionalistas se han preocupado por determinar la naturaleza de los actos y
ha inventado conceptos como el bloque de constitucionalidad, el bloque de legalidad, etc., que atienden ms a la
naturaleza del acto que al rgano productor. Los administrativistas, por ejemplo, al estudiar la teora del acto
administrativo, se han preocupado por el problema comentado y han buscado la manera de determinar cundo se est en
frente, de un acto administrativo, de uno legislativo, de uno judicial, etc., sin que para determinar la naturaleza del
mismo se atenga solamente al criterio orgnico.

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normativo, y con el fin de garantizar la validez y la aplicacin uniforme del ordenamiento
jurdico comunitario, se instituy la figura de la Interpretacin Prejudicial.
El artculo 32 del Tratado de Creacin del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
consagra en cabeza de este organismo la funcin de interpretar la normativa
comunitaria andina para lograr su aplicacin de una manera uniforme en todo el territorio
comunitario.
1. Instrumentos bsicos del sistema.
El esquema se plantea como un sistema de colaboracin entre el juez nacional y el
comunitario, de conformidad con los siguientes instrumentos bsicos:
Consulta facultativa (artculo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina). El Juez nacional que no sea de nica o ltima instancia ordinaria puede elevar
consulta prejudicial al Tribunal. En este caso el juez nacional no suspende el proceso.
Es una herramienta que tiene el juez nacional para salvaguardar, desde su labor de
instancia, la validez y eficacia del derecho comunitario andino. Con este mecanismo el
juez de instancia asegura que la aplicacin de las normas andinas se encuentra
conforme al desarrollo jurisprudencial comunitario sobre la materia. En ltimas, es la
forma que tiene el juez nacional de lograr seguridad jurdica en el mbito de su
competencia, soportando su decisin en una interpretacin uniforme.
Consulta obligatoria (artculo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina). El juez nacional de nica o ltima instancia ordinaria tiene la obligacin de
elevar consulta prejudicial al Tribunal. En este caso, debe suspender el proceso hasta
que reciba la interpretacin prejudicial. Es una herramienta obligatoria porque el sistema
jurdico comunitario andino, con este mecanismo, est salvaguardando su validez y
coherencia por intermedio de los operadores jurdicos que definen en ltima instancia
los litigios.
Sobre este sistema de colaboracin, el Tribunal ha manifestado:
Esta relacin de colaboracin se realiza con la finalidad de interpretar la norma
comunitaria desde el punto de vista jurdico y que consiste en explicar el significado de
la norma para poder determinar su alcance y sentido jurdico; tiene como propsito,
mantener la unidad de criterio sobre la legislacin comunitaria en los Pases Andinos,
evitando que se produzcan tantas y diferentes interpretaciones que impidan la aplicacin
uniforme de la Norma Jurdica Andina. (Interpretacin Prejudicial del 18 de febrero de
2004, expedida en el proceso 142-IP-2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena N 1050, de 6 de abril de 2004. MARCA: EL MOLINO).
2. Caractersticas de la figura de la interpretacin prejudicial.
La figura de la interpretacin prejudicial tiene las siguientes caractersticas:
Facultativa

Obligatoria

Solicitud facultativa: El juez de instancia no


est obligado a solicitarla.

Solicitud obligatoria: El juez de nica o


ltima instancia ordinaria est obligado a
solicitarla.

Su aplicacin es obligatoria: si bien el juez


de instancia no est obligado a solicitarla, una

Su aplicacin es obligatoria: Una vez


expedida la interpretacin prejudicial debe ser

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vez requerida y expedida s tiene el deber de
acatarla al resolver el caso concreto.

acatada para resolver el caso concreto.

Es una herramienta directa: el juez de


instancia puede acudir directamente ante el
Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud
mediante otra autoridad o instancia. No es
necesario que se haga por medio de un
exhorto o cualquier otra forma para recaudar
informacin en el exterior; se puede requerir
con un simple oficio dirigido al Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina.

Es una herramienta directa: el juez de ltima


instancia ordinaria puede acudir directamente
al Tribunal sin necesidad de tramitar la
solicitud mediante otra autoridad o instancia.
No es necesario que se haga por medio de un
exhorto o cualquier otra forma para recaudar
informacin en el exterior; se puede requerir
con un simple oficio dirigido al Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina.

No es una prueba. En el proceso no tiene


carcter probatorio. Su naturaleza es de un
incidente procesal, pero en el caso de solicitud
facultativa no suspende el proceso. La nota
informativa sobre el planteamiento de la
solicitud de interpretacin prejudicial por los
rganos Judiciales Nacionales, en el punto 5
establece lo siguiente:

No es una prueba. En el proceso no tiene


carcter probatorio. Su naturaleza es de un
incidente procesal. Suspende el proceso.

La interpretacin prejudicial no es ni puede


asimilarse a una prueba, tampoco es la simple
absolucin de un cuestionario, ni est llamada
a constituirse en un informe de expertos o en
una opinin jurdica de tipo doctrinal. Su
naturaleza es la de un incidente procesal, de
carcter no contencioso.
Se puede solicitar en cualquier momento
antes de emitir sentencia, pero su solicitud
no suspende el proceso. Si llegare el
momento de dictar sentencia y no se hubiere
recibido la interpretacin prejudicial, el juez
nacional debe resolver el asunto.
De conformidad con lo anterior, es
recomendable que el juez solicite la
interpretacin prejudicial en un momento
procesal relativamente alejado de la sentencia.
De todas maneras, debe tener en cuenta que
para hacer la consulta debe contar con todos
elementos de juicio para resumir el marco
fctico y jurdico del litigio, as como para
realizar algunas preguntas de carcter
interpretativo al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina

Se puede solicitar en cualquier momento


antes de emitir sentencia y su solicitud
suspende el proceso. Hasta tanto el juez
nacional no reciba la interpretacin prejudicial
el proceso debe quedar suspendido.
Aunque la interpretacin prejudicial se puede
solicitar
en
cualquier
momento,
es
recomendable que se haga cuando el juez
tenga todos los elementos de juicio para
resumir el marco fctico y jurdico del litigio,
as como para realizar algunas preguntas de
carcter interpretativo al Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina.

Sobre la consulta obligatoria el Tribunal ha establecido lo siguiente:


()
La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de ltima instancia ordinaria, sin
que esto signifique que se atenta contra su independencia; pues, en este caso, el Juez

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Nacional acta como Juez Comunitario. Adems, el Juez Nacional debe suspender el
proceso, hasta que el Tribunal Comunitario d su interpretacin, la cual deber ser
adoptada por aqul.
As, la consulta obligatoria deber ser solicitada por el Juez Nacional en todo proceso que
debe aplicarse alguna de las normas que conforman el Ordenamiento Jurdico de la
Comunidad Andina, ya que De all se desprende que la existencia de un pronunciamiento
anterior del Tribunal, as se refiera a la misma materia debatida de un proceso ulterior, no
exime al juez nacional de esta ltima causa de su obligacin de elevar la correspondiente
solicitud de requerir la interpretacin. Asimismo, bien podra el Tribunal variar y aun
cambiar su opinin, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo. (Proceso 03-IP93).
En el caso de la consulta obligatoria, cuando no cabe un recurso ulterior, el
incumplimiento del trmite constituye una clara violacin al principio fundamental del
debido proceso y, en consecuencia, debera acarrear su nulidad, si es que dicha
sentencia puede ser materia de un recurso de casacin o de un recurso de amparo 2,
toda vez que las normas que garantizan el derecho al debido proceso son de orden
pblico y de ineludible cumplimiento.
Cabe sealar que, a razn del principio de aplicacin inmediata del derecho comunitario,
la norma andina pasa a formar parte del ordenamiento interno sin que sea necesaria
ninguna frmula especial de introduccin o de recepcin, generndose as para el juez
nacional la obligacin de cumplirla y aplicarla.
En ese sentido, la suspensin del proceso y la consiguiente solicitud de interpretacin
prejudicial (cuando es obligatoria) constituye un requisito previo e indispensable para
que el juez pueda dictar sentencia toda vez que l no puede decidir la causa hasta no
haber recibido la interpretacin autorizada de las normas comunitarias. Este requisito
previo debe entenderse incorporado a la normativa nacional como una norma procesal
de carcter imperativo y cuyo incumplimiento debe ser visto como una violacin al
debido proceso3.
Por otro lado, este Tribunal considera pertinente sealar que, el hecho que el juez de un
Pas Miembro no solicite interpretacin prejudicial cuando sta es obligatoria, constituye
un incumplimiento por parte del Pas Miembro respecto de las obligaciones emanadas
de las normas que conforman el Ordenamiento Jurdico de la Comunidad Andina, siendo
este incumplimiento susceptible de ser perseguido mediante la denominada accin de
incumplimiento, la cual es regulada en los artculos 23 y siguientes del Tratado de
Creacin de este Tribunal.

2 Ricardo Vigil Toledo: Reflexiones en torno a la construccin de la Comunidad Sudamericana de


Naciones. Quito, octubre 2006. Pgs. 26-29. As, por ejemplo en la Sentencia de Casacin de la Corte
Suprema del Ecuador, Expediente 256-2001 del 31 de Agosto de 2001, declararon la nulidad de la sentencia
y repusieron la causa al estado en que se debi dar cumplimiento a la solicitud de interpretacin al Tribunal
Andino por cuanto el asunto versaba sobre la aplicacin de las normas contenidas en los artculo 81, 83 lit.
a) y 102 de la Decisin 344 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena. En otro caso, en la Sentencia de la
Corte Suprema del Ecuador, Tercera Sala de lo Civil y Mercantil del 5 de Octubre de 1999, claramente
estableci en sus considerandos que era obligacin de la Corte Superior de Guayaquil, por ser la ltima
instancia de grado, de solicitar la consulta al Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, y que dicha
obligacin no se extenda a los Recursos de casacin por ser stos extraordinarios a diferencia de los
ordinarios y, en tal situacin son las Cortes que absuelven el grado en ltima instancia los obligados a
formular la consulta. En el caso de Espaa, mediante sentencia STC 58/2004 del Tribunal Constitucional, se
ha declarado fundado un Recurso de Amparo por incumplimiento de la obligacin. El Tribunal al anular la
sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Catalua ha actuado, lo mismo que los jueces del Tribunal
Supremo de Ecuador, como verdaderos jueces comunitarios al restablecer las reglas del debido proceso y
aplicar el Derecho comunitario en los casos en que la consulta a los Tribunales de Justicia de las
respectivas Comunidades es obligatoria.

13
Los citados artculos del Tratado de Creacin del TJCA disponen que la accin de
incumplimiento en el que incurra alguno de los Pases Miembros respecto a las
obligaciones que imponen las normas comunitarias (entre ellas, conforme se ha visto, el
que los jueces nacionales soliciten interpretacin prejudicial cuando actan como ltima
instancia) puede ser promovida por la Secretara General, por cualquier Pas Miembro o
por cualquier persona afectada en sus derechos por el incumplimiento va el
procedimiento previsto en el artculo 24 del Tratado. La sentencia de incumplimiento
constituir ttulo legal y suficiente para que el particular pueda solicitar al juez nacional la
indemnizacin de daos y perjuicios que corresponda ().4
3. Efectos que se derivan del incumplimiento de la obligacin de solicitar la
interpretacin prejudicial obligatoria.
Si el juez de nica o ltima instancia ordinaria expide sentencia sin solicitar la
interpretacin prejudicial, se generan los siguientes efectos:
El Pas Miembro, podra ser denunciado por incumplimiento ante la Secretara General
de la Comunidad Andina y, posteriormente, demandado en el marco de la accin de
incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Al no solicitar la
correspondiente interpretacin prejudicial, el juez nacional de nica o ltima instancia
ordinaria estara vulnerando la normativa comunitaria y, en consecuencia, estara
generando que su pas fuera denunciado y posteriormente demandado en el marco de
la accin de incumplimiento, de conformidad con los artculos 107 a 111 del Estatuto del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ya se han presentado algunas denuncias
de incumplimiento por este motivo ante la Secretara General de la Comunidad Andina.
En relacin con la actividad de jueces peruanos se han emitido dos dictmenes de
incumplimiento: Dictamen de incumplimiento 38 de 2000, expedido por la Secretara
General de la Comunidad Andina mediante la Resolucin 459 de 5 de diciembre de
2000; y Dictamen de incumplimiento 173 de 2003, expedido por la Secretara General
de la Comunidad Andina mediante la Resolucin 771 de 22 de septiembre de 2003.
La sentencia dictada adolecera de nulidad. Tal como se mencion anteriormente, el
requisito de la solicitud de interpretacin prejudicial, teniendo en cuenta la aplicacin
inmediata y el efecto directo de la normativa comunitaria andina, entra a formar parte de
la normativa procesal nacional de manera inmediata y automtica. Su incumplimiento
acarreara la nulidad de la sentencia y entrara a ser parte integrante de las causales de
nulidad previstas en la normativa interna. Es importante recordar que la violacin de las
normas procesales es la base para alegar una violacin al derecho al debido proceso.
De conformidad con las figuras procesales internas, cualquiera de las partes de un litigio
en donde el juez de nica o ltima instancia no hubiera solicitado la interpretacin

3 Glvez Krger, Mara Antonieta, seala que: Una sentencia dictada sin cumplir con lo establecido por el
artculo 33 del Tratado de Creacin del TJCA es igual de nula, por ejemplo, que una sentencia emitida sin
contar con el dictamen del Ministerio Pblico en un proceso contencioso administrativo. () Contra una
sentencia que haya adquirido calidad de cosa juzgada y que adolezca del vicio antes sealado cabra, en
principio, demandar su nulidad alegando que se ha afectado el debido proceso (nulidad de cosa juzgada
fraudulenta). Asimismo, podra intentarse una accin de amparo alegando que se trata de una resolucin
judicial emanada de un proceso irregular que viola el derecho a un debido proceso. En ambos procesos el
juez que resuelva como ltima instancia tambin se encontrara obligado a solicitar interpretacin
prejudicial, ya que para resolver necesariamente tendra que remitirse al Tratado de Creacin del TJCA.
Glvez Krger, Mara Antonieta: Comentarios sobre la Interpretacin Prejudicial del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina. En: Revista THMIS de la Pontificia Universidad Catlica del Per. poca 2, N 42
(2001). Pgs. 142-143.

4 Interpretacin prejudicial de 21 de abril de 2010, expedida en el proceso106-IP-2009. Esta posicin ha sido reiterada,
entre otras, en la interpretacin prejudicial de 19 de mayo de 2010, expedida en el proceso 01-IP-2010.

14
prejudicial, podr alegar la nulidad o invalidez de la sentencia de conformidad con las
vas procesales internas: recursos extraordinarios de revisin, casacin, etc.
La sentencia dictada estara violando el derecho fundamental del debido proceso. Si la
normativa interna lo permite, cualquiera de las partes podra entablar acciones
constitucionales como la tutela, el amparo, la accin de proteccin, etc.
De conformidad con las previsiones del derecho interno, los afectados por este
incumplimiento podran solicitar la reparacin del dao causado, utilizando, para el
efecto, las figuras procesales nacionales.
()
4. Efectos que se desprenden de la expedicin de la interpretacin prejudicial.
Una vez expedida la Interpretacin Prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, se generan los siguientes efectos:
nicamente tiene consecuencias para el caso particular. Esto quiere decir que est
dirigida especficamente para el asunto a resolver; esto no obsta para que el juez de
instancia la pueda utilizar como parmetro de interpretacin en otros asuntos,
generando con esto una interpretacin y aplicacin uniforme de la norma comunitaria.
Es muy diferente cuando se trata del juez de nica o ltima instancia, ya que ste s est
obligado a solicitar la interpretacin en todos los casos.
El Juez Nacional deber aplicar adecuadamente la interpretacin prejudicial. (artculo 27
del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). Aunque el juez sea de
instancia, una vez expedida la interpretacin prejudicial debe aplicarla en su sentencia.
Por lo tanto, el Juez Nacional no slo debe remitirse a la interpretacin prejudicial en su
sentencia, sino que debe acatarla de manera integral y de conformidad con el sentido de
la misma.
Si el Juez Nacional incumple dicha obligacin, los sujetos legitimados para el efecto
podrn acudir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante la accin de
incumplimiento. (Artculo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, segundo prrafo).
Obligacin de vigilancia por parte de los Pases Miembros y la Secretara General de la
Comunidad Andina. Como es tan importante la aplicacin uniforme de la normativa
comunitaria, se impone, en cabeza de los Pases Miembros y la Secretara General, una
carga especfica de vigilancia de la labor jurisdiccional nacional en el campo de la
Interpretacin Prejudicial. (Artculo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, primer prrafo).
Obligacin de enviar las sentencias dictadas en el proceso interno. El Juez Nacional que
solicit una interpretacin prejudicial, deber enviar al Tribunal una copia de la decisin
proferida en el proceso interno, a efectos que pueda realizarse el control mencionado
anteriormente.
C. DERECHOS QUE CONFIERE EL REGISTRO DE UNA MARCA A SU TITULAR.
DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA. EL USO NO CONSENTIDO COMO
BASE DE UNA ACCIN DE INFRACCIN DE DERECHOS.
35. En el caso en anlisis, la actora CARVAJAL INFORMACIN S.A.S. interpone
demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infraccin de derechos

15
de marca en contra de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP. El demandante
es titular de los signos GUR (mixta) y GUR (denominativo), para las clases
internacionales 16, 35, 38, 41 y 42 de la Clasificacin de Niza, por lo que es pertinente
hacer relacin a los derechos que nacen a travs del registro de una marca.
Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una
accin de infraccin de derechos.
36. El Tribunal de Justicia, con relacin al momento a partir del cual, una persona adquiere
la titularidad de un derecho de marca y, consecuentemente, la facultad subjetiva de
oposicin que este derecho conlleva, considera que: El artculo 154 de la Decisin 486
de la Comisin de la Comunidad Andina recoge el sistema atributivo, en el cual el
derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los
derechos inherentes a la marca quien registra un signo en la oficina correspondiente.
Gracias a esta inscripcin, se otorga a los fabricantes o comerciantes una proteccin
contra terceros. En este sentido, el Tribunal reitera que el registro del signo como
marca, en la oficina competente de uno de los Pases Miembros de la Comunidad
Andina, configura el nico acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del
signo, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su
respecto, as como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen
cualquier acto de aprovechamiento de la marca (Proceso 10-IP-2005, marca:
EKSTASE, publicado en la Gaceta Oficial N 1177, de 22 de marzo de 2005).
37. Con referencia especfica a la finalidad de la accin del ius prohibendi que puede ejercer
el titular de una marca o signo registrado, el Tribunal ha expresado a travs de la
Sentencia dictada en el expediente N 11-IP-96, Caso Marca: BELMONT, publicado en
la Gaceta Oficial N 299, del 17 de octubre del mismo ao, que esta accin est dirigida
a evitar que el doble uso de una marca idntica o similar introduzca confusin en el
mercado, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del
signo. La exigencia de este uso viene dada de una parte, por la necesidad de defender a
los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idnticas o similares en el
mercado ven afectada su capacidad de seleccin como demandantes de bienes y
servicios, y de otra, por la posibilidad de confusin fundada en la defensa de los
empresarios quienes como primeros oferentes del producto estn interesados en que se
establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la
calidad del mismo, su origen y las caractersticas especiales que posee () La
presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo
mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusin. () all donde
no hay posibilidad de comparacin entre dos objetos, tampoco habr posibilidad de
confusin.
38. El Tribunal ha precisado, adems, que los derechos de exclusin en referencia pueden
subsumirse en la facultad del titular del registro marcario para impedir determinados
actos en relacin con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente
a terceros que utilicen en el trfico econmico y sin su consentimiento un signo idntico
o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al pblico a
confusin (Sentencia dictada en el expediente N 69-IP-2000, Caso: accin de nulidad
de la resolucin interna N 0968, publicada en la Gaceta Oficial N 690, de 23 de julio
del mismo ao).
39. Por las razones que anteceden, el artculo 155 de la Decisin 486 impide a los terceros
realizar, sin el consentimiento del titular de la marca, los actos de aplicar o colocar dicho
signo, o un signo idntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido
registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales
productos (literal a), as como los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases,

16
envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c),
y los de usar en el comercio un signo idntico o semejante respecto de cualesquiera
productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusin o de
asociacin (literal d).
40. En virtud de lo precedentemente expuesto, est claramente establecido que es en el
momento del registro de una marca en la oficina competente de uno de los Pases
Miembros, cuando una persona adquiere la titularidad del derecho sobre la misma, acto
por el cual se le confiere el derecho exclusivo de su uso, implica la facultad de excluir a
otros en el uso de esa marca o de cualquier otra que pueda provocar confusin o afectar la
exclusividad que otorga este derecho.
41. La prohibicin prevista en el literal d) del Art. 155 de la Decisin 486 de la Comisin de la
Comunidad Andina tiene dos elementos fundamentales, el primero determinativo, referido a
impedir el uso de una marca o signo registrado en el comercio y, el segundo, condicional,
cuando expresa que debe existir un riesgo de confusin o asociacin. Con relacin al
primer elemento es necesario considerar lo siguiente: si lo que se prohbe es usar una
marca registrada en el comercio, cabe analizar qu es lo que realmente representa el
comercio y cul es su alcance.
42. Manuel Ossorio, define en su Diccionario de Ciencias Jurdicas, Polticas y Sociales al
comercio como una Actividad lucrativa que consiste en intermediar directa o
indirectamente entre productores y consumidores, con el objeto de facilitar y promover la
circulacin de la riqueza. De la definicin precedente podemos colegir que al ser el
comercio una actividad, es un conjunto de operaciones o tareas sistemticamente
ordenadas, que van a permitir la comercializacin de un bien o servicio, que no es otra
cosa que mover los bienes en el espacio y en el tiempo, del productor al consumidor. Por lo
tanto, la expresin usar en el comercio se refiere a utilizar y disfrutar una marca o signo
en cualquiera de los actos que configuran al comercio. Sin embargo, resulta necesario
tomar en cuenta que estas operaciones o tareas no slo son sucesivas sino consecuentes,
vale decir, que si la primera operacin de obtencin de un bien o servicio para su posterior
puesta a disposicin de los consumidores y finalmente su venta es legtima, los dems
actos comerciales tambin lo sern y a la inversa, en caso de que uno de los actos sea
ilegtimo.
D. LA ACCIN DE INFRACCIN DE DERECHOS. SUS CARACTERSTICAS.
43. Tratndose de una accin por infraccin de derechos marcarios iniciado por CARJAVAL
INFORMACIN S.A.S. en contra de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP., es
procedente hacer una revisin de esta figura legal.
44. Reiterando lo previamente manifestado por este Tribunal en su interpretacin prejudicial
288-IP-2013, en donde se ha manifestado que:
La accin por infraccin de derechos de propiedad industrial, se encuentra regulada en
el Ttulo XV de la Decisin 486, y cuenta con las siguientes caractersticas:
1. Sujetos activos, Pueden entablar la accin los siguientes sujetos:
a. El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurdica.
Igualmente, la facultad de ejercer la accin pasar en cabeza de los causahabientes del
titular. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede
iniciar la accin sin el consentimiento de los dems. (Prrafo 3 del artculo 238).

17
b.

El Estado. Si la legislacin interna lo permite, las autoridades competentes de los


Pases Miembros pueden iniciar de oficio la accin por infraccin de derechos de
propiedad industrial. (prrafo 2 del artculo 238).
2. Sujetos pasivos, Son sujetos pasivos de la accin:

a. Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.


b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos.
Esta es una disposicin preventiva, ya que no es necesario que la infraccin se d
efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infraccin a los derechos
de propiedad industrial.
45. Sobre los sujetos activos y pasivos de la accin por infraccin de derechos de propiedad
industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias oportunidades, de las cuales se
destaca la Interpretacin Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el Proceso 116IP-2004. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1172 de 7 de marzo
de 2005.
3) Medidas cautelares, los artculos 245 a 249, regulan las medidas cautelares en el
trmite de infraccin de derechos de propiedad industrial. El titular de los derechos
infringidos puede solicitar antes, en el momento, o despus de iniciar la accin, medidas
cautelares. Las cuales tienen como objeto lo siguiente:
a.
b.

Impedir la comisin de la infraccin.


Evitar las consecuencias que esta infraccin pueda generar.
c. Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trmite por infraccin de derechos de
propiedad industrial.
d. Asegurar que la accin sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial.
Asegurar el resarcimiento de daos y perjuicios.
El artculo 246 de la Decisin 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares
que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infraccin, hasta el
cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infraccin. La autoridad nacional
competente puede requerir una garanta antes de ordenar las mencionadas medidas.
(Artculo 247) Tambin, si la norma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las
medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos de
propiedad industrial supuestamente infringidos. (ltimo prrafo del artculo 246).
4) Medidas de frontera, el rgimen de medidas de frontera se encuentra regulado en los
artculos 250 a 256 de la Decisin 486. Estas medidas estn instituidas para evitar que
se importen o exporten productos que infrinjan los derechos marcarios y, en
consecuencia, se busca con ellas suspender la respectiva operacin aduanera. El titular
de un registro de marca, esgrimiendo motivos justificados y dando la informacin
necesaria y suficiente, puede solicitarlas antes de iniciar la accin por infraccin de
derechos y, de esta manera, precautelar sus derechos mientras se adelanta la
respectiva accin.
5) Objeto de la accin, el objeto de la accin es precautelar los derechos de propiedad
industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un
pronunciamiento en este sentido, as como la adopcin de ciertas medidas para el
efecto. El artculo 241 estableci una lista no taxativa de medidas, que el denunciante
puede solicitar a la autoridad nacional competente; incluyen el cese de las acciones

18
infractoras, la indemnizacin de daos y perjuicios, el retiro de los elementos que
configuraron la infraccin, entre otras.
6) Indemnizacin de daos y perjuicios, adems del cese de las acciones infractoras, el
titular del derecho infringido podr solicitar que se le indemnice por los daos y
perjuicios sufridos. El artculo 243, estableci ciertos parmetros que debe tener en
cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnizacin. Estos criterios no
excluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuanta de la indemnizacin.
Sobre este tema el Tribunal ha manifestado lo siguiente:
El artculo 243 de la Decisin enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que
debern tomarse en cuenta para el clculo de la indemnizacin de los daos y perjuicios
sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por
el actor. ste deber aportar, igualmente, la cuanta de los daos y perjuicios en
referencia o, al menos, las bases para fijarla.
Se entiende que ser indemnizable el dao que, sufrido por el titular, se encuentre
causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, ser indemnizable
el dao emergente, es decir, la prdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular
como consecuencia de la vulneracin del derecho al uso exclusivo de su marca. La
prdida en referencia deber ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado
de comercializacin de los productos amparados por el signo que no ha respetado la
exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha demandado tambin la
adjudicacin en propiedad de los productos resultantes de la infraccin, as como de los
medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla,
deber imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnizacin que se acuerde
(artculo 241, literal e).
Ser igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de
la marca protegida habra obtenido mediante la comercializacin normal de sus
productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso,
las ganancias a considerar sern las que habran sido obtenidas en el perodo que
medie entre la ocurrencia efectiva del dao y el pago de la indemnizacin.
La norma autoriza, adems, que se adopten, como criterios de clculo del dao
indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia
de sus actos de infraccin, y el precio que habra tenido que pagar por la concesin a su
favor de una licencia contractual de explotacin de la marca, tomando en cuenta para
ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas.
En este marco, habra que tomar en cuenta el perodo de vigencia del derecho de
explotacin de la marca, el momento de inicio de la infraccin y el nmero y clase de las
licencias concedidas. (Interpretacin Prejudicial del 4 de diciembre de 2007, expedida
en el Proceso 128-IP-2007, Caso: Infraccin de derechos marcarios por utilizacin de
un signo similar, publicado en la Gaceta Oficial 1588 de 20 de febrero de 2008).
7) Prescripcin, la accin estudiada, tiene un trmino de prescripcin de dos aos desde
la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infraccin o, en todo caso, de cinco
aos desde que se cometi la infraccin por ltima vez. (Artculo 244 de la Decisin
486). De lo anterior, se desprende lo siguiente:
Si el trmino de prescripcin depende del conocimiento del titular del derecho, en el
trmite adelantado se puede debatir o demostrar tal circunstancia para acreditar la
prescripcin de la accin.

19
El trmino de prescripcin no puede sobrepasar de 5 aos desde que se cometi la
infraccin por ltima vez, aun en el caso de que el titular hubiere tenido conocimiento un
ao o seis meses antes de que se venciera dicho trmino.
().
46. La accin de infraccin de derechos persigue salvaguardar los derechos que otorga el
registro de una marca, castigando al infractor por un uso no autorizado de un derecho
previo de propiedad de un tercero.
E.CONFUNDIBILIDAD DE MARCAS EN LOS TEMAS DE INFRACCIN DE DERECHOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. REGLAS DE COMPARACIN DE SIGNOS
DISTINTIVOS. COMPARACIN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS.
47. En el presente caso, el demandante es titular de los signos GUR (denominativo) y
GUR (mixto) para las clases 16, 35, 38, 41 y 42 de la Clasificacin de Niza. Por su
parte, el demandado viene comercializando de manera constante un servicio denominado
GUR (denominativo) para identificar servicios de telecomunicaciones sin contar con un
registro previo sobre la denominacin antes descrita.
Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca: KOLKANA (mixta), publicado en la Gaceta
Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013, este Tribunal respecto a este tema seala lo
siguiente:
()
Las marcas denominativas, llamadas tambin nominales o verbales, utilizan expresiones
acsticas o fonticas, formadas por una o varias letras, palabras o nmeros, individual o
conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que
puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en:
sugestivas que son las que tienen una connotacin conceptual que evoca ciertas
cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no
manifiestan conexin alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones
del producto que va a identificar.
Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y
un elemento grfico (una o varias imgenes). La combinacin de estos elementos, al ser
apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le
permite diferenciarla de las dems existentes en el mercado. La jurisprudencia indica:
La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento
nominativo como el grfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca
mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado.
Comparacin entre signos denominativos y mixtos.
48. La Corte consultante al realizar la comparacin entre marcas denominativas y mixtas
debe identificar, como se ha sealado, cul de los elementos prevalece y tiene mayor
influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el grfico.
49. De acuerdo con la doctrina especializada, en el anlisis de una marca mixta hay que
esforzarse por encontrar la dimensin ms caracterstica de la misma: la dimensin que
con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo
mismo, determina la impresin general que la marca mixta va a suscitar en los
consumidores.

20
50. En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe
procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propsito ha
establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento grfico
frente al denominativo, en principio, no habra lugar a la confusin entre las marcas,
pudiendo stas coexistir pacficamente en el mbito comercial.
Fernndez Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparacin de marcas
denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como
en el emitido en el Proceso 1-IP-2005: Marca: LOREX.
(...) ha de ser realizada una visin de conjunto o sinttica, operando con la totalidad de
los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fontica y grfica en fonemas o
voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de
las slabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de
destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo
menos valor a los que ofrezcan atenuada funcin diferenciadora.
(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la slaba tnica de
las mismas ocupa la misma posicin y es idntica o muy difcil de distinguir.
(...) la sucesin de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las
marcas comparadas porque la sucesin de vocales asume una importancia decisiva
para fijar la sonoridad de una denominacin.
(...) en el anlisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensin
ms caracterstica de las denominaciones confrontadas: la dimensin que con mayor
fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la
impresin general que la denominacin va a suscitar en los consumidores.
().
51. En este orden de ideas y aplicando esos criterios, la Corte consultante debe establecer
el riesgo de confusin o de asociacin que pudiera existir entre los signos en conflicto y,
de
esta
manera,
establecer
si
la
sociedad
demandada
COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES S.A. ESP., ha cometido una infraccin del derecho de
marcas, de conformidad con lo establecido en el artculo155 literal d) de la Decisin 486
de la Comisin de la Comunidad Andina.
F. COEXISTENCIA DE DOS SIGNOS DENTRO
INTERNACIONAL. LA CONEXIN COMPETITIVA.

DE

UNA

MISMA

CLASE

52. La Corte Consultante dentro de su requerimiento solicita se responda a la siguiente


interrogante.
Sobre los artculos 151, 155 y 238 de la Decisin 486 de 2000: a) Es posible a la luz de
la Decisin 486 de 2000, la coexistencia de dos marcas registradas bajo la misma clase
de Niza, siempre y cuando no haya lugar a un riesgo de confusin y asociacin?, b) la
Clasificacin Internacional de Niza debe analizarse teniendo en cuenta las sub
actividades contenidas en la misma?
53. Por su parte, la demandada COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP., entre sus
argumentos afirma que: De ninguna manera el consumidor medio podra llegar a
confundirse entre MOVISTAR y CARVAJAL. Esto es, por cuanto, el segundo no provee
servicios de internet fijo o mvil; y el primero no orienta ni aconseja a los usuarios sobre

21
la manera en que pueden invertir su tiempo libre. En pocas palabras, MOVISTAR
compite en el mercado de proveedores de internet, mientras que CARVAJAL lo hace en
el de la asesora respecto de actividades recreativas, o de informacin general, razn
ms que suficiente para descartar la confusin.
54. Sobre este aspecto la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a
establecer o fijar cundo se da la conexin competitiva entre los servicios de la misma
clase. El hecho de que los productos o servicios posean finalidades idnticas o afines
podra constituir un indicio de conexin competitiva entre ellos, pues tal circunstancia
podra dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.
55. En criterio del tratadista Carlos Fernndez Novoa, para determinar la conexin competitiva
entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a
tomar en consideracin es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos. Igualmente,
seala el autor, los criterios para determinar si a travs de la finalidad de los productos hay
o no conexin competitiva, siendo stos dos; el primero: el principio de la
intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores
consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el
segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un
producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse
otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse
conjuntamente.5
56. Asimismo, se deber analizar el grado de conexin competitiva existente entre los servicios
a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los
siguientes factores de anlisis, a saber:
a) La inclusin de los productos en una misma clase del nomencltor, esta regla
tiene especial inters en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o
varios de los productos de una clase del nomencltor, perdiendo su valor al producirse el
registro para toda la clase. En el caso de la limitacin, la prueba para demostrar que entre
los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para
impedir el registro, corresponde a quien alega.
b) Canales de comercializacin, hay lugares de comercializacin o expendio de
productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexin competitiva,
como sera el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se
distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un
producto con otro. En cambio, se dara tal conexin competitiva, en tiendas o almacenes
especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusin se dara en pequeos
sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos
guardan tambin una aparente similitud.
c) Similares medios de publicidad, los medios de comercializacin o distribucin tienen
relacin con los medios de difusin de los productos. Si los mismos productos se difunden
por la publicidad general radio, televisin y prensa-, presumiblemente se presentara una
conexin competitiva, o los productos seran competitivamente conexos. Por otro lado, si la
difusin es restringida por medio de revistas especializadas, comunicacin directa,
boletines, mensajes telefnicos, etc., la conexin competitiva sera menor.
5 FERNNDEZ NOVOA, Carlos. FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS. Editorial Montecorvo S.A. Espaa,
1984, pp. 242-246.

22
d) Relacin o vinculacin entre productos, cierta relacin entre los productos puede
crear una conexin competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda
cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa
relacin entre los productos comercializados tambin influye en la asociacin que el
consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que
eventualmente puede llevarlo a confusin en caso de que esa similitud sea tal que el
consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.
e) Uso conjunto o complementario de productos, los productos que comnmente se
puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusin
respecto al origen empresarial, ya que el pblico consumidor supondra que los dos
productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe
entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso
necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilizacin no sera
la de su ltima finalidad o funcin.
f) Mismo gnero de los productos, pese a que puedan encontrarse en diferentes clases
y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares caractersticas, existe la
posibilidad de que se origine el riesgo de confusin al estar identificados por marcas
tambin similares o idnticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).
57. El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que
pueden conducir a establecer cundo se da la conexin competitiva entre los productos
de la misma clase.
58. Tambin deber considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atencin
al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto deseado. Esto a su vez
se encuentra relacionado con el grado de atencin que presta la persona al momento de
realizar su eleccin, lo que depender del tipo de consumidor, a saber, conforme a la
doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio.
A juicio del Tribunal, el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el
posible riesgo de confusin entre dos marcas, es el llamado consumidor medio o sea el
consumidor comn y corriente de determinada clase de productos, en quien debe
suponerse un conocimiento y una capacidad de percepcin corrientes (...)6.
59. Respondiendo a la inquietud del Juez consultante, respecto () de la coexistencia de dos
marcas registradas bajo la misma clase de Niza, siempre y cuando no hay lugar a un
riesgo de confusin y asociacin, este Tribunal ha mencionado que:
Cuando en un mismo mercado, dos o ms personas estn en capacidad o pretenden
utilizar signos similares o idnticos para designar productos o servicios idnticos o de la
misma naturaleza o finalidad, se genera el aludido riesgo de confusin al colocar a los
consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios.
Sin embargo, existe un fenmeno denominado LA COEXISTENCIA DE SIGNOS,
consistente en que los signos en disputa, pese a que identifican productos similares o
idnticos, han estado presentes en el mercado. Al respecto, el Tribunal estima que tal
coexistencia de hecho no genera derechos en relacin con el registro de una marca, as
como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusin, ni
convierte en innecesario el anlisis de registrabilidad. (Interpretacin Prejudicial 35-IP2013).

6 Proceso1-IP-1987

23
60. Es el Juez consultante quien deber estudiar el caso en concreto y verificar si los servicios
de telecomunicaciones ofertados por la compaa demandada COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES S.A. ESP., se confunden respecto de los servicios prestados
por la actora CARVAJAL INFORMACIN S.A.S. relacionados con un portal de internet
que oferta servicios de motor de bsqueda, que permite al usuario acceder a informacin
comercial de Colombia, incluyendo los sectores de turismo, entretenimiento, eventos,
gastronoma entre otros e identificar si en efecto pueden crear confusin en el mercado o
si por el contrario son independientes y pueden coexistir pacficamente.
61. En cuanto a la segunda parte de la interrogante que en su literal b) solicita se responda si
() la Clasificacin Internacional de Niza debe analizarse teniendo en cuenta las sub
actividades contenidas en la misma.
62. El artculo 151 de la Decisin 486 determina que:
Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Pases
Miembros utilizarn la Clasificacin Internacional de Productos y Servicios para el Registro
de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus
modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificacin Internacional referida en el prrafo anterior no determinarn
la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.
63. Cada signo distintivo est destinado a brindar en el mercado productos o servicios, los
cuales se los clasifican de acuerdo con lo determinado en la denominada Clasificacin de
Niza. Existen cuarenta y cinco clases y cada una a su vez posee una definicin general de
lo que protege en cada gnero y adicionalmente cuando se traten de mercaderas o
servicios no detallados hay que referirse a las sub categoras. Sin embargo para responder
lo que solicita el rgano consultante, para determinar la confusin entre dos signos, debe
analizar el caso en especfico, verificando los productos o servicios que constan en el
petitorio de la solicitud o certificado de registro, ya que esos sern los que se deban
comparar en caso de conflicto entre un signo y otro, haciendo nfasis en que segn lo
dispuesto por el artculo 151 de la Decisin 486, la inclusin de un producto o un servicio
en una misma clase o en una distinta no es un factor determinante para definir si existe o
no similitud.
G. USOS QUE NO REQUIEREN LA AUTORIZACIN DEL TITULAR DE UNA MARCA.
64. La compaa actora afirma que no ha utilizado la palabra Gur para identificar sus
productos o servicios, sino que la utiliz para identificarse como un gur o experto.
65. El titular de una marca si bien posee el derecho exclusivo de uso y de impedir que terceros
sin su autorizacin promocionen, vendan, etiquetan, expendan, usen entre otros actos su
signo en el mercado, existen limitaciones por las cuales no se requieren de la autorizacin
del titular del signo para usarlo en el mercado, la cuales estn contempladas en el artculo
157 de la Decisin 486, el cual enuncia que:
Los terceros podrn, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el
mercado su propio nombre, domicilio o seudnimo, un nombre geogrfico o cualquier
otra indicacin cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de
origen o poca de produccin de sus productos o de la prestacin de sus servicios u
otras caractersticas de stos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso
a ttulo de marca, y tal uso se limite a propsitos de identificacin o de informacin y no
sea capaz de inducir al pblico a confusin sobre la procedencia de los productos o
servicios.

24

66. Para que opere la limitacin de no impedir el uso de una marca, el tercero que lo realice
debe cumplir con los siguientes requisitos:
a)
b)
c)
d)

Que lo haga de buena fe;


Que no constituya uso a ttulo de marca;
Que tal uso se limite a propsitos de identificacin o de informacin; y,
Que no sea capaz de inducir al pblico a confusin sobre la procedencia de los
productos o servicios

67. De acuerdo con las pautas antes detalladas, el Juez consultante deber analizar si el
signo GUR utilizado por la empresa COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.
ESP., se encuentra contemplado como excepcin, de acuerdo con lo citado en este
acpite.
H. DE LOS CRITERIOS A TOMARSE EN
INDEMNIZACIN DE DAOS Y PERJUICIOS.

CUENTA EN

EL

CLCULO

DE

68. Con la finalidad de responder a la segunda interrogante efectuada por el Juez


consultante donde manifiesta que:
Sobre el artculo 243 de la Decisin 486 de 2000: a) Los criterios contenidos en el
mencionado artculo relevan a la vctima de la infraccin de acreditar la existencia de un
dao, b) el hecho daoso, constitutivo de la infraccin, da lugar automticamente a la
generacin de un dao
69. El artculo 243 de la Decisin 486 en s detalla parmetros dentro de los cuales se puede
calcular la indemnizacin por infraccin de derechos de propiedad industrial, para lo cual a
fin de responder el literal a) de la interrogante del Juez consultante, es preciso mencionar
lo que el Tribunal resalta dentro del Proceso 96-IP-2004:
()
A tenor de la disposicin prevista en el artculo 241 de la Decisin 486, el ejercicio de la
accin, por infraccin de los derechos de propiedad industrial, puede estar dirigido a la
obtencin, a travs de la sentencia de mrito, de una o varias de las siguientes formas
de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infraccin; la indemnizacin de los
daos y perjuicios; el retiro, de los circuitos comerciales de los productos resultantes de
la infraccin, as como de los medios y materiales que hubiesen servido
predominantemente para cometerla; la prohibicin de la importacin y de la exportacin
de tales productos, medios y materiales; la adjudicacin en propiedad de los productos,
medios y materiales en referencia; la adopcin de las medidas necesarias para evitar la
continuacin o la repeticin de la infraccin, tales como la destruccin de los productos,
medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicacin de la sentencia
condenatoria y su notificacin, a costa del infractor.
El artculo 243 de la Decisin enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que debern
tomarse en cuenta para el clculo de la indemnizacin de los daos y perjuicios sufridos,
cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor.
ste deber aportar, igualmente, la cuanta de los daos y perjuicios en referencia o, al
menos, las bases para fijarla.
Se entiende que ser indemnizable el dao que, sufrido por el titular, se encuentre
causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, ser indemnizable

25
el dao emergente, es decir, la prdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular
como consecuencia de la vulneracin del derecho al uso exclusivo de su marca. La
prdida en referencia deber ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado
de comercializacin de los productos amparados por el signo que no ha respetado la
exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha demandado tambin la
adjudicacin en propiedad de los productos resultantes de la infraccin, as como de los
medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla,
deber imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnizacin que se acuerde
(artculo 241, literal e).
Ser igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de
la marca protegida habra obtenido mediante la comercializacin normal de sus
productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso,
las ganancias a considerar sern las que habran sido obtenidas en el perodo que
medie entre la ocurrencia efectiva del dao y el pago de la indemnizacin.
La norma autoriza, adems, que se adopten, como criterios de clculo del dao
indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia
de sus actos de infraccin, y el precio que habra tenido que pagar por la concesin a su
favor de una licencia contractual de explotacin de la marca, tomando en cuenta para
ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas.
En este marco, habra que tomar en cuenta el perodo de vigencia del derecho de
explotacin de la marca, el momento de inicio de la infraccin y el nmero y clase de las
licencias concedidas.
().
70. Pese a que la interrogante del Juez consultante enuncia el artculo 243 de la Decisin
486 de la Comisin de la Comunidad Andina, el cual ms bien hace referencia a los
criterios para calcular el monto por indemnizacin de daos; de acuerdo con lo antes
detallado, el titular de un derecho de propiedad industrial, debe probar necesariamente
la existencia de un hecho que le cause dao sobre la base del cual el Juez revisar los
antecedentes y podr a su vez sancionar al infractor y condenar al pago de una
indemnizacin econmica.
71. Respecto de la segunda interrogante referida a si el hecho daoso constitutivo de la
infraccin por s solo da lugar automticamente a la generacin de un dao, el hecho
generador del dao en s debe ser analizado por la autoridad competente para verificar
si por su sola existencia puede ocasionar un dao al titular de un derecho de propiedad
industrial y aplicar lo determinado en el artculo 243 de la Decisin 486 de la Comisin
de la Comunidad Andina para definir la indemnizacin respectiva. El juez consultante
deber analizar la existencia del nexo causal entre la infraccin y el dao, ya que el
dao debe ser una consecuencia directa de la infraccin.
En virtud de lo anteriormente expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
CONCLUYE:
PRIMERO:

El trmino Juez Nacional debe interpretarse incluyendo a los organismos


que cumplen funciones judiciales, siempre que cumplan las condiciones
mnimas sealadas por la ley interna; para de esta manera tenerlos como
legitimados para solicitar la interpretacin prejudicial, cuando en el

26
ejercicio de dichas funciones conozcan de un proceso en el que deba
aplicarse o se controvierta algunas de las normas que integran el Derecho
Comunitario Andino.
SEGUNDO:

En la consulta obligatoria (artculo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia


de la Comunidad Andina), el juez nacional de nica o ltima instancia
ordinaria tiene la obligacin de elevar consulta prejudicial al Tribunal. En
este caso, debe suspender el proceso hasta que reciba la interpretacin
prejudicial. Es una herramienta obligatoria porque el sistema jurdico
comunitario andino, con este mecanismo, est salvaguardando su validez
y coherencia por intermedio de los operadores jurdicos que definen en
ltima instancia los litigios.
En consideracin a que el Grupo de Competencia Desleal y Propiedad
Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio es de ltima
instancia, se concluye que la Interpretacin Prejudicial es obligatoria,
debiendo necesariamente incorporarla en su resolucin.

TERCERO:

El artculo 155 de la Decisin 486 impide a los terceros realizar, sin el


consentimiento del titular de la marca, los actos de aplicar o colocar dicho
signo, o un signo idntico o semejante, sobre productos para los cuales
haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o
acondicionamientos de tales productos (literal a), as como los de fabricar,
comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros
materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), y los de usar
en el comercio un signo idntico o semejante respecto de cualesquiera
productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de
confusin o de asociacin (literal d).
La prohibicin prevista en el literal d) del artculo 155 de la Decisin 486 de
la Comisin de la Comunidad Andina tiene dos elementos fundamentales, el
primero determinativo, referido a impedir el uso de una marca o signo
registrado en el comercio y, el segundo, condicional, cuando expresa que
debe existir un riesgo de confusin o asociacin. Con relacin al primer
elemento es necesario considerar lo siguiente: si lo que se prohbe es usar
una marca registrada en el comercio, cabe analizar qu es lo que realmente
representa el comercio y cul es su alcance.

CUARTO:

La accin por infraccin de derechos de propiedad industrial se encuentra


regulada en el Ttulo XV de la Decisin 486, y cuenta con las siguientes
caractersticas:
1. Sujetos activos, pueden entablar la accin los siguientes sujetos:
a.

El titular del derecho protegido. El titular puede ser


una persona natural o jurdica. Igualmente, la facultad de ejercer la
accin pasar en cabeza de los causahabientes del titular. Si existen
varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede
iniciar la accin sin el consentimiento de los dems. (Prrafo 3 del
artculo 238).

b.

El Estado. Si la legislacin interna lo permite, las


autoridades competentes de los Pases Miembros pueden iniciar de

27
oficio la accin por infraccin de derechos de propiedad industrial.
(prrafo 2 del artculo 238).
2. Sujetos pasivos, Son sujetos pasivos de la accin:
a.

Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.

b.

Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente


infringir los derechos. Esta es una disposicin preventiva, ya que no es
necesario que la infraccin se d efectivamente, sino que exista la
posibilidad inminente de una infraccin a los derechos de propiedad
industrial

QUINTO:

En el anlisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la


dimensin ms caracterstica de la misma: la dimensin que con mayor
fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo
mismo, determina la impresin general que la marca mixta va a suscitar
en los consumidores.
En consecuencia, si en la marca mixta predomina el elemento verbal,
debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese
propsito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la misma
predomina el elemento grfico frente al denominativo, en principio, no
habra lugar a confusin entre las marcas, pudiendo stas coexistir
pacficamente en el mbito comercial.

SEXTO:

Cuando en un mismo mercado, dos o ms personas estn en capacidad o


pretenden utilizar signos similares o idnticos para designar productos o
servicios idnticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el aludido
riesgo de confusin al colocar a los consumidores en incapacidad de
distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Sin embargo,
existe un fenmeno denominado LA COEXISTENCIA DE SIGNOS,
consistente en que los signos en disputa, pese a que identifican productos
similares o idnticos, han estado presentes en el mercado. Al respecto, el
Tribunal estima que tal coexistencia de hecho no genera derechos en
relacin con el registro de una marca, as como tampoco es una prueba
irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusin, ni convierte en
innecesario el anlisis de registrabilidad.
Es el Juez consultante quien deber estudiar el caso en concreto y verificar
si los servicios de telecomunicaciones ofertados por la compaa
demandada COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP., se
confunden respecto de los servicios prestados por la actora CARVAJAL
INFORMACIN S.A.S. relacionados con un portal de internet que oferta
servicios de motor de bsqueda, que permite al usuario acceder a
informacin comercial de Colombia, incluyendo los sectores de turismo,
entretenimiento, eventos, gastronoma entre otros e identificar si en efecto
pueden crear confusin en el mercado o si, por el contrario, son
independientes y pueden coexistir pacficamente.

SPTIMO:

El titular de una marca si bien posee el derecho exclusivo de uso y de


impedir que terceros sin su autorizacin promocionen, vendan, etiquetan,
expendan, usen su signo en el mercado, entre otros actos, existen
limitaciones por las cuales no se requiere de la autorizacin del titular del
signo para usarlo en el mercado. Estas limitaciones estn contempladas en

28
el artculo 157 de la Decisin 486
y deben cumplir con los siguientes
requisitos: a) Que lo haga de buena fe; b) Que no constituya uso a ttulo
de marca; c) Que tal uso se limite a propsitos de identificacin o de
informacin; y, d)
Que no sea capaz de inducir al pblico a confusin
sobre la procedencia de los productos o servicios.
OCTAVO:

El artculo 243 de la Decisin enuncia en forma no exhaustiva los criterios


que debern tomarse en cuenta para el clculo de la indemnizacin por
los daos y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente
probada por el actor en el curso del proceso. ste deber aportar,
igualmente, la cuanta de los daos y perjuicios en referencia o, al menos,
las bases para fijarla.
Se entiende que ser indemnizable el dao que, sufrido por el titular, se
encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este
marco, ser indemnizable el dao emergente, es decir, la prdida
patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la
vulneracin del derecho al uso exclusivo de su marca. La prdida en
referencia deber ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el
grado de comercializacin de los productos amparados por el signo que
no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha
demandado tambin la adjudicacin en propiedad de los productos
resultantes de la infraccin, as como de los medios y materiales que
hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deber
imputarse al monto de la indemnizacin el valor de tales bienes que se
acuerde (artculo 241, literal e).
Ser igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias
que el titular de la marca protegida habra obtenido mediante la
comercializacin normal de sus productos, de no haber tenido lugar la
competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a
considerar sern las que habran sido obtenidas en el perodo que medie
entre la ocurrencia efectiva del dao y el pago de la indemnizacin.
La norma autoriza, adems, que se adopten, como criterios de clculo del
dao indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor
como consecuencia de sus actos de infraccin, y el precio que habra
tenido que pagar por la concesin a su favor de una licencia contractual
de explotacin de la marca, tomando en cuenta para ello el valor
comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya
concedidas. En este marco, habra que tomar en cuenta el perodo de
vigencia del derecho de explotacin de la marca, el momento de inicio de
la infraccin y el nmero y clase de las licencias concedidas.

De acuerdo con el artculo 35 del Tratado de Creacin del Tribunal de Justicia de la


Comunidad Andina, la Autoridad Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso
interno 2013-223172, deber adoptar la presente interpretacin. As mismo deber dar
cumplimiento a las prescripciones contenidas en el prrafo tercero del artculo 128 del
Estatuto vigente.
Notifquese al Juez consultante mediante copia certificada y remtase copia a la
Secretara General de la Comunidad Andina, para su publicacin en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena.

29

Leonor Perdomo Perdomo


PRESIDENTA

Cecilia Luisa Aylln Quinteros


MAGISTRADA

Jos Vicente Troya Jaramillo


MAGISTRADO

Luis Jos Diez Canseco Nez


MAGISTRADO

Gustavo Garca Brito


SECRETARIO

PROCESO 80-IP-2014