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30/09/13

Direito de exclusiva em pedido de patente sem exame - Revista Jus Navigandi - Doutrina e Peas

Jus Navigandi
http://jus.com.br

Limites ao exerccio do
direito de exclusiva do titular do pedido de patente sem exame:
ineficincia estatal v. obsolescncia da tecnologia
http://jus.com.br/artigos/25415
Publicado em 09/2013

Matheus Buarque Eichler (http://jus.com.br/956232-matheus-buarque-eichler/artigos)

invivel o fim do exame prvio ou a atribuio de direitos de exclusiva antes da concesso da


patente. A nica escapatria para a proteo eficaz das invenes a criao de um sistema mais clere
de exame de pedidos, com reduo no backlog.
1. INTRODUO
A discusso sobre a tutela da Propriedade Industrial e da Concorrncia um tema de grande relevncia, considerando a
importncia dos ativos incorpreos, no contexto da chamada economia do conhecimento. O presente artigo busca o estudo dos limites dos
direitos dos titulares de pedidos de patente sem exame, e suas consequncias prticas para a Poltica de Incentivo da Propriedade
Intelectual no Brasil. Questes como backlog, precificao de ativos intangveis, obsolescncia da tecnologia e polticas tecnolgicas sero
aqui tratadas como pano de fundo para a discusso da legitimidade processual ativa dos titulares de patentes em exercer seus direitos de
exclusiva.

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Um dos fatores crticos para o incentivo a produo de tecnologia a limitao aos direitos de exclusiva que o titular do pedido de
patente, ainda em exame, sofre durante sua longa espera pelo exame tcnico. No raramente, ao final do procedimento, a tecnologia
evidenciada j se encontra obsoleta e incapaz de ser objeto de qualquer vantagem econmica para o seu titilar, devido apropriao
tardia e ineficincia do Estado.
Ante o estudo das ferramentas de avaliao ligadas precificao de intangveis, como o caso do uso da lgica das opes, na
qual se busca o preo de determinado bem em funo de elementos como tempo, condies de explorao, condies para o exerccio
dos direitos de exclusiva, somos capazes de melhor antever o cenrio econmico ligado ao regime das patentes e as formas de
apropriao de ativos intangveis, como condio sinequa non para a avaliao de investimento em P&D.
No h dvidas que uma das principais formas de recompensar o inventor ou investidor em P&D dotando-o de direitos de
exclusiva, sempre que contribuio se adeque aos requisitos legais. A capacidade de produzir escassez no mercado, ou melhor, a
possibilidade de se adentrar em mercados at ento inexistentes, por uma tecnologia inovadora, um importante ativo em meio a uma
economia cada vez mais dinmica em que a inovao a pedra fundamental para se manter no mercado. Em meio a isso, o Estado deve
ser capaz de instrumentalizar aquelas empresas que investem em inovao, inventores autnomos e institutos de pesquisa, de
instrumentos condizentes com seus pressupostos socioeconmicos, por meio de polticas pblicas de fomento a produo e apropriao
da tecnologia. Sem um sistema eficiente de polticas pblicas ligadas a inovao, no h como se pensar em produo tecnolgica.
Por mais que o titular do pedido possa aferir proveitos econmicos da tecnologia no prazo contido entre o depsito do pedido e da
concesso da patente, seu bem sofre um decrscimo em seu valor agregado at ento ele no passa de um titular de expectativa de
direito, se sujeitando a ter este direito reconhecido em momento muito posterior ao do perodo que a sua tecnologia fosse capaz de
suportar e lhe render frutos civis.Ao contrrio do que diz o provrbio popular, justia que tarda falha, mesmo na seara administrativa, a
prestao deve ser clere e adequada ao contedo econmico do direito que se busca tutelar.
Como visto, a tecnologia considerada como um bem intangvel de natureza e cunho eminentemente econmico e de extrema
relevncia, que torna pases mais avanados e outros menos, faz erigir imprios ou destru-los. Como aduz Joo Marcelo de Lima
Assafim(2010, p. 11), o progresso tecnolgico tambm fonte de bem estar social:

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A tcnica se traduz em exerccio da capacidade intelectual do ser humano, moldada em um conjunto de atos, reunindo esforos
para satisfazer certas necessidades, diminuindo ou eliminando o acaso. Por isso o progresso tecnolgico contribuiu e continua
contribuindo para aumentar o nvel da qualidade de vida da humanidade, aumentando sua capacidade de consumo e tornando o trabalho
mais digno.

Quanto mais rpida a atualizao tecnolgica, maior a obsolescncia da tecnologia vigente. A substituio tecnolgica, com a
imediata insero de novas tecnologias no mercado gera uma necessidade cada vez maior de uma proteo mais clere das criaes
compreendidas naquela faixa de tempo em que a tecnologia ainda possui seu contedo econmico.
Sob o ponto de vista macroeconmico, os pases necessitam invariavelmente dos avanos tecnolgicos para manterem a
constante da taxa de crescimento de sua produo e, do ponto de vista microeconmico, empresas, cada vez mais necessitam de
tecnologias mais avanadas para manterem-se competitivas.
A entrada da tecnologia em seu estado de obsolescncia produz o efeito oposto ao do avano da tecnologia, atuando como uma
verdadeira seleo natural, fazendo crescer e prosperar empresas ou aniquilando-as.
Segundo Denis Borges Barbosa (2000; p. 3) o valor da patente a capacidade de aumento, aquisio de mercado ou
manuteno no mercado dado por aquele ativo da propriedade intelectual.
A regra bsica da precificao de ativos intangveis o uso da lgica das opes de mercado, muito utilizada na negociao de
derivativos no mercado de capitais e de futuro. Em razo de ser um ativo que se deprecia com o tempo, devido a interao de diversos
fatores, como, por exemplo, a obsolescncia tecnolgica.
A lgica das opes pode ser uma interessantes forma de se exemplificar como os ativos intangveis so volteis e o quo
dramtico a situao de incerteza jurdica daqueles que buscam a inovao. A influncia de tecnologias inovadoras, dignas da
concesso de patentes, das variveis tempo, grau de obsolescncia, fatores externos, como a poltica de Propriedade Industrial e, at, da
interpretao dos Tribunais quanto a extenso dos direitos, demonstra quanto dramtica a posio daqueles que empreendem e inovam
no campo da Produo e Desenvolvimento de Tecnologia. So tantas as variveis ligadas a precificao de intangveis que, em certos
casos, sua avaliao se torna infinitamente mais complexa que a de derivativos clssicos do mercado financeiro.

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Uma vez tratando de assunto ligado a Economia, sem termos a mnima pretenso de esgotar o assunto, trazemos a definio de
Martinho de Freitas Salomo (2011; p. 18) para opes:
(...) opes so instrumentos que envolvem o tempo, as variveis financeiras devem ser trazidas a valor presente ou levadas a
valor futuro por uma taxa de desconto apropriada. Como as opes so instrumentos que apresentam volatilidade (a volatilidade da poo
chamada de volatilidade implcita), possuem risco.

Os direitos de exclusiva, mesmo que temporrios, revestem-se como um dos principais direitos dos seus titulares, como afirma
Brbara Rosenberg:
(...) o direito do titular da patente de impedir terceiros de explorarem a inveno o benefcio mais importante decorrente desse
direito de propriedade industrial. Se tal prerrogativa no fosse concedida, terceiros poderiamlivremente produzir o objeto da patente sem ter
incorrido em custos de P&D (free-riding), reduzindo os inventivos criao e inovao. Dai por que se dizer que o escopo ltimo dos
direitos de propriedade intelectual seja promover o bem estar do consumidor por meio dos incentivos de eficincia dinmica deles. (2005,
p. 267)

E Joo da Gama Cerqueira(2010, p. 139), em acrscimo:

O contedo positivo desse direito o uso ou explorao do invento. Seu contedo negativo a excluso de outras pessoas, pois
todo o direito, como poder de ao exclusivo dentro de sua esfera. Reunindo esses dois elementos, temos que o contedo do direito do
inventor consiste na exclusividade do uso e explorao do invento, o que constitui o privilgio assegurado pela lei.

Os direitos do titular de uma patente s passam a ter plena eficcia a partir da sua concesso, com a expedio do certificado da
patente:

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O direito do inventor, porm, ao contrrio do direito dos autores de obras literrias e artsticas, s se aperfeioa e adquire plena
eficcia aps o seu reconhecimento pelo Estado, na forma prescrita em lei. Antes disso, um direito precrio. (CERQUEIRA, 2010, p.
130)

Contudo, a LPI assegura ao titular de pedido de patente obter indenizao em face de explorao indevida do objeto em processo
de patenteamento, em face de terceiros que, tambm no perodo compreendido entre a publicao do pedido e a concesso da patente,
estejam explorando indevidamente o objeto reivindicado e no limite do quadro reivindicatrio, consoante dispem art. 44, 3:

Art. 44. Ao titular da patente assegurado o direito de obter indenizao pela explorao indevida de seu objeto, inclusive em
relao explorao ocorrida entre a data da publicao do pedido e a da concesso da patente.
3 O direito de obter indenizao por explorao indevida, inclusive com relao ao perodo anterior concesso da patente, est
limitado ao contedo do seu objeto, na forma do art. 41. (BRASIL, Lei 9279/96)

Por esta razo, o depositante do pedido de patente deve ter ateno redobrada ao redigir o quadro reivindicatrio do pedido de
patente, como salienta Denis Borges Barbosa (2010, p. 1487): A primeira tarefa em toda ao relativa a patentes decidir-se exatamente
qual o monoplio que o titular da patente detm. Hoje em dia, todas as patentes incluem reivindicaes. A funo das reinvindicaes
definir o monoplio. A limitao do escopo da patente pelas reivindicaes encontra abrigo tambm pela LPI:

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Art. 41. A extenso da proteo conferida pela patente ser determinada pelo teor das reivindicaes, interpretado com base no
relatrio descritivo e nos desenhos.
Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar venda,
vender ou importar com estes propsitos:
I - produto objeto de patente;
II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.
1 Ao titular da patente assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos
referidos neste artigo.
2 Ocorrer violao de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietrio no
comprovar, mediante determinao judicial especfica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricao diverso daquele protegido
pela patente.
Como visto, o titular do pedido de patente possui apenas uma mera expectativa de direito, que pode permanecer como mera
expectativa por um tempo excessivamente longo, que no condiz com seu prprio contedo econmico, novamente: justia que tarda
falha. Como sintetiza Sonia Federman (2006, p. 41), seguindo o posicionamento unssono da doutrina: Enquanto o pedido de patente no
decidido (concedida a patente aps o exame tcnico), o depositante possui apenas uma expectativa de um direito, ou seja, apenas uma
esperana de que seu pedido de patente pode se transformar, futuramente, em uma patente (direito concedido).

O simples depsito do pedido de patente protocolado no rgo competente no tem o condo de conferir, de imediato, os direitos
relativos patente, dentre os quais se destaca o da exclusiva. Os Tribunais tm decidido no sentido de no conceder os direitos de
exclusiva aos titulares de pedidos de patente, em razo da precariedade do direito do titular e das peculiaridades do sistema de patentes:

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PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISO TERMINATIVA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
LEI 9.279/96. DEPSITO DO PEDIDO DE PATENTE. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO.1. O simples depsito do pedido de patente
protocolado no rgo competente no tem o condo de conferir, de imediato, os direitos relativos patente, dentre os quais se destaca o
da exclusividade. Precedente desta Cmara Cvel. 2. Somente aps a efetiva concesso da patente pelo INPI o requerente poder exercer
direitos relativos proteo industrial, dentre os quais est o de postular indenizao contra terceiros que exploraram indevidamente seu
invento. unanimidade de votos, negou-se provimento ao Recurso de Agravo interposto (TJ/PE, Apelao Cvel n 0201463-5/01, Quinta
Cmara Cvel, Rel. Slvio Romero Beltro, Julgado em 27/01/2010) GRIFOS NOSSOS
MARCAS E PATENTES - ABSTENO DE USO DE PRODUTO CONTRAFEITO - CAUSA DE PEDIDO FUNDADA EM
REGISTRO DE PATENTE JUNTO AO INPI Mera expectativa de direito que no permite impedir terceiro de explorar produto similar
Deciso mantida - Recurso no provido. (TJ/SP, Apelao Cvel n. 9122179-12.2002.8.26.0000, Relator Des. Luiz Antonio Costa, 7.
Cm. Dir. Priv., Julgado em 03/02/10)GRIFOS NOSSOS
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MODELO DE UTILIDADE. PEDIDO DE REGISTRO JUNTO AO INPI. Simples expectativa de direito,
no ostentando a apelante a proteo oposta r. Precedentes deste Tribunal. Ausncia, outrossim, do requisito da nova forma exigida
pelos artigos 9 e 11 da Lei n. 9.279/96. Improcedncia da demanda preservada. APELO IMPROVIDO (TJ/SP, Apelao Cvel n 014676519.2009.8.26.0100, Rel. Des. DonegMorandini, 3 Cm. Dir. Priv., Julgado em 29 mar 2011) GRIFOS NOSSOS

Com base na expectativa de direito e sob os auspcios da LPI, assegurado ao titular do pedido de patente obter indenizao em
face de terceiros infratores, pelo perodo compreendido entre a cincia do infrator da existncia do depsito da patente ou da data da
publicao do pedido, caso a patente seja de fato concedida, como bem os Tribunais vem decidindo:
AO ORDINRIA DE OBRIGAO DE FAZER E NO FAZER. VIOLAO DAS PATENTES DE MODELO DE UTILIDADE
DOS AUTORES. CONTRAFAO. CONCESSO DA PATENTE DE N PI 0100486-7 ANTES DA SENTENA. GARANTIA DE
EXCLUSIVIDADE DO CONTEDO DO MODELO PATENTEADO. Explorao ocorrida entre a data da publicao do pedido e da
concesso da patente indenizvel. Proteo da inveno e modelo de utilidade enquanto no desconstitudo o registro. Laudo pericial
confirma a similitude dos produtos. Possibilidade de confuso entre os consumidores. Correto arbitramento de indenizao ilquida por ato
ilcito. Apelao no provida (TJ/SP, Apelao n 0000421-98.2007.8.26.0695, Cmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Romeo
Ricupero, Julgado em 6 dez 2011). GRIFOS NOSSOS

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AO DE INDENIZAO. DEPSITO DO PEDIDO DE PATENTE. EXPECTATIVA DE DIREITO. CONCORRNCIA DESLEAL.


HONORRIOS ADVOCATCIOS. - O simples depsito do pedido de patente, dirigido ao INPI, no confere, por si s, ao requerente o
direito de exclusividade do produto, mas mera expectativa de tal direito, sendo que, apenas aps a concesso da patente, advir o direito
de seu titular impedir que terceiros produzam o produto patenteado, podendo, inclusive, pleitear indenizao face eventual explorao
indevida, ex vi da exegese dos artigos 42 e 44 da Lei 9.279/96. Julgada improcedente a demanda, dever o Juiz fixar a verba honorria
consoante sua apreciao equitativa, de acordo com o artigo 20, pargrafo 4, do CPC (TJ/MG, Apelao Cvel n 306.342-3, Primeira
Cmara Civil, Rel. Silas Vieira, Julgado em 16/05/2000) GRIFOS NOSSOS
PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISO TERMINATIVA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
LEI 9.279/96. DEPSITO DO PEDIDO DE PATENTE. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. 1. O simples depsito do pedido de patente
protocolado no rgo competente no tem o condo de conferir, de imediato, os direitos relativos patente, dentre os quais se destaca o
da exclusividade. Precedente desta Cmara Cvel. 2. Somente aps a efetiva concesso da patente pelo INPI o requerente poder exercer
direitos relativos proteo industrial, dentre os quais est o de postular indenizao contra terceiros que exploraram indevidamente seu
invento. unanimidade de votos, negou-se provimento ao Recurso de Agravo interposto (TJPE, Agravo de Instrumento n 02014635, Rel.
Des. Leopoldo de Arruda Raposo, 5 Cmara Cvel, Julgado em 27 jan 2010) GRIFOS NOSSOS
Ao cominatria cumulada com indenizao Improcedncia Inconformismo Desacolhimento Pedido de patente
depositado perante o INPI ainda no apreciado Exclusividade na comercializao que no reconhecida Mera expectativa de direito
Concesso da patente que poder gerar ao apelante o direito indenizao Inteligncia do art. 44, da Lei n. 9.279/96 Precedentes
desse E. Tribunal Verba sucumbencial fixada com razoabilidade Sentena mantida - Recurso desprovido (TJ/SP, Apelao Cvel n.
0011969-63.2009.8.26.0077, Rel. Des. Grava Brazil, 9 Cmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2012) GRIFOS NOSSOS
MARCAS E PATENTES. Placas base de fsforo para aquisio de imagens radiogrficas digitais na rea industrial - Sentena
que determinou ao ru que se abstivesse de divulgar ser proprietrio de patente ou de dizer que o uso dos equipamentos estaria restrito a
si - Correo - Simples pedido de registro de modelo de utilidade que no autoriza o alarde, pelo requerente, de exclusividade no uso do
objeto do pleito -Eventual direito indenizatrio assegurado pelo artigo 44 da Lei n 9.279/96 que poder ser pretendido aps a concesso
efetiva da patente - Deciso de parcial procedncia mantida - Recurso desprovido (TJ/SP, Apelao Cvel n. 920620-88.2003.8.26.0000,
Relator Des. De Santi Ribeiro, 1 Cm. Dir. Priv., Julgado em 2 dez 2008) GRIFOS NOSSOS

Sendo assim, o direito assegurado pela LPI de impedir que terceiros produzam ou comercializem invento ou modelo de utilidade,
bem como de receber indenizao por tal circunstncia surge em virtude da concesso da patente, uma vez que o seu escopo de proteo
s poder ser determinado no momento da sua concesso, consoante combinao dos art. 41, 42 e 44 da LPI:
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Art. 41. A extenso da proteo conferida pela patente ser determinada pelo teor das reivindicaes, interpretado com base no
relatrio descritivo e nos desenhos.
Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar venda,
vender ou importar com estes propsitos:
I - produto objeto de patente;
II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.
Art. 44. Ao titular da patente assegurado o direito de obter indenizao pela explorao indevida de seu objeto, inclusive em
relao explorao ocorrida entre a data da publicao do pedido e a da concesso da patente. (BRASIL, Lei 9279/96)

Denis Borges Barbosa (2010, p. 1512) preleciona que, mesmo no podendo o titular do pedido de patente excluir terceiros do uso
da tecnologia patentevel ou obter uma imediata indenizao, at a sua concesso, tem o mesmo uma vantagem concorrencial que
desestimula seus concorrentes, em face da possibilidade futura de concesso:

(...) assim que s confronta o titular do pedido os contrafatores de m f ou os competidores com poder econmico desfaatez
que lhes permitam afrontar a fora econmica do titular do pedido. Para os demais, o investimento em montar fbricas, efetuar treinamento
de pessoal, tentar obter mercado, para depois se ter todo o proveito econmico, e mais ainda, canalizado para o titular que
eventualmente vier a obter o privilgio, no compensa o risco. Ou seja, a patente efetivamente vale como um instrumento de mercado
antes da sua concesso. O efeito econmico precede a plenitude do efeito jurdico. (2010, p. 1512)

Como afirmado pelo mesmo auto (2010, p. 1512) a patente efetivamente vale como um instrumento de mercado antes da sua
concesso. O efeito econmico precede a plenitude do efeito jurdico.
Contudo, h na doutrina alguns autores que divergem sobre a validade de se escusar o exerccio dos direitos de exclusiva aos
titulares de patentes sem exame, alegando, para tanto, que deveria haver uma equiparao com os direitos do depositante de outros
ativos de propriedade industrial, como, por exemplo marcas:

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(...) se h direito indenizao no perodo (compreendido entre a data da publicao do pedido e a data em que foi concedida a
carta patente) porque o ato de que utilizou indevidamente a patente era ilegal. E se o ato era ilegal, poderia ser inibido, at em ateno
prevalncia da tutela preventiva em relao ressarcitria, especialmente no mbito da propriedade industrial. (PEREIRA; 2006; p. 279)

Com a devida vnia discordamos com o referido posicionamento, uma vez que o contedo jurdico e econmico que determinam o
registro ou depsito de uma marca e concesso de uma patente so absolutamente distintos. A natureza da concesso de uma patente
diverge completamente da concesso de uma marca, face ao feixe de direitos de exclusiva e de restrio mercadolgica que cada um
provoca. H tambm que se atentar quanto a cognoscibilidade caracterstica de cada um dos exames, a concesso de uma marca e de
uma patente se diferenciam. Um dos requisitos para a concesso de marcas a novidade relativa, ao passo que, para patentes,
considera-se a novidade absoluta conceitos completamente distintos e com aplicaes singulares.
Conceder direitos de exclusiva ao depositante de uma patente seria um ato que afrontaria o sistema de patentes, contrariando
justamente o Princpio da Livre Concorrncia, por se tratar a concesso de patentes uma medida sempreexcepcionalssima tendo-se o
referido princpio como elemento de ponderao de interesses.
Quanto ao requisito novidade relativa das marcas (CERQUEIRA, 2010, p. 256): A novidade da marca relativa, bastando, para
considerar-se nova, que a marca no se j ainda usada para assinalar produtos idnticos ou semelhantes.
Com relao ao requisito de novidade absoluta para a concesso de patentes, por fora da lei 17, o invento para ser considerado
novo no pode estar contido no estado da tcnica, que diz respeito a todo conhecimento acessvel ao pblico antes da data do depsito
do pedido de patente, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos Arts. 12, 16. (Art. 11, 1, da Lei
n. 9.279/96)
Assegurar direitos de exclusiva antes da concesso da patente seria subverter a ordem jurdica e medida impossvel sob a gide
do sistema vigente se aceitssemos tal medida, estaramos gerando potenciais monoplios indevidos e criando obstculos indevidos
concorrncia, colocando mais ainda em xeque a confiana no sistema normativo:

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Para que as invenes possam ser objeto de proteo jurdica necessrio que satisfaam certas condies estabelecidas pela
lei. Como tivemos ocasio de expor (n 66 do 1 Volume), o direito do inventor origina-se de sua criao, a qual, por outro lado justifica o
reconhecimento desse direito e a sua proteo pelo Estado. Por outro lado, a lei assegura ao inventor um privilgio, cujo objeto a prpria
inveno. Importando esse privilgio restrio atividade do comrcio e da indstria, em benefcio do inventor, com detrimento, ainda, dos
interesses da coletividade, evidente que esse direito no pode ter por objeto coisas pertencentes ao domnio pblico ou comum, sob
pena de se criarem monoplios injustos, incompatveis com a liberdade de trabalho; nem coisas que no constituam inveno, o que seria
contrrio motivao do direito do inventor e sua origem e fundamento.

2.1. PUBLICAO ANTECIPADA DO PEDIDO


Uma soluo interessante conferida ao titular de um pedido de patente pela prpria LPI face a explorao indevida, em data
anterior ao da sua publicao a solicitao da publicao antecipada do pedido:
Art. 30. O pedido de patente ser mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depsito ou da prioridade
mais antiga, quando houver, aps o que ser publicado, exceo do caso previsto no art. 75".
1 A publicao do pedido poder ser antecipada a requerimento do depositante. (BRASIL, Lei 9279/96)

Como afirma Abrantes (2010, p. 129): Solicitando uma publicao antecipada o requerente garante assim uma data para clculos
de perdas e danos independente de novas notificaes extrajudiciais. Em seguida, o mesmo autor justifica que: No caso de eventual
contrafao as aes de perdas e danos so calculadas a partir da data de publicao do pedido (art. 44 da LPI), por isso tal antecipao
pode ser interessante para o requerente.
A publicao antecipada do pedido medida de carter excepcional e s poder ser deferida, caso o titular comprove estar sendo
vtima de uma explorao indevida. A comprovao, em regra, realizada por meio do recibo do envio de notificao-extrajudicial do
cartrio de ttulos e documentos ao infrator
Caso a patente j tenha sido publicada, o titular poder solicitar ainda o exame prioritrio do pedido, desde que comprove
preencher um dos requisitos da Resoluo/INPI 132/06:
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Art. 2 Poder ser requerido exame prioritrio de pedidos de patente:


I - pelo prprio depositante quando, comprovadamente:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;
b) o objeto do pedido de patente esteja sendo reproduzido por terceiros sem a suaautorizao, ou. (Resoluo/INPI 132/06)

O exame prioritrio, assim como, o pedido de publicao antecipada s podem ser deferidos caso haja a comprovao da
ocorrncia da justificativa que foi suscitada, capaz de contemplar uma exceo ao procedimento ordinrio, consoante Resoluo/INPI
132/06:
Art. 5 O requerimento de exame prioritrio de pedido de patente dever ser instrudo com a seguinte documentao:
a) provas de que o objeto do pedido de patente est sendo reproduzido por terceiros sem a sua autorizao; e
b) cpia da notificao extrajudicial do agente acusado de reproduo indevida do objeto do pedido de patente, com a
comprovao do seu

recebimento, emitida pelo respectivo depositante ou por procurador devidamente habilitado, no qual conste a

referncia expressa ao nmero do pedido de patente, ao nome do depositante e ao ato supostamente indevido. (Resoluo/INPI 132/06)

2.2. MEDIDAS JUDICIAIS


Caso tenha sido solicitada a publicao antecipada do pedido ou o exame prioritrio e, mesmo assim, o INPI no tenha cumprido
com sua prpria determinao, no restaro alternativas seno a impetrao de mandado de segurana ou ao de obrigao de fazer em
face da autarquia.
Deferida a antecipao da publicao ou do exame, torna-se lquido e certo o direito do depositante em ter seu pedido analisado
ou publicado com a maior celeridade possvel, dentro de uma margem de tempo considervel.
2.3. NOTIFICAES EXTRAJUDICIAIS
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Direito de exclusiva em pedido de patente sem exame - Revista Jus Navigandi - Doutrina e Peas

A advocacia tem buscado sadas para o melhor exerccio das garantias dos titulares de pedidos de patente. Uma das medidas mais
comuns, como abordado anteriormente, so as medidas extrajudiciais, como a notificaes em face dos infratores, como bem afirma Denis
Borges Barbosa(2011, p. 1511), nosso Pontes de Miranda da Propriedade Industrial no Brasil:
Em vista, ainda, do 1, se o depositante pretende que uma eventual indenizao, aps a concesso da patente, alcance tambm
o uso no autorizado de terceiros realizado durante o perodo de sigilo de seu pedido de patente, cabe a ele notificar ao infrator,
fornecendo ao ltimo uma cpia do pedido e/ou informando-o de seu teor. Uma alternativa adequada reside no envio de notificao
extrajudicial, via cartrio de Ttulos e Documentos, com o que se proporciona uma prova inquestionvel de que o infrator obteve, de fato,
conhecimento sobre a inveno reivindicada na data em que recebida a notificao. No se objetiva qualquer pessoa ou empresa
especificamente e se o depositante ainda deseja estabelecer a data mais cedo possvel para o efeito de futuras aes indenizatrias
contra possveis infratores pode ele requerer ao INPI a publicao antecipada do seu pedido.

Neste sentido, caso o titular do pedido lograsse xito na concesso da patente, teria o direito de ser ressarcido pelos lucros
cessantes que poderiam ter percebido em razo do licenciamento ou da explorao da patente, por todo o perodo em que o infrator a
explorou indevidamente.

3. CONCLUSO
A limitao ao exerccio dos direitos de exclusiva do titular do pedido de patente, apesar de justa, vai de encontro com a demora da
sua concesso. O reconhecimento daquilo que se tutela como capital aliado ao conhecimento humano deve ser protegido de forma eficaz.
O sistema do exame prvio trouxe consigo grandes avanos para o sistema jurdico das patentes e sua eficcia tem sido mais do
que comprovada pelo nmero de pases que tem sido adotado. Contudo, em contrapartida, com o nmero crescente de patentes e de sua
complexidade progressiva, o referido mtodo tem, por vezes, se demonstrado incuo pelo tempo que tem consumido.
A dinmica mundial tecnolgica exige respostas rpidas e mecanismos de apropriao eficazes. O backlog , em muito, capaz de
suprimir parte do potencial econmico ligado a patente, ante a insegurana da sua concesso. Ao contrrio do ditado popular, justia que
tarda falha, injustia manifesta.

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No defendemos o fim do exame prvio ou a atribuio de direitos de exclusiva antes da concesso da patente, ambos os casos
seriam teratolgicos para o sistema de patentes, um verdadeiro retrocesso considerando a prpria natureza da patente que traz nsito o
requisito da Novidade Absoluta. Vislumbramos como nossa nica escapatria a criao de um sistema mais clere de exame de pedidos,
com reduo no backlog.
Neste sentido, acreditamos que a soluo para o abrandamento das questes negativas ligadas ao incentivo para a rea
tecnolgica no est na concesso de direitos de exclusiva para os titulares de pedidos ou alterao do sistema de exame prvio, tais
solues acarretariam um verdadeiro retrocesso para o ordenamento jurdico em geral, colocando em xeque seus principais institutos.
Deve-se ser mantida a lgica procedimental do direito adjetivo e substantivo das patentes, contudo, a principal mudana a ser operada, um
verdadeiro desafio que os escritrios de patentes mundiais vm enfrentando, na durao da anlise e concesso dos direitos de
exclusiva - o mal no est na rvore e sim na raiz.

4.BIBLIOGRAFIA
ABRANTES, Antonio Carlos de Souza. Introduo ao Sistema de Patentes: aspectos tcnicos, institucionais e econmicos. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2011.
ASSAFIM, Joo Marcelo de Lima. A transferncia de tecnologia no Brasil: aspectos contratuais e concorrenciais da propriedade
intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.
BARBOSA, Denis Borges. Licenas Compulsrias: abuso, emergncia nacional e interesse pblico. Revista da ABPI, n. 45, Rio de
Janeiro, 2000.
______. Valor poltico e social da patente de inveno. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000.
______. Falta de busca de anterioridades como causa de nulidade de patente, emergncia nacional e interesse pblico. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2004.
CERQUEIRA, Gama. Tratado da Propriedade Industrial.vl. 2. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.
KIM, W. Chan, RENE Maugborne. Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make Competition
Irrelevant. United States: Havard Business Publishing Corporation, 2005.
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Direito de exclusiva em pedido de patente sem exame - Revista Jus Navigandi - Doutrina e Peas

PEREIRA, Luiz Fernando C. Tutela jurisdicional da propriedade industrial: aspectos processuais da Lei 9.279/1996. So Paulo:
Revista dos Tribunais, 2006.
RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Coisas. Rio de Janeiro: Aide, 2004.

Autor

Matheus Buarque Eichler (http://jus.com.br/956232-matheus-buarque-eichler/artigos)


Estagirio da Procuradoria Geral da Agncia Nacional do Petrleo, Gs Natural e Biocombustveis - ANP. Graduando
em Direito pela Universidade Cndido Mendes.
http://br.linkedin.com/in/matheuseichler (http://br.linkedin.com/in/matheuseichler)

Informaes sobre o texto


Como citar este texto (NBR 6023:2002 ABNT):
EICHLER, Matheus Buarque. Limites ao exerccio do direito de exclusiva do titular do pedido de patente sem exame: ineficincia estatal v.
obsolescncia da tecnologia. Jus Navigandi, Teresina, ano 18 (/revista/edicoes/2013), n. 3743 (/revista/edicoes/2013/9/30), 30
(/revista/edicoes/2013/9/30) set. (/revista/edicoes/2013/9) 2013 (/revista/edicoes/2013) . Disponvel em: <http://jus.com.br/artigos/25415>. Acesso em:
30 set. 2013.

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