Tema 4: Entendiendo la invencin: Cmo

preparar una solicitud de patente (Captulo

III.A). Las partes ms importantes de un texto
de patente

Asuncin, Paraguay
Abril 19-20, 2016

SISTEMA NACIONAL DE PROPIEDAD

INDUSTRIAL

Principales actores
Oficinas de PI
Representan
el Inters
Pblico

Solicitantes,
Inventores
y/o sus Agentes

Terceras
Partes

Pueden
Representan el representar el
Inters
Inters Privado
Pblico o
Privado

Tribunales
Dirimen
diferencias
entre los
dems
actores del
sistema

Redaccin de solicitudes de patentes

La solicitud de patente es un documento que
establece el entendimiento entre la Oficina de
Patentes y el solicitante.
Es muy importante redactar una solicitud de patente
de calidad, pues en ella se establecen los trminos
que regirn las relaciones del titular y terceras partes.
Es un documento con repercusin legal, por lo que
debe elaborarse con extremo cuidado.

La patente ser evaluada por los diferentes actores

que integran el sistema de P.I., por ejemplo
examinadores, jueces, competidores y socios
comerciales, por lo que debe redactarse con todos
estos destinatarios en mente.

Mito: Si se tiene una invencin

lo importante es patentar,
No importa cundo
No importa dnde
No importa cmo

Lo importante es
patentar?
No siempre ya que:
Cada invencin hay que analizarla caso por caso,
porque:
Algunas son ms convenientes protegerlas por
secreto industrial.
Otras son difciles de detectar infraccin.
Otras simplemente no son patentables, o porque
no se aceptan como tal de acuerdo a la legislacin
de PI o porque no cumplen con todos los
requisitos de patentabilidad.

Materia excluida de la patentabilidad

La solicitud no debe referirse solamente a alguna
materia que se encuentre excluida de patentabilidad
en el territorio en donde se desea obtener
proteccin.
Las diferentes Oficinas de Patentes tienen distintos
criterios en cuanto a lo que se considera materia
excluida de patentabilidad.
Puede que sea necesario incluir en la solicitud
inicial (prioritaria) cierta materia excluida en un
determinada
territorio,
para
luego
poder
reivindicarla cuando se quiera internacionalizar la
solicitud.

No importa
cundo?

El momento oportuno para

presentar una solicitud de
patente es muy importante.

PRONTITUD vs DIVULGACIN
HABILITANTE
Al redactar una solicitud de patente
deben incluirse las variantes de la
invencin que se han probado e
imaginarse otras posibles (profticas), ya
que una vez presentada la solicitud no hay
oportunidad de agregar materia adicional
a la misma durante el trmite.
Por otra parte una vez publicada la
solicitud de patente, su contenido pasa
formar parte del estado de la tcnica y por
tanto la invencin pierde su novedad, de
aqu que no hay vuelta
atrs si se
present sin el sustento apropiado.

No importa dnde?
Si importa!

Por ser la territorialidad una

caracterstica
fundamental
del
derecho
de
patentes,
el
patentamiento
internacional
es
altamente costoso, por lo que se
requiere una estrategia coherente
que permita dirigir la proteccin legal
solo a aquellos mercados donde se
prevea la efectiva explotacin
comercial del producto o tecnologa
objeto de la invencin.

No importa cmo?
IMPORTA y MUCHO! y este es el aspecto ms
importante a considerar a la hora de redactar y
presentar una solicitud de patente.
Al presentar una solicitud de patente debe tenerse un
cuidado especial en cmo se prepara la
documentacin que forma parte de la misma, la
descripcin y las reivindicaciones de un documento
de patente son de vital importancia para todo lo que
va a acontecer posteriormente con el trmite y para
hacer valer los derechos de PI que se deriven de la
misma frente a eventuales infracciones.

Mito: Relacionado al cmo:

Como soy quien mejor conozco mi

invencin, yo mismo puedo
redactarla, presentarla y tramitarla

Nooo lo haga, busque ayuda

profesional!!!

Por qu solicitar ayuda profesional al

redactar un documento de patente?
La patente no es cualquier documento, tiene
connotacin legal pues ESTABLECE DERECHOS!!!

Lo que se incluya en la solicitud de patente que se

presente inicialmente es lo que sienta las bases para
las enmiendas que se puedan realizar posteriormente,
NO se puede agregar nueva materia durante el trmite
Una vez publicada la solicitud, se hace de dominio
pblico su contenido, si la redaccin fue mala, no hay
posibilidades de volver atrs, la invencin PERDI SU
NOVEDAD.

Redaccin de solicitudes de patentes

Es cierto que el inventor conoce mejor que nadie su
invencin (el producto que va a vender o la tecnologa
que va a transferir), pero la mayor parte de las veces no
conoce hasta donde puede llegar o abarcar el concepto
inventivo detrs de la misma.
La redaccin de patentes de la solicitud debe hacerse
con alguien con experiencia en esta labor, pues una
patente mal redactada puede llegar a perjudicar
irremisiblemeente el valor de una invencin.
El agente de patentes y el inventor deben constituir un
equipo inseparable durante todo el proceso de redaccin
de la solicitud de patente.

Redaccin de solicitudes de patentes

El agente tiene que ser capaz de obtener la
informacin necesaria del inventor para primero
entender donde radica la invencin, y as poder
redactar
reivindicaciones
de
diferentes
categoras, que no solo sean amplias sino
tambin vlidas.
Para ello se le proporciona al inventor un
documento que se denomina Formulario de
Divulgacin de la Invencin, en el cual este
debe plasmar en que consiste su invencin y las
diferencias conocidas por l con respecto al
estado de la tcnica.

Redaccin de solicitudes de patentes

Tanto en el anlisis de la documentacin
presentada por el inventor, como la que el propio
agente investigar por su cuenta posteriormente,
la compresin de la invencin se seguir
siempre el enfoque del problema-solucin.
Este mismo enfoque es el que servir de base
para la redaccin de toda la documentacin que
conformar la solicitud de la patente.

Redaccin de solicitudes de patentes

Por la razn anterior, el agente de patentes
preferentemente debe estar relacionado con el campo
tcnico con el que se relaciona la invencin.
Debe conocer el estado de la tcnica afn a la invencin
y reconocer las caractersticas tcnicas distintivas
esenciales de esta ltima con respecto al primero.
Debe tambin conocer el plazo para presentar la
solicitud y si ha habido publicaciones previas de la
misma por el inventor.
Es importante saber tambin los pases donde se quiere
la proteccin de la invencin.

Redaccin de solicitudes de patentes

El estilo de redaccin de cada agente puede ser
diferente, lo importante es que este capte el concepto
inventivo y pueda plasmarlo de forma apropiada en las
reivindicaciones.
Existen diferentes preferencias en la redaccin de una
solicitud de patente, hay quien comienza con la
descripcin y luego redacta las reivindicaciones y hay
quien lo hace a la inversa, una vez que comprende la
invencin redacta primero las reivindicaciones, las
confronta con el inventor, y una vez que alcanzan
acuerdo en ellas, se redacta el resto de los documentos
de la solicitud.

ANLISIS DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

Novedad
Nivel/Actividad Inventiva
Aplicacin Industrial o utilidad
Requisito de divulgacin suficiente o habilitante:
Se puede considerar independiente al de aplicacin
industrial en algunas legislaciones, mientras que en
otras se consideran interdependientes
Para que se satisfaga, la invencin debe ser descrita de
manera suficiente que trace las pautas para que una
persona experta en el campo tcnico pueda
reproducirla/utilizarla.

Anlisis de los Requisitos de Patentabilidad en un

Documento de Patente
Novedad:

Una o ms caractersticas
tcnicas distintivas esenciales
(CTDE)
Nivel Inventivo:

Esas CTDE no se derivan de

manera obvia del E. A.
Aplicabilidad Industrial:
Con esas CTDE la invencin se
puede aplicar o utilizar
industrialmente

REIVINDICACIONES
INDEPENDIENTES
1. Contribucin al E.A.
Ventaja Tcnica
(hacer la invencin)
Efecto Tcnico
(usar la Invencin)
2. No existen enseanzas
en el E.A. que conduzcan
de forma obvia a las
CTDE
Suficiencia de la
Descripcin o
Descripcin Habilitante

D
E
S
C
R
I
P
C
I

Las partes ms importantes de un texto de

patente

Asuncin, Paraguay
Abril 19-20, 2016

Cmo luce una patente?

Nmero de la Patente
Ttulo

Fecha de Concesin

Inventores
Estado de la Tcnica

Solicitante

relevante citado

Detalles de la Presentacin

(No. y Fecha de Solicitud)

Informacin

Resumen

de Prioridad

Dibujo Representativo

Las partes tpicas de una solicitud de patente

Titulo

Descripcin/Especificacin/Memoria
Descriptiva;

Reivindicaciones
Dibujos o Figuras
Resumen

El Ttulo
Describe la invencin de una manera amplia.
Preferiblemente lo ms ambiguo posible - Debe indicar de
manera adecuada el objeto de la invencin.
Irrelevante a efectos de proteccin En general no son
objeto de anlisis.
Debe evitar incluir referencia al propietario, marcas,
nombres comerciales, o trminos no tcnicos como
Nuevo, Mejorados.

La Descripcin
La descripcin tambin llamada Especificacin/Memoria
Descriptiva debe contener :
i.Campo Tcnico (Para algunas jurisdicciones),
ii.Antecedentes
iii.Sumario
iv.Descripcin Detallada;
v.Breve Descripcin de los Dibujos o Figuras

Antecedentes de la invencin
La seccin de antecedentes es usualmente considerada como el estado de la
tcnica: Lo que exista antes de mi invencin Estado de la tcnica mas
cercano.
Puede formular el problema existente pero no debe incluir la solucin al
mismo.
La necesidad de incluir una seccin de antecedentes vara de acuerdo con
los distintos regmenes de patentes aplicables.
En algunos pases, los documentos citados en los antecedentes y los citados
por el examinador son publicados junto con la patente.

Sumario Compendio de la
Invencin
No es requerida en todos los pases Aparece en la solicitudes que se
presentan en muchos pases.
No es relevante por lo que basta con repetir las reivindicaciones
independientes Redactarlo a partir de las reivindicaciones: Evitar errores.
Puede incluir una breve explicacin de cmo se ha resuelto el problema.
Se debe evitar cualquier tipo de panorama general: Un sumario muy amplio
puede sugerir elementos adicionales del estado de la tcnica que pueden ser
utilizados en contra de la invencin.

Descripcin Detallada
Describir en detalle al menos una forma de llevar a cabo la
invencin, usando ejemplos si se considera conveniente y
haciendo referencia a las figuras, si las hay.

Indicar de forma explcita, si no es evidente dependiendo del

tipo de invencin, la forma en la que la invencin se puede
aplicar en la industria.

La Descripcin
La descripcin es:

La forma de sustentar las reivindicaciones (lo que se va a

proteger) de manera clara y suficiente Claridad y Suficiencia.
Describir no ms all de la informacin necesaria para esto:
Materia descrita no reivindicada puede ser usada tras la
publicacin de la solicitud como antecedente para futuras
solicitudes del mismo inventor.

Describir la mejor manera de llevar a cabo la invencin

Best Mode (en EEUU y en la mayora de pases
centroamericanos).

La Descripcin
La descripcin debe:
Describir la invencin reivindicada de forma se entiendan el
problema tcnico y la solucin, e indicar ventajas de la
invencin con respecto al estado de la tcnica- Enfoque
problema/solucin.

Describir brevemente las figuras, en caso de que existan.

Ser lo suficientemente completa puesto que no puede
incorporar informacin adicional una vez se haya presentadoNo modificaciones!

La Descripcin
La descripcin NO debe:
Contener el material conocido que sera necesario para
obtener un producto asociado con la invencin. Es suficiente
con una referencia a un documento publicado: Referencia a un
manual qumico de prestigio.
Incorporar por referencia ningn material que vaya a ser
enunciado en las reivindicaciones.
Incorporar aserciones absolutas que indiquen que un elemento
es esencial para realizar la invencin (debe, siempre; etc.)Limita.

La Descripcin
El agente de patentes debe asegurarse que la descripcin:

Refleje todo el material divulgado por los inventores

Proporcione la suficiente informacin que permita que un
experto en la materia pueda reproducir la invencin.

Suministre suficiente detalle para poder reducir el alcance de

las reivindicaciones y superar el antecedente mas prximo del
estado e la tcnica.
NO SE PUEDE MODIFICAR O ADICIONAR

Las reivindicaciones

Reivindicaciones

Competidor?

Las reivindicaciones
Qu son?
Son el Alma de una patente
Demarcan en palabras los lmites de la invencin.

Para qu sirven?
Determinan el mbito y alcance de proteccin de la patente

Por qu son importantes?

Son esenciales en casos de infraccin y de validez de la patente

Las reivindicaciones
Requisitos de las reivindicaciones
Las reivindicaciones deben definir la materia para la que se
desea proteccin mediante caractersticas tcnicas de la
invencin.

Las reivindicaciones deben ser claras, concisas y tener

sustento en la descripcin.

Las reivindicaciones deben estar numeradas de forma

consecutiva usando numeracin arbica.

Las reivindicaciones
Estructura:

Un dispositivo,

Preambulo

(Preamble)

que comprende/caracterizado por, un elemento X.

Palabra transicional

(Transitional Phrase)

Cuerpo

(Body)

Las reivindicaciones
Pueden ser de varios tipos- principales: de producto o proceso.
Las reivindicaciones de producto estn dirigidas a una entidad
fsica: Dispositivos / Aparatos/ Sustancias.

Protena A.

Las reivindicaciones de proceso estn dirigidas a una actividad

fsica: Procedimientos, mtodos.
Un procedimiento para purificar la protena A, que comprende las
etapas de: A- B y C

Las reivindicaciones
Reivindicaciones independientes:
Definen la invencin sin hacer referencia a ninguna otra reivindicaciones

Reivindicaciones dependientes:
Contienen todas las caractersticas de las reivindicacin independiente de la que
dependen y se refiere a realizaciones particulares de la invencin.

Pueden ser usados para especificar caractersticas de la reivindicacin

independiente o aadir caractersticas adicionales por ejemplo: materiales,
dimensiones, etc.

Las reivindicaciones
Reivindicacin independiente
1. Dispositivo que comprende un lpiz; y una goma sujeta al lpiz.
Reivindicaciones dependientes
2. El dispositivo de la reivindicacin 1 en el cual dicha goma esta sujeta
en forma desmontable al lpiz.
3. El dispositivo de la reivindicacin 2 en el cual el lpiz es de color
rojo.

Las reivindicaciones

Como se redactaria la reivindicacion de una

mesa?

Las reivindicaciones
Porqu se incluyen reivindicaciones dependientes?

Las reivindicaciones dependientes constituyen las llamadas:

Realizaciones preferidas de la invencin y posiciones
defensivas (fall back positions.)

Las reivindicaciones
El nmero de reivindicaciones debe ser razonable a la vista de la naturaleza
de la invencin.

La ley no indica que se entiende por nmero razonable

No hay un nmero mximo de reivindicaciones, pero las tasas aumentan de

acuerdo al nmero de reivindicaciones

Las reivindicaciones
Conviene revisar las reivindicaciones varias veces a lo largo del proceso de
redaccin de la solicitud:
1. Tras los comentarios del inventor
2. Tras la redaccin de la descripcin, si se considera que hay trminos que no
estn suficientemente bien definidos.
3. Tras la redaccin de los antecedentes si se identifican nuevos antecedentes
que comprometen la novedad o el nivel inventivo.

Si se modifican las reivindicaciones durante la redaccin de la solicitud, hay que

adaptar el texto de la descripcin y del compendio a las nuevas
reivindicaciones

Los Dibujos/Figuras
Se incluyen cuando son necesarias para la compresin de la invencin.
Algunas leyes de patentes requieren que cada elemento que se reivindique
figure en un dibujo.
Cuando es posible, los dibujos deberan explicar la invencin en suficiente
detalle, de modo tal que la lectura de la descripcin detallada simplemente
confirme la informacin suministrada por los dibujos.
Los elementos que se muestran en los dibujos de una patente estn
acompaados, en general, por una breve descripcin escrita y un nmero de
referencia.
El nmero de referencia debe ser usado de forma coherente en toda la
solicitud.

Los Dibujos/Figuras
Sujetas a estrictos requisitos formales:
Tamao de los caracteres de texto.
Reproducibles usando medios electrnicos

Trazos suficientemente gruesos

La solicitud de patente propiamente dicha debera contener una lista de los
dibujos entre el sumario o breve descripcin de la invencin y la descripcin
detallada.
Pueden afectar a la fecha de presentacin de la solicitud (En algunas
jurisisdicciones: Requisito mnimo para obtener filing date).

Los Dibujos/Figuras
Ejemplos:

El resumen
El resumen debe contener:
Una explicacin concisa de la invencin

Se debe redactar de forma que permita entender el problema

tcnico, la solucin que se ha aportado a dicho problema y los
usos prcticos de la invencin.

No debe contener afirmaciones en relacin a los supuestos

mritos o valor de la invencin o sobre aplicaciones
especulativas de la misma.

El resumen
En algunas jurisdicciones de limita el nmero de palabras.

Debe estar redactada de forma que constituya un elemento

eficiente de bsqueda.

Tiene nicamente un carcter informativo; no tiene ningn

efecto sobre el mbito de proteccin que confiere la patente.

Listado de secuencias
Qu es un listado de secuencias?
Una parte de la descripcin de la solicitud que aporta una informacin
detalladas sobre secuencias de cidos nucleicos y de protenas que
aparecen en la solicitud de patente.

Qu propsito tiene?
facilitar la presentacin y la distribucin de secuencias para el beneficio de
los solicitantes, del pblico y de los examinadores al facilitar la bsqueda de
secuencias similares de forma electrnica y para facilitar el intercambio de
secuencias entre las distintas oficinas de patentes.

Listado de secuencias

Depsitos de Material Biolgico

Qu se entiende por depsito en el contexto de una solicitud de patente?
Cundo es necesario un depsito?
Si la invencin implica el uso o se refiere a material biolgico que no se
encuentra disponible al pblico y que no se puede describir en la solicitud de
patente de forma que pueda ser obtenida por un experto en la materia
Por Material biolgico se entiende cualquier material que contiene
informacin gentica y que es capaz de reproducirse o que puede ser
reproducido en un sistema biolgico: Bacteria, Cepa, anticuerpo.
Si no se indica/hace un deposito-----Falta de suficiencia de la descripcin.

Depsito de Material Biolgico

El depsito se debe efectuar
no ms tarde de la fecha de
solicitud
La institucin en la que se ha
efectuado el depsito y el
nmero de acceso asignado al
depsito deben de aparecer en
la solicitud

Otras formalidades (cada

jurisdiccin)

MUCHAS GRACIAS
Olga Moreno

Carolina Hanssen

omoreno@jarryip.com

carolina.hanssenperez@wipo.int