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OMPI
WIPO/GRTKF/IC/5/9
ORIGINAL: Ingls
FECHA: 31 de marzo de 2003
COMIT INTERGUBERNAMENTAL
SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y RECURSOS
GENTICOS, CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y FOLCLORE
Quinta sesin
Ginebra, 7 a 15 de julio de 2003
I.
PANORAMA GENERAL
1
El presente documento contribuye con informacin actualizada a la labor del Comit
Intergubernamental sobre propiedad intelectual y recursos genticos, conocimientos
tradicionales y folclore (el Comit) relacionada con los aspectos de propiedad intelectual
(P.I.) de los contratos y licencias sobre recursos genticos. En su cuarta sesin, el Comit
acord seguir desarrollando la base de datos piloto de prcticas y clusulas contractuales
relativas a la P.I., el acceso a los recursos genticos y la distribucin de beneficios como
instrumento prctico para proporcionar informacin en este mbito (la base de datos sobre
contratos). El Comit tambin acord seguir difundiendo el cuestionario contenido en el
documento WIPO/GRTKF/IC/Q2 como medio de enriquecimiento del material contenido en
la base de datos.
2
En el presente documento se informa sobre la actualizacin de la base de datos sobre
contratos que ha hecho de ella una versin ms global y plenamente operativa, con inclusin
de la traduccin de las pginas de comprobacin de los contratos en tres idiomas, se examina
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el papel de los arreglos contractuales en la legislacin recientemente promulgada relativa al
acceso a los recursos genticos y los conocimientos tradicionales asociados, y se proporciona
un panorama general de los aspectos de P.I. de los contratos relacionados con el material
biolgico y los conocimientos tradicionales asociados. Asimismo se propone que contine el
proceso de recopilacin de informacin para la base de datos sobre contratos y que se
mantenga y se actualice esa base de datos de manera que pueda seguir utilizndose como un
recurso permanente y completamente disponible por todos aquellos que tengan un inters
prctico o de poltica en los aspectos de P.I. de las prcticas contractuales y los contratos
relacionados con el acceso a los recursos genticos y la distribucin de beneficios. Asimismo
se propone que, sobre la base de las pruebas empricas contenidas en la base de datos sobre
contratos, se reanude la labor sobre el desarrollo de directrices, prcticas ptimas u otro tipo
de orientaciones sobre los aspectos de P.I. de los contratos y licencias sobre acceso a los
recursos genticos y distribucin de beneficios.
II.
INTRODUCCIN
3
En vista de la necesidad cada vez mayor a nivel internacional de contar con
instrumentos e informacin ms prcticos en este mbito1, el Comit, en su primera sesin,
expres su apoyo a la elaboracin de Prcticas contractuales, directrices y clusulas tipo de
propiedad intelectual para los acuerdos contractuales sobre acceso a los recursos genticos y
distribucin de beneficios, habida cuenta de la naturaleza y las necesidades especficas de las
distintas partes interesadas, los distintos recursos genticos y las diferentes transferencias
efectuadas dentro de sectores diferentes de poltica relacionada con recursos genticos2.
4
En el documento OMPI/GRTKF/IC/2/3 se examinaron principios operativos para las
clusulas de P.I. de los acuerdos contractuales relativos al acceso a los recursos genticos y la
distribucin de beneficios. Los estudios ulteriores de la P.I. y la concesin de licencias sobre
recursos genticos se basaron en un cuestionario ampliamente difundido (Cuestionario
OMPI/GRTKF/IC/Q2)3 con el fin de obtener informacin sobre los contratos y licencias
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pertinentes. Las respuestas recibidas al Cuestionario se incorporaron en una base de datos
piloto, en lnea, sobre acuerdos contractuales relacionados con la P.I., el acceso a los recursos
genticos y la distribucin de beneficios (sobre la base de una propuesta formulada en el
documento WIPO/GRTKF/IC/3/4 y aprobada por el Comit en su tercera sesin).
5
En la cuarta sesin del Comit, la Secretara hizo una presentacin informal de la base
de datos piloto sobre contratos que, en ese momento, contena 19 contratos, licencias o
cuestionarios reales o tipo sobre prcticas y clusulas contractuales relativas a la P.I., el acceso
a los recursos genticos y la distribucin de beneficios4. El Comit tambin examin un
informe sobre los antecedentes y la elaboracin de la base de datos (documento
WIPOMPI/GRTKF/IC/4/10) y acord continuar con el proceso de recopilar informacin con
miras a elaborar una versin plenamente operativa y ms amplia de la base de datos sobre
contratos para futura consideracin por el Comit.
III.
6
Sobre la base de la experiencia adquirida y de los comentarios formulados durante la
presentacin de la base de datos piloto, se ha modificado esta base de datos de la siguiente
manera:
a)
los instrumentos de bsqueda y las pginas de resultados se han refinado an ms
para lograr que el usuario disponga de enlaces ms directos con las clusulas contractuales o
la informacin que busca. En particular:
b)
las distintas pginas de la lista de contratos, en las que figura un resumen de los
antecedentes del contrato o cuestionario presentado, estn siendo traducidas al espaol,
francs e ingls. Los contratos, licencias o cuestionarios reales se han dejado en el idioma en
que fueron presentados a la OMPI. La razn de esta decisin es que, de otro modo, habra un
enorme riesgo de que las disposiciones contractuales complejas se interpreten errneamente
durante su traduccin o simplemente se traduzcan mal. Si se asignaran recursos
extrapresupuestarios para el futuro desarrollo de este proyecto, esa decisin podra por
supuesto ser objeto de una nueva consideracin; otra alternativa sera destinar esos recursos a
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la traduccin de las distintas pginas de la lista de contratos a los otros idiomas oficiales de la
OMPI.
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La versin actualizada5 de la base de datos sobre contratos, que incorpora estas
modificaciones, est disponible para el pblico en el sitio Web de la OMPI en:
http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/index.html
8
La base de datos sobre contratos contiene actualmente ms de 30 ejemplos de contratos
o licencias sobre las PI, el acceso a los recursos genticos y los conocimientos tradicionales
asociados, y la distribucin de beneficios. La mayora de estos acuerdos y gran parte de la
informacin presentada figuran en el idioma ingls. No obstante, dada la extensa experiencia
de muchas regiones y pases no anglfonos en los aspectos de propiedad intelectual del acceso
a los recursos genticos y la distribucin de beneficios6, se espera que la elaboracin de una
versin ms extensa de la base de datos y la traduccin de las pginas de la lista de contratos
al espaol, francs e ingls har que se reciban respuestas de una esfera lingstica ms
amplia.
IV. ARREGLOS CONTRACTUALES PARA EL ACCESO A LOS RECURSOS
GENTICOS Y LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES ASOCIADOS
9
Los contratos o acuerdos pueden utilizarse en relacin con toda una serie de situaciones
relacionadas con el acceso a los recursos genticos y la distribucin de los beneficios
derivados de los mismos y de los conocimientos tradicionales asociados. Por ejemplo, con
arreglo al Artculo 15.7) del Convenio sobre la Diversidad Biolgica, cada Parte Contratante
tomar medidas legislativas, administrativas o de poltica, segn proceda ... para compartir
en forma justa y equitativa los resultados de las actividades de investigacin y desarrollo y los
beneficios derivados de la utilizacin comercial y de otra ndole de los recursos genticos con
la Parte Contratante que aporta esos recursos. Esta participacin se llevar a cabo en
condiciones mutuamente acordadas. De ah que las Directrices de Bonn sobre el acceso a los
recursos genticos y la distribucin justa y equitativa de los beneficios derivados de su
utilizacin7 se hayan elaborado como elementos, entre otras medidas, de los contratos y otros
arreglos concertados en condiciones mutuamente acordadas para el acceso y la distribucin de
beneficios. Las Directrices de Bonn indican que las condiciones mutuamente acordadas
deben figurar en un acuerdo por escrito8, fijan parmetros orientadores en los arreglos
contractuales y establecen una lista indicativa de condiciones mutuamente acordadas
5
7
8
Esta versin actualizada contiene los 12 contratos o licencias adicionales, reales o tipo,
presentados a la Secretara o compilados por sta durante el perodo entre el final de la cuarta
sesin del Comit y el viernes 28 de marzo de 2003.
Por ejemplo, el Artculo 32 de la Decisin 391 de la Comunidad Andina (Colombia,
Venezuela, Per, Ecuador y Bolivia) que establece un sistema comn sobre acceso a los
recursos genticos establece que debe firmarse un contrato de acceso entre el solicitante y el
Estado. Para ms detalles sobre los contratos de acceso firmados hasta la fecha, vase
Factsheet: Access to Genetic Resources in the Andean Community, 2002 by Patricia Molina Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE) en:
http://www.biowatch.org.za/pmolina.htm. Vase tambin la Seccin IV, donde se describe la
reciente evolucin en materia de legislacin sobre acceso en el Brasil, Panam y el Per.
http://www.biodiv.org/programmes/socio-eco/benefit/bonn.asp#
Directrices de Bonn, prrafo 42.g)
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tpicas9 que pueden ser aplicables en los contratos relativos a los recursos genticos. Ello
ilustra la aplicacin potencial y los elementos de los contratos que son importantes para la
reparticin de los beneficios.
Leyes nacionales que rigen el acceso a los recursos genticos
10 Muchos contratos relacionados con el acceso a los recursos genticos se establecen en
virtud de la legislacin sobre contratos dentro de marcos jurdicos funcionales, por ejemplo,
los acuerdos de transferencia de material concertados entre dos partes. En varios pases se
establecen requisitos especficos para los contratos o las licencias en el marco de leyes
nacionales que rigen el acceso a los recursos genticos. Algunas leyes nacionales tambin
rigen el acceso a los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genticos. Por
ejemplo, en el documento GRTKF/IC/5/INF/2 se proporcionan detalles de tres leyes que
regulan el acceso a los recursos genticos y los conocimientos tradicionales y que estipulan el
uso de contratos o de acuerdos de licencia para regular y supervisar dicho acceso. A
continuacin se exponen esas disposiciones con objeto de ilustrar las posibles implicaciones
en las disposiciones contractuales sobre recursos genticos y conocimientos tradicionales
asociados.
a)
b)
Ley N. 20 de Panam, de 26 de junio de 2000, sobre el rgimen especial de
propiedad intelectual que rige los derechos colectivos de los pueblos indgenas para la
proteccin y defensa de su identidad cultural y sus conocimientos tradicionales; y Decreto
Ejecutivo N. 12 de 20 de marzo de 2001; y
c)
Ley N. 27811 del Per (Ley que introduce un rgimen de proteccin de los
conocimientos colectivos de los pueblos indgenas derivados de los recursos biolgicos),
publicada el 10 de agosto de 2002.
Medida Provisional N. 2.18616 del Brasil, de 23 de agosto de 200110
11 En virtud de la Medida Provisional N. 2.18616 recientemente promulgada por el
Brasil, el 23 de agosto de 2001, en los casos de prospeccin del uso comercial subsiguiente, el
acceso in situ a muestras de componentes de patrimonio gentico y conocimientos
tradicionales conexos slo puede ser concedido despus de que se ha firmado un contrato para
el uso de patrimonio gentico y la distribucin de beneficios11. La finalidad del contrato es
proporcionar los detalles sobre las partes, la finalidad y las condiciones del acceso y entrega
de los componentes del patrimonio gentico y los conocimientos tradicionales conexos, as
como las condiciones de la distribucin de beneficios12.
12 La Medida Provisional del Brasil contiene bastantes detalles sobre la elaboracin y
aplicacin prctica de dicho contrato. Por ejemplo, esta disposicin crea un Consejo de
Gestin del Patrimonio Gentico dentro del Ministerio de Medio Ambiente. Con respecto a
los arreglos contractuales, el Consejo:
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a)
establece directivas para la elaboracin del contrato de utilizacin del patrimonio
gentico y distribucin de beneficios13; y
b)
aprueba los contratos de utilizacin del patrimonio gentico y distribucin de
beneficios en cumplimiento de los requisitos de esta Medida Provisional y de su
Reglamento14.
13 Adems, el Presidente del Consejo de Gestin es competente para firmar el contrato de
utilizacin del patrimonio gentico y de distribucin de beneficios. No obstante, este poder
puede delegarse a una institucin federal pblica de investigacin y desarrollo o institucin
federal pblica de gestin, segn la esfera de actividad con la que tenga que ver el contrato
(aunque si dicha institucin tiene un inters en ese contrato, ste deber ser firmado por el
Presidente del Consejo de Gestin)15. El Consejo de Gestin tambin puede acreditar a una
institucin nacional pblica de investigacin y desarrollo o una institucin federal pblica de
gestin para que autorice a otra institucin nacional, pblica o privada, que realice actividades
de investigacin y desarrollo en la esfera biolgica y esferas conexas a:
a)
crear y mantener una base de datos sobre autorizaciones de acceso y entrega,
condiciones de transferencia de material y de contratos de utilizacin del patrimonio gentico
y distribucin de beneficios;
b)
difundir peridicamente una lista de autorizaciones de acceso y de entrega,
condiciones de transferencia de material y contratos de utilizacin del patrimonio gentico y
distribucin de beneficios;
c)
tomar parte en la aplicacin de las condiciones de transferencia de material y de
contratos de utilizacin del patrimonio gentico y distribucin de beneficios en el caso de los
procesos que haya autorizado; y
d)
registrar los contratos de utilizacin del patrimonio gentico y distribucin de
beneficios previa aprobacin del Consejo de Gestin16.
14 En el Captulo VII sobre distribucin de beneficios figuran los detalles propuestos del
contrato propiamente dicho. En el contrato se deber mencionar e identificar claramente a las
Partes Contratantes, es decir, por un lado, el titular del sector pblico o privado o el
representante de la comunidad indgena y la organizacin indgena oficial, o el representante
de la comunidad local y, por el otro, la institucin nacional autorizada a tener acceso y la
institucin receptora.17 Los contratos firmados de una manera no conforme con lo estipulado
en la Medida Provisional y su Reglamento se considerarn nulos y sin efecto legal18.
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b)
la duracin;
c)
el mtodo de distribucin justa y equitativa de los beneficios y, cuando sea
aplicable, el acceso a la tecnologa y su transferencia;
d)
e)
f)
la cancelacin;
g)
las sanciones; y
h)
la jurisdiccin en el Brasil19.
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conocimientos tradicionales o expresiones del folclore registrados, que hayan firmado el
contrato;
d)
e)
folclore.
17 En virtud del Artculo 18 del Decreto Ejecutivo N. 12, un contrato de licencia para el
uso de derechos colectivos deber registrarse nicamente cuando se hayan cumplido los
siguientes requisitos:
a)
identificacin de las partes;
b)
c)
especificacin de las regalas que los pueblos indgenas recibirn por el uso de los
derechos colectivos; dichas regalas debern incluir un pago inicial o cierta forma de
compensacin inmediata directa a los pueblos indgenas y un porcentaje del valor de las
ventas resultantes de la comercializacin de los productos elaborados sobre la base de dichos
derechos colectivos;
d)
suministro de informacin suficiente sobre las finalidades, los riesgos y las
repercusiones de la actividad en cuestin, los perodos de utilizacin, incluidos los posibles
usos de los derechos colectivos, y el valor de los mismos cuando sea aplicable; y
e)
obligacin del licenciatario de informar peridicamente al licenciante, en trminos
generales, acerca de los progresos realizados en materia de investigacin e industrializacin
as como sobre la comercializacin de los productos elaborados sobre la base de los derechos
colectivos objeto de la licencia. Cuando el contrato contenga una obligacin de derechos
reservados, ese hecho deber mencionarse expresamente.
18 En el Decreto Ejecutivo de Panam se establece adems que el hecho de que exista una
licencia sobre el uso de los derechos colectivos de una poblacin indgena no deber impedir
a las comunidades indgenas poseedoras de los conocimientos tradicionales seguir ejerciendo
esos derechos ni deber menoscabar el derecho de las generaciones actuales y futuras de
continuar ejercindolos y desarrollndolos sobre la base de sus conocimientos colectivos. Del
mismo modo, la licencia no impedir a otras poblaciones que ejerzan los mismos derechos
colectivos registrados conceder licencias sobre esos derechos aun cuando no sean parte en el
contrato en cuestin. La concesin de sublicencias slo podr tener lugar con la autorizacin
del Ministerio de Comercio e Industrias y el consentimiento fundamentado previo del titular o
titulares de los derechos colectivos registrados (que cumplan con los requisitos prescritos en
el Artculo 1 del Reglamento). Es posible cancelar la licencia a peticin de una de las partes
contratantes y una vez que las partes interesadas hayan sido odas, en los casos en que:
a)
la licencia haya sido concedida en contravencin de cualquiera de las
disposiciones del presente rgimen;
b)
la licencia haya sido concedida sobre la base de datos falsos o inexactos
contenidos en la solicitud y que sean esenciales23.
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Ley N. 27811 del Per Ley que establece el rgimen de proteccin de los conocimientos
colectivos de los pueblos indgenas vinculados a los recursos biolgicos24
19 Los acuerdos de licencia tambin desempean un papel central en la Ley N. 27811 del
Per que tiene por objeto proteger y promover los conocimientos colectivos25 de los pueblos
indgenas derivados de los recursos biolgicos26. En caso de acceso con fines de aplicacin
comercial o industrial, se debe firmar un acuerdo de licencia donde se prevean condiciones
para una adecuada retribucin por dicho acceso y se garantice una distribucin equitativa de
los beneficios derivados del mismo27. Las clusulas mnimas que debern incluirse en dicho
acuerdo son las siguientes28:
a)
b)
c)
establecimiento de las compensaciones que recibirn los pueblos indgenas por el
uso de su conocimiento colectivo. Estas compensaciones incluirn un pago inicial monetario
u otro equivalente dirigido a su desarrollo sostenible; y un porcentaje no menor del 5% del
valor de las ventas brutas, antes de impuestos, resultante de la comercializacin de los
productos desarrollados directa o indirectamente a partir de dicho conocimiento colectivo, de
ser el caso;
d)
el suministro de suficiente informacin relativa a los propsitos, riesgos o
implicaciones de dicha actividad, incluyendo los eventuales usos del conocimiento colectivo
y, de ser el caso, el valor del mismo;
e)
la obligacin del licenciatario de informar peridicamente, en trminos generales,
al licenciante acerca de los avances en la investigacin, industrializacin y comercializacin
de los productos desarrollados a partir de los conocimientos colectivos objeto de la licencia; y
f)
la obligacin del licenciatario de contribuir al fortalecimiento de las capacidades
de los pueblos indgenas en relacin con sus conocimientos colectivos vinculados a los
recursos biolgicos.
20 Todos los contratos de licencia debern ser escritos en idioma nativo y en espaol, y
otorgarse por un plazo renovable no inferior a un ao ni superior a tres aos. Los contratos
debern figurar en un registro mantenido a tal efecto por el Instituto Nacional de Defensa de
la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). Los contratos
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que no estn conformes con las disposiciones de la Ley no sern registrados29. Adems, el
hecho de conceder una licencia sobre el uso de los conocimientos de un pueblo indgena no
impedir a terceros utilizar o conceder licencias sobre los mismos conocimientos ni tampoco
afectar el derecho de las generaciones presentes y futuras de seguir utilizando y
desarrollando conocimientos colectivos. Slo se podrn conceder sublicencias con
autorizacin expresa de la organizacin representativa de los pueblos indgenas que otorgan la
licencia30.
21 Por ltimo y a la luz de la labor del Comit sobre los requisitos de divulgacin de
patentes relacionados con los recursos genticos y los conocimientos tradicionales31, cabe
sealar uno de los artculos finales de la Ley N. 27811 del Per, que estipula un vnculo claro
entre los acuerdos de licencia, as como la interfaz entre el sistema de propiedad intelectual
(en particular, el sistema de patentes) y la reglamentacin y gestin de los recursos genticos
y los conocimientos tradicionales32:
En caso de que se solicite una patente de invencin relacionada con productos o
procesos obtenidos o desarrollados a partir de un conocimiento colectivo, el solicitante
estar obligado a presentar una copia del contrato de licencia, como requisito previo
para la concesin del respectivo derecho, a menos que se trate de un conocimiento
colectivo que se encuentra en el dominio pblico. El incumplimiento de esta obligacin
ser causal de denegacin o, en su caso, de nulidad de la patente en cuestin.
22 Estos tres ejemplos de legislacin recientemente promulgada confieren un papel
decisivo a los contratos y acuerdos de licencia en la gestin y utilizacin con xito del
material biolgico y los conocimientos tradicionales, incluido el reconocimiento expreso de la
funcin que desempea la P.I. en esos acuerdos. Por consiguiente, lo ms probable es que, en
el futuro, se concierten muchos ms arreglos contractuales que aborden cuestiones de P.I. tales
como las clusulas de distribucin de beneficios y las licencias sobre patentes o tecnologa
(con frecuencia en idiomas distintos del ingls). El mantenimiento y continuo desarrollo de la
base de datos sobre contratos deber constituir un recurso valioso que permita crear capacidad
en este importante sector en constante evolucin33.
V. ASPECTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS CONTRATOS RELATIVOS
AL MATERIAL BIOLGICO Y A LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES
CONEXOS
23 La lista de contratos, licencias y cuestionarios que actualmente estn incluidos en la
base de datos sobre contratos (vase el Anexo) pone de manifiesto la amplsima variedad de
acuerdos tipo y reales34 contenidos hasta la fecha en la base de datos. Esta variedad refleja el
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gran nmero de situaciones diferentes en las que se utilizan material biolgico y
conocimientos tradicionales conexos, y en especial, la diversidad de:
a)
Proveedores y beneficiarios de material biolgico: pueden incluir el sector
gubernamental (p. ej., ministerios gubernamentales, organismos gubernamentales (nacional,
regional o local), incluidos los responsables de la administracin de los parques nacionales y
de los terrenos del gobierno; el comercio y la industria (p. ej., empresas farmacuticas,
alimentarias y agrcolas, de horticultura y de cosmticos); instituciones de investigacin (p.
ej., universidades, bancos de genes, jardines botnicos, colecciones microbianas); custodios
de recursos genticos y titulares de conocimientos tradicionales (p. ej., asociaciones de
curanderos, pueblos indgenas o comunidades locales, organizaciones de pueblos,
comunidades agrcolas tradicionales); y otros (p. ej., uno o varios propietarios particulares de
tierras, uno o varios grupos de conservacin, etc.)
b)
Material biolgico: pueden incluir material vegetal, animal o microbiano y sus
derivados;
c)
Usos bajo licencia del material biolgico y de los conocimientos tradicionales
conexos: puede definir ciertos usos que no estn especficamente permitidos, definir
condiciones que regulen ciertos usos, o ambos; esto puede abarcar la comercializacin (y
tambin desarrollar el potencial de mercado del material biolgico y/o los conocimientos
tradicionales); la investigacin con fines comerciales (en la industria farmacutica,
alimentaria y agrcola, hortcola, cosmtica y otras); o nicamente la investigacin cientfica
y acadmica.
d)
Plazos de tiempo para la explotacin de un contrato o licencia determinados: se
puede fijar un nico margen de uso bajo licencia, o establecer un calendario de uso bajo
licencia, con ciertas etapas que deban cumplirse, as como las obligaciones subsiguientes (tal
como un acuerdo para negociar trminos adicionales en el caso, por ejemplo, de que se
apruebe la comercializacin de un producto); y
e)
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24 Todos los factores mencionados definirn y conformarn la manera en que los aspectos
de propiedad intelectual se incorporan a las relaciones contractuales. Por ejemplo, en algunas
circunstancias es posible que los derechos de propiedad intelectual no desempeen ningn
papel durante las etapas iniciales del acuerdo de investigacin. Un acuerdo inicial puede
concentrarse en la distribucin de beneficios derivados de aspectos no relacionados con la
propiedad intelectual, como la formacin y la educacin, y la transferencia de tecnologa, y
ms adelante, y si es necesario, las partes pueden acordar negociar una forma de
comercializacin aparte (incluida la titularidad de propiedad intelectual, el derecho a otorgar
una licencia de propiedad intelectual, la distribucin de beneficios derivados de cualquier
acuerdo de licencia, etc.). Por otra parte, los derechos de propiedad intelectual pueden tener
un papel que desempear desde los albores de la asociacin, a menudo como parte integral de
una forma especfica de distribucin de beneficios, con cifras identificables a corto, medio y
largo plazo. Por ltimo, los derechos de propiedad intelectual se pueden incorporar a una
serie distinta de trminos y condiciones de obtencin de licencia que estn fuera del alcance
del campo de acceso y de la distribucin de beneficios y que abordan la relacin jurdica y
laboral general de las partes.
25 Por consiguiente, mientras que la base de datos sobre contratos puede ser de utilidad
para ilustrar varios de los enfoques adoptados, la informacin que contiene slo debe
considerarse un punto de partida general, que deber interpretarse conforme a las
circunstancias individuales de la transaccin y colaboracin en cuestin. No existe ningn
conjunto de contratos que por s solo ilustre la serie completa de opciones que estn
disponibles entre dos partes en una negociacin de licencia, ni que indique el enfoque ptimo
que ha de adoptarse en las negociaciones. De todos modos, en toda relacin potencialmente
vinculante, por lo general es aconsejable que todas las partes soliciten asesoramiento
independiente de un profesional con experiencia en el sistema o sistemas jurdicos nacionales
pertinentes, a fin de:
a)
confirmar que el acuerdo refleja apropiadamente el proyecto subyacente o la
relacin de investigacin; y
b)
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el mecanismo de cooperacin a un precedente jurdico ya existente; por consiguiente, los
acuerdos reales pueden incorporar elementos de varias de las categoras generales siguientes:
a)
b)
Acuerdos de confidencialidad o de no divulgacin (como parte de la colaboracin
en el mbito de la investigacin, o como condicin para el empleo);
c)
Acuerdos de transferencia de material (ATM) (empleados cuando se precisa
material biolgico para la investigacin); y
d)
Acuerdos de licencia (tales como acuerdos para obtener la licencia de uso de las
herramientas de investigacin y otro tipo de tecnologa).
27 A medida que aumentan las investigaciones en el mbito del material biolgico, los
ATM se combinan ms con acuerdos de mayor acceso e investigacin, tales como los
acuerdos de cooperacin en materia de investigacin y desarrollo (CRADA) y los acuerdos de
acceso y distribucin de beneficios. Los acuerdos de cooperacin en materia de investigacin
y desarrollo son cada vez ms habituales en las investigaciones sobre biotecnologa. En
esencia, las partes convienen en contribuir con varios recursos, como la propiedad intelectual
ya existente, personal, instalaciones para llevar a cabo las investigaciones, y la bsqueda
colectiva de un objetivo compartido en materia de investigacin y desarrollo. Por lo general,
en esos acuerdos se establecen objetivos y puntos de referencia claros (que pueden utilizarse
como puntos decisorios especficos para planificar la futura investigacin conjunta o para
establecer el compromiso de proporcionar fondos adicionales), y se tratan cuestiones claves
de propiedad intelectual, como la titularidad de los derechos de propiedad intelectual sobre los
resultados de las investigaciones.
28 Un ejemplo de acuerdo de acceso y distribucin de beneficios contenido en la base de
datos sobre contratos es el acuerdo entre el Instituto Libans de Investigaciones Agrcolas de
Tal Amara, Rayak, y la Junta Directiva de Royal Botanic Gardens35 que trata, entre otras
cuestiones: el consentimiento fundamentado previo, las actividades de proyecto acordadas,
incluyendo la transferencia de material (semillas y muestras de herbario duplicadas conexas)
y las reas acordadas de investigacin sobre el material; la distribucin justa y equitativa de
beneficios; la transferencia de material a terceros; la rescisin; y la solucin de
controversias.
A.
http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/summaries/larikew.html
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jurdicamente vinculantes, mientras que otras consideran que a pesar de determinar la seriedad
de la intencin de las partes, distan de ser un contrato vinculante. No obstante, an no siendo
vinculantes, dichos documentos pueden representar un avance importante para la
colaboracin, sin formalidades de carcter jurdico.
30 En lo que respecta a la propiedad intelectual, estos documentos permiten a los futuros
socios llevar a cabo una auditora de propiedad intelectual sobre su posible colaboracin. Ello
permite determinar las repercusiones de propiedad intelectual que conllevar su relacin
desde el principio mismo y por consiguiente, ser posible administrar apropiadamente todos
los derechos de propiedad intelectual. En especial, considerar la propiedad intelectual en el
contexto de una carta de intencin o un prembulo de acuerdo ayudar a los futuros socios a
examinar cuestiones claves tales como la titularidad de la propiedad intelectual posterior, y a
determinar si la titularidad se aplica tambin a toda evolucin futura, y cmo se distribuirn
los beneficios derivados de la explotacin de esa propiedad intelectual. Por ejemplo:
a)
A quin corresponder la titularidad de una patente sobre una invencin que
derive de la colaboracin? Depender nicamente de la contribucin cientfica y de la
paternidad de la invencin37? O poseern la patente cotitulares38, sin importar la
contribucin a la invencin39? De ser as, qu responsabilidades plantear una cotitularidad
de esta ndole? Por ejemplo, quin pagar por el coste de elaboracin y mantenimiento de
solicitud(es) de patentes? Quin ser responsable de que se cumpla la patente en caso de
infraccin? Deben tener en cuenta los socios quin financia el proyecto y si existen trminos
y condiciones relativos a la titularidad de los derechos de propiedad intelectual, o decisiones
de obtencin de licencia subsiguientes vinculados a la propia financiacin?
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b)
Acarrearn las actividades de investigacin planificadas la creacin de progenie
y sus derivados? Cmo se definirn los mismos? Quin tendr la titularidad o la propiedad
intelectual que de ellos se origine?
c)
Quin negociar y acordar los trminos de los acuerdos de licencia
subsiguientes? (por ejemplo, podran tratar de conseguir licencias las partes con el propsito
de comercializar los resultados de las investigaciones, o podran admitir a un socio comercial
o industrial diferente, una vez aprobados los resultados de las investigaciones). Cmo se
determinarn los importes de las regalas y otros acuerdos financieros40? La licencia ser
nica, exclusiva o no exclusiva? Quin poseer, mantendr y gestionar los derechos de
propiedad intelectual en materia de mejoras y adaptaciones a la tecnologa licenciada derivada
del uso bajo licencia de la tecnologa?
d)
Cmo se distribuirn los beneficios derivados de la creacin y explotacin de los
derechos de propiedad intelectual? Por ejemplo, adems de compartir las regalas entre el
licenciador o licenciadores y el licenciatario o licenciatarios, se compartirn las regalas con
los titulares o propietarios originales del material biolgico y/o los conocimientos
tradicionales41. O preferira el propietario recibir beneficios inmediatos a corto plazo (muy
probablemente no relacionados con propiedad intelectual) en lugar de esperar a recibir
beneficios relacionados con la propiedad intelectual a ms largo plazo? Es necesario
establecer alguna estructura o procedimiento especfico que garantice que se reinviertan los
beneficios, por ejemplo en un fondo fiduciario de distribucin de beneficios?
31 stas cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual son una pequea muestra de
aquello que puede ser necesario tomar en consideracin cuando se inicia una colaboracin en
torno a material biolgico y conocimientos tradicionales. A fin de establecer una asociacin
viable, beneficiosa para ambas partes y duradera, es de crucial importancia identificar con
suficiente antelacin las repercusiones que puede tener la propiedad intelectual en esa
40
41
WIPO/GRTKF/IC/5/9
pgina 16
relacin, incluyendo el tipo de arreglo contractual ms idneo habida cuenta de dichas
repercusiones. Asimismo, dadas las posibles complejidades de las repercusiones de la
propiedad intelectual, por lo general es recomendable que antes de entablar una relacin que
posiblemente sea legalmente vinculante, todas las partes soliciten asesoramiento
independiente respecto al sistema o sistemas nacionales jurdicos que correspondan y al tipo
de acuerdo objeto del examen.
32 Muchas de las inquietudes asociadas al papel que desempea la propiedad intelectual en
la distribucin de beneficios se pueden evitar desarrollando una estrategia de propiedad
intelectual, y si se alcanza un acuerdo, incorporndola como parte integral de cualquier
proyecto inicial o plan de investigacin. La Gua de la OMPI para la Gestin de la Propiedad
Intelectual en la Catalogacin de Conocimientos Tradicionales y Recursos Genticos
Conexos, actualmente en preparacin (vanse los documentos WIPO/GRTKF/IC/4/5 y
WIPO/GRTKF/IC/5/5), ser extremadamente til para ayudar a determinar las ventajas
derivadas de identificar y gestionar apropiadamente la posible propiedad intelectual desde una
fase temprana de cualquier acuerdo de colaboracin en materia de conocimientos
tradicionales.
B.
WIPO/GRTKF/IC/5/9
pgina 17
35 La cuestin de la confidencialidad se tratar sin duda alguna de manera diferente en
funcin de las polticas y estrategias de propiedad intelectual de la parte de que se trate. Por
ejemplo:
e (i). En todo acuerdo y plan de investigacin debe preverse la posibilidad de que se
produzca un conflicto entre la tica cientfica tradicional del acceso pblico a la
informacin, incluyendo la publicacin de los resultados, y el comprensible deseo de los
miembros de comunidades indgenas o comerciales de que la informacin que entrae
un posible valor comercial sea confidencial, hasta tanto no goce de proteccin mediante
patente u otros medios.42
No obstante, las instituciones cientficas, tales como universidades y colecciones ex situ
pueden conceder plazos de tiempo limitados para las publicaciones, que permitan a los socios
industriales revisar los resultados de las investigaciones y disponer la proteccin de los
derechos de propiedad intelectual derivados de los mismos. Dichos plazos deben estipularse
claramente en el correspondiente acuerdo de confidencialidad.
36 En la base de datos sobre contratos no figuran ejemplos de acuerdos especficos de
confidencialidad. Sin embargo, al suministrar a la Secretara de la OMPI un acuerdo de
investigacin acadmica, el Gobierno de la Repblica de Filipinas observ que cuando los
materiales biolgicos se suministran para investigacin, ha de convenirse tanto un acuerdo de
confidencialidad como un acuerdo de transferencia de material, o si no, pueden combinarse
ambos tipos de acuerdo, a fin de que el acuerdo de transferencia de material realmente incluya
disposiciones expresas sobre la confidencialidad.
37 Si se analizan los acuerdos incluidos en la base de datos sobre contratos se llega a la
conclusin de que las diversas categoras de acuerdos posibles coinciden considerablemente, a
saber, la mayora de los acuerdos de transferencia de material, acuerdos sobre investigacin y
licencias relativas al material biolgico contienen clusulas de confidencialidad43. Por
ejemplo:
a)
La clusula 12 del acuerdo de licencia (tipo) presentado por Michael A. Gollin, de
Venable Attorneys at Law, dice as:
12. CONFIDENCIALIDAD.
42
43
Vase Principles for the Treatment of Intellectual Property and the Sharing of Benefits
associated with International Cooperative Biodiversity Group (ICBG) Sponsored Research
(Principios del tratamiento de la propiedad intelectual y de la distribucin de beneficios
asociada a la investigacin patrocinada por el International Cooperative Biodiversity Group
(ICBG)) (modificado en virtud de una segunda peticin de solicitud 15 de agosto de 1997):
Apndice 1 al Estudio de caso once, The International Cooperative Biodiversity Groups
(ICBG) Program, por Joshua P. Rosenthal en Case Studies on Benefit Sharing
Arrangements (Estudios de casos sobre arreglos en materia de distribucin de beneficios)
publicado por la Secretara del CDB con motivo de la cuarta Conferencia de las Partes (1998).
Como ya se ha expuesto, la clave consiste sin duda alguna en pensar primeramente en la
naturaleza del arreglo prctico o en la asociacin de ambas partes, y slo despus pensar en
cmo expresar ese arreglo en trminos jurdicos, en lugar de limitar el mecanismo de
cooperacin a un precedente jurdico ya existente que podra reflejar un enfoque totalmente
diferente a una asociacin de cooperacin.
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pgina 18
Las partes acuerdan tratar de forma confidencial toda informacin que intercambien y
con tal fin, acuerdan asimismo que toda la informacin divulgada con arreglo a este
Acuerdo en materia de frmulas, incluidos los esfuerzos invertidos en comercializar las
frmulas, se considere informacin confidencial.
Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, la informacin confidencial podr
divulgarse en la medida en que lo exija la legislacin o el reglamento de cualquier
autoridad gubernamental que tenga jurisdiccin sobre cualquiera de las partes, haciendo
lo posible para mantener la confidencialidad.
Ambas partes mantendrn la informacin confidencial durante un perodo de cinco (5)
aos contados a partir de la rescisin o expiracin del presente Acuerdo. En caso de
solicitarlo alguna de las partes, podr mantenerse la confidencialidad de una
informacin especfica durante ms tiempo, siempre que todas las partes as lo
convengan.
No existen obligaciones de confidencialidad respecto a informacin especfica a) que
sea de conocimiento pblico en el momento de su divulgacin, o que se haga pblica en
cualquier otro momento siempre que no la haya divulgado el beneficiario de la
informacin; b) si puede demostrarse que el beneficiario de la informacin tena
conocimiento de la misma antes de recibirla tras su divulgacin; c) si la informacin es
divulgada al beneficiario por terceros que no estn sujetos a una obligacin de
confidencialidad e independientemente de los estudios que contempla este Acuerdo; o
d) cuya divulgacin haya sido aprobada mediante el consentimiento escrito de ambas
partes: o e) que haya sido desarrollada sin acceso a la informacin confidencial de
quien la divulga.
b)
La clusula 14 del acuerdo de transferencia de material protegido, suministrado
por la Unidad de Estudios Superiores y de Investigacin de la Universidad Estatal de San
Diego (SDSU), dice as:
El BENEFICIARIO acuerda invertir los debidos esfuerzos (equivalentes al menos a los
esfuerzos realizados por mantener la confidencialidad de su propia informacin) para
mantener en secreto la tecnologa relativa al MATERIAL, y utilizar la misma slo en
conformidad con este Acuerdo. Dicha obligacin de confidencialidad no ser aplicable
a la informacin si el BENEFICIARIO logra demostrar que:
i) en el momento de divulgarla era ya de dominio pblico;
ii) se hizo de dominio pblico una vez divulgada, sin que ni el
BENEFICIARIO ni sus empleados cometieran ningn error;
iii) el BENEFICIARIO o sus empleados tenan conocimiento de la informacin
antes de que la divulgara el PROVEEDOR; o
iv) fue divulgada legalmente al BENEFICIARIO por terceros que no estaban
sujetos a una obligacin de confidencialidad ante el BENEFICIARIO con respecto a la
misma. Las obligaciones anteriores de confidencialidad sobrevivirn a la rescisin de
este Acuerdo.
c)
La clusula 11 del Acuerdo tipo entre el Instituto Nacional de Investigacin y
Desarrollo Farmacutico de Nigeria y un Consultor en Herbologa, de 1997, dice as:
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pgina 19
11. Toda informacin que obtenga el CONSULTOR EN HERBOLOGA en el
transcurso de sus servicios, transacciones y operaciones al amparo de este Acuerdo con
relacin al proceso de preparacin, a la labor de investigacin y desarrollo, y a los
detalles de la frmula de los productos, deber tratarse de forma secreta y confidencial y
no ser divulgada sin el consentimiento y la autorizacin por escrito del INSTITUTO,
siempre y cuando el INSTITUTO no niegue dicho consentimiento sin una causa
justificada.
38 Estos pequeos ejemplos dejan patente la medida en que muchos sectores son
conscientes de la interfaz entre la investigacin sobre material biolgico, las disposiciones de
confidencialidad y la explotacin de la propiedad intelectual. Si se examinan otros ejemplos
incluidos en la base de datos sobre contratos, es posible determinar varios elementos que cabe
contemplar en los arreglos contractuales de ese tipo en lo que respecta a la propiedad
intelectual y la confidencialidad, a saber:
a)
b)
c)
el alcance de la divulgacin permitida (quin est autorizado a obtener acceso a la
informacin y la necesidad de establecer obligaciones de confidencialidad que afecten a los
empleados o contratistas oportunos de la institucin que recibe la informacin confidencial);
d)
el alcance del uso permitido (para evaluacin tcnica o comercial; para
investigacin sin fines comerciales; o para el desarrollo de un determinado producto
comercial);
e)
la titularidad y la gestin de otros derechos de propiedad intelectual que puedan
originarse como resultado del acceso a la informacin confidencial, por ejemplo, en el
proceso de evaluacin y comprobacin;
f)
las limitaciones temporales relativas al uso permitido de la informacin
confidencial; y
g)
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C.
40 Los ATM son herramientas estndar que se aplican a las iniciativas conjuntas de
comercializacin y de investigacin acadmica en torno a la transferencia de material
biolgico como el germoplasma, los microorganismos, los cultivos de clulas, las protenas,
etc. Tienden a utilizarse en varios contextos, entre otros:
a)
b)
c)
El acceso por parte de un investigador a los recursos genticos in situ (acuerdo
establecido entre la institucin de investigacin y el proveedor de acceso). En resumen, por lo
general, en los ATM, el proveedor se compromete a proporcionar material fsico identificado
al beneficiario y ste acuerda restringir los usos que pueden hacerse de ese material, y a
menudo tambin de las posibles mejoras o derivados del mismo. Un ATM suele incluir tanto
los trminos en los cuales se concedi el acceso original (que pueden incluir restricciones para
el uso futuro), como una lista de disposiciones sobre la distribucin de beneficios vinculados
al uso que se haga de dicho material.
41 No obstante, no tiene por qu tratar directamente los derechos de propiedad intelectual
(sino reflejar el hecho de que la persona que concede el acceso al material biolgico tiene el
control sobre el mismo en tanto que propiedad fsica)45. No obstante, a medida que han
aumentado las transferencias de material biolgico, en la prctica muchos ATM se han
integrado en acuerdos de investigacin y acceso ms extensos, tales como los acuerdos de
cooperacin en materia de investigacin y desarrollo (CRADA), o los acuerdos de acceso y
distribucin de beneficios46. Dichos acuerdos suelen depender de que se proceda, en un
momento dado, a la transferencia fsica del material biolgico; sin embargo, suelen ser ms
complicados que los ATM tipo, ya que los derechos del proveedor del material no suelen estar
confinados a los derechos de propiedad y probablemente incluirn condiciones con relacin al
consentimiento fundamentado previo (incluidas las condiciones del acceso original y la
distribucin de beneficios); la titularidad del material transferido, incluyendo cualquier
progenie y sus derivados; la transferencia a terceros (est permitida o no, y en caso de estarlo,
las condiciones de dicha transferencia); la titularidad de la propiedad intelectual que se
origine de la misma (si depende de la paternidad de la invencin, etc.), incluido un acuerdo
respecto a cmo explotar los derechos de propiedad intelectual (mediante licencia, cesin,
etc.); y disposiciones relativas a la distribucin de beneficios, que garanticen una distribucin
justa y equitativa como consecuencia de las actividades convenidas, as como la propiedad
intelectual de ah derivada.
45
46
Vase por ejemplo, el ATM tipo, utilizado por los centros del Grupo Consultivo sobre
Investigacin Agrcola Internacional (GCIAI) con relacin al material cubierto por el acuerdo
de mandato de la Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin
(FAO) en: http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/summaries/cgiar.html.
Para ver un examen ms detallado de los trminos y condiciones que pueden incluirse en
un ATM, que no slo trata la transferencia del material amparado por propiedad intelectual,
vase el Apndice I a las Directrices de Bonn sobre el Acceso a los Recursos Genticos y la
Distribucin Justa y Equitativa de los Beneficios resultantes de su Utilizacin, Elementos
propuestos para un acuerdo de transferencia de materiales en:
http://www.biodiv.org/decisions/default.asp?m=cop-06&d=24.
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pgina 21
42 Por ejemplo en el rgimen de acceso a los recursos genticos de los parques nacionales
de los Estados Unidos, se requiere que cualquier parque que enve una solicitud para obtener
un Permiso de investigacin cientfica y recoleccin, proponiendo utilizar los resultados de la
investigacin para fines comerciales o generar ingresos, debe firmar un CRADA u otro
acuerdo de distribucin de los beneficios aprobados con el NPS47:
En el CRADA u otro acuerdo de distribucin de beneficios se determinarn la
asignacin de propiedad de cualquier invento y los otros derechos u obligaciones de las
partes, incluidos los requisitos para la presentacin de informes y la forma en que se
resolvern las controversias. En algunos contratos se puede prever una indemnizacin
expresa por daos y perjuicios por incumplimiento de cualquiera de las disposiciones
del acuerdo por la parte que se propone recolectar especmenes de investigacin u otros
materiales. Los requisitos para la presentacin de informes pueden incluir la
notificacin del desarrollo de cualquier invento basado en la investigacin utilizando
especmenes de investigacin recolectados en los parques, y la identificacin del
contrato en cualquier solicitud de patente en la que se reivindique una invencin
obtenida como resultado de la investigacin sobre los especmenes u otros materiales
recolectados.
43 Un ejemplo de disposicin en materia de propiedad intelectual que se usa cada vez con
ms frecuencia en acuerdos de transferencia de material (ATM) es la relativa a la concesin de
licencias con clusulas de utilidad eventual (reach through licensing). En este caso el
material biolgico transferido no es til en s mismo sino que puede ser utilizado como un
instrumento de investigacin para descubrir otra mezcla u otro mtodo que pueda dar lugar a
un producto comercial. Como se desconoce el valor inmediato del material original, el
beneficiario conviene en compartir con el proveedor las regalas sobre los procedimientos de
cualquier producto comercial que se descubra utilizando el material original:
El beneficiario desea conceder esa regala a fin de tener acceso al material a un costo
inicial bajo. Las disposiciones relativas a la distribucin de los beneficios en el
Convenio sobre la Diversidad Biolgica (CDB) estimula a los proveedores del pas de
origen a solicitar que se incluya esa clusula de utilidad eventual. El valor de los
recursos biolgicos es especulativo y los beneficiarioes tienden a aceptar compartir el
valor potencialmente en alza de un producto que tiene xito comercial. Sin embargo, es
importante recordar que una clusula de utilidad eventual cubre una situacin que es
muy poco probable que ocurra48.
44 Hay una gran variedad de ejemplos de acuerdos tipo de transferencia de material, o de
acuerdos ms amplios en los que se incluyen acuerdos sobre transferencia de material
biolgico, que figuran en las bases de datos de acuerdos contractuales. Por ejemplo, la
Division of Research Administration, Graduate and Research Affairs de la Universidad
Estatal de San Diego establece una distincin entre un simple acuerdo de transferencia de
material biolgico que no tenga propiedad exclusiva y un acuerdo de transferencia de material
con propiedad exclusiva:
47
48
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pgina 22
Las transferencias que incluyen materiales de propiedad exclusiva y/o entidades
comerciales pueden requerir mayor grado de proteccin. (...)Para los materiales que no
son de propiedad exclusiva o las transferencias a entidades no lucrativas, puede ser ms
sencillo utilizar un acuerdo simple que es ms breve y contiene menos restricciones y
requisitos para su redaccin.
En relacin con la propiedad intelectual, en la Clusula 4 del Acuerdo Simple del SDSU sobre
la transferencia de material biolgico que no sea de propiedad exclusiva se estipula que:
Ninguna disposicin del presente Acuerdo concede derechos derivados de una patente o
sobre conocimientos tcnicos del SDSU; tampoco concede derechos para utilizar el material
(biolgico) o cualquier producto o procedimiento relacionado con ese material o derivado de
ese material para fines lucrativos o fines comerciales como puede ser, aunque no
exclusivamente, la produccin, la venta, la deteccin de drogas o la fabricacin de
medicamentos49. En contraposicin, en la Clusula 5 del Propietary Transfer Agreement de
la SDSU se aborda una serie de problemas de propiedad intelectual como: la divulgacin, la
solicitud de patentes, la concesin de licencias en relacin con cualquier propiedad intelectual
que se derive de una investigacin sobre el material o las modificaciones de ese material y
la distribucin de las consiguientes regalas50.
45 El Acuerdo general de transferencia de material biolgico51 aborda cuestiones de
propiedad intelectual en las siguientes formas:
5.c) A falta de autorizacin escrita del PROVEEDOR, el BENEFICIARIO y/o el
CIENTFICO BENEFICIARIO NO podr efectuar MODIFICACIONES con FINES
COMERCIALES. El BENEFICIARIO toma nota de que dichos FINES
COMERCIALES pueden entraar la obtencin de una licencia del PROVEEDOR y que
el PROVEEDOR no tiene obligacin de conceder una licencia comercial sobre la
titularidad que tenga en el MATERIAL incorporado en las MODIFICACIONES. Sin
embargo, nada de lo dispuesto en el presente prrafo impedir que el BENEFICIARIO
conceda licencias comerciales en virtud de los derechos de propiedad intelectual que
haya adquirido y en los que se reivindiquen esas MODIFICACIONES, o los mtodos
para su elaboracin o su utilizacin.
6. El BENEFICIARIO reconoce que el MATERIAL es o puede ser objeto de una
solicitud de patente. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Acuerdo, se entiende
que no se ha suministrado al BENEFICIARIO licencia expresa o implcita alguna, ni
otros derechos en virtud de una patente, solicitud de patente, secreto comercial u otros
derechos exclusivos del PROVEEDOR, incluida toda alteracin del MATERIAL
efectuada por el PROVEEDOR. En particular, no se conceden licencias expresas o
implcitas ni otros derechos para utilizar el MATERIAL, las MODIFICACIONES, o
una patente conexa del PROVEEDOR con FINES COMERCIALES.
7. Si el BENEFICIARIO desea utilizar el MATERIAL o conceder una licencia sobre el
mismo o sobre sus MODIFICACIONES con FINES COMERCIALES, se
49
50
51
Vase:
http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/summaries/sdsusimplemta.html.
Vase:
http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/summaries/sdsupropmta.html.
Vase: http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/summaries/ubmta.html.
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pgina 23
comprometer, con anterioridad a dicha utilizacin, a negociar de buena fe con el
PROVEEDOR las condiciones de una licencia comercial. Queda entendido por el
BENEFICIARIO que el PROVEEDOR no tiene obligacin alguna de concederle dicha
licencia y que tiene la facultad de conceder licencias comerciales exclusivas o no
exclusivas a terceros, y de vender o asignar todos o parte de los derechos sobre el
MATERIAL a terceros con sujecin a cualquier derecho vigente que puedan tener
terceros, y a las obligaciones debidas al Gobierno Federal.
8. El BENEFICIARIO tiene libertad de presentar solicitudes de patente en relacin con
invenciones que dice haber obtenido mediante la utilizacin del MATERIAL, pero se
compromete a notificar al proveedor cuando presente una solicitud de patente sobre
MODIFICACIONES reivindicadas o mtodos de elaboracin o de utilizacin del
MATERIAL.
11. Este acuerdo no debe interpretarse en el sentido de querer impedir o retrasar la
publicacin de los resultados de la investigacin que se obtengan mediante la utilizacin
del MATERIAL o de las MODIFICACIONES. El CIENTFICO BENEFICIARIO se
compromete a reconocer debidamente la fuente del MATERIAL en todas sus
publicaciones.
46 Por ltimo, en un pasaje de las disposiciones en materia de propiedad intelectual del
documento Condiciones tipo para acuerdos sobre proyectos entre el Centro Australiano de
Investigacin Agrcola Internacional (ACIAR) y la organizacin o las organizaciones
comisionada(s) (relativas al intercambio de recursos genticos y/o a las aplicaciones
biotecnolgicas) se seala lo siguiente52:
10.7 La organizacin comisionada se compromete a concluir acuerdos equitativos con
la institucin colaboradora en relacin con las siguientes cuestiones:
a)
b)
c)
d)
52
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pgina 24
b)
Por ejemplo, es posible aunar los derechos de propiedad intelectual con los de un
asociado para formar una empresa conjunta con objeto de elaborar y explotar una nueva
ms apropiado para explotar los derechos de propiedad intelectual depende del valor de esos
derechos, y de la cantidad de dinero y de tiempo de que se pueda disponer para explotarlos.
En caso de cesin, la titularidad del derecho de propiedad intelectual se transfiere a un tercero,
generalmente a cambio de un pago financiero o de otro tipo de remuneracin, como acciones
de una compaa. Una vez que se han cedido los derechos de propiedad intelectual, el
inventor o el propietario original de esos derechos podra estar en infraccin si continuara
usndolos, y, en general, habr perdido la posibilidad de conceder otras licencias o
comercializar esos derechos de propiedad intelectual. As pues, la transferencia puede tener
lugar a condicin de que se vuelva a conceder la licencia al cedente sobre el derecho a utilizar
la tecnologa protegida por los derechos de propiedad intelectual.
49 Ahora bien, los acuerdos de concesin de licencia son una forma muy corriente de
explotar los derechos de propiedad intelectual en relacin con el material biolgico y los
conocimientos tradicionales. Pueden estar estructurados de diferentes maneras y adoptar
diferentes formas (aunque para los fines de uso comercial del material biolgico y los
conocimientos tradicionales, las licencias sobre la tecnologa que permiten la utilizacin de
patentes y de conocimientos tcnicos conexos son probablemente el modelo ms comn). Por
ejemplo, la formulacin de un acuerdo de concesin de licencia puede implicar diversas fases
contractuales: una carta de intencin; un acuerdo de statu quo (mediante el cual un
licenciante potencial se compromete a conceder a un licenciatario potencial un cierto perodo
de tiempo para examinar la posibilidad de concluir acuerdos de concesin de licencia, y
durante el cual el licenciante no procurar otros asociados); un acuerdo para negociar una
licencia (en el cual el licenciante eventual se compromete, durante un cierto perodo a
negociar la concertacin de un acuerdo de concesin de licencia); y acuerdos de
confidencialidad independientes.
50 En esencia, un acuerdo de concesin de licencia es un acuerdo que permite a un
inventor conceder una licencia sobre un derecho de propiedad intelectual, como una patente o
marca, a terceros a fin de desarrollar y utilizar comercialmente la invencin, aunque
manteniendo la titularidad y el control del derecho de propiedad intelectual en s y obteniendo
beneficios, como regalas, del desarrollo y la utilizacin comercial de su invencin (aunque la
licencia pueda ser sin cargo alguno). Las licencias se limitan generalmente a derechos,
territorios y perodos de tiempo especficos. A reserva de las condiciones del acuerdo de
licencia, el titular del derecho de propiedad intelectual tendr que controlar el uso que se haga
de su invencin bajo licencia y necesitar mantener y hacer aplicar el derecho de propiedad
intelectual en que se basa.
51 Las licencias debern por ltimo ser redactadas y negociadas sobre una base caso por
caso, de conformidad con la relacin bsica, los objetivos generales y el contexto jurdico en
el que tendr lugar la propuesta colaboracin. Las licencias contenidas en las bases de datos
sobre acuerdos contractuales reflejan esa diversidad. Sin embargo, los acuerdos siguientes
pueden tener un inters especial para el Comit, dado que son una demostracin clara de
como pueden integrarse los principios del CDB en un contrato relativo a la explotacin
comercial de material biolgico y de conocimientos tradicionales conexos:
a)
En la Clusula 13 de un acuerdo de concesin de licencia (ejemplo) que present
Michael A. Gollin, VENABLE Attorneys at Law, 1201 New York Avenue, N.W., Suite 1000,
Washington, DC 200053917, Estados Unidos de Amrica, se hace una referencia especfica
al CDB:
tecnologa.
54
55
56
Para una explicacin general de los acuerdos de concesin de licencia sobre tecnologa,
en particular una explicacin de las condiciones que deben incluirse en un acuerdo de esa
ndole, vase Module Nine Licensing & Enforcing IPRs in Intellectual Property and
Biotechnology, A Training Manual publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y
Comercio de Australia y AusAID, 2002; y The WIPO Guide on the Licensing of Biotechnology
(Gua de la OMPI sobre concesin de licencias sobre biotecnologa) elaborada por la OMPI en
colaboracin con Licensing Executives Society International (LESI), 1992.
Vase, por ejemplo, el Acuerdo de licencia exclusiva entre Su Majestad la Reina por
derecho del Canad, representada por el Ministerio de Agricultura y de Industria
Agroalimentaria (AAFC), y la empresa en:
http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/summaries/varietylicence.html .
Vase, por ejemplo, el Acuerdo de licencia sobre germoplasma Line Ten entre Su
Majestad la Reina por derecho del Canad y la empresa Canada and Company Canada Inc. en:
http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/summaries/lineten.html.
c)
Concesin de derechos en virtud de una licencia. En la licencia se deben precisar
los derechos exactos que se conceden y los que no se conceden. Por ejemplo, el derecho de
utilizar un procedimiento patentado para producir un producto especfico, pero no la marca
asociada. La utilizacin puede limitarse a la investigacin o a fines no comerciales;
d)
Licencia exclusiva o no exclusiva. Es importante aclarar cul de estas opciones se
aplica al derecho de propiedad intelectual de que se trate. El tipo de licencia concedida
influye en el baremo de regalas, o de otros pagos, efectuados por el licenciatario;
e)
f)
Sublicencias. Puede concederse una sublicencia para que un tercero tambin
pueda utilizar los derechos de propiedad intelectual de que se trate? En caso afirmativo, a
quin? y en qu condiciones?57
g)
Diligencia y etapas. Si un licenciatario obtiene una licencia exclusiva, sujeta al
pago de regalas sobre los beneficios, y no utiliza la tecnologa durante varios aos, parte del
valor de la propiedad intelectual se habr perdido efectivamente para el licenciante. As pues,
las licencias incluyen a menudo obligaciones por parte del licenciatario de desarrollar y
aplicar la tecnologa objeto de licencia respetando un determinado calendario. En la medida
de lo posible, se determinarn algunos puntos y etapas definidos;
h)
Pagos y fijacin de precios. Hay muchos modelos posibles para el pago58.
Siempre es difcil establecer un valor para la propiedad intelectual, especialmente cuando se
relaciona con una tecnologa que an no se ha puesto a prueba y que requerir que un
licenciatario corra un riesgo comercial considerable. Muchos acuerdos de concesin de
licencias consisten en una mezcla de pagos globales y regalas, basados en el uso que se haga
de la tecnologa. La necesidad de controlar el uso de la invencin y de garantizar el pago de
regalas, as como la verificacin de las obligaciones en cuanto a diligencia y las etapas, puede
dar lugar a exigencias como mantener archivos y poder acceder a las cuentas, etc.59 El
enfoque adoptado para convenir pagos y fijar precios debe ser realista, previndose posibles
prrrogas reglamentarias (especialmente en la industria biotecnolgica), y precisndose que
los beneficios que obtenga el licenciatario pueden demorar varios aos en hacerse efectivos.
i)
Confidencialidad. Puede haber un acuerdo especfico sobre confidencialidad, o
pueden figurar clusulas sobre la obligacin de mantener el secreto en el propio acuerdo de
57
58
59
licencia60. Puede ser importante estipular los derechos del inventor o los inventores de
publicar su investigacin;
j)
Derecho de autor. En la licencia se pueden prever disposiciones relativas al
derecho de autor en relacin con cualquier manual u otra documentacin recibida y utilizada,
como parte del paquete relativo a la concesin de licencias;
k)
Perfeccionamiento de la tecnologa y derechos de retrocesin. Conviene, en
general, decidir quin ser el titular de los derechos de propiedad intelectual en relacin con el
perfeccionamiento y las adaptaciones de una tecnologa objeto de licencia (como resultado del
uso bajo licencia de la tecnologa o por obra del licenciante a partir de la tecnologa original).
Una clusula de retrocesin puede permitir al licenciante acceder al perfeccionamiento
efectuado por el licenciatario. Sin embargo, una clusula de retrocesin exclusiva puede
considerarse, en el marco de una legislacin nacional, como una prctica comercial contraria a
la libre competencia;
l)
Licencias cruzadas. Mediante una licencia cruzada, A concede a B una licencia
para utilizar sus derechos de propiedad intelectual y B concede a A una licencia para utilizar
sus derechos de propiedad intelectual. Esto da lugar con frecuencia a una empresa conjunta.
m) Exigencia de rendimiento. Un licenciante (especialmente cuando concede una
licencia exclusiva) puede desear establecer objetivos especficos en relacin con los
resultados a fin de garantizar un cierto nivel de rendimiento en base al acuerdo de licencia.
Por ejemplo, niveles mnimos de ventas. Se puede prever que el licenciante preste asistencia
al licenciatario para explotar eficazmente la propiedad intelectual (como cursos de formacin,
y apoyo y asesoramiento tcnicos).
n)
Publicacin de la investigacin. Las clusulas relativas a publicaciones pueden
permitir supervisar la evolucin de la tecnologa y las actividades bajo licencia, as como
garantizar que publicaciones anteriores no interfieran en los derechos de patente futuros.
o)
Mantener y aplicar los derechos de propiedad intelectual. El licenciante y el
licenciatario tendrn que ponerse de acuerdo acerca de quin se encargar de garantizar el
pago de la renovacin de la patente, as como las respectivas funciones en relacin con la
observancia de los derechos de propiedad intelectual en virtud de una licencia.
p)
Duracin de la licencia; expiracin; solucin de controversias61; y legislacin
pertinente. En una licencia se incluyen generalmente disposiciones sobre todos estos puntos.
53 Esta gua sobre algunas de las condiciones relacionadas con la propiedad intelectual que
deben figurar en un acuerdo de concesin de licencia relativa a material biolgico y
conocimientos tradicionales puede ampliarse con objeto de crear capacidad en este importante
mbito, incluyendo en esos acuerdos sobre el acceso a los recursos genticos y la distribucin
de los beneficios la elaboracin de directrices, o de mejores prcticas, en materia de propiedad
intelectual.
60
61
VI.
CONCLUSIN
54
La base de datos sobre contratos ilustra las diferentes funciones que la propiedad
intelectual puede desempear, y de hecho desempea, en los acuerdos relativos al acceso, la
investigacin y la utilizacin de los recursos genticos y los conocimientos tradicionales
conexos. An as, hay ms opciones de las que ya estn representadas en la actualidad en los
materiales recogidos en la base de datos. Por ello, es preciso seguir contando con
aportaciones que provengan de una experiencia ms amplia. Adems, la mayora de los
contratos y licencias que se han presentado para su inclusin en la base de datos estn en
ingls. Visto que muchas regiones y pases no anglfonos cuentan con una amplia
experiencia en esta esfera (hay pases no anglfonos que han promulgado recientemente
legislacin sobre acceso basada en gran medida en la negociacin de contratos o licencias
para determinar los trminos de acceso y distribucin de beneficios), se invita al Comit a que
pida que se siga desarrollando la base de datos y se elabore una versin ms amplia. La
traduccin de las pginas de las listas de comprobaciones de los contratos a los idiomas de
trabajo del Comit fomentar el envo de respuestas en otras lenguas. Tambin se invita al
Comit a reafirmar que la base de datos sobre contratos debe mantenerse y actualizarse
peridicamente.
55 Como se seala en el prrafo 3 supra, el Comit aprob en su primera sesin62 la
elaboracin de prcticas contractuales orientadoras, directrices y clusulas tipo en materia de
propiedad intelectual para los acuerdos contractuales sobre acceso a los recursos genticos y
distribucin de beneficios63. En el documento OMPI/GRTKF/IC/2/364 se propuso una serie de
principios generales, a fin de que se presentaran observaciones al respecto, que permitieran
perfeccionarlos, y se invit a los miembros del Comit a proponer principios y especificar
objetivos para la elaboracin de prcticas contractuales y clusulas tipo en materia de
propiedad intelectual sobre acceso a los recursos genticos y distribucin de los beneficios
que de ellos se deriven y a presentar las observaciones que les merezcan los principios
posibles expuestos en dicho documento. El Comit estuvo de acuerdo en complementar ese
material65.
56 La base de datos sobre contratos ofrece un fundamento emprico slido para continuar
la labor de establecer pautas sobre los aspectos de propiedad intelectual de los contratos y
licencias relativas a los recursos genticos y a la distribucin de beneficios, lo que contribuir
a la elaboracin de las directrices propuestas sobre propiedad intelectual o de los modelos de
prcticas ptimas. Por ello, se invita al Comit a que renueve la invitacin de que se
presenten observaciones sobre posibles principios relativos a la propiedad intelectual en las
prcticas contractuales, a fin de elaborar un nuevo proyecto de documento sobre tales
principios.
57 Se invita a los miembros del Comit
Intergubernamental a:
i)
tomar nota del contenido del
presente documento;
62
63
64
65
[Sigue el Anexo]
WIPO/GRTKF/IC/5/9
ANEXO
LISTA DE LOS CONTRATOS QUE FIGURAN EN LA BASE DE DATOS SOBRE
PRCTICAS Y CLUSULAS CONTRACTUALES RELATIVAS A LA PROPIEDAD
INTELECTUAL, EL ACCESO A LOS RECURSOS GENTICOS Y LA DISTRIBUCIN
DE BENEFICIOS
ACUERDOS TIPO
Acuerdo elaborado por el Centro Internacional de Fisiologa y Ecologa de los Insectos
(ICIPE) para la transferencia de material biolgico y/o informacin conexa, 2000;
Acuerdo de venta y concesin de licencias sobre lneas endocriadas del maz entre el
Ministerio de Agricultura y Agroalimentacin del Canad (AAFC) y empresas que
comercializan maz;
Acuerdo tipo de licencia exclusiva Harvard College (Estados Unidos de Amrica);
Acuerdo de licencia exclusiva sobre variedades concertado entre Su Majestad la Reina por
derecho del Canad, representada por el Ministerio de Agricultura y Agroalimentacin
(AAFC), y la Empresa;
Acuerdo tipo de licencia suministrado por Michael A. Gollin, de Venable Attorneys at Law,
1201 New York Avenue, N.W., Suite 1000, Washington, DC 20005-3917 (Estados Unidos de
Amrica);
Acuerdo tipo concertado entre el Instituto Nacional de Investigacin y Desarrollo
Farmacutico de Nigeria y un consultor en herbologa, 1997;
Acuerdo tipo de distribucin de beneficios derivados de descubrimientos biolgicos,
elaborado por el Estado de Queensland (Australia) para promover los avances en el mbito
biolgico en Queensland;
Modelo de carta de colaboracin entre el Developmental Therapeutics Program Division of
Cancer Treatment and Diagnosis National Cancer Institute, de los Estados Unidos de
Amrica (DTP/NCI) y el gobierno de un pas de origen o una o varias organizaciones de un
pas de origen (OPI);
Acuerdo tipo de transferencia de material entre el Instituto Nacional sobre el Cncer (NCI), y
entidades de investigacin de los Estados Unidos de Amrica;
Acuerdo tipo de transferencia de material: Grupo Consultivo sobre Investigacin Agrcola
Internacional (GCIAI);
Memorndum tipo de entendimiento tipo entre el Developmental Therapeutics Program
Division of Cancer Treatment and Diagnosis National Cancer Institute, de los Estados Unidos
de Amrica (DTP/NCI) y un pas de origen o una organizacin de un pas de origen (OPI);
Acuerdo tipo de licencia no exclusiva Harvard College (Estados Unidos de Amrica);
WIPO/GRTKF/IC/5/9
Anexo, pgina 2
Acuerdo de transferencia de material protegido, suministrado por el Departamento de
Postgrado e Investigacin de la Universidad Estatal de San Diego (SDSU);
Acuerdo simplificado de transferencia de material biolgico no protegido, suministrado por el
Departamento de Postgrado e Investigacin de la Universidad Estatal de San Diego (SDSU);
Condiciones generales de proyectos de acuerdo entre el Centro Australiano de Investigaciones
Agrcolas Internacionales (ACIAR) y la o las organizaciones comisionadas;
Acuerdo uniforme de transferencia de material biolgico, de fecha 8 de marzo de 1995, para
la transferencia de material entre instituciones no lucrativas, y documento de ejecucin para la
transferencia del material biolgico.
EJEMPLOS PRCTICOS DE ACUERDOS
Acuerdo de investigacin acadmica suministrado por el Gobierno de la Repblica de
Filipinas;
Acuerdo de acceso y distribucin de beneficios entre el Instituto Libans de Investigaciones
Agrcolas, Tal Amara, Rayak (Lbano) y la Junta Directiva de Royal Botanic Gardens, Kew,
Richmond, Surrey, TW9 3AE Reino Unido;
Acuerdo entre el Jardn Botnico de Montreal y empresas privadas;
Acuerdo relativo a los ensayos con extractos vegetales entre la Empresa y la Universidad
(Sri Lanka), de fecha 1 de enero de 2000;
Acuerdo de investigacin comercial suministrado por el Gobierno de la Repblica de
Filipinas;
Contrato de produccin de semillas de variedades hbridas de mijo firmado por INSORMIL,
WINROCK e INRAN, representadas por el Instituto Nacional de Investigaciones Agrnomas
del Ministerio de Desarrollo Rural del Nger, y el Sr. Abdou Garba (Productor), 2000;
Contrato experimental de licencia entre el Instituto Ruso de Investigaciones Cientficas en
materia de Cultivo Frutales (licenciante) y Mondial Fruit Selection, de Francia (licenciatario);
Acuerdo de cesin de la licencia de germoplasma de la variedad Line Ten entre Su
Majestad la Reina por derecho del Canad (licenciante) y Company Canada Inc.
(licenciatario);
Acuerdo de licencia y transferencia de conocimientos tcnicos entre el Tropical Botanic
Garden and Research Institute de Kerala (India) (TBGRI) y la Arya Vaidya Pharmacy Ltd. de
Coimbatore (India), de fecha 10 de noviembre de 1995;
Proyecto internacional de secuenciacin del genoma del arroz. Acuerdo de registro de las
Instituciones Miembros entre el Genoscope (investigador principal) y Pharmacia
Corporation (se adjunta un extracto del contrato);
WIPO/GRTKF/IC/5/9
Anexo, pgina 3
Acuerdo de transferencia de material entre el Gobierno de Kenya, representado por el
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Junta Directiva de Royal Botanic
Gardens, Kew (Reino Unido);
Acuerdo de transferencia de material (germoplasma y lneas no registradas) entre el
Ministerio de Agricultura y Agroalimentacin del Canad (AAFC) y varias instituciones
pblicas de fitomejoramiento;
Acuerdo de investigacin entre Syngenta Crop Protection AG, Basilea (Suiza) y la Academia
HUBEI de Ciencias Agrcolas, Wuhan (China), noviembre de 1997.