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Prata de Carvalho As patentes essenciais a padres tecnolgicos no direito brasileiro

As patentes essenciais a padres tecnolgicos no direito


brasileiro
Angelo Gamba Prata de Carvalho
Universidade de Braslia
angelogpc@gmail.com

BIOGRAFIA
Estudante de Direito da Faculdade de Direito da Universidade de Braslia. Pesquisador integrante do Grupo de Estudos em
Constituio, Empresa e Mercado.
RESUMO
O presente trabalho procura tratar da relao estabelecida entre propriedade intelectual e direito da concorrncia a partir da
anlise do primeiro caso julgado pela autoridade da concorrncia brasileira a versar sobre patentes essenciais a padres
tecnolgicos, procurando delinear as principais diretrizes normativas que permeiam tais direitos no ordenamento jurdico
brasileiro e fornecendo um panorama geral do estatuto jurdico das patentes essenciais a padres tecnolgicos.
Palavras-chave
Propriedade intellectual, Direito da Concorrncia, Patentes essenciais a padres tecnolgicos

INTRODUO
A propriedade intelectual, especialmente no ramo das patentes, desempenha importante papel para o desenvolvimento
econmico e tecnolgico de um pas. A Constituio Federal brasileira j contempla a proteo aos inventores e,
recentemente, teve adicionado ao seu texto o dever do Estado de incentivar o desenvolvimento cientfico, a pesquisa, a
capacitao cientfica e tecnolgica e a inovao, tendo em vista o bem pblico e o progresso da cincia. O desenvolvimento
tecnolgico global um fenmeno de rapidez e importncia nunca antes vistas, medida que so criadas, ano a ano, novas
necessidades tecnolgicas que se tornam requisitos essenciais para a incluso de determinada sociedade na sociedade global
de informao.
As patentes, de um lado, criam um direito de exclusividade a determinado inventor para a explorao econmica de sua
criao, para que de outro lado seja criado um forte incentivo inovao, mediante a qual os novos inventores podero
igualmente obter a proteo patentria. Frente crescente renovao dos padres tecnolgicos, os agentes econmicos
acabam por entrar em acordo sobre o padro tcnico a ser seguido por determinada tecnologia, como o caso, por exemplo,
da tecnologia 3G e das portas USB, encontrados em aparelhos das mais diversas marcas.
Por essa razo, no h que se falar em exclusividade plena e absoluta dos padres tcnicos que sero aplicveis a todos os
dispositivos de determinada gerao tecnolgica. O licenciamento de tais patentes, isto , a cesso do uso da tecnologia
patenteada a outros agentes econmicos, no poder ser resultado meramente do arbtrio do titular do direito de
exclusividade. Impe-se, portanto, o licenciamento compulsrio de tais patentes.
Ocorre que o licenciamento compulsrio deve ser alvo da tutela das autoridades antitruste, medida que os termos
contratuais do licenciamento podem favorecer determinado concorrente em detrimento de outros, procurando garantir que
tais acordos sejam celebrados mediante condies justas e razoveis. Tal controvrsia j foi alvo de anlise de diversas
autoridades antitruste ao redor do mundo, porm a discusso ainda incipiente no Brasil, junto do Conselho Administrativo
de Defesa Econmica.
Neste trabalho, pretende-se, alm da exposio do delineamento terico e prtico das patentes essenciais padro pelas
autoridades antitruste ao redor do mundo e pelo Conselho de Defesa Econmica brasileiro, estudar a importncia e o impacto
dos contratos de licenciamento de tecnologia sobre a concorrncia mediante a anlise e reviso da literatura disponvel no
contexto do Direito Regulatrio e da Economia. Pretende-se, ainda, produzir um estudo do caso concreto com o qual se
deparou o Conselho Administrativo de Defesa Econmica em 2015, referente ao licenciamento da patente essencial
implementao do padro de conexo 3G no Brasil, o primeiro caso do tipo a ser apreciado por tal tribunal administrativo.
Com isso, este estudo tem por objetivo demonstrar a importncia da discusso e da formulao de critrios consistentes para
a apreciao de casos que envolvam patentes essenciais a padres tecnolgicos, tendo em vista o aperfeioamento do modelo
regulatrio brasileiro e o modelo nacional de incentivo pesquisa, ao desenvolvimento e inovao, especialmente no que
toca s tecnologias de telecomunicaes.

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PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITO DA CONCORRNCIA


A propriedade intelectual caracterizada pela produo de direitos de exclusividade, isto , de monoplios artificiais que
garantem a sujeito especfico o responsvel pela inveno o direito de uso e de fruio exclusivo de sua criao, ainda que
tal direito se refira to somente informao, bem intangvel que propiciaria a sua utilizao por diversos sujeitos ao um s
tempo.
A justificativa do direito de exclusividade que caracterstica da propriedade intelectual de natureza econmica: de um
lado, o monoplio conferido pela propriedade intelectual permite que autores e inventores recuperem os custos referentes aos
esforos empregados para a criao intelectual; de outro, criam-se incentivos econmicos para a inovao, medida que o
detentor do direito de exclusividade pode cobrar preos acima dos custos marginais, sem o risco de sofrer a concorrncia de
cpias fornecidas por terceiros (free riders)1. O efeito free rider esclarecido por Ariel Katz (2007):
O investimento necessrio para a criao de bens intelectuais normalmente elevado
comparado com o custo marginal muito pequeno para usar ou produzir cpias adicionais.
Portanto, se o uso ou a cpia forem livres para todos, o preo iria aproximar-se do custo
marginal. Mas, como o custo marginal menor do que o custo mdio, o inventor no seria capaz
de recuperar o investimento inicial e, consequentemente, iria deixar de fazer o investimento.
Como podem excluir terceiros do produto, os inventores podem afetar artificialmente a
disponibilidade de bens no mercado, permitindo que os preos dos bens intelectuais aumentem e
que o investimento inicial seja recuperado
O prmio de exclusividade atribudo pelo ordenamento jurdico atividade inventiva, como coloca Calixto Salomo Filho
(2006), nada mais faz do que privilegiar o esforo e estimular a concorrncia. A patente somente pode ser obtida a partir da
realizao de investimentos em pesquisa e desenvolvimento, de maneira que o requisito de inventividade para a concesso de
patentes torna-se um verdadeiro estmulo produo cientfica, coibindo a ao dos free riders. A exigncia de
inventividade, nesse sentido, no mera motivao para a concesso de monoplio artificial legtimo, mas condio para que
se evite a explorao anticoncorrencial e monopolista do Direito Industrial (Salomo Filho, 2006).
Todavia, tal concluso no to simples, medida que uma das preocupaes mais centrais do Direito da Concorrncia
justamente a de combater condutas que distoram os preos a partir de restries na oferta. A compreenso de que o direito
Antitruste deve buscar uma situao de concorrncia perfeita, caracterizado pela equivalncia entre preos e custos
marginais, comum sobretudo na primeira metade do sculo XX, acabou produzindo o afastamento de questes relevantes no
que toca inovao (Schumpeter, 2014). Observe-se, todavia, que apesar de a exclusividade produzida pela propriedade
intelectual prejudicar a concorrncia ao reduzir a eficincia dos mercados, proporciona ganhos em eficincia dinmica ao
estimular a concorrncia pela inovao (Sullivan; Grimes, 2006).
Dessa forma, entende-se que necessrio afastar o ponto de vista segundo o qual a concorrncia e a propriedade intelectual
so sistemas normativos conflitantes para dar lugar ideia de que so, na verdade, complementares, medida que ambas as
searas pretendem fomentar o bem-estar econmico da populao atravs do incentivo inovao, controlando-se
reciprocamente para que cumpram corretamente seus objetivos.
A complexa relao estabelecida entre o Direito da Concorrncia e a Propriedade Intelectual adquire novos contornos na
sociedade da informao, medida que no servem somente ao atendimento de interesses privados, mas tambm do interesse
pblico, medida que a tecnologia e o acesso informao tornam-se bens essenciais para a vida em sociedade e para a
atividade econmica. Como bem colocou Calixto Salomo (2006), os sistemas de proteo de patente e de marca no mais
servem a um objetivo protecionista estatal. Na era ps-revoluo industrial, sua relevncia pblica est exatamente em
constituir meio poderoso de proteo e estmulo concorrncia.
AS PATENTES ESSENCIAIS A PADRES TECNOLGICOS
Como j se comentou, a propriedade intelectual um elemento importante do desenvolvimento, fornecendo incentivos
econmicos inovao atravs da concesso de exclusividade e constituindo posio jurdica diferenciada a seu titular, capaz
de explorar seu invento atravs da coibio do uso no autorizado e da possibilidade de licenciamento. Segundo Barral e
Pimentel (2007, p. 12), a propriedade intelectual prpria da atividade empresarial organizada, pois sua produo gera
servios que so importantes para o sustento de pessoas na sociedade e ajuda a identificar produtos ou obras quanto sua
procedncia e qualidade.
por essa razo que, para que a propriedade intelectual alcance o objetivo de fomento pesquisa e ao desenvolvimento,
preciso que se estabelea uma estrutura normativa capaz de promover tais valores de forma eficaz. A transformao constante

1
Lilla, 2014.

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da realidade social impe que o direito constantemente modifique suas disposies normativas com vistas a atualizar-se a
partir dos fatores influentes sobre os rumos dos diversos setores da economia, dentre eles o tecnolgico (Aranha, 2014).
Segundo Marcio Iorio Aranha, a velocidade de transformao tecnolgica um dos fatores de desestabilizao do sistema
normativo (Aranha, 2014), de maneira que [a] poltica pblica setorial depende [...] do conhecimento setorial para produzir
regramentos viveis (Aranha, 2014). A especificidade dos setores regulados requer o desenvolvimento de estruturas
especializadas e estruturadas para o acompanhamento conjuntural das atividades reguladas, devendo o desenvolvimento
tecnolgico ser supervisionado para orientar os desgnios dos atores do mercado e, assim, caminhar na direo do interesse
pblico (Aranha, 2014).
A necessidade de acompanhamento conjuntural do desenvolvimento tecnolgico adquire contornos de acentuada magnitude
quando a perspectiva dinmica do ordenamento jurdico se depara com os desafios da sociedade globalizada, que exige a
adaptao do sistema normativo mediante a uniformizao internacional, cujo efeito intensificador da superao das
fronteiras nacionais gera a cogitao de um direito global (Aranha, 2014). O conhecimento setorial desenvolvido pelos
pases seria, nesse sentido, o aspecto capaz de atribuir eficincia aos padres normativos uniformes globais, sofisticando o
gerenciamento normativo da realidade (Aranha, 2014) 2.
Nesse sentido, no incomum que os agentes econmicos, no intuito de criar e fortalecer novos mercados, renam-se para
criar padres tecnolgicos comuns que permitam a interoperatividade de diversos produtos e servios. No mbito
internacional, o estabelecimento de padres tecnolgicos realizado por entidades normatizadoras so ambiente tecnolgico
coletivo no qual transitaro os diversos agentes que utilizarem determinada tecnologia (Barbosa, 2014).
O estabelecimento de padres tecnolgicos , ainda, de grande valia para o consumidor, cujo acesso tecnologia em questo
facilitado quando os produtos sua disposio podem ser interoperveis. A doutrina das essential facilities, portanto, pode
ser um bom eixo de explicao terica das patentes essenciais, tendo em vista que coloca como regra jurdica o
compartilhamento obrigatrio atravs de negociao compulsria de bens considerados nicos e raros (Lipsky, Sidak, 1999)3.
A formao de padres amplamente favorvel aos negcios dos detentores de patentes, fornecendo incentivos ainda mais
atrativos medida que garante o licenciamento das invenes em termos justos e aumenta em grande medida o alcance do
mercado consumidor, compensando o risco que correm os titulares de direitos de exclusividade ao exporem suas invenes a
um nmero maior de agentes (Lim, 2014). A criao de padres tecnolgicos , vale notar, medida fomentadora da
concorrncia, tendo em vista que mitiga a fora das chamadas blocking patents, patentes cuja difcil consecuo atravs da
negociao de licenciamento impede que agentes econmicos adentrem determinado mercado por no serem capazes de
alcanar uma tecnologia (Shapiro, 2001)4.
O fenmeno dos patent thickets (matagais de patentes) ou overlapping patentes (patentes sobrepostas) caracterstica
intrnseca das tecnologias complexas que fazem parte do dia a dia da sociedade contempornea, cuja consecuo depende no
de uma, mas de vrias patentes de inveno para que alcancem sua funcionalidade total. As patentes de inveno, nesse
contexto, no bastam por si prprias, somente fazendo sentido a partir de uma relao de complementariedade (Shapiro,
2001). Diante deste estado de coisas, os padres tecnolgicos procuram operacionalizar maneiras de garantir a utilizao
comum dessas patentes consideradas essenciais5.

2
Vale transcrever a lio do Prof. Marcio Aranha (2014): Disso tudo resulta a constatao de valorizao do momento dinmico presente
na implementao das polticas pblicas. No mais suficiente tratar a realidade com previses abstratas petrificadas em instrumentos
normativos perenes, que teoricamente absorveriam a maior parte da carga de litigiosidade. Hoje, necessrio que o Estado tra balhe com a
realidade mediante estabelecimento de metas variveis de acordo com as situaes que se pem A poltica p blica encontra-se espelhada na
evoluo de cada setor de atividades relevantes, constituindo um dos elementos necessrios para qualificao de tais atividad es em direo
produo de bem-estar.
3
Segundo Lipsky e Sidak (1999), a doutrina da essential facility no pode ser aplicada propriedade intelectual, uma vez que a noo de
compartilhamento compulsrio de monoplios artificiais garantidos por patentes seria completamente desvirtuada no que diz res peito aos
incentivos inovao. Todavia, tal compreenso no alcana as peculiaridades das patentes essenciais a padres tecnolgicos, situadas em
um contexto muito mais amplo de inovao na sociedade da informao, revelando um campo anteriormente oculto de eficincias e ganhos
em bem estar potencialmente presentes no compartilhamento de patentes.
4
Alm disso, a existncia de diversas patentes distribudas de maneira fragmentria que, porm, fazem parte de um padro tecno lgico,
pode acabar impondo o pagamento de royalties sobrepostos, cujos valores podem transformar-se em quantia desarrazoada que impea a
entrada de agentes no mercado. Ver, nesse sentido, Jones (2014).
5
Segundo o guia do European Telecommunications Standards Institutes (ETSI) para questes relativas propriedade intelectual, um direito
essencial aquele includo em um padro de maneira que a implementao de tal padro fosse impossvel sem a utilizao deste bem
protegido, sendo o licenciamento a nica forma de evitar a violao do direito de exclusiva (ETSI, 2013).

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A operacionalizao dos padres essenciais pode se dar por diversas tcnicas de uso comum dos direitos de propriedade
intelectual. A primeira modalidade, o licenciamento cruzado (cross licensing)6, est pouco relacionada aos padres
tecnolgicos internacionais, medida que consiste basicamente de acordo bilateral de cooperao entre empresas detentoras
de patentes necessrias a ambas as partes, podendo inclusive ocorrer a ttulo gratuito, livre de royalties (Shapiro, 2001).
Alternativa a tal prtica seria o estabelecimento de pools de patentes (patent pools), acordos nos quais um conjunto de
patentes licenciado por seus detentores a qualquer agente disposto a pagar os royalties definidos contratualmente; ou
pacotes de licenas (package licenses), nos quais dois ou mais detentores de patentes definem os termos pelos quais
licenciaro seus direitos, dividindo proporcionalmente os rendimentos (Shapiro, 2001; Barbosa, 2014).
Os modelos acima descritos, todavia, apresentam problemas que podem resultar na excluso de concorrentes e dificultar a
criao de um padro comum a todo o mercado. Conforme nota o saudoso Professor Denis Borges Barbosa (2014), um dos
grandes problemas de estruturas como os pools de patentes que a juno colaborativa de um conjunto de agentes
econmicos cujo interesse converge para um s mercado pode, quase sempre, excluir terceiros do benefcio desse mercado.
Dessa forma, os integrantes do pool so capazes de utilizar o padro, porm aqueles que no contriburem estaro alijados do
mercado7.
A alternativa encontrada pelas grandes entidades internacionais de padronizao as Standard-setting organizations (SSOs)
como a Unio Internacional das Telecomunicaes (UIT, Internation Telecommunications Union ITU), a American
National Standards Institute (ANSI) ou o European Telecommunications Standard Institute (ETSI), que est relacionado ao
caos estudado no presente estudo foi o estabelecimento cooperativo de padres tecnolgicos, geralmente condicionados ao
estabelecimento de ofertas pblicas de licena aos interessados (Barbosa, 2014).
O licenciamento das patentes socializadas por meio dos padres internacionais cooperativos ser compulsrio, no podendo o
titular ou os titulares das patentes oporem-se inscrio de algum concorrente naquele padro, sob pena de desvirtu-lo ao
impor barreiras indevidas entrada. O fato de ser o licenciamento compulsrio, todavia, no pode ser um nus
demasiadamente pesado para os titulares dos direitos de propriedade intelectual e, de outro lado, no pode apresentar
encargos severos aos entrantes, sob pena de configurar-se a negativa de contratar de maneira indireta. por essa razo que as
SSOs exigem o oferecimento das patentes essenciais ao licenciamento sob termos justos, razoveis e no discriminatrios
(fair, reasonable and non-discriminatory FRAND).
Grande controvrsia emerge a partir do tema das licenas FRAND, razo pela qual, nos Estados Unidos e na Europa,
surgiram disputas judiciais sobre a real razoabilidade dos royalties devidos que foram denominadas smartphone wars (Lim,
2014). A litigiosidade de tal seara explicada em razo do substancial nmero de patentes presente nos dispositivos de
tecnologia mvel, que utilizam tecnologias no somente de telecomunicao, mas tambm de informtica, fotografia, entre
outras. A variedade das patentes presentes nesses dispositivos requer, sem dvida, o estabelecimento de padres e, por
conseguinte, a publicizao das patentes em nvel mais acentuado, aumentando assim a possibilidade de infrao a tais
direitos, o que requer uma maior clareza das obrigaes decorrentes dos termos FRAND (Lim, 2014).
As patentes essenciais a padres tecnolgicos recebem tratamentos diferenciados a depender da jurisdio em que so
aplicadas, pairando internacionalmente a regulao expedida pelos organismos padronizadores. A repercusso das patentes
especiais sobre o campo concorrencial, portanto, deve ser tutelada pelo antitruste de cada uma das jurisdies. Nas sees a
seguir, sero exploradas as possibilidades da regulao de tais patentes pelo Direito Concorrencial brasileiro com base no
primeiro caso desse tipo a ser analisado pela autoridade da concorrncia nacional.
O CASO APRECIADO PELO CADE
No mbito do Procedimento Preparatrio n 08700.008409/2014-00, a Superintendncia-Geral (SG) do Conselho
Administrativo de Defesa Econmica (CADE) 8 apreciou o primeiro caso envolvendo patentes essenciais a padres

6
Segundo Shapiro (2001), o cross licensing tem implicaes importantes na seara antitruste, tendo em vista que o estabelecimento de
acordos bilaterais de compartilhamento de direitos de propriedade intelectual, muitas vezes livres do pagamento de royalties, podem levar
coluso dos agentes contratantes, que podem aumentar os preos indevidamente em razo da anulao deste custo de transao.
7
A essencialidade das patentes contidas em determinado conjunto, conforme julgados j antigos da Federal Trade Commission, pode ser
aferida por um expert incumbido dessa funo, designado pelo rgo para tanto, como ocorreu nos casos em que foram apreciados os
padres das tecnologias MPEG (1997) e DVD (1998). Shapiro (2001) traz descrio detalhada de ambos os casos.
8
O Conselho Administrativo de Defesa Econmica uma autarquia federal vinculada ao Ministrio da Justia, regida pela Lei n
12.529/2011. O CADE composto pelo Tribunal Administrativo de Defesa Econmica (TADE), pela Superintendncia -Geral (SG) e pelo
Departamento de Estudos Econmicos (DEE). O rgo julgador mximo do CADE o tribunal administrativo, porm a Superintendncia -
Geral, rgo investigativo e acusatrio, dispe de competncia para instaurar procedimentos preparatrios de inquritos admin istrativos,
bem como para decidir pela insubsistncia de indcios de infrao ordem econmica, podendo assim arquivar os autos de inqu ritos
administrativos ou de procedimentos preparatrios (Lei n 12.529/2011, Art. 13, IV).

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tecnolgicos a chegar autoridade da concorrncia brasileira. A investigao partiu de representao apresentada pela
empresa TCT Mobile Telefones Ltda. (TCT), que acusava a empresa Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson (Ericsson) da prtica
das seguintes condutas: (i) abuso de direito de propriedade industrial; (ii) abuso de direito de petio (sham litigation); e (iii)
negociao coercitiva.
A empresa Ericsson, no caso em questo, era titular das patentes PI 9811615-09 e PI 9405405-3, ambas relacionadas ao
esforo internacional de implantao do padro 3GPP no mercado de telefonia mvel atravs de acordo com o Instituto
Europeu de Padres de Telecomunicao (European Telecommunications Standards Institute ETSI), celebrado no intuito
de contribuir para a estabilizao do referido padro tecnolgico.
A representao foi motivada por uma srie de aes inibitrias 10 movidas pela Ericsson com o objetivo de fazer cessar a
comercializao, fabricao, uso, oferecimento venda ou importao de aparelho telefnico mvel desenvolvido pela TCT,
que violaria a patente de titularidade da Ericsson. Alm disso, a Ericsson pediu, nas diversas aes que ajuizou, que os
produtos fossem removidos do mercado. Em duas das referidas aes, a Ericsson obteve tutelas liminares satisfativas, de
maneira que a TCT foi, de fato, impedida de comercializar o aparelho. Da a acusao de sham litigation: a TCT procurou
argumentar que a Ericsson apresentava as demandas judiciais com o objetivo de impedir seu acesso ao mercado e assim
limitar a concorrncia.
Sustentou a TCT, nos fundamentos de sua representao, que patentes de padres tecnolgicos como era o caso das
patentes em questo no podem servir de fundamento para tutelas inibitrias, tendo em vista a funo de harmonizao de
tecnologias e de facilitao do acesso ao mercado de determinados produtos, o que propicia concorrncia saudvel e, assim,
reduz os custos impostos aos consumidores.
A TCT argumentou, nesse sentido, que a Ericsson estaria apresentando aes judiciais de contedo discriminatrio e
excludente, com vistas a coagir a empresa a celebrar contrato de licena de uso da tecnologia patenteada. Segundo a TCT, as
demandas seriam indevidas, medida que a Ericsson teria cedido as patentes ao padro tecnolgico internacional,
concordando assim com as normas relacionadas sua adeso, de modo que no poderia obstar a utilizao da tecnologia
pelos seus concorrentes, mas somente exigir o recebimento de royalties razoveis e no discriminatrios.
A Ericsson, em sua defesa, alegou que as medidas judiciais adotadas foram levadas a cabo em face da prtica de holdout
perpetrada pela TCT. Holdout consiste em prtica anticoncorrencial caracterizada pela desconsiderao da existncia de
direitos de exclusividade patentria sobre determinada inveno para utiliz-la livremente, sem o pagamento de qualquer
contrapartida ao titular da patente. Tal prtica enseja a obteno de vantagem indevida por parte da empresa que comete o
holdout sobre seus concorrentes que observam corretamente os deveres atinentes ao pagamento de royalties aos titulares e
patentes essenciais a padro tecnolgico (Chien, 2014). A TCT, assim, estaria eliminando custos de transao
necessariamente observveis por todas as empresas pretendentes utilizao da tecnologia protegida, colocando-se como free
rider dos investimentos da Ericsson em pesquisa e inovao.
A anlise do caso realizada pela SG levou em conta, ainda, a existncia de demanda arbitral na International Chamber of
Commerce entre as partes para a resoluo do litgio relativo quantificao dos royalties, o extenso perodo de tempo que
levaram as negociaes entre as partes na tentativa de estabelecimento de acordo quanto remunerao da Ericsson e, por
fim, o efetivo licenciamento da tecnologia em termos FRAND com vrios outros compradores, fundamentos que a
Superintendncia entendeu capazes de evidenciar a razoabilidade das aes inibitrias ajuizadas pela Ericsson em face do uso
indevido da tecnologia pela TCT. No se demonstrou, segundo a SG, conduta deliberada para a excluso de qualquer
empresa do mercado atravs da prtica de preos abusivos, mas to somente uma dificuldade no estabelecimento de consenso
na negociao privada entre as partes sobre o valor dos royalties.
A deciso levou tambm em conta a ausncia de racionalidade econmica na suposta conduta da Ericsson de afastar
concorrente do mercado, medida que no concorria com a TCT no mercado de aparelhos ou dispositivos de telefonia
mvel. Segundo a SG, a no comercializao do produto da TCT causaria Ericsson maior prejuzo do que a aceitao de
acordo com baixo valor de royalties, no visualizando qualquer vantagem econmica Ericsson no caso concreto.

9
A designao atribuda patente no mbito do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) a seguinte: Processos e aparelhos
para reduzir espalhamento em um sinal digital de entrada que inclui uma primeira seqncia de valores de amostra.
10
A respeito da tutela inibitria no Direito Processual Civil brasileiro, ensina Luiz Guilherme Marinoni: A ao inibitria se funda no
prprio direito material. Se vrias situaes de direito substancial, diante de sua natureza, so absolutamente inviolveis, evidente a
necessidade de admitir uma ao de conhecimento preventiva. Do contrrio, as normas que proclamam direitos, ou objetivam proteger bens
fundamentais, no teriam qualquer significao prtica, pois poderiam ser violadas a qualquer momento, restando somente o res sarcimento
do dano. [...] A ao inibitria se volta contra a possibilidade do ilcito, ainda que se trate de repetio ou continuao. Ass im, voltada
para o futuro, e no para o passado. (Marinoni, 2004).

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Esclareceu a Superintendncia-Geral do CADE que a determinao do valor razovel e no discriminatrio a ser pago no
licenciamento de patente essencial a padro tecnolgico, bem como o uso indevido ou o bice utilizao de patente
constituem questo atinente ao direito contratual e ao direito de propriedade intelectual, a ser discutida na esfera judicial entre
os particulares envolvidos. Somente seria o caso de interveno da autoridade da concorrncia se houvesse imposio de
dificuldades de acesso patente tendo como alvo empresas concorrentes da empresa detentora do direito de exclusiva, de
sorte que o cerceamento da patente ou a imposio de termos desarrazoados ou discriminatrios poderia ter vis
anticompetitivo.
O cerne da deciso da SG, portanto, reside no fato de no serem as empresas concorrentes no mercado de telefonia celular,
no se visualizando racionalidade econmica que motivasse comportamento exclusionrio por parte da Ericsson. Por essa
razo, o procedimento preparatrio foi arquivado e o recurso administrativo interposto pela TCT foi considerado
improcedente.
POSSIBILIDADES DA REGULAO DAS PATENTES ESSENCIAIS PELO DIREITO BRASILEIRO
O ineditismo da deciso do CADE, a primeira do Brasil a analisar patentes essenciais a padres tecnolgicos, enseja a
reflexo acerca dos instrumentos de que dispe o ordenamento brasileiro para lidar com tais problemas. Nesta ltima seo
do presente estudo, sero analisados os parmetros normativos adotados pelo CADE e, ainda, as demais diretrizes jurdicas
que regem os padres essenciais e a licena compulsria no Brasil, procurando delinear o arcabouo normativo nacional a
esse respeito.
Como um mecanismo de restrio liberdade de concorrncia, a patente deve ser usada de acordo com sua finalidade
(Barbosa, 2010), de maneira que o abuso aos direitos de propriedade intelectual deve ser motivo para a mitigao de tais
direitos. As patentes so restries constitucionais livre concorrncia, devendo existir fundamento razovel para a sua
desconsiderao, como o caso do abuso de patente e do descumprimento da funo social de tal direito. O Tribunal
Constitucional Alemo, em precedente de 199511, colocou que a concesso de licena compulsria (die Erteilung der
Zwangslizenz) deve estar fundamentada em argumentos suficientemente capazes de mitigar a proteo constitucional da
patente, no havendo que se falar em execuo de obrigaes nesse sentido quando o interesse pblico da demanda puder ser
satisfeita com outra medidas.
O precedente do Bundesverfassungsgericht til para ilustrar a importncia da construo de parmetros racionais e
objetivos para a interveno estatal no direito patentrio, o que se aplica igualmente ao da autoridade da concorrncia. A
lei de propriedade industrial brasileira (LPI, Lei n 9.279/96) contm uma srie de disposies que regulam o licenciamento
compulsrio de patentes e que podem fornecer subsdios autoridade da concorrncia para a anlise de situaes correlatas.
No art. 72 da LPI, coloca-se que a licena compulsria somente pode se dar sem exclusividade, dispondo o licenciado de um
ano para o incio da explorao do objeto da patente, sob pena de cassao da licena. Os pedidos de licena compulsria so
acompanhados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, autarquia responsvel pela anlise das condies da licena
apresentada. O INPI responsvel pelo arbitramento da remunerao da licena, considerando as circunstncias de cada caso
e levando em conta o valor econmico da licena concedida (LPI, Art. 73, 6). O INPI emite deciso de mrito acerca da
razoabilidade das condies e do valor a ser pago. Vale lembrar que, apesar de estar na competncia do INPI a verificao de
ausncia de clusula de exclusividade, requisito legal da licena compulsria, a repercusso concorrencial de tais contratos
de competncia do CADE.
Segundo a Lei Antitruste brasileira (Lei n 12.529/2011), infrao ordem econmica aambarcar ou impedir a explorao
de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de tecnologia, parmetro normativo geral que orientou a deciso da
SG.
Os parmetros adotados pelo CADE para a aferio da ocorrncia de tentativa de afastamento de concorrente da explorao
da patente, passveis de universalizao e de reproduo jurisprudencial, so, em suma: (i) a existncia de negociao prvia
sobre os termos FRAND; (ii) a existncia de acordo de licenciamento com outras empresas; (iii) a racionalidade econmica
da conduta.
Observe-se, portanto, que ao CADE no incumbe qualquer considerao acerca das condies de contratao ou do preo dos
royalties, questo contratual a ser inicialmente resolvida no mbito privado e, depois submetida anlise tcnica do INPI.
Questo de fundamental relevo, mesmo em razo das peculiaridades do caso, so as hipteses nas quais vivel a propositura
de ao inibitria. No caso em tela, o CADE considerou que as aes inibitrias ajuizadas pela Ericsson eram legtimas e no
configuravam prticas anticoncorrenciais pelo fato de j haver negociao em curso que se estendia por longo perodo de
tempo e, ainda, pelo fato de estar a empresa em questo utilizando a tecnologia indevidamente.

11
Bundesverfassungsgericht, 05.12.1995, X ZR 26/92, Disponvel em:
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=BGH&Datum=05.12.1995&Aktenzeichen=X%20ZR%2026/92.

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Prata de Carvalho As patentes essenciais a padres tecnolgicos no direito brasileiro

importante trazer, ainda, deciso do Superior Tribunal de Justia (STJ) que fornece diretrizes suplementares a respeito da
legitimidade para apresentao de ao inibitria. O STJ, no Recurso Especial n 1.387.244/DF12, determinou, em caso
relacionado a uso indevido de marca, que a licena de uso gera o compromisso de o licenciado zelar pela integridade e
reputao da marca, sendo da essncia de tal direito que o seu uso respeito suas caractersticas, uma vez que a inobservncia
dos traos distintivos desvirtua a existncia da marca. Desse modo, entendeu o STJ que a no observncia de padres dos
produtos e servios pelo licenciado para o uso da marca demonstraria o uso indevido, autorizando assim a tutela inibitria
para impedir a utilizao.
claro que tal concluso se refere a atributos especficos dos direitos de marca, caracterizados por seu carter visual que,
inclusive, aspecto facilitador da padronizao da regulao e do registro de tais direitos. Todavia, do julgado proferido pelo
STJ pode-se extrair diretriz geral aplicvel ao direito da propriedade intelectual como um todo: o descumprimento dos termos
estabelecidos na licena de uso capaz de motivar o ajuizamento de ao inibitria.
CONCLUSO
O tema das patentes essenciais a padres tecnolgicos uma das grandes tendncias do movimento de modernizao da
propriedade intelectual a nvel mundial, razo pela qual importante o estudo dos passos iniciais de tal instituto no direito
brasileiro.
A deciso proferida pelo CADE, embora sinttica e sem posicionamento do Tribunal, informa ao mercado alguns dados
importantes acerca da forma de tratamento de tais questes pela autoridade da concorrncia brasileira, delineando os aspectos
concorrenciais a serem observados no mbito do licenciamento compulsrio por fora da adoo de padro internacional. A
segurana jurdica e o esclarecimento de tais parmetros normativos de fundamental importncia para o fomento ao
desenvolvimento tecnolgico, especialmente no mercado de telecomunicaes, caracterizado pela incidncia simultnea de
diversas patentes, detidas por vrios agentes econmicos.
No se pode esquecer, por fim, que a licena compulsria motivada pela adoo de padro tecnolgico internacional passa a
compor o rol de hipteses de licenciamento compulsrio no direito brasileiro, razo pela qual o seu estudo dogmtico no
mbito do direito de propriedade industrial tambm essencial.

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12
STJ, REsp 1387244/DF, Rel. Ministro JOO OTVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe
10/03/2014.

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