MARCA NOTORIA Y

RENOMBRADA Y LA
SUPERACIN DEL PRINCIPIO
DE ESPECIALIDAD

XIV Seminario Regional sobre propiedad

intelectual para jueces y fiscales de Amrica
Latina
Luis Antonio Soler Pascual

Magistrado Tribunal Marca Comunitaria Espaa

 I) Introduccin
O
Origen
i jjurisprudencial
i d i l germano d
de lla marca
notoria
Sentencias
S t i
de 1923 4711-,
de 1924
9 Odol-,
Odo ,
de1927 Salamander- y
de1945 Koh-i-Noor-.

La proteccin de la marca renombrada ms all

de la regla de especialidad es actualmente
actualmente uno
de los pilares bsico del Derecho Europeo de
marcas Fernndez Nvoa .
marcas-Fernndez-Nvoa-.
 I) Introduccin
R
Reconocimiento
i i t DiDirectiva
ti 89/104/CEE ((actual
t l
2008/95) y Reglamento 40/94 (actual 207/09):
mbitos de proteccin:
Registral
Validez de la marca registrada
g
Infraccin derecho de exclusiva-
La proteccin lo es en todos los casos
a) Del carcter distintivo y del renombre o
reputacin
b) Frente
F a la
l explotacin
l i desleal
d l l y all
perjuicio sin justa causa.
 II) Razones de la mayor
proteccin a la marca notoria
Marca, activo patrimonial e inversin.
g
En origen: a mayor
y notoriedad menor riesgo g de
confusin.
En la actualidad: mayor riesgo por asociacin o
vnculo en el caso tanto del riesgo directo por
consumidor superficial-
superficial o indirecto por
por
consumidor atento e informado- STJUE asunto
C-251/95,
C 251/95, (Sabel), asunto C-342/97,
C 342/97, Lloyds.
En este sentido STMC 30 abril 2013 (Camper)
 II) Razones de la mayor
proteccin a la marca notoria
JJustificacin:
tifi i razones d de jjusticia
ti i asociadas
i d a lla
lgica del derecho marcario donde la proteccin
se justifica por sus funciones Sancho
Sancho Gargallo
Gargallo-..
En la marca notoria se acentan estos fines.
Adems, mayor y riesgo g de perjuicio
j o
aprovechamiento desleal de la mayor
distintividad y de la reputacin. STJUE 375/97
General Motors
cuanto mayores sean el carcter distintivo y el
renombre de la marca anterior, ms fcilmente
podr admitirse la existencia de un perjuicio (ap
30)
 III) Regulacin internacional de
la marca notoria. CUP y ADPIC
Art 6 bis CUP: la proteccin que confiere lo es sobre la
consideracin de que a mayor notoriedad del signo,
mayor riesgo de confusin, pero no ms all del
principio
i i i d de especialidad.
i lid d
Previsin de proteccin de la marca notoria aunque no
estuviera registrada,
g , si lo estaba en algn
g p pas del CUP.
Acuerdos ADPIC. Tambin contienen una referencia a la
marca notoriamente conocida art 16- sealando que es
aquella que es conocida en el sector del pblico
pertinente, disponiendo que se aplique el art 6 CUP a
los servicios y extiende su proteccin ms all del
principio de especialidad si hay conexin entre bienes y
servicios y es probable que el uso lesiones los intereses
del titular de la marca.
 III) Regulacin de la marca
notoria en Iberoamrica
MXICO

COSTA RICA
COLOMBIA
DECISION 486
 IV) Notoriedad y superacin del principio de
especialidad en el Derecho Europeo.
Europeo Directiva
89/104/CEE (actual 2008/95)
a) Proteccin frente al registro de un signo idntico o similar y como
causa de nulidad del registro.
)
Art 4-4-a):
Asimismo, cualquier Estado miembro podr disponer que se
deniegue el registro de una marca o si est registrada, que se
declare su nulidad en los casos y en la medida en que:
a) la marca sea idntica o similar a una marca nacional anterior en
el sentido del apartado 2 y se solicite su registro, o haya sido
registrada, para productos o servicios que no sean similares a
aqullos para los que se haya registrado la marca anterior
anterior, cuando
la marca anterior goce de renombre en el Estado miembro de que
se trate y con el uso de la marca posterior realizado sin justa
, pretenda
causa,se p obtener una ventajaj desleal del carcter
distintivo o el renombre de la marca anterior o se pueda causar
perjuicio a los mismos
 IV) Notoriedad y superacin del principio de
especialidad en el Derecho Europeo.
Europeo Directiva
89/104/CEE (actual 2008/95)
b) Proteccin
P t i ffrente
t all uso por ttercero
Art 5-2 Directiva
Cualquier Estado miembro podr asi mismo disponer
que el titular est facultado para prohibir a cualquier
tercero el uso, sin su consentimiento, en el trfico
econmico, de cualquier signo idntico o similar a la
marca para productos o servicios que no sean similares
a aqullos para los que est registrada la marcamarca, cuando
sta goce de renombre en el Estado miembro y con la
utilizacin del signo realizada sin justa causa se
pretenda
t d obtener
bt una ventaja
t j desleal
d l ld dell carcter
t
distintivo o; del renombre de la marca o se pueda causar
perjuicio a los mismos.
 IV) Notoriedad y superacin del principio de
especialidad en el Derecho Europeo.
Europeo Directiva
89/104/CEE (actual 2008/95)
c) Idntica proteccin est conferida a la
marca Comunitaria
Reglamento 207/09
artt 8-5
8 5 motivos
ti d
denegacin
i relativos-
l ti
9
9-1-c)c) derechos
de ec os conferidos
co e dos por
po la
a marca.
a ca
 V) Concepto marca notoria.
Cuestin terminolgica
El TJUE en Sentencia General Motors asunto C-375/97
C 375/97 aclar:
La marca notoria debe conocerla una parte significativa del pblico
interesado por los productos o servicios amparados por ella.
En eel mismo
s o se
sentido
do S
STJUE
JU de 6 de ococtubre
ub e de 2009,
009, C
C-301/07
30 /0
(Pago)
"supone un cierto grado de conocimiento por parte del pblico
pertinente " (ap. 20).
Las expresiones marca
notoria,
marca conocida y marca que
goce de renombre constituyen una nica categora.
En la Directiva se reserva la expresin notoriamente conocida a
las marcas a las que no van ms all del principio de especialidad y
la expresin gocen de renombre a las que van ms all del
principio de especialidad art 4-4) y 5-2 Directiva-
STJUE 10 abril 2008
2008, asunto C-102/07
C 102/07, (Adidas/Marca Mode CV): en el
juicio de confusin ha de tenerse en cuenta el elevado carcter distintivo,
intrnseco y porqu son conocidas, de la marca anterior que disfrutan, si es
as, de mayor proteccin. (vide apt. 28 concepto riesgo confusin-, 29
factores para apreciarlo- y 39 apreciacin
apreciacin global-)
global-).
 VI) Anlisis del concepto de
notoriedad de una marca
L
La notoriedad
t i d d como h hecho
h ((requiere
i prueba.
b N No
hay autoridad a parte de la judicial con ocasin
de un proceso-
proceso que atribuya la notoriedad a una
marca)
La notoriedad como hecho jjurdico ((mayor
y
proteccin)
Elementos determinantes de la notoriedad (no
alternativos ni cumulativos STS
STS 23-7-12
23 7 12
Maristas-):
cuantitativos
cualitativos
 VII) Elementos cuantitativos.
Pronunciamientos judiciales TJUE

NDICE
Introduccin
Pronunciamiento judicial sobre los
elementos a valorar
Pronunciamiento judicial sobre tipologa
de pblico relevante
Pronunciamiento judicial sobre aspectos
cuantitativos
tit ti d
dell pblico
bli relevante
l t
 VII) Elementos cuantitativos.
Pronunciamientos judiciales TJUE
1. Criterios para determinar o inferir que una marca es notoria.
1.-
Recomendacin Conjunta relativa a Disposiciones Sobre la
Proteccin de las Marcas Notoriamente Conocidas (OMPI y CUP
1999)
G d d
Grado de conocimiento.
i i Q
Que lla marca sea conocida
id y llo sea en
crculos interesados relevantes. Conforme a la Recomendacin,
tales crculos lo sern al menos (cuota de mercado)
Los consumidores reales o potenciales
Los que participan en los canales de distribucin
Los crculos comerciales
D
Duracin,
i magnitudit d y alcance
l geogrfico
fi d dell uso d
de lla marca ((uso,
criterio muy pertinente segn la Recomendacin)
Duracin, magnitud y alcance geogrfico de cualquier promocin de
la marca
marca, incluyendo publicidad
publicidad, presentacin en ferias o
propaganda.
Duracin, magnitud y alcance geogrfico de cualquier registro y/o
solicitud de registro de la marca
El ejercicio satisfactorio de los Derechos sobre la marca, en
particular, el reconocimiento de la notoriedad por autoridades
competentes
 VII) Elementos cuantitativos.
Pronunciamientos judiciales TJUE
2
2.- Pronunciamientos
P i i t jjudiciales.
di i l
a) Pronunciamiento judicial sobre
elementos a valorar
STJUE de 6 de octubre de 2009, C-301/07
(Pago)
"el juez nacional debe tomar en consideracin
todos los elementos pertinentes de los autos,
es decir, en particular, la cuota de mercado
poseda por la marca, la intensidad, la
extensin geogrfica y la duracin del uso
uso, as
como la importancia de las inversiones
realizadas por la empresa para promocionarla "
(
(ap. 25).
)
 VII) Elementos cuantitativos.
Pronunciamientos judiciales TJUE
b) Pronunciamiento
P i i t judicial
j di i l sobre
b tipologa
ti l
pblico relevante
STJUE 375/97
El pblico entre el cual la marca anterior debe
h b adquirido
haber d i id renombre b es ell iinteresado
t d por
esta marca, es decir, dependiendo del producto
o del servicio comercializado
comercializado, podr tratarse del
gran pblico o de un pblico ms especializado,
por ejemplo,
ejemplo un sector profesional determinado .
(ap 24)
 VII) Elementos cuantitativos.
Pronunciamientos judiciales TJUE
c)) Pronunciamiento
P i i t judicial
j di i l sobre
b aspectos t
cuantitativos del pblico relevante
STJUE C-375/97
Ni la letra ni el espritu del artculo 5, apartado 2,
de la Directiva permiten exigir el conocimiento
de la marca por un determinado porcentaje del
pblico as definido. (ap 25)
El grado de conocimiento requerido debe
considerarse alcanzado cuando una parte
significativa del pblico interesado por los
productos o servicios amparados por la marca
anterior conoce esta marca. (ap 26)
 VIII) Elementos cualitativos
Valor asociado a la marca
Proyeccin por parte del pblico de expectativas acerca de buena calidad
de productos o servicios designados por la marca.
Capacidad para condensar la reputacin o goodwill ms all de los
productos originales.
Incorpora este valor un signo notorio a otro nuevo y posterior, hacindolo
a su vez notorio?.
S b lla ttransmisin
Sobre i i d de lla notoriedad
t i d dd dell signo
i se h
ha di
dictado
t d
recientemente por el Tribunal de Marca Comunitario -STMC 5 julio 2013
caso Oreo-, resolucin poniendo de relieve que ello es posible si concurren
las circunstancias que justifiquen la transmisin de la informacin relevante
d lla marca all nuevo signo:
de i la
l iinclusin
l i en ella
ll d
dell elemento
l t
denominativo OREO como elemento claramente predominante,
fundamental en el signo, con una disposicin absorbente en el conjunto
(grandes letras, en el centro del envase),
(g ) acompaada,
p adems, de la
representacin de dos galletas OREO (marca notoria, como hemos
afirmado tambin con anterioridad), son datos que permiten inferir un
conocimiento generalizado de la marca por parte del consumidor relevante,
al igual
g q
que ste lo tiene tanto del elemento denominativo OREO como de
la marca tridimensional consistente en la forma del producto OREO.
 IX) El elemento territorial.
Pronunciamientos judiciales TJUE
a)) Marca
M notoria
t i nacional
i l
STJUE C-375/97
En el mbito territorial, el requisito se cumple
cuando, segn los trminos del artculo 5,
apartado
t d 2
2, d
de lla Di
Directiva,
ti lla marca goza d
de
renombre en el Estado miembro. Al no
proporcionar la disposicin comunitaria
precisiones en este sentido, no puede exigirse
que el renombre exista en todo el territorio del
Estado miembro. Basta con que exista en una
parte sustancial de ste. ((ap
p p 28))
 IX) El elemento territorial.
Pronunciamientos judiciales TJUE
a) Marca notoria nacional (2)
STJUE 22 de noviembre de 2007 Asunto C-328/06 (Peticin de
decisin prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil n 3 de
Barcelona) La cuestin planteada se refiere nicamente al alcance
Barcelona).
geogrfico de la notoriedad de una marca anterior conforme a la
Directiva 89/104.
no ppuede exigirse
g q
que la notoriedad exista en todo el territorio
del Estado miembro sino que basta con que exista en una parte
sustancial de ste (vase, por analoga, la sentencia de 14 de
septiembre de 1999, General Motors, C-375/97, Rec. p. I-5421,
apartado 28
28, en relacin con el concepto afn de renombre de
una marca, con respecto al cual el artculo 5, apartado 2, de la
Directiva remite tambin a una apreciacin en el Estado
miembro).) ((ap.
p 17))
Y aclara
el sentido dado comnmente a los trminos utilizados en la
p
expresin en un Estado miembro se opone
p aq
que dicha expresin
p
se aplique a una notoriedad limitada a una ciudad y su entorno que
no constituiran, conjuntamente, una parte sustancial de un Estado
miembro (ap. 18)
 IX) El elemento territorial.
Pronunciamientos judiciales TJUE
b) marca notoria comunitaria

STJUE 6 octubre de 2009, Asunto C-301/07 C 301/07 (Pago)

El artculo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE)
n 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993,
sobre la marca comunitaria,
comunitaria debe interpretarse en el
sentido de que, para gozar de la proteccin prevista en
dicha disposicin, una marca comunitaria debe ser
conocida por una parte significativa del pblico
interesado en los productos o los servicios amparados
por ella, en una parte sustancial del territorio de la
C
Comunidad
id d EEuropea, y que, tteniendo
i d en cuenta t llas
circunstancias del asunto principal, puede considerarse
que el territorio del Estado miembro de que se trate es
una partet sustancial
t i ld
dell tterritorio
it i d de lla C
Comunidad.
id d
 X) Marca notoria e infraccin. Vnculo e
identificacin de conductas no toleradas
NDICE
Vnculo e infraccin
Concepto
C t
Pronunciamientos judiciales sobre el vnculo
El vnculo como condicin de la infraccin
Conductas infractoras. Pronunciamientos
judiciales sobre conductas no toleradas.
Dilucin.
Dil i Definicin
D fi i i y caracterizacin
t i i del
d l perjuicio
j i i all
carcter distintivo
Difuminacin o degradacin. Definicin y
caracterizacin del perjuicio al renombre de la marca
o goowill
Parasitismo o free-riding. Definicin y caracterizacin
de ventaja desleal del carcter distintivo o de la
reputacin condensada por la marca
 X) Marca notoria e infraccin. Vnculo e
identificacin de conductas no toleradas
1) Vnculo e infraccin.
infraccin
a) Concepto
STJUE 375/07, General Motors de 14 de septiembre de
1999
a diferencia del artculo 5, apartado 1, el artculo 5,
apartado 2,
2 de la Directiva protege las marcas
registradas para productos o servicios no similares, el
primer requisito que impone implica un cierto grado de
conocimiento de la marca anterior entre el pblico
pblico. En
efecto, slo en el supuesto de que la marca sea
conocida en grado suficiente, el pblico, confrontado con
l marca posterior,
la t i podr,d en su caso, iincluso
l para
productos o servicios no similares, establecer una
relacin entre ambas marcas y, como consecuencia de
ello,
ll podr
d resultar
lt perjudicada
j di d lla marca anterior.
t i ((ap 23)
 X) Marca notoria e infraccin. Vnculo e
identificacin de conductas no toleradas
b) Pronunciamientos judiciales sobre el vnculo
STJUE de 10 de abril de 2.008, asunto C-102/07 (Adidas AG-Marca Mode
CV)
basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre
tenga como efecto que el pblico pertinente establezca un vnculo entre el
signo y la marca" (ap. 41).
STJUE 18 junio 2009, asunto C-487/07 (LOreal)
no se exige
g que el ggrado de similitud entre el signo
g utilizado por el tercero
y la marca de renombre sea tal que exista, para el pblico pertinente, un
riesgo de confusin. Basta que el grado de similitud entre el signo y la
marca de renombre tenga como efecto que el pblico pertinente establezca
un vnculo entre el signo
g y la marca
STJUE de 27 de noviembre de 2008 ("Intel-CPM")
por el uso de dicha marca, ms probable ser que, ante una marca
posterior idntica o similar, el pblico pertinente evoque la marca anterior
C
Cuandod ms ffuerte
t sea ell carcter
t didistintivo
ti ti d de lla marca anterior,
t i bi bien sea
intrnseco o haya sido adquirido por el uso de dicha marca, ms probable
ser que, ante una marca posterior idntica o similar, el pblico pertinente
evoque
q la marca anterior ((ap.p 54))
"el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor
medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz,
equivale a la existencia de dicho vnculo" (ap. 60)
 X) Marca notoria e infraccin. Vnculo e
identificacin de conductas no toleradas
c) El vnculo como condicin de la infraccin
STJUE 18 de junio de 2009 (L'Oreal)
La existencia de dicho vnculo en la mente del pblico constituye
una condicin necesaria pero insuficiente
insuficiente, por s misma
misma, para que
se aprecie la existencia de una de las infracciones contra las que el
artculo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 -equivalente al art.
9.1.c RMC- g garantiza la p
proteccin a favor de las marcas de
renombre " (ap. 37).
STS 30 mayo 2013 Tupperware/tuppersex-
dicha mayor y proteccin
p reconocida a la marca notoria p presupone
p
un determinado grado de similitud entre las confrontadas, de modo
que el pblico pertinente establezca una relacin o vnculo entre
ellas, sin confundirlas; es decir, no se exige un grado de similitud tal
entre los signos que permita afirmar el riesgo de confusin
confusin, pero s
que todos los factores pertinentes permitan afirmar un cierto vnculo
entre ellos, suficiente para causar alguno de los perjuicios que
jjustifican la p
proteccin
 X) Marca notoria e infraccin. Vnculo e
identificacin de conductas no toleradas
2) Conductas infractoras
infractoras. Pronunciamientos judiciales sobre las conductas no
toleradas. Infracciones.
a) Aprovechamiento ilcito del carcter distintivo esto es, la obtencin de
ventaja por el tercero, originada por la transferencia de la imagen de las marcas
notorias de la demandante a los servicios distinguidos con las similares de la
demandada, de modo que su comercializacin resulte facilitada por dicha asociacin
co las anteriores notoriamente conocidas (STS 30 mayo 2013)
b) Aprovechamiento ilcito de la reputacin o goodwill que condensa la marca
notoria
c) Perjuicio para el carcter distintivo de la marca notoria esto es, para
provocar dilucin o debilitacin de su capacidad para identificar, como procedentes
de su titular, los productos o servicios para los que haban sido registradas, al no
provocar la asociacin inmediata con ellos ((STS 30 mayo
p y 2013))
d) Perjuicio para la reputacin o renombre de la marca esto es, la
degradacin o merma del poder de atraccin vinculado a aqul (STS 30 mayo 2013)

STJUE 18 de junio de 2009 (L'Oreal)

(L Oreal)
Basta que concurra uno solo de estos tres tipos de infracciones para que resulte
aplicable el artculo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 (vase, en este sentido, la
sentencia Intel Corporation, antes citada, apartado 28). (ap 42)
 X) Marca notoria e infraccin. Vnculo e
identificacin de conductas no toleradas
1) Dilucin -STJCE
STJCE 18 de junio de 2009 (L'Oreal)-
(L'Oreal)
Definicin y caracterizacin del perjuicio al carcter distintivo:
"En lo relativo al perjuicio causado al carcter distintivo de la marca,
denominado igualmente dilucin,
dilucin menoscabo o difuminacin
difuminacin,
dicho perjuicio consiste en la debilitacin de la capacidad de dicha
marca para identificar como procedentes de su titular los productos
o servicios ppara los q
que se registr,
g , yya q
que el uso del signo
g idntico
o similar por el tercero da lugar a la dispersin de la identidad de la
marca y de su presencia en la mente del pblico. As sucede, en
particular, cuando la marca, que generaba una asociacin
inmediata con los productos o servicios para los que se registr
registr,
deja de tener este efecto" (ap. 39).
 X) Marca notoria e infraccin. Vnculo e
identificacin de conductas no toleradas
2) Difuminacin o degradacin - STJCE 18 de junio de 2009 (L (L'Oreal)
Oreal) -
Definicin y caracterizacin del perjuicio al renombre de la marca o goodwill
"En lo que respecta al perjuicio causado al renombre de la marca, tambin
denominado con los trminos difuminacin o degradacin, tal perjuicio se
produce cuando los productos o servicios respecto de los cuales el tercero usa el
signo idntico o similar producen tal impresin en el pblico que el poder de
atraccin de la marca anterior resulta mermado. El riesgo de ese perjuicio puede
resultar, en particular, del hecho de que los productos o servicios ofrecidos por el
tercero posean una caracterstica o una cualidad que puedan ejercer una influencia
negativa sobre la imagen de la marca" (ap. 40).
Pronunciamientos judiciales sobre la difuminacin
STJUE Asunto C-59/08, (Dior-Copad)
Pues
Pues bien,
bien como destaca el Abogado General en el punto 31 de sus conclusiones
conclusiones,
la calidad de los productos de prestigio, como los que son objeto del litigio principal,
resulta no slo de sus caractersticas materiales sino tambin del aura y de la
imagen de prestigio que les confieren una sensacin de lujo (ap. 24)
De
De ello se sigue que no se puede excluir que la venta de productos de prestigio por
licenciatario a terceros que no forman parte de la red de distribucin selectiva afecte
a la propia calidad de estos productos, de manera que, en semejante supuesto, una
clusula contractual que prohba dicha venta deba considerarse comprendida en el
artculo 8,, apartado
p 2,, de la Directiva ((ap.
p 30))
 X) Marca notoria e infraccin. Vnculo e
identificacin de conductas no toleradas
3) Parasitismo o free
free-riding
riding STJCE 18 de junio de 2009 (L (L'Oreal)
Oreal)
Definicin y caracterizacin de ventaja desleal del carcter distintivo o de la
reputacin condensada por la marca.
el concepto de ventaja desleal del carcter distintivo o del renombre de la marca
tambin designado con los trminos parasitismo y de free
free-riding-
riding no se vincula al
perjuicio sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del
signo idntico o similar. Dicho concepto incluye, en particular, los casos en los que,
gracias a una transferencia de la imagen de la marca o de las caractersticas
proyectadas por sta hacia los productos designados por el signo idntico o similar
similar,
existe una explotacin manifiesta de la marca de renombre
Pronunciamiento sobre el significado de la deslealtad de la ventaja
STJCE 18 de junio de 2009 (L'Oreal)
A
A este respecto ha de precisarse queque, cuando un tercero pretenda aprovecharse de
una marca de renombre mediante el uso de un signo similar a sta para beneficiarse
de su poder de atraccin, de su reputacin y de su prestigio, y explotar el esfuerzo
comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de
sta sin ofrecer a cambio compensacin econmica alguna y sin hacer ningn tipo
de esfuerzo a estos efectos, debe considerarse que la ventaja obtenida del carcter
distintivo o del renombre de dicha marca mediante tal uso es desleal
 XI) Otros pronunciamientos sobre marca
notoria en la doctrina TJUE
1.- STJUE de 9 de enero de 2003
1 2003, CC-292/00
292/00 (Davidoff) doctrina reiterada asuntos
C-408/01 (Adidas) y C-487/07 (LOreal)
no puede hacerse de dicho artculo una interpretacin que d lugar a una proteccin
de las marcas de renombre que sea menor en caso de uso de un signo para
productos o servicios idnticos o similares que en caso de uso de un signo para
productos o servicios no similares" (ap. 25).
Es decir, la proteccin de marcas renombradas se aplica no slo a productos o
servicios dispares sino tambin respecto de productos o servicios que sean idnticos
o similares a aqullos para los que se haya registrado la marca
marca.
2.- STJUE de 18 de junio de 2009, C-487/07 (LOreal)
La mayor proteccin de la marca notoria
el artculo 5 apartado 2 de la Directiva 89/104 establece, a favor de las marcas de
renombre una proteccin ms extensa que la regulada en el apartado 1 de dicho
renombre,
artculo 5.
3.- STJUE de 23 de octubre de 2003, C-408/01 (Adidas)
la proteccin que confiere el artculo 5 apartado 2 de la Directiva, no est
supeditada
dit d a que se constate
t t un gradod de
d similitud
i ilit d entre
t ell signo
i y lla marca d
de
renombre (y) que exista, para el pblico pertinente, un riesgo de confusin entre
ambos. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga
como efecto que el pblico pertinente establezca un vnculo entre el signo y la marca
Por tanto,
tanto para que exista similitud en el caso de las marcas notorias basta un mero
vnculo. Dicho de otro modo, el concepto de grado de similitud entre signos es
distinto que en el caso de las marcas ordinarias
 XII) La marca notoria en la Ley
de Marcas espaola
a)) Registro
R i t
Prohibicin de registro
g de signos
g idnticos
y en caso de riesgo de confusin art 6
LM-
Marca anterior art 6-2-d) Las marcas no
registradas que en la fecha de
presentacin o prioridad de la solicitud de
la marca en examen sean notoriamente
conocidas en Espaa en el sentido del
artculo 6 bis del Convenio de Pars
Pars.
 XII) La marca notoria en la Ley
de Marcas espaola
La marca notoria en la Ley de Marcas

Prohibicin de registro ms all del principio de especialidad (slo

respecto de los registrados)
art 8-1 LM-
No podr registrarse como marca un signo que sea idntico o
semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se
solicite su registro para productos o servicios que no sean similares
a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser stos
p
notorios o renombrados en Espaa, , el uso de esa marca pueda
p
indicar una conexin entre los productos o servicios amparados por
la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese
uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento
indebido o un menoscabo del carcter distintivo o de la notoriedad o
renombre de dichos signos anteriores.
 XII) La marca notoria en la Ley
de Marcas espaola
Art 8-2
8 2 concepto marca notoria
A los efectos de esta Ley, se entender por marca o nombre
comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duracin,
intensidad o alcance geogrfico de su usouso, valoracin o prestigio
alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean
generalmente conocidos por el sector pertinente del pblico al que
se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen
di h marca o nombre
dicha b comercial.
i l L
La proteccin
t i otorgada
t d en ell
apartado 1, cuando concurran los requisitos previstos en el mismo,
alcanzar a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto
ms diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la
marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del
pblico o en otros sectores relacionados.
p marca renombrada
Art 8-3 concepto
Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el
pblico en general, se considerar que los mismos son
renombrados y el alcance de la proteccin se extender a cualquier
gnero
de
d productos,
d t servicios
i i o actividades.
ti id d
 XII) La marca notoria en la Ley
de Marcas espaola
b) Proteccin
P t i ded la
l marca notoria
t i en caso de d
infraccin. LMITES
Marca notoria registrada.
registrada Ius prohibendi art
art 34-2 LM-
Marca notoria no registrada.
Ius p
prohibendi limitado a los supuestos
p a)) y b)) art 34-2 LM
(prohibicin de identidad y de riesgo de confusin)
No proteccin, sin registro, ms all del principio de especialidad.
Proteccin slo va competencia desleal
art 6 LCD si hay riesgo de confusin,
-art 12 LCD si el uso comporta aprovechamiento de la
reputacin ajena.
 XIII) La marca notoria en el Reglamento
de Marca comunitaria
Idntica regulacin pero sin el planteamiento de
la marca no registrada.
En el sistema comunitario no existe la marca
comunitaria no registrada
g art 6 RMC- ((salvo a
los efectos de oposicin al registro amparada
por derecho nacional art 8-4 RMC).
Slo se adquiere por registro, sin excepcin a
favor del nacimiento de la marca comunitaria
por virtud de la notoriedad del signo.
 XIV) La prueba del carcter
notorio de la marca
a) Principios
Necesidad de la prueba es un hecho-
Principio dispositivo art
art 216, 281 y ss LEC
LEC-
Gramen probatorio art 217 LEC-
Prueba de la notoriedad art 8-2 LM-
STJUE 22 de junio de 1999 C-342/97 (Lloyds)
para determinar el carcter distintivo de la marca y, por
consiguiente evaluar si posee un elevado carcter
consiguiente,
distintivo, el rgano jurisdiccional nacional debe apreciar
globalmente la mayor o menor aptitud de la marcala
cuota de mercadola
mercado la intensidad,
intensidad la extensin
geogrfica y la duracin del usola importancia de las
inversiones hechas por la empresa para promocionarla,
la proporcin de los sectores interesados que identifica
los productos o servicios.
 XIV) La prueba del carcter
notorio de la marca
b) Medios probatorios especficos
especficos.
STJUE 22 de junio de 1999 C-342/97 (Lloyds)
Reconoce la utilidad probatoria de las declaraciones de las Cmaras de
Comercio e Industria y de otras asociaciones profesionales considerandos
considerandos
22 y 23-
Han sido valorados por STMC de 4 febrero 2009 (asunto Bhudda Bar)
STJUE de 16 de julio de 1998 reconoce por vez primera el papel de los
sondeos
d d
de opinin
i i como iinstrumentos
t t probatorios
b t i
Recomendaciones conjuntas OMPI/CUP se establece de forma expresa
que el grado de conocimiento o reconocimiento de una marca pueda
determinarse mediante
Encuestas a los consumidores
Sondeos de opinin
Con la Leyy de Enjuiciamiento
j Civil vigente,
g es dable p
presentar
Estudios demoscpicos
Sondeos de opinin
Anlisis de mercado
 XIV) La prueba del carcter
notorio de la marca
L
La prueba
b ddell carcter
t notorio
t i dde lla marca
STMC 16 octubre 2012 (asunto Cegasa-Proin).
Concepto encuesta:
una encuesta es una tcnica de investigacin de
cuestiones dirigidas
g a una muestra representativa
p de
poblacin o instituciones, con el fin de conocer estados
de opinin o hechos especficos, una investigacin
realizada sobre una muestra de sujetos representativa
de un colectivo mas amplio, que se realiza utilizando
procedimientos estandarizados de interrogacin con
i t
intencin
i dde obtener
bt mediciones
di i cuantitativas
tit ti d
de una
gran variedad de caractersticas objetivas y subjetivas
de la poblacin
 XIV) La prueba del carcter
notorio de la marca
La prueba del carcter notorio de la marca
marca.
Algunos pronunciamientos sobre los estudios de mercado y sondeos de
opinin.
STMC Caso Oreo:
Las dos certificaciones de la Federacin Espaola de
Asociacionesconcluyen diciendo que la marca tridimensional que nos
ocupa es notoriamente conocida en el sector galletero espaol. Prueba
intil e insuficiente
insuficiente, pues ni se indican las fuentes que han permitido llegar a
tal conclusin ni el conocimiento lo predican del pblico interesado o
relevante (los consumidores de galletas) sino de un mbito profesionalizado
(el sector galletero espaol).
Esta
E t falta
f lt de
d aportacin
t i es relevante
l t (la
(l ffacilidad
ilid d y di
disponibilidad
ibilid d
probatoria son plenas por la demandante, art. 217 LEC) pues no es dable
sustituir la apreciacin de la notoriedad (como concepto jurdico) que ha de
hacer el Tribunal p por la apreciacin
p q
que ppuedan hacer asociaciones de
diversa ndole. Las certificaciones de notoriedad marcaria emitidas por esas
asociaciones, para que vean incrementada su fuerza a los efectos de la
acreditacin de aqulla, deben indicar las fuentes que permiten alcanzar
esa conclusin,, correspondiendo
p a la p
parte,, si la certificacin no las
incorpora, aportarlas al procedimiento, a fin de no hurtar al Tribunal la
posibilidad de confrontarlas con la certificacin que se basa en ellas.
 XV) DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS
NOTORIAMENTE CONOCIDOS EN EL
ACUERDO CARTAGENA

Concepto legal:
Artculo 224.- Se entiende por signo
distintivo notoriamente conocido el que fuese
reconocido como tal en cualquier Pas
Miembro por el sector pertinente.
Regulacin legal
TT XIII Decisin 486