SRIE SOBRE LA GESTIN DE ACTIVOS DE PI

Manual de la OMPI
de redaccin de
solicitudes de patente
Imagen de portadas:
Scientific American;
Molinos Nuevos (Museo Hidraulica), Murcia, Spain;
www.waterhistory.org;
Dr Monzur Ahmed;
Schiler at Experimentarium, Denmark.
SRIE SOBRE LA GESTIN DE ACTIVOS DE PI

Manual de la OMPI
de redaccin de
solicitudes de patente
2

PREFACIO
En respuesta a un pedido de sus Estados miembros, la Secretara de la OMPI comenz hace cuatro aos a estudiar
la repercusin prctica de la falta de buenos redactores de solicitudes de patente en la aptitud de los inventores para
utilizar el sistema de propiedad intelectual y, por ende, participar en los beneficios econmicos de la propiedad inte-
lectual. Tras estudiar y analizar el tema se pudo confirmar que en ese mbito era necesario crear y reforzar capaci-
dades, necesidad que tambin reconocen los Estados miembros que cada vez con mayor frecuencia solicitan a la
Organizacin que ejecute programas de creacin y fortalecimiento de capacidad en el mbito de la redaccin de
solicitudes de patente. El presente Manual de redaccin de solicitudes de patente fue elaborado como resultado
de esa necesidad. Su realizacin estuvo a cargo de expertos en la materia y su contenido ha sido examinado y pro-
bado en programas de formacin celebrados con anterioridad a la publicacin del Manual, cuyo propsito es asis-
tir a los inventores y a quienes les suministren servicios de asesoramiento a adquirir la competencia tcnica necesa-
ria para preparar y presentar solicitudes de patente, sin soslayar la capacidad para redactar las reivindicaciones que
tan importantes son puesto que determinan el alcance y la cobertura de la proteccin que se obtiene al conceder-
se la patente.

La OMPI querra manifestar su agradecimiento al autor principal de esta obra, el Sr. Thomas Ewing (Estados Unidos
de Amrica) por haber compartido los conocimientos que ha adquirido como abogado especializado en patentes,
as como por sus denodados esfuerzos en preparar material de formacin para cursos concebidos en torno a este
Manual, y por haber actuado como enseante. Tambin queremos dejar constancia de los valiosos aportes recibidos
de Carlos Olarte (Colombia), Kanika Radhakrishnan (India/EE.UU.), Markus Engelhard (Alemania), Wendy Herby
(EE.UU.), Karuna Jain (India), Emmanuel Jelsch (Suiza), Sorin Schneiter (Suiza), Douglas Weinstein (EE.UU.), Takashi
Fujita (Japn), Karl Rackette (Alemania), Samuel Le Cacheux (Francia), Valrie Gallois (Francia), Albert Jacobs (EE.UU.)
as como de varios funcionarios de la OMPI. La Organizacin tambin queda agradecida a la Red Universitaria
Internacional de Ginebra (GIAN) por el apoyo financiero brindado para la elaboracin y las pruebas de esta publica-
cin y del material de formacin conexo.

Huelga decir que nuestro aprecio tambin va dirigido a los Estados miembros que nos acogieron para llevar a cabo
las actividades piloto en las que se estudi el Manual y el material de formacin conexo: Camern, Colombia, India,
Marruecos y Singapur.

Esperamos que el presente Manual sea una herramienta til en los Estados miembros que deseen fortalecer, per-
feccionar y ampliar sus capacidades para ayudar a los inventores a proteger su propiedad intelectual tras haber apre-
ciado cmo se redacta con esmero una solicitud de patente.
 MANUAL DE LA OMPI DE REDACCIN DE SOLICITUDES DE PATENTE 3

NDICE
I. LA PROPIEDAD INTELECTUAL INTRODUCCIN 6

II. PATENTES 11

A. PRESENTACIN DETALLADA DE LAS PATENTES 11

1. Qu es una patente? 11
2. Cules son las posibles materias objeto de una patente? 13
a) Dispositivos mecnicos y productos manufacturados 15
b) Procesos/mtodos 15
c) Composiciones o compuestos qumicos 15
d) Molculas aisladas y caracterizadas 15
e) Organismos y secuencias genticas/microorganismos 15
f) Programas informticos 16
g) Mejoras 16
3. Cul es la importancia de las patentes? 17
a) Fuente de recursos 17
b) Publicidad gratuita 17
c) Elemento de negociacin 18
d) Control/influencia en el mercado 18
e) Usos defensivos 18
B. REQUISITOS LEGALES DE PATENTABILIDAD 21
1. Novedad 21
2. Utilidad/aplicacin industrial 21
3. No evidencia (no obviedad)/actividad inventiva/altura 22
inventiva/nivel inventivo 23
C. PREDECIR LA PATENTABILIDAD A TRAVS DE BSQUEDAS EN EL ESTADO DE LA TCNICA 26
1. Qu es el estado de la tcnica? 26
2. Importancia de las bsquedas del estado de la tcnica 26
3. Formas de efectuar una bsqueda en el estado de la tcnica 27
4. Sistemas de clasificacin 27
5. Dnde buscar 28
6 Cmo interpretar los informes de bsqueda internacional del PCT 28

III. REDACCIN Y PRESENTACIN DE SOLICITUDES 32

A. REDACCIN DE SOLICITUDES DE PATENTE 32

1. Suministro de informacin sobre la invencin por parte de los inventores 34
2. Identificar las invenciones patentables 35
3. Comprender la invencin 36
4. Colaborar con los inventores para redactar la solicitud 36
B. PARTES HABITUALES DE UNA SOLICITUD DE PATENTE 37
1. Reivindicaciones 37
2. Descripcin detallada o memoria descriptiva 38
3. Dibujos 42
4. Antecedentes de la invencin 43
5. Resumen 45
6. Sumario o breve descripcin de la invencin 45
C. PRESENTACIN DE SOLICITUDES DE PATENTE 47
1. Presentacin de solicitudes nacionales/solicitudes de prioridad 47
2. Presentacin de solicitudes en otros pases 48
3. Tasas y otros costos de la presentacin de solicitudes 49
4

4. Requisitos para la presentacin de solicitudes en jurisdicciones especficas 51

a) Presentacin de solicitudes segn el Convenio sobre la Concesin
de Patentes Europeas 51
b) Presentacin de solicitudes ante la Oficina de Patentes de los
Estados Unidos de Amrica 52
c) Solicitudes presentadas en el marco del Tratado de Cooperacin
en materia de Patentes 53
d) Plazos para la presentacin de solicitudes PCT 56
5. Derecho y requisitos comparados 58

IV. TRAMITACIN DE SOLICITUDES DE PATENTE 63

A. RESPUESTAS A EXMENES DE FONDO/ REQUERIMIENTOS DEL EXAMINADOR 65

B. REDACCIN DE CONTESTACIONES DE EXMENES DE FONDO O REQUERIMIENTOS 66
C. APROBACIN DE LAS REIVINDICACIONES 66
D. PROCEDIMIENTOS DE OPOSICIN 69
E. EMISIN DEL TTULO DE PATENTE 70

V. CONCEPTOS BSICOS PARA LA REDACCIN DE

REIVINDICACIONES DE PATENTES 72

A. TEORA DE LA REIVINDICACIN DE PATENTE 72

B. FORMATO DE LAS REIVINDICACIONES 74
1. Partes de una reivindicacin 74
2. Reivindicaciones de dos partes o reivindicaciones de mejoras 77
3. Reivindicaciones del tipo dispositivo ms funcin 78
4. Puntuacin de las reivindicaciones 79
5. Subordinacin adecuada de los elementos 80
6. Nmeros de referencia y expresiones parentticas 81
7. Terminologa especfica de las reivindicaciones 82
8. Elementos mltiples 82
9. Elementos alternativos 82
C. GRUPOS DE REIVINDICACIONES 83
1. Reivindicaciones independientes 83
2. Reivindicaciones dependientes/subordinadas 85
3. Reivindicaciones con dependencia mltiple 87

VI. TIPOS ESPECFICOS DE REIVINDICACIONES 90

A. REIVINDICACIONES DE APARATOS O DISPOSITIVOS 90

B. REIVINDICACIONES DE MTODO O PROCESOS 91
C. REIVINDICACIONES DE PRODUCTO DEFINIDO POR SU PROCESO DE FABRICACIN 92
D. REIVINDICACIONES QUE DEFINEN LA INVENCIN POR EL RESULTADO QUE SE QUIERE
OBTENER Y POR SUS PARMETROS 92
E. REIVINDICACIONES DE DISEO 93
F. REIVINDICACIONES DE PATENTES DE VARIEDADES VEGETALES 93
G. REIVINDICACIONES DE COMPOSICIONES 94
H. REIVINDICACIONES DE BIOTECNOLOGA 94
I. REIVINDICACIONES DE USO 95
J. REIVINDICACIONES DE PROGRAMAS INFORMTICOS 95
K. REIVINDICACIONES MNIBUS 96
 MANUAL DE LA OMPI DE REDACCIN DE SOLICITUDES DE PATENTE 5

NDICE
VII. PREPARACIN DE LAS REIVINDICACIONES DE PATENTE 98

A. PRIMERO, REDACTAR LAS REIVINDICACIONES 98

B. REIVINDICACIONES DE ALCANCE AMPLIO Y RESTRINGIDO 98
C. CLARIDAD, SELECCIN DE TERMINOLOGA E INCONSISTENCIAS 101
D. VARIACIONES EN LAS REIVINDICACIONES Y MODIFICACIONES DE LA INVENCIN 104
E. EVITAR LIMITACIONES INNECESARIAS 105
F. LIMITACIONES NEGATIVAS Y EXCLUSIONES (DISCLAIMER) 106
G. LAS REIVINDICACIONES Y LOS PRODUCTOS DE LA COMPETENCIA 106
H. LAS REIVINDICACIONES DEBEN SUPERAR EL ESTADO DE LA TCNICA 106
I. USO DE DISTINTOS TIPOS DE REIVINDICACIONES PARA LA MISMA INVENCIN 107
J. VERIFICAR QUE LA MEMORIA DESCRIPTIVA RESPALDE LAS REIVINDICACIONES 107
K. UNIDAD DE LA INVENCIN 108
L. PUNTO DE VISTA DE LAS REIVINDICACIONES 110
M. LIMITAR EL ALCANCE DE UNA REIVINDICACIN DE PATENTE DURANTE SU TRAMITACIN 114
N. EXCLUSIONES DE LA PATENTABILIDAD 115
O. EL REQUISITO DE APLICACIN INDUSTRIAL 116
P. CONTRASTAR UNA REIVINDICACIN DE PATENTE 118
Q. INTERPRETACIN DE LAS REIVINDICACIONES POR LA JUSTICIA 118

VIII. ESTRATEGIAS DE PATENTAMIENTO 121

A. PATENTAMIENTO DE BLOQUEO OFENSIVO PARA ATACAR A COMPETIDORES 122

B. PATENTAMIENTO DEFENSIVO CONTRA JUICIOS POR INFRACCIN 123
C. TCNICAS DE DESIGN AROUND(ELUDIR LAS LIMITACIONES) 124

IX. ORGANIZACIN, CAPACITACIN Y MOTIVACIN DEL EQUIPO TCNICO 126

A. CAPACITACIN DEL PERSONAL DIRECTIVO Y DEL PERSONAL DE VENTAS PARA QUE

COMPRENDAN LA IMPORTANCIA DE OBTENER PATENTES Y CREAR UNA CARTERA DE PATENTES 126
B. CAPACITACIN DE LOS CIENTFICOS/TCNICOS PARA QUE COMPRENDAN QU SE PUEDE
PATENTAR, QUINES SE PUEDEN CONSIDERAR CO-INVENTORES O CO-SOLICITANTES Y
CMO PRESENTAR LOS CONTENIDOS DE UNA INVENCIN AL EXPERTO 128
C. ESTABLECER UNA COMISIN INTERNA DE ESTUDIO DE PATENTES PARA QUE REVISE CON
PERIODICIDAD LOS TEXTOS DE LAS INVENCIONES Y RECOMIENDE QU SE DEBE PATENTAR 129
D. PROGRAMAS DE INCENTIVOS PARA ALENTAR A LOS INVENTORES A INVENTAR E INFORMAR 130
E. TICA PROFESIONAL 131

X. GLOSARIO 134

NOTAS 139

APNDICE A INSTRUCCIONES PARA REALIZAR DE BSQUEDAS

EN BASES DE DATOS 144

APNDICE B HERRAMIENTAS DE BSQUEDAS 145

APNDICE C MODELO DE FORMULARIO DE DIVULGACIN DE

LA INVENCIN PARA INVENTORES 147
6

I. LA PROPIEDAD INTELECTUAL INTRODUCCIN

La propiedad intelectual hace referencia a marcas, patentes, diseos industriales, derecho de autor (o copyright) y
otros tipos de bienes intangibles que se originan en las creaciones de la mente y, en su sentido ms amplio, no tie-
nen una forma fsica.

ACTIVIDAD DE
BIENES CREACIN DE VALOR RESULTADOS

n Inmuebles n Ingresos /
n Creacin del producto
ganancias
n Muebles n Inversin
n Empleo
n Mejora
n Capital n Apreciacin
n Venta
n Solucin de
n Intelectual n Arriendo o licencia necesidades

Como todos los tipos de bienes, la propiedad intelectual es un activo que puede generar ingresos. Por eso se la
considera como tal. Con frecuencia, un invento es el resultado de una inversin y por lo tanto debera generar
algn tipo de rendimiento. La propiedad intelectual difiere de otros tipos de bienes porque no tiene forma fsica y
se origina como un producto de la inteligencia, la creatividad y la imaginacin humana.

Existen diferentes tipos de propiedad intelectual, cada uno con sus leyes especficas. Por lo general, se dividen en
dos categoras bsicas: propiedad industrial y derecho de autor. La propiedad industrial se refiere a los bie-
nes inmateriales creados principalmente por el avance de la tecnologa, la industria y el comercio, tales como las
patentes (invenciones), los diseos industriales, las marcas de producto, las marcas de servicio, los secretos indus-
1
triales y las indicaciones geogrficas y denominaciones de origen .

Las formas ms comunes de propiedad intelectual son:

Patentes: Una patente es una autorizacin legal que concede a su titular el derecho exclusivo a controlar el uso
de una invencin, segn se define en sus reivindicaciones, dentro de un rea geogrfica y en un plazo limitado,
impidiendo que terceros, entre otras actividades, fabriquen, usen, vendan u ofrezcan en venta la invencin sin la
autorizacin pertinente. Por ejemplo, se podra patentar una batera que almacene energa solar de forma eficien-
te, indefinida y sin prdidas, una vacuna que proteja contra la malaria, o un nuevo compuesto para transformar
los huesos de pescado en fertilizante para la agricultura.

Diseos industriales: La proteccin de los diseos industriales permite a su titular controlar la explotacin de las
formas ornamentales asociadas con sus productos, tales como la forma estilizada de un nuevo automvil deporti-
vo, la cubierta plstica distintiva de determinado tipo de computadora o la forma de una botella de gaseosa.

Marcas de producto: Una marca de producto permite a su propietario confirmar al pblico el origen de sus pro-
ductos, como por ejemplo Nandos, Coca Cola, o un logotipo como el smbolo de la trada de Mercedes Benz.

Marcas de servicio: Al igual que las marcas de producto, las marcas de servicio permiten a su propietario confir-
mar al pblico el origen de un servicio (p. ej.,Cheques for Two o Visa).

El derecho de autor, por su parte, protege expresiones originales reflejadas en obras de autor. La persona que
crea una obra protegida por derecho de autor (o copyright) se denomina autor. Entre las obras protegidas por
derecho de autor se incluyen por ejemplo pinturas, fotografas, msica, danzas, poemas, novelas, etc. Adems,
algunas legislaciones, en particular las latinoamericanas, aplican este derecho a algunos objetos tcnicos que tie-
nen un elemento de originalidad, tales como los programas informticos (software), las especificaciones tcni-
2
cas y documentos conexos.
 MANUAL DE LA OMPI DE REDACCIN DE SOLICITUDES DE PATENTE 7

La diferencia entre el derecho de autor y los derechos de propiedad industrial radica en que en general la protec-
cin del derecho de autor tiene lugar desde que sucede la creacin y no requiere de registro ante un organismo
oficial. Los derechos de propiedad industrial, por el contrario, son por regla general derivados y su proteccin debe
ser expresamente solicitada y concedida por un organismo oficial para que sea reconocida. En teora, cualquier per-
sona puede redactar una solicitud de patente, pero en la prctica, dada su complejidad tcnica y administrativa,
quienes redactan y presentan las solicitudes de patente ante los organismos pertinentes son profesionales, entre
los que se incluyen abogados especializados en propiedad industrial y tcnicos denominados agentes de propie-
dad industrial o ingenieros especialistas en propiedad industrial.

Este manual se refiere nicamente a patentes de invencin y a la manera de presentar solicitudes de patente y obtener su
registro. Su objetivo es ayudar al lector a desarrollar un conocimiento general de las habilidades necesarias para redac-
tar una solicitud de patente, presentarla y gestionar ante los organismos de propiedad industrial la concesin de una
patente de invencin. Como la legislacin y la prctica de cada pas o regin pueden variar significativamente, el lector
deber adems consultar y comprender los requisitos especficos de las jurisdicciones de inters para su cliente. Se hace
notar que en este manual, en algunos casos se usa el trmino agente de propiedad industrial, no en el sentido tcnico
de un profesional certificado por las autoridades nacionales para representar a los inventores en determinadas circuns-
tancias, sino como trmino genrico que abarca a cualquier persona que redacte una solicitud de patente (incluidos los
inventores, los redactores de solicitudes de patentes, los agentes de la propiedad industrial y los abogados).

ASPECTOS BSICOS DE LAS PATENTES

Se pueden conceder patentes para proteger invenciones que son novedosas, que implican actividad inventiva y que
3
pueden tener aplicacin industrial. Una patente debe referirse a una invencin que funciona o, como se estable-
ce en algunos pases, la invencin debe poder ser puesta en prctica. Por lo tanto, una idea inteligente que no
pueda ponerse efectivamente en prctica, como por ejemplo una mquina del tiempo, es una idea que no puede
patentarse. Los distintos pases tienen formas diferentes de expresar los criterios de patentabilidad. Por ejemplo,
las patentes deben ser, en general, de naturaleza tcnica, pero no todas las jurisdicciones tienen las mismas defi-
niciones para establecer qu es tcnico y qu no lo es, e incluso existen muchas legislaciones que ni siquiera
entran a definir dicho trmino.

El plazo de proteccin de una patente puede variar de pas en pas, pero en ningn caso debe ser inferior a vein-
4
te (20) aos a partir de la fecha de presentacin de la primera solicitud de patente a nivel mundial. Por lo gene-
ral, una patente confiere a su titular el derecho de excluir a terceros de la posibilidad de fabricar, usar, ofrecer en
venta o vender la invencin o importar la invencin patentada en el pas o pases en los cuales se ha concedido la
patente. En otras palabras, una patente tambin brinda un derecho de propiedad que permite al titular determi-
nar quin puede o no usar la invencin protegida por la patente. Toda persona distinta del titular de la patente,
que no haya recibido una licencia de su titular y que fabrique, use, importe, ofrezca en venta o venda la invencin
patentada, se denomina generalmente infractor. Los infractores pueden ser demandados ante la autoridad com-
petente del territorio donde la patente sea vlida para que se los obligue a cesar la infraccin y a indemnizar al
5
titular por daos y perjuicios. Ciertos pases extienden el derecho de patente no slo a la facultad de excluir a ter-
ceros de la realizacin de ciertos actos, sino tambin al derecho de explotar la patente, lo que da lugar a que se
utilicen eventuales inmunidades como mecanismo de defensa en acciones por infraccin. Este derecho ampliado
tal vez resulte poco ortodoxo frente al derecho de patentes en la mayora de los pases, en los que el derecho est
6
limitado nicamente al de excluir.

Las patentes son territoriales; tienen efecto slo en los pases en los que se ha presentado la solicitud y conce-
dido la patente. Cada pas tiene el derecho soberano de conceder la patente o de rechazar una solicitud de paten-
te. En algunos casos, como el de la Oficina Europea de Patentes (OEP, cuya sigla en ingls es EPO), algunos grupos
de pases han acordado por medio de tratados internacionales que las solicitudes de patente sean sometidas a un
examen comn para todos ellos, para luego ser ratificadas en aquellos pases designados en los que tendrn igual-
mente un efecto territorial. Algunos pases tambin han convenido, a travs de tratados internacionales, la acep-
tacin de patentes concedidas por otros pases. Por ejemplo, algunas ex colonias britnicas aceptan las aprobadas
8

por la Oficina de Patentes del Reino Unido y/o por la OEP, cuando en dicha solicitud de patente europea el Reino
Unido sea un pas designado. Estas situaciones excepcionales no se presentan en Latinoamrica.

La siguiente es una patente representativa de sistemas de otorgamiento regional. Esta patente en particular
la EP 1 242 397 B1 , fue concedida por la OEP el 29 de septiembre de 2005. Su ttulo es Activadores de glu-
coquinasa transolefnica. Aunque la solicitud fue presentada ante la OEP por conducto del PCT el 12 de diciem-
bre de 2000, en ella se reivindica la fecha de prioridad, segn el Convenio de Pars, de la solicitud provisional de
los Estados Unidos N 60/170.783, presentada el 15 de diciembre de 1999. Por lo tanto, la fecha efectiva de esta
patente, a los efectos del estado de la tcnica, es el 15 de diciembre de 1999. La publicacin de la solicitud PCT,
WO2001/044216, inclua el siguiente resumen de la invencin:

Ureido propionamidas o propionamidas N-heteroaromticas transolefnicas 2,3-di-sustituidas de

frmula (I) en las cuales dicha sustitucin en la posicin 2 es un grupo fenilo sustituido y en la
posicin 3 es un anillo cicloalquilo, donde dichas propionamidas son activadores de glucoquinasa
que aumentan la secrecin de insulina en el tratamiento de la diabetes de tipo II.

El prembulo de la principal reivindicacin independiente de la patente de la OEP dice: Compuesto seleccionado

del grupo formado por una amida olefnica de la frmula..., y luego se presenta un diagrama qumico seguido
de una descripcin muy detallada del nuevo compuesto.
MANUAL DE LA OMPI DE REDACCIN DE SOLICITUDES DE PATENTE 9
10

PALABRAS CLAVE

>> PROPIEDAD INDUSTRIAL >> DERECHO DE AUTOR >> PATENTE >> MARCA DE PRODUCTO
>> MARCA DE SERVICIO >> PLAZO DE PROTECCIN DE PATENTE >> INVENCIN >> ACTIVO
>> NOVEDAD >> UTILIDAD >> PUESTA EN PRCTICA >> PROTECCIN TERRITORIAL >> INFRACCIN

AUTOEVALUACIN

1. Qu es la propiedad intelectual?

2. Por qu la propiedad intelectual es considerada como un activo?

3. Cul es la diferencia entre propiedad industrial y derecho de autor?

4. Se puede proteger un programa informtico por medio del derecho de autor?

5. Cul es generalmente el perodo mnimo de proteccin de una patente?

6. Una patente debe ser novedosa, til y no obvia. Verdadero o falso?

7. Una patente confiere a su titular el derecho de excluir a terceros de la fabricacin, uso o venta de la
invencin tal como se define en las reivindicaciones de la patente. Verdadero o falso?

8. Proporcione un ejemplo de cada tipo de propiedad intelectual que usted vea en la habitacin en la que
se encuentre en este momento.

9. Una vez que se ha concedido una patente en un pas, sta tiene derecho a ser reconocida en todo el
mundo. Verdadero o falso?

10. Las solicitudes de patente pueden ser redactadas por cualquier persona, pero es mejor si lo hace alguien
que sabe cmo hacerlo. Verdadero o falso?
 MANUAL DE LA OMPI DE REDACCIN DE SOLICITUDES DE PATENTE 11

II. PATENTES
A. PRESENTACIN DETALLADA DE LAS PATENTES

Una patente es la concesin de un derecho por parte de las autoridades competentes de un territorio, que por lo
general faculta a su titular para excluir a terceros de la explotacin de una invencin. Antiguamente, por patente
se entenda un ttulo, documento o despacho librado por la autoridad competente para desempear un empleo,
ejercer una profesin o disfrutar de un privilegio. Por ejemplo, un rey poda conceder una patente sobre la sal a un
aliado fiel. En los tiempos modernos, los Estados han reducido el alcance de las patentes para que protejan slo
las invenciones. La Repblica de Venecia cre uno de los primeros sistemas de patentes de la era moderna. El plazo
original de las patentes se fij en 14 aos, dos veces la duracin promedio de la formacin de un aprendiz. Ms
tarde, el plazo se extendi a los 17 aos desde la concesin de la patente. En la actualidad existe un estndar mni-
mo de proteccin de veinte (20) aos a partir de la fecha de la primera solicitud de patente, aplicable a todos los
pases miembros de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC) segn consta en el Acuerdo sobre los ADPIC.

1. Qu es una patente?

En general, una patente es una prerrogativa que concede a su titular el derecho exclusivo a controlar quin fabrica,
usa, vende, ofrece en venta o importa el producto o tecnologa que reivindica. El pliego reivindicatorio de una paten-
te, tambin llamado reivindicaciones, captulo reivindicatorio o claims en ingls, es un conjunto de oracio-
nes, usualmente ubicadas al final de la solicitud y que delimitan el alcance de la invencin. Con el fin de obtener
una patente, en el pliego reivindicatorio se debe describir una invencin que sea novedosa, til y que no resulte evi-
dente a la luz del estado de la tcnica. El estado de la tcnica es un trmino que se refiere a todo lo que es de
conocimiento pblico y a las invenciones existentes antes de la presentacin de la solicitud de patente.

La patente tambin debe satisfacer otros requisitos legales tales como determinados plazos relacionados con el
tiempo transcurrido desde la divulgacin pblica de la invencin, si hubiera existido, previamente a la presentacin
de la solicitud de patente. En general, las patentes se rechazan por falta de novedad si la invencin fue hecha pbli-
7
ca antes de la presentacin de la solicitud, excluyendo todo perodo de gracia que pudiera ser aplicable.
Excepcionalmente, existen legislaciones que
consagran un perodo de gracia, normal-

RECOMENDACIN
PROFESIONAL
mente de un ao, durante el cual la solici- Conviene presentar la solicitud antes de divulgar pblicamente los
tud an puede ser presentada sin perder la importantes resultados de una investigacin que pueda resultar
8
novedad. Adems de la eventual existencia en un producto o tecnologa valiosos. Esta precaucin se aplica en
de periodos de gracia, existen otras excep- especial a las instituciones de investigacin pero la necesidad de
ciones de publicidad de la invencin, bsi- publicar los trabajos acadmicos se puede complementar por
camente relacionadas con cierto tipo de medio de un procedimiento previo al envo de trabajos para su
9
ferias internacionales. Por lo tanto, la regla publicacin y presentaciones en conferencias, por el cual se detec-
general que debe tener en cuenta un solici- tan las novedades patentables. Es decir, contando con un progra-
tante que pretenda procurarse proteccin ma de evaluacin expedita, donde se tome la decisin de presen-
internacional es la de no divulgar su inven- tar o no una solicitud de patente, nunca debera existir colisin
cin antes de presentar una solicitud de alguna entre la publicacin con fines acadmicos y un programa
patente. de patentamiento robusto. Si se toma la decisin de patentar, se
presenta la solicitud y de ah en adelante se puede divulgar la
En algunas jurisdicciones no es posible materia objeto de la patente. Si se decide no patentar, entonces
obtener patentes sobre invenciones que el investigador igualmente queda libre de divulgar la materia.
sean contrarias a la moral o al orden
pblico. Por ejemplo, una invencin rela-
cionada con dispositivos para ingerir un narctico ilegal como una pipa de opio, puede no ser patentable por razo-
nes morales. Sin embargo, estas restricciones a menudo suelen ser ms una cuestin de formato de las reivindica-
ciones que una prohibicin absoluta. No en todas las jurisdicciones existen las mismas definiciones de moralidad y
en algunas se ha optado por dejar en claro que su legislacin de patentes no se ve afectada por cuestiones morales.

La mayora de las patentes actuales se conceden despus de uno o ms exmenes de fondo, llamados tambin
autos, requerimientos u office actions en ingls, en los cuales la solicitud es analizada en detalle por un
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examinador o perito de patentes oficial. Entre otras cosas, ste compara el estado de la tcnica relacionado con
una solicitud en trmite con las reivindicaciones de la solicitud, para determinar si la invencin reivindicada signifi-
ca un adelanto suficiente en trminos legales con respecto al estado de la tcnica. El examinador de patentes tiene
la carga de probar que la invencin no cumple los requisitos de patentabilidad; es decir, de no poder desvirtuarlos,
el examinador debe conceder la patente. En algunos pases an se mantienen sistemas de registro en los cuales
el solicitante recibe la patente una vez que se han cumplido ciertas formalidades, pero sin someterla a un examen
de fondo. En tales sistemas, slo es posible declarar la nulidad de la patente con posterioridad a su concesin,
mediante un procedimiento judicial en el que se la compara con el estado de la tcnica. Los pases latinoamerica-
nos no administran sistemas de registro de patentes como el que se describe, sino sistemas de concesin basados
en la aprobacin de un examen de fondo.

Se dice que una patente es vlida una vez que ha sido concedida y no ha prosperado oposicin alguna en su con-
tra ante la autoridad competente. Se dice que una patente es nula cuando es revocada porque se concedi pese
a que la invencin no es novedosa, carece de nivel inventivo o no tiene aplicacin industrial. La mayor parte de los
sistemas de patentes del mundo sostienen que las patentes se presumen vlidas salvo que se pruebe lo contrario.
Este es en especial el caso de los sistemas de examen en los cuales un funcionario oficial imparcial ha contrastado
la solicitud con el estado de la tcnica pertinente antes de conceder la patente. Las distintas leyes de patentes del
mundo generalmente reconocen la proteccin de la propiedad industrial de diferentes tipos de invenciones. A
tenor del Acuerdo sobre los ADPIC, todos los pases Miembros de la OMC deben suministrar un tratamiento uni-
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forme a todas las invenciones, sin tener en cuenta el tipo de invencin de que se trate. Por patentes se entien-
de, generalmente, las patentes de invencin. Las patentes de invencin protegen mquinas, procesos, compo-
siciones qumicas y otros tipos de invenciones que son valiosos a causa de su utilidad. Este manual est dedicado
casi exclusivamente a las patentes de invencin.

En algunos pases tambin se conceden patentes o instrumentos de similar ndole legal para otros tipos de inven-
ciones. Ciertos pases contemplan las llamadas patentes de modelo de utilidad, las cuales abarcan inventos meno-
res, generalmente dirigidos y limitados a mejoras sobre maquinarias o herramientas. Esta proteccin tambin reci-
be el nombre de certificados de modelos de utilidad, pequeas patentes (petty patents en ingls) o inno-
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vaciones de utilidad.

Generalmente, los pases que contemplan las patentes de modelo de utilidad en su legislacin no requieren que el
invento protegido cumpla con la exigencia de nivel inventivo o exigen que cumpla un nivel inventivo reducido.
Al ser los requisitos ms laxos, las patentes de modelo de utilidad ofrecen un perodo de proteccin ms reducido,
pero al mismo tiempo ofrecen un trmite ms expedito para su obtencin. Algunas oficinas de patentes no efec-
tan un examen de fondo de las solicitudes de modelos de utilidad antes de su registro. En el caso de invenciones
en el campo de la qumica, de la biotecnologa y de procedimientos en general, la proteccin de patente de mode-
lo de utilidad no es viable. En los casos donde es viable, pero se quiera desarrollar una estrategia mundial de pro-
teccin, se debe tomar en cuenta el hecho de que no todos los pases proporcionan tal figura, como es el caso de
los Estados Unidos de Amrica, y que la misma no est contemplada en el Tratado de Cooperacin en materia de
Patentes (PCT).

Otro ejemplo de otro tipo de invenciones son los diseos, los cuales pueden estar protegidos como patentes de
diseo, como sucede en los Estados Unidos. Por lo general, las legislaciones de los pases latinoamericanos tien-
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den a proteger los diseos en el marco de los sistemas de registro de diseos industriales. En cualquier caso, este
tipo de proteccin solo protege la apariencia externa de un artculo manufacturado, nunca su funcionalidad.

Cuando existe, el plazo de proteccin para una patente de diseo puede diferir del de una patente de utilidad o
invencin. Segn el Acuerdo sobre los ADPIC, los pases Miembros de la OMC deben ofrecer un plazo mnimo de
al menos veinte (20) aos desde la fecha de solicitud de la patente, mientras que para un diseo industrial ese
plazo es de diez (10) aos solamente. En general, los diseos industriales tienen similitudes, tanto con las marcas
como con las patentes de invencin. Por ejemplo, un fabricante produce una cafetera con una forma exclusiva. La
 MANUAL DE LA OMPI DE REDACCIN DE SOLICITUDES DE PATENTE 13

cafetera en s puede o no ofrecer aspectos inventivos que podran ser objeto de una solicitud de patente de inven-
cin. Sin embargo, el fabricante puede estar interesado en proteger la forma exclusiva de sus cafeteras. En efec-
to, puede haber constatado que el pblico asocia la forma de sus cafeteras con el nombre de la compaa. En con-
secuencia, el fabricante desea ser capaz de impedir que otros fabricantes copien libremente la forma exclusiva de
sus cafeteras.

Un solicitante de patente quiz no tenga necesidad de elegir entre presentar una solicitud de patente de invencin
y solicitar la proteccin de un diseo industrial. Dicho solicitante podr buscar con frecuencia la proteccin de los
elementos inventivos y de diseo simultneamente. Supongamos, por ejemplo, que el fabricante dise la forma
de sus cafeteras basndose en sus propias investigaciones relativas a la prdida de calor. Podra entonces presen-
tar una solicitud de patente de invencin que proteja la invencin asociada con la prdida de calor en las cafete-
ras, y tambin una solicitud de diseo industrial para su forma externa.
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Respecto a la proteccin de las variedades vegetales (plantas), stas tambin pueden ser objeto de patente. Sin
embargo, existen pases que no permiten el patentamiento de plantas, cualquiera que sea su forma de propaga-
cin. A tenor del Acuerdo sobre los ADPIC, los pases Miembros de la OMC deben ofrecer alguna forma de pro-
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teccin para este tipo de invenciones. La forma de proteccin alternativa por excelencia para las nuevas varieda-
des vegetales es la que ofrece el Convenio Internacional para la Proteccin de las Obtenciones Vegetales (admi-
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nistrado por la Unin Internacional para la Proteccin de las Obtenciones Vegetales - UPOV).

2. Cules son las posibles materias objeto de una patente?

La materia objeto de una solicitud de patente es en todo caso una invencin. Sin embargo, en la mayora de las
legislaciones no hay una definicin positiva de este concepto, prefirindose por el contrario proporcionar una defi-
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nicin de lo que no es una invencin. Otros pases, en cambio, s han incorporado definiciones positivas de
invencin, las cuales generalmente aluden a la intervencin de la creacin humana y una transformacin de lo
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ya existente. Bien sea por va positiva o negativa, el concepto de invencin estar siempre asociado a todo aque-
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llo que proporciona una solucin a un problema tcnico, mas no a asuntos estticos o abstractos.

Veamos ahora otra patente concedida: la patente de los Estados Unidos N 6.434.955 concedida el 20 de agosto
de 2002 con el ttulo Enfriador de electroabsorcin. Un ciclo de enfriamiento miniaturizado con aplicaciones que
van desde la microelectrnica al acondicionamiento de aire convencional. En el resumen se establece lo siguien-
te: se propone un nuevo enfriador modular en miniatura que combina simbiticamente dispositivos de enfria-
miento por absorcin y termoelctricos. La eficiencia aparentemente baja de cada ciclo en forma individual se supe-
ra al amalgamarse con el otro. Este enfriador por electroabsorcin incorpora tecnologas existentes en forma sepa-
rada. Puede alcanzar altas densidades de enfriamiento con una gran eficiencia, sin embargo carece de partes mvi-
les y comprende materiales inocuos. Los procesos fsicos dominantes son especialmente efectos superficiales ms
que de volumen; o involucran el flujo de electrones ms que el de fluidos. Esta insensibilidad a la escala entraa
aplicaciones prometedoras en reas que van desde la refrigeracin de computadoras personales y otros dispositi-
vos microelectrnicos, hasta el aire acondicionado de automotores y habitaciones.

Aunque el examinador asignado para revisar esta solicitud finalmente la declar patentable, antes de hacerlo revi-
s casi 15 documentos del estado de la tcnica y se bas en dos de ellos para rechazar las reivindicaciones de la
solicitud tal como fuera presentada originalmente. La patente concedida tiene 19 reivindicaciones divididas en dos
grupos: el primero, con 11 reivindicaciones dirigidas al dispositivo, seguidas por un segundo grupo de ocho, que
reivindican un mtodo.

Para entender mejor este punto puede resultar de utilidad revisar algunas categoras de materias comnmente
patentadas.