ENAJENACION DE MARCAS EN EL IMPUESTO A LA RENTA

I. ASPECTOS GENERALES

Para poder hablar de enajenacin de marcas y sus implicancias tributarias, debemos

conocer primero la definicin legal. Carecemos de la misma en el mbito tributario y ello
nos lleva a recurrir a las normas de carcter mercantil.

As, el Artculo 128 de la Ley de Propiedad Industrial la define como todo signo que sirve
para diferenciar en el mercado los productos y/o servicios de una persona de los
productos y/o servicios de otras personas. Para tales fines, establece que los signos
deben ser perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representacin
grfica.

Apreciamos entonces que la marca es regulada como un bien inmaterial que forma parte
de la propiedad industrial y que presenta diversas caractersticas que tienen por principal
propsito servir de elemento de diferenciacin de los productos y/o de los servicios en
el mercado.

Es claro adems que la marca se configura necesariamente como un bien inmaterial

que otorga a su propietario, el derecho a su uso exclusivo. As lo prescribe la Ley de
Propiedad Industrial segn la cual a efectos de lograr una proteccin efectiva para la
marca, es necesario que sta sea registrada; trmite que se cumple respecto de
productos y/o servicios, lneas de productos y/o servicios, especficamente
individualizadas. A partir de dicho momento, ningn tercero puede utilizarla para
identificar iguales o similares productos y/o servicios excepto que se trate del titular
del derecho o de un sujeto autorizado por ste. Incluso, cualquier tercero estar
prohibido de cualquier uso no autorizado de un signo similar a la marca registrada,
cuando dicho uso pueda conducir a error a los consumidores.

Bajo estas circunstancias, es que la marca, en la mayora de los casos, se convierte en

un activo valioso, un elemento diferenciador que crea valor, nica, difcil de imitar,
susceptible de diversos usos, no sustituibles y determinantes para la toma de decisiones
de los inversores y de los consumidores. Realidades manifiestas a las cuales el mbito
tributario no es ajeno, como veremos ms adelante.

Hecha esta breve descripcin, podemos dar el primer paso hacia el tema tributario.

II. EL IMPUESTO A LA RENTA Y LA MARCA

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Las marcas respecto a la normativa del impuesto a la renta es concebida como un bien
valioso del que derivan rentas o riquezas que el Estado decide gravar. Puesto en otros
trminos, exigiendo a sus titulares el pago de impuestos sobre las rentas que provienen
de las marcas.

El Estado en ejercicio de su potestad tributaria se encuentra facultado para crear

modificar y derogar tributos. Para ello, puede adoptar como base de imposicin diversos
hechos econmicos que sean reveladores de capacidad contributiva, como son: la renta,
el patrimonio y el consumo.

Estos hechos una vez elegidos, pasan al campo de la imposicin como hiptesis de
incidencia, que incluyen, al acreedor, al deudor, la base de clculo, etc. Ciertamente, el
contenido y alcance de todos los aspectos de la hiptesis de incidencia son establecidos
en cada legislacin en aplicacin del principio de libre configuracin normativa,
delimitada por los principios de imposicin reconocidos constitucionalmente.

En este escenario, para fines del Impuesto a la Renta, la marca debe ser vista como un
bien que, desde diversas perspectivas, permitir atribuir a su titular (mbito subjetivo),
en un determinado perodo (mbito temporal), un flujo de rentas (mbito material)
sujetas a cuantificacin (mbito cuantitativo) y; en consecuencia, al gravamen del
mencionado tributo.

IV. ADQUISICIN DE LA MARCA

4.1. Adquisicin originaria de la marca

Si se decide crear el activo marca, la primera interrogante que habr que plantearse
ser si lo correcto es considerar como un activo o registrar como gasto, los desembolsos
asociados a su creacin. La seleccin de una u otra alternativa pasa necesariamente
por revisar el alcance de las normas contables; y, el tratamiento particular previsto en la
Ley del Impuesto a la Renta.

Partimos de la premisa que ser el titular de una empresa quien efecte los
desembolsos en inversiones para la creacin de la marca, ya que ser ste quien
procure, durante el desarrollo de alguna actividad empresarial y al cabo de un tiempo,
el retorno o recuperacin de dichas inversiones

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4.2 La marca adquirida de terceros

Si no se opta por crear la marca, la otra opcin es adquirir la marca de terceros, en forma
separada o autnoma de la empresa, entonces se tendr que realizar una inversin
equivalente al precio de la marca, la cual representar un activo intangible para la
empresa.

VI. RENTAS DERIVADAS DE LAS MARCAS

Desde otra perspectiva, ocurre que el empresario tambin se cuestiona sobre el impacto
del impuesto en las rentas que deriven de la marca, plantendose dos operaciones
generadoras de rentas. Una, conforme la cual cede el uso de la marca en forma temporal
a cambio de determinadas contraprestaciones calificadas como regalas. Otra, en la que
la marca como activo intangible es transferido a algn tercero en forma definitiva,
mediante su enajenacin.

Surge la interrogante acerca de los efectos de ambas situaciones.

6.1 Cesin en uso licencia de la marca: regalas

6.2 Transferencia en propiedad enajenacin de la marca: ganancias de capital

Contribuyentes domiciliados en el pas que desarrollan actividades

empresariales.-

A efectos de determinar si la ganancia que obtendra el vendedor se encontrara o no

gravada con el Impuesto a la Renta, cabe analizar si tales ingresos calificaran como
rentas gravables, bajo alguno de los supuestos previstos en la Ley del Impuesto a la
Renta.

Al respecto, deber tenerse presente que el Artculo 1 de la Ley del Impuesto a la Renta
considera como rentas gravadas con el impuesto, entre otras, a las siguientes:

a) Las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicacin conjunta de ambos
factores, entendindose como tales aquellas que provengan de una fuente durable y
susceptible de generar ingresos peridicos.

b) Las ganancias de capital.

c) Otros ingresos que provengan de terceros, establecidos por esta ley.

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En lo que respecta al primer inciso, este considera como rentas todas aquellas que
califiquen como rentas producto, esto es las que provienen de una fuente durable,
susceptible de generar ingresos peridicos. De esta manera no califica como renta
gravada aquellas ganancias provenientes de actividades eventuales. En la medida que
en el caso bajo anlisis, se tratara de una actividad eventual (enajenacin de marcas),
los resultados de dicha enajenacin no calificaran como renta gravada en virtud de lo
dispuesto por el inciso a) referido precedentemente.

De otro lado, sobre el inciso c), estas rentas provienen bsicamente de aquellos
otros ingresos obtenidos por las empresas en sus operaciones con terceros, distintas
a las ganancias del capital previstas en el inciso b). Por lo que seguidamente efectuamos
si califican bajo este ltimo rubro.

En el mbito fiscal, las legislaciones tienden a reconocer como rentas gravables las
ganancias de capital realizadas bajo la teora de flujo de riqueza segn la cual es renta
todo ingreso que fluya de terceros; en tanto que las ganancias de capital no realizadas
sern gravadas segn la teora del consumo ms incremento patrimonial. Cabe precisar,
sin embargo que estas teoras son recogidas con salvedades o excepciones, bajo
determinados supuestos.

Las ganancias de capital son asociadas a las rentas que procuran los bienes respecto
de los cuales no exista un nimo de comercializacin sino de permanencia en el
patrimonio de sus propietarios. Conocidos como bienes de capital, stos pueden
generar ganancias no realizadas cuando experimentan cambios de valor no
relacionadas con transferencias de propiedad. En cambio, cuando esto ltimo sucede,
se considera que los bienes generan ganancias realizadas.

La Ley del Impuesto a la Renta considera slo las ganancias de capital realizadas como
rentas afectas a dicho tributo. Al efecto, el literal b) del Artculo 1 de la Ley del Impuesto
a la Renta dispone expresamente, que dicho tributo grava las ganancias de capital. Y,
seguidamente, el Artculo 2, del mismo cuerpo normativo dispone que () constituyen
ganancias de capital cualquier ingreso que provenga de la enajenacin de bienes de
capital. Se entiende por bienes de capital a aquellos que no estn destinados a ser
comercializados en el mbito de un giro de negocio o de empresa (...) (el nfasis es
nuestro).

Enfocando la incidencia del Impuesto a la Renta en el caso de cesin definitiva de

marcas, podemos notar, en primer trmino que la marca, es en la mayora de los casos

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un bien que no est destinado a ser comercializado, ya que por su naturaleza debe
permanecer en el patrimonio de su titular para cumplir con su funcin de signo distintivo
de diversos productos entre los consumidores. El supuesto de la marca como objeto de
cambio regular hace que sta pierda su valor frente al pblico consumidor. La marca,
por tanto, es un bien de capital, y su transferencia podr generar ganancias realizadas.

Las ganancias de capital realizadas se generan justamente cuando los bienes de capital
son transferidos en propiedad. Pues bien, la enajenacin de la marca implica su venta
o transmisin de los derechos sustanciales del dominio a favor de otro, por un precio
determinado. Transmisin, susceptible de originar, en general, para el transferente una
ganancia o prdida de capital; y, para el adquirente un costo no amortizable, segn lo
revisado en el acpite precedente.

Por tales circunstancias, las rentas derivadas de la enajenacin de marcas califican

como rentas gravables conforme la teora del criterio de flujo de riqueza, segn lo
previsto el inciso b) del Artculo 1 de la Ley del Impuesto a la Renta. Ms an, la Ley del
Impuesto a la Renta ha previsto expresamente que la enajenacin de las marcas se
considera una ganancia de capital gravada. En efecto, el numeral 2 del literal b) del
Artculo 3 de la referida norma establece que entre las operaciones que generan
ganancias de capital, de acuerdo a esta Ley, se encuentran () la enajenacin de
derechos de llave, marcas y similares (...). (El nfasis es nuestro).

En el punto siguiente, examinaremos los alcances de las rentas derivadas de la

enajenacin de las marcas, obtenidas por personas naturales que no las afectan a una
actividad empresarial.

Contribuyentes (personas naturales) domiciliados en el pas que no realizan

actividad empresarial.-

Supongamos que la persona natural que no realiza actividades empresariales, obtiene

rentas derivadas de la enajenacin de una marca. Habr que evaluar si stas califican
como gravables.

Ello nos lleva a referirnos al ltimo prrafo del Artculo 2 de la Ley del Impuesto a la
Renta, el cual indica que en el caso de las personas naturales que no generan rentas
de tercera, no constituye ganancia de capital gravable el resultado de la enajenacin de
los siguientes bienes:

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i) Inmuebles ocupados como casa habitacin del enajenante.

ii) Bienes muebles distintos a acciones y participaciones representativas del capital,

acciones de inversin, certificados, ttulos, bonos y papeles comerciales, valores
representativos de cdulas hipotecarias, obligaciones al portador u otros valores al
portador y otros valores mobiliarios.

En el caso de personas naturales no generadoras de rentas de tercera categora no

cualquier resultado generado por la enajenacin de bienes de capital califica como
ganancia de capital gravada con el Impuesto a la Renta, sino nicamente aquella que
proviene de la enajenacin de inmuebles no ocupados como casa-habitacin, as como,
de acciones u otros valores mobiliarios.

Resulta claro que la marca no constituye un inmueble ni un valor mobiliario

representativo de capital o deuda, por lo que es posible concluir que la enajenacin de
la marca no generar una ganancia de capital gravada con el Impuesto a la Renta.
Tngase en cuenta que conforme lo dispone el numeral 6 del Artculo 886 del Cdigo
Civil aplicable al caso bajo anlisis en virtud de lo dispuesto por la Norma IX del Ttulo
Preliminar del Cdigo Tributario-42 califican como bienes muebles, entre otros
supuestos, los derechos patrimoniales de autor, de inventor, de patentes, nombres,
marcas y otros similares.

Por tanto, en el supuesto de que una persona natural que no genera renta de tercera
categora efecte la enajenacin de una marca, bien distinto a un inmueble o a valores
mobiliarios representativos de capital o deuda, dicha transaccin no se encontrar
gravada con el Impuesto a la Renta para la transferente.

INFORME SUNAT RESPECTO A LA CESION DE MARCAS

SUMILLA:

La cesin definitiva de una marca efectuada por una persona natural que no genera
renta de tercera categora, no origina un ingreso afecto al Impuesto a la Renta.

INFORME N 129-2007-SUNAT/2B0000

MATERIA:

Se consulta si la cesin definitiva de marcas efectuada por una persona natural, que no
realiza actividad empresarial, se encuentra gravada con el Impuesto a la Renta.

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BASE LEGAL:

Texto nico Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el

Decreto Supremo N 179-2004-EF, publicado el 8.12.2004, y normas
modificatorias (en adelante, TUO de la Ley del Impuesto a la Renta).

Cdigo Civil, promulgado por el Decreto Legislativo N 295, publicado el

25.7.1984, y normas modificatorias.

ANLISIS(1):

El artculo 1 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta seala que dicho impuesto
grava:

a. Las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicacin conjunta de
ambos factores, entendindose como tales aquellas que provengan de una
fuente durable y susceptible de generar ingresos peridicos.

b. Las ganancias de capital.

c. Otros ingresos que provengan de terceros, establecidos por dicha Ley.

d. Las rentas imputadas, incluyendo las de goce o disfrute, establecidas por dicha
Ley.

Por su parte, el artculo 2 del citado TUO dispone que constituye ganancia de capital
cualquier ingreso que provenga de la enajenacin(2) de bienes de capital. Aade que se
entiende por bienes de capital a aquellos que no estn destinados a ser comercializados
en el mbito de un giro de negocio o de empresa.

Agrega el numeral 3 del inciso b) de dicho artculo que, entre las operaciones que
generan ganancias de capital, de acuerdo a dicho TUO, se encuentra la enajenacin de
derechos de llave, marcas y similares.

A su vez, en el ltimo prrafo del mencionado artculo, se indica que no constituye

ganancia de capital gravable con dicho impuesto el resultado de la enajenacin de los
siguientes bienes, efectuada por una persona natural, sucesin indivisa o sociedad
conyugal que opt por tributar como tal, que no genere rentas de tercera categora:

i) Inmuebles ocupados como casa habitacin del enajenante.

ii) Bienes muebles, distintos a los sealados en el inciso a) de este artculo(3).

Ahora bien, dado que ni en el TUO de la Ley del Impuesto a la Renta ni en su

Reglamento(4) se define lo que debe entenderse por bienes muebles, resultan aplicables
las normas de nuestra legislacin comn(5).

As, el numeral 6 del artculo 866 del Cdigo Civil establece que son bienes muebles
los derechos patrimoniales de autor, de inventor, de patentes, nombres, marcas y otros
similares.

Como puede apreciarse de las normas citadas, nuestra Ley del Impuesto a la Renta
considera dentro de su mbito de aplicacin a las denominadas "ganancias de capital",

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que se originan, entre otras razones, por la cesin definitiva de los derechos de marca
que genera renta de tercera categora.

Asimismo, establece expresamente que no constituye un ingreso afecto al Impuesto a

la Renta el proveniente de la cesin definitiva de una marca efectuada por una persona
natural que no genera renta de tercera categora.

CONCLUSIN:

La cesin definitiva de una marca efectuada por una persona natural que no genera
renta de tercera categora, no origina un ingreso afecto al Impuesto a la Renta.

Lima, 12 de julio de 2007

Original firmado por:

CLARA URTEAGA GOLDSTEIN
Intendente Nacional Jurdico

(1)
Para efecto del presente anlisis, se asume que, mediante la consulta planteada, se
busca establecer si el ingreso por la cesin definitiva de una marca realizada por una
persona natural que no genera renta de tercera categora se encuentra afecto al
Impuesto a la Renta.

(2)
De conformidad con el artculo 5 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, se
entiende por enajenacin a la venta, permuta, cesin definitiva, expropiacin, aporte a
sociedades y, en general, todo acto de disposicin por el que se transmita el dominio a
ttulo oneroso.

(3)
Dicho inciso alude a la enajenacin, redencin o rescate, segn sea el caso, de
acciones y participaciones representativas del capital, acciones de inversin,
certificados, ttulos, bonos y papeles comerciales, valores representativos de cdulas
hipotecarias, obligaciones al portador u otros valores al portador y otros valores
mobiliarios.

(4)
Aprobado por el Decreto Supremo N 122-94-EF, publicado el 21.9.1994 y normas
modificatorias.

(5)
En aplicacin de lo dispuesto en la Norma IX del Texto nico Ordenado del Cdigo
Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N 135-99-EF, publicado el 19.8.1999 y
normas modificatorias, la cual dispone que en lo no previsto por este Cdigo o en otras
normas tributarias podrn aplicarse normas distintas a las tributarias siempre que no se
les opongan ni las desnaturalicen. Supletoriamente se aplicarn los principios del
Derecho Tributario, o en su defecto, los Principios del Derecho Administrativo y los
Principios Generales del Derecho.

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