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El registro de mala fe y el proposito desleal

Article January 2013

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Gustavo Rodrguez Garca

University of the Pacific (Peru)
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January 2013

El registro de marca de mala fe: entre la

coincidencia y el propsito desleal

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 A CTUALIDAD
MERCANTIL
ANLISIS JURDICO El registro de marca de mala fe. Entre la coincidencia y el propsito desleal 345

INFORME Las voces opacadas, los gritos no escuchados

PRCTICO La errnea concepcin sobre la represin de la publicidad sexista en la normativa peruana 349

ACTUALIDAD Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes 369

LEGISLATIVA Y Cuadro de nuevas normas y/o resoluciones del mes 373
JURISPRUDENCIAL Resumen legal y jurisprudencial mercantil 375

CONSULTAS El gerente general no puede otorgar al tercero-apoderado facultades que estn restringidas por el estatuto 381
Bancos no pueden exigir que clientes soliciten informacin solo en las oficinas en que abrieron
sus cuentas de ahorros 382
La garanta del fiador que intervino antes de incluirse la clusula de prrroga se limita al plazo de
prescripcin de la accin cambiaria directa 383

JURISPRUDENCIA Jurisprudencia 385

COMENTADA El acto no inscribible en el Registro de Sociedades 388

El registro de marca de mala fe

Entre la coincidencia y el propsito desleal
Gustavo M. RODRGUEZ GARCA*

MARCO NORMATIVO

Rgimen Comn sobre la Propiedad Intelectual, Decisin 486 (01/12/2000): art. 137.
El artculo 137 de la Decisin 486 fa-
Ley de Represin de la Competencia Desleal, Decreto Legislativo N 1044 (26/06/2008): art. 6.2.
culta a la autoridad marcaria a dene-
gar o anular registros cuando verifica
Sin perjuicio de la aplicacin de las diversas prohibiciones contenidas en la nor- una conducta desleal o de mala fe.
Sobre el particular, el autor precisa

TEMA RELEVANTE
ma comunitaria andina la Decisin 486 referidas al registro de una marca, la
autoridad nacional puede denegar una solicitud de registro cuando, de acuerdo que la mala fe debe ser probada por
quien la invoca y ella viene dada por
a lo prescrito en el artculo 137 de dicha normativa, tenga indicios razonables
la intencin de generar un perjuicio
que le permitan inferir que un registro ha sido solicitado para perpetrar, facilitar en un tercero ms all de la atencin
o consolidar un acto de competencia desleal. que se pueda prestar al signo o sig-
El artculo 6.2 del Decreto Legislativo N 1044, Ley de Represin de la Compe- nos involucrados. En tal sentido, se
tencia Desleal, seala que un acto de competencia desleal es aquel que resul- concluye que quien pretende que
te objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe empresarial. De este una solicitud sea desestimada o un
registro anulado invocando mala fe,
debe revelar indicios razonables fo-
calizados en la intencin desleal del
solicitante o titular y no en la mera
* Abogado por la Pontificia Universidad Catlica del Per (PUCP) y Magster en Propiedad Intelectual por la Univer- coincidencia o similitud de los signos.
sidad Austral de Argentina. Curso sobre gestin empresarial de la propiedad industrial por el Instituto Nacional de
la Propiedad Industrial de Argentina y el Instituto de Educacin Continua de la Universidad Pompeu Fabra. Curso
sobre gestin de la propiedad intelectual por la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual y la Universidad
Adolfo Ibez. Profesor en la Universidad del Pacfico y en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

ACTUALIDAD JURDICA ENERO N 230 345

 A CTUALIDAD MERCANTIL
modo, el artculo 137 ya mencionado nos conduce hacia
una reflexin sobre el papel de la buena fe en el Derecho
de Marcas y, especialmente, el contenido exacto de esta
prohibicin. El contenido de esta disposicin, en virtud de
la cual se puede denegar una solicitud de registro o anular
un registro ya otorgado, debe ser delineado, como no po-
dra ser de otro modo, a la luz de los principios fundamen-
tales aplicables al sistema marcario.
La Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi ha sealado
que [p]ara que una marca registrada llegue a consolidar-
se, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al
momento de solicitar su registro. El comportamiento des-
leal o de mala fe del titular de la marca registrada supone
la ruptura de un principio tan fundamental como es el de
la seguridad del trfico jurdico, cuya consecuencia inelu-
dible debe ser dependiendo en el momento en el que se
produzca alguna de las siguientes: desconocer el dere-
cho de prelacin obtenido por la presentacin de su soli-
citud de registro; denegar el registro () o sancionar con
nulidad el derecho de exclusiva obtenido sobre determi-
nado signo1.
La cita es relevante, ms all de la inexacta referencia al
momento en el que se produzca en lugar de al momen-
to en el que sea verificada por la autoridad competente,
dado que pone de manifiesto la relacin conceptual en-
tre el comportamiento desleal (competencia desleal) y la
mala fe. Desde una perspectiva econmica, la buena fe es
el opuesto exacto al comportamiento oportunista. El opor-
tunismo se encuentra presente all en donde una parte de
una relacin potencial o presente acta con el nimo de
obtener una ventaja generando detrimento en otros2.
En ese sentido, se sigue que el comportamiento de mala
fe, esto es, la conducta oportunista, no responde a una
conducta inconsciente sino que, por el contrario, revela un
nimo de obtener beneficio generando perjuicios (al me-
nos, potenciales). Es ilustrativo que el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina haya sentenciado, en similar l-
nea de pensamiento, que () para determinar si una per-
sona obr con mala fe es necesario que su actuacin sea
consecuencia de la intencin o de la conciencia de violar
una disposicin legal o contractual, o causar un perjuicio
injusto o ilegal ()3.
El comportamiento desleal o de mala fe que acarrean las
consecuencias que la Sala de Propiedad Intelectual plan-
tea en la resolucin previamente citada, viene dado por la
intencin aqu expuesta. Se sigue, entonces, que la auto-
ridad competente podr denegar el registro de una marca
1 Resolucin N 1045-2012/TPI-INDECOPI, de fecha 18 de junio de 2012.
2 MACKAAY, Ejan. Good faith in civil law systems: a legal-economic analysis. En: Scientific Series. Cirano, Montreal, diciembre, 2011, p. 20.
3 Proceso N 38-IP-98. Pronunciamiento del 22 de enero de 1999.
4 Proceso N 30-IP-97. Pronunciamiento del 8 de mayo de 1998.
346
o anular un registro ya concedido cuando se verifique que
se haya solicitado la atribucin del derecho de exclusiva
con la intencin o conciencia de causar un perjuicio a un
tercero.
El contenido expuesto impone una gran carga en la autori-
dad marcaria dado que no es la identidad eventual de dos
signos la que determina o permite presumir una conduc-
ta desleal o de mala fe. De hecho, en estos casos, la si-
militud o disimilitud de los signos es intrascendente dado
que la valoracin de la autoridad vara su foco de los sig-
nos a la intencin del solicitante o titular del signo o regis-
tro cuestionado. Se sigue, entonces, que incluso en aque-
llos casos en los que los signos resulten fontica, grfica
y conceptualmente distintos, podra verificarse una con-
ducta de mala fe que faculte a la autoridad competente
a denegar o anular un registro marcario si se determina
que el solicitante o titular procedieron con la intencin de
perjudicar a un tercero ms all de la forma en la que se
plasma ese perjuicio.
Esta tarea, ciertamente compleja, debe ser realizada to-
mando en consideracin que la conducta maliciosa o des-
leal no puede suponerse, presumirse o asumirse. Por
el contrario, el propio Tribunal de Justicia de la Comuni-
dad Andina ha sentenciado, de forma pre clara, que: [s]e
presume que todo comportamiento est conforme con
los deberes que se desprenden del principio de la buena
fe. Por ello, quien afirme su inobservancia debe probarla,
para con base en ello deducir las especficas consecuen-
cias jurdicas dispuestas por el ordenamiento. Se presu-
me adems que el comportamiento de una persona no se
ha desplegado con la intencin de causar dao alguno, o
de violar una disposicin normativa o de abstenerse de
ejecutar un deber propio, como resultado de lo cual quien
pretenda afirmar lo contrario debe probarlo4.
De esta manera, se debe concluir que la mala fe relevante
en materia marcaria debe ser probada por quien la invoca
y esta viene dada por la intencin de generar un perjuicio
en un tercero ms all de la atencin que se pueda pres-
tar al signo o signos involucrados en una controversia. No
es el perjuicio casual el que resulta reprochable sino aqul
que se deriva de un comportamiento oportunista. Es lgico
que as sea porque el sistema legal debe generar desin-
centivos para este tipo de comportamiento. Pero es este
tipo de conducta basada en esta intencin invlida la
que resulta reprochable y no otra. Extender o interpretar
de forma amplia la facultad de la autoridad de denegar o
anular un registro marcario por mala fe generara, irnica-
mente, desincentivos para emplear el sistema de marcas
 ANLISIS JURDICO MERCANTIL

dado que podra importar, como veremos enseguida, el
quiebre de reglas elementales que no son otra cosa que
las reglas de juego que todos conocemos, afectndose as
la seguridad jurdica.
En efecto, una de estas reglas elementales es el denomi-
nado principio de territorialidad en virtud al cual, el dere-
cho de exclusiva tiene un alcance nacional (en el territorio
en el que se produce el registro). De esta forma, el registro
en Per no confiere derechos de exclusiva en otro pas y
Es desafortunado, en ese sentido, que algn rgano fun-
cional del Indecopi haya decidido dejar de lado el verdade-
ro contenido de la facultad de denegar o anular registros
cuando haya mediado mala fe, reemplazndolo por lo que
no puede ser otra cosa que la mera corazonada de quie-
nes infieren apresuradamente una intencin de perjuicio a
partir de consideraciones relacionadas con los signos y no
con las intenciones5. Se sostiene, en resumen, que cier-
tas coincidencias no pueden ser atribuidas a la casualidad
o a una simple coincidencia. Sin embargo, como debe ser

viceversa. De forma excepcional, en el marco de la Comu- evidente para el lector, se trata de un criterio desorientado
nidad Andina, se permite el planteamiento de oposiciones porque no se enfoca en el nimo de perjuicio. Si una per-
sobre la base de registros (o solicitudes sona toma conocimiento de un registro
previas) en otros pases miembro, pero conferido en el extranjero para un deter-
tal excepcin opera nicamente en ese minado producto y luego en Per se pre-
escenario. De esta forma, no es posible Que se pueda presumir el co- tende ese registro para distinguir exac-
plantear la nulidad de un registro de mar- nocimiento de una marca no tamente el mismo producto, ciertamente
ca obtenido en un pas invocando la afec- permite presumir que exis- no existe casualidad o coincidencia. Que
tacin a un registro previo en otro pas de ta comportamiento desleal. La no exista casualidad o coincidencia, no
la Comunidad Andina. regla es bastante clara y no obstante, no significa que exista mala fe
debe ser modificada porque de dado que puede no existir intencin de
La regla general, entonces, es que una
persona puede haber registrado una
lo contrario podramos agra- perjuicio u obstaculizacin al titular del
marca en otro pas y una persona distin-
viar principios esenciales de registro forneo.
ta puede pretender registrar exactamen- nuestro sistema marcario. Debemos insistir en que la autoridad
te el mismo signo para distinguir exacta- debe presumir que las personas han
mente los mismos productos o servicios obrado de buena fe, esto es, sin inten-
en Per y ello no es otra cosa que la aplicacin estricta del cin de perjudicar a otro. Es por ello que datos circuns-
principio de territorialidad. El sistema de marcas confiere tanciales como por ejemplo que se trate de sujetos que
tutela al derecho de exclusiva conferido y, cuando existe se dedican a la misma actividad econmica no podrn, de
un registro en otro pas, no existe derecho de exclusiva en forma aislada, romper una presuncin como la descrita.
el Per que pueda ser tutelado. El lector informado notar De forma elocuente, en sentido similar, la Sala de Propie-
que el panorama cambia sensiblemente si nos movemos dad Intelectual del Indecopi ha sealado que: () el he-
en el terreno de la notoriedad marcaria pero esa cuestin cho de que la emplazada sea competidora de la solicitante
no es objeto de anlisis en este trabajo. Vale decir que en el mercado no determina necesariamente la existencia
la notoriedad confiere precisamente un tratamiento privile- de mala fe de esta, puesto que para ello es necesario de-
giado y de excepcin frente a la aplicacin del principio de mostrar la intencin de perjudicar al titular de la marca con
territorialidad mencionado anteriormente. la solicitud de registro, obstruyendo o impidiendo su activi-
Como es evidente, la facultad de denegar o anular regis- dad concurrencial en el mercado6.
tros cuando se verifica mala fe no puede importar el quie- De todo lo expuesto, se desprende claramente que, como
bre del principio de territorialidad, por lo que esta facultad bien ha sido sealado por la Sala de Propiedad Intelec-
debe estar referida a un factor de otra naturaleza. Ese fac- tual del Indecopi, () cabe precisar que si bien los sig-
tor no es otro que la ya mencionada verificacin del ni- nos confrontados resultan grficamente idnticos, ello por
mo o intencin de perjuicio. La razn, entonces, por la que s solo no constituye un acto de mala fe, toda vez que no
la autoridad puede denegar un registro solicitado u obte- basta con que dos signos sean idnticos o confundibles
nido de mala fe se encuentra en el proceder con intencin para que se configure una conducta desleal, antes bien,
de perjuicio. Permitir que la autoridad nacional competen- hace falta que, adems, se transgreda uno de los deberes
te impida el registro de una marca en Per por el solo he- de la leal competencia comercial7.
cho de existir una marca idntica en otro pas, importa-
ra una desnaturalizacin burda e inaceptable al sistema De la identidad de los signos no se puede inferir la inten-
marcario. cin desleal, lo nico que podra inferirse, de ser el caso,

5 Me estoy refiriendo a la prctica adoptada (y revelada en varios pronunciamientos) por la Comisin de Signos Distintivos del Indecopi.
6 Resolucin N 521-2012/TPI-INDECOPI, de fecha 30 de marzo de 2012.
7 Resolucin N 2136-2009/TPI-INDECOPI, de fecha 24 de agosto de 2009.

ACTUALIDAD JURDICA ENERO N 230 347

 A CTUALIDAD MERCANTIL

es el conocimiento del signo previo. Sin embargo, tal y
como lo grafica el ejemplo que empleamos algunos prra-
fos atrs, que un signo pretenda ser registrado en un pas
con pleno conocimiento de la existencia de un registro pre-
vio en otro pas no acredita mala fe en lo absoluto ni per-
mite romper una presuncin tan fuerte como aquella que
exige asumir la buena fe de los administrados hasta que
se acredite lo contrario.
Esta conclusin parece ser seguida por el Tribunal de Jus-
ticia de la Comunidad Europea8 cuando sostiene enftica-
mente que: () es necesario sealar que la circunstan-
cia de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero
utiliza, en al menos un Estado miembro, desde hace tiem-
po un signo idntico o similar para un producto idntico o
similar que puede dar lugar a confusin con el signo cuyo
registro se solicita no basta, por si sola, para acreditar la
existencia de la mala fe del solicitante. Dicho ello, el Tri-
bunal agrega que [p]or consiguiente, procede tomar en
consideracin igualmente la intencin del solicitante en el
momento de presentar la solicitud de registro con el fin de
apreciar la existencia de la mala fe.
Como puede apreciar el lector, el contenido de la dispo-
sicin que habilita a denegar una solicitud de registro de
marca o anular tal registro cuando haya mediado mala fe
viene delimitado por las consideraciones planteadas pre-
viamente. Permtaseme, en tal sentido, concluir este tra-
bajo citando el importante libro de Bertone y Cabanellas
sobre Derecho Marcario en el que refieren, con absolu-
ta pertinencia, que: [l]a nulidad () no puede encubrir la
desidia del titular de una marca registrada en el extranjero,
que no ha realizado similares registros, segn lo requiere
el rgimen atributivo seguido ()9.
Sobre la base de tal reflexin, concluimos que quien pre-
tende que una solicitud sea desestimada o un registro
anulado invocando mala fe, debe revelar indicios razo-
nables focalizados en la intencin desleal del solicitan-
te o titular y no en la mera coincidencia o similitud de los
signos. Que se pueda presumir el conocimiento de una
marca no permite presumir que exista comportamiento
desleal. La regla es bastante clara y no debe ser modifi-
cada, aunque en algunos casos pueda parecer algo es-
tricta o injusta, porque de lo contrario podramos agra-
viar principios esenciales de nuestro sistema marcario.
No creo que los principios del Derecho de Marcas de-
ban ser reducidos a la nada por una mera especulacin
antitcnica.

8 Sentencia de la Sala Primera del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. C-529/07. Fallo del 11 de junio de 2009.
9 BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Derecho de Marcas. Tomo II, 2 edicin, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2003, p. 324.

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