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union-europea/

El nuevo reglamento de transferencia de tecnologa en la Unin Europea

Por: Manuel Guerrero

PhD, Docente Investigador

22 de mayo de 2014 propintel Innovacin y Emprendimiento, Noticias, Patentes - Nuevas Creaciones,

Transferencia de Conocimiento

22 de mayo de 2014

Palabras clave: Transferencia de tecnologa, patentes, TTBER, RECATT, licencia, competencia, patent
pools.

I. INTRODUCCIN

Tan solo hace unos das, el 1 de mayo de este ao entr en vigor en la Unin Europea el nuevo cuerpo
normativo que regula los contratos de transferencia de tecnologa, el Reglamento 316/2014 relativo a
la aplicacin del apartado 3 del artculo 101 del TFUE a determinadas categoras de acuerdos de
transferencia de tecnologa[1] comnmente conocido como RECATT o TTBER por sus siglas en ingls.
En este Reglamento se reconocen los efectos benficos de un correcto ejercicio de los acuerdos que
involucren derechos de propiedad intelectual que tengan por efecto una transferencia de tecnologa,
pero se impone una vigilancia activa con el fin de evitar los abusos y distorsiones que con ellos puedan
generar.

La Unin Europea ha sido especialmente consciente de la importancia que posee el ejercicio de los
derechos de propiedad intelectual a travs de procesos de transferencia de tecnologa que, en la
mayora de los casos, supone un efecto benfico en el mercado. En efecto, tal como se expone en el
RECATT[2], la Unin Europea reconoce los beneficios que traen consigo los procesos de transferencia
de tecnologa. Estos beneficios pueden clasificarse en tres categoras distintas: el estmulo a la
innovacin, la diseminacin de la tecnologa y el ahorro de los esfuerzos que implica la duplicacin de
una tecnologa ya existente. Como resultado de este reconocimiento se entiende que la mayora de
los contratos que envuelven una transferencia de tecnologa se encuentran en concordancia con el
principio de la libre competencia econmica.

En el ao 2004 la Comisin Europea adopt el anterior RECATT, en el cual se exclua la aplicacin del
entonces artculo 81 (que dispona la represin a las prcticas contrarias al Derecho a la libre
competencia hoy 101 del Tratado de Funcionamiento de la UE, en adelante TFUE) a determinados
acuerdos que no alcanzasen los umbrales de cuota de mercado establecidos y que no se tuviesen
dentro de su texto alguna de las clusulas consideradas especialmente graves que, tal como se ver
posteriormente, constituye un listado de conductas que se consideran contrarias a la libre
competencia

El RECATT, mencionado en el prrafo anterior, estuvo desde su inicio proyectado para tener una
vigencia de diez aos, por tanto, estuvo vigente hasta el 30 de abril de 2014, razn por la cual desde el
6 de diciembre de 2011 hasta el 3 de febrero de 2012 la Comisin Europea abri una etapa de consulta
para que todos los interesados se pronunciaran acerca de la eficacia del Reglamento hasta esa fecha y
dieran sus opiniones acerca de temas especficos regulados por dicho ordenamiento. Al cierre de dicha
etapa se obtuvieron 56 respuestas, en su mayora de firmas de abogados y grandes empresas que, en
trminos generales, tuvieron opiniones positivas de los resultados obtenidos con el texto anterior,
pero que realizaban observaciones acerca de la introduccin de los patent pools y de las clusulas de
retrocesin o grant back.

II. El Nuevo Reglamento de Transferencia de Tecnologa

Antes de analizar los cambios realizados en el sistema europeo con el nuevo Reglamento, es pertinente
dedicar unas breves lneas a exponer la manera en que est dispuesto el Reglamento de Transferencia
de tecnologa.

El propsito fundamental de este ordenamiento y sus Directrices de aplicacin es evitar que los
acuerdos que involucren derechos de propiedad intelectual generen distorsiones en el mercado que
en ltima instancia afecten el derecho de la competencia econmica.

Con este propsito se han fijado dos tipos de clusulas que pueden presentar problemas relacionados
con la competencia. Las primeras son las denominadas especialmente graves o hardcore, las cuales,
sin importar la cuota de mercado que posean las empresas parte, tendrn como efecto que no se
aplique la exencin a la totalidad del acuerdo.[3]

Las segundas son las denominadas clusulas excluidas. Para estudiar correctamente estas clusulas es
necesario estudiar primero el sistema de cuotas de mercado que ha establecido el Reglamento. En su
artculo 3 el RECATT establece unos umbrales de cuota de mercado: si las empresas son competidoras
20% y si no son competidoras el 30%.

Estos umbrales estn dirigidos a proveer un puerto seguro o safe harbour para aquellos acuerdos que
no contengan clusulas especialmente graves y que no superen la cuota de mercado establecida, es
decir, se entender que estos acuerdos no estn en contra del principio de la libre competencia
econmica. Ahora bien, en caso que se superen estas cuotas y que se consigne en el acuerdo alguna
clusula de las llamadas excluidas, el efecto ser que dicha clusula no se beneficiar de la exencin,
pero, a diferencia de las especialmente graves, el resto del acuerdo s ser objeto exencin.

Una modificacin ms de tipo formal que se introdujo en el nuevo RECATT fue la inclusin en el
apartado de definiciones de la expresin derechos de tecnologa, que se encontraba ausente en el
texto del 2004, en la que se incluyen las patentes, los modelos de utilidad, los derechos de los dibujos
y modelos, las topografas de productos semiconductores, los certificados complementarios de
proteccin de medicamentos u otros productos para los que puedan obtenerse esos certificados, los
certificados sobre obtenciones vegetales, y las licencias de derechos de autor de programas
informticos;

Habiendo dicho esto, es posible afirmar que el actual RECATT no introduce cambios radicales en
general al sistema de regulacin de los contratos de transferencia de tecnologa, no obstante, es
importante sealar los dos cambios ms importantes que establece este nuevo texto. El primero,
impone restricciones mayores a las del texto anterior en dos tipos de clusulas especficas, en primer
lugar, a las exclusivas de retrocesin, y en segundo lugar, a las non challenging clauses. El segundo
cambio relevante es la regulacin de los patent pools.

A continuacin se llevar a cabo una breve descripcin de cada una de las conductas a las cuales se ha
introducido un cambio con el nuevo Reglamento.

A. Las clusulas de retrocesin o grant back clauses

Estas clusulas consisten en obligar al licenciatario a transferir los derechos de propiedad intelectual
que protejan las mejoras que se han realizado a la tecnologa objeto del contrato de licencia[4].
Dependiendo de las circunstancias de cada caso, pueden presentar efectos pro-competitivos o
anticompetitivos. Como efectos pro-competitivos se puede mencionar que estos acuerdos permiten
que los contratantes compartan tanto los riesgos, como los beneficios de las investigaciones y
desarrollos que se logren con la tecnologa inicialmente objeto del contrato. Adicionalmente, este tipo
de clusulas pueden conducir a nuevos procesos de innovacin por parte del licenciante con base en
la tecnologa perfeccionada por el licenciatario[5]. En general, las clusulas de retrocesin suelen ser
frecuentes, puesto que permiten al licenciante comunicar su tecnologa sin el temor de que el
licenciatario logre obtener un resultado mejor que la tecnologa objeto del contrato y que
posteriormente represente competencia para su negocio[6].

No obstante, de la redaccin de estas clusulas depender si estn dirigidas a compartir la tecnologa

entre los contratantes[7] o a la imposicin de una condicin gravosa para el licenciatario que conduzca
a la existencia de una falta de inters por llevar a cabo actividades de investigacin y posterior
desarrollo y perfeccionamiento de la tecnologa transferida. Por esta razn, en algunos pases las
clusulas de retrocesin estn prohibidas por considerarlas contrarias a los intereses de los nacionales.
Este fue el caso de la legislacin japonesa de 1968[8].

En el antiguo RECATT se deba hacer una diferenciacin entre aquellas mejoras a la tecnologa que
pudiesen ser separables de aquella licenciada originalmente, con la introduccin del nuevo texto,
todas las clusulas de retrocesin salen de la rbita del llamado puerto seguro, pasan a ser clusulas
excluidas y por tanto, sern objeto de un anlisis caso por caso con el fin de establecer si tienen efectos
anticompetitivos (artculo 5.1a).

B. Las clusulas de renuncia o non challenging clauses

Una de las clusulas que usualmente se encuentran en los contratos de transferencia de tecnologa es
la clusula de renuncia (non challenging clauses o non assertion clause). El objetivo de este tipo de
acuerdos es el obligar a una de las partes a no hacer valer sus derechos sobre sus patentes u otros
derechos de propiedad industrial e intelectual contra la otra parte contratante, incluso si esta iba a ser
objeto de un procedimiento por infraccin so pena de rescindir el contrato. La utilidad prctica de este
tipo de acuerdos se asemeja al de las licencias cruzadas, ya que permite a las partes evitar largos y
costosos procedimientos judiciales[9].

Sin embargo, al igual que acontece con casi todas las clusulas en este tipo de acuerdos, estas pueden
tener un propsito anticompetitivo y por tanto, ser objeto de reproche por las autoridades de
competencia si presentan un contenido muy amplio o una duracin injustificada, toda vez que los
efectos de estas podran crear duopolios entre los participantes de un contrato con estas
caractersticas.

Al igual que con las clusulas de retrocesin, las clusulas de renuncia han salido del puerto seguro y
han entrado a formar parte del grupo de clusulas excluidas, y por tanto, deben ser objeto de un
anlisis caso por caso teniendo en cuenta las otras disposiciones que se consagren en el acuerdo. (Art.
5.1b).

C. Consorcios de patentes o patent pools

Finalmente, el segundo cambio introducido en el nuevo RECATT que reviste una gran importancia es
la regulacin de los efectos anticompetitivos que pueden crear los denominados patent pools o
consorcios de patentes.

Los patent pools son convenios en los que participan varios titulares de patentes, con el propsito de
conceder el uso de un conjunto de patentes. Por ejemplo, aquellas indispensables para desarrollar un
producto o emplear las herramientas necesarias para su fabricacin, permitiendo as competir en un
mercado[10]. Aunque han sido considerados como una manera eficaz para evitar las denominadas
maraas de patentes o patent thickets, los posibles efectos anticompetitivos que estas conductas
pueden generar han llevado a la Comisin Europea a incluirlos dentro del nuevo sistema del RECATT.

La regulacin de este tipo de conductas no se encuentra en el texto del RECATT propiamente dicho,
sino que se consagra en la Directrices de implementacin del Reglamento. El apartado 4.4 de las
mencionadas Directrices, luego de realizar un anlisis de los efectos pro y anticompetitivos de los
patent pools, se encarga de analizar con detalle, tanto el acuerdo con el cual se crea el pool o consorcio,
como los acuerdos que el consorcio negocia con terceros interesados en obtener la autorizacin de las
tecnologas administradas por dicho consorcio.

En resumen, y anotando la seriedad y detalle del anlisis del fenmeno de los patent pools, las
Directrices disponen que si el pool est formado por tecnologas esenciales para el funcionamiento de
la industria respectiva, en principio no se aplicar el artculo 101 del TFUE, sin embargo, esta situacin
cambia si en el mismo hay tecnologas esenciales y no esenciales, ya que en este caso se podra estar
en presencia de una conducta de fijacin de precios.

III. Comentarios finales

Este nuevo cuerpo normativo es un ejemplo para otros pases en los que la relacin entre el ejercicio
de los derechos de propiedad intelectual y las prcticas anticompetitivas han sido relegados para
favorecer la inversin extranjera.

Es innegable que el nuevo Reglamento y sus Directrices de implementacin son unos cuerpos
normativos complejos que requieren un anlisis ms profundo, sin embargo no es descabellado
afirmar que proporcionan una importante gua, no solo para el operador jurdico, sino para las partes
intervinientes en un acuerdo de este tipo.

La ausencia de un tipo de legislacin anloga al Reglamento y sus Directrices en los pases de Amrica
Latina tiene dos efectos fundamentales. El primero tiene que ver con la obligatoriedad de aplicar las
normas de competencia econmica generales, que en ocasiones se quedan cortas ante la complejidad
de las conductas que se llevan a cabo en los acuerdos de transferencia de tecnologa.

El segundo efecto consiste en la minuciosidad y el grado de detalle con el que deben ser redactados
los contratos de transferencia de tecnologa, ya que al no existir un cuerpo normativo que supla la
intencin de las partes cuando estas guardan silencio sobre un tema, ser necesario integrar el
contrato mediante figuras similares, actividad que adems de ser sumamente subjetiva, conduce a la
existencia de una gran inseguridad jurdica para las partes.

[1] Reglamento (CE) N 316/2014 de la Comisin, de 21 de marzo de 2014, relativo a la aplicacin del
apartado 3 del artculo 101 del Tratado a determinadas categoras de acuerdos de transferencia de
tecnologa, DOUE L 93/18 de 28.3.2014, disponible en: http://eur-lex.europa.eu/

[2] Ibidem.

[3] El trmino exencin debe entenderse en el sentido de excepcin al principio de la libre

competencia

[4] FERRERA G. R. y otros, CyberLaw: Text and Cases, Mason, Cengage Learning, 2011, pg. 284.

[5] Antitrust Guidelines, cit. supra.

[6] ORGANIZACIN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Flexibilidades en Materia de Patentes
en el Marco Jurdico Multilateral y su Aplicacin Legislativa en los Planos Nacional y Regional Parte
II, Documento CDIP/7/3 de 18 de marzo de 2011, pg. 41.

[7] CHOI, J. P., A Dynamic Analysis of Licensing Boomerang Effect and Grant-Back Clauses, en
International Economics Review, vol. 43, nm. 3, 2002, pg. 810.

[8] Directrices de la Ley antimonopolio japonesa para contratos de licencia internacionales, 24 de mayo
de 1968, I (7) Section 6 (1). Sobre la influencia positiva que tuvieron las restricciones a estas clusulas
en la innovacin japonesa, IYORI, H., Competition Policy And Government Intervention In Developing
Countries: An Examination Of Japanese, en Economic Development Washington University Global
Studies Law Review, vol. 1, pg. 35.

[9] FEDERAL TRADE COMMISSION AND DEPARTMENT OF JUSTICE, Issue report on antitrust
enforcement and intellectual property, op. cit., pg. 89.

[10] DIAZ, L. M., Los criterios de patentabilidad, Bogot, Universidad Externado de Colombia, 2014.