EL KNOW HOW

1. ANTECENDENTES

El contrato know how aparece en 1916 en Estados Unidos de Amrica y se

difunde en pases como Inglaterra y Alemania, logrando su auge durante la
Segunda Guerra Mundial.

El know how es de origen anglosajn, comenzando a desarrollarse en los

Estados Unidos, pero se expansion rpidamente a otros pases
industrializados, especialmente en Inglaterra y Alemania".

El contrato de know how nace en el sistema jurdico del common law,

especficamente en el derecho angloamericano. En primer lugar, un sector de la
doctrina indica que el know how surge despus de la Segunda Guerra Mundial,
a raz de que, a partir de ese momento la tecnologa sufre constantes cambios,
los cuales hacen imperativo que determinados conocimientos tcnicos sean
mantenidos en secreto y que no se encuentren en dominio pblico. De igual
forma, Cogorno indica que "la expresin know how tiene su origen en el lenguaje
colonial norteamericano y aproximadamente se puede estimar que se hizo
comn en el ao 1943 estableciendo sus primeros esbozos en el derecho
angloamericano a partir de su incursin en el lenguaje colonial". Por otro lado, el
jurista alemn Tiedemann indica un momento distinto en que surge el know how,
sobre la base de la poca en que comenz su anlisis y tratamiento legal, es as
que precisa lo siguiente: "la ley contra la competencia desleal (utilizacin no
autorizada o comunicacin de proyectos confiados en la vida comercial) debi
haber servido a principios del siglo XX para aplacar las quejas de la industria del
tejido y las puntillas por la insuficiente proteccin penal de patrones, modelos y
proyectos.

La tecnologa actual, especialmente la tecnologa de punta, hace que la

competencia entre las empresas se site en pequeos avances que difcilmente
seran patentables y, en todo caso, por su rpida obsolencia, no llegan a
patentarse. Como la mayor parte de los contratos atpicos que estamos
examinando, el Know how es de origen anglosajn, comenzando a desarrollarse
en los Estados Unidos, pero se expansion rpidamente a otros pases
industrializados, especialmente en Inglaterra y Alemania.

El desarrollo industrial y la actividad inventiva del hombre han llegado a lmites

insospechados. Existen productos que para su obtencin necesitaban largas
jornadas y gran cantidad de fuerza de trabajo, hoy se logran en menos de la
mitad del tiempo anteriormente empleado y con una fuerza humana casi nula.
En la actualidad, el valor de muchos bienes materiales ha disminuido en
comparacin con los beneficios monetarios que brinda la tecnologa moderna,
ntimamente relacionada con derechos de Propiedad
Industrial y secretos empresariales o know-how.
En las condiciones actuales en que se desenvuelve la actividad comercial, en un
mercado hipercompetitivo, con la concentracin de los bienes inmateriales en
poder de las grandes transnacionales, existe al mismo tiempo un margen de
insercin cada vez ms estrecho de las pequeas y medianas empresas en el
mercado con productos propios y con posibilidades de xitos. Estos pequeos
empresarios estn necesitados de una relacin eficiente, rpida y flexible con el
mercado para promocionar y divulgar sus productos o servicios, y a su vez
establecer una relacin estrecha con los consumidores, que cada da se
convierten en expertos ms exigentes, que cuando han probado la calidad de un
producto, se resisten a sustituirlo por otro nuevo cuya adquisicin siempre
supondr un riesgo.

Como una alternativa de comercializacin surgen los contratos de licencia, una

importante institucin jurdico-econmica que tiene su nacimiento alrededor de
los aos 30

2. DEFINICIN

2.1. KNOW HOW

El concepto de know how como expresin idiomtica con una connotacin de

negocio se remonta, segn se relata en libros e investigaciones, a inicios del
siglo XVIII.

Es una forma abreviada de la expresin estadounidense ^to know how do

it^ que significa en nuestro idioma ^saber cmo hacerlo^ se refiere al
conocimiento en el sentido tcnico, especfico y especializado para realizar
un proceso, empresa o industria, que tiene su base o que ha sido desarrollado a
travs de la experiencia de aos de ejercicio cotidiano y profesional de la
actividad.

KNOW HOW = Es el saber cmo.

El trmino alude a la habilidad prctica necesarias para ejecutar fcil y

eficientemente una operacin complicada, destinada a producir bienes, servicios
o una determinada forma de comercializacin u organizacin empresarial no
protegidos por derecho de tutela industrial, de carcter relevante y confidencial.
En palabras de:
 Diez de Castro el saber hacer se define como: un conjunto de
conocimientos empricos que no pueden ser presentados con precisin
en forma aislada, pero que cuando son puestos en prctica de una
manera determinada, basada en la experiencia, facilitan al que los aplica
la aptitud para obtener un resultado, que de otra forma no hubiera podido
esperarse con la exactitud necesaria en la eficacia comercial.
Al igual que:

Stumpf opinamos que por Know How han de entenderse, por ende,
conocimientos y experiencias de orden tcnico, comercial y de
economa de empresa, cuya utilizacin le permite o, llegado el caso,
le hace posible al beneficiario no solo la produccin y venta de
objetos, sino tambin otras actividades empresariales tales como
organizacin y administracin. Entonces, en trminos generales,
podemos sealar que el Know How es un conjunto de conocimientos
prcticos con valor comercial o industrial, de carcter secreto o reservado,
que ha sido utilizado previamente y experimentado con xito, el mismo
que puede ser transmitido fcilmente para permitir la obtencin de una
importante ventaja en el desarrollo de ciertas actividades.

Para autores como Marti, este saber hacer no debe encontrarse patentado.
Por ello, este sector de la doctrina enfatiza que el Know How es un conjunto de
conocimientos prcticos no patentados derivados de la experiencia y que
verificados debern cumplir cuatro requisitos: ser secreto, substancial, til e
identificado. Segn esta definicin, basta que se cumplan los cuatro requisitos y
que el conocimiento no haya sido patentado6, para que pueda ser reconocido
como Know How.

En efecto, no existe impedimento alguno para que sea reconocido como Know
How, a aquel conocimiento que, pese a cumplir con todos los requisitos para ser
patentado, no se haya hecho. Es decir, el Know How podra contener
conocimientos patentables, siempre que los mismos no hayan sido patentados
por decisin su titular o por cualquier otra circunstancia. Por ello, al igual que

Benavente podemos sealar que el objeto del Know How puede cumplir los
requisitos legales para patentarlo, por lo tanto, es susceptible de registro; sin
embargo, por motivos de su titular, este no la considera conveniente. (Ej. por la
posibilidad de su publicidad generalizada que conllevara la prdida de su ventaja
competitiva).

Por ello, el concepto de Know How no se encuentra restringido a aquellos

conocimientos no patentables, sino que podra incluir escenarios de
conocimientos patentables, siempre que dicho saber no haya sido patentado.
En tal sentido, discrepamos de la opinin del autor nacional Gutirrez, quien
entiende que el Know How est conformado por informacin prctica no
patentable, resultante de la experiencia y la comprobacin del titular del
conocimiento tcnico, el cual deber ser considerado secreto por el que lo recibe
(sustancial e identificado).

Pese a la utilizacin mayoritaria, por parte de la doctrina, del trmino Know How,
algunos autores sostienen que el trmino Know How, al momento de su
traduccin al espaol, trae consigo cierta incertidumbre dependiendo del
contexto en el cual se desarrolle el tema, por lo que prefieren llamarlo
conocimientos tcnicos. As por ejemplo, el reconocido autor Cabanellas, seala
que El estudio del rgimen jurdico aplicable a los conocimientos tcnicos se ha
visto innecesariamente complicado, en los pases de habla hispana, por la
introduccin en la prctica comercial y en la doctrina de la expresin inglesa
Know- How.

La palabra compuesta "Know How" puede ser reemplazada en nuestro rico y

generoso idioma con muchos trminos: pericias, destrezas, habilidades, dotes,
alto nivel de conocimiento. Palabras que al igual que "Know How" significan solo
"saber cmo hacer algo pronto y bien hecho". El Know How tiene una directa
relacin con la "experiencia", esto es la prctica prolongada que proporciona
conocimiento o habilidad para hacer algo.

Cuando se aplica a una organizacin se dice que es la experiencia con que esta
cuenta para desarrollar sus actividades, ya sea productivas, administrativas,
financieras, comerciales y de control. El "Know How" en una empresa, a partir
de la era industrial, se ha convertido en valioso activo intangible, el cual incluye
la forma de mezclar componentes, los equipos utilizados, el personal que sabe
hacer la receta, etc. Lo que venden los que ofrecen franquicias es precisamente
el "Know How", esto es cmo hacer las cosas en una empresa para que esta sea
altamente productiva.

Al mencionar el trmino "Know How" de inmediato viene a la mente el libro

"Know How: las 8 habilidades que separan la gente que rinden y las que
no"

1. Posicionar y Re-posicionar. Encontrar la idea central del negocio que permita

satisfacer las demandas de los compradores y hacer dinero.

2. Identificar con Precisin el Cambio Externo. Detectar las amenazas de cambio

en el comportamiento de industrias y compradores, para mantener el negocio a
la ofensiva.

3. Liderar el Sistema Social. Agrupar a las personas adecuadas con las

conductas correctas y la informacin correcta para tomar decisiones mejores,
ms rpidamente y conseguir resultados.
4. Examinar a la Gente. Calibrar a las personas basndose en sus acciones,
decisiones y conductas, alinendolas a las demandas de trabajo.

5. Crear un Equipo. Conseguir lderes muy competentes, emocionalmente

estables, realistas, maduros, calmados y leales, que trabajen juntos
expeditamente.

6. Fijar Objetivos. Determinar resultados deseados que estn balanceados entre

los que el negocio puede llegar a ser, con lo que es realista conseguir.

7. Establecer Prioridades con Precisin Lser. Definir el camino y alinear

recursos, acciones y energas para lograr los objetivos.

8. Confrontar las Fuerzas Sociales. Anticiparse y responder a las presiones

sociales que no se controlan, pero que pueden afectar su negocio.
2.2. CONTRATO KNOW HOW

A pesar de los pocos estudios existentes en torno al contrato de Know How, se

le define como el acuerdo - que tiene relevancia contractual autnoma - con los
cuales un contratista comunica a otro contratista los conocimientos dirigidos a la
solucin de problemas tcnicos y que no se hallan cubiertos por patentes, a fin
que este ltimo pueda efectivizarlos en su propia actividad empresarial.

Por su parte, Massaguer brinda una definicin ms extensa de esta figura

contractual, dndole mayor nfasis a las prestaciones que la misma genera.
En ese sentido, para el jurista espaol la Licencia de Know How - trmino
empleado por el autor en vez de contrato de Know How es aquel negocio jurdico
celebrado entre personas fsicas o jurdicas, en virtud del cual, una de ellas (el
licenciante) titular de un Know How (el Know How licenciado) autoriza a su
contraparte (el licenciatario o receptor) a explotarlo durante un tiempo
determinado y, con este fin, se obliga a ponerlo en su efectivo conocimiento, y
en virtud del cual, el licenciatario o receptor, se obliga por su lado, a satisfacer
un precio cierto en dinero o en especie, fijado normalmente en forma de suma
de dinero calculada en funcin del volumen de fabricacin o ventas de productos
o servicios realizados con el empleo del Know How licenciado.

Citando a Jos Massaguer, el Contrato de Know How es el negocio

jurdico celebrado entre personas fsicas o jurdicas en virtud del cual una
de ellas el licenciante, titular de know how autoriza a otra persona
denominada el licenciatario o receptor a explotarlo durante un tiempo
determinado y con este fin se obliga a ponerlo en su conocimiento en
razn de lo cual el licenciatario o receptor se obliga por su parte a
satisfacer un precio cierto en dinero o en especie fijado comnmente en
forma de suma de dinero calculado en funcin del volumen de fabricacin
 o ventas de productos o servicio realizados con el empleo del know how
licenciado.

Para Stumpf, el contrato de know how: es un saber no protegido por

derechos de tutela, industriales. Por lo comn existe un secreto. Pero
esto no es una condicin. Lo que interesa es saber si el beneficiario del
know how tendra o no acceso a ese saber de no meditar un contrato.
Junto a los conocimientos tcnicos cabe contemplar la inclusin de
conocimientos comerciales y de economa de empresa. Usualmente
mantenido como secreto, y cuya explotacin le permite al beneficiario no
solo la produccin y la venta de objetos sino tambin otras actividades
empresariales.

El jurista argentino Cogorno define al contrato de Know How cuando

un proveedor se compromete a trasmitir un conocimiento tcnico
ms o menos secreto a un receptor que gozar de los beneficios del
mismo y quien se obliga a no devolverlo a terceros, a cambio de un precio
denominado Royalty o Regala. Sin embargo, y adelantando nuestra
posicin, nos alejamos de la definicin de Cogorno al sealar que el
conocimiento tcnico que se transmite contractualmente es ms o menos
secreto; y ello, porque el carcter de reservado del conocimiento tcnico
transmitido es una condicin sine qua non del Know How, y uno de los
incentivos que tienen los contratantes para vincularse.

Finalmente, en el Per, uno de los ms importantes juristas en materia

contractual:

Max Arias-Schreiber, define al contrato de Know How como: Aquel

contrato que se refiere a la licencia de conocimientos de orden tcnico,
econmico o comercial, no protegidos por la legislacin industrial.

En lo que respecta a la terminologa: contrato o licencia? La doctrina

mayoritaria denomina a esta figura como Contrato de Know How. Sin
embargo existe un sector en la doctrina, especficamente la espaola, as como,
autores como Linden, Arias-Schreiber, Figueroa Bustamante, entre otros, que
emplean la terminologa: Licencia de Know How. Asimismo, un sector
minoritario emplean otros trminos, tales como: Cesin de Know How, Licencia
Industrial, Cesin de Tecnologa, Contratos de Asistencia Tcnica o
Contrato de Engineering. No obstante, es en el empleo de las voces Contrato
y Licencia las que suscitan mayores discusiones:

a) En efecto, los argumentos que formulan para fundamentar el empleo de

la terminologa Licencia de Know How son:
1) el Know How no es ningn tipo nuevo de contrato, sino que, es el posible
objeto de diversos contratos (compraventa, licencia, cesin, etc.); hablar de
contrato de Know How resulta tan absurdo como podr ser hablar de contrato de
patente. La mayora de los llamados contratos de Know How son contratos de
licencia o cesin de Know How.

2) es una licencia porque solo se concede el derecho de explotacin a cambio

de una contraprestacin.
3) Y es perfectamente diferenciable la licencia de Know How con la licencia de
patentes; siendo esta ltima registrada y protegida (al ser esta susceptible de
registro igual que la marca); asimismo, la licencia de patente implica una mera
autorizacin que se concede al licenciatario para la explotacin del invento
patentado, siendo la licencia de Know How ms que una simple autorizacin.

Asimismo, en el derecho comparado se han realizado trabajos tendientes a

encuadrar una variedad de acuerdos bajo el trmino Licencia; as, por ejemplo,
tenemos a la Organizacin de las Naciones Unidas para el desarrollo industrial,
para quien en un acuerdo de licencia normal, el licenciante (dueo de la
tecnologa) otorga, vende o permite al licenciatario, el derecho de usar ciertos
derechos de propiedad industrial y/o experiencias tcnicas (Know How) que
posee. Estos derechos pueden incluir patentes, marcas, Know How y asistencia
tcnica.

b) Por otro lado, los que consideran inaplicable el empleo del trmino
Licencia argumentan lo siguiente:
1) Se confunde con el genuino contrato de licencia de patente.

2) se diferencia del contrato de licencia porque el contrato de Know How es

secreto, formal, a trmino y oneroso, caractersticas no presentes en una
licencia.

3) los contratos de licencia estn dados por los derechos privativos, otorgados o
reconocidos por el Estado bajo las leyes de patentes, modelos o diseos
industriales, en cambio, los de conocimientos tcnicos se fundan sobre la
informacin no patentada.

Al respecto, no compartimos los argumentos a favor de llamar a la transmisin

del Know How como una licencia; y para fundar nuestra posicin criticaremos
cada uno de sus argumentos.

3. CARACTERSTICAS
El contrato de transmisin de Know How reviste las siguientes caractersticas:
a. Es un contrato principal, porque su nacimiento no depende de la celebracin
de negocio jurdico alguno; sin embargo, es comn que se transfiera
acompaado de otras figuras jurdicas especialmente de ndole contractual,
como una asistencia tcnica, una franquicia, o un paquete de licencia, dentro de
la transferencia tecnolgica o dentro de contratos de colaboracin empresarial,
etc.

b. Es un contrato atpico al no estar regulado en el ordenamiento jurdico; slo

en el Per existen normas legales que afectan la transmisin de tecnologa, sin
embargo, no es un marco que legisle el presente contrato. No obstante, en otras
latitudes existen instrumentos legales que norman a esta figura contractual; as
tenemos en la hoy Unin Europea; asimismo, algunos pases latinoamericanos
presenta textos legales que afectan algunos aspectos del contrato de
transmisin del Know How sea en su inscripcin o en las formas de transmisin
y algunas clusulas (por lo general las que son invlidas), pero no la regula en
su totalidad, as tenemos: Mxico, Brasil, Chile y Argentina.

c. Es un contrato complejo, porque su estructura y objeto pueden revestir

distintos esquemas negociables, por ejemplo una cesin de Know How con
opcin exclusivo de venta del mismo o la concesin de los conocimientos
tcnicos reservados conjuntamente con entrenamiento de personal, tecnologa
adicional,
etc.

d. Es un contrato consensual, porque se perfecciona con el consentimiento de

las partes, es decir, basta con el cruce de la oferta y aceptacin para el
nacimiento del mismo; ulteriores requisitos como entrega o inscripcin debe ser
entendida como mecanismos de publicidad y proteccin jurdica a favor de los
contratantes.

e. Es un contrato constitutivo, porque crea relaciones jurdicas entre los

contratantes, aunque es factible la celebracin de un contrato modificativo o
regulatorio del mismo, tendiente a modificar, aadir o especificar algunos
elementos del contrato primigenio.
f. Es un contrato de prestaciones recprocas, debido que, cada parte debe
realizar una prestacin a favor de la otra; as por ejemplo la prestacin del
transmisor en suministrar el Know How y la contraprestacin del receptor de
realizar y utilizar mejoras del mismo, o la prestacin del transmisor en suministrar
conocimientos adicionales y la contraprestacin del receptor en emplear el
nombre o marca del transmisor o del titular o de un tercero. En suma, existe una
reciprocidad de prestaciones que no siempre puede ser el pago de regalas - en
el caso de cesin del Know How -, aunque la misma sea la ms usual y que
aporta interesantes beneficios econmicos.
g. Es un contrato conmutativo, porque las partes tienen la posibilidad de conocer
por anticipado los sacrificios y beneficios que importa la celebracin del contrato.

h. Es un contrato que por sus efectos es generalmente de ejecucin inmediata,

es decir, las prestaciones son exigidas al momento de celebrarse el contrato,
aunque las partes pueden convenir que los efectos del mismo (cumplimiento del
sinalagma especfico) sea despus de celebrado el contrato.

i. Es un contrato que por el tiempo de ejecucin de las prestaciones puede ser

de ejecucin nica o por tracto sucesivo; por ejemplo: ante la venta del Know
How la ejecucin es nica, es decir, se suministra el Know How y se paga el
respectivo precio; sin embargo, en la cesin de los conocimientos tcnicos la
ejecucin de las prestaciones ser diferida (ej.: el pago peridico de regalas),
configurando una ejecucin continuada o bien peridica o escalonada.

j. Es un contrato ya sea de cambio, cuando se estipula la venta del Know How,

o de goce, cuando slo se estipula el uso y disfrute del mismo.
k. Es un contrato que puede ser paritario, es decir, que exista una negociacin
previa; no obstante, el transmisor puede de antemano haber determinado las
clusulas y estipulaciones, en donde slo el receptor le queda aceptarlas o
rechazarlas, es decir, puede darse un contrato por adhesin (como usualmente
se da en el Know How comercial en relacin con otras figuras jurdicas como una
franquicia).

l. En lo que respecta a su valoracin, este contrato puede ser oneroso o a ttulo

gratuito, es decir, la reciprocidad de prestaciones entre las partes puede
significar un enriquecimiento o empobrecimiento correlativo o solamente una
parte sufre el sacrificio.

m. Por otro lado, el contrato de Know How en lo que respecta a su formalidad es

ad probatio-nem, es decir, la libertad de forma que tiene las partes slo es de
materia de probanza, como el de ser escrito - documento privado o pblico -,
inscribirlo, etc.

n. Asimismo, el rea en que se ubica dicho contrato, es decir, civil o mercantil,

es discutible, debido que, perfectamente puede encajarse en las dos reas. No
obstante, las ltimas corrientes doctrinales y legislativas tienden a la unificacin
de ambas reas: tesis de la media luna. Sin embargo, la tesis que propugna la
predominancia del Derecho Civil es complementada con la existencia de leyes
especiales que regulan determinados actos mercantiles o de los sujetos del
comercio.

o. Sobre este punto, opina el jurista argentino Leiva Fernndez: "Si los propios
magistrados especializados en el derecho mercantil no aplican su cdigo, no
tiene mucho sentido tener una nica norma marco que regule esta rea.
Considero que es ms indicado regular las transacciones comerciales en base a
normas especficas, tales como la Ley de Sociedades, Ley de Quiebras entre
otras".

4. SUBTIPOS DEL CONTRATO DE KNOW HOW

4.1 Contrato de Know How Puro

Es puro cuando no existe patente ni marcas. Consiste en que una empresa cede
a otra la asistencia o conocimientos tcnicos necesarios para el proceso de
produccin. La empresa que transfiere la tecnologa suele comprometerse a no
cederla a terceras partes en el territorio en que se haya concedido en exclusiva,
ni tampoco a explotar dicha tecnologa directamente. Es el denominado pacto de
exclusividad.

Un ejemplo seria las formulas cientficas que se transfieren a las empresas de

produccin.

4.2 Contrato de know-how mixto

Existen elementos patentados y no patentados. Consiste en el que una empresa,
adems de la transmisin de tecnologa cede a otra el derecho a la utilizacin de
patentes (marcas, rtulos, nombres comerciales, etc.). En estos casos, quien
transfiere los conocimientos tiene un derecho exclusivo de propiedad sobre ellos,
es decir, que es titular de un derecho de patente sobre dichos conocimientos. Es
lo que se denomina tecnologa patentada.
Un ejemplo en nuestro pas, la incursin de la Franquicia SERFRANSAC, la cual
trabaja con el nombre: Pardos Chickens quien ofrece su know how, en cmo
preparar este alimento, la capacitacin de personal, asesora en las operaciones,
asesora diaria, mensual, etc.

5. Naturaleza jurdica

a. Es un contrato consensual, pues se perfecciona con el consentimiento de las

partes.
b. Es bilateral: siempre deben intervenir el cedente y el beneficiario.

c. Es un contrato de prestaciones reciprocas, pues el cedente transfiere un

conjunto de tcnicas o conocimientos, y el beneficiario est en la obligacin de
pagar a cambio una prestacin econmica que muchas veces se le denominar
retribucin o regalas.
d. Es un contrato temporal, pues las obligaciones se cumplen dentro del plazo
previsto, ya que de lo contrario, se sujetara al mximo permitido por el Cdigo
Civil.
e. Es un contrato personalsimo, pues la cesin de conocimientos se efecta
mayormente con la capacitacin y adiestramiento del personal de la empresa
beneficiaria. No se trata de un contrato real, pues no se ceden bienes, sino
tcnicas y conocimientos.

f. Es un contrato innominado; pertenece al mbito de los contratos modernos

en estrecha relacin con el avance tecnolgico.

g. Es un contrato de tracto sucesivo, toda vez que la prestacin esencial del

beneficiario es la de pagar peridicamente una cantidad dineraria al cedente o
dador del Know how. Empero tambin puede pactarse un pago nico o global.