TEMA 3.

DEFENSA Y EXTINCIÓN DE LA PATENTE

1. La protección jurídica de la patente

Existen acciones en el ámbito civil y en el penal, pero nos centraremos en las civiles que son las
que están reguladas en la LP. (Acciones por infracción de patente, acciones solicitando nulidad
de patente y acciones reivindicatorias)

Acciones civiles por infracción de patente: Se regulan en el Título VII, son acciones encaminadas
a defender derechos y facultades contra cualquier tercero que quiera interferir.

La cláusula general del art. 70 LP, enumera 1 a 1 las acciones que se pueden ejercitar. El art. 70
nos dice que el titular puede ejercitar todas las acciones que la ley le reconoce para defender sus
derechos frente a terceros.

Legitimación activa: el titular de la patente, el licenciatario exclusivo con licencia inscrita

(salvo pacto en contra) o el licenciatario no exclusivo con licencia inscrita, pero en este caso
es necesario que primero haya requerido al titular Notarialmente para que sea él el que ejercite las
acciones, si no lo hace estará legitimado el licenciatario. Imaginemos que alguien infringe la
patente y se le condena pagar por daños y perjuicios, si el titular ya ha demandado a quien la
introdujo y ya ha cobrado, no puede interponer acción por los mismos hechos.

Plazo: las acciones prescriben a los cinco años desde que el titular de la patente tuvo
conocimiento de la infracción y de quién era el infractor.

CLASES DE ACCIONES: se pueden pedir conjuntamente si no son incompatibles. primero hay

que pedir que se declare la infracción, ya que para poder ejercitar estas acciones de condena es
necesario que se declare la infracción

A) Acción de cesación: lo que caracteriza a estas conductas es que el tercero esta llevando a
cabo una conducta antijurídica, lo primero que se va a querer es que cese esta conducta
infractora. Se le pide al juez que cese esta conducta.

El titular solicita que cese el acto de infracción de la patente. El titular de la patente debe probar
la comisión del acto de infracción de su patente. Debe probar además que ha habido esa
infracción.Tiene que haber riesgo de reiteración sucesiva de la infracción (no sirve con un hecho
aislado). Prescribe a los 5 años desde el cese definitivo de los actos de infracción.

B) Acción de indemnización: no basta con pedir que cese la conducta, se pide además que se
indemnice por daños y perjuicios causados. Es una responsabilidad objetiva, nace por el hecho
de estar vulnerando la patente, no hay que acreditar nada, solo hay que acreditar el hecho
infractor. Se solicita que se condene al infractor a reparar e indemnizar el daño producido.

Responsabilidad objetiva que nace por el mero hecho de la realización del acto de fabricación,
importación o utilización

Su finalidad es que se repare el daño emergente causado al titular de la patente y el lucro

cesante, el titular puede pedir una indemnización de las siguientes:

• 1. Exigir al infractor los beneficios que habría obtenido el titular de la patente si no se hubiese
producido el acto infractor. En la práctica siempre se suele optar por este criterio que es mucho
más sencillo.
• 2. Exigir al infractor los beneficios que obtuvo al violar la patente. No es recomendada, se tendría
que cuantificar lo que ha ganado el infractor (se necesita una orden judicial)
• 3. Exigir el pago de un canon como si el infractor hubiese celebrado un contrato de licencia.
C) Acción de embargo: es complementaria de la anterior, que se retiren del mercado y la venta al
público los productos obtenidos por esta infracción. también se puede pedir que se destruyan las
máquinas utilizadas para cometer esa conducta infractora. Se solicita el embargo de los objetos
producidos o importados con violación del derecho de patente. Es necesario que exista un
presupuesto: se debe obtener una declaración judicial afirmativa de la existencia de la violación
de la patente.

D) Acción de atribución en propiedad: complementa a la anterior, se quiere que los objetos

embargados se los entreguen al verdadero titular de la patente. Esto se cualifica y tiene un valor, y
si este valor es mayor a la indemnización por daños y perjuicios, se le debe compensar al
infractor por el exceso.

Solicitud en propiedad de los objetos o medios embargados. Se imputa el valor de los bienes
afectados al importe de la indemnización de daños y perjuicios. Si el valor excediera del importe
de indemnización el titular de la patente deberá compensar a la otra parte por el exceso
(enriquecimiento injusto).

E) Acción de adopción de medidas destinadas a evitar la prosecución de la violación de la

patente: (para que no se siga cometiendo esa acción infractora). Adopción de las medidas
necesarias para evitar que prosiga la violación de la patente. Esta acción complementaria a la
acción de cesación de los actos de violación de la patente.

F) Acción de publicación de la sentencia: Carácter excepcional (adjetivo nuevo en la Ley

24/2015). Sirve para exigir al juez que publique la sentencia en uno o más periódicos a costa del
infractor. La finalidad es dar publicidad y advertencia a terceros que podrían infringir tu patente.
Esta acción tiene un coste elevado ya que el titular de la patente elige en qué periódicos se quiere
publicar y además el titular puede pedir que se publique el fallo o que se publique la extensa
sentencia en su totalidad.

2. Obligaciones del titular de la patente

Tiene las principales obligaciones de explotar la invención patentada y pagar las anualidades (o
tasas) para mantener la patente en vigor.

A) Explotación de la invención patentada: El titular de la patente está obligado a explotar la

invención patentada por sí o por otra persona por él autorizada (normalmente mediante licencias)
mediante su ejecución en España o en el territorio de un Miembro de la OMC de forma que la
explotación resulte suficiente para satisfacer la demanda nacional (art. 90 LP). Se considera que
hay explotación suficiente cuando ese producto se ha distribuido comercialmente y cuando no
hay carencias de ese producto en el mercado. La carga de acreditar que hay explotación
suficiente la tiene el titular de la patente, mediante un certificado que debe presentar ante la

OEPM si se le requiriese o si un tercero lo solicitase

La explotación de la patente debe iniciarse dentro de los 4 años siguientes a la presentación de la

solicitud o en los 3 siguientes a la publicación de la concesión en el BOPI (el plazo que más tarde
termine de los dos).

Si el titular de la patente no la explota pero quiere conservar su derecho puede acudir al

expediente denominado licencia de pleno derecho.

Consecuencias derivadas del incumplimiento de la obligación de explotar la patente:

- Apertura del procedimiento de concesión de licencias obligatorias

- La caducidad de la patente

B) Pago de anualidades: Para mantener el derecho sobre la invención su titular está obligado a
pagar las correspondientes anualidades que se pagan por años por adelantado a la OEPM. El
pago debe efectuarse dentro de los tres meses anteriores al vencimiento, o el mes siguiente de
haber caducado. Si se paga con retraso tendrá un recargo entre el 25 % y el 50%. Si no se pagan
las anualidades dentro de los plazos previstos la patente caducará, y la patente pasará a ser de
dominio público.

3. La nulidad y la caducidad de la patente

1. INTRODUCCIÓN: La patente puede ser atacada por dos causas: la nulidad y la caducidad que
se difieren por su naturaleza y efectos. La nulidad proviene de un vicio radical que afecta al
fundamento mismo de la patente, a su propia existencia, produce el efecto de que se considera
que la patente no ha existido nunca. La caducidad resulta de una causa que hace perecer la
patente originalmente válida y que no produce efectos sino a partir del momento en que esa
causa se manifiesta.

2. CAUSAS DE NULIDAD DE LA PATENTE (102 LP): Se regulan en el art. 102 LP. Constituyen un
numerus clausus. Las causas son:

A) No reunir los requisitos de patentabilidad exigidos por la ley. Es decir, que adolezca de
novedad, actividad inventiva o aplicación industrial

B) Que la patente no esté suficientemente descrita, de manera clara y completa, para que pueda
ejecutarse por un experto en la materia.

C) Cuando la patente protege más de lo que se solicitó.

D) Que el titular no tuviera derecho a obtenerla, ya que no era el verdadero inventor (no estaba
legitimado para obtener la patente).

ACCIONES DE NULIDAD DE LA PATENTE: Se pide que la patente se declare nula cuando existe
alguno de los presupuestos del art. 102 LP. Se regulan en el Título X de la LP.

Legitimación activa: cualquier interesado y la Administración Pública. Únicamente en el supuesto

de que la patente se le concediese al no legitimado, tendría legitimación el verdadero inventor.

Legitimación pasiva: el titular de la patente en el momento de ejercitar la acción.

Plazo: durante la vida legal de la patente y los 5 años siguientes a su caducidad.

La declaración de nulidad puede ser total o parcial. Se puede declarar la nulidad de toda la
patente o solo de alguna de las reivindicaciones de la patente (es posible siempre y cuando la
patente pueda subsistir sin esas reivindicaciones cuya nulidad se ha pedido)

En acciones de nulidad, no se puede alegar en la jurisdicción ordinaria (civil) un motivo de nulidad

que ya se ha presentado ante la jurisdicción contencioso administrativa (efecto de cosa juzgada)

Acción reivindicatoria.

CONSECUENCIAS D ELA DECLARACIÓN DE NULIDAD: La patente nunca fue válida, nunca ha

existido. Afecta al propio origen de la patente. Excepción: esta nulidad no va a afectar a las
resoluciones de cosa juzgada que hayan tenido lugar antes de declarar la nulidad.

Los efectos retroactivos de la declaración de nulidad no afectarán a:

A las resoluciones sobre infracciones de patentes que tuviesen efecto de cosa juzgada y se
hubiesen ejecutado antes de la declaración de nulidad.

A los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad que se hubiesen ejecutado con
anterioridad. Ej: licencias

Comunicación de la Sentencia a la OEPM que procederá a cancelar la inscripción o a la

modificación del título inscrito

Una vez que esta sentencia sea firme (a los 20 días de su notificación mientras no se haya
impuesto ningún recurso), tendrá efectos para todo el OJ y frente a terceros.

3. CAUSAS DE CADUCIDAD (108 LP): a) La duración de la patente es 20 años desde la fecha de

solicitud. b) La renuncia del titular a la inscripción de la patente, es una declaración unilateral no
recepticia. Se puede renunciar a toda la patente o a determinadas reivindicaciones

Debe ser notificada por escrito a la OEPM para que tenga efecto

Debe inscribirse en el Registro de patentes

Que conste el consentimiento de los titulares de derecho o licencias inscrita.

Si hay reivindicación de un tercero, éste debe dar su consentimiento.

c) Falta de pago de las anualidades.

No puede decretarse la caducidad por falta de uso antes de la expiración de dos años a partir de
la concesión de la primera licencia obligatoria.

d) Falta de uso o Incumplimiento de la obligación de explotar la patente.

EFECTOS DE LA CADUCIDAD: La caducidad supone que la patente pasa a ser de dominio

público. La caducidad debe ser declarada por la OEPM y debe ser publicada en el BOPI. Si la
caducidad se produce por falta de explotación la OEPM con carácter previo a la declaración de
caducidad deberá abrir un expediente administrativo.

4. Jurisdicción y normas procesales

A) COMPETENCIA Y LEGITIMACIÓN: Se regula en el Título XIII.

Competencia objetiva: Juzgado de lo mercantil.

Competencia territorial: Art. 118 LP que establece que para conocer las acciones civiles será
competente el juzgado de lo mercantil de la ciudad correspondiente al domicilio del demandado
o de la Comunidad Autónoma en la que se hubiese realizado la violación o producido sus efectos.

Tipo de procedimiento: juicio ordinario

Competencia territorial: lugar donde se produzca la infracción o el domicilio del demandado (a

elección del demandante)

Se sigue el procedimiento ordinario pero si la cuantía así lo estipula será verbal.

B) ACCIÓN DE NEGACIÓN: Se regula en el art. 121 LP. Cualquier tercero puede ejercitar esta
acción frente al titular de la patente para que un juez declare que su actuación no constituye una
violación de esa patente.

Requisito: Previamente debe requerir notarialmente al titular de la patente.

Legitimación activa: tercero que realiza conductas próximas a la infracción pero que no lo son.

PRESUPUESTO DEL ART. 121 LP: Legitimación: cualquier interesado que esté llevando a cabo
una actividad industrial y tema que puede ser demandado por violación de patente.

Notificación previa del interesado al titular de la patente.

Que haya transcurrido un mes desde el requerimiento al titular sin que se pronuncie o no esté
conforme con la respuesta.

Notificación de la demanda a todos los titulares de derechos sobre la patente.

El juez emitirá la declaración si el interesado prueba que su actuación no constituye una

infracción de la patente.

El solicitante no debe haber sido demandado, ya que si no se perdería la posibilidad de

interponer esta acción.

C) DILIGENCIAS DE COMPROBACIÓN DE HECHOS (equivalente a las diligencias preliminares de

un procedimiento civil normal): Se regula en los art. 123 y siguientes LP. Es una modalidad de
diligencias preliminares que tiene como finalidad obtener con carácter previo al ejercicio de la
acción por violación de la patente, de ciertos medios de prueba sobre la existencia de su
presunta violación y paralizar el perjuicio derivado de dicha violación,

Legitimación activa: persona legitimada para ejercitar la acción principal. El titular de la patente.
Debe haber una presunción creíble de que la patente está siendo violada y que no exista otro
medio posible para comprobar esa infracción. Sirve para probar si de verdad se está infringiendo
la patente. Concurrencia de requisitos necesarios:

- Que sea presumible la violación de la patente.

- Que no haya otra vía alternativa para comprobar la efectiva violación de la patente.

El procedimiento se inicia con un escrito solicitando estas diligencias de comprobación de

hechos al juez. Podrá admitir o denegar.

Si en el plazo de 30 días desde la entrega de la certificación de la diligencia no se presenta la

demanda por violación de marca las diligencia quedarán sin efecto.

MEDIDAS CAUTELARES

Aspectos generales: Se recogen en los art. 127 y siguientes. Resulta de aplicación el art. 732.2 de
la LEC.

Legitimación activa: quien ejercite o vaya ejercitar las acciones principales contenidas en la LP. Se
piden antes de la demanda o con la misma demanda

La solicitud debe presentarse ante el mismo órgano que deba conocer del pleito principal.

Las medidas cautelares que se pueden solicitar estén en el art. 128 LP que contempla:

• La cesación de los actos de violación.

• La retención y depósito de los objetos producidos o importados con violación del

derecho de patente.

• El afianzamiento de una eventual indemnización de daños y perjuicios.

• La anotaciones registrales que procedan

Requisitos para adoptar medidas cautelares: Fumus boni iuris. Apariencia de buen derecho.
Periculum in mora. Peligro en la demora (que no se pueda cumplir la sentencia debido a la
tardanza del procedimiento). Prestar caución. En PI se exige que haya apariencia de buen
derecho y que se preste caución, ya que el peligro en la demora SIEMPRE existe.

ESPECIALIDADES DEL PELIGRO EN LA DEMORA

Se trata de una medidas anticipatorias, así lo ha manifestado la jurisprudencia, tratan de

anticipar el fallo y parar la conducta antijurídica para que no se agrave cada ve más (paralizar).

Si la conducta infractora de la parte demandada persistiese durante la pendencia del litigio se le

estaría permitiendo disfrutar de modo ilícito de una actuación por la vía de hecho, pudiendo
cometer de modo continuado los actos contra la patente durante el periodo que debería ser de
exclusiva de la actora, agravándose con ello de modo progresivo los daños y perjuicios para ella.