OMPIIINV/GUA/97/1

ORIGINAL: Espafiol
FECHA: Septiembre de 1997

w
MINISTERIO DE ECONOMiA
DE GUATEMALA
e
ORGANIZACION MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

SEMINARIO DE LA OMPI SOBRE LA PROTECCION LEGAL

DE LAS INVENCIONES Y LOS DISENOS INDUSTRIALES
PARA LOS PAisES DEL ISTMO CENTROAMERICANO
organizado por
la Organizaci6n Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
en cooperaci6n con
el Ministerio de Economia,
a traves del Registro de la Propiedad Industrial de Guatemala

Ciudad de Guatemala, 17 a 19 de septiembre de 1997

CONDICIONES BAsICAS PARA LA PROTECCION LEGAL DE LAS INVENCIONES Y

EL DERECHO A LA PATENTE

Documento preparado por Thaimy Marquez, Asesora, Servicio Autonomo Registro de la

Propiedad Industrial (SARPI), Caracas

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CONDICIONES BASICAS PARA LA PROTECCION LEGAL DE LAS INVENCIONES Y

,
EL DERECHO A LA PATENTE

ANTECEDENTES

Desde el inicio mismo de la humanidad, en la era de las cavernas, el hombre debio

'valerse del intercambio de bienes para poder sobrevivir, para la satisfaccion de sus mas
elementales necesidades. Para ello, peleaba por obtener vestido, comida, vivienda.

Al mismo tiempo, el hombre siente la necesidad de vivir en comunidad y descubre, que

es mucho mas facil obtener los bienes necesarios para la satisfaccion de sus necesidades
mediante su intercambio entre los distintos grupos comunitarios. Se dio cuenta de que la
convivencia en grupos proporcionaba mas beneficios que el vivir en forma aislada. De esta
forma, se producen las primeras manifestaciones de intercambio de bienes.

Posteriormente, se intensifican los intercambios y el hombre ya no se conforma con la

sola satisfaccion de sus necesidades primarias, sino que busca obtener cada vez mayor
bienestar. Para ello, se aparta de las peleas como medio para obtener los bienes necesarios e
inicia un proceso rudimentario de negociacion. EI hombre entiende que es necesario pagar
por la obtencion de bienes, pero como no existia la moneda, inicia el intercambio de una cosa
por otra, 0 sea, el trueque.

Se originan peleas entre los miembros de una y otra comunidad, con el fin de apoderarse
de las mejoras cosas, para intercambiarlas y obtener con ello ellogro de mayor bienestar.

Aparecen aquellos que se especializan en producir determinados bienes, con la sola

finalidad de intercambiarlos y obtener con ello un beneficio, mas alla de la satisfaccion de
necesidades 0 confort.

Con la aparicion de la moneda, se institucionaliza el trueque como un verdadero

sistema de venta. La moneda viene a facilitar el intercambio de bienes.

Adviene la era de la industrializacion y lejos queda la era del mazo de piedra que fue
utilizado para la obtencion de los bienes indispensables para la sobrevivencia. Aparece la
oferta y la demanda.

Se inicia la fabricacion de productos similares, y aparece la necesidad de

individualizarlos en el mercado, toda vez que no es una sola persona sino varias las que
producen el mismo bien 0 el mismo tipo de bienes. Surge de esta forma la competencia y se
piensa en que la mejor forma para lograr la identificacion de los productos que se colo can en
el mercado es darles un nombre, tal como 10 hacen las personas para su propia identificacion,

A medida que el comercio se intensifica y se elimina las barreras que separan a los
pueblos y que generan distorsiones y obstaculos al comercio, la necesidad de identificar los
productos que se comercializa se hace cada vez mayor. Por esta razon, los Estados buscan
perfeccionar, fortalecer y optimizar los medios que garantizan la proteccion a los nombres
utilizados para particularizar los productos y servicios en el mercado (signos distintivos).
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Del mismo modo como surge la necesidad de intensificar, perfeccionar e individualizar

el intercambio de bienes y servicios, aparece tambien la necesidad para el hombre de obtener
mejores bienes y servicios que puedan brindarle mayor comodidad.

Comienza la busqueda para mejorar los productos y los procesos para su obtenci6n. De
la investigaci6n domestica (hecha en casa de familia), se pasa a una investigaci6n
industrializada, mas tecnica, que trae consigo la aparici6n de nuevos y mejores productos y la
mejora de los procesos de obtenci6n( procesos productivos) de los mismos, capaces de dar
satisfacci6n al hombre, proporcionarle comida y, en suma una mejor calidad de vida.

Los nuevos procedimientos y productos no se generan espontaneamente, son el

resultado de investigaci6n e inversi6n. La sociedad ve satisfecha alguna necesidad, ve
resuelto algun problema y es precise pensar en buscar un mecanismo compensatorio para la
persona que ha dedicado su tiempo a la investigaci6n y desarrollo que dan como resultado un
aporte positivo.

En la epoca del Estado Absolutista, se recoge el precepto del Derecho Romano del Bajo
Imperio de Justiniano, segun el cual Ley era s610 aquello que complacia al Principe. EI
capricho del Monarca 0 Soberano fue 10determinante para otorgar reconocimiento,
compensaci6n al inventor, a quien se Ie concedia un Monopolio 0 Privilegio.

Este Monopolio 0 Privilegio, ciertarnente concedia un derecho, pero la constituci6n de

este derecho es potestative 0 discrecional del monarca. EI inventor carece de derecho como
resultado de su aporte, s610 el monarca tiene ellibre albedrio de conceder 0 no el derecho. De
esta forma, nos encontramos con el sistema antecesor de la PATENTE, donde se habla de
conceder privilegios; es decir, no se trata de un reconocimiento al derecho por objeto de la
creacion, sino de una atribucion facultativa del Monarca.

Durante esos dias, el inventor no tiene un derecho originario sobre el resultado de su

ingenio. Hoy, por el contrario, el inventor tiene un derecho natural u originario por conducto
de su obra, por su ingenio, y el Estado tiene el deber de reconocer tal derecho y otorgarle un
reconocimiento (PATENTE), luego del cumplimiento de determinados requisitos y
condiciones establecidas legalmente; funci6n esta propia de los estados de derecho, a
diferencia de 10que sucedida con el Estado Totalitario donde era arbitrario de parte del Estado
la concesion 0 no de la patente, era solo un gesto gracioso.

En nuestros dias, por el contrario, la concesion de una patente, no responde a la

discrecionalidad 0 arbitrariedad del Estado. La concesion 0 no de la patentes supone el
cumplimiento de determinados requisitos, supone el reconocimiento del derecho del inventor
que tiene su fundamento en el interes social.

Toda invencion supone la satisfaccion de necesidades colectivas, por 10que el Estado en

atencion a ello reconocimiento de esto y consciente de la necesidad de estimular el incremento
de la investigaci6n y desarrollo para ellogro de nuevas invenciones que son la base del
progreso y del bienestar, otorga las patentes.

La patente confiere a su titular un derecho de uso exclusivo que Ie permite excluir a

terceros del uso del contenido objeto de la invenci6n. Cada invencion redunda en beneficio
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para la sociedad un nuevo 0 mejor producto 0 procedimiento, la solucion a un problema

existente 0 a un problema nuevo, en definitiva la invencion resulta una contribucion para la
colectividad, no solo por el contenido mismo de la invencion, sino tarnbien por la divulgacion
de informacion tecnologica base de nuevas investigaciones que pueden dar como resultado
nuevas invenciones. Detras de cada invencion existe una potencial nueva invencion, y el ciclo
se repite una y otra vez, constantemente.

Por ello, en retribucion, la sociedad ha decidido recompensar al inventor, mediante la

concesion de un derecho exclusivo, de duracion limitada en el tiempo perc capaz de ofrecer al
investigador un incentivo para continuar invirtiendo su tiempo, sus conocimientos y sus
recursos economicos en el desarrollo de la tecnologia, en busca del perfeccionamiento y
optimizaci6n de cualquier tipo de industria, 10 que incide positivamente en el avance de un
pais.

De 10 expuesto se desprende que la proteccion de las invenciones, mediante el sistema

de patentes constituye el mejor mecanismo para el desarrollo economico de nuestros paises y
por ende de su aparato productivo.

Podemos citar, como antecedente legislativo de la patente, la Ley de Patentes aprobada

por el Senado de Venecia en el siglo XV (1474), que establecia que "cualquier persona que
haga en esta ciudad un nuevo e ingenioso artificio, estara obligado a registrarlo en la Oficina
del Proveditore de la Comuna, tan pronto como haya sido perfeccionado que sea posible
usarlo y aplicarlo", prohibiendo a otras personas hacerlo.

En Florencia, durante 1427, se otorga privilegio a Filippo Brunelleschi, el mas notable

arquitecto del Renacimiento, por 3 a.ii.os, sobre un tipo de barco provisto de elevadores de
carga.

Algunos a.ii.os antes, en 1443, se concedio por 20 a.ii.os a Antonio Marin, tambien en
Venecia ,el privilegio de explotar en forma exclusiva molinos que no requerian de la fuerza
hidraulica.

EI Municipio de Amiens, en 1543, concede monopolio de explotacion sobre la

invencion de una ca!andria satinadora (prensa que da tersura y lustre al papel 0 tela)

En Inglaterra, se dicta en 1624 el Estatuto de Monopolios por el cual se autoriza al

Monarca para conceder monopolios sobre invenciones. Mas tarde, mediante un Decreto
promulgado en Massachusetts, se prohibe la concesion de monopolios a menos que se refiera
a nuevas invenciones provechosas para el pais y por corto tiempo.

EI Presidente Washington promulga la primera Ley norteamericana de Patentes en 1790

y un a.ii.o mas tarde (1791) es publicada la primera ley francesa sobre Patentes.

En 1820 es aprobada la Ley espa.ii.ola la cua!, conjuntamente con la francesa de 1791, ha

servido como fuente inspiradora en materia de patentes, particularmente de los legisladores
latinoamericanos. En efecto, los principios contenidos en estos primeros esfuerzos
legislativos se han consolidado en tiempo en America Latina.
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DE LA INVENCION Y DE LAS PATENTES DE INVENCION

Las patentes protegen eI resuItado de la creatividad, del ingenio del hombre, que se
manifiesta mediante las invenciones. Desde los mas pequefios hasta los mas grandes
desarrollos tecnologicos se encuentran vinculados a las invenciones. Toda invencion implica
un aporte novedoso a la sociedad.

A pesar de que no existe una definicion universalmente aceptada sobre este termino, en
la practica puede afirmarse que se entiende por invencion aquella idea 0 regIa tecnica capaz de
solventar un problema tecnico hasta ese momenta sin solucion. La invencion necesariamente
debe consistir en el aporte de una ensefianza al patrimonio cientifico-tecnologico de la
humanidad.

Las mas recientes definiciones de la acepcion invencion insisten en que es una regIa
tecnica para solucionar un problema tecnico, Siempre habra una relacion medio - fin, es decir,
habra una invencion cuando haya un medio para alcanzar un fin y donde el medio 0 el fin sean
capaces de ofrecer solucion a un problema. En consecuencia, habra invencion cuando el
medio 0 el fin sean novedosos, capaces de proporcionar un beneficio en el ambito industrial
de un pais.

Las invenciones, ofrecen algo que no existia antes y esta es su principal diferencia con
los descubrimientos, mediante los cuales solo se consigue conocer 0 encontrar algo que ya
existia.

Las legislaciones sobre patentes, no incluyen por 10 general una definicion del termino
invencion, en cuyo caso, le corresponde ala jurisprudencia y la doctrina definirlo. Lo mas
importante en todo caso, es que la Ley precise cuales son los requisitos necesarios para
deterrninar que existe una invencion y que esta es susceptible de obtener proteccion mediante
una patente.

Entre las legislaciones que contienen una definicion de invencion podemos citar la de
Honduras (art. 4), Panama (art. II), Guatemala (art.! ), EI Salvador (art. 106), Mexico (art.
15), Cuba (art.21). La Ley Chilena ademas de contener una definicion de invencion, preve
una definicion de patente (art. 31) EI Anteproyecto de Convenio Centroamericano para la
Proteccion de la Propiedad Industrial (Invenciones y Disefios Industriales), tambien incluye
una definicion de 10 que debe entenderse por invencion (Art. 2). Como observamos, la
mayoria de las leyes de patentes centroamericanas, a pesar de no poseer una normativa
comun, como sucede en el ambito marcario, incluyen una definicion de invencion, cosa que
parece mantenerse en el proyecto centroamericano en materia de patentes. En el mismo
senti do, el Anteproyecto de Ley de Invenciones de Paraguay, incluye una lista de los asuntos
que son considerados como invenciones (Art. 2). Tarnbien, la Ley Tipo de la OMPI para los
paises en desarrollo sobre invenciones contiene una definicion de 10 que debe entenderse por
invencion.

La Decision 344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena, Regimen Comun de

Propiedad Industrial de los Paises Miembros de la Comunidad Andina, no contempla
definicion alguna sobre 10 que debe entenderse por invencion. La Decision 344, se limita a
establecer en el articulo 1 cuales son los requisitos de patentabilidad. En el articulo 6 indica
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10 que no se considera invencion y en el articulo 7 sefiala aquellas invenciones que no son

patentables. Del mismo modo, 10 dispone la Ley de Propiedad Industrial de Brasil (art. 8).

Tampoco encontramos dentro del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, comunmente denominado (ADPIC), una
definicion sobre el termino invencion, sino al igual que como sucede con la Decision 344,
dispone un articulo contentivo de los requisitos de patentabilidad (art. 27).

Hemos dicho que, en terminos generales, la invencion se define como una regia tecnica
para solucionar un problema tecnico. Es decir, es un medio para alcanzar un fin y podemos
afirmar que un medio implica un proceso 0 procedimiento, una forma 0 modo de hacer algo,
Mientras, que el fin es 10 concreto, el resultado del proceso, el producto mismo, por 10 que
podemos precisar que existen invenciones de productos y de procedimientos.

Las legislaciones, aun en aquellos casos en los que no se dispone de una definicion
sobre 10 que debe entenderse por invencion, se precisa, que las invenciones pueden ser de
productos 0 de procedimientos. Aspecto este importante, a los fmes de determinar cual es la
proteccion que corresponde al titular de la patente. Debemos recordar que las invenciones son
protegidas por 10 general mediante "las patentes de invencion", aun cuando en simultaneidad
puede ofrecerse proteccion mediante otros titulos, como por ejemplo, los certificados de
obtentor que se otorga a las variedades vegetales y los titulos de patente menor que se confiere
en ocasiones, a los modelos de utilidad.

La invencion puede recaer sobre el resultado 0 sobre los medios para obtener esos
resultados; y los medios 0 los resultados deben ser nuevos. Segun sea la invencion de medio
o de fin sera una patente de procedimiento 0 de producto.

En este sentido, es importante sefialar que el anteproyecto centroamericano en la materia

sabiamente incluye dentro de la definicion de invencion que esta puede estar constituida por
un producto 0 un procedimiento. Al efecto, define como producto, entre otros, cualquier
sustancia, composicion, material (inclusive biologico), aparato, maquina u otro objeto
tangible, 0 una parte de ellos.

En cuanto la definicion de procedimiento, se entiende, entre otros, cualquier metodo,

operacion 0 conjunto de operaciones, 0 aplicacion 0 usa de un producto, es decir, una
invencion de procedimiento puede consistir en un nuevo empleo de un procedimiento 0 de
un producto conocido.

Esta definicion, resulta importante, toda vez que en ocasiones ha habido confusion sobre
10 que debe entenderse como una invencion de producto 0 de procedimiento. En ocasiones, es
preciso que la Ley indique de forma expresa que las patentes pueden ser de producto 0 de
procedimiento, especialmente si ha habido un cambio legislativo que conlleve la apertura del
campo de patentabilidad sobre areas de la tecnica antes excluidas. Especial importancia
cobraron en la decada de los noventa los cambios legislativos que permitieron e1
patentamiento de invenciones de productos farmaceuticos, cuando la mayoria de los estados
otorgaban patentes solo para los procedimientos farmaceuticos.
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La Ley sefiala, por 10 general, ademas los requisitos basicos de patentabilidad, que
materia puede ser objeto de invenciones. Hemos visto como en las leyes que contienen una
definicion de invencion tambien se indica si la invencion puede ser de productos 0
procedimientos.

Por 10 general, en los casos en los que la Ley no incluye una definicion de 10 que se
entiende por invencion, par 10 general, en el mismo articulo que se precisan las condiciones
basicas 0 los requisitos objetivos de patentabilidad, se indica si la invencion puede ser de
producto 0 de procedimiento.

Tal es el caso de la Decision 344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena "Regimen

Comun de Proteccion de Propiedad Industrial de los Paises Miembros de la Comunidad
Andina", Esta normativa subregional no define expresamente 10 que debe entenderse por
invencion, a diferencia de 10 que sucede con la mayoria de leyes Centroamericanas en materia
de patentes que si preven una definicion del termino invencion,

Igualmente, el Anteproyecto de Convenio Centroamericano para la proteccion de las

Patentes de Invencion y los Diseiios Industriales y la Ley Tipo contienen una definicion de la
acepcion invencion.

La Decision 344 dispone en su articulo I que los Paises Miembros otorgaran patentes
para las invenciones sean de productos 0 de procedimientos en todos los campos de la
tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion
industrial. Vemos que esta normativa, no obstante no definir el termino invencion, si precisa
que esta puede estar referida a productos 0 procedimientos.

La indicacion de que la invencion puede ser de producto 0 de procedimiento es

importante, toda vez que permite determinar cual es la proteccion que corresponde al titular de
la patente.

EI Anteproyecto Centroamericano en materia de patentes de invencion y diseiios

industriales, ademas de contener una definicion de invencion, precisa 10 que se entiende por
invencion de producto. En este sentido, establece que se entiende por producto, entre otros,
cualquier sustancia, composicion, material (inclusive biologico), aparato, maquina u otro
objeto tangible, 0 una parte de ellos. De 10 que se desprende que las invenciones de producto
son aquellas que revisten una forma tangible y que la invencion de producto puede ser el
producto mismo 0 un producto que constituya parte de otro y que solo puede comercializarse
como parte de otro producto.

EI citado Anteproyecto define igualmente 10 que debe entenderse como invencion de

procedimiento y seiiala que, entre otros, debe entenderse cualquier metodo, operacion 0
conjunto de operaciones, 0 aplicacion 0 uso de un producto. Esta definicion sabiamente
incluye que podran obtener patente aquellos procedimientos que consistan en la aplicacion 0
en un nuevo usa de un procedimiento conocido 0 de un producto conocido.

Decimos sabiamente porque, en ocasiones, se ha pensado que los nuevos usos son un
asunto distinto a un procedimiento. En algunos casos, esta interpretacion viene dada por la
forma en que la Ley esta escrita, forma esta que origina confusion. Por ejemplo, en el caso
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de la Comunidad Andina, la Decision 344 establece en el articulo I cuales son los requisitos
que debe tener una invencion para ser objeto de proteccion mediante una patente. En el
articulo 7, sefiala aquellas invenciones que estan excluidas de proteccion, pero luego en otro
articulo indica que los productos 0 procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado
de la tecnica, no seran objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso
distinto al originalmente comprendido por la patente inicial (art. 16). De esta forma, hay
algunos que han pensado que ellegislador andino quiso excluir de proteccion a los nuevos
usos, cosa que compartimos, pero esta exclusion no obedece a que los usos sean una cosa
distinta a un procedimiento. Los que afirman que los nuevos usos no pueden ser protegidos,
basan su afirmacion en el hecho de que son usos.

Afirman que como la Decision 344 establece que las patentes se otorgaran para las
invenciones de productos 0 procedimientos, cuando la invencion involucra un nuevo usa, una
nueva aplicacion de un producto 0 procedimiento ya conocidos, no puede gozar de proteccion
via patente, toda vez que ese nuevo usa 0 aplicacion no constituye ni un producto ni un
procedimiento y que son solo productos 0 procedimientos los que pueden ser protegidos
mediante el sistema de patentes.

Consideramos que si bien es cierto que un nuevo usc, una nueva aplicacion de un
producto 0 procedimiento ya conocidos, no pueden ser protegidos mediante una patente de
invencion dentro de la Comunidad Andina, esto es asi, unica y exclusivamente porque existe
una prohibicion expresa al respecto. Ellegislador andino los excluyo de proteccion de manera
explicita de conformidad con 10 establecido en el articulo 6 de la Decision 344.

No obstante, en una modificacion de la norma comunitaria, pensamos que bastaria con

la eliminacion del articulo 16, que es el que establece esta prohibicion, para que pueda
considerarse que pueden ser protegidos los nuevos usos mediante patente de invencion y no
compartimos la tesis de quienes consideran que no seria suficiente con la eliminacion del
articulo 16 en comento, para considerar que pueden ser protegidos los nuevos usos, sino seria
necesario que se incluya expresamente en el articulo que define el campo de patentabilidad,
que se otorgaran patentes para las invenciones sean de productos, procedimientos 0 usos, toda
vez que creemos que dentro de los procedimientos se encuentran comprendidos los usos 0 los
nuevos usos.

Como vernos, se presentan problemas por la forma en que esta concebida la legislacion
o por interpretaciones excesivamente literales de la normativa existente; asi como tambien
por falta de informacion 0 desconocimiento de 10 que se entiende por procedimiento.

Lo mas recomendable es incluir en la Ley una definicion precisa, pero amplia, de 10 que
se considera procedimiento, como 10 tiene el Anteproyecto Centroamericano en materia de
invenciones 0 diseiios industriales, el cual define sin lugar a equivocos que un procedimiento
puede ser para la obtencion de un producto, 0 puede consistir en el nuevo empleo de un
procedimiento 0 de un producto que ya fueren conocidos.

Las patentes correspondientes para productos 0 procedimientos, suelen denominarse

"patente de producto" y "patente de procedimiento" respectivamente.
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La patente es un titulo constitutivo de derecho, conferido por el Estado al inventor.

Constituye el mayor de los incentivos para alentar la creatividad de los paises, con especial
incidencia en los sectares productivos (industriales) y de investigacion (cientificos y
tecnologicos). Coadyuva en la orientacion de planes de inversion en I & D.

A traves de la patente de invencion, su titular tendra un derecho de uso exc1usivo

temporal, que Ie permitira exc1uir a terceros en el uso, copia 0 explotacion del mismo. La
seguridad juridica que ofrece la obtencion de la patente, permite que su titular disponga
efectivamente la inversion de recursos humanos y financieros tendientes a explotar
comercialmente el contenido de la invencion, trayendo con ello beneficios a la colectividad,
que se materializan mediante la aparicion de nuevos 0 mejores productos y procedimientos en
el mercado, ahOITO de tiempo y costos, especializacion y optimizacion de mana de obra.
Tambien, permite que el titular de la patente pueda conceder licencias de uso, contratos de
asistencia tecnica, que sumados a la explotacion directa que el puede realizar incrementa sus
beneficios, toda vez, que recibira a cambio pago de las regalias 0 cualquier otra compensacion
pactada. No obstante, el titular de la patente debe entender que la concesion de licencias,
restringe su derecho de exc1usividad en el uso y que no podra tomar accion contra el
licenciatario para reprimirio por la explotacion de la invencion, siempre y cuando por
supuesto, se respeten las condiciones generales establecidas en el contrato.

Adicionalmente, la patente es el mejor medio de diseminacion de informacion

tecnologica, contiene tecnologia de punta, toda vez que una patente como veremos mas
adelante debe cumplir con el requisito de novedad absoluta. La informacion contenida en el
documento de patente, se coloca a disposicion de la colectividad, en especial de la
colectividad cientifico-tecnologica para aprovecharla en la continuacion 0 inicio de nuevos
programas de I & D, 10 que se traduce muy probablemente en nuevas invenciones.

Para que una invencion pueda ser protegida mediante patente, la misma debe reunir
ciertos requisitos que determinan si se ha efectuado una contribucion real a la sociedad, toda
vez que como recordamos la invencion confiere un derecho de uso exc1usivo al titular de la
patente, pero esta exc1usividad es una suerte de compensacion que la sociedad Ie confiere al
inventor por su aporte.

Esta contribucion viene dada, no solo por el objeto mismo de la invencion, sino par la
divulgacion de informacion tecnologica base y fruto para nuevas invenciones. Esto ultimo es
la esencia misma y soporte para que se confiera un derecho de uso exc1usivo al titular de la
invencion,

Son las patentes de invencion, el mejor mecanismo de incentivo a los investigadores

quienes enriquecen el patrimonio cientifico-tecnologico de la sociedad con el resultado mismo
de su invencion y mediante la divulgacion de la informacion tecnica que involucra la
invencion y el proceso investigativo.

La patente de invencion confiere a su titular una exc1usividad en el uso, atribuyendole la

facultad de poder exc1uir a terceros del uso no autorizado. EI titular de la patente tendra el uso
exc1usivo del objeto de la invencion y cuando se trata de una invencion de producto, se
entiende que tendra atribuida en exc1usiva, la capacidad de produccion industrial del producto
objeto de la patente. En el caso de que sea una patente de procedimiento, tendra la facultad de
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usar integralmente el proceso patentado junto con la distribucion y comercializacion de los

resultados obtenidos.

Un sistema de patentes bien concebido constituye el mejor mecanismo para el

desarrollo y optimizacion del aparato productivo de nuestros paises. Para ello, se necesita la
definicion precisa de los derechos conferidos, la proteccion de amplios sectores del estado de
la tecnica, la definicion de los lapsos de proteccion atendiendo al tiempo que hubo de
invertirse para el logro de la invencion, toda vez, que solo de esta manera el investigador
sentira aliento para continuar invirtiendo en programas de investigacion y desarrollo, dado que
al materializarse una invencion que pasara al patrimonio de la hurnanidad, el podra sentir
debidamente compensado su esfuerzo mediante la obtencion de una patente en condiciones
adecuadas.

REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

Para que una invencion sea patentable, podemos afirmar, que son tres los requisitos
basicos a ser considerados: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicacion
industrial. Estos requisitos, son practicarnente unanimemente aceptados por la doctrina y la
jurisprudencia, encontrandose en la mayoria de las legislaciones de los Estados.

En relacion con el primero de los requisitos la novedad, se requiere que una invencion
sea nueva, para que pueda obtener proteccion mediante una patente de invencion, es decir,
que no este comprendida dentro del estado de la tecnica. La patente, persigue entre otras
cosas, retribuir al inventor por la real contribucion que este ha proporcionado a la sociedad.
Por esta razon, el contenido de la invencion debe ser novedoso. Si el contenido de la
invencion no fuere nuevo, sino par el contrario conocido, mal podria decirse que existe aporte
ala sociedad; no puede considerarse como aporte algo que ya existe. Si no hay aporte a la
sociedad, mal deberia conferirsele un derecho de uso exclusivo a una persona sobre asuntos
que bien podrian utilizarse libremente por todos.

La novedad puede venir dada, bien porque se resuelve un problema nuevo, porque se
soluciona un problema ya planteado 0 porque se produce un resultado no conocido par la
tecnica, pero que introduce mejoras en un proceso productivo 0 porque con este resultado, se
producen nuevos 0 mejores productos. EI resultado de la invencion debe ser un objeto no
conocido en ningun lugar del mundo.

EI ambito geografico de apreciacion de la novedad ha ido cambiando en el tiempo. En

algun momenta hubo legislaciones que establecian que para la proteccion de una invencion
mediante el sistema de patentes bastaba conque el producto mismo de la invencion no fuera
conocido en un determinado pais (el pais donde se presenta la solicitud de la invencion), esta
figura recibio el nombre de novedad relativa.

Cuando se apreciaba este requisito de novedad relativa, poco importaba que la

invencion fuera conocida en uno 0 mas lugares del mundo, 10 que importaba era que no fuera
conocido en el territorio donde se tramitaba la solicitud de patente. En este sentido, podemos
citar la Ley de Nicaragua en la materia que asi 10 dispone. No obstante, mediante desarrollo
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doctrinal y jurisprudencial se ha ido evolucionando al concepto de novedad absoluta,

exigiendose que para la obtenci6n de protecci6n mediante el sistema de patentes el objeto de
la invenci6n no debe haber sido conocido en ningun lugar del mundo.

En la actualidad, la mayoria de las legislaciones, al momenta de definir 10 que se

entiende por novedad, establecen en forma expresa que carece novedad todo 10 que haya sido
divulgado 0 hecho accesible al publico, en cualquier lugar del mundo, consagrandose de esta
forma la novedad absoluta 0 universal. Tal es el caso de las legislaciones de Costa Rica
(inciso 3, art. 2), Guatemala (art.3), El Salvador (art.113), Honduras (art. 9), Panama (art. 12),
Mexico (art. 17), Brasil (art. 11), Republica Dominicana (art. 1), Cuba (art. 40), Chile (art.
33). En el caso de la Ley Nicaraguense, ya hemos dicho, que a pesar de que no 10 establece
en forma expresa su legislaci6n, es esta la concepci6n por interpretaci6n doctrinal y
jursiprudencial.

En el caso de la Comunidad Andina vemos que la Decisi6n 344 s610 se sefiala el

requisito de novedad dentro de aquellos que son necesarios para la concesi6n de una patente,
no dispone expresamente el contexto geografico que debe analizarse para determinar si la
invenci6n carece 0 no de novedad. No obstante, la doctrina ha expresado al respecto, que la
novedad relativa como criterio para apreciar la novedad requiere de una indicaci6n expresa.

Por otra parte, si bien la forma en que debe ser apreciada la novedad en relaci6n con el
ambito geografico no esta explicitamente contenida en la norma subregional, la misma se
puede deducir por la aplicaci6n anal6gica de otras disposiciones contenidas en la normativa
(art. 57) Ymediante la utilizaci6n de principios l6gicos.

Tambien por la interpretaci6n teleo16gica de la normativa en cuanto a que toda

invenci6n supone un aporte nuevo, no conocido antes en el estado de la tecnica, En este
sentido, cabe recordar que el sistema de patentes esta inspirado en la recompensa que debe
recibir el inventor por haberle proporcionado una contribuci6n a la sociedad. Este aporte debe
ser nuevo, debe ser un conocimiento que no se conocia y no la copia de algo ya conocido. Es
esta la interpretaci6n de las oficinas nacionales competentes encargadas de la administraci6n
de las normas regulatorias de la propiedad industrial en la comunidad andina y en el mismo
sentido 10 interpretan nuestros tribunales. En el rnismo sentido entendemos que cuando el
Acuerdo sobre los ADPIC, se limita a seiialar que seran patentables aquellas invenciones que
sean nuevas, se ha referido a novedad absoluta. Vale citar que el Diccionario de la Real
Academia de la Lengua nos sefiala que nuevo 0 nueva es algo que no existia antes.

En cuanto a los medios que pueden utilizarse para considerar que una informaci6n ha
pasado al dominio publico, estes pueden ser muy variados, una descripci6n escrita u oral, la
utilizaci6n misma de la invenci6n (producci6n industrial, comercializacion), etc.

La mayoria de las legislaciones no establece mas que a titulo enunciativo cuales pueden
ser considerados medios capaces de destruir la novedad de la invenci6n, con la finalidad de
que sean 10 mas amplios posible y asi poder apreciar en toda su esencia y raz6n de ser el
requisito de la novedad universal, Tal es el caso, de Chile (art. 33), Brasil (art. 11), Mexico
(art. 17), El Salvador (art. 113), Panama (art. 12), Honduras (art. 9), Costa Rica (inc. 3, art. 2),
la Decisi6n 344 Regimen Comun a los Paises Andinos (art. 2).
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pagina 12

La legislacion Guatemalteca seiiala cuales son los unicos medios que admiten para
entender que ha sido divulgada 0 que hace parte del estado de la tecnica e1 contenido de una
invencion " .. publicacion, venta 0 comercializacion..." y, a pesar de que son bastante amplios
se requiere de interpretacion. Esto, podria generar algunos problemas al momenta de decidir
si se cumple 0 no con el requisito de la novedad absoluta, en el momenta de apreciar si forma
o no parte del estado de la tecnica, el contenido de la solicitud en tramite (parrafo segundo,
art. 3).

La Ley Cubana de Invenciones, Descubrimientos Cientificos, Modelos Industriales

Marcas y Denominaciones de Origen, dispone que si la esencia de la solicitud de patente no
ha sido revelada en forma oral 0 escrita en Cuba 0 en el extranjero en un circulo
indeterminado de personas, hasta el punto que sea posible su realizacion se entendera que es
nueva, Nos preguntamos que pasa cuando las revelaciones son visuales y que dado los
avances de la tecnologia aun sin palabras pueden inducir y dar a conocer el contenido mismo
de la invencion y su realizacion.

Cuanto mas amplia sea la redaccion en cuanto a los medios que puedan ser apreciados
por las oficinas a los fines de determinar si el contenido de una invencion se encuentra 0 no
dentro del estado de la tecnica, sera mas facil el poder apreciar en toda su dimension y
esencia el requisito de la novedad universal 0 absoluta.

Resulta contrario al principio de novedad absoluta, establecer restricciones en la

apreciacion de los medios capaces de destruir la novedad de una invencion., ya que todo 10
divulgado 0 que se ha hecho accesible al publico por un medio distinto a los contenidos en la
Ley debe poder ser apreciado como una anterioridad y, en consecuencia, como parte del
estado de la tecnica la a informacion divulgada por cualquier medio.

Por las consideraciones anteriores, parece mas recomendable la utilizacion de

enumeraciones de caracter enunciative 0 la utilizacion de expresiones tales como, comprende
el estado de la tecnica todo 10 que haya sido divulgado 0 accesible al publico, por una
descripcion oral u escrita, por una utilizacion 0 cualquier otro medio antes de la fecha de la
presentacion de la solicitud de patente 0, en su caso, de la prioridad reconocida. De esta
forma, podra apreciarse en toda su magnitud la informacion que haya pasado al estado de la
tecnica y podra garantizarse la mejor apreciacion del requisito de novedad universal 0
absoluta, toda vez, que la novedad es un requisito que se analiza objetivamente, mediante la
comparacion entre 10 que se reivindica en la solicitud de patente y 10 que existe en el estado
de la tecnica.

EI requisito de novedad absoluta, se entiende superado cuando el contenido de la

invencion no se encuentra en el estado de la tecnica, es decir, cuando la invencion no ha sido
divulgada antes de la fecha de presentacion de la solicitud 0 de prioridad reivindicada, si fuere
el caso, en cualquier lugar del mundo y por cualquier medio.

Se entiende en el estado de la tecnica todo aquello que se ha hecho accesible al publico,

sin importar mucho la forma en que se produjo esa divulgacion 0 conocimiento de la
invencion por parte del publico. Sin importar si fue por azar 0 como producto de la
investigacion que se conocio la informacion. Tampoco tiene significado el numero de
 OMPIIINVIGUAl97II
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personas que hayan conocido la regia tecnica, basta conque se conozca y que exista al menos
una persona con capacidad para transmitir de que se trata la invenci6n.

La informaci6n que hace parte del estado de la tecnica supone que debe haber sido antes
de la fecha de la presentaci6n de la solicitud 0 antes de la fecha prioritaria de ser el caso.

La mayoria de las legislaciones dispone cuales son los supuestos en los que la
divulgaci6n del contenido de la invenci6n no ocasiona la perdida de la novedad, 10 que la
doctrina denomina divulgaciones temporalmente esteriles, siempre y cuando se den las
condiciones de tiempo y forma respecto de la divulgaci6n. Se establece una suerte de plazo y
mecanismo de gracia

En este sentido, se dispone que las divulgaciones ocurridas dentro del afio precedente a
la fecha de presentaci6n de la solicitud en el pais 0, en su caso, dentro del afto precedente a la
fecha de la solicitud cuya prioridad se reivindica, siempre que tal divulgaci6n provenga del
inventor 0 su causahabiente, 0 de un abuso de confianza, incumplimiento de contrato 0 actos
ilicitos cometido contra alguno de ellos.

La divulgaci6n resultante de una publicaci6n hecha por una oficina de propiedad

industrial en un procedimiento de concesi6n de una patente, s610 se entendera comprendida
en la excepci6n prevista en el parrafo anterior siempre que la solicitud objeto de esa
publicaci6n hubiese sido presentada por quien no tenia derecho a obtener la patente, 0 que la
publicaci6n se hubiese hecho par un error imputable a esa oficina de propiedad industrial.

Es decir, para determinar la novedad tambien se considerara dentro del estado de la

tecnica el contenido de una solicitud de patente cuya fecha de presentaci6n 0 de prioridad
fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando,
siempre que dicho contenido se publique.

En cuanto al requisito de nivel inventivo 0 actividad inventiva, se cumple cuando el

contenido de la invenci6n no resulta obvio ni evidente para una persona del oficio
normalmente versada en la materia tecnica correspondiente. No basta conque la invenci6n sea
nueva debe significar un verdadero aporte al estado de la tecnica,

Para determinar si la invencion se ha derivado de manera evidente u obvia del estado de

la tecnica, se requiere que una persona capacitada en la materia tecnica relativa a la invenci6n
intente buscar la soluci6n al problema tecnico aplicando sus conocimientos, sus habilidades,
de no hallar la solucion podra concluirse que la invenci6n tiene altura inventiva.

Al igual que cuando se analiza el requisito de la novedad, donde 10 que se toma en

cuenta es el estado de tecnica, si se encontraba 0 no en el estado de la etnica. Tambien el
requisito de nivel inventivo se determina en funci6n del estado de la tecnica, donde 10
importante no es si la informaci6n se encontraba 0 no dentro del estado de la tecnica, sino que
no de derive de forma evidente del estado de la tecnica,

Lo que importa al analizar este requisito es que la invenci6n represente un avance en el

estado de la tecnica existente. Este avance puede ser el producto de largos afios de
investigaci6n 0 de un hallazgo, una casualidad, suerte de principiante, esto no tiene mayor
 OMPIIINV/GUN9711
•
pagina 14

importancia ya que 10 determinante para concluir que se cumple con este requisito es que la
invencion no sea evidente para un tecnico en la materia.

Cuando no referimos a la cualidad que debe tener la persona que evaluara la existencia
de este requisito, no estarnos exigiendo que sea un especialista, sino que sea una persona de
oficio normalmente versada en la materia tecnica relativa a la invencion.

En la practica, aquellas oficinas que lleven a cabo directarnente el examen de

registrabilidad 0 exarnen de fondo de la solicitud, mediante el cual se determina si la
invencion es susceptible de ser protegida a traves de una patente, deben poder contar con
personas tecnicas capaces de poder apreciar este requisito. En el caso de las oficinas, que no
realizan intemamente este examen, deberan contratarse expertos 0 peritos extemos que
efectuen el analisis correspondiente, ya que a diferencia de 10 que sucede con la apreciacion
del requisito de novedad cuya verificacion supone una apreciacion objetiva mediante la cual
se compara el objeto de la invencion con 10 que existe en el estado de la tecnica, Para apreciar
el nivel inventivo se realiza una apreciacion subjetiva de 10 que e1 solicitante reivindica con
10 que el examinar pueda pensar que es obvio 0 no

EI requisito de aplicacion industrial se entiende cumplido cuando la invencion es

susceptible de ser efectivamente empleada en la practica, es decir, utilizarse en cualquier tipo
de industria, entendiendose por industria la referida a cualquier actividad productiva incluidos
los servicios, la artesania, la agricultura, la ganaderia, la manufactura, la construccion, la
mineria, la pesca y otros sectores productivos.

Algunas leyes no se conforman con indicar que a los fines de verificar el requisito de
aplicacion industrial se entiende por industria cualquier actividad productiva, sino que
prefieren indicar explicitamente las actividades productivas que abarca la expresion industria
y citan entre otros la artesania, la agricultura, la ganaderia, la manufactura, la construccion, la
mineria, la pesca y los servicios. Asi 10 hacen por ejemplo, las leyes de Honduras (art. 8),
Panama (art. 17), EI Salvador (art. 112), Guatemala (art. 3), Costa Rica (lit. 6, art. 2). Del
mismo modo, 10 contempla el Anteproyecto de Convenio Centroamericano en materia de
invenciones y disefios industriales.

Mientras que otras legislaciones se conforman con indicar que se considerara que una
invencion es susceptible de aplicacion industrial cuando su objeto puede ser producido 0
utilizado en cualquier tipo de industria, entendiendose por industria la referida a cualquier
actividad productiva, con la sola referencia de que en esta se incluyen los servicios, por
ejemplo, la Decision 344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena.

La exigencia de este requisito encuentra su esencia y razon de ser en el hecho de que

como hemos subrayado la patente supone un aporte capaz de materializarse mediante un
producto 0 un procedimiento mejor, nuevo 0 diferente, es decir, la invencion supone un aporte
al desarrollo de la tecnologia, un estimulo al desarrollo industrial. En consecuencia, una
patente s610 debe concederse para aquellas invenciones que se supone pueden emplearse en la
practica, es decir, pueden ser utilizadas en cuaiquier tipo de industria.

De 10 que se trata es que la invenci6n pueda ser efectivamente utilizada a nivel

industrial, que es distinto a que la invenci6n per se tenga caracter industrial. Poco importa la
 OMP!IINV/GUAl97/1
pagina 15

• finalidad 0 utilizacion del resultado de la invenci6n, 10determinante es que la invenci6n pueda

utilizarse con fines de aprovechamiento industrial, que pueda utilizarse en cualquier tipo de
industria. Por esta razon, se requiere que la invenci6n sea algo real, susceptible de ser
repetido y aplicable en cualquier tipo de industria, debe ser una aplicaci6n concreta y no un
concepto abstracto.

Hemos expresado que para que una invenci6n sea patentable es necesario que la misma
cumpla con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicaci6n industrial. No obstante,
los Estados determinan cuales son las invenciones que cumpliendo con estos requisitos
pueden ser objeto de patente y cuales a pesar de cumplir con los mismos no pueden ser
patentables. Para la determinaci6n de cuales son aquellas invenciones no consideradas como
patentables, los Estados se basan en consideraciones de caracter economico-politico que por
10general son ajenas a la esencia misma del derecho de patentes.

En el mismo sentido, los Estados establecen que algunas creaciones no pueden ser
considerados como invenciones, verbigracia, los descubrimientos, las teorias cientificas, los
metodos matematicos, las creaciones puramente esteticas, las obras literarias y artisticas, los
programas de ordenador, las materias 0 las energias en la forma en que se encuentran en la
naturaleza, entre otros. La raz6n basica de esto es que los mismos no reunen los requisitos
exigidos por la legislaci6n para ser patentables. Por ejemplo, los descubrimientos no son
invenci6n porque no otorgan ninguna soluci6n a un problema tecnico, son s610 el resultado de
encontrar algo que no era conocido. Las teorias cientificas tampoco son la soluci6n a un
problema tecnico alcanzado por el hombre, no son reglas tecnicas sino leyes naturales; las
obras literarias 0 artisticas y los programas de ordenador son creaciones protegidas por el
derecho de autor; las materias 0 las energias tal y como se encuentran en la naturaleza
tampoco son invenciones, por tratarse simplemente de un descubrimiento.

En consecuencia, una invenci6n para poder obtener protecci6n mediante una patente,
ademas de cumplir con los requisitos de patentabilidad, no debera estar comprendida dentro
de las exclusiones y excepciones expresamente determinadas por la Ley.

DERECHO A LA PATENTE

Para obtener la patente como tal, es necesario precisar la forma en que se ha efectuado la
invenci6n (individualmente, entre varias personas, por relaci6n contractual 0 laboral, simple
hallazgo, manipulaci6n de informaci6n e instrurnentos de otro pero sin mediaci6n de relaci6n
de trabajo 0 contrato, sustracci6n). Atendiendo la forma mediante la que se ha obtenido la
invenci6n, la Ley se determina quien es la persona legitimada para obtener el derecho que
confiere la patente.

No obstante, se tiene como regia general consagrada en la mayoria de las legislaciones,

que el derecho a la patente pertenece al inventor 0 a su causahabiente. Cuando varias
personas han hecho conjuntamente una invenci6n, el derecho corresponde en comun a todas
elias. Si varias personas realoizaran la misma invenci6n, independientemente unas de otras,
tendra mejor derecho a obtener la patente aquella que primero presente la solicitud de patente
 OMPIIINV/GUN9711
pagina 16

o que invoque la prioridad de fecha mas antigua, siempre que esa solicitud no sea abandonada •
ni denegada.

Cuando la invencion es el producto de una relacion contractual 0 laboral, las

legislaciones por 10 general disponen a quien corresponde el derecho a la patente. La
mayoria de las leyes establecen que euando medie una relacion contractual (contrato de obra 0
de servicio) 0 una relacion laboral (contrato de trabajo), el derecho a la patente corresponde a
la persona que contrato la obra 0 el servicio 0 al empleador, segun corresponda. En tal
sentido, a titulo ejemplificativo citamos las leyes de Honduras (art. 12), EI Salvador (art. 118),
Guatemala (art. 6). Tambien, el Anteproyecto de Convenio Centroamericano en materia de
Invenciones y Disefios Industriales incluye una norma (art. 11).

Algunas leyes en materia de propiedad industrial, euando la invencion es realizada bajo

dependencia laboral, es decir, por personas sujetas a una relacion de trabajo, no tratan el tema,
sino que 10 remiten a las leyes especiales en materia laboral 0 del trabajo, verbigracia, la ley
de Panama (art. 9) y Mexico (art. 14), la Decision 344 de la Cornision del Acuerdo de
Cartagena (art. 10). Esta ultima incluye una disposicion que obliga a las entidades que
reciban financiamiento estatal para sus investigaciones, a la reinversion de parte de las
regalias que reciben para la cornercializacion de las invenciones desarrolladas bajo relacion
laboral, con el prop6sito de generar fondos continuos de investigacion y estimular a los
investigadores, haciendolos participes de los rendimientos de las innovaciones.

Tambien, dispone la Decision 344 que cuando ocurra una invencion bajo relacion
laboral, el empleador estatal, cualquiera que sea su forma y naturaleza, podra ceder parte de
los beneficios economicos de las innovaciones en beneficio de los empleados inventores, para
estimular las actividades de investigacion, sin perjuicio de las disposiciones que al efecto
establezca la legislacion especial en la materia de cada Pais Miembro.

La Ley de Patentes de Invencion, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad

de Costa Rica, establece que cuando la invencion sea realizada como producto de un contrato
no laboral, cuyo objeto sea producirla, el derecho de patente correspondera al mandatario,
salvo pacta en contrario (lit. 1, art. 4). Mientras que cuando se trate de un trabajador, cuyo
contrato 0 relacion de trabajo tenga como objeto la produccion de determinadas invenciones,
el derecho de patente de aquellas pertenecera en comun a las partes que hayan establecido la
relacion laboral, en forma irrenunciable lit. 2, art. 4). La Iegislacion diferencia entre la
invencion proveniente de una relacion de un contrato no laboral de aquellas que se produce
por conducto de una relacion de trabajo, a los fines de determinar a quien corresponde el
derecho a la patente.

En 10 que se refiere a invenciones resultantes de la manipulacion de informacion e

instrumentos de otro, pero sin mediacion de relacion de trabajo 0 contrato (invenciones
dependientes), las leyes preven distintas opciones a los fines de decidir a quien corresponde el
derecho a la patente. En este sentido, las legislaciones de El Salvador (art. 119), Costa Rica
(lit. 3, art. 4), Guatemala (Tercer Parrafo, art. 6), disponen que el derecho a la patente
pertenece al empleado, cuando la invencion es producto de un contrato 0 relaci6n de trabaj 0
que no tenia como objeto la produccion de invenciones. EI algunos casos, el derecho esta
sujeto a ciertas disposiciones como, por ejemplo, el pago de una contraprestaci6n al
empleador por concepto de los ingresos obtenidos por concepto de la invenci6n; pago de una
 OMPIIINV/GUAl97/1
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• contraprestacion al emp1eador por la utilizacion de los datos 0 medios a los que hubiese tenido
acceso el empleado en virtud de su trabajo y gracias a los cuales realizo la invencion; derecho
preferente en favor del empleador para adquirir el derecho a la patente, en 10casos en que el
mismo qui era ser cedido 0 licenciado.

A diferencia de esto, algunas leyes disponen que el derecho a 1apatente respecto de

invenciones resultantes de la manipulaci6n de informacion e instrumentos de otro pero sin
mediaci6n de relacion de trabajo 0 contrato, puede ser un derecho compartido, 0 sea, que
empleado y empleador son cotitulares del derecho. A tal efecto, disponen un procedimiento
de notificacion reciproca entre ambos, que determinara, segun se cumpla, si debe haber
cotitularidad del derecho 0 si por el contrario el derecho a la patente pertenece en exc1usiva al
empleado. Tal es el caso, de la Ley de Honduras (art. 13).

EI Anteproyecto de Convenio Centroamericano establece que cuando un empleado que

no estuviese obligado por su contrato de trabajo a ejercer una actividad inventiva realizare una
invenci6n en el campo de actividades de su empleador, 0 mediante la uti1izaci6n de datos 0
medios a los que tuviera acceso por razon de su empleo, comunicara inmediatamente este
hecho a su emp1eador por escrito, y a pedido de este, Ie proporcionara las informaciones
necesarias para comprender la invencion,

Si el empleador no efectuase las comunicaciones del caso, en los tiempos establecidos al

efecto, se entendera que el derecho a la patente pertenece al empleado. En el caso de que el
empleador notificare su interes por la invencion, el empleado tendra derecho a una
remuneraci6n equitativa, teniendo en cuenta el valor econ6mico estimado de la invenci6n.

Se observa que cuando se trata de contratos de obra 0 de servicio, existe una inclinacion
en 1amayoria de las legislaciones a que el derecho a la invencion corresponda al empleador 0
persona que contrato 1a obra 0 el servicio.

Cuando se trata de invenciones realizadas bajo dependencia laboral (relacion de

trabajo), deberan tomarse en cuenta las circunstancias propias de cada caso, de conformidad
con la norrnativa en la materia

En los casos en que una solicitud de patente se refiera a una invenci6n que ha sido
sustraida al inventor 0 a sus causahabientes 0, de que en virtud de obligaciones contractuales 0
legales el titular de la patente sea una persona distinta al solicitante, quien tenga legitimo
interes podra rec1amar la calidad de verdadero titular, de conformidad con la legislaci6n
establecida a tales fines.

A los fines de presentar la solicitud de patente, la mator parte de las legislaciones no

establecen condiciones especiales respecto de la nacionalidad que debe tenerse para tal fin.
Tampoco existen limitaciones en relaci6n con el hecho de que deba ser el inventor quien
presente la solicitud. La solicitud podra ser presentada directamente por el propio inventor,
por la persona que al efecto disponga la ley 0 por quien corresponda de conformidad con los
contratos existentes, pudiendo ser presentada la solicitud por una 0 varias personas. La
titularidad de la invencion pueden recaer en personas naturales 0 juridicas.
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Aun en 10 casos en los que como consecuencia de disposiciones contractuales 0 por •

disposici6n de la Ley el derecho a la patente pertenezca a una persona distinta al inventor,
este conserva el derecho a ser mencionado como tal en la invenci6n. Esto es conocido como
el derecho moral del inventor, equivalente al derecho moral 0 derecho a la patemidad de la
obra que tienen los titulares de derecho de autor.

MENCION DEL INVENTOR

La casi totalidad de las legislaciones establece que el inventor tendra derecho a ser
mencionado en tal calidad en la patente y en los documentos y publicaciones oficiales
relativos a ella, salvo que se oponga a ello. Esta norma se ve complementada en algunos
casos en los que la legislaci6n agrega que se consideran nulos, en primer termino, los
acuerdos mediante los cuales el inventor se ve obligado a efectuar tal declaraci6n; y que
tambien seran nulos los acuerdos a traves de los cuales el inventor renuncie a su derecho a ser
mencionado como tal en la invenci6n.

DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESION

Para obtener una patente de invenci6n y, en consecuencia, el derecho a su uso exclusivo,

se requiere que el Estado confiera un titulo. A tales fines, las distintas legislaciones
establecen un procedimiento de concesi6n que, por 10 general, es tramitado por una autoridad
estatal que puede ser de caracter nacional 0 regional, y cornunmente es denominada oficina de
propiedad industrial.

Cuando se trata de una oficina de caracter nacional, esta puede estar concebida como un
organismo sin autonomia financiera ni presupuestaria y sin personalidad juridica, dependiente
de la Administraci6n Central de los Estados 0 como un ente descentralizado al cual se Ie
atribuye personalidad juridica y autonomia funcional y presupuestaria.

En la actualidad, podemos afirmar que es esta la tendencia, particularmente en los paises

latinoamericanos. Como ejcmplos, citaremos, el recien creado Instituto Aut6nomo de
Propiedad Industrial de Argentina, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el
Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Brasil, el INDECOPI del Peru, el Servicio
Aut6nomo de la Propiedad Intelectual de Venezuela, asi como los proyectos de creaci6n del
Instituto de Propiedad Intelectual del Ecuador y Bolivia. Tambien, podemos citar como
ejemplos en Europa a la Oficina Espanola de Patentes y Marcas y el Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial de Francia.

Algunos paises, han preferido contar, como autoridad competente a los fines de
administrar la concesi6n de derecho de patente, con una oficina con rango supranacional, la
cual tiene atribuida la capacidad de conceder patentes por cuenta de los paises miembros del
sistema. Asi 10 han dispuesto la Organizaci6n Europea, la Organizaci6n Africana de la
Propiedad Intelectual (OAPI) y la Organizaci6n Regional Africana de Propiedad Industrial
(ARIPO).
 OMPIIINV/GUAl9711
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• Para la concesion de una patente de invencion se requiere la presentacion de una

solicitud, que en la mayoria de los casos debe ser en soporte papel, con escasas excepciones
como el caso de Japon, donde la solicitud puede ser presentada a distancia via modem 0 a
traves de medios magneticos (diskettes).

Los requisitos de presentacion de la solicitud y el procedimiento varian de legislacion en

legislacion. Las legislaciones a tales fines pueden ser de caracter nacional (leyes) 0
supranacional (Leyes, Decisiones 0 Resoluciones emanadas de los organos legislativos
supranacionales existentes en sistemas de integracion, Como ejemplo de ello, encontramos la
Decision 344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena, norma comunitaria y de rango
supranacional para los Paises Miembros de la Comunidad Andina).

No obstante, podemos afirmar que en la mayoria de los casos se sigue una lista de
requisitos minimos similares, necesarios para iniciar la tramitacion de la solicitud, a saber:
identificacion del solicitante y del inventor; titulo 0 nombre de la invencion; descripcion;
reivindicaciones; resumen y comprobante del pago de las tasas correspondientes.

La descripcion de la invencion es uno de los requisitos podriamos decir de mayor

importancia, toda vez que la misma presenta la informacion necesaria que permite a una
persona versada en la materia comprenderla y ejecutarla. Razon por la cual, generalmente, se
exige que la descripcion debe ser clara y completa. Cuando la invencion se refiera a un
producto 0 a un procedimiento relativo a un material biologico que no se encuentre a
disposicion del publico, y la invencion no pueda describirse de manera que pueda
comprenderse y ser ejecutada por una persona capacitada en la materia tecnica, se
complementara la descripcion mediante un deposito de dicho material, en una institucion
dentro 0 fuera del pais pero reconocida por la autoridad nacional competente encargada de la
administracion de los derechos de propiedad industrial.

Las reivindicaciones tambien se ubican dentro de los requisitos esenciales para la

presentacion de la solicitud, ya que las mismas definiran la materia que se desea proteger
mediante la patente. Por ello, deberan ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas
por la descripcion, EI alcance de la proteccion conferida por la patente de invencion, estara
deterrninado por el tenor de las reivindicaciones y la descripcion y los dibujos 0 pianos, 0 en
su caso, el deposito del material biologico, serviran para interpretarlas.

En cuanto aI proceso de tramitacion, cada pais determina que tipo de sistema adopta,
existen varios sistemas: el de examen previo; el de examen previo con observaciones; el
sistema denominado del registro; examen diferido e informe de anterioridades. La mayoria de
los paises se han inclinado por el sistema de examen previa con observaciones para
determinar la concesi6n de la patente de invencion.

Este sistema, garantiza a la colectividad que s610 seran protegidas aquellas invenciones
que 10 merezcan, evitandose de esta manera la asignacion de derechos exclusivos
injustificados. Permite, adicionalmente que el titular de la patente tenga seguridad sobre la
solidez de su derecho y que los competidores conozcan el derecho real del inventor y puedan
prevenir posibles infracciones.
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pagina 20 •

En los paises donde se contempla este sistema, es necesario que las administraciones •
encargadas de la propiedad industrial, posean personal calificado, entrenado y experimentado
desde el punto de vista tecnico para ejecutarlo. Adicionalmente, deben contar con fondos
documentales con informacion nacional e internacional que permita apoyar esta actividad.

EI proceso de tramitacion de una solicitud bajo este sistema, consta de dos fases: la
primera, una revision de la solicitud con miras a determinar si la misma se ajusta a los
aspectos formales indicados en la Ley (requisitos de presentacion), en la cualla oficina podra
requerir que se precise 0 ac1are 10 que se considere necesario, 0 se subsanen las omisiones; y
la segunda, un examen de registrabilidad 0 de patentabilidad que permite evaluar si la
solicitud cumple con las condiciones basicas de novedad absoluta, nivel inventivo y
aplicacion industrial. Si durante la realizacion del examen de patentabilidad se encontrase que
existe la posible vulneracion total 0 parcial de derechos adquiridos por terceros 0 que se
necesitan datos 0 docurnentacion adicionales 0 complementarios, se podra requerir al
solicitante que aclare 10 necesario 0 que presente la documentacion requerida.

Esta segunda fase, por 10 general, debe llevarse a cabo una vez que ha sido publicada la
solicitud. Hasta ese momento, el expediente se considera confidencial y no podra ser
consultado por terceros. La mayoria de las legislaciones dispone que al cumplirse el plazo de
dieciocho (18) meses contados desde la fecha de presentacion de la solicitud de patente 0
desde la fecha de prioridad reivindicada, tendra lugar la publicacion y el expediente quedara
abierto al publico para fines de informacion. No obstante antes del plazo indicado, el
solicitante podra pedir a la oficina de propiedad industrial que publique su solicitud.

La publicacion comporta una doble finalidad: por una parte, divulgar la informacion
tecnologica involucrada en la solicitud; y por la otra, de permitir a cualquier persona
interesada el presentar observaciones para desvirtuar la patentabilidad de la invencion,
Algunas las legislaciones requieren que para la presentacion de las observaciones debe existir
un interes legitimo.

EI examen de registrabilidad es realizado directamente por la oficina de propiedad

industrial (examinadores internos) 0 mediante el concurso de expertos independientes 0 de
entidades publicas 0 privadas, nacionales 0 extranjeras, 0 en el marco de acuerdos regionales 0
internacionales. Aun en el caso de que el examen se lleve a cabo por examinadores internos,
la oficina de propiedad industrial podra requerir el informe de expertos 0 de organismos
cientificos 0 tecnologicos, Asimismo, cuando 10 estime conveniente, podra requerir informes
de cualquiera de las oficinas 0 entidades nacionales 0 extranjeras, publicas 0 privadas.

Cuando la oficina realiza directamente el examen de patentabilidad, debe tener personal

interno calificado y suficiente, y poseer un fondo documental adecuado, que permita
garantizar la apreciacion de los requisitos de patentabilidad.

La oficina, puede delegar la realizacion del examen tecnico en peritos externos. Sin
embargo, consideramos que esto tiene grandes desventajas. En primer lugar el hecho mismo
de que el perito tenga su lugar de trabajo fuera de la oficina Ie genera severas dificultades para
accesar fondos documentales y bases de datos para la busqueda de anterioridades, a esto se
suma la escasa capacitacion que puedan tener estos peritos para la realizacion de la labor de
 OMPIIINV/GUAl97/1
• pagina 21

• busqueda e interpretacion sobre e1 estado de 1atecnica. Puede ocurrir tambien, que no haya
recibido capacitacion para el uso correcto de la Clasificacion Internacional de Patentes.

Como consecuencia de 10 anterior, se pueden presentar tratos desiguales entre las

solicitudes segun sea la experiencia, entrenamiento y conocimientos del perito y dificultades
para que las oficinas puedan controlar la calidad y la velocidad en la realizacion del examen
de patentabilidad.

No obstante, considero que existe una desventaja mucho mayor para las Oficinas de
Propiedad Industrial, la falta de formacion de personal de planta en las distintas areas de la
tecnica, recurso este tan necesario, a los fines de brindar efectiva asistencia a los sectores
industriales, tecnologicos y cientificos de nuestros paises. Es necesario, que las oficinas
ofrezcan programas de informacion que brinden orientacion sobre la utilizacion de la
informacion tecnologica contenida en los documentos de patente, disefien servicios de
informacion tecnologica y asesoren en el establecimiento de micleos de propiedad industrial
en universidades, centros tecnologicos y de investigacion, y empresas. Para ella, se requiere
de personal calificado, el cual en la mayoria de los casos esta fonnado por examinadores de
patente.

EI examen de la solicitud determinara la concesion 0 no del derecho ala patente. Si el

examen de patentabilidad fuere favorable, se otorga el titulo de patente. Si fuere desfavorable
se denegara la solicitud.

Para mantener en vigencia la patente 0, en su caso, la solicitud de patente en tramite,

deberan pagarse las tasas periodicas establecidas por la legislacion,

OTRAS FORMAS DE PROTECCION DE LAS INVENCIONES

DEL MODELO DE UTILIDAD

EI modelo de utilidad es una invencion en la cual la solucion tecnica s610 esta referida a
la forma, configuracion 0 disposicion de elementos de algun artefacto, herramienta,
instrumento u otro objeto 0 de alguna parte del mismo, que pennita un mejor 0 diferente
funcionamiento, utilizacion 0 fabricacion del objeto tal que se incorpora 0 que proporcione al
mismo alguna utilidad ventaja 0 efecto tecnico que antes no tenia. Es decir, esta modalidad de
proteccion esta orientada exclusivamente a invenciones de naturaleza mecanica,

De la anterior definicion podemos deducir, que un modelo de utilidad presenta como

elementos caracteristicos: el ser una forma nueva, atribuida a objetos, que pennita una ventaja
o efecto tecnico diferente al que tenian,

Un modelo de utilidad no esta referido exclusivamente a la fonna externa del objeto,

sino tambien a la forma interna, la cual debe poder ser utilizada para solucionar un problema
tecnico, proporcionando un fin util, que puede venir dado por un mejor 0 diferente
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funcionamiento, utilizacion 0 fabricacion del objeto mismo que 10 incorpora 0 por alguna •
utilidad, ventaja 0 efecto tecnico nuevo.

La mayoria de las legislaciones define en la forma indicada, 10 que debe entenderse por
modelo de utilidad. As! tenemos las leyes de Chile (art. 54), Panama (art. 24), Mexico (art.
28), Honduras (art. 23), Guatemala (art. 44), EI Salvador (art. 120), Costa Rica (lit. 1, art. 25),
Brasil (art. 9), Decision 344 (art. 54).

EI Anteproyecto de Convenio Centroamericano sobre Invenciones y Diseiios

Industriales no preve ninguna norma contentiva de una definicion respecto a 10 que debe
entenderse por modelo de utilidad. Contempla el Anteproyecto un articulo que sefiala la
materia excluida de proteccion como modelos de utilidad; asi como un articulo que sefiala
cuales son los modele de utilidad no patentables. EI Acuerdo sobre los ADPIC, tampoco
contempla ninguna disposicion en relacion con los modelos de utilidad.

Dentro de las exclusiones de patentabilidad de los modelos de utilidad encontramos que

la mayoria de las legislaciones ubica los procedimientos y a las materias excluidas de
proteccion por patente de invencion. Tampoco son consideradas modelos de utilidad las
esculturas, las obras de arquitectura, pintura, grabado, estampado 0 cualquier objeto de
caracter puramente estetico, Del mismo modo, no podran ser objeto de proteccion, como
modelo de utilidad, las sustancias 0 composiciones quimicas, metalurgicas 0 de cualquier otra
indole.

Los modelos de utilidad son, por 10 general, tramitados conforme a las disposiciones
sobre patentes de invencion, bajo la reserva de las normas especiales referidas a esta
modalidad.

En su mayoria, las legislaciones establecen expresamente que un modelo de utilidad,

sera patentable cuando sea susceptible de aplicacion industrial y tenga novedad.

Algunos Estados protegen los modelos de utilidad mediante la concesion de titulos

distintos a la tradicional patente de invencion de modele de utilidad, llamados certificados de
utilidad 0 pequeiias patentes, u otros titulos similares a estos. Para ella, en la mayoria de los
casos, dispone la Ley la forma en la que habra de apreciarse el requisito de nivel inventivo.
Por 10 general, cuando se establece este requisito, es apreciado con gran fIexibilidad. AI
tiempo que se simplifican los procedimientos administrativos de concesion y se reducen los
montos por concepto de las tasas correspondientes.

DE LAS VARIEDADES VEGETALES

Las variedades vegetales son protegidas generalmente mediante un sistema de

proteccion especial y distinto al de las patentes de invencion, Este sistema de proteccion esta
regulado por un Convenio establecido al efecto, denominado Convenio Intemacional para la
Proteccion de las Obtenciones Vegetales (UPOV). Este Convenio, adoptado en 196 I ha sido
modificado por las aetas de 1978 y 1991, esta ultima define como "variedad" vegetal a un
conjunto de plantas de un solo taxon botanico del rango mas bajo conocido que pueda
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. definirse por la expresion de los caracteres resultantes de cierto genotipo 0 cornbinacion de

genotipos, distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresion de, por 10
menos, uno de dichos caracteres, y considerarse como una unidad habida cuenta de su aptitud
para propagarse sin alteracion,

Este Convenio define como obtentor a la persona que ha creado 0 que ha descubierto y
puesto a punto una variedad vegetal.

Las legislaciones de los Estados incorporan los principios y normas contenidos en este
Convenio, con la finalidad de ofrecer proteccion a las variedades u obtenciones vegetales.
Esta proteccion se materializa mediante la concesion de certificados 0 titulos de obtentor.

EI otorgamiento de los certificados 0 titulos de obtentor corresponde generalmente a

entes encargados de la administracion del sector agricola. Son excepcionales los casos en los
que las oficinas de propiedad industrial tienen atribuida la administracion y concesion de
derechos a los obtentores de variedades vegetales, conjuntamente con la administracion del
sistema de patentes de invencion. Tal es el caso, por ejemplo, de la Oficina de Invenciones y
Nuevas tecnologias del INDECOPI, en Peru.

Para que la variedad pueda ser objeto de proteccion, mediante un certificado de

obtentor, la misma debera cumplir con los requisitos de novedad, entendida esta, en su sentido
comercial 0 novedad relativa, distinguibilidad, homogeneidad, estabilidad y denominacion

Se considera que la variedad cumple con el requisito de novedad relativa cuando antes
de la fecha de presentacion de la solicitud, el material de reproduccion 0 de multiplicacion, 0
un producto e cosecha de la variedad, no se hubiese vendido 0 entregado a un tercero por el
obtentor 0 con su consentimiento, para fines de explotacion de la variedad mas de un afio
antes de esa fecha en el pais, 0 mas de cuatro afios (0 seis afios tratandose de arboles 0 de
vides) antes de esa fecha en el extranjero.

Una variedad se considerara distinta si se diferencia claramente de cualquiera otra cuya

existencia fuese cornunmente conocida en cualquier pais.

EI requisito de homogeneidad 0 uniformidad se entiende cumplido cuando la variedad

es suficientemente uniforme en sus caracteres esenciales, teniendo en cuenta las variaciones
previsibles segun su forma de reproduccion, multiplicacion 0 propagacion,

Se considera estable una varied ad si sus caracteres esenciales se mantienen inalterados

de generacion en generacion y al final de cada ciclo particular de reproducciones,
multiplicaciones 0 propagaciones.

La variedad debe recibir una denorninacion que permita su identificacion, Dicha

denorninacion no podra generar confusiones respecto del valor, 0 identidad de la variedad 0
del obtentor.

La concesion de un certificado de obtentor confiere a su titular derechos de exclusividad

similares a los de una patente de invencion. Su titular podra explotar industrial 0
comercialmente el material de reproduccion 0 de multiplicacion de la variedad protegida 0 de
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productos de la cosecha de ese material y, en algunos casos, tambien de productos fabricados •
directamente a partir de taIes productos de cosecha.

En ocasiones las variedades vegetales pueden ser protegidas tambien mediante el

sistema de patentes de invencion u otro sistema particular de proteccion, 10 que importa es que
sean efectivamente protegidas. En este sentido, el Acuerdo sobre los ADPIC dispone que los
Estados Miembros deben otorgar proteccion a todas las obtenciones vegetaIes mediante
patentes, mediante un sistema eficaz sui generis 0 mediante una cornbinacion de ambos.

Los Estados, determinan cual es el mejor sistema de proteccion que desean adoptar para
la proteccion de las obtenciones vegetales, con la finaIidad de que a los obtentores se les
reconozca y garantice su derecho.

La proteccion de las variedades vegetales fomenta las actividades de I & D y las

actividades de transferencia de tecnologia al interior de los paIses y fuera de el1os.

Por estas consideraciones, dada la flexibilidad prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC
para la determinacion de cual debe ser el mejor sistema para la proteccion de las obtenciones
vegetales, cada pais establece el sistema de proteccion que aplicara a las obtenciones
vegetales.

La mayoria de los paises dispone de leyes nacionaIes que se inspiran en gran medida en
el Convenio UPOV; otros, como en el caso de la Comunidad Andina, han optado por tener
un sistema dual de proteccion, bien a traves del sistema de patentes (Decision 344 Regimen
Comun de Propiedad Industrial) 0 bien a traves del sistema de certificado de obtentor
(Decision 345 Regimen Comun de Proteccion a los Derechos de los Obtentores de Variedades
Vegetales).

Los obtentores de variedades vegetales, podran se1eccionar entre el sistema de patentes

de invencion contemplado por la Decision 344, 0 el sistema de certificados de obtentor
regulado mediante la Decision 345 "Regimen Comun de Proteccion a los derechos de los
Obtentores de Variedades Vegetales". Tambien, podran decidir tener una proteccion dual, en
paralelo ya que los dos sistemas no se excluyen entre si, es decir, e1 obtentor podra a los fines
de proteger una variedad vegetal optar por una patente de invencion y aI mismo tiempo por un
certificado de obtentor.

Para obtener la proteccion mediante el sistema de patente de invencion 0 mediante

certificado de obtentor, el solicitante debera cumplir con los requisitos pertinentes en cada
caso. Para merecer una patente, la invencion debe ser novedosa, con nivel inventivo y
susceptible de aplicacion industrial.

Si se trata de una solicitud para optar par un certificado de obtentor, la variedad debera
cumplir con las condiciones de novedad, distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad.

[Fin del documento]