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Direito Empresarial
São Paulo
Rede Internacional de Universidades Laureate
2015
Sumário
Capítulo 3: Propriedade intelectual-------------------------------------------------------------- 5
Introdução------------------------------------------------------------------------------------------- 5
1 Aspectos gerais----------------------------------------------------------------------------------- 6
1.1 Direito autoral --------------------------------------------------------------------------------- 6
1.2 Direito moral e direito patrimonial --------------------------------------------------------- 7
2 Propriedade industrial--------------------------------------------------------------------------- 8
2.1 Marca ------------------------------------------------------------------------------------------ 8
2.2 Requisitos das marcas ------------------------------------------------------------------------ 8
2.3 Classificação das marcas ------------------------------------------------------------------ 10
2.4 Registro de marcas ------------------------------------------------------------------------- 12
3 Patentes----------------------------------------------------------------------------------------- 14
3.1 Requisitos para obtenção de patente de invenção ------------------------------------- 14
3.2 Patentes de modelo de utilidade ---------------------------------------------------------- 16
3.3 O que não é patenteável? ----------------------------------------------------------------- 16
3.4 Os direitos sobre as patentes de invenção e de utilidade ----------------------------- 17
Síntese--------------------------------------------------------------------------------------------- 20
Referências Bibliográficas----------------------------------------------------------------------- 21
Capítulo 3
Introdução
Propriedade intelectual
Este Capítulo tem por objetivo: a) entender a legislação que rege a propriedade intelectual,
bem como as sanções previstas no descumprimento das leis; b) reconhecer os problemas
aos quais as empresas estão sujeitas pela falta de registros das marcas e patentes.
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Propriedade intelectual
1 Aspectos gerais
A propriedade intelectual engloba a proteção de todos os bens imateriais provindos de uma
criação.
Os bens imateriais são bens relacionados ao saber. A Constituição Federal, no seu artigo 216,
incisos I, II, III, determina que os bens imateriais consistem nas formas de expressão, nos modos
de criar, fazer e viver e nas criações científicas, artísticas e tecnológicas.
Propriedade Intelectual é a área do Direito que, por meio de leis, garante a inventores ou
responsáveis por qualquer produção do intelecto – seja nos domínios industrial, científico,
literário ou artístico – o direito de obter, por um determinado período de tempo, recompensa
pela própria criação.1
Art. 1º
Esta Lei regula os direitos autorais, entendendo-se sob esta denominação os direitos de autor
e os que lhes são conexos.
O direito autoral é o direito que o autor tem de gozar dos benefícios resultantes de sua
criação. É o direito dado ao criador de uma obra literária, científica e artística de ligar seu
nome a sua criação e de produzi-la ou transmiti-la da forma que melhor lhe aprouver. (LIMA,
2006, p. 24).
O artigo 7° da mesma Lei n° 9.610 traz a lista das obras protegidas pelo direito autoral.
Conforme os artigos 18 a 21 do capítulo “Do Registro das Obras Intelectuais” da mesma lei,
a proteção da obra intelectual não depende de seu registro, isto é, não é o registro de uma
obra que lhe confere proteção, mas sua divulgação ao público. No entanto, é recomendada
a realização do registro, que pode se efetuar “conforme sua natureza, na Biblioteca Nacional,
na Escola de Música, na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no
Instituto Nacional do Cinema, ou no Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia”,
segundo o artigo 17 da Lei n° 5.988 de 14 de dezembro de 1970.
Note-se que, juntamente com o autor da obra, são protegidos os seus eventuais coautores.
1
Disponível em: <http://www.aspi.org.br/pt-br/propriedadeintelectual.aspx>. Acesso em: 8 jun. 2015.
Art. 22
Art. 23
Os direitos autorais englobam então o direito moral e o direito patrimonial. O direito moral é
aquele que liga intelectualmente o criador à sua criação. É um direito de paternidade, já que a
obra é fruto da mente de seu autor. O autor de uma obra nunca poderá deixar de sê-lo. Logo,
o direito moral não tem tempo de vigência, é ilimitado. Esse direito é irrenunciável, ou seja, não
pode ser transmitido a outrem nem gratuitamente, nem onerosamente (artigo 27 da Lei n° 9.610).
O direito moral do autor é personalíssimo e possui proteção legal indefinidamente. O artigo 24
da Lei n° 9.610 traz a lista dos direitos morais autorais:
Art. 24
Os §§1º e 3º desse artigo estabelecem o caráter sucessório de alguns dos direitos morais
patrimoniais. Por sua vez, o § 2º impõe ao Estado a defesa dos direitos caídos no domínio
público, ou seja, dos direitos cuja proteção dos direitos patrimoniais tenha vencido e que podem
ser utilizados livremente pelo público.
Junto com os direitos morais, o autor possui direitos patrimoniais sobre a obra. Estes são ligados
à materialidade da obra e são regidos pelos artigos 28 a 45 da Lei n° 9.610.
Ao contrário do direito autoral moral, que nasce com a própria obra, o direito patrimonial
começa com a comunicação ou divulgação da obra. De fato, é ligado à retribuição econômica
decorrente da alienação da obra. O autor da obra pode ceder os seus direitos patrimoniais, seja
de maneira onerosa, seja gratuitamente, integralmente ou em parte.
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Propriedade intelectual
Art. 28
Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou
científica.
O artigo 44, também da Lei n° 9.610, fixa o prazo de vigência da proteção patrimonial a setenta
anos, a contar do ano seguinte à divulgação da obra intelectual:
Art. 44
O prazo de proteção aos direitos patrimoniais sobre obras audiovisuais e fotográficas será de
setenta anos, a contar de 1° de janeiro do ano subsequente ao de sua divulgação.
É importante frisar, por fim, que os direitos autorais têm limites impostos pelos artigos 46, 47 e 48
da Lei n° 9.610, que determinam quais as reproduções da obra intelectual que não prejudicam
seu autor.
2 Propriedade industrial
A propriedade industrial compreende as patentes (invenções), as marcas, o desenho industrial,
bem como a indicação geográfica e a proteção de cultivares.
No Brasil, a propriedade industrial está regida pela Lei n° 9.279 sobre Propriedade Industrial de
14 de maio de 1996.
2.1 Marca
O artigo 122 da Lei n° 9.279 define marca como os sinais visuais distintivos de um produto ou
um serviço dos demais. Note-se que o sinal deve ser visual, afastando outras formas de distinção,
por exemplo, a sonoro, como o jingle.
Art. 122
São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não
compreendidos nas proibições legais.
A marca pode conter tanto expressão linguística quanto logotipo, desenhos ou ainda formato que
lhe é peculiar.
O artigo 123 da mesma Lei classifica as marcas em várias espécies, baseando-se na sua utilização.
Art. 123
Mesmo que usando letras, palavras, algarismos ou figura corriqueira, a marca deve ser elaborada
de maneira a ser facilmente reconhecida e diferenciada das demais. Como exemplos, algumas
marcas de carro: as letras da BMW e os anéis da Audi.
O último requisito é o desimpedimento, isto é, a marca não deve enfrentar nenhuma das
proibições previstas legalmente. O artigo 124 da Lei n° 9.279 traz o rol dessas proibições:
Art. 124
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Propriedade intelectual
As marcas têm diversos usos. Primeiro servem para diferenciar um produto dos demais. É o
caso das marcas de celulares, aparelhos domésticos ou, ainda, bebidas como refrigerantes ou
cervejas.
A marca também pode ser um atestado da qualidade do produto ou do serviço. Nesse caso,
chama-se de marca de certificação. É o caso, por exemplo, do INMETRO (Instituto Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial).
Existem ainda as marcas coletivas cujo papel é garantir a qualidade, a origem, bem como a
natureza do produto ou do serviço oriundo de determinada entidade. As marcas de cooperativa,
por exemplo, são marcas coletivas.
Podem ser as marcas brasileiras ou estrangeiras. Marca nacional é aquela depositada no Brasil
por pessoa residente no país.
As marcas estrangeiras podem ser depositadas no Brasil por pessoa morando fora do país ou
depositadas em país vinculado com o Brasil por acordo, tratado ou organização internacional do
qual participa o Brasil. Essas últimas também devem ser depositadas no país.
Finalmente, podemos classificar as marcas em função de sua composição, isto é, em função dos
elementos que as constituem.
Podem ser constituídas de letras e/ou algarismos, por exemplo, O Boticário, Hering ou 3 corações.
A marca pode aparecer de forma figurativa, representada por uma figura ou forma estilizada.
Todos conhecem a maçã da marca Apple ou a flor estilizada da marca Adidas.
A marca pode ser constituída de uma mistura desses dois elementos, escrita e figura, como a
Lacoste, que traz um desenho de crocodilo acima do próprio nome.
Enfim, pode ser tridimensional quando a forma da embalagem do produto em si já possui caráter
distintivo. É o caso da garrafinha do Yakult, ou ainda do frasco do perfume n°5 da Chanel.
Ensina Marlon Tomazette que a “marca de alto renome é aquela que é conhecida da população
em geral, sendo um fator de diferenciação extremamente relevante, vale dizer, ela implica algo
mais do que seu significado óbvio ou imediato” (TOMAZATTE, 2015, p. 167).
Uma marca de alto renome traz consigo uma ideia comumente reconhecida de qualidade, uma
reputação positiva. Na lista de marcas altamente conhecidas do INPI aparecem, por exemplo, a
Natura e a Sadia. O artigo 125 da Lei n° 9.279 determina que as marcas de alto reconhecimento
são objeto de proteção especial.
Art. 125
À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial,
em todos os ramos de atividade.
As marcas notoriamente conhecidas, por sua vez, são marcas amplamente reconhecidas pelos
consumidores brasileiros, porém registradas fora do Brasil. Essas marcas são protegidas no
âmbito de seu ramo de atuação, conforme artigo 126 da mesma lei:
Art. 126
A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da
Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção
especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.
Certas marcas dão indicações quanto à sua origem geográfica. Essas indicações são protegidas
pela Lei n° 9.279, artigos 176 a 182.
Algumas marcas trazem consigo uma indicação de procedência que indica para o consumidor
o lugar de extração ou fabricação do produto. É o caso dos vinhos gaúchos denominados “Do
Alto Monte”.
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Propriedade intelectual
Note-se que, conforme o artigo 180: “Quando o nome geográfico se houver tornado de uso
comum, designando produto ou serviço, não será considerado indicação geográfica”. A apelação
“Queijo Minas”, por exemplo, não é protegida legalmente, visto que não corresponde à sua
origem geográfica, já que é fabricado no Brasil inteiro.
É importante não confundir a marca com o nome empresarial. O nome empresarial identifica
o empresário individual ou a sociedade empresarial, enquanto a marca tem por objetivo a
distinção do produto ou serviço oferecido. Além de ter desígnios diferentes, são registrados de
maneira diferentes: o nome da empresa com seu ato de constituição, na Junta Comercial; a
marca, no INPI.
Outra diferenciação importante é a que deve se fazer entre o nome de domínio e a marca.
O nome de domínio realiza a função de relacionar nomes a endereços IP (Internet Protocol) e
vice-versa. São eles que nos permitem navegar na internet sem ter de usar códigos constituídos
de longas sequências de números. Ao contrário da marca, o registro do nome de domínio não
depende de prova de sua titularidade, isto é, nomes de marcas podem ser utilizados para compor
o nome de domínio. Porém, Marlon Tomazette (2015, p. 179) ressalta que o “titular de uma
marca só terá o direito de impedir o uso da sua marca em determinado nome de domínio se tal
uso representar uma prática desleal, eivada de má-fé”.
Art. 129
O registro de uma marca pode ser pedido por uma pessoa física (natural) ou jurídica, de direito
privado ou público (ente federal, estadual ou municipal). No entanto, conforme o §1° do artigo
128, a marca para qual o registro for pedido por pessoa de direito privado diz respeito à sua
atividade.
Art. 128
O registro da marca é concedido pelo INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). O site
desse instituto fornece o formulário para o registro ao qual devem ser anexadas as especificações
a respeito da marca.
Uma vez concedido o registro, ele tem prazo de validade de dez anos. Esse prazo, porém, pode
ser prorrogado por períodos sucessivos também de dez anos, mediante pedido de seu titular
O registro da marca dá ao seu titular o direito exclusivo sobre ela no território nacional. De
fato, o direito ao uso exclusivo da marca é limitado pelo princípio da territorialidade, valendo
unicamente dentro das fronteiras do país de registro. Apesar desse princípio, são admitidas
exceções no que concernem as marcas notoriamente conhecidas, conforme o artigo 126 da Lei
n° 9.279:
Art. 126
A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis
(I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de
proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada
no Brasil.
§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.
§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou
imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.
a) Marcas de fato
As marcas, mesmo que carecendo de registro, são protegidas pelo ordenamento jurídico. A
própria n° Lei 9.279 lista, no seu artigo 195, os crimes de concorrência desleal. A proteção
contra esses crimes engloba tanto as marcas não registradas quanto as registradas.
b) Nulidade da marca
No caso de desrespeito a algum dos requisitos legais para o seu registro, uma marca pode
tornar-se nula mediante processo administrativo ou judicial. Os artigos 173 a 175 da Lei n°
9.279 tratam da nulidade da marca. Qualquer pessoa com legítimo interesse ou o próprio INPI
podem pedir o reconhecimento de nulidade de uma marca num prazo de cinco anos após a
concessão do seu registro.
Acontece de uma marca, de tão conhecida, chegar a se tornar sinônima do produto em si. É o
caso das marcas Durex ou Zíper, por exemplo. Quando tal confusão acontece, há degeneração
da marca porque o nome perde sua capacidade distintiva, isto é, sua razão de existir. No Brasil,
a degeneração da marca não implica sua extinção. O titular da marca pode renovar o registro
indefinidamente.
Os direitos de uso exclusivo de uma marca podem sofrer extinção, havendo quatro hipóteses de
extinção conforme determinado no artigo 142 da Lei n° 9.279: a) não renovação do registro da
marca pelo seu titular; b) renúncia total ou parcial dos direitos; c) ausência de uso por cinco
anos, chamada de caducidade; e d) falta de procurador residente no país, como no caso das
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Propriedade intelectual
3 Patentes
Devido à sua importância para o desenvolvimento da sociedade, a lei resguarda as invenções.
São tão valiosas que gozam de proteção constitucional (inciso XXIX do artigo 5° da Constituição
Federal Brasileira). Além do dispositivo constitucional, as invenções são protegidas pela Lei n°
9.279 de 1996, que dispõe sobre patente, conforme determina o seu artigo 42:
Art. 42
A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento,
de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:
I - produto objeto de patente;
II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.
§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros
contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.
§ 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II,
quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial
específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele
protegido pela patente.
A invenção não pode ser confundida com a descoberta. Enquanto a primeira pressupõe uma
criação humana, a segunda significa apenas o encontro e o reconhecimento de uma coisa ou de
um fenômeno natural preexistente: a máquina a vapor foi inventada; a eletricidade, descoberta.
Tudo o que é inventado não é invenção. O sistema legal brasileiro distingue invenção e modelo
de utilidade. Analisaremos, pois, esses tipos de invenção separadamente a seguir. Porém, é
preciso, num primeiro tempo, deixar claro o que significa patente na área do Direito.
A patente é uma garantia dada ao inventor, que poderá fazer uso exclusivo de sua invenção
durante um tempo determinado. É um título obtido mediante registro no INPI, observados os
requisitos e as proibições legais.
VOCÊ O CONHECE?
Filippo Brunelleschi foi quem registrou a primeira patente, em 1421, por ter aprimorado
o método de transporte de mercadorias pelo rio Arno, em Florença.
Sua patente não seria registrada nos dias de hoje por ser extremamente vaga. Brunelleschi
queria proteger sua invenção e não revelou detalhes.
Art. 8º
No caput de seu artigo 11, a própria Lei n° 9.279 determina o conceito de novidade como aquilo
que não é compreendido no estado da técnica:
Art. 11
Nos parágrafos do mesmo artigo e no artigo seguinte, explicita positiva e negativamente o que
vem a ser o estado da técnica:
Art. 12
Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo
de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de
depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida:
I - pelo inventor;
II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, através de publicação
oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em
informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou
III - por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor
ou em decorrência de atos por este realizados.
Parágrafo único. O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação,
acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em regulamento.
b) A atividade inventiva
A expressão “atividade inventiva” significa que a invenção não pode decorrer de maneira evidente
ou óbvia do Estado da técnica. Esse requisito, constante do artigo 13 da mesma Lei, implica
que a invenção represente mais “do que o resultado da aplicação dos conhecimentos técnicos
usuais”. (DANNEMANN et al. apud TOMAZETTE, 2015, p. 184):
Art. 13
A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não
decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. (grifo nosso)
c) A aplicação industrial
O terceiro requisito diz respeito à aplicação industrial da invenção. Não pode ela se constituir
numa criação intelectual. Tem de ter aplicação prática no domínio industrial que gere avanços
para a sociedade:
Art. 15
15
Propriedade intelectual
Art. 14
O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto,
não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica. (grifo nosso)
Fábio Ulhoa Coelho ensina que o modelo de utilidade “é uma espécie de aperfeiçoamento da
invenção” (COELHO, 2010, p. 137).
É importante lembrar que, uma vez concedida a patente, seu titular tem por obrigação o
pagamento anual de uma retribuição, junto ao INPI, condição para conservação dos direitos
sobre a patente (artigos 84 e 86 da Lei n° 9.279).
A Lei n° 9.279, no rol de seu artigo 10, detalha as situações que não considera invenção nem
criação de modelo de utilidade, e que por isso não são patenteáveis. Essas situações são objetos
da denominada exclusão da patente:
Art. 10
Algumas situações criativas sofrem proibição de patente por serem contrárias à moral e aos bons
costumes, ou porque o legislador as entendeu como potencialmente perigosas para a sociedade:
Art. 18
Os direitos sobre as patentes não têm prazo de vigência permanente. Esses prazos de validade
da patente são estabelecidos no artigo 40 da Lei n° 9.279:
Art. 40
Os direitos sobre a patente são direitos reais, isto é, direitos sobre coisas, sendo passíveis de
cessão onerosa ou gratuita. Então, o titular de uma patente pode licenciá-la, pedindo ao INPI
que a coloque em oferta (artigo 64 da Lei n° 9.279). A licença voluntária da patente segue as
regras de locação de bens móveis.
Se, por um lado, existe a possibilidade da licença voluntária da patente por parte do seu titular,
também são previstas na lei situações que ensejam a licença compulsória dos direitos sobre a
patente em casos de uso abusivo desses direitos. O artigo 68 da Lei n° 9.279 traz a descrição
das situações de abuso de direito por parte do titular da patente.
17
Propriedade intelectual
Ao Poder Executivo Federal serão concedidos os direitos sobre a patente em casos de emergência
ou de interesse público, como previsto no artigo 71 da mesma Lei.
Note-se que a licença compulsória será concedida sem exclusividade, não se admitindo o
sublicenciamento (artigo 72).
d) Extinção da patente
Vários casos de extinção da patente são determinados pelo artigo 78 da Lei n° 9.279. A extinção
ocorre pela expiração do prazo de vigência da patente, mas também pode decorrer da renúncia
de seu titular (ressalvado o direito de terceiros).
Outra situação que desencadeia a extinção da patente é a caducidade, que ocorre em casos de
não uso ou uso inadequado dos direitos sobre ela.
O não pagamento da retribuição anual ao INPI gera também, como visto precedentemente, a
extinção dos direitos do titular da patente.
Por último, a falta de representante legal do titular, domiciliado no Brasil, enseja a extinção da
patente, conforme determinado no artigo 217 da Lei n° 9.279.
e) Restauração da patente
É possível a restauração da patente extinta se, como o determina o artigo 87 da Lei 9.279:
“o depositante ou o titular assim o requerer, dentro de 3 (três) meses, contados da notificação
do arquivamento do pedido ou da extinção da patente, mediante pagamento de retribuição
específica”.
Pode acontecer de, após o registro da patente, seu titular querer lhe acrescentar novidade,
desenvolvimento ou aperfeiçoamento. Poderá ele registrar um pedido de adição de invenção à
patente junto ao INPI para proteger essa nova parte de sua criação (artigo 76 da Lei n° 9.279).
g) Nulidade
Qualquer terceiro interessado tem direito de pedir a declaração de nulidade da patente de forma
administrativa, perante o INPI, nos casos previstos no artigo 50 da Lei n° 9.279:
Art. 50
19
Síntese
Propriedade intelectual
Síntese
No mundo atual, onde prevalecem o mercado de consumo em massa e a globalização, faz-
se cada vez mais necessária a proteção à propriedade intelectual. Detalhamos, então, neste
Capítulo o conceito de propriedade intelectual, subdividindo-o em direitos autorais e direitos
industriais.
Analisamos também os conceitos de marca e as regras legais a que devem obedecer. Estudamos,
enfim, a instituição da patente, documento essencial na proteção do inventor, diferenciando a
invenção em si do modelo de utilidade.
Já inventou ou melhorou algum objeto ou procedimento? Agora, sabe como proteger sua criação
e torná-la pública de forma adequada.
COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial: direito de empresa. 14. ed. São Paulo:
Saraiva, 2010. v. 1.
LIMA, João Ademar de Andrade. Curso de propriedade intelectual para designers. João
Pessoa: Novas Ideias, 2006.
TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2015. v. 1.
Disponível em: <http://www.aspi.org.br/pt-br/propriedadeintelectual.aspx>. Acesso em: 8 jun.
2015.
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