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Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.232.658 - SP (2011/0009911-0)


RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : YAHOO! DO BRASIL INTERNET LTDA E OUTRO
ADVOGADOS : ANTONELLA CARMINATTI E OUTRO(S)
ANDRÉ MACEDO DE OLIVEIRA E OUTRO(S)
RAFAEL FERREIRA DE SIQUEIRA E OUTRO(S)
RECORRIDO : ARCOR DO BRASIL LTDA
ADVOGADO : CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA E OUTRO(S)

EMENTA

COMERCIAL. MARCA. PROTEÇÃO. LIMITES.


APROVEITAMENTO PARASITÁRIO. REQUISITOS.
COLIDÊNCIA COM SIGNOS DISTINTIVOS SUJEITOS A
OUTRAS MODALIDADES DE PROTEÇÃO. AFERIAÇÃO.
1. A proteção conferida às marcas, para além de garantir direitos
individuais, salvaguarda interesses sociais, na medida em que auxilia na
melhor aferição da origem do produto e/ou serviço, minimizando erros,
dúvidas e confusões entre usuários.
2. Essa proteção varia conforme o grau de conhecimento de que
desfruta a marca no mercado. Prevalecem, como regra, os princípios da
territorialidade e da especialidade. Esses princípios, no entanto,
comportam exceções, notadamente quando se verifica o fenômeno do
“extravasamento do símbolo”, ou seja, marcas cujo conhecimento pelo
público e/ou mercado ultrapassa o âmbito de proteção conferido pelo
registro.
3. A LPI reconhece duas formas de “extravasamento do símbolo”,
atuando no sentido de mitigar princípios informadores do registro de
marcas. Na primeira hipótese temos o que o art. 125 da LPI denomina
marca de alto renome, em que há temperamento do princípio da
especialidade e no segundo caso o que o art. 126 da LPI chama de
marca notoriamente conhecida, em que há abrandamento do princípio
da territorialidade.
4. Exceção feita ao caso de alto renome, o registro da marca não
confere ao titular a propriedade sobre o signo ou sinal distintivo, mas o
direito de dele se utilizar, com exclusividade, para o desenvolvimento de
uma atividade dentro de um determinado nicho de mercado.
5. A caracterização do aproveitamento parasitário – que tem por base a
noção de enriquecimento sem causa prevista no art. 884 do CC/02 –
pressupõe, necessariamente, a violação da marca.
6. Para a aferição de eventual colidência entre marca e signos
distintivos sujeitos a outras modalidades de proteção – como o nome
empresarial e o título de estabelecimento – não é possível restringir-se à
análise do critério da anterioridade, mas deve também se levar em
consideração os princípios da territorialidade e da especialidade, como
corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os
usuários.
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7. Recurso especial a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da


Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das
notas taquigráficas constantes dos autos, prosseguindo no julgamento, após o
voto-vista do Sr. Ministro Sidnei Beneti, divergindo do voto do Sr. Ministro Relator,
por maioria, negar provimento ao recurso especial. Vencidos os Srs. Ministros
Sidnei Beneti e Paulo de Tarso Sanseverino. Votaram com a Sra. Ministra Nancy
Andrighi os Srs. Ministros Massami Uyeda e Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília (DF), 12 de junho de 2012(Data do Julgamento)

MINISTRA NANCY ANDRIGHI


Relatora

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RECURSO ESPECIAL Nº 1.232.658 - SP (2011/0009911-0)

RECORRENTE : YAHOO! DO BRASIL INTERNET LTDA E OUTRO


ADVOGADO : ANTONELLA CARMINATTI E OUTRO(S)
RECORRIDO : ARCOR DO BRASIL LTDA
ADVOGADO : CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA E OUTRO(S)

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por YAHOO! INC. e YAHOO! DO


BRASIL INTERNET LTDA., com fundamento no art. 105, III, “a”, da CF, contra acórdão
proferido pelo TJ/SP.
Ação: cominatória cumulada com perdas e danos, ajuizada pelas recorrentes em
desfavor de ARCOR DO BRASIL LTDA. Afirmam ser legítimas proprietárias da marca
YAHOO!, notória em todo o mundo, o que lhes garantiria o seu uso exclusivo. Alegam que a
recorrida usa marca idêntica para a comercialização de goma de mascar, sem qualquer
autorização, acarretando-lhe prejuízos financeiros, além de confundir potenciais consumidores.
Sentença: julgou improcedentes os pedidos iniciais, afirmando que a marca
YAHOO! não é de alto renome, assim reconhecida pelo INPI, o que limitaria a proteção às
classes em que a referida marca está registrada (fls. 1428/1.437, e-STJ).
Primeiro acórdão: o TJ/SP converteu o julgamento em diligência, com vistas a
definir se a marca YAHOO! seria ou não de alto renome (fls. 1.680/1.685, e-STJ).
Segundo acórdão: realizadas as perícias técnicas tendentes à perfeita
caracterização da marca YAHOO!, o TJ/SP negou provimento ao apelo das recorrentes, nos
termos do acórdão (fls. 2.841/2.860, e-STJ) assim ementado:

MARCA. Yahoo! Pretensão a que qualificada como de alto renome,


consoante artigo 125 da Lei 9.279/96. Dados aferidos na perícia, realizada por força
de conversão em diligência, atestando não se tratar de marca de alcance geral em
todo o território, mas restrita ao campo de atividade da Internet. Notoriedade
reconhecida, mas que não lhe atribui a exclusividade em geral, proibindo a utilização
em outros campos. Ré que, inclusive, explora a marca em outros país, para o qual
exporta e comercializa as gomas de mascar que fabrica no Brasil. Sentença de
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improcedência mantida.

Embargos de declaração: interpostos pelas recorrentes, foram parcialmente


acolhidos pelo TJ/SP, para reconhecer que o produto da recorrida emprega signos semelhantes
ao da marca YAHOO!, proibindo sua comercialização no território nacional, sob pena de
configurar aproveitamento parasitário. Ressalva, entretanto, que o referido produto somente é
vendido na Argentina, inexistindo nos autos prova quanto a eventual aproveitamento parasitário
naquele local (fls. 2.914/2.926, e-STJ).
Embargos de declaração nos embargos de declaração: interpostos pelas
recorrentes, foram rejeitados pelo TJ/SP (fls. 2.935/2.938, e-STJ).
Recurso especial: alega violação dos arts. 131, 458, II e 535 do CPC; e 190 da
LPI (fls. 2.945/2.968, e-STJ).
Prévio juízo de admissibilidade: o TJ/SP negou seguimento ao recurso especial
(fls. 3.047/3.048, e-STJ), dando azo à interposição do Ag 1.175.916/SP, ao qual dei
provimento, determinando a subida dos autos principais (fl. 3.095, e-STJ).
É o relatório.

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RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI


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VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator):

Cinge-se a lide a determinar se, na espécie, a conduta da recorrida implica


violação da marca YAHOO! registrada pelas recorrentes. Incidentalmente, cumpre definir os
requisitos necessários à caracterização do aproveitamento parasitário de marca alheia.

I. Da negativa de prestação jurisdicional. Violação do art. 535 do CPC.

Da análise do acórdão recorrido, constata-se que a prestação jurisdicional dada


corresponde àquela efetivamente objetivada pelas partes, sem vício que pudesse ter sido sanado
pela via dos embargos de declaração. O TJ/SP se pronunciou de maneira a discutir todos os
aspectos fundamentais do julgado, dentro dos limites que lhe são impostos por lei, tanto que
integram o objeto do próprio recurso especial.
O não acolhimento das teses contidas no recurso não implica obscuridade,
contradição ou omissão, pois ao julgador cabe apreciar a questão conforme o que ele entender
relevante à lide. Não está o Tribunal obrigado a julgar a questão posta a seu exame nos termos
pleiteados pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento, consoante dispõe o art. 131 do
CPC.
Por outro lado, é pacífico o entendimento no STJ de que os embargos
declaratórios, mesmo quando manejados com o propósito de prequestionamento, são
inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua
interposição.
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Constata-se, na realidade, o inconformismo das recorrentes e a tentativa de
imprimir aos embargos de declaração efeitos infringentes, o que não se mostra viável no contexto
do mencionado recurso.
Assim, não se vislumbra violação do art. 535 do CPC.

II. Da delimitação dos fatos.

Antes de apreciar as questões de mérito veiculadas no recurso especial, imperioso


fixar as circunstâncias fáticas que circundam a presente controvérsia. Nesse aspecto, ante o óbice
do enunciado nº 07 da Súmula/STJ, deve-se ater ao panorama traçado pelo TJ/SP.
A partir de meticulosa análise do laudo pericial, o Tribunal Estadual aduz que “a
marca YAHOO! tem reconhecimento indiscutível por parte dos usuários da internet”,
ressalvando, porém, que “não se pode dizer seja do conhecimento do público em geral,
ultrapassando as fronteiras dos usuários específicos dos produtos ou serviços por ela
representados” (fl. 2.848, e-STJ).
Diante disso, conclui pela “notoriedade da marca nesse ambiente [digital], gozando
a autora de proteção legal, independentemente de registro. Contudo, não se pode dizer que a
autora possui marca de alto renome para os fins ora pretendidos, ou seja, para alcançar outros
ramos de atividade” (fl. 2.858, e-STJ).
Outrossim, em sede de embargos de declaração, o TJ/SP reconhece que o
produto da recorrida utiliza signo semelhante ao da marca YAHOO!, tendo proibido a sua venda
no Brasil, sob pena de configurar aproveitamento parasitário.
Ressalva, entretanto, que o referido produto somente é comercializado na
Argentina, inexistindo nos autos prova quanto a eventual aproveitamento parasitário naquele país,
motivo pelo qual não condenou a recorrida ao pagamento de nenhuma indenização, tampouco lhe
impediu de continuar a usar a marca.
Esta, portanto, a síntese do panorama fático delineado pelo TJ/SP, a servir de
base para o presente julgamento.

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III. Da existência de infração a marca. Violação do art. 190, I, da LPI.

A marca, cuja propriedade é consagrada pelo art. 5º, XXIX, da CF, se constitui
num sinal distintivo de percepção visual que individualiza produtos e/ou serviços. O seu registro
confere ao titular o direito de usar, com certa exclusividade, uma expressão ou símbolo.
A sua proteção, para além de garantir direitos individuais, salvaguarda interesses
sociais, na medida em que auxilia na melhor aferição da origem do produto e/ou serviço,
minimizando erros, dúvidas e confusões entre usuários.
Na lição de Denis Borges Barbosa, o interesse constitucional nas marcas está em
“proteger o investimento em imagem empresarial, mas sem abandonar, e antes prestigiar, o
interesse reverso, que é o da proteção do consumidor” (Proteção das marcas. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2008, p. 240).
Essa proteção varia conforme o grau de conhecimento de que desfruta a marca no
mercado. Prevalecem, como regra, os princípios da territorialidade e da especialidade. Pelo
princípio da territorialidade, a proteção conferida à marca deve respeitar a soberania de cada
Estado e as especificidades do seu ordenamento jurídico. Direitos marcários concedidos à luz de
diferentes legislações, ainda que tenham por objeto a mesma marca, são absolutamente distintos,
susceptíveis de proteção autônoma em cada um dos Estados. Já pelo princípio da especialidade,
o registro da marca confere exclusividade de uso apenas no âmbito do mercado relevante para o
ramo de atividade ao qual pertence o seu titular.
Essas regras, no entanto, comportam exceções, notadamente quando se verifica o
fenômeno que Denis Borges Barbosa denomina “extravasamento do símbolo”, ou seja, marcas
cujo conhecimento pelo público e/ou mercado ultrapassa o âmbito de proteção conferido pelo
registro.
A LPI reconhece duas formas de “extravasamento do símbolo”, atuando no
sentido de mitigar os mencionados princípios informadores do registro de marcas. Na primeira
hipótese temos o que o art. 125 da LPI denomina marca de alto renome, em que há
temperamento do princípio da especialidade e no segundo caso o que o art. 126 da LPI chama
de marca notoriamente conhecida, em que há abrandamento do princípio da territorialidade.
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O STJ já teve a oportunidade de analisar estas duas espécies de marca, inclusive
para efeito de distingui-las, tendo assentado que “o conceito de marca notoriamente conhecida
não se confunde com marca de alto renome. A primeira – notoriamente conhecida – é exceção
ao princípio da territorialidade e goza de proteção especial independente de registro no Brasil em
seu respectivo ramo de atividade. A segunda – marca de alto renome – cuida de exceção ao
princípio da especificidade e tem proteção especial em todos os ramos de atividade, desde que
previamente registrada no Brasil e declarada pelo INPI” (REsp 1.114.745/RJ, 3ª Turma, Rel.
Min. Massami Uyeda, DJe de 21.09.2011. No mesmo sentido: REsp 716.179/RS, 4ª Turma,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 14.12.2009).

Na hipótese específica dos autos, como visto, o TJ/SP reconheceu ser a marca
YAHOO! notoriamente conhecida, e não de alto renome, portanto conferindo-lhe proteção
apenas no ramo de atividade das recorrentes – internet. Entretanto, proibiu a recorrida de usar
marca semelhante em ramo de atividade absolutamente distinto – balas, doces e gomas de
mascar – afirmando que a conduta implicaria aproveitamento parasitário.
A ideia de aproveitamento parasitário parece ter surgido da dificuldade que
doutrina e jurisprudência vinham tendo para, em determinados casos, justificar o dever de
indenizar derivado da violação de marca de alto renome, em que, via de regra, o infrator não atua
no mesmo ramo de atividade do titular da marca. Nessa situação, pelo fato de infrator e vítima
não serem concorrentes, inexistiriam danos emergentes ou lucros cessantes, pois a violação da
marca não teria reflexo direto na lucratividade advinda do negócio desenvolvido pelo titular, o
que, tecnicamente, inviabiliza a aplicação dos arts. 208 e 210 da LPI.
Diante dessa dificuldade, passou-se a falar em aproveitamento parasitário, tendo
por base a noção de enriquecimento sem causa, prevista no art. 884 do CC/02, que impõe o
dever de restituir aquilo que foi “indevidamente auferido”, sem qualquer vinculação com a
existência de danos emergentes ou lucros cessantes.
Nesse contexto, a caracterização do aproveitamento parasitário pressupõe,
necessariamente, a violação da marca.
Patente, pois, a contradição existente nas conclusões do TJ/SP, na medida em
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que, tendo reconhecido que a marca YAHOO! é notoriamente conhecida, eventual violação
somente poderia se dar no âmbito do próprio segmento de mercado explorado pelo titular.
Isso porque, exceção feita aos casos de alto renome, o registro da marca não
confere ao titular a propriedade sobre o signo ou sinal distintivo, mas o direito de dele se utilizar,
com exclusividade, para o desenvolvimento de uma atividade dentro de um determinado nicho de
mercado.
Tanto é assim que, entre os requisitos para registro de uma marca, está a sua
novidade relativa (e não absoluta), adjetivação que restringe a noção de novidade à marca que
não esteja no domínio comum ou que não tenha sido previamente apropriada por terceiro dentro
dos limites de sua especialidade.
Acrescente-se, por oportuno, que mesmo no campo da colidência entre marcas e
signos distintivos sujeitos a outras modalidades de proteção – como o nome empresarial e o título
de estabelecimento – a caracterização do aproveitamento parasitário também fica adstrita ao
princípio da especialidade, de modo que só haverá violação se ambas as partes atuarem no
mesmo segmento de mercado, ou se a marca for de alto renome.
Tive, inclusive, a oportunidade recente de analisar o tema, no julgamento do REsp
1.204.488/RS sob a minha relatoria, 3ª Turma, DJe de 02.03.2011, tendo então consignado que,
“para a aferição de eventual colidência entre denominação e marca, não se pode restringir-se à
análise do critério da anterioridade, mas deve-se também levar em consideração os dois
princípios básicos do direito marcário nacional: (i) o princípio da territorialidade, ligado ao âmbito
geográfico de proteção; e (ii) o princípio da especificidade, segundo o qual a proteção da marca,
salvo quando declarada pelo INPI de “alto renome” (ou “notória”, segundo o art. 67 da Lei
5.772/71), está diretamente vinculada ao tipo de produto ou serviço, como corolário da
necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários”.
Em suma, inexistindo violação à marca, não é possível falar em aproveitamento
parasitário.
Na espécie, tendo o TJ/SP afirmado que a marca YAHOO! é conhecida
notoriamente, conferindo-lhe proteção apenas no ramo de atividade do seu titular, não se poderia
falar em aproveitamento parasitário por parte da recorrida, cuja atuação se dá em segmento de
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mercado absolutamente distinto.
Porém, considerando que a recorrida não se insurgiu contra a decisão do TJ/SP, e
tendo em vista o princípio que veda a reformatio in pejus, deve ser mantida a restrição de
comercialização, pela recorrida, de produtos com a marca YAHOO! no território nacional.
Por outro lado, inexistente qualquer violação de marca pela recorrida, não há de se
falar em ofensa ao art. 190, I, da LPI.
Friso, por fim, que os acórdãos alçados a paradigma pelas recorrentes, REsp
646.911/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 02.06.2005; e REsp
466.761/RJ, 3ª Turma, minha relatoria, DJ de 04.08.2003, não prestam à demonstração do
dissídio, por versarem hipóteses absolutamente distintas à dos autos. Naqueles processos a
indenização foi fixada com base na existência de pirataria e nos prejuízos que essa prática
acarreta à imagem e à reputação do titular, enquanto no particular, além da controvérsia não
envolver falsificação, sequer houve a prática de ilícito.

IV. Da negativa de prestação da tutela preventiva. Violação do art. 461 do


CPC.

De acordo com as recorrentes, “a tutela requerida na inicial possui natureza tanto


repressiva quanto preventiva”, de modo a “evitar a sua futura comercialização (ameaça de lesão
ao direito)” (fl. 2.963, e-STJ). Diante disso, afirma ter o TJ/SP negado vigência ao art. 461 do
CPC, na medida em que a correta aplicação do dispositivo legal implicaria determinação no
sentido de proibir o próprio uso da marca YAHOO! pela recorrida.
Todavia, as conclusões alcançadas no item anterior quanto à inexistência de
violação da marca YAHOO!, afastam também a alegação de ofensa ao art. 461 do CPC. Afinal,
a recorrida, no seu ramo de atividade, não está impedida de utilizar marca semelhante à das
recorrentes, o que torna inviável a tutela na forma pretendida, já que, mesmo mantida a proibição
imposta pelo Tribunal Estadual, a recorrida pode comercializar o produto no exterior.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.


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RECURSO ESPECIAL Nº 1.232.658 - SP (2011/0009911-0)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI


RECORRENTE : YAHOO! DO BRASIL INTERNET LTDA E OUTRO
ADVOGADOS : ANTONELLA CARMINATTI E OUTRO(S)
ANDRÉ MACEDO DE OLIVEIRA E OUTRO(S)
RAFAEL FERREIRA DE SIQUEIRA E OUTRO(S)
RECORRIDO : ARCOR DO BRASIL LTDA
ADVOGADO : CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA E OUTRO(S)

VOTO

EXMO. SR. MINISTRO MASSAMI UYEDA(Relator):


Quero cumprimentar os eminentes Advogados pela colaboração em
fazer uma sustentação bem objetiva.
Eu havia recebido o voto anteriormente, e como Sua Excelência, a Sra.
Ministra Nancy Andrighi, faz menção, como fundamentação, a um acórdão que prolatei
outro dia, da distinção entre marcas, repercussão e notório conhecimento, não hesito
em acompanhá-la integralmente, no sentido de negar provimento ao recurso especial.

Ministro MASSAMI UYEDA

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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2011/0009911-0 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.232.658 / SP

Números Origem: 1579195 3483664 3483664004 3483664200 34836644


5110120010000741

PAUTA: 18/10/2011 JULGADO: 18/10/2011

Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MASSAMI UYEDA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MAURÍCIO VIEIRA BRACKS
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO
RECORRENTE : YAHOO! DO BRASIL INTERNET LTDA E OUTRO
ADVOGADO : ANTONELLA CARMINATTI E OUTRO(S)
RECORRIDO : ARCOR DO BRASIL LTDA
ADVOGADO : CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA E OUTRO(S)

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Marca

SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA, pela parte RECORRENTE: YAHOO! DO BRASIL
INTERNET LTDA
Dr(a). EDUARDO LYCURGO LEITE, pela parte RECORRIDA: ARCOR DO BRASIL LTDA

CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi, negando provimento ao recurso especial,
no que foi acompanhada pelo Sr. Ministro Massami Uyeda, pediu vista o Sr. Ministro Sidnei
Beneti. Aguardam os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva.

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RECURSO ESPECIAL Nº 1.232.658 - SP (2011/0009911-0)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI


RECORRENTE : YAHOO! DO BRASIL INTERNET LTDA E OUTRO
ADVOGADOS : ANTONELLA CARMINATTI E OUTRO(S)
RAFAEL FERREIRA DE SIQUEIRA E OUTRO(S)
RECORRIDO : ARCOR DO BRASIL LTDA
ADVOGADO : CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA E OUTRO(S)
VOTO-VISTA

O EXMO. SR. MINISTRO SIDNEI BENETI:

1.- As ora Recorrentes, YAHOO! INC e YAHOO! DO BRASIL


INTERNET LTDA, moveram ação ordinária, cominatória e condenatória, contra a Ré, ora
Recorrida, produtora de gomas de mascar, com a marca YAHOO, comercializadas no Brasil
e no Exterior, pedindo, em antecipação de tutela e em sentença definitiva:

a) a suspensão imediata e a abstenção de “qualquer produção, distribuição,


embalagem, importação ou exportação de quaisquer produtos que ostentem a Marca
YAHOO! na íntegra ou em parte, onde quer que se encontrem, determinando-se o
recolhimento de unidades de produtos”;

b) “que se abstenha, até o trânsito em julgado da sentença, de utilizar a


marca YAHOO! da primeira Autora, sob qualquer forma, sob pena de pagamento de multa
diária no valor de R$ 10.000,00” (...);

c) “determinar que a Ré se abstenha, em definitivo, de utilizar sob qualquer


forma a marca YAHOO! ou qualquer outra expressão semelhante capaz de criar confusão
com esta;

d) “seja a Ré condenada ao pagamento de indenização pela violação de


marca registrada e aproveitamento parasitário nos termos do art. 208 da Lei 9.279/96, a
serem arbitrados na forma do art. 1553 do Código Civil. Além disso, os lucros cessantes
decorrentes do uso indevido de marca deverão ser calculados em procedimento de liquidação
de sentença, obedecendo-se ao critério disposto pelo art. 210, II da LPI” (e-STJ, fls. 32).

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2.- A sentença (e-STJ fls. 1428/1437) julgou a ação improcedente,
acentuando que a marca YAHOO é notoriamente conhecida no ramo da internet, não
precisando de registro nele, mas, por não se tratar de marca de alto renome, não pode ser
protegida em todos os ramos de atividade, não podendo haver confusão dessa marca de
internet quanto a gomas de mascar e, mais, que, a marca YAHOO está registrada no INPI na
classe 33.10 em nome da empresa Arkito Ind e Com Ltda sob n. 8200807435, havendo
pedido de registro em nome da primeira autora, mas ainda não atendido, estando em fase de
análise.

3.- O Tribunal de Justiça de origem, após diligência de realização de perícia


determinada, com a nomeação do perito JOSÉ CARLOS COSTA NETTO pela Corte (Rel. Des.
CARLOS RENATO DE AZEVEDO FERREIRA, e-STJ, fls. 1442), negou provimento à
apelação interposta pelas ora Recorrentes, em Acórdão (Rel. Des MARCUS ANDRADE,
e-STJ fls 2842/2860, rejeitados Embargos de Declaração, e-STJ fls 2915/2926) assim ementado:

“MARCA. Yahoo! Pretensão a que qualificada como de alto


renome, consoante artigo 125 da Lei 9.279/96. Dados aferidos na
perícia, realizada por força de conversão em diligência, atestando
não se tratar de marca de alcance geral em todo o território, mas
restrita ao campo de atividade da Internet. Notoriedade
reconhecida, mas que não lhe atribui a exclusividade em geral,
proibindo a utilização em outros campos. Ré que, inclusive,
explora a marca em outros país, para o qual exporta e
comercializa as gomas de mascar que fabrica no Brasil. Sentença
de improcedência mantida” (e-STJ fls 2842).

4.- O Recurso Especial, interposto pelas autoras, alega violação dos arts.
132, 458, II e 535 do Cód. de Proc. Civil, e 190 da Lei de Propriedade Industrial (e-STJ fls.
2945/2968).

Negado seguimento pela D. 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do


Estado de São Paulo, o Recurso Especial veio a esta Corte devido a provimento, pela E.
Relatora, de Agravo de Instrumento.

É o relatório.

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5.- Os votos da E. Relatora, Minª NANCY ANDRIGHI, e do E. Min.
MASSAMI UYEDA negam provimento ao Recurso Especial.

Meu voto, com o maior respeito pelos votos que me antecederam, dá


provimento ao Recurso Especial.

6.- A base fática é absolutamente segura, pois a perícia judicial, realizada em


cumprimento a diligência determinada pela Câmara do Tribunal de origem, com nomeação de
perito, de notória competência em matéria de marcas e patentes, o E. Advogado,
especializado na matéria, Dr. JOSÉ CARLOS COSTA NETTO, concluiu, com todas as
letras, que

“Nossa conclusão é pela caracterização de alto renome à marca


'sub judice' de titularidade da autora da ação, ora apelante
YAHOO! INC, com a conseqüência da proteção jurídica especial –
em todos os ramos de atividade – estabelecida no art. 125 da lei
9.279, de 14.05.1996”.

O Acórdão recorrido, contudo, veio a entender tratar-se de Marca


Notoriamente Reconhecida e não de Marca de Alto Renome.

É de evidência irrecusável, “icto oculi”, a caracterização de


extravasamento do símbolo , patente a violação do símbolo (tanto que a só observação visual
mostra que as características visuais da marca das Recorrentes são as mesmas usadas nos
produtos da ora Recorrida, reproduzindo, com exatidão, a palavra e o próprio modelo de
letras gráficas da marca das Recorrentes). No caso de Marca de Alto Renome, segue-se a
conseqüência do respeito ao princípio da territorialidade, ao passo que, o caso de Marca
Notoriamente Conhecida, há mitigação desse princípio.

Daí se segue que, caracterizada a marca YAHOO! como Marca de Alto


Renome, não poderia a ora Recorrida utilizá-la no território nacional e no exterior, proibição
que não haveria como Marca Notoriamente Conhecida, decretada pelo Acórdão seria apenas
para o território nacional, e, mais, agora nos termos dos Votos da E. Minª Relatora e do E.
Min. que a acompanhou, a proibição recairia somente no âmbito do próprio segmento de
mercado explorado pelo titular (evidentemente diversos, no caso).
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7.- Mas, retomando-se o que veio da perícia, em excerto acima transcrito, a
marca é realmente Marca de Alto Renome e não apenas Marca Notoriamente Conhecida.

Essa qualificação acentua-se em se tratando de marca mundial de notório


provedor de Internet, que alcança todos os territórios das nações, ultrapassando toda e
qualquer fronteira geográfica.

E, ademais, para o senso comum, marca criada pela própria Recorrente, a


ponto de despersonalizar-se outro sentido, sendo conhecida tão somente como provedora de
internet e de produtos a ela relativos.

8.- Note-se que a circunstância, a que se apegou o Acórdão da origem para


concluir – invocando, embora, a perícia – pela desqualificação de Marca de Alto Renome, a
circunstância desqualificadora consistiu em pretensamente ser a marca YAHOO! conhecida
apenas no âmbito da Internet, ao passo que a utilização da marca (com os mesmos grafismos,
letras e desenhos) pela ora Recorrida ocorreria em gomas de mascar.

Não é bem assim, contudo, pois os segmentos, aparentemente distintos,


possuem forte liame no público destinatário – sendo sabido o intenso acesso jovem à Internet,
bem conhecedor, portanto, dos produtos YAHOO!, e bem sabido, ainda, que acentuado o
consumo do produto da Recorrida, os “chiclettes” ou gomas de mascar, pelo mesmo
segmento jovem usuário da internet.

9.- Como se vê, bem caracterizado o denominado aproveitamento


parasitário da Marca de Alto Renome, patente, ademais, no fato da memorização instantânea
do nome do produto (as gomas de mascar) devido à disseminação do conhecimento do nome
YAHOO! vinda da internet, para o mesmo público consumidor.

Patente a utilização da Marca de Alto Renome – mundial – em ricochete de


memorização e, ainda, a prestar-se a confusão de origem de produto, pois bem razoável, ante
a identidade gráfica, a suposição, ao final errada, é certo, de se tratar de produto da mesma
origem empresarial, em possível diversificação da corporação produtiva.

Esse aproveitamento parasitário foi, aliás, expressamente assinalado no

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julgamento do Agravo de Instrumento em que, ainda sob o relatório do E. Des. CARLOS
RENATO AZEVEDO FERREIRA, foi concedida a antecipação da tutela em prol das ora
Recorrentes:

“Pelo menos por ora, os atos praticados pela agravada


caracterizam o chamado 'aproveitamento parasitário', tal como
adequadamente expandido pelas agravantes, qual seja, o
aproveitamento da fama e difusão de uma determinada marca
num especificado seguimento do mercado com o intuito de
atribuir a um produto as qualidades, fama e valor da marca
ostentada pelas agravantes”

Reconhecida a violação da marca, o aproveitamento parasitário ,


relembre-se, é vedado no atingimento de mercado distinto, de forma que cai inerte a distinção
entre o uso da marca na Internet ou em produtos consistentes em gomas de mascar ou
chicletes.

10.- Além disso, difícil superar a irrealidade marcante de vedar-se o uso da


marca no Brasil, sob o argumento de venda de produtos da Recorrida somente na Argentina,
como vai dar na conclusão do Acórdão ora recorrido. Evidentemente saberia a ingenuidade
em conflito com a razoabilidade das coisas imaginar que gomas de mascar produzidas no
Brasil fossem ser exclusivamente destinadas ao comércio no vizinho país – e que nele se
restringissem, sem atravessar as fronteiras próximas, notoriamente transgredidas até mesmo
quanto a produtos a que dedicada a maior vigilância estatal.

11.- Finalmente, dúvida houvesse a respeito da violação da gigantesca marca


Yahoo, de conhecimento nos quatro cantos do mundo sob as asas do mundo sem fronteiras da
internet, pelo uso em gomas de mascar de mesmo nome, identificadas sob o mesmo modelo
gráfico, ter-se-ia de consultar o senso comum, de que não pode desertar o julgamento, pena
de tornar-se, o processo, exercício de chancelamento do que contravém à própria apreensão
singela das coisas.

12.- Chegando-se à procedência do pleito inicial, patenteia-se, contudo, que


a ação deve ser julgada procedente apenas em parte, pois, suspensa a produção e
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comercialização do produto pela concessão de antecipação da tutela em Agravo de
Instrumento, resta sem efeito o pedido condenatório que seria decorrente da violação da
marca, tornando-se inviabilizadas tanto a condenação por dano emergente quanto por lucros
cessantes.

13.- Respeitando-se o entendimento exposto em cuidadosíssimo voto da E.


Relatora, cujo trabalho jurisdicional é orgulho desta Corte e de toda a Justiça Brasileira,
permita-se divergir, dando provimento ao Recurso Especial das autoras e julgando
procedente em parte a ação e: a) determinando a abstenção de “qualquer produção,
distribuição, embalagem, importação ou exportação de quaisquer produtos que ostentem a
Marca YAHOO! na íntegra ou em parte; b) sob pena de recolhimento de unidades de
produtos e pagamento de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), como
alvitrado na inicial; c) condenando a Ré, ora Recorrida, ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados, estes, à ausência de provimento
condenatório, com fundamento no art. 20, § 4º, do Cód. de Proc. Civil, em R$ 20.000,00
(vinte mil reais), considerados os destaques do § 3º de aludido artigo e atendida a modicidade,
ínsita à natureza objetiva do princípio da sucumbência no sistema nacional.

Ministro SIDNEI BENETI

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RECURSO ESPECIAL Nº 1.232.658 - SP (2011/0009911-0)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI


RECORRENTE : YAHOO! DO BRASIL INTERNET LTDA E OUTRO
ADVOGADOS : ANTONELLA CARMINATTI E OUTRO(S)
ANDRÉ MACEDO DE OLIVEIRA E OUTRO(S)
RAFAEL FERREIRA DE SIQUEIRA E OUTRO(S)
RECORRIDO : ARCOR DO BRASIL LTDA
ADVOGADO : CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA E OUTRO(S)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO


(Relator):

Srs. Ministros, peço vênia à divergência e acompanho o voto da eminente


Relatora, negando provimento ao recurso especial.
Penso que o voto realmente é consistente em demonstrar que, no caso –
aqui é goma de mascar –, não estaria caracterizada essa correspondência.

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RECURSO ESPECIAL Nº 1.232.658 - SP (2011/0009911-0)

VOTO-VENCIDO

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA: Sr. Presidente, peço
licença à eminente Ministra Relatora para acompanhar a divergência, porque a argumentação
desenvolvida pelo Sr. Ministro Sidnei Beneti me impressionou, no sentido de que já havia uma
caracterização do fato na perícia, que reconhecia a marca como de alto renome, e todos os
desdobramentos de seu argumento.

Acompanho a divergência, dando provimento ao recurso especial.

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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2011/0009911-0 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.232.658 / SP

Números Origem: 1579195 3483664 3483664004 3483664200 34836644


5110120010000741

PAUTA: 12/06/2012 JULGADO: 12/06/2012

Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MAURÍCIO DE PAULA CARDOSO
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO
RECORRENTE : YAHOO! DO BRASIL INTERNET LTDA E OUTRO
ADVOGADOS : ANTONELLA CARMINATTI E OUTRO(S)
ANDRÉ MACEDO DE OLIVEIRA E OUTRO(S)
RAFAEL FERREIRA DE SIQUEIRA E OUTRO(S)
RECORRIDO : ARCOR DO BRASIL LTDA
ADVOGADO : CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA E OUTRO(S)

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Marca

CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Sidnei Beneti, divergindo
do voto do Sr. Ministro Relator, a Turma, por maioria, negou provimento ao recurso especial.
Votaram vencidos os Srs. Ministros Sidnei Beneti (voto-vista) e Ricardo Villas Bôas Cueva. Os
Srs. Ministros Massami Uyeda e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com a Sra. Ministra
Relatora.

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