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MÓDULO II

As marcas

(30 horas)

OBJECTIVOS
Quando tiver terminado o estudo deste módulo, o estudante deveria ser capaz de:

1. Definir diferentes tipos de marcas de fábrica ou de comércio e de marcas de


serviço.

2. Explicar as principais funções de diferentes tipos de marcas de fábrica ou de


comércio e de marcas de serviço, assim como das marcas de certificação e das
marcas colectivas.

3 Descrever a diferença entre as marcas registadas e as marcas em uso, assim como


as suas vantagens e desvantagens.

4. Explicar como efectuar uma pesquisa de marca.

5. Compreender os aspectos económicos dos registos de marcas em processos de


registo.

6. Explicar o alcance geográfico da protecção das marcas e o registo internacional das


marcas de fábrica ou de comércio e das marcas de serviço.

7. Explicar as exigências de base para o registo de marcas de fábrica ou de comércio e


de marcas de serviço;

8. Explicar os principais tratados e regulamentos internacionais em matéria de


protecção das marcas, inclusive o sistema de Madrid de registo internacional de
marcas e o Tratado sobre o Direito das Marcas e explicar as exigências de base para
manter o registo da marca.

9. Explicar a implicação dos produtos e serviços indicados no registo internacional


das marcas.

10. Explicar como as marcas são protegidas contra a contrafacção.


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Definição

1. A marca é um sinal capaz de distinguir as "mercadorias" ou os "serviços" produzidos ou


fornecidos por uma empresa das mercadorias e serviços de outras empresas. O conceito de
"mercadoria" refere-se a produtos nos quais uma marca pode ser fisicamente aplicada,
directamente ou por meio de rótulos ou embalagens (por exemplo, sapatos ou computadores),
enquanto que a noção de "serviços" se refere a actividades de natureza intangível (tais como
serviços financeiros e bancários, organização de viagens ou publicidade).

Quaisquer palavras, letras, números, desenhos, gravuras, formas, cores, logótipos,


etiquetas, ou combinações distintas, utilizados para distinguir produtos ou serviços, podem ser
considerados marcas. Em alguns países, os slogans publicitários são também considerados
marcas e podem ser registados como tal junto das administrações nacionais de marcas.

2. Um número crescente de países autoriza também o registo de formas menos tradicionais


de marcas tais como cores únicas, sinais em três dimensões (formas de produtos ou de
embalagens, sinais auditivos (sons) ou sinais olfactivos (cheiros). Porém, muitos países
estabeleceram limites ao que pode ser registado como marca, geralmente só autorizando
sinais que são perceptíveis visualmente ou que podem ser representados graficamente.

3. Exemplos de marcas de fábrica ou de comércio e de marcas de serviço aparecem


abaixo.

Marca de palavra estilizada

Amável autorização de: IBM Deutschland GmbH

Sinais em três dimensões

Toblerone ® é uma marca registada pelo Kraft Foods Group ©1986

Escolher e/ou criar uma marca

4. Como vimos no Módulo I, a principal função de uma marca é permitir que os


consumidores identifiquem um produto (uma mercadoria ou um serviço) de uma determinada
empresa de maneira a distingui-lo de produtos idênticos ou semelhantes fornecidos pelos seus
concorrentes. Os consumidores que estão satisfeitos com um certo produto comprarão ou
utilizarão o produto outra vez no futuro. Para isso, é necessário poder distinguir facilmente
entre produtos idênticos ou semelhantes.
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5. Para fazer uma boa escolha de marca a registar, convém considerar os seguintes cinco
pontos:

1. Verifique que a marca que escolheu satisfaz todas as condições legais de registo.

2. Faça uma pesquisa de marca para se assegurar de que a sua marca não é idêntica ou
semelhante, ao ponto de causar confusão, a marcas existentes.

3 Assegure-se de que a marca é fácil de ler, escrever, soletrar e lembrar, e convém a


todos os tipos de meios publicitários.

4. Assegure-se de que a marca não ofende outras pessoas ou as suas crenças religiosas
ou as suas tradições ou tem quaisquer outras conotações indesejáveis na sua própria
língua ou em qualquer das línguas dos mercados potenciais de exportação.

5. Verifique que o nome de domínio correspondente (isto é, o endereço Internet) está


disponível para registo.

6. Dois exemplos autênticos de marcas que tinham uma conotação indesejável: Reebok ®,
um fabricante de sapatos de desporto, comercializou um sapato de mulher a que deu o nome
de SUCCUBUS. Aparentemente, ninguém na empresa se apercebeu de que tal palavra
significa um demónio que tem relações com mulheres adormecidas. O lançamento deste novo
modelo foi um fracasso para a Reebock, que teve de retirar todas as embalagens de
SUCCUBUS do mercado e arranjar um novo nome para o sapato. A mesma história
aconteceu com o construtor japonês Toyota, que comercializou há alguns anos um novo
modelo sob o nome de "MR2", A comercialização deste novo modelo foi um sucesso na
Europa, porém, com a notável excepção da França. Isto foi explicado mais tarde pelo facto de
o nome "MR2", foneticamente, ter uma conotação negativa na língua francesa.

7. Quando se procura uma ou mais palavras para servir de marca, convém também
considerar as implicações de escolher certos tipos de palavras, da seguinte maneira:

Palavras genéricas

8. Os nomes comuns de produtos e serviços não podem funcionar como marcas porque
não distinguem os produtos ou os serviços de uma pessoa, dos produtos ou dos serviços de
outra pessoa. Estes nomes são muitas vezes chamados nomes genéricos e qualquer fabricante
tem o direito de os utilizar.

Exemplo: a expressão "lavagem a seco" é o nome genérico de um tipo de serviço. Os serviços


de registo de marcas não permitem que tais nomes sejam registados.

A palavra "apple" (maçã) é o nome genérico de um certo tipo de fruta. Porém, uma palavra
genérica com um determinado significado relativo a um certo produto ou serviço pode,
mesmo assim, servir como marca válida quando usada arbitrariamente num produto ou
serviço com o qual não têm qualquer relação semântica. Um bom exemplo deste caso
excepcional é a palavra "Apple" utilizada como marca de computadores e produtos de
computador.
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Marcas descritivas

9. Palavras que identificam uma qualidade, um aspecto, ou característica de um produto ou


serviço não funcionam normalmente como marcas e não podem se registadas, a não se que
tenham sido utilizadas durante tanto tempo e tão exclusivamente que tenham passado a estar
associadas com uma determinada pessoa.

Exemplo: A cor castanha utilizada numa representação de produtos de chocolate indicaria


uma característica do produto e normalmente não seria registável. A cor poderia ser protegida
se fosse utilizada em combinação com uma forma distintiva tal como o desenho de uma
estrela.

Marcas sugestivas

10. Estas são marcas que fazem alusão a um ou vários atributos do produto. A atracção das
marcas sugestivas é que agem como uma forma de publicidade. Um pequeno risco, porém, é
que alguns países podem considerar a marca demasiado descritiva do produto. Além disso, é
provável que a maior parte das marcas sugestivas já tenham sido utilizadas por outras pessoas.

Exemplo: A marca SUNNY (soalheiro) para comercializar aquecedores eléctricos, daria a


entender que o produto se destina a radiar calor e manter a casa quente. Porém, alguns
serviços de registo de marcas poderiam achar a marca demasiado descritiva e, por isso,
poderiam não registá-la.

Palavras inventadas ou "fantasiosas" ou marcas arbitrárias

11. São palavras inventadas sem qualquer significado intrínseco ou real. As palavras
inventadas têm a vantagem de ser fáceis de proteger, pois são mais provavelmente
consideradas inerentemente distintivas. Ao contrário do que acontece com as marcas
sugestivas, o risco de conflito com marcas existentes é pequeno. Portanto, é mais prático
escolher uma marca que seja altamente arbitrária.

Exemplo:

Kodak ® é uma marca registada da Eastman Kodak Company.

Amável autorização de: Eastman Kodak Company

12. O seguinte exemplo parece ser intermédio.

Exemplo: Os fundadores de SONY ® criaram a sua marca e usam-na como o novo nome da
empresa. A palavra escolhida como marca destinava-se a sugerir os produtos da empresa
relacionados com a produção de som ("soni" em latim) assim como a visão de que o primeiro
produto da empresa, um pequeno rádio transístor, deveria ser amado como um filhinho
("sonny").
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13. Independentemente do tipo de marca escolhida, é importante evitar imitar marcas


existentes. É pouco provável que uma marca de um concorrente ligeiramente modificada, ou
uma marca conhecida ou famosa escrita de outra maneira, seja registada.

Exemplo: EASY WEAR (roupas fáceis) é uma marca registada de vestuário para
adolescentes. Seria insensato tentar vender os mesmos produtos, ou produtos semelhantes,
utilizando a marca EEZYWARE pois ela seria provavelmente considerada semelhante, ao
ponto de causar confusão, à marca existente e não seria registada.

Marcas de serviço, marcas de certificação, marcas colectivas

14. As marcas incluem também as marcas de serviço, as marcas de certificação e as marcas


colectivas.

15. As marcas de serviço são nomes utilizados para identificar um serviço, em vez de um
produto (por exemplo, TATA GROUP é uma marca de serviço, enquanto que TATA
INDICA, utilizada num automóvel, é uma marca de produto) e funcionam como marcas de
fábrica ou de comércio.

16. As marcas de certificação são utilizadas para indicar que um produto ou serviço satisfaz
uma norma ou especificação (por exemplo, WOOLMARK que certifica que os produtos em
que aparece são feitos de lã pura), ou que quem fornece um serviço tem um certo nível de
conhecimentos ou formação.

 
 

17. Uma marca colectiva é uma marca que pertence a uma associação que autoriza os seus
membros a utilizar a marca colectiva (por exemplo, UAW para United Auto Workers).

18. As indicações geográficas são tratadas como um tipo de propriedade intelectual


separado das marcas de fábrica ou de comércio. São a identificação positiva de um
determinado lugar com um tipo de produto, tal como "Champagne", "Chianti", "Pilsen" ou
Darjeeling". Outros pormenores serão discutidos mais tarde, no Módulo III.
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19. Os nomes de domínio da Internet são cada vez mais utilizados como identificadores
comerciais para o comércio electrónico. Muitos deles incluem marcas ou nomes de empresas
que foram registados como marcas. O curso DL202 apresenta pormenores sobre os nomes de
domínio da Internet.

PAA 6: Cada administração de marcas determina se uma marca satisfaz as condições da


protecção, de acordo com a sua própria maneira de proceder e a legislação. Para fins de
formação, foram preparadas as seguintes perguntas. Destinam-se a verificar a compreensão do
estudante de algumas condições que são geralmente aceites por muitas administrações de
marcas.

Por que razão se consideraria que as seguintes marcas não são as melhores?

1. "Operações Bancárias", para serviços bancários.


2. "Maçã - Ananás", para sumos de fruta.
3. "fotografia - fácil", para máquinas fotográficas.
4. "Lácteo", para pão.
5. Um sinal figurativo representando Jesus Cristo na cruz, para rótulos para vinhos.
6. "PXJ5mqne", para uma companhia de seguros.
7. Mycrasoft", para software de computador.
8. "Lyon", para queijo.
9. "Corretor.com", para serviços de corretagem em linha.
10. "Jacques Chirac", para vinho.

Protecção e registo das marcas

20. A protecção das marcas pode ser obtida através do registo ou, em alguns países, também
através da utilização. Mesmo no caso de haver protecção através da utilização, é conveniente
registar as marcas mediante o depósito do formulário de pedido apropriado junto da
administração nacional de marcas (algumas administrações de marcas permitem a
apresentação de pedidos de registo em linha). O registo da marca constitui uma maior
protecção, especialmente no caso de conflito com uma marca idêntica ou semelhante ao ponto
de criar confusão. Sem o registo da marca, os investimentos feitos para comercializar um
produto podem ser perdidos porque as empresas rivais podem utilizar a mesma marca, ou uma
marca semelhante ao ponto de causar confusão, para produtos idênticos ou semelhantes.

21. Em primeiro lugar, é necessário enviar um formulário de pedido de marca devidamente


preenchido, que incluirá o nome e endereço da empresa, uma ilustração gráfica da sua marca
(pode ser exigido um formato específico), uma descrição dos produtos e serviços e/ou a(s)
classe(s) para as quais a empresa deseja obter um registo de marca, e pagar as taxas
requeridas. Convém notar que algumas administrações de marcas (por exemplo, dos Estados
Unidos da América e do Canadá) podem também exigir uma prova de utilização ou uma
declaração de que a empresa tem a intenção de utilizar a marca.

22. Em regra geral, os países prevêem que o pedido seja feito em papel, cuja utilização é
obrigatória. O pedido pode ser entregue pessoalmente à administração de propriedade
intelectual do país em questão, ou enviado pelo correio ou por fax. Algumas administrações
(por exemplo nos EUA, na Austrália ou na República da Coreia) permitem que o pedido seja
feito em linha, directamente pela Internet.
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23. É necessário um agente de marcas para depositar um pedido de patente? A maior parte
dos países não exige que você se sirva de um agente de marcas para depositar um pedido.
Você pode depositar o seu próprio pedido. Porém, os serviços de um agente de marcas
familiarizado com o processo de registo podem ser utilizados para ganhar tempo, ter a certeza
de que você pede a protecção na(s) classe(s) apropriada(s) e evitar uma recusa por razões
definitivas. Isto dito, se você pedir o registo de uma marca no estrangeiro, passa a ser
obrigatório, na maior parte dos países, nomear um agente de patentes baseado no país em
questão.

24. Quer por obrigação quer por decisão própria, as empresas que decidam passar por um
agente de marcas profissional para tratar do processo de registo incorrerão custos
suplementares, mas ganharão provavelmente muito tempo e economizarão muita energia. A
administração de marcas em questão poderá fornecer-lhe uma lista de agentes de marcas
oficialmente reconhecidos.

25. O tempo necessário para obter o registo da sua marca varia bastante de um país para o
outro, geralmente entre alguns meses e alguns anos; isto depende, entre outras coisas, da
questão de saber se a administração de marcas efectua exames de fundo e/ou se existe um
processo de oposição no país em questão antes do registo.

26. A administração de marcas em questão fornecer-lhe-á informações mais precisas a


respeito do processo de pedido de registo (ver o guia da OMPI para o requerente de registo de
marcas no endereço http://www.wipo.int/madrid/en/filing/).

27. O Tratado sobre o Direito das Marcas (Trademark Law Treaty – TLT) contém, no
Artigo 3, uma lista exaustiva de informações que as administrações de marcas das partes
contratantes podem exigir para um registo de marca, e proíbe expressamente certas
formalidades, tais como a autentificação ou a legalização, que são consideradas
desnecessárias e particularmente onerosas. O TLT também apresenta formulários
internacionais tipo que contêm todas as informações pertinentes e que as administrações das
partes contratantes são obrigadas a aceitar.

PAA 7: Descreva as vantagens e desvantagens da protecção de uma marca através da sua


utilização, comparada com o seu registo como marca de fábrica ou de comércio.

Pesquisa de marcas

28. Como é que você pode saber se a marca que escolheu poderia entrar em conflito com
outras marcas registadas? O que é uma pesquisa de marcas? Antes de contactar um agente ou
de se dirigir à administração de marcas para depositar o seu pedido de registo, você talvez
queira verificar se a sua administração nacional de marcas (ou uma base de dados comercial)
tem uma base de dados sobre marcas disponível em linha que você possa utilizar para efectuar
uma pesquisa preliminar. Uma lista de bases de dados sobre marcas está disponível no
website da OMPI (www.wipo.int./madrid/en/services/).

29. Isto é feito para garantir que a marca que você tem a intenção de utilizar, ou uma marca
semelhante, não foi já registada por outra empresa para produtos idênticos ou semelhantes.
Você pode efectuar a sua própria pesquisa de marcas, ou recorrer aos serviços de um agente
de marcas. Tanto você como o agente pode fazer a pesquisa através da administração nacional
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de marcas (o que pode ser gratuito ou requerer o pagamento de uma taxa) ou através de uma
base de dados sobre marcas que funcione comercialmente.

30. Qualquer pesquisa de marcas deste tipo é apenas preliminar. Pode ser difícil garantir
que a marca que você escolheu não é "semelhante ao ponto de causar confusão" a marcas
existentes e validamente registadas. É por esta razão que a orientação de um agente de marcas
experiente, que conheça bem a prática da administração de marcas e as decisões dos tribunais,
pode ser muito útil.

PAA 8: Utilizando a base de dados Madrid Express (www.wipo.int./madrid/en/services/),


verifique se as seguintes marcas, ou marcas semelhantes, já foram registadas.

1. "Romarin" para discos CD-ROM


2. "Romarin" para restaurantes
3. "Peter Pan" para café
4. "Sofia the Giraf" para perfumaria
5. "Loulou" para sabonetes

Classes de produtos e de serviços

31. Quando você deposita o seu formulário de pedido de marca é necessário indicar os
produtos e/ou serviços para os quais deseja registar a sua marca. A fim de racionalizar o
exame de pedidos de marcas pelas administrações, e também para facilitar a pesquisa de
marcas anteriores problemáticas, os requerentes devem agrupar estes produtos ou serviços em
"classes". O sistema de classificação mais utilizado é a Classificação Internacional de Marcas
(o chamado sistema de Nice para a classificação de marcas compostas por palavras) que conta
34 classes de produtos e mais 11 classes de serviços. (Ver a Lista Internacional de Produtos e
Serviços no endereço http:/www.wipo.int/classificatons/fulltext/nice8/enmain.htm).

32. Exemplo. Se a sua empresa produzir facas e garfos, então o seu pedido de marca deveria
ser feito para os produtos correspondentes na classe 8. Porém, se você quiser comercializar
outros utensílios de cozinha (tais como recipientes, panelas ou tachos) utilizando a mesma
marca, seria necessário também registar a marca para os produtos correspondentes na classe
21. Em alguns países você deveria fazer um pedido diferente para cada classe de produtos,
enquanto que noutros países é possível abranger várias classes com um único pedido.

33. No domínio das marcas, a lista de produtos e/ou serviços tem uma importância
fundamental pois determina o âmbito da protecção. Isto significa que a protecção adquirida
pelo titular em relação à marca se aplica apenas no que diz respeito aos produtos e/ou serviços
indicados (ou produtos e/ou serviços semelhantes). As consequências deste princípio,
conhecido como o princípio da especialidade, são extremamente importantes. O princípio da
especialidade significa, em particular, que se uma pessoa obtiver a protecção da marca "XX"
em relação, por exemplo, a sapatos, nada impede que uma outra pessoa utilize exactamente o
mesmo nome ("XX") para outros tipos de produtos e serviços (com os quais não há
possibilidade de confusão), por exemplo computadores.

34. Contudo, o facto de determinados produtos pertencerem à mesma classe da


Classificação de Nice não significa necessariamente que esses produtos devam ser
considerados semelhantes. A Classificação de Nice prevê a este respeito (Artigo 2.1) que a
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classificação não vincula os países da União de Nice no que diz respeito à avaliação do
âmbito da protecção de uma marca. Por exemplo, embora tanto os "dispositivos de protecção
para uso pessoal contra acidentes" como os "aparelhos ópticos" pertençam à classe 9 da
Classificação de Nice, estes dois tipos diferentes de produtos certamente não deveriam ser
considerados semelhantes.

35. Enfim, é essencial que você indique, no momento do depósito do pedido, todos os
produtos e/ou serviços para os quais é procurada a protecção, pois não é possível acrescentar
outros produtos e/ou serviços depois do depósito do pedido. (Você poderia, porém, depositar
um novo pedido para estes produtos ou serviços adicionais).

PAA 9: Identifique classes da Classificação de Nice para os seguintes produtos:

1. relógios;
2 gelados;
3. serviços de distribuição de água mineral;
4. lojas de café;
5. botas para a neve.

Custo do registo

36. O registo de uma marca está normalmente sujeito ao pagamento de três tipos de taxas:
1) uma taxa de depósito; 2) uma taxa por cada classe de produtos e/ou serviços; 3) uma taxa
de registo. Um país pode, contudo, prever uma única taxa global. O valor total para um
registo de marca varia de um país para outro. Alguns exemplos de taxas nacionais
(convertidas em USD para facilitar a comparação) exigidas em 2006 pelas administrações de
marcas pelo registo de uma marca abrangendo uma classe de produtos ou serviços:

Austrália: USD 345 Marrocos: USD 70


Canadá: USD 440 Noruega: UDS 360
Espanha: USD 240 Reino Unido: USD 380
França: USD 290 Singapura: USD 220
Índia: USD 55 Suíça: USD %&=
Japão: USD 735 OAPI: USD 780
EUA: USD 375* Comunidade Europeia: USD 2.240
*USD 325 se depositado electronicamente

37. Para mais informações e/ou actualização do valor das taxas requeridas por estes países,
ver os respectivos websites. 1

Exame pela administração

38. Exame do pedido de marca quanto à forma. Quando é recebido um pedido de registo de
marca, praticamente todos os países verificam se um tal pedido satisfaz todas as exigências

                                                 
1 Austrália (www.ipaustralia.gov.au); Canadá (WWW.cipo.gc.ca); Espanha (www.oepm.es); França

(www.inpi.fr); Índia (www.patentoffice.nic.in); Japão (www.jpo.go.jp); Marrocos (www.ompic.org.ma);


Noruega (www.patentstyret.no); Reino Unido (www.patent.gov.uk); EUA (www.uspto.gov); Singapura
(www.ipos.gov.sg); Suíça (www.ige.ch); OAIP (www.oaip.wipo.net); Comunidade Europeia (www.oami.eu.int) 
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formais, isto é, se todas as indicações foram correctamente fornecidas, e se as taxas foram


inteiramente pagas. (No caso de irregularidades, um prazo de vários meses é geralmente
concedido ao requerente para efectuar as necessárias correcções).

39. Exame do pedido de marca quanto à substância. Deve ser feita uma distinção entre dois
tipos de razões de recusa: as chamadas "razões absolutas" e "razões relativas":

– as razões absolutas de recusa são as que dizem respeito às condições intrínsecas de


validade de uma marca, previstas no interesse da protecção do consumidor, isto é, a questão
de saber se a marca é distintiva, não é falsa ou falaciosa, não é imoral ou contrária à ordem
pública, e não é transgressora do Artigo 6ter da Convenção de Paris. Antes de conceder o
registo, a grande maioria dos países verificam que não há nenhuma dessas "razões absolutas"
de recusa;

– as razões relativas de recusa são as que se baseiam na existência de um conflito com


uma marca anterior. Estas razões são chamadas relativas porque a marca pedida é considerada
em relação a outra marcas anteriores, de maneira que só entra em jogo o interesse de pessoas
privadas (e não o interesse do público consumidor em geral).

40. Tendo em conta essa distinção, duas maneiras de proceder típicas podem ser observadas
internacionalmente:

– alguns países, tais como a Alemanha, a França e a Suíça, examinam apenas as razões
absolutas, e é deixada ao titular de direitos anteriores a iniciativa de intentar uma acção de
anulação ou processo de infracção contra o registo ou utilização de um sinal mais recente.

– um certo número de outros países, tais como os EUA, o Japão e o reino Unido, prevêem
o exame pela administração tanto das razões absolutas como das razões relativas antes de
concederem a protecção.

41. Antes de recusar o pedido, a administração deve dar ao requerente a oportunidade de


fazer comentários. Deve haver a possibilidade de recorrer contra a decisão de recusar um
pedido. Conforme o sistema jurídico do país, o recurso pode ser apresentado ao oficial do
registo, a um conselho de recursos administrativos, ou ao tribunal.

Cobertura geográfica

42. Um registo de marca no seu país é válido internacionalmente? Os direitos legais


provenientes de um registo marca limitam-se geralmente ao território a que pertencem;
portanto, em geral, o registo válido de uma marca no seu país só lhe dá direitos no seu próprio
país, a não ser que a sua marca seja considerada uma marca notoriamente conhecida. Tendo
em conta o valor das marcas e a influência que pode ter uma marca sobre o sucesso de um
produto no mercado, é essencial registá-la no(s) mercado(s) visado(s) pela empresa. É
aconselhável registar a sua marca no estrangeiro se você exporta o seu produto ou projecta
fazê-lo num futuro próximo. Além disso, uma marca registada pode ser concedida por licença
a outras empresas, o que constitui uma fonte de rendimento adicional para a sua empresa, ou a
marca registada pode ser a base de um acordo de franchising.

43. Uma marca distintiva permitirá que os seus produtos de exportação sejam reconhecidos
em mercados estrangeiros, e a sua empresa poderá construir uma reputação e uma imagem
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entre os consumidores estrangeiros, o que pode trazer mais lucro para a sua empresa. Como
pode você registar a marca da sua empresa?

1. A via nacional – A sua empresa pode dirigir-se à administração de marcas de cada


país em que procura a protecção e depositar os pedidos correspondentes na língua
prescrita e pagar as taxas prescritas. Como já dissemos, é possível que um país exija
que você utilize os serviços de um agente de marcas local para esse fim.

2. A via regional – Se você quiser pedir a protecção em países que são membros de
um sistema regional de marcas, você pode pedir o registo, com efeito nos territórios
de todos os países membros, mediante o depósito de um pedido junto da
administração regional em questão. As administrações regionais de marcas são: A
Organização Regional Africana da Propriedade industrial (ORAPI) 2 , o Instituto de
Marcas do Benelux. 3 o Instituto para a Harmonização do Mercado Interno da União
Europeia (IHMI) 4 . e a Organização Africana da Propriedade Intelectual (OAPI). 5

3. A via internacional – Se o seu país for membro do sistema de Madrid e se a sua


marca tiver sido pedida ou registada nesse país ou aí produzir efeito, você pode
utilizar o sistema de Madrid (administrado pela OMPI para registar a sua marca em
mais de 80 países que são actualmente partes do sistema. A principal vantagem em
utilizar o sistema de Madrid é o facto de o titular poder registar a sua marca em
todos os países partes do sistema mediante o depósito de um único pedido
internacional, numa só língua, sujeito a uma única série de taxas e de prazos.
Depois disso, o registo internacional pode ser mantido e renovado através de um
único processo. Você pode encontrar mais informações sobre o registo
internacional de marcas quer na sua administração nacional de marcas, quer no
website da OMPI: www.wipo.int/madrid/. Uma lista dos países membros do
sistema de Madrid encontra-se no Anexo III.14 http://www.wipo.int/sme.

PAA 10: Nos seguintes casos, o que aconselharia?

1. Eu quero instalar um pequeno hotel no pátio das traseiras da minha casa e dar-lhe
um nome de fantasia. Tenho a intenção de anunciar o meu hotel na Internet para
permitir reservas em linha.

                                                 
2 A ORAPI tem a sua sede em Harare, Zimbabwe. Actualmente, quinze Estados são membros da ORAPI:

Botswana, Gâmbia, Ghana, Quénia, Lesoto, Malawi, Moçambique, Serra Leoa, Somália, Sudão, Suazilândia,
Tanzânia, Uganda, Zâmbia e Zimbabwe. A ORAPI abrange uma população de mais de 200 milhões de
habitantes. 
3 O Instituto de Marcas do Benelux está baseado na Haia (Países Baixos) e é responsável pelo registo de marcas

e desenhos ou modelos dos três países do Benelux (Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos). O território do
Benelux contém cerca de 27 milhões de habitantes. 
4 A sede do IHMI encontra-se em Alicante, situada na costa mediterrânica espanhola. Inclui 25 Estados

membros: Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovénia, Eslováquia, Espanha, Estónia, Finlândia,
França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polónia, Portugal,
Reino Unido, República Checa, e Suécia. 
5 A Organização Africana da Propriedade Intelectual, normalmente conhecida pelo seu acrónimo francês

(OAPI), tem a sua sede em Yaoundé, Camarões. A OAPI é composta por 16 países africanos francófonos:
Benim, Burkina Faso, Camarões, Chade, Congo, Costa do Marfim, Gabão, Guiné, Guiné Bissau, Guiné
Equatorial, Mali, Mauritânia, Níger, República Centro Africana, Senegal, e Togo. O território da OAPI conta
cerca de 100 milhões de habitantes. 
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2. A minha empresa (baseada no país X) vai trabalhar com outra empresa Y (um nome
diferente, baseada no país Z na Ásia) para OEM (fabricado por Y sob o nome de X)
para tirar partido de uma mão de obra de qualidade a um preço razoável. Os
produtos serão vendidos principalmente nos Estados Unidos da América mas, no
futuro, no mundo inteiro.

3. A minha empresa é pequena e local, mas eu tenho a ambição de crescer


internacionalmente. Gostaria de ser protegido internacionalmente mas, por
enquanto, tenho recursos muito limitados.

4. Tenho um negócio de venda a retalho em linha de um único produto. Começo a


receber encomendas do clientes noutros países. Quero assegurar-me de que sou
protegido da concorrência nesses países.

Fonte do direito a nível internacional

44. Os seguintes tratados internacionais são fontes de direito de marcas a nível


internacional:

1. A Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial (a "Convenção de


Paris")

A Convenção de Paris estabelece algumas regras comuns que todos os Estados


contratantes devem observar. No que diz respeito às marcas, a Convenção de Paris não
regulamenta as condições para o pedido e o registo de marcas que são portanto determinadas
em cada Estado contratante pelo direito interno. Consequentemente, nenhum pedido de
registo de marca depositado por um nacional de um Estado contratante pode ser recusado,
nem um registo pode ser anulado, devido ao facto de o depósito, o registo ou a renovação não
ter sido feito no país de origem. Uma vez que o registo de uma marca é obtido num Estado
contratante, esse registo é independente do seu possível registo em qualquer outro país,
inclusive o país de origem; por isso, a caducidade ou a anulação do registo de uma marca num
Estado contratante não afectará a validade do registo noutros Estados contratantes. No caso de
uma marca ter sido devidamente registada no país de origem, essa marca deve, a pedido, ser
aceite para registo e ser protegida na sua forma original nos outros Estados contratantes. Não
obstante, o registo pode ser recusado em casos bem definidos, tais como no caso de a marca
infringir direitos adquiridos de terceiros, ser desprovida de carácter distintivo, ser contrária à
moralidade ou à ordem pública, ou a sua natureza ser susceptível de enganar o público. Se, em
qualquer Estado contratante, a utilização de uma marca registada for obrigatória, o registo não
pode ser anulado antes de ter passado um período razoável, e apenas se o titular não puder
justificar a falta de utilização.

45. A Convenção de Paris também prevê a protecção de brasões, bandeiras e outros


emblemas de nacionais dos Estados contratantes e dos Estados membros da OMC, assim
como sinais oficiais de garantia e marcas oficiais de autenticidade adoptadas por eles. A
protecção concedida pelo Artigo 6ter abrange também brasões, bandeiras, outros emblemas,
abreviaturas e nomes de organizações internacionais intergovernamentais, de que sejam
membros um ou mais países da União de Paris. A fim de esclarecer certos aspectos do Artigo
6ter.1b) e 3b), a Assembleia da União de Paris adoptou as Directrizes para a interpretação
  13

deste artigo em 1992. Em aplicação destas directrizes, qualquer programa ou instituição


estabelecida por uma organização internacional intergovernamental, e qualquer convenção
constituindo um tratado internacional pode, em certas condições, beneficiar da protecção
concedida pelo Artigo 6ter.1b) da Convenção de Paris.

46. Em conformidade com o Artigo 6ter, os membros da União de Paris ou da OMC, ou de


ambas, devem recusar ou anular o registo, e proibir por medidas apropriadas a utilização, sem
autorização das autoridades competentes, quer como marcas ou elementos de marcas, de
brasões, bandeiras, e outros emblemas nacionais destes Estados membros, sinais oficiais de
garantia e marcas oficiais de autenticidade adoptadas por eles, e qualquer imitação de um
ponto de vista heráldico.

47. A protecção oferecida pelo Artigo 6ter a qualquer emblema ou outro sinal oficial
mencionado acima, comunicado à Secretaria Internacional da OMPI e sobre o qual não tenha
havido objecção, não é de ordem geral. O objectivo do Artigo 6ter é apenas proibir o registo e
a utilização de marcas que são idênticas a, ou apresentam certas semelhanças com, os
emblemas e sinais oficiais mencionados acima.

48. Todos os brasões, bandeiras e outros emblemas nacionais dos Estados partes da
Convenção de Paris e dos Estados membros da OMC, assim como os nomes, as abreviaturas e
outros emblemas de organizações internacionais intergovernamentais que tenham sido objecto
de comunicações pela Secretaria Internacional da OMPI aos Estados partes da Convenção de
Paris, estão disponíveis para fins de pesquisa, exposição e impressão de documentos (texto e
imagens) em www.wipo.int/ipdl.

Exemplos de emblemas de Estado e de organizações internacionais intergovernamentais são


mostrados abaixo:

 
Bandeira das Nações Unidas Escudo da República da Moldávia

(N° MD 0918) (N° QO 0901)


 
 
PAA 11: Quais das seguintes declarações estão erradas e porquê?

1. A Convenção de Paris exige que os produtos e serviços indicados nos pedidos de


patente sejam classificados de acordo com o sistema da Classificação Internacional de
Marcas (a chamada "Classificação Internacional de Nice").
  14

2. Segundo a Convenção de Paris, você pode obter o registo de uma marca contendo a
representação da bandeira do país (A), desde que tal registo seja pedido num país
diferente (B ou C).

3. De acordo com a Convenção de Paris, o facto de o titular não ter registado ou não ter
pedido a renovação da marca no seu país de origem não tem consequências legais
sobre o estado da protecção dessa marca no estrangeiro.

4. A protecção concedida pelo Artigo 6ter da Convenção de Paris limita-se a brasões,


bandeiras e outros emblemas nacionais dos Estados partes da Convenção de Paris e
Estados membros da OMC, assim como a sinais oficiais de garantia e marcas oficiais
de autenticidade adoptadas por eles. Portanto, bandeiras de organizações
internacionais intergovernamentais não são protegidas segundo a Convenção de Paris.

5. A protecção concedida pelo Artigo 6ter só é aplicável a respeito dos brasões,


bandeiras e outros emblemas de Estados acima mencionados que tiverem sido
comunicados à Secretaria Internacional da OMPI.

6. Se os processos de registo de marcas de um país impõem condições de depósito ou


registo que são contrárias à Convenção de Paris, esses processos podem ser
contestados em tribunal.

7. Se eu obtiver um registo no meu país de origem, todos os outros membros da


Convenção devem dar-me um registo e não podem recusar o meu pedido seja por que
razão for.

8. Se a utilização da marca for obrigatória num Estado para conservar o registo, o registo
só pode ser contestado por essa razão depois de passado um período razoável, e se o
titular não puder justificar a falta de utilização.

2. O Acordo Trips (Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual


Relacionados com o Comércio)

49. A regra de base contida no Artigo 15 do Acordo Trips é que qualquer sinal, ou qualquer
combinação de sinais, capaz de diferenciar os produtos ou serviços de uma empresa dos
produtos ou serviços de outras empresas deve ser susceptível de registo como marca, desde
que seja perceptível visualmente. Tais sinais, especialmente palavras incluindo nomes
pessoais, letras, números, elementos figurativos e combinações de cores, assim como qualquer
combinação de tais sinais, devem ser susceptíveis de registo como marcas.

50. No caso de os sinais não serem inerentemente capazes de diferenciar os respectivos


produtos ou serviços, os países membros são autorizados a admitir que o carácter distintivo
foi adquirida através da utilização. Os membros têm a liberdade de decidir se devem ou não
autorizar o registo como marcas de sinais que não são perceptíveis visualmente (por exemplo,
sons ou cheiros).
  15

51. Os membros da OMC podem tornar a registabilidade dependente da utilização. Porém a


utilização efectiva de uma marca não será permitida como uma condição para depositar um
pedido de registo, e pelo menos três anos devem ter passado depois da data do depósito antes
de a falta de utilização ser autorizada como razão de recusar o pedido (Artigo 14.3).

52. O Acordo requer que as marcas de serviço sejam protegidas da mesma maneira que as
marcas distintivas de produtos (ver, por exemplo, os Artigos 15.1, 16.2 e 62.3).

53. Deve ser concedido ao titular de uma marca registada o direito exclusivo de impedir que
as outras pessoas, que não tenham a autorização do titular, utilizem no comércio sinais
idênticos ou semelhantes em produtos ou serviços que sejam idênticos ou semelhantes aos
produtos ou serviços relativamente aos quais a marca está registada, nos casos em seja
provável que uma tal utilização cause confusão. No caso de utilização de um sinal idêntico
para produtos ou serviços idênticos, uma probabilidade de confusão deve ser presumida
(Artigo 16.1)

54. O Acordo Trips contém certas disposições sobre as marcas notoriamente conhecidas,
que completam a protecção requerida pelo Artigo 6bis da Convenção de Paris, tal como
incorporado por referência no Acordo Trips, que obrigam os membros a recusar ou a anular o
registo e proibir a utilização de uma marca que esteja em conflito com uma marca
notoriamente conhecida. Em primeiro lugar, as disposições desse artigo devem aplicar-se
também aos serviços. Em segundo lugar, é exigido que o conhecimento da marca no sector
pertinente do público, adquirido não só através da utilização, mas também por outros meios,
inclusive a promoção, seja levado em consideração. Além disso, a protecção das marcas
notoriamente conhecidas registadas deve abranger produtos e serviços que não são
semelhantes àqueles relativamente aos quais a marca foi registada, desde que a sua utilização
possa indicar uma relação entre esses produtos ou serviços e o titular da marca registada, e os
interesses do titular sejam provavelmente prejudicados por tal utilização (Artigos 16.2 e 3).

55. Os membros da OMC podem prever excepções limitadas aos direitos conferidos por
uma marca, tais como utilização justa de termos descritivos, desde que tais excepções tenham
em conta os interesses legítimos do titular da marca e de terceiros (Artigo 17).

56. O registo inicial e cada renovação do registo de uma marca devem ser feitos para um
prazo de não menos de sete anos. O registo de uma marca deve se renovável indefinidamente.

57. A anulação de uma marca por razões de falta de utilização não pode ser feita antes de
terem passado três anos de falta ininterrupta de utilização, a não ser que razões válidas
baseadas na existência de obstáculos à utilização sejam demonstrados pelo titular da marca.
Circunstâncias independentes da vontade do titular da marca, tais como restrições à
importação ou outras restrições governamentais, serão reconhecidas como razões válidas de
falta de utilização. A utilização da marca por uma outra pessoa, quando sujeita ao controlo do
titular, deve ser reconhecida como utilização da marca para os fins da conservação do registo
(Artigo 19).

58. É também necessário que a utilização da marca no comércio não seja injustificadamente
dificultada por exigências especiais, tais como a utilização com outra marca, a utilização
numa forma especial, ou de uma maneira prejudicial à sua capacidade de diferenciar os
produtos ou serviços (Artigo 20).
  16

PAA 12: Que protecção adicional é oferecida pelo Acordo Trips, em comparação com o que
faz a Convenção de Paris?

3. O Tratado sobre o Direito das Marcas

59. O Tratado sobre o Direito das Marcas ("TLT" – Trademark Law Treaty) foi concluído
em 1994 e está aberto aos Estados membros da OMPI e a certas organizações
intergovernamentais. O objectivo deste tratado é tornar os sistemas nacionais e regionais de
registo de marcas mais fáceis de utilizar pelos interessados. Isto é conseguido através da
simplificação e da harmonização dos processos e através da remoção de dificuldades,
tornando assim o processo seguro para os titulares de marcas e os seus representantes.

60. A grande maioria das disposições do TLT dizem respeito ao processo perante a
administração de marcas, que pode ser dividido em três fases principais: pedido de registo,
modificações depois do registo, e renovação. As regras sobre cada fase são construídas de
maneira a indicar claramente o que uma administração de marcas pode exigir e o que essa
administração não pode exigir do requerente ou do titular.

61. Quanto à primeira fase – pedido de registo – o TLT permite que sejam exigidas, como
um máximo, as seguintes indicações num pedido: um requerimento; o nome e endereço e
outras indicações sobre o requerente e o seu representante; várias indicações a respeito da
marca inclusive um certo número de representações da marca; os produtos e os serviços
juntamente com a classificação pertinente; e uma declaração de intenção de utilizar a marca.
Cada parte contratante deve também permitir que um pedido diga respeito a produtos e/ou
serviços que pertençam a várias classes da Classificação Internacional (estabelecida no âmbito
do Acordo de Nice relativo à Classificação de Produtos e Serviços para fins de Registo de
Marcas, 1957).

62. Uma parte contratante não pode exigir nada além do que o TLT expressamente lhe
permite exigir. Portanto, uma parte contratante não pode exigir, por exemplo, que o
requerente produza um extracto de um registo de comércio ou que indique que tem uma certa
actividade comercial, ou forneça provas de que a marca foi registada noutro país.

63. A segunda fase do processo de marcas coberta pelo TLT diz respeito a modificações de
nomes e endereços e mudanças de titulares do registo. Também neste caso, as exigências
formais permitidas são enumeradas exaustivamente, e todas as outras exigências são
proibidas. Um único pedido deve ser aceite como suficiente, mesmo se a modificação se
referir a vários – possivelmente centenas – pedidos ou registos de marca, desde que o titular
dos registos ou pedidos e o novo titular sejam os mesmos para todos os registos ou pedidos
em questão.

64. Quanto à terceira fase, a renovação, o TLT uniformiza a duração do período inicial do
registo e a duração de cada renovação para 10 anos cada. Além disso, o TLT prevê que uma
procuração pode relacionar-se com vários pedidos ou registos da mesma pessoa. Prevê
também que, se forem utilizados os formulários do TLT, estes devem ser aceites, sem prejuízo
da utilização de uma língua aceite pela administração de marcas, e não pode ser exigido o
cumprimento de mais nenhuma formalidade.
  17

PAA 13: Descreva as três fases do processo perante uma administração de marcas que são
cobertas pelo Tratado sobre o Direito das Marcas, e como o Tratado simplifica e harmoniza o
processo em cada uma das três fases.

4. O Tratado de Singapura

65. O Tratado de Singapura sobre o Direito das Marcas foi adoptado pela Conferência
Diplomática para a Adopção de um TLT Revisto (ver 3. Tratado sobre o Direito das Marcas
acima), realizada em Singapura, de 13 a 28 de Março de 2006. O objectivo do Tratado de
Singapura é criar um quadro internacional moderno e dinâmico para a harmonização dos
processos administrativos de registo de marcas. A partir do TLT, o novo Tratado tem um
âmbito mais vasto de aplicação e leva em conta os novos desenvolvimentos no domínio da
tecnologia de comunicação. Comparado com o TLT de 1994, o Tratado de Singapura é
aplicável a todos os tipos de marcas registáveis segundo o direito de uma determinada parte
contratante; as partes contratantes podem escolher livremente os meios de comunicação com
as suas administrações de marcas (inclusive comunicações em forma electrónica ou por meios
electrónicos de transmissão); são introduzidas medidas de tolerância a respeito de prazos,
assim como disposições sobre a inscrição de licenças de marca, e é estabelecida uma
Assembleia das partes contratantes.

66. Outras disposições do Tratado de Singapura (tais como obrigação de prever pedidos e
registos multi-classe, e a utilização da Classificação Internacional de Nice) seguem de perto o
TLT de 1994. Os dois tratados são separados , e podem ser ratificados ou adoptados
independentemente.

PAA 14: Descreva os objectivos principais do Tratado sobre o Direito das Marcas de 1994
(TLT) e do Tratado de Singapura sobre o Direito das Marcas de 2006 (Tratado de Singapura),
as principais diferenças entre estes dois tratados e a razão pela qual a adopção do Tratado de
Singapura se tornou necessária.

PAA 15: Quais são as principais vantagens que os titulares de marcas (titulares de marcas
registadas, assim como requerentes de registos de marcas) recolherão dos direitos de marcas
que se conformam com o TLT e o Tratado de Singapura?

5. O sistema de Madrid

67. O sistema de Madrid de registo internacional de marcas é regido por dois tratados:

• o Acordo de Madrid, concluído em 1891 e revisto em Bruxelas (1900), Washington


(1911), a Haia (1925), Londres (1934), Nice (1957), e Estocolmo (1967), e
modificado em 1979, e

• o Protocolo de Madrid relativo a esse acordo, que foi concluído em 1989, com o
objectivo de tornar o sistema de Madrid mais flexível e mais compatível com as
legislações nacionais de certos países que não tinham podido aderir ao Acordo.
  18

68. O Acordo e o Protocolo de Madrid estão abertos a qualquer Estado que seja parte da
Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial. Os dois tratados são paralelos
e independentes e os Estados podem aderir a qualquer deles ou a ambos. Além disso, uma
organização intergovernamental que mantenha o seu próprio organismo para o registo de
marcas pode tornar-se parte do Protocolo.

69. O sistema torna possível proteger uma marca num grande número de países através da
obtenção de um registo internacional que produz efeitos em cada uma das partes contratantes
que tiver sido designada.

70. O registo internacional tem várias vantagens para o titular da marca. Depois de registar
a marca, ou de depositar um pedido de registo, junto da administração de origem, o titular só
tem de depositar um pedido, numa língua, e pagar uma taxa, em vez de depositar pedidos
separadamente nas administrações de marcas das diversas partes contratantes em diversas
línguas e pagar uma taxa separada a cada administração de marcas. Além disso, o titular não
tem de esperar que a administração de marcas de cada parte contratante em que é procurada a
protecção tome uma decisão positiva de registar a marca; se não for notificada uma recusa por
uma administração de marcas dentro do prazo aplicável, a marca é protegida na parte
contratante em questão. Em alguns casos o detentor nem sequer tem de esperar pela expiração
do prazo para saber que a marca é protegida numa parte contratante, pois ele pode, antes da
expiração do prazo, receber uma declaração de concessão de protecção da administração de
marcas dessa parte contratante.

71. Uma outra vantagem importante é que modificações depois do registo, tais como uma
mudança de nome ou endereço do detentor, ou uma mudança (total ou parcial) de titular, ou
uma limitação da lista de produtos e serviços, podem ser inscritas com efeito em várias partes
contratantes designadas mediante uma única medida processual e o pagamento de uma única
taxa. Além disso, há só uma data de expiração e um só registo a renovar.

72. O registo internacional é também vantajoso para as administrações de marcas. Estas


administrações não precisam de examinar a conformidade com os requisitos formais, ou
classificar os produtos e os serviços, ou publicar as marcas. Além disso, elas são pagas pelo
trabalho que executam; as taxas individuais cobradas pela Secretaria Internacional são
transferidas para as partes contratantes a respeito das quais foram pagas, enquanto que as
taxas complementares e suplementares são distribuídas anualmente entre as partes
contratantes que não recebem taxas individuais, proporcionalmente ao número de designações
feitas de cada uma delas.

Como funciona o sistema de Madrid – um breve resumo

Quem pode utilizar o sistema de Madrid?

73. A possibilidade de depositar um pedido internacional segundo o sistema de Madrid


limita-se a pessoas que preencham uma das seguintes condições:

– ser nacional de um país parte do Acordo ou do Protocolo de Madrid, ou


– ser domiciliado num país parte do Acordo ou do Protocolo de Madrid, ou
– ter um estabelecimento comercial ou industrial efectivo e real no território de um país
parte do Acordo ou do Protocolo de Madrid.
  19

74. O país com o qual o requerente tem a necessária ligação, como descrito acima, é
chamado o "país de origem".

75. Uma pessoa que não tenha a requerida ligação com um país parte do Acordo ou do
Protocolo de Madrid não se encontra em posição de depositar um pedido internacional e deve
portanto, para obter a protecção no estrangeiro, depositar um pedido a nível nacional (ou
regional), junto da administração nacional (ou regional) interessada.

Onde pode ser obtida a protecção?

76. A protecção pode ser obtida apenas nos países que são partes do sistema de Madrid. O
sistema de Madrid não pode ser utilizado para proteger uma marca fora da União de Madrid.
Para proteger uma marca num país que não pertence à União de Madrid, o requerente deve
depositar um pedido nacional (ou regional).

77. No fim de 2006, havia 79 partes contratantes do sistema de Madrid. Para a lista desses
Estados e informações actualizadas ver "países partes do sistema de Madrid" no website da
OMPI: www.wipo.int/madrid/en

Necessidade de um pedido anterior ou de um registo anterior da marca na administração de


do país de origem

78. Uma marca só pode ser objecto de um pedido internacional se já tiver sido registada, ou
se o registo já tiver sido pedido, na administração de origem. Convém portanto notar que uma
marca nunca pode ser protegida pela primeira vez a nível internacional, através do sistema de
Madrid. É exigido, em primeiro lugar, que a marca seja protegida a nível nacional (ou
regional) junto da administração do país de origem do requerente.

Conteúdo do pedido internacional

79. O pedido internacional deve conter, inter alia, a reprodução da marca (que deve ser
idêntica à do registo nacional ou do pedido nacional), uma lista dos produtos e dos serviços
em relação aos quais se procura a protecção da marca, classificados de acordo com a
Classificação Internacional de Produtos e Serviços (que deve ser abrangida pela lista de
produtos e serviços mencionada no registo nacional ou no pedido nacional), e a designação
dos países em que a marca deve ser protegida.

Custo de um pedido internacional

80. Um pedido internacional é sujeito ao pagamento das seguintes taxas:

• Uma taxa de base (653 ou 903 CHF, conforme a marca for a preto e branco ou a
cores). Desde 1 de Janeiro de 2006, no caso de pedidos internacionais depositados
por requerentes cujo país de origem é um país menos desenvolvido, de acordo com a
lista estabelecida pelas Nações Unidas, esta taxa de base é reduzida para 10% do
valor prescrito.

• Uma taxa suplementar (73 CHF) por cada classe de produtos e serviços além da
terceira.
  20

• Uma taxa de designação por cada parte contratante designada. O valor normal da
taxa de designação é de 73 CHF. Porém, em vez de pagar a taxa normal de
designação, pode acontecer que os requerentes devam pagar a chamada "taxa
individual" às partes contratantes que tenham declarado que desejam receber esta
taxa (o valor da taxa individual é determinado por cada parte contratante; não pode
ser mais elevado que o valor que seria pago pelo registo da marca da administração
dessa parte contratante). Actualmente, das 79 partes contratantes do sistema de
Madrid, 31 pediram uma taxa individual, entre as quais, por exemplo, o Japão, os
EUA e a Austrália.

81. A página web da OMPI contém um calculador de taxas que permite que o utilizador
insira todas as informações pertinentes e receba o valor total das taxas de registo. A Tabela
das Taxas da OMPI encontra-se em www.wipo.int/madrid, e o calculador de taxas da OMPI
em www.wipo.int/madrid/feecalc/.

Envio do pedido internacional à OMPI

82. Depois de um pedido depositado junto da administração de origem (a administração


nacional ou regional da parte contratante), a administração de origem apresenta um pedido
internacional à OMPI. Um pedido internacional apresentado directamente à OMPI pelo
requerente não é reconhecido como tal e é devolvido ao remetente.

Função da OMPI

83. Ao receber um pedido internacional, a OMPI efectua um exame apenas quanto à forma.
Por outras palavras, a OMPI verifica que todas as exigências de base relativas ao depósito
foram preenchidas (por exemplo, que foi incluído um desenho da marca), que os produtos e
serviços foram classificados correctamente segundo a Convenção de Nice, e que todas as
taxas foram pagas.

84. Uma vez que as exigências formais se encontram cumpridas e que o pedido é aceite, a
OMPI notifica o registo internacional às administrações de marcas dos países para os quais a
protecção foi pedida. Essas administrações nacionais de marcas efectuam então os seus
próprios exames de fundo, como previsto pelas suas próprias legislações nacionais.

Função das administrações nacionais de marcas

85. O exame de fundo de cada administração dos países designados onde é procurada a
protecção é conduzido exactamente como seria no caso de qualquer pedido depositado
directamente nesse país. Os países designados podem recusar o registo por qualquer razão
aplicável a pedidos directamente depositados. (Porém, um registo internacional não pode ser
recusado por razões de não conformidade com exigências formais, pois tais exigências devem
ser consideradas como já tendo sido satisfeitas depois do exame efectuado pela OMPI).

86. Depois desse exame de fundo, um Estado designado tem o direito de recusar a
protecção no seu território a uma marca internacional que não preenche as condições de
protecção previstas pela sua legislação nacional.

87. Uma recusa de protecção deve ser notificada à OMPI dentro de um prazo de 12 meses,
com uma opção de aumentar este prazo para 18 meses. (Actualmente, das 79 partes
  21

contratantes do sistema de Madrid, 31 optaram pelo prazo mais longo de recusa de 18 meses,
entre as quais, por exemplo, o Japão, os Estados Unidos da América e a China). No caso de
recusa, o requerente tem as mesmas vias de recurso contra a decisão que teria se tivesse
depositado o pedido directamente junto da administração nacional em questão.

88. Se a recusa não for notificada dentro do prazo de recusa aplicável, isto significa
automaticamente que a marca é aceite para protecção no país em questão. Por outras palavras,
segundo o sistema de Madrid, a falta de notícias de uma administração de marcas durante o
prazo de recusa de 12 ou de 18 meses equivale a boas notícias para o requerente.

89. É também importante não esquecer que o âmbito da protecção de um registo


internacional em cada um dos Estados designados não é regido por disposições internacionais
contidas no sistema de Madrid, mas exclusivamente pela legislação nacional de cada Estado
designado e, se for caso disso, o tratado regional aplicável. Por exemplo, se um registo
internacional designar a Alemanha, a França e a Hungria (e assumindo que não foi emitida
nenhuma recusa nesses países) através do sistema de marcas da Comunidade, a protecção
dessa marca é regida na Alemanha pelo direito alemão, em França pelo direito francês, e na
Hungria pelo direito húngaro, e pelas directrizes e regras do sistema de marcas da
Comunidade (Europeia) do qual são partes a Alemanha, a França e a Hungria.

90. De uma maneira geral, a conformidade com as exigências relativas à apresentação do


pedido de registo de uma marca, é verificada no exame quanto à forma. Por exemplo,
verifica-se se um pedido contém uma reprodução da marca num rótulo ou embalagem
mostrando como a marca será utilizada. Por outro lado, o exame de fundo assegura que os
produtos e serviços num pedido sejam descritos de maneira mais específica do que as
descrições de classes fornecidas pela Classificação Internacional de Produtos e Serviços.
Como alguns países exigem o cumprimento das condições de tamanho e de utilização dentro
de um determinado prazo, isto será verificado no exame de fundo.

Dependência da marca de base

91. Durante os primeiros cinco anos que seguem a data efectiva do registo internacional, a
sua validade e o seu alcance dependerão do destino do pedido ou do registo nacional de base.
Isto significa, em particular, que se o pedido ou o registo nacional deixar de produzir efeito
dentro deste período de cinco anos (através de anulação devida a uma decisão da
administração de origem ou de um tribunal, através de uma anulação voluntária, ou devido à
falta de renovação), então o próprio registo internacional deixa de ser protegido. Depois de
passado o período de cinco anos, porém, o registo internacional torna-se independente do
registo ou do pedido nacional de base.

92. Este conceito de dependência de cinco anos, muitas vezes chamado "ataque central", é
às vezes considerado como uma desvantagem crítica do sistema de Madrid. Por isso, segundo
o Protocolo de Madrid, os efeitos da dependência ou ataque central podem ser diminuídos por
outro conceito chamado transformação. Isto permite que um registo internacional seja
transformado em pedidos nacionais individuais nos países designados, conservando a data do
registo internacional original. O titular da marca deve depositar um pedido de transformação
dentro de três meses a contar da anulação do registo internacional. Economias de custos
efectuadas quando foi depositado o pedido internacional, poderiam facilmente ser anuladas
pelos custos adicionais do depósito de novos pedidos de marca durante o período aplicável de
três meses concedido pela lei. Contudo, os novos pedidos de marca nacionais, receberão a
  22

data original do pedido internacional, o que poderia ser útil num processo ulterior de oposição
ou de anulação.

Modificações no registo internacional

93. Talvez uma das maiores vantagens potenciais do sistema de Madrid é a possibilidade de
inscrever acontecimentos importantes através de um único depósito junto da OMPI com
efeitos em todos ou alguns países designados. Isto inclui especialmente:

– uma limitação da lista de produtos e serviços (a respeito de todas ou algumas das


partes contratantes designadas);

– uma licença (concedida a respeito de todas ou algumas das partes contratantes


designadas, e para todos ou alguns dos produtos ou serviços); e

– uma mudança de titular ( que pode ser inscrita a respeito de todos ou alguns dos
produtos ou serviços e de todas ou algumas das partes contratantes designadas).

94. Contudo, uma possível dificuldade importante resulta do facto de o sistema de Madrid
prever que uma mudança de titular só pode ser inscrita no Registo internacional se o novo
titular tiver ele mesmo o necessário direito (através de estabelecimento, domicílio ou
nacionalidade) num país parte do Acordo ou do Protocolo de Madrid. Isto significa que as
marcas internacionais não podem ser cedidas a empresas localizadas em países fora da União
de Madrid. Por exemplo, um registo internacional possuído por uma empresa dos EUA não
poderia ser cedido a compradores canadianos, porque o Canadá não é membro do sistema de
Madrid. Portanto, uma empresa que preveja a venda futura da sua pasta de marcas, ou que
simplesmente queira ter a inteira liberdade de fazê-lo, deveria considerar cuidadosamente as
vantagens e desvantagens potenciais do sistema de Madrid.

Duração do registo; renovação

95. Um registo internacional é efectivo durante 10 anos. Pode ser renovado por mais
períodos de 10 anos mediante pagamento das taxas prescritas. A Secretaria Internacional
envia um aviso ao titular e ao seu representante (se for caso disso) seis meses antes da data em
que deve ser feita a renovação.

PAA 16: Discuta as vantagens do sistema de Madrid do ponto de vista do requerente e das
administrações de marcas.

Critérios de registabilidade

96. As condições que um sinal deve preencher para poder servir de marca são mais ou
menos as mesmas em todo o mundo. Em geral, devem ser distinguidos dois tipos de condição.

97. O primeiro tipo de condição refere-se à função de distinguir os produtos ou os serviços


de uma empresa dos produtos ou serviços das outras empresas. O segundo tipo de condição
refere-se aos possíveis efeitos nocivos de uma marca se tiver um carácter falacioso ou for
contrário à ordem pública ou à moralidade.
  23

98. Estes dois tipos de condição existem em praticamente todas os direitos nacionais de
marcas. Aparecem também no Artigo 6quinquies B da Convenção de Paris que prevê que às
marcas que gozam da protecção segundo o Artigo 6quinquies A pode ser recusado o registo
apenas se "não tiverem qualquer carácter distintivo" ou se "forem contrárias à moralidade e à
ordem pública e, em particular, de natureza a enganar o público".

Exigência de carácter distintivo

99. Uma marca, para funcionar, tem de ser distintiva. A palavra "maçã", ou um dispositivo
com essa forma, não pode ser registada para maçãs, mas é altamente distintiva para
computadores. Isto mostra que o carácter distintivo deve ser avaliado em relação aos produtos
aos quais se aplica a marca.

100. A prova que determina se uma marca é distintiva depende com certeza da compreensão
dos consumidores ou, pelo menos, das pessoas a quem se dirige o sinal. Um sinal é distintivo
para os produtos aos quais deve ser aplicado quando é reconhecido pelas pessoas a quem se
dirige como identificando os produtos de uma determinada origem comercial, ou é capaz de
ser assim reconhecido.

101. O carácter distintivo de um sinal não é um factor absoluto e incontestável. Conforme as


medidas tomadas pelo utilizador do sinal ou por terceiras pessoas, esse carácter pode ser
adquirido ou aumentado, ou até perdido. Circunstâncias tais como a utilização (possivelmente
longa e intensiva) do sinal devem ser levadas em conta quando o registador pensa que falta ao
sinal o necessário carácter distintivo, isto é, se for considerado como não sendo
suficientemente distintivo em si para poder diferenciar produtos e serviços.

102. Existem, com certeza, diferentes graus de poder distintivo e a questão é saber em que
medida um sinal deve ser distintivo para poder ser registado. A este respeito uma distinção é
geralmente feita entre certos tipos de categorias típicas de marcas – marcas fantasiosas ou
inventadas, que não têm significado – e as outras. Um exemplo famoso da primeira categoria
é a marca KODAK.

103. Estas marcas podem não ser as preferidas da gente do marketing, pois requerem grandes
investimentos em publicidade para se tornarem conhecidas dos consumidores. Porém, gozam
inerentemente de uma forte protecção legal.

104. Palavras comuns da linguagem de todos os dias podem também ser altamente distintivas
se comunicarem um significado que é arbitrário em relação aos produtos em que são
utilizadas. O mesmo acontece com as figuras correspondentes. Exemplos disto são a famosa
marca de cigarros CAMEL (e a igualmente famosa marca figurativa) e a famosa marca de
computadores APPLE (tanto a palavra como a figura).

105. O requerente não precisa normalmente de provar o carácter distintivo. É ao registador


que incumbe provar a falta de carácter distintivo e, em caso de dúvida, a marca deveria ser
registada. A tendência moderna é claramente tratar a falta de carácter distintivo como uma
razão para recusar um pedido de registo de marca. Quais são pois os critérios que regem a
recusa de registo por falta de carácter distintivo?
  24

1. Termos genéricos

106. Um sinal é genérico quando define uma categoria ou tipo a que pertencem os produtos.
É fundamental para o comércio e também para os consumidores que ninguém seja autorizado
a monopolizar um tal termo genérico. Exemplos de termos genéricos são "mobília" (para
móveis em geral e também para mesas cadeiras, etc.) e "cadeira" (para cadeiras). Outros
exemplos seriam "bebidas", "café" e "café instantâneo", o que mostra que há categorias e
grupos de produtos mais vastos e mais limitados, tendo todos em comum que o termo
consistentemente utilizado para descrevê-los é genérico.

107. Estes sinais não têm qualquer carácter distintivo e, segundo certas jurisdições, mesmo
se forem utilizados intensamente e tiverem adquirido um segundo sentido, não podem ser
registados pois, considerando a necessidade absoluta do comércio de poder utilizá-los, não
devem ser monopolizados.

2. Sinais descritivos

108. Os sinais descritivos são aqueles que servem no comércio para designar o tipo, a
qualidade, a função prevista, o valor, o lugar de origem, a data de produção, ou qualquer outra
característica dos produtos nos quais o sinal se destina a ser utilizado ou é utilizado
efectivamente.

109. A prova a aplicar deve estabelecer se é provável que os consumidores considerem o


sinal como uma referência à origem do produto (sinal distintivo) ou se o considerarão mais
como uma referência às características dos produtos ou às suas origens geográficas (sinal
descritivo). O termo "consumidor" é utilizado aqui para designar os círculos pertinentes a
considerar num caso específico, a saber, aqueles a quem se dirige o sinal (e em certos casos
também aqueles que são de outro modo alcançados pelo sinal).

3. Outros sinais sem carácter distintivo

110. Os sinais podem ter falta de carácter distintivo por outras razões. Isto acontece a uma
figura que, devido à sua simplicidade ou carácter puramente ilustrativo ou ornamental, pode
não atrair de todo a atenção do consumidor como um sinal que se refere à origem do produto,
mas mais como uma simples parte ilustrativa da embalagem dos produtos que lhe são
apresentados.

4. Letras, números e formas geométricas básicas

111. Estes sinais são muitas vezes considerados não distintivos e portanto não registáveis. É
certamente verdade que os consumidores não consideram normalmente as letras, os números e
as simples formas geométricas como indicações de origem dos produtos. Contudo, letras,
números e as suas combinações podem tornar-se distintivas através da utilização. A tendência
internacional recente é aceitar mais facilmente tais sinais. Além disso, mesmo sem utilização,
letras e números podem ser registáveis se utilizadas de maneira fantasiosa.

5. Caligrafia estrangeira e transliterações

112. Imagine a utilização de uma marca escrita em tailandês na Índia ou no Sri Lanka, a
utilização de caracteres chineses na Suíça, caracteres cingaleses nos Estados Unidos da
  25

América ou caracteres japoneses (Katakana, Kanji) em qualquer parte menos no Japão. Para a
grande maioria dos consumidores ordinários estas marcas são sinais puramente fantasiosos.
Consequentemente, são em princípio distintivas, excepto se o sinal não tiver mais do que um
efeito ornamental, conforme a sua apresentação gráfica. Como são distintivas, estas marcas
são basicamente registáveis. O registador pode, contudo, pedir uma tradução (uma descrição
do significado) no alfabeto local.

6. Cores

113. A utilização de palavras e/ou figuras a cores ou combinadas com cores aumenta
geralmente o carácter distintivo. Por isso, os requerentes que reivindicam as cores mostradas
ou descritas nos seus pedidos têm mais facilidade em registar os seus sinais.

114. A primeira marca registada no Reino Unido em 1876 (e que continua no registo) foi um
triângulo (uma forma geométrica básica) em vermelho. Porém, a protecção em tais casos é,
em princípio, limitada às cores nas quais a marca está registada. Sinais que poderiam ter sido
considerados semelhantes à marca registada, ao ponto de causar confusão, se fosse a preto e
branco, podem portanto cair fora do âmbito da protecção devido à utilização de cores
diferentes.

115. Uma vez que os sinais registados a preto e branco são protegidos contra o registo e a
utilização de sinais semelhantes ao ponto de causar confusão, independentemente da cor, e
uma vez que os titulares registados de tais sinais podem normalmente utilizá-los em qualquer
cor que queiram utilizar, a prática usual é não registar sinais a cores.

116. Porém, uma determinada cor ou combinação de cores pode ser um elemento importante
de uma marca, utilizada constantemente pelo seu titular e portanto exposta a ser imitada por
concorrentes. Isto mostra que um titular de marca pode ter um interesse real em registar a sua
marca na cor distintiva em que é utilizada, mesmo que a marca seja suficientemente distintiva
para ser registada a preto e branco. A fim de eliminar o já mencionado risco de limitar o
âmbito da protecção de uma tal marca, o seu titular pode registar a marca tanto a preto e
branco como nas cores utilizadas efectivamente.

117. Sinais que consistem exclusivamente em cores individuais ou combinações de cores


podem ser marcas registáveis. É uma questão de prática nos diversos países determinar se são
considerados inerentemente distinguíveis ou – mais provavelmente – basicamente descritivos
com a possibilidade de se tornarem distintivos através da utilização.

7. Nomes, apelidos

118. Nomes de empresas e nomes comerciais são registáveis, excepto se forem enganosos ou
não distintivos. Apelidos comuns não são registáveis em alguns países porque não são
distintivos. No que diz respeito a apelidos menos comuns, é, em tais países, importante
determinar se outro significado na língua corrente será maioritariamente reconhecido pelos
consumidores. Se existir um tal significado dominante, o sinal é registável desde que o
significado em questão não seja descritivo dos produtos para os quais a marca é utilizada.
  26

PAA 17: Por que razão é provável que as seguintes marcas sejam rejeitadas em muitos países?

1) "Fabricado na Itália" para peças de vestuário


2) "Legumes" para serviços de mercearia
3) "Fresco" para ovos
4) "Não reutilizável" para máquinas fotográficas
5) "Jidousha" para automóveis
6) a cor branca para lacticínios
7) "Chang" para restaurantes asiáticos
8) "À hora" para serviços de transportes aéreos
9) "Iluminador" para lâmpadas
10) Uma fita à volta da embalagem que contém o produto
11) "ABC" como marca de livros infantis.

Exclusão do registo por razões relativas ao interesse público

1) Carácter enganoso

119. Marcas que são susceptíveis de enganar o público quanto à natureza, à qualidade ou a
qualquer outra característica dos produtos ou à sua origem geográfica, não podem, no
interesse do público, ser registadas. O critério aqui é o carácter enganoso intrínseco, inerente
na própria marca quando associada aos produtos a que se destina. Este critério deve ser
claramente distinguido do critério de risco de confusão para os consumidores devido à
utilização de marcas idênticas ou semelhantes em produtos idênticos ou semelhantes.

2) Referência a origem geográfica

120. Sinais que são descritivos ou indicativos de origem geográfica são falsos em produtos
que não vêm da região descrita ou indicada. Em tais casos o consumidor será enganado se a
referência à origem geográfica lhe der informações erradas. Como se vê no Módulo III, em
alguns países, a protecção de indicações geográficas é prevista no âmbito de um direito
separado do direito das marcas a fim de assegurar que os produtos vêm da região descrita ou
indicada para a protecção do consumidor e promoção dos produtos de qualidade original.

121. Na prática, as marcas nas quais referência directa é feita à origem geográfica, são
relativamente raras. Mais frequentemente são feitas referências indirectas, e estes casos são
mais problemáticos. Uma referência a uma famosa montanha suíça num chocolate ainda
enganaria os consumidores, como o faria uma marca figurativa consistindo num paisagem
alpina típica.

122. Na verdade, até a utilização de palavras estrangeiras pode, em certas circunstâncias, ser
enganosa sem qualquer referência a uma origem geográfica específica. O facto de uma
palavra pertencer obviamente a uma determinada língua estrangeira pode dar ao consumidor a
impressão de que o produto vem do país onde a língua é falada. Os consumidores serão
enganados, portanto, se o país em questão tiver uma reputação para os produtos de que se
trata.

123. Porém, convém notar que, além de ser falado em muitos países diferentes em todo o
mundo, o inglês é também a língua moderna internacional de marketing, com o resultado que
  27

muitas marcas têm uma conotação inglesa totalmente independente da origem geográfica dos
produtos comercializados sob essas marcas, e os consumidores têm geralmente consciência
disto.

3) Contrário à ordem pública

124. As leis sobre as marcas geralmente recusam o registo de sinais que sejam contrários à
moralidade ou à ordem pública. Um país protege geralmente a bandeira nacional, o seu nome
oficial e os nomes de instituições oficiais no seu próprio interesse. Além disso, os países são
obrigados pelo Artigo 6ter da Convenção de Paris a proteger também os sinais comunicados
de outros Estados membros e organizações internacionais intergovernamentais (tais como a
Organização das Nações Unidas).

PAA 18: Por que razão é provável que as seguintes marcas sejam rejeitadas em muitos países?

1) "Natural" para refrigerantes


2) "Massacre Sangrento" para armas
3) "Vida a Cores" para telecopiadores
4) O emblema representando a Polícia de Malta, reproduzido abaixo
 

Exigência de utilização

Falta de utilização

125. Para registar uma marca, algumas administrações de marcas (por exemplo, nos Estados
Unidos da América e no Canadá) exigem prova de utilização da marca ou uma declaração de
que a empresa requerente tem a intenção de utilizar a marca. Em muitos países, porém, os
direitos das marcas não requerem a utilização como uma condição para o pedido de registo de
marca. A razão principal da protecção da marca é a função de distinguir os produtos em que a
marca é utilizada, de outros produtos. O registo pode ser anulado em alguns países se a
obrigação de utilizar a marca não for satisfeita sem uma razão válida (ver, por exemplo, o
Artigo 19 do Acordo TRIPS). As marcas não utilizadas são uma obstáculo artificial ao registo
de novas marcas. Há uma necessidade absoluta de prever uma obrigação de utilização no
direito das marcas.

126. Ao mesmo tempo, os titulares de marcas precisam de um período de graça depois do


registo antes de a obrigação de utilização entrar em vigor. Isto é especialmente o caso de
muitas empresas que praticam o comércio internacional. Para evitar dificuldades na protecção
das suas novas marcas de que poderiam tirar partido os concorrentes, essas empresas devem
desde o princípio pedir o registo das suas novas marcas em todos os países de utilização
futura potencial. Mesmo nos seus próprios países, as empresas muitas vezes precisam de
vários anos para poderem lançar devidamente um novo produto no mercado. Isto é
  28

especialmente verdade no caso de companhias farmacêuticas, que devem proceder a ensaios


clínicos e pedir a aprovação dos seus produtos às autoridades sanitárias.

127. O período de graça concedido nas legislações que prevêem uma obrigação de utilização
é às vezes de três anos, mas mais frequentemente cinco anos, em muitos países.

128. A consequência principal da falta não justificada de utilização é o registo poder ser
anulado a pedido de uma pessoa que tenha nisso um interesse legítimo. Há também uma
tendência para requerer que o titular registado prove a utilização, uma vez que é muito difícil
para uma terceira pessoa provar a não utilização. No interesse de retirar do registo o que é
inútil, esta inversão do ónus da prova é justificada. O ónus da prova deveria incumbir ao
titular da marca não só em processos de anulação, mas também em quaisquer outros processos
em que o titular alegadamente tirou partido do seu direito à marca inutilizado (processo de
oposição, processo de infracção).

129. Nenhuma prova de utilização deveria ser exigida para a renovação de um registo de
marca, porém. Isto é uma complicação administrativa que é desnecessária porque qualquer
pessoa interessada pode, em qualquer altura, agir contra um registo de marca inutilizado.

Utilização apropriada de marcas

130. Basicamente, duas coisas podem destruir o valor distintivo de uma marca, a saber, uma
utilização inapropriada pelo titular, causando a transformação da marca em termo genérico, e
uma utilização inapropriada por terceiras pessoas tolerada pelo titular. Para evitar uma
utilização inapropriada, todas as pessoas na empresa titular da marca envolvidas na
publicidade e no marketing devem respeitar certas regras.

131. A regra de base é que a marca não deveria ser utilizada como, ou em vez de, a
designação. A utilização sistemática da designação do produto juntamente com a marca,
informa claramente o público de que a marca identifica um produto específico como
pertencendo a uma certa categoria. Isto é especialmente importante se o proprietário da marca
tiver inventado um produto totalmente novo que, ao princípio, é o único na sua categoria.

132. Marcas tais como FRIGIDAIRE, CELLOPHANE e LINOLEUM transformaram-se em


termos genéricos porque eram os únicos produtos nas suas categorias e nenhuma outro nome
foi dado à categoria pelos seus proprietários. Quando o café instantâneo, também chamado
café solúvel, foi inventado em 1938, o primeiro produto comercializado pela empresa que o
inventou foi chamado NESCAFÉ. Porém, desde o princípio, a empresa utilizou
sistematicamente uma designação do produto tal como "café instantâneo" ou "café solúvel"
nos seus rótulos.

133. Uma segunda regra importante é que as marcas deveriam ser sempre utilizadas como
verdadeiros adjectivos e nunca como substantivos; por outras palavras, a marca nunca deveria
ser utilizada com um artigo e o genitivo inglês ('s) e a forma plural deveriam ser evitados.
Seria um erro dizer, em inglês, "NESCAFÉ's flavour" (o sabor do NESCAFÉ) e falar de três
NESCAFÉs em vez de três variedades de NESCAFÉ.

134. Além disso, é aconselhável salientar sempre a marca, isto é, fazê-la sobressair do que a
rodeia.
  29

135. Enfim, uma marca deveria ser identificada como tal por um sinal de marca. Poucas
legislações prevêem tais sinais, e tornar obrigatória a sua utilização nos produtos é proibido
pelo Artigo 5D da Convenção de Paris. No caso das marcas registadas, o direito das marcas
dos Estados Unidos da América autoriza a utilização de uma longa frase (tal como "Registada
junto do Instituto das Patentes e das Marcas dos Estados Unidos") a substituir por um curto
símbolo que é o R num círculo, ou ®. Com o decorrer dos anos este símbolo espalhou-se pelo
mundo inteiro e tornou-se um símbolo geralmente reconhecido para as marcas registadas. A
sua utilização é recomendada como aviso aos concorrentes para não cometerem actos de
infracção da marca. Algumas empresas utilizam a designação "TM" com marcas não
registadas, ou "SM" com marcas de serviço não registadas, para indicar que reivindicam
direitos exclusivos.

PAA 19: Em quais dos seguintes casos se pode considerar que há falta de utilização ou
utilização inapropriada e porquê?

1) A sua empresa, activa em pesquisa e desenvolvimento no domínio dos cosméticos,


começa um programa destinado a criar um novo tipo de batom. Como já escolheu a marca
para este futuro produto ("XX"), você pede imediatamente o registo da marca em 25 países na
perspectiva da comercialização deste batom nesses países.

2) A sua empresa está envolvida em diversas actividades comerciais, que vão desde
restaurantes até meios de comunicação e recreação. Você quer proteger a palavra "X" como
marca, mas sem saber por enquanto que produtos específicos seriam comercializados com
esta marca. Por isso, em 2006, você decidiu pedir o registo da marca "X" relativamente às 45
classes de produtos e serviços da Classificação de Nice. Em 2008, você decide utilizar a
marca "X" apenas em jogos de vídeo.

3) A sua empresa criou um novo dispositivo que permite trancar e destrancar a porta da
sua casa à distância. Este novo produto é registado sob a marca "DOORPEN". O
departamento de marketing da sua empresa propõe fazer a publicidade deste produto através
do seguinte slogan: "Tome um Doorpen para facilitar a sua vida".

4) A sua empresa possui um novo produto científico revolucionário, vendido sob a marca
"KOL". O editor de uma revista científica propõe que o próximo número da sua revista seja
totalmente dedicado a este produto. O título na capa da revista seria: "Os Kols abrem novas
perspectivas para a ciência".

5) A sua empresa comercializou um telemóvel vermelho sob a marca "Red Baron" (barão
vermelho). O departamento de marketing queria utilizar o slogan "Voe com o seu novo Red
Baron". Depois de consultar o departamento jurídico, porém, o departamento de marketing
concordou em mudar o slogan para "O seu novo telefone RED BARON ® vai fazê-lo voar".

6) A sua empresa registou a sua marca "Flexirod" para canas de pesca em cinco jurisdições
fora do seu país de origem, mas não comercializa qualquer equipamento de pesca nesses
países. Em vez disso, concede licenças a outras empresas em cada jurisdição para
comercializarem o produto sob essa marca. A sua empresa exerce o controlo rigoroso da
qualidade das canas que são vendidas e fiscaliza a actividade comercial dos adquirentes de
licenças.
  30

Duração e renovação

136. Por razões administrativas, um prazo de validade é geralmente previsto nas legislações
sobre marcas, mas é possível renovar os registos quando expira o prazo.

137. Uma das razões para impor tais prazos, é para que a administração possa cobrar uma
taxa de renovação; trata-se de uma fonte de rendimento. Além disso, o registo de marcas sem
limite de tempo resultaria numa quantidade indesejável de registos de marcas que deixaram de
ter qualquer interesse para os seus titulares. Embora as marcas não utilizadas possam ser
retiradas do registo, um tal procedimento seria dispendioso e demorado para a parte
interessada, e nem sempre seria bem sucedido.

138. Consequentemente, a exigência de renovação e o pagamento de uma taxa de renovação


são uma útil oportunidade para o titular da marca considerar se continua a valer a pena
renovar o seu registo, pois a marca pode ter sido substituída na sua forma gráfica, ou até pode
ter deixado de ser utilizada.

Publicação e acesso ao registo

139. É importante para os titulares de direitos anteriores e para o público que todos os dados
pertinentes contidos no registo a respeito de pedidos, registos, renovações e mudanças de
nomes, endereços e titulares, sejam publicados numa gazeta oficial. Isto permite que os
titulares de direitos anteriores tomem as medidas necessárias, inclusive oposição (se tal for
previsto) ou um processo de anulação. A publicação de pedidos e registos deveria conter
todos os dados importantes, tais como o nome e o endereço do requerente, uma representação
da marca, os produtos agrupados de acordo com o sistema de classificação, as cores
reivindicadas, se a marca for tridimensional uma declaração nesse sentido e, se a prioridade
de qualquer outra marca for reivindicada (Convenção de Paris, Artigo 4) uma declaração
nesse sentido.

140. O registo das marcas deveria, além disso, ser acessível ao público. Para garantir que os
titulares de direitos anteriores são devidamente informados, é indispensável que o registo
contenha informações actualizadas, a saber, todos os dados inscritos não só sobre os registos,
mas também sobre o conteúdo de pedidos pendentes, independentemente dos meios em que
os dados estão armazenados.

Direitos provenientes do registo das marcas

141. O titular de uma marca registada tem o direito exclusivo de impedir que todas as outras
pessoas utilizem marcas idênticas ou semelhantes, sem o seu consentimento. O titular de uma
marca registada tem também o direito de ceder a marca com ou sem a transferência da
empresa à qual pertence a marca. Isto significa que os direitos de marca encerram duas coisas:
um direito exclusivo e um direito de propriedade.

142. Este direito de utilização pertencente ao titular da marca é reconhecido na maior parte
das legislações sobre as marcas. Seria realmente contraditório não conceder um tal direito e ao
mesmo tempo impor uma obrigação de utilizar. Evidentemente, o direito de utilizar está
sujeito a outras leis e a outros direitos, como acontece com quaisquer outros direitos previstos
  31

pela lei. O que é permitido no âmbito do direito das marcas pode ser proibido no âmbito da lei
sobre a concorrência ou por decreto.

143. O que significa o direito de utilização? Significa o direito do titular da marca de afixá-la
nos produtos, recipientes, embalagens, rótulos, etc., ou utilizá-la de qualquer outra maneira
em relação aos produtos para os quais a marca foi registada; o direito de introduzir os
produtos no mercado sob a marca; e o direito de utilizar a marcas na publicidade, no papel da
empresa, em documentos, etc.

144. No que diz respeito ao direito de excluir as outras pessoas da utilização da marca,
resulta da função básica da marca de distinguir os produtos do titular dos produtos de outras
pessoas que ele deve poder opor-se à utilização de marcas semelhantes ao ponto de criar
confusão, a fim de evitar que os consumidores e o público em geral sejam enganados.

145. Muitas legislações não só prevêem uma acção por infracção, mas também oferecem um
processo de oposição administrativa contra um pedido de registo de uma marca semelhante ao
ponto de criar confusão. Neste caso, o critério deve ser mais vasto, porque é necessário ter em
conta o risco de confusão que poderia criar qualquer utilização imaginável da marca
semelhante, se fosse registada.

PAA 20: Quais das seguintes declarações sobre o direito de um titular de marca estão erradas
e porquê?

1) O proprietário registado da marca BUBBLES vende gasosas em garrafas restituiveis e


reutilizáveis que têm a marca gravada. Ele descobre que estas garrafas estão sendo utilizadas
por um concorrente que as enche com as suas próprias gasosas. Na medida em que a marca
foi posta nas garrafas pelo seu titular, o concorrente não está fazendo nada de ilegal e pode ,
portanto, continuar a sua actividade.

2) MAGSAN é uma marca registada para "desinfectantes". O titular descobre que está a
ser vendido um tipo de papel higiénico descrito claramente (e veridicamente) como "tratado
com Magsan". Como o papel higiénico é um produto diferente de um desinfectante, o titular
não pode impedir esta utilização.

3) Um "Guia do consumidor" publica relatórios completamente independentes. No seu


estudo sobre marcas de farinha doméstica, faz a seguinte declaração e pode recomendar a
farinha DEEGAM como a sua "melhor compra", sem que os titulares das marcas se possam
opor:
MYADOR 100% moído na pedra 35 rupias por quilo
DEEGAM 100% moído na pedra 30 rupias por quilo

4) A marca "FEMME" foi registada pela companhia A para artigos de vestuário. A


companhia B, que também vende artigos de vestuário, vende os seus próprios produtos sob a
marca "FAM". Isto não infringe os direitos da companhia A, porque o nome "FAM" é
suficientemente diferente de "FEMME".

5) Os seguintes sinais podem ser utilizados para produtos idênticos por concorrentes,
porque não deveriam ser considerados semelhantes ao ponto de causar confusão, uma vez que
a indicação dos nomes dos animais (lince vs tigre) por baixo da sua representação figurativa
claramente reduz a probabilidade de confusão.
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vs

Lince Tigre

6) Foi obtido o registo da marca "x" no país do titular para cereais em flocos que contêm
um aditivo particular de conservação. A agência que nesse país é responsável pela
regulamentação dos alimentos e medicamentos recusou o referido aditivo como conservador
em alimentos. Contudo, uma vez que a marca foi registada especificamente para alimentos
que contêm esse aditivo, e o registo da marca foi feito pelo governo do país, o titular da marca
pode comercializar legalmente o produto sob essa marca.

7) A sua empresa importa e comercializa bicicletas num país sob a marca registada "Roll
Away". Nenhum registo da marca foi obtido em qualquer outro país. Uma terceira pessoa foi
ver o fabricante das bicicletas, localizado noutro país e encomendou as mesmas bicicletas que
ele fabrica para si. Esta terceira pessoa também obteve autocolantes com a marca "Roll
Away" e aplicou-os aos produtos no país em que foram fabricados e importou-os para o seu
país para vendê-los a um preço mais baixo. Você intenta uma acção contra essa terceira
pessoa por transgressão da marca e essa pessoa argumenta que a marca foi colocada no
produto num país onde você não possui um registo da marca. O tribunal decide que há
transgressão da sua marca.

8) A companhia A importa e vende na Europa pasta de piripiri da República da Coreia.


Obtém um registo internacional para a marca Soon Chang e utiliza-a nos produtos, embora o
presidente da companhia A saiba, mas não revele ao Instituto para a Harmonização do
Mercado Interno, que isto é um nome geográfico para uma região da República da Coreia
onde se encontram muitos fabricantes coreanos deste produto. A companhia B fabrica pasta
de piripiri em Soon Chang e põe o nome nos seus produtos que começa a vender no país de
origem da companhia A. A companhia A intenta uma acção à companhia B. A companhia A
perde.

Semelhança de produtos

146. Juntamente com a questão de saber se uma marca é distintiva, a questão de saber se uma
marca é semelhante, ao ponto de causar confusão, a um direito anterior é uma das pedras
angulares da protecção prática das marcas.

147. As marcas são registadas para produtos de certas classes que foram estabelecidas por
razões puramente administrativas. A classificação dos produtos não pode portanto ser decisiva
para a questão da similaridade. Às vezes produtos totalmente diferentes aparecem na mesma
classe (por exemplo, computadores, óculos, extintores de incêndio e telefones, na classe 9),
enquanto que produtos semelhantes poderiam claramente pertencer a classes diferentes
(matérias adesivas poderiam pertencer às classes 1, 3, 5 e 16).
  33

148. O teste para determinar se dois produtos são semelhantes é baseados na suposição que
marcas idênticas são utilizadas. Mesmo marcas idênticas dificilmente criariam confusão
quanto à origem dos produtos se os produtos fossem muito diferentes.

149. Em regra geral, os produtos são semelhantes se, no caso de serem postos à venda sob
uma marca idêntica, for provável que o público consumidor pense que os produtos têm uma
origem comum. Todas as circunstâncias do caso devem ser levadas em conta, inclusive a
natureza dos produtos, a utilização a que são destinados, e os canais comerciais através dos
quais são comercializados, mas especialmente a origem dos produtos e o ponto de venda
habitual.

150. Um outro aspecto é a natureza e a composição dos produtos. Se forem em grande parte
feitos com a mesma substância, serão geralmente considerados semelhantes, mesmo se forem
utilizados para fins diferentes. Porém, matérias-primas e produtos acabados fabricados a partir
delas não são normalmente considerados semelhantes, pois geralmente não são
comercializados pela mesma empresa.

Semelhança de marcas

151. As marcas podem ser mais ou menos semelhantes umas às outras. O teste,
evidentemente, é saber se são semelhantes ao ponto de causarem confusão. Uma marca é
semelhante a uma marca anterior ao ponto de causar confusão, se for utilizada em produtos
semelhantes e for tão parecida com a marca anterior, que é provável que os consumidores
sejam enganados quanto à origem dos produtos. Se houver confusão para o consumidor, quer
dizer que a função distintiva da marca não funciona, e pode acontecer que o consumidor não
compre o produto que deseja. Isto é mau para o consumidor, mas também para o titular da
marca que perde a venda.

152. Evidentemente, frases como "probabilidade de confusão para o consumidor" (ou "para o
público") têm de ser interpretadas. O "consumidor" não existe, e não pode haver confusão
para o público como tal. Em todos os casos, a confusão surge, ou é provável que surja, numa
parte do público. É necessário determinar, em cada caso, que parte do público deve ser
considerada, por outras palavras, a quem se dirige a marca ou quem é alcançado por ela.

153. Uma vez que é muito difícil trabalhar na prática com a definição geral de semelhança
causadora de confusão, foram elaboradas algumas regras que ajudam a definir em
determinados casos se, devido à semelhança das duas marcas, é provável que haja confusão.

154. As marcas semelhantes deveriam ser comparadas como um todo, e uma maior
importância deveria ser dada a elementos comuns que podem causar confusão, enquanto que
diferenças ignoradas pelo consumidor médio não deveriam se salientadas. Porém, a estrutura
dos sinais é importante. Prefixos comuns são normalmente mais importantes que sufixos
comuns; se dois sinais forem muito parecidos ou idênticos no princípio, é mais provável que
sejam confundidos do que se a semelhança se encontrar no fim dos sinais. É mais provável
que palavras longas com princípios comuns ou semelhantes sejam confundidas, do que
palavras curtas com letras iniciais diferentes.
  34

155. A confusão pode resultar da ortografia, da pronúncia e do significado do sinal, e a


semelhança numa destas áreas é suficiente para que haja infracção se a semelhança engana o
público. A representação gráfica da marca tem um papel importante. A semelhança da
pronúncia é importante porque marcas escritas de maneiras diferentes podem ser
pronunciadas da mesma maneira, e a pronúncia conta na comunicação oral; mesmo se a
semelhança de ortografia é evitada pela utilização de uma representação gráfica muito
diferente, isto não faz diferença quando as marcas são comparadas oralmente.

156. Muitas legislações também permitem que o demandado em acções de infracção de


marcas alegue a não utilização da marca na qual se baseia a acção, e o titular então só pode
ganhar a sua acção de infracção se puder provar a utilização da sua marca. Se a marca
infringida estiver sendo utilizada, a medida da utilização pode influenciar o teste da
semelhança causadora de confusão. A utilização intensiva aumenta o carácter distintivo da
marca, e a confusão com marcas bem conhecidas é mais provável mesmo se os produtos em
que é utilizada a marca infractora forem menos semelhantes ou se a semelhança das marcas
for menos aparente.

PAA 21: Considerando a sua marca que foi registada para classes dos produtos/serviços
indicados abaixo, indique se a marca do seu concorrente deveria ou não ser considerada
semelhante ao ponto de causar confusão e porquê.

1) A sua empresa vende cerveja, sob a marca "X". O seu concorrente gostaria de utilizar a
mesma marca "X" para vinho, argumentando que não há risco de confusão para o consumidor
entre essas duas categorias de produtos.

2) A sua empresa vende leite, sob a marca "X". O seu concorrente gostaria de utilizar a
mesma marca "X" para chá, argumentando que não há risco de confusão para o consumidor
entre leite e chá.

3) A sua empresa vende torradeiras eléctricas, sob a marca "X". O seu concorrente gostaria
de utilizar a mesma marca "X" para secadores de cabelo eléctricos, argumentando que não há
risco de confusão para o consumidor entre torradeiras e secadores.

4) A sua empresa vende sapatos sob a marca arbitrária "Quick" (rápido). O seu concorrente
gostaria de utilizar a marca "Swift" (veloz) para produtos idênticos, argumentando que não há
risco de confusão para o consumidor porque as marcas são palavras completamente diferentes
e não seriam confundidas.

5) A sua empresa vende biscoitos sob a marca "Knight". O seu concorrente gostaria de
utilizar a marca "Nite" para pão, argumentando que não há risco de confusão para o
consumidor porque as marcas não são semelhantes.

6) A sua empresa vende produtos sob a marca "Predestination". O seu concorrente gostaria
de utilizar a marca "Postdestination" para produtos idênticos, argumentando que as palavras
não começam da mesma maneira e, por isso, não haveria qualquer risco de confusão para o
consumidor.
  35

Protecção para além do âmbito da semelhança causadora de confusão

157. As marcas bem conhecidas ou famosas, que gozam de uma grande reputação, recebem
na maior parte dos países uma protecção que vai além do âmbito da semelhança dos produtos.
Uma protecção tão extensa só deve ser concedida se a utilização da mesma marca ou de uma
marca muito parecida para produtos diferentes for prejudicial para o carácter distintivo e para
a reputação da marca original. Esta protecção aumentada não abrange necessariamente todos
os produtos possíveis. É bem possível que a utilização de uma marca idêntica a uma marca
notoriamente conhecida cause um prejuízo injustificado em relação a uma certa categoria de
produtos, ao passo que a mesma utilização em produtos totalmente diferentes não seja contra
os interesses do titular registado da marca notoriamente conhecida. A decisão tem de ser
determinada por todas as circunstâncias do caso particular, inclusive a extensão da reputação
da marca, o tipo de produtos para os quais é utilizada pelo infractor, a maneira como ele
apresenta os seus produtos, etc.

158. Contudo, a reputação não é suficiente só por si, claro está; a protecção mais vasta
justifica-se apenas nos casos em que a utilização de um sinal sem devida causa tiraria injusto
partido de, ou seria prejudicial para, o carácter distintivo ou a reputação da marca.

159. Em Setembro de 1999 a Assembleia Geral da OMPI e a Assembleia da União de Paris


adoptaram uma recomendação conjunta relativa a disposições sobre a protecção das marcas
notoriamente conhecidas, recomendação essa que dá orientação sobre a maneira de verificar
se uma marca é notoriamente conhecida e determina o âmbito da protecção das marcas
notoriamente conhecidas. (see http://www.wipo.int/about-
ip/en/development_iplaw/pub833.htm)

PAA 22: A sua empresa vende há muitos anos electrodomésticos para a cozinha, tais como
frigoríficos e fornos sob a marca inventada "Vogan" que se tornou uma palavra familiar no
seu país. Você é informado de que uma empresa que fabrica e vende ferramentas eléctricas
tais como serras e brocas, começou a comercializar serras eléctricas sob a marca "Vogram".
Você quer impedir que essa empresa utilize essa marca, mas sabe que como as marcas são
diferentes e os produtos são diferentes, uma simples decisão baseada na existência de
semelhança causadora de confusão é improvável. Explique a teoria jurídica segundo a qual é
possível superar as diferenças das marcas e dos produtos vendidos, e fazer parar a venda de
serras eléctricas sob a marca "Vogram".

Restrição do direito exclusivo no interesse público

160. O direito do titular da marca de impedir que terceiros utilizem a marca pode ser limitado
pelo interesse legítimo de outras pessoas. Muitas legislações sobre marcas contêm uma
disposição que declara que o registo da marca não concede ao titular registado o direito de
impedir que terceiras pessoas utilizem de boa fé, por exemplo, os seus nomes, endereços, ou
pseudónimos.

161. O titular da marca também não pode impedir que outras pessoas que não são
concorrentes seus se refiram à sua marca por actos tais como a inclusão da marca num
compêndio de marcas, ou a utilizem em artigos de jornal, livros ou outras publicações.
  36

Transgressão de marcas, contrafacção e imitação de rótulos e embalagens

162. O que é que a sua empresa deveria fazer se a sua marca for utilizada por outras pessoas
sem autorização? É principalmente ao titular que incumbe impor o respeito devido à sua
marca. É à sua empresa, como titular da marca, que compete identificar qualquer infracção e
decidir que medidas deveriam ser tomadas para fazer valer os direitos relativos à marca. É
sempre útil procurar conselhos especializados, se você pensar que alguém está a transgredir a
sua marca. Um advogado especializado em propriedade intelectual seria a pessoa indicada
para lhe dar informações sobre as opções existentes no seu país e, presumivelmente, também
nos países vizinhos, para intentar acções contra contrafacções e transgressões, e para
aconselhar sobre a maneira de impor os seus direitos .

163. Se houver transgressão dos seus direitos de marca, você pode decidir começar por
enviar uma carta (geralmente conhecida como um "pedido para deixar de fazer") ao suposto
infractor para informá-lo sobre a existência possível de um conflito. Para redigir uma tal carta,
a ajuda de um advogado especializado no direito das marcas é recomendável.

164. Se a sua empresa considerar que a infracção é voluntária e conhecer o lugar da


actividade transgressora, então talvez queira tomar medidas de surpresa e obter, com a ajuda
de um advogado especializado, uma ordem de perquisição e confiscação (geralmente dum
tribunal competente ou da polícia) para conduzir uma busca sem aviso prévio no local da
empresa/pessoa alegadamente transgressora. O infractor pode ser obrigado pelas autoridades
judiciárias a revelar a identidade das pessoas implicadas na produção e distribuição dos
produtos ou serviços em transgressão e os seus canais de distribuição.

165. Como um meio eficaz de dissuasão, as autoridades judiciárias podem ordenar, a pedido
da sua empresa, que os produtos e materiais em transgressão sejam destruídos ou empregados
fora dos canais do comércio sem qualquer compensação.

166. A fim de impedir a importação de produtos de marca contrafeitos existem, nas fronteiras
internacionais, medidas de que se podem servir os titulares de marcas em muitos países
através das autoridades alfandegárias. Um titular de marca pode procurar a assistência das
autoridades alfandegárias na fronteira, isto é, antes que os produtos contrafeitos sejam
distribuídos no país em questão.

167. A Convenção de Paris e o Acordo TRIPS prevêem que uma marca notoriamente
conhecida deve ser protegida mesmo que não esteja registada no país. Esta protecção é
limitada a produtos e serviços idênticos e semelhantes, porém. Muitas vezes marcas
notoriamente conhecidas são utilizadas por piratas em produtos e serviços totalmente
diferentes. Além disso, para concederem protecção, os tribunais às vezes requerem que uma
marca seja notoriamente conhecida no país em que foi descoberta a pirataria, mesmo se o
verdadeiro titular puder provar que a sua marca é internacionalmente conhecida num número
considerável de outros países.

Contrafacção

168. A contrafacção é, em primeiro lugar, a imitação de um produto. O produto contrafeito é


não só idêntico no sentido geral do termo; dá também a impressão de ser o produto autêntico
(por exemplo um saco LOUIS VUITTON ®) proveniente do verdadeiro fabricante ou
comerciante.
  37

169. A oferta de um tal produto contrafeito só faz sentido, evidentemente, se o produto


genuíno for conhecido pelo consumidor. Por isso, os produtos contrafeitos pertencem
frequentemente à categoria dos produtos de luxo e contêm uma marca notoriamente
conhecida. Porém, na realidade, isto é apenas uma coincidência: os produtos contrafeitos
podem muito bem ser produtos de consumo de massa, ou produtos que não são vendidos sob
uma marca mas protegidos por outros direitos de propriedade intelectual, tais como o direito
de autor ou a protecção de desenhos ou modelos. Tais produtos podem também ser
conhecidos apenas por um pequeno grupo de consumidores especializados, como por
exemplo, travões utilizados em automóveis ou aviões, pesticidas conhecidos por agricultores,
medicamentos, cosméticos, instrumentos cirúrgicos, comida, cigarros e bebidas alcoólicas.
Estes exemplos mostram, ao mesmo tempo, como a utilização de produtos contrafeitos pode
ser perigosa — toda a colheita de um ano, num grande parte da África, foi uma vez destruída
pela utilização de um pesticida contrafeito.

170. As vendas mundiais de alguns produtos contrafeitos podem exceder as vendas dos
produtos autênticos. Isto mostra que a contrafacção é um fenómeno económico de
importância mundial, que pode representar um percentagem alarmante do comércio mundial.
Na verdade é importante reconhecer que a contrafacção é um crime económico, comparável
ao roubo. Os contrafactores não só enganam o consumidor, mas também danificam a
reputação do verdadeiro fabricante, além de não pagarem impostos e outras taxas ao país.

171. Um outro impacto negativo é o perigo para a ordem pública. Devido aos grandes lucros
e ao risco pouco elevado, as actividades de contrafacção e de pirataria estão muitas vezes
relacionadas com o crime organizado. Os lucros provenientes de actividades ilícitas podem
ser empregados para financiar outras actividades criminosas. Esta inter-relação entre
infracções de direitos de propriedade intelectual cometidas numa escala comercial, por um
lado, e as infra-estruturas criminosas, por outro lado, aumentou a consciência do problema
entre os mentores da política administrativa e as agências de aplicação das leis em todo o
mundo.

Protecção legal contra a contrafacção

172. Embora não seja uma condição e não seja sempre o caso, os produtos contrafeitos
exibem geralmente uma marca. Isto tem a vantagem de permitir a instauração de processos de
infracção de marcas contra a contrafacção, o que é geralmente mais fácil do que lutar contra
infracções de outros direitos de propriedade intelectual, que podem também estar em causa.
Porém, como a contrafacção é um problema economicamente importante e sério, os recursos
legais especificados nas leis sobre as marcas são muitas vezes insuficientes para servir de
arma de dissuasão eficaz. Isto é um problema que diz respeito a três áreas de aplicação da lei,
todas elas essenciais para combater eficazmente a contrafacção.

173. A lei deve prever severas sanções penais, inclusive a prisão. A maior parte das
legislações sobre as marcas prevêem sanções penais para a transgressão das marcas, mas em
muitos casos foram promulgadas há muito tempo e já não são realistas. Os contrafactores
pagam multas e penas de prisão são raramente aplicadas.

174. São necessário recursos legais rápidos e de grande alcance. Os contrafactores não
actuam a partir de um endereço comercial normal e, em caso de instauração de processo, são
difíceis de encontrar. Muitas vezes só podem ser encontrados depois de uma investigação
demorada. Há portanto uma necessidade urgente de medidas cautelares tais como ordens
  38

provisórias: no Reino Unido, a chamada ordem Anton Pillar é uma medida muito útil. Em
aplicação desta medida provisória, os produtos contrafeitos podem ser confiscados e a pessoa
que os tem em sua possessão é obrigada a revelar ao verdadeiro titular da marca a origem
desses produtos.

175. Uma vez que a contrafacção é um fenómeno que ocorre no comércio internacional, é
também necessário habilitar as autoridades alfandegárias a examinar os produtos na fronteira
dos seus países e a confiscar produtos contrafeitos a pedido do titular da marca neles afixada.
É por esta razão que o Acordo TRIPS prevê um certo número de disposições sobre medidas a
tomar contra a contrafacção e a pirataria (Parte III). Esta parte do Acordo TRIPS estabelece
normas mínimas para processos eficazes de aplicação da propriedade intelectual. Estes
processos incluem recursos legais civis e administrativos, tais como ordens do tribunal,
indemnizações, provas, direito de informação, e medidas cautelares. Além disso, a Parte III
estabelece exigências especiais relacionadas com medidas na fronteira e processos criminais.

176. Num certo número de casos, a palavra que constitui a marca utilizada pelo imitador é
um tanto parecida, mas não ao ponto de causar confusão, com a marca utilizada pelo seu
concorrente e, noutros casos, pode até ser totalmente diferente. Em tais situações a confusão
no mercado provém apenas, ou principalmente, da utilização de cores e de elementos gráficos
que são idênticos ou muito semelhantes aos do rótulo ou da embalagem do concorrente. Os
rótulos e as embalagens são raramente registados como marcas, o que significa que a lei sobre
as marcas geralmente não oferece uma base de intervenção em tais casos. Estes casos têm de
ser tratados no âmbito das regras sobre a concorrência desleal (ver o Módulo V).

177. Em princípio, é geralmente considerado ilícito (concorrência desleal) uma pessoa tentar
apresentar os seus produtos como sendo os produtos de um concorrente. Se o rótulo ou a
embalagem de um produto for parecido, ao ponto de causar confusão, com o de um produto
de um concorrente, isto será normalmente suficiente para se poder considerar que há
concorrência desleal.

PAA 23: Os seguintes casos descrevem uma situação em que a sua empresa defronta
actividades de contrafacção. Discuta opções de meios de recurso legais e sugira que medidas
convém tomar

1) Você é o proprietário de uma pequena pizaria em Roma (Itália) cujo nome – "Paloma" –
foi registado como marca. Um outro restaurante acaba de ser inaugurado em Milão (Itália)
com o mesmo nome.

2) Você é um fabricante de brinquedos francês bem conhecido e um dos seus produtos


com mais sucesso é vendido sob a marca registada "X". Concorrentes dos países A, B, e C,
que já foram condenados várias vezes por contrafacção, exportam para a França brinquedos
semelhantes com uma marca idêntica.

3) Você é um fabricante de automóveis. Você tem a infelicidade de ser informado de que


os seus automóveis tiveram um grande número de acidentes devido a um defeito no
mecanismo dos travões. Felizmente sem graves consequências por enquanto. As investigações
feitas revelaram que uma peça essencial do mecanismo de travagem era contrafeita – vendida
à sua empresa falsamente sob uma marca reconhecida, mas de qualidade inferior. Você quer
  39

que a pessoa responsável por esta situação seja punida, mas quer também evitar situações
semelhantes no futuro.

4) Contrafacções do seu produto são vendidas por vendedores ambulantes que, quando você
ameaça processá-los, mudam de sítio e continuam simplesmente a vender os produtos
contrafeitos. Você quer acabar com as contrafacções na fonte de distribuição, mas quando
finalmente consegue localizar os armazéns encontra-os vazios, depois de ter tomado as
medidas legais para determinar a contrafacção. Os contrafactores mudaram simplesmente de
local. Você quer confiscar os produtos contrafeitos antes que desapareçam.

O princípio do esgotamento dos direitos e as importações paralelas

178. Depois de ter lançado um produto no mercado com a sua marca, o titular da marca não
se pode opor a outras vendas do produto em actividades comerciais. Esta é a essência do
chamado princípio do esgotamento dos direitos conferidos pela marca. O princípio do
esgotamento dos direitos conferidos pela marca aplica-se claramente no interior do país.
Porém, é um princípio que se aplica apenas ao direito de lançar o produto com marca no
mercado pela primeira vez. O direito exclusivo do titular de afixar a marca nos produtos e nas
suas embalagens, recipientes, rótulos, etc. continua a existir. Consequentemente, o titular da
marca pode opor-se a acções que infringem este direito, tais como mudar a embalagem dos
produtos com a sua marca, a destruição da sua marca nos produtos, ou a alteração e venda do
produto modificado sob a sua marca. Alterar o produto e vendê-lo sob a mesma marca tem o
mesmo efeito que afixar a marca noutros produtos, isto é, dá a impressão ao consumidor que
se trata do produto genuíno comercializado pelo titular da marca sob a sua marca. Se tal não
for o caso, o titular da marca tem o direito de intervir.

179. Qual será a aplicação do princípio do esgotamento dos direitos no caso de produtos
importados de outro país? Esta é a questão das chamada "importações paralelas" também
conhecida como importações do mercado cinzento. Diz respeito à importação de um produto
genuíno por uma terceira pessoa sem a autorização do titular do direito de propriedade
intelectual (por exemplo, a marca) no país no qual o produto é importado. Alguns países não
permitem objecções a importações paralelas de produtos comercializados num país
estrangeiro pelo titular da marca ou por uma terceira pessoa com o seu consentimento. Outros
países autorizam que se faça oposição a tais importações paralelas, pois aplicam o princípio
da territorialidade dos direitos. Outros ainda tornam a questão de saber se o titular da marca se
pode ou não opor a importações paralelas dependente do facto de ser ou não provável que os
consumidores sejam enganados quanto às características ou à qualidade dos produtos
importados.

180. Uma questão que surge, quando se considera a problemática das importações paralelas,
é a de saber se a aplicação do princípio do esgotamento dos direitos deveria abranger o resto
do mundo ("esgotamento internacional"). A questão do esgotamento dos direitos de
propriedade intelectual dentro de um único país ("esgotamento nacional", " territorial estrito"
ou "na primeira venda", para distingui-lo do esgotamento internacional) limita a vantagem do
titular de marcas, patentes ou direito de autor, até à primeira vez que o produto é colocado no
mercado; uma vez que foi vendido pelo titular, o produto pode circular livremente de
vendedor a comprador no mercado.
  40

181. Embora a teoria do esgotamento nacional em si tenha sido proposta há um século e,


desde então, tenha sido geralmente aceite, o princípio do esgotamento internacional dos
direitos de propriedade intelectual continua a ser uma das questões mais difíceis e mais
controversas do direito da propriedade intelectual internacional. As opiniões continuam
divididas e as orientações administrativas variam de um país para o outro. A questão é tão
controversa que o importante e (quase) exaustivo Acordo TRIPS declara (no Artigo 6) que o
acordo não é aplicável ao esgotamento de direitos, porque foi decidido no último momento da
negociação que a resolução do problema deveria ser deixada totalmente ao critério de cada
membro.

182. A globalização do comércio e uma mais vasta distribuição de produtos nos últimos anos
parece estar a mover os países para uma aceitação geral da teoria do esgotamento
internacional dos direitos conferidos pelas marcas e da importação paralela de produtos
portadores dessas marcas. Porém, no domínio das patentes, nos últimos anos, a União
Europeia e os Estados Unidos da América não aceitaram uma doutrina de esgotamento
internacional. Isto significa que as vendas de alguns produtos por um titular de PI fora do país
(ou região) X não impede necessariamente que o titular utilize direitos de PI válidos no país
(ou região) X para impedir importações.

183. Há muitos argumentos que devem ser considerados. Em relação às patentes, por
exemplo, os produtores de produtos farmacêuticos baseados na pesquisa argumentam que os
seus programas de atribuição de preços humanitários a medicamentos essenciais destinados a
países em desenvolvimento não podem funcionar se os medicamentos mais baratos forem
reexportados dos países em desenvolvimento para os países desenvolvidos através de
programas de importações paralelas. Em alguns países desenvolvidos, foram tomadas
medidas nas fronteiras para permitir que titulares de direitos de autor impedissem a
importação paralela de DVDs e CDs de música que tinham sido colocados nos mercados de
países em desenvolvimento a preços bastante mais baixos.

184. Quando se trata de um mercado global em que os mesmos produtos são vendidos sob a
mesma marca (de fábrica ou de comércio) em países diferentes, as considerações tornam-se
ainda mais complexas. Muitos fabricantes vendem os seus produtos internacionalmente
utilizando a mesma marca, beneficiando, deste modo, da publicidade internacional e do
reconhecimento internacional da sua marca. Também neste caso, eles adaptam muitas vezes
os seus preços à economia local, por exemplo, vendendo nos países em desenvolvimento a
preços mais baixos que nos países industrializados. Surge um problema quando alguém
compra o produto ao preço mais baixo num país e deseja depois importar o produto (genuíno)
num país em que o produto é vendido ao preço mais elevado, a fim de fazer um lucro. Deveria
essa pessoa poder tirar partido do marketing e da publicidade internacional do titular da
marca? Deveria o titular da marca/o fabricante poder impedir uma tal importação paralela a
fim de proteger o seu investimento global? Se a teoria do esgotamento dos direitos abranger o
resto do mundo (esgotamento internacional), o titular da marca não poderá fazê-lo.

185. Na Europa, especialmente no mercado da Comunidade Europeia, os Artigos 30, 34 e 36


da Convenção CEE de Roma prevêem o princípio da circulação livre dos produtos no
mercado e as suas excepções. As políticas comerciais dentro da região de integração
económica promovendo a livre circulação dos produtos e o interesse dos consumidores em
terem uma maior escolha de produtos acessíveis, têm um impacto significativo sobre a
questão de saber como tais objectivos de ordem pública deveriam ser equilibrados com os
interesses privados do titular de direitos de propriedade intelectual que deseja controlar a
  41

importação de produtos protegidos pela propriedade intelectual. Um mercado aberto pode


significar a necessidade de esgotamento de direitos dentro do mercado, neste caso
"esgotamento regional", mas não autoriza o esgotamento internacional.

186. Por outro lado, em 1997, o Supremo Tribunal do Japão aplicou em princípio a doutrina
do esgotamento internacional numa causa envolvendo um produto patenteado ("causa BBS"
No. Heisei 7(wo)1988 de 1 de Julho de 1997). O Supremo Tribunal considerou que, na falta
de um contrato entre o titular e o seu fornecedor a respeito de qualquer restrição sobre mais
vendas, havia uma permissão implícita do titular justificando a aplicação da teoria do
esgotamento internacional.

PAA 24: Quais são os prós e os contras das importações paralelas do ponto de vista do país
importador, do titular do direito da marca, dos importadores paralelos e dos promotores do
comércio livre?

Mudança de titular

187. O titular de uma marca pode mudar por diversas razões e de maneiras diferentes. Os
direitos conferidos por marcas podem, depois da morte de uma pessoa natural, passar para os
seus herdeiros. Tais mudanças de titular só são possíveis se as legislações sobre as marcas
permitirem a propriedade privada das marcas. Semelhantemente, uma marca pode passar para
um novo titular no caso de falência. Uma outra mudança automática de titular pode resultar da
fusão de duas empresas. Não há mudança automática, porém, no caso de uma compra de uma
empresa efectuada pela aquisição de acções, ou quando certos activos de uma empresa,
inclusive os direitos de propriedade intelectual, são adquiridos.

188. A cessão é a forma mais comum de mudança de titular. Faz normalmente, mas não
necessariamente, parte de um contrato de compra, no qual a marca é vendida contra o
pagamento de uma certa quantia.

189. O direito de alguns países permite a cessão de marcas apenas juntamente com o
estabelecimento relacionado com a marca. É argumentado que os consumidores estão
acostumados ao produto vendido sob a marca, de maneira que a cessão sem a transferência da
empresa, ou parte da empresa, que utiliza a marca enganaria os consumidores. Contudo, há
uma tendência evidente para autorizar as livres cessões de marcas. As marcas que são cedidas
sem o estabelecimento muitas vezes deixaram de ser utilizadas há muito tempo. Além disso,
as companhias têm muitas vezes uma estrutura legal complicada e, quando uma companhia é
absorvida por outra, pode acontecer que as marcas sejam transferidas para a nova companhia
principal, enquanto que as fábricas nas quais são fabricados os produtos vendidos sob essas
marcas, continuam a ser a propriedade da companhia absorvida. Desde que a nova companhia
principal e titular da marca garanta que a qualidade dos produtos vendidos sob a marca cedida
é a mesma, os consumidores não serão enganados. Não há, portanto, necessidade absoluta de
ligar a cessão de marcas ao estabelecimento com elas relacionado.

190. As cessões parciais são mais problemáticas. A fim de evitar a confusão do público em
tais casos, as legislações sobre as marcas às vezes permitem transferências apenas nos casos
em que os produtos envolvidos não são semelhantes aos produtos que ficam com o antigo
titular. A confusão do consumidor é, deste modo, claramente evitada, pois as duas marcas
poderiam ter sido registadas por titulares diferentes desde o princípio.
  42

Inscrição da mudança de titular

191. Em princípio, uma mudança de titular de uma marca produz efeitos sem qualquer
inscrição. Isto é evidente no caso de morte do titular estrangeiro ou falência, ou de fusão.
Mesmo uma mudança voluntária de titular mediante cessão não precisa, em princípio, de ser
inscrita para se tornar efectiva, pelo menos inter partes. Não obstante, as legislações sobre as
marcas prevêem geralmente a inscrição de mudanças de titular, por duas razões:

– o novo titular não pode normalmente exercer os seus direitos de marca se não for o
titular inscrito; e

– em princípio, a transferência não tem force obrigatória sobre terceiros enquanto não
for inscrita.

192. Este princípio não pode ser aplicado sem restrição: se o novo titular tiver cumprido
todas as formalidades necessárias, isto é, se tiver submetido os documentos necessários à
administração para inscrição da mudança de titular, ele deve ser capaz de agir para defender a
sua marca contra infracções. O processo de inscrição é por vezes demorado e fastidioso, e
algumas jurisdições não permitem a inscrição de pedidos pendentes. Em tais casos, o novo
titular pode ser totalmente bloqueado, pois o antigo titular pode já não existir ou, pelo menos,
pode já não estar interessado em processar infractores dos seus antigos direitos de marca.

193. As legislações sobre as marcas prevêem geralmente que o conservador do registo


recuse inscrever uma cessão que, em sua opinião, seja susceptível de enganar os
consumidores. Se, efectivamente, a cessão enganar o consumidor, a cessão é em geral
automaticamente sem validade e não pode, portanto, ser validamente inscrita. A nulidade da
cessão não provoca a nulidade dos direitos conferidos pela marca como tal. Porém, os direitos
conferidos pela marca continuam a pertencer ao cedente, o antigo titular. Isto significa que
qualquer utilização da marca pelo novo titular inscrito não é realmente uma utilização e,
depois da expiração do período de graça para a utilização da marca, a marca pode ser anulada.

194. No interesse da segurança jurídica, as cessões deveriam ser feitas por escrito. O pedido
de inscrição da cessão deve também ser feito por escrito, quer pelo cedente quer pelo
cessionário. Se for o cedente a fazer o pedido, um simples pedido escrito assinado por ele ou
pelo seu mandatário deveria ser suficiente. O Tratado sobre o Direito das Marcas e o Tratado
de Singapura contêm, ambos no Artigo 11, uma lista exaustiva de formalidades que as
administrações de marcas podem exigir a respeito de um pedido de registo de mudança de
titular.

PAA 25: Em que medida é importante inscrever uma transferência de titularidade de direitos
conferidos por uma marca num determinado país?

As marcas e a publicidade

195. Como deveria você utilizar marcas na publicidade? Se a sua marca for registada com
um desenho especial ou numa fonte tipográfica particular, não se esqueça de utilizar a marca
exactamente como está inscrita. Fiscalize de perto a utilização da sua marca pois é essencial
para a imagem dos produtos da sua empresa. É também importante evitar a utilização da
marca como substantivo, para que os consumidores não comecem a considerá-la como um
  43

termo genérico. Pode a sua empresa utilizar a mesma marca para produtos diferentes? Podem
ser utilizadas marcas diferentes para as séries diferentes de produtos de uma empresa.
Conforme a estratégia adoptada, cada empresa decidirá se deve ou não utilizar a mesma marca
para os seus produtos, conservando a mesma marca quando é lançado um novo produto, ou
utilizando uma marca diferente para cada série de produtos.

196. O facto de utilizar uma marca existente em novos produtos permite que o novo produto
beneficie da imagem e da reputação da marca. Porém, a utilização de uma nova marca, mais
específica e adaptada ao novo produto, pode também ser vantajoso e permitir que a empresa
vise, com o novo produto, um grupo específico de consumidores (por exemplo, crianças,
adolescentes, etc.) ou crie uma imagem específica para a nova série de produtos. Muitas
empresas também decidem utilizar uma nova marca conjuntamente com uma marca existente
(por exemplo, NUTELLA® é geralmente utilizada com FERRERO). Empresas diferentes
adoptam estratégias diferentes. Qualquer que seja a sua decisão, não se esqueça de registar a
sua marca para todas as categorias de produtos e/ou serviços nos quais é, ou será, utilizada.

Concessão de licenças de marcas

197. Podem ser concedidas licenças de marcas a outras empresas. Em tais casos, o titular da
marca conserva a propriedade e concorda simplesmente que a marca seja utilizada por uma ou
mais empresas. Isto é geralmente feito em troca de royalties e requer o consentimento do
titular da marca, que é normalmente especificado num acordo formal de concessão de licença.
Conforme a natureza do acordo, o concessor de licença muitas vezes conserva um
determinado grau de autoridade sobre o adquirente de licença para garantir que uma certa
qualidade seja mantida.

198. Acontece frequentemente que titulares de marcas concedam licenças a outras pessoas
para utilizarem as suas marcas localmente, no país onde exercem as suas actividades
comerciais. Porém, o principal interesse da possibilidade de conceder licenças para a
utilização de marcas é a sua utilidade nas relações comerciais internacionais. Efectivamente, a
concessão de licenças é o meio principal pelo qual as marcas de empresas estrangeiras são
utilizadas por empresas locais. Em muitos casos, não se trata de simples licenças de marcas,
mas de acordos gerais que incluem licença de patentes, marcas, know-how e possivelmente
outros direitos de propriedade intelectual, assim como assistência técnica prestada ao
adquirente de licença.

199. As legislações sobre marcas de muitos países contêm disposições sobre a concessão de
licenças de marcas. Os princípios orientadores gerais da concessão de licenças de marcas são
tratados adiante, independentemente dos seus aspectos de titularidade estrangeira e de
transferência de tecnologia.

Conceito de base: controlo pelo titular

200. Para salvaguardar a função da marca como indicador de origem, é necessário e


suficiente que o titular exerça o controlo sobre a utilização da marca pelo adquirente de
licença, especialmente no que diz respeito à qualidade dos produtos (conformidade com as
normas de qualidade estabelecidas pelo concessor de licença) e às condições em que os
produtos são comercializados. Se esse controlo for eficaz, não é necessário que o titular
registado da marca a utilize ele mesmo. A utilização da marca pelo adquirente da licença pode
ser considerada como utilização pelo titular para todos os fins de protecção da marca. Isto
  44

significa mais particularmente que a marca não pode ser atacada por suposta falta de
utilização, e o adquirente de licença não pode ele próprio reivindicar direitos de propriedade
em relação à marca. (No Módulo VI é discutida a questão da gestão dos direitos concedidos
pela marca na perspectiva da gestão da imagem).

Exigências formais

201. Basicamente, o sistema de protecção das marcas não impõe quaisquer formalidades à
concessão de licenças. O único ponto importante, que é inerente ao sistema, é que o titular
exerça um controlo efectivo sobre o adquirente da licença. A importância deste princípio é
geralmente reconhecida, embora poucas legislações sobre as marcas prevejam o controlo de
qualidade nas suas disposições sobre a concessão de licenças (as dos Estados Unidos da
América e do Sri Lanka, por exemplo).

202. Em Setembro 2000, a Assembleia Geral da OMPI e a Assembleia da União de Paris


adoptaram uma Recomendação Conjunta Relativa às Licenças de Marcas, recomendação essa
que prevê uma lista do máximo de indicações e elementos que uma administração de marcas
pode exigir para a inscrição de uma licença e contém um formulário internacional tipo. A
recomendação também tenta limitar o efeito da não observação da exigência de inscrição ao
próprio acordo de licença, estipulando que a falta de inscrição de uma licença não deve
afectar i) a validade da marca que é objecto da licença (Artigo 4.1), ii) qualquer direito que
um adquirente de licença possa ter no âmbito da legislação dos Estados membros de se
associar a uma acção judicial por infracção intentada pelo titular (Artigo 4.2a), e iii) a questão
de saber se a utilização da marca por uma terceira pessoa pode ser considerada como
utilização pelo titular da marca no contexto da exigência de utilização (artigo 5). O Tratado de
Singapura inclui disposições sobre a inscrição de licenças de marca e estabelece exigências
máximas relativas aos pedidos de inscrição, de modificação ou de anulação da inscrição de
uma licença. (Ver http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub835.htm e
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/singapore/summary_singapore.html).

PAA 26: Que declara(ção)(ões) sobre a concessão de licenças de marcas está/estão errada(s) e
porquê?

1) Se uma licença tiver sido concedida a um adquirente no país A, esse adquirente pode
aumentar as suas actividades para o país B sem o consentimento do titular da marca, desde
que a marca em questão não esteja registada nesse país B.

2) Como parte de um acordo de licença, o concessor pode impor controlos regulares para se
assegurar de que os produtos fabricados pelo adquirente de licença respeitam as normas de
qualidade.

3) A não observação das exigências de inscrição de um acordo de licença significa que


qualquer pessoa interessada pode pedir a anulação da marca que é objecto da licença.

4) O principal interesse da possibilidade de conceder licenças de marcas é permitir que


outras pessoas utilizem a marca localmente, no país do titular da marca.
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5) A Recomendação Conjunta da OMPI Relativa às Licenças de Marcas e o Tratado de


Singapura não prescrevem os termos exactos que devem ser incluídos em todos os pedidos de
inscrição de uma licença de marca.

6) Embora um concessor de licença tenha o direito de exercer o controlo de qualidade,


nenhum país no mundo requer que o concessor mantenha qualquer grau de controlo de
qualidade sobre a utilização da marca pelo adquirente de licença.

Nomes comerciais

203. As empresas podem possuir e utilizar uma, várias ou muitas marcas diferentes para
distinguir os seus produtos e serviços dos produtos e serviços dos seus concorrentes. Contudo,
precisam também distinguir-se a elas próprias das outras empresas. Para isso adoptam um
nome comercial. Os nomes comerciais têm em comum com as marcas de fábrica ou de
comércio e marcas de serviço, o facto de exercerem uma função distintiva.. Ao contrário das
marcas de fábrica ou de comércio e das marcas de serviço, porém, os nomes comerciais
diferenciam uma empresa das outras, independentemente dos produtos ou serviços que a
empresa comercializa ou presta.

204. Os países geralmente impõem certas condições que devem ser preenchidas para que um
nome comercial seja permissível e aceite para ser inscrito no registo dos nomes de empresas,
que pode existir a nível nacional, mas na verdade é muitas vezes mantido a nível regional ou
mesmo local. O género de empresa deve ser mencionado (por exemplo, com a abreviatura
Ltda. se for uma companhia de responsabilidade limitada) e frequentemente o objectivo da
empresa também deve ser fornecido. Os nomes comerciais são geralmente bastante longos e,
portanto, não são um instrumento muito prático para utilizar na vida de todos os dias como
uma referência à empresa.

205. Por isso, as empresas têm tendência para utilizar um nome de empresa mais curto ou
qualquer outro tipo de identificação além do nome comercial inteiro e devidamente registado.
Normalmente, não é exigido que o nome comercial seja distintivo, como condição de registo e
utilização subsequente.

206. Se um nome comercial ou nome de empresa for distintivo, ele é protegido por
utilização, quer seja registado quer não seja. Se não for distintivo, pode ser protegido depois
de o carácter distintivo ser adquirido através da utilização. O carácter distintivo neste contexto
significa que o público consumidor reconhece o nome como sendo uma referência a uma
origem comercial particular.

207. A um nome comercial ou nome de empresa também pode ser concedida protecção
através do registo como marca. Geralmente, tanto o nome comercial inteiro e o nome curto
correntemente utilizado podem ser registados. Para salvaguardar tal registo, claro que é
necessário utilizar efectivamente o nome comercial como marca. Esta condição não se
encontra normalmente preenchida por uma referência, em alguma parte do rótulo ou da
embalagem de um produto, à companhia que fabrica ou comercializa o produto, com o
endereço completo em pequenas letras, como é muitas vezes exigido pelas regras sobre a
etiquetagem. É portanto mais adequado e mais corrente, na prática, registar o nome da
empresa mais curto como marca, tanto mais que este nome é muitas vezes ao mesmo tempo
uma marca (tal como a chamada "marca da casa") da empresa.
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208. Do mesmo modo que as empresas podem registar nomes comerciais e nomes de
empresa como marcas, elas podem utilizá-los, e muitas vezes o fazem, não só para se
distinguirem mas também para distinguir os produtos e os serviços que oferecem e, como já
foi dito, isto até é necessário devido à obrigação de utilização, se o nome tiver sido registado
como marca.

209. É portanto inevitável que surjam conflitos entre nomes comerciais, nomes de empresa e
marcas. Se um nome comercial ou nome de empresa for utilizado como marca (registada ou
não), as regras gerais da prioridade e a protecção dos consumidores contra a confusão quanto
à origem dos produtos ou serviços oferecidos sob os nomes em questão, determinarão o
resultado de qualquer conflito com uma marca semelhante.

A Internet e as marcas

210. O que é que se deve ter em conta quando se utilizam marcas na Internet? A utilização de
marcas na Internet levantou um certo número de problemas jurídicos controversos que não
têm uma solução fácil ou uniforme. Um problema importante provém do facto de os direitos
de marca serem territoriais (isto é, só serem protegidos no país ou na região onde a marca foi
registada ou utilizada), enquanto que o alcance da Internet é global. Isto cria problemas
quando se trata de resolver conflitos entre pessoas ou empresas que possuem legitimamente
marcas idênticas ou semelhantes ao ponto de causar confusão, para produtos ou serviços
idênticos ou semelhantes em países diferentes. A legislação nesta área ainda se encontra numa
fase de formação e o tratamento da questão pode variar de um país para outro.

211. As marcas são essenciais no comércio electrónico. As empresas precisam de ser


reconhecidas e construir uma reputação e inspirar confiança nelas e nas suas marcas.
Especialmente quando actuam em mercados virtuais nos quais as interacções frente a frente
são raras e existe pouca, ou não há nenhuma, oportunidade de examinar os produtos ou os
serviços antes de comprá-los, os consumidores fiam-se fortemente nas marcas como um meio
de identificar os fornecedores de produtos e serviços. Em alguns aspectos, é possível que a
marca tenha um maior impacto e talvez um maior valor do que no mundo físico, pois pode ser
vista por um público potencialmente global e pode-se considerar que tem um efeito global.

212. Os titulares de marcas utilizadas no comércio electrónico, expõem-se a uma enorme


tensão quando confrontam os desafios da Internet. Uma área de conflito provém da relação
entre as marcas e os nomes de domínio. Os nomes de domínio são uma simples forma de
endereço na Internet, concebidos para permitir que os utilizadores acedam facilmente a sítios
na Rede. Os nomes de domínio tornaram-se valiosos por si próprios como identificadores
únicos, aparentados às marcas; indicam o endereço na Internet, mas também muitas vezes
tiram proveito da estratégia de marcas do proprietário do website. O seu valor é aumentado
porque só há um lugar para cada palavra como nome de domínio num determinado endereço.
Por exemplo, só pode existir um ABC.com; mesmo se houver uma outra marca ABC para um
produto diferente, simplesmente não existe um lugar alternativo para a marca ABC como
nome de domínio no domínio .com.

213. A relação entre as marcas e os nomes de domínio levantam muitos problemas


complexos. Por exemplo, o que acontece quando uma pessoa procura registar um nome de
domínio que é idêntico ou semelhante a uma marca? Uma forma de violação dos direitos do
titular ou dos titulares de uma marca registada apareceu na Internet, violação essa que consiste
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no registo intencional de nomes de domínio semelhantes ou idênticos a marcas possuídas por


outra pessoa, para tentar obter um pagamento dessa pessoa. Esta prática passou a ser
conhecida como "cyber-squatting" (ciber-ocupação ilegal). Em resposta a este tipo de
problema, a OMPI criou a Política Uniforme de Resolução de Conflitos (UDRP – Uniform
Dispute Resolution Policy) que prevê um processo administrativo e recursos legais contra a
ciber-ocupação ilegal. (O curso da Academia Mundial da OMPI, DL 202 E, sobre o comércio
electrónico, fornece informações e conselhos sobre esta questão).

214. A natureza global do registo de nomes de domínio levanta um outro tipo de problema
proveniente da territorialidade do registo das marcas. A Internet tem um alcance global,
enquanto que o direito das marcas é nacional, de maneira que os titulares da mesma marca
registada em países diferentes por pessoas diferentes podem competir para o mesmo lugar
único como nome de domínio. Por exemplo, a marca "ABC" registada no Reino Unido pode
ter um titular diferente e um significado secundário diferente da mesma marca registada em
Singapura, e ambos os titulares poderiam entrar em conflito se procurassem registar
"ABC.com" como nome de domínio no mesmo espaço de domínio na Internet.

215. Uma outra série de problemas diz respeito aos tipos de identificadores, diferentes das
marcas, que deveriam ser protegidos no contexto dos nomes de domínio. Por exemplo, a
utilização de nomes pessoais, indicações geográficas de proveniência, termos geográficos,
nomes comerciais, nomes de organizações internacionais, e denominações comuns
internacionais de substâncias farmacológicas, são o assunto do Relatório referente ao segundo
processo da OMPI sobre os nomes de domínio 6 . Não é possível dizer claramente que regras
serão aplicadas nos diversos domínios a estes tipos de identificadores que são, em alguns
aspectos, como as marcas.

216. Estes problemas são agravados pelo facto de existirem agora muitos domínios genéricos
de primeiro nível (gTLD), aprovados pela ICANN (Corporação da Internet para a Atribuição
de Nomes e Números), entre os quais, .com, .org e .net; e os novos .aero, .info, .pro, .coop,
.name, .museum, e .biz. Além disso, há domínios nacionais de primeiro nível (ccTLD), entre
os quais, .ch, .de, .cn, e .tv. Desenvolvimentos técnicos recentes, que aumentam a
complexidade do problema, são a criação de nomes de domínio em caracteres não latinos (por
exemplo, chineses, arábicos ou hebreus) e o desenvolvimento de uma série paralela de novos
domínios de primeiro nível fora da protecção da ICANN (por exemplo, www.new.net).

217. Do ponto de vista do titular da marca, cada novo domínio representa uma dificuldade
para a aplicação do seu direito, porque cada domínio tem uma série de protecções
potencialmente diferentes contra a utilização errada de marcas e um sistema de aplicação
diferente. Grandes progresso foram feitos pela OMPI no sentido de promover a aplicação do
Processo Uniforme de Resolução de Conflitos pelos ccTLDs e gTLDs em todo o mundo.

PAA 27: Que declara(ção)(ões) sobre a relação entre as marcas e os nomes de domínio
está/estão errada(s) e porquê?

1) A protecção da marca concede direitos automaticamente ao nome de domínio com ela


relacionado.

                                                 
6 Ver http://wipo2.wipo.int/process2/ 
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2) Quando ocorre um conflito entre uma marca e um nome de domínio, as partes devem
necessariamente dirigir-se aos tribunais para resolverem a contenda.

3) Uma companhia chamada "Lola" utiliza o nome de domínio Lola.org desde 2006. Como
titular da marca "Lola" registada desde 1981 para sapatos, você pode exigir que a companhia
Lola deixe de utilizar o nome de domínio Lola.org imediatamente.

4) Duas realidades que tornam difícil legislar sobre a interacção entre marcas e nomes de
domínio são i) o facto de a Internet ter um alcance global, enquanto que os direitos de marca
têm um alcance nacional, e ii) o facto de os nomes de domínio serem atribuídos na base de
"quem chegar primeiro será atendido primeiro", enquanto que as marcas têm em conta a
existência de direitos anteriores sobre o nome.

5) As regras estão bem estabelecidas no que diz respeito a quem tem direito ao nome de
domínio, considerando todas as áreas da propriedade intelectual, inclusive marcas, nomes
geográficos, nomes comerciais, nomes de organizações internacionais, e nomes de substâncias
farmacológicas.

6) Além de funcionarem como um endereço na Internet, os nomes de domínio podem


também ter uma função de identificação de marcas.

[Fim do Módulo II]