Sinais Distintivos Não Tradicionais:

O Caso Louboutin* ** Beatriz Vergaça Castro

Bacharela em Direito pela UFRJ, mestranda em Propriedade Intelectual, Inovação e Transferência de Tecnologia pela UFRJ - PROFNIT e
cursa a especialização em Direito da Propriedade Intelectual da PUC-RIO. Atualmente é advogada no Senna & Mariano Advogados,
tendo estagiado no Denis Borges Barbosa Advogados e na Agência UFRJ de Inovação. E-mail: biavcastro@globo.com

Sumário: 1. Introdução - 2. Marcas de posição e cores - 3. O caso Louboutin - 4. Conclusões - Referências bibliográficas

1. Introdução
Recentemente, Christian Louboutin, o estilista francês de sapatos
de alta costura, registrou e expandiu ao redor do mundo a caracte-
rística que torna seu trabalho distinto especialmente em seu meio:
o solado vermelho presente em seus sapatos, destinados a um nicho
de mercado de alto luxo.
Com intenções de proteger sua criação e impedir terceiros de utilizar
a cor vermelha em solados de sapatos que não os seus, acabou tra-
vando diversas batalhas para garantir o uso e exploração exclusivos
de seus solados vermelhos, litigando com a Yves Saint Laurent,1 a
brasileira Carmen Steffens2 e até mesmo a rede fast-fashion Zara.3
Tais atos, em especial o concernente a Yves Saint Laurent, ganha-
ram um destaque na mídia convencional, atraindo a atenção de
leigos e especialistas, o que fez com que muito fosse discutido sobre
a validade de tal registro, assim como o que ocorreria caso o mesmo
fosse declarado inválido.
Com isso, as marcas não tradicionais, em especial a marca de po-
sição e a cromática, voltaram a ganhar destaque no meio jurídico
especializado em Propriedade Intelectual ao redor do mundo. Tal
relevância, porém, não foi suficiente para arguir o tipo marcário em
específico, assumindo-se tratar de marca cromática.
Tamanha exposição, portanto, gerou o momento oportuno para um
aprofundamento sobre tal matéria e discussão acerca das formas
não convencionais de proteção. É válido lembrar, que sequer há um
consenso sobre a definição de marcas não convencionais na doutri-
na e/ou jurisprudência brasileira.

* 1º lugar na categoria estudante do Concurso de Monografias da ABAPI 2016 Dr.
Carlos Henrique de Carvalho Fróes
** Trabalho de conclusão de curso apresentado à Faculdade de Direito da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em
Direito, sob a orientação do professor dr. Carlos Augusto Silva dos Santos Thomaz.
1. IBAIXE JR., João e SABÓIA, Valquíria. Caso Christian Louboutin contra Yves
Saint Laurent: Nascimento do Direito da Moda. Disponível em <http://www.miga-
lhas.com.br/dePeso/16,MI203478,91041-Caso+Christian+Louboutin+contra+Yv
es+Saint+LaurentNascimento+do> Acesso em 10 de janeiro de 2016.
2. O GLOBO. Christian Louboutin processa marca brasileira de sapatos Carmen Ste-
ffens por copiar solas vermelhas. Disponível em <http://oglobo.globo.com/sociedade/
saude/christian-louboutin-processa-marca-brasileira-de-sapatos-carmen-steffens-por-co-
piar-solas-vermelhas-2796570> Acesso em 10 de janeiro de 2016.
3. The Fashion Law. Louboutin v. Zara: Battle of the Soles. Disponível em <http://www.
thefashionlaw.com/archive/louboutin-v-zara-battle-of-the-soles> Acesso em 10 de janei-
ro de 2016.

Revista da ABPI –  nº 148 –  Mai/Jun 2017 39

 Sinais Distintivos Não Tradicionais: O Caso Louboutin
Como a jurisprudência brasileira sobre a matéria ainda é bastante
incipiente, o presente trabalho recorrerá a casos de jurisprudência
estrangeira. Por ter gerado um novo despertar sobre o assunto, esco-
lheu-se o caso da marca do solado vermelho como recorte no estudo.
No Brasil, essa mesma marca possui um pedido de registro pen-
dente, na forma tridimensional, uma vez que não existe o tipo de
registro para marca de posição no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial - INPI, o que reforça a importância do presente estudo.
2. Marcas de posição e cores
2.1. Marca cromática
Em consonância com as definições de marca, uma marca cromática
nada mais seria que um sinal composto por uma cor, ou conjunto delas,
dispostas ou não de certa forma, de modo a identificar um produto ou
serviço, ou sua origem e distinguir dos demais congêneres.
Existem várias espécies de marcas cromáticas possíveis. É possível
que se tenha uma marca cromática que seja a cor que reveste o
produto, embalagem ou predomina no serviço, de maneira isolada;
seja uma composição distintiva de cores do produto, embalagem ou
serviço; seja uma disposição de cores aplicada no produto, emba-
lagem ou serviço; ou ainda seja a própria cor da marca (represen-
tação gráfica figurativa ou mista do sinal).
A marca de cor única, também chamada de per se, ou cor em
abstrato, ou monocromática (em Portugal, monocolor), é a marca
composta única e exclusivamente por uma cor específica, uma to-
nalidade. Esta pode estar presente no produto, embalagem ou
serviço, ou até mesmo na própria marca.
É possível também que a marca cromática seja formada com uma
composição de cores, formando ou não um padrão, ou havendo
uma disposição/ordem específica, estando presente no produto, em
sua embalagem ou no serviço (porém nada impede que seja parte
da representação gráfica figurativa ou mista do sinal).
Quanto à sua registrabilidade, é importante relembrar o artigo 15
do Acordo TRIPs4 que diz que os sinais capazes de constituírem
marcas podem ser formados exclusivamente ou não por cores, fi-
cando a critério de cada país condicionar o registro e sua percepti-
bilidade visual.
Também existe uma recomendação5 da International Trademark Associa-
tion - INTA que diz que “fica resolvido que é posição da INTA que as
4. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Marrakesh, de 15 de
abril de 1994, internalizado através do Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994.
5. INTA Guidelines for Trademark examination (07.05.1997). Tradução livre.6. A Associa-
tion Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle - AIPPI, é uma organi-
zação politicamente neutra, sem fins lucrativos, domiciliada na Suíça, dedicada ao desenvol-
vimento e melhoria dos regimes jurídicos para proteção da Propriedade Intelectual.
7. Por exemplo, laranja para vendas ou agricultura de laranja.
8. As cores azul e vermelha para descrever frio e quente, exemplificando.
9. A título de ilustração, vermelho para produtos ou serviços que lidam com perigo e atenção.
40
cores, seja como uma combinação de cores ou uma única cor, podem
servir como marca e, dessa forma, em circunstâncias apropriadas, pode-
rão ser passíveis de reconhecimento marcário, proteção e registro”.
No mesmo sentido, a AIPPI6 aprovou uma Resolução (Questão
181) em seu Congresso realizado em Genebra, em junho de 2004,
favorável à proteção de cor por si só, mediante prova de um caráter
distintivo adquirido em razão de seu uso.
Como já foi debatido, todo sinal visualmente representado, que é
configurado para o fim específico de distinguir a origem dos produtos
e serviços é registrável, desde que seja novo, distintivo e intrinseca-
mente veraz. Sendo essa a regra, as exceções são aquelas especifica-
mente listadas na lei. Ou seja, a marca cromática encontra vedação
expressa parcial na legislação, mas não encontra permissão.
Neste contexto pode assumir relevância, impedindo, em princípio,
o registro, por exemplo, o fato de uma cor poder ser considerada
descritiva,7 usual,8 genérica9 ou até mesmo funcional,10 se a cor
cumprir certa função utilitária ou se for utilizada para obter um
determinado resultado técnico relativo a um produto.
Do anteriormente exposto, pode-se extrair que o principal requisito
para que uma cor se tornasse registrável seria a prova de sua dis-
tintividade, tornando-se conditio sine qua non. Resta definir se essa
capacidade distintiva existe (ou pode existir) ab initio ou se, ao
invés, é (ou tem de ser) adquirida pelo uso do referido sinal (secon-
dary meaning).
Por exemplo, apesar de vedação expressa na legislação, o nome de
uma cor pode ser registrado quando for para produto ou serviço que
não tenham a ver com a própria cor e/ou adquiram distintividade.
Os maiores obstáculos encontrados11 para o registro de cores no
mundo são o risco de confusão de tonalidades (também conhecido
por shade confusion),12 que inclui a dificuldade em determinar e
estabelecer o quão diferente um tom de cor tem que ser para que
não haja colidência, além do fato de que provavelmente seria ne-
cessária uma escala comum e universal com a maior quantidade de
tonalidades possível para a definição de seu registro devido à ne-
cessidade de representação gráfica – não bastará a apresentação de
uma simples amostra de cor, dado que esta pode alterar-se com o
tempo, o ideal seria que fosse feita referência à cor através de um
código ou classificação internacionalmente conhecido, visto que
estes códigos são considerados precisos e estáveis, e/ou uma descri-
ção verbal da mesma.
10. Prateado para serviços ou produtos isolantes, ilustrativamente.
11. Conforme narrado por SNOWDEN, David. United Kingdom. The Registration of
Colours and Scents as Trademarks. Intellectual Property Dissertation, University of
Kent. April. 2002.
12. A teoria diz que, supondo que uma cor é protegida, a existência de apenas um número
limitado de cores perceptíveis à visão humana geraria a constante incerteza sobre se uma
determinada tonalidade infringiu outra, ou seja, cores e suas diferentes tonalidades
podem levar à confusão. É muito pertinente especialmente para eventuais ações de
violação marcária e em casos de colidência.
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 Sinais Distintivos Não Tradicionais: O Caso Louboutin
Ademais, não se deve esquecer do interesse público de não se res-
tringir indevidamente à disponibilidade das cores para os restantes
operadores no mercado (depletion theory). De maneira simplificada,
a teoria narra que ao permitir exclusividade marcária sobre as cores,
“existindo estas em número limitado, conduziria à limitação e proibi-
ção dos restantes agentes econômicos as usarem no mercado para
distinguir os seus produtos ou serviços”,13 de modo que a lista de
cores possíveis num certo segmento, conforme seriam concedidas as
marcas, ficaria deveras restrita, prejudicando a livre concorrência.
Para amenizar o último obstáculo citado, deve-se ser relembrado
que um sinal, quando possui um aspecto funcional, não é passível
de registro. É a chamada Doutrina da Funcionalidade, na qual
uma cor só será passível de registro marcário se a mesma não for
essencial para o uso ou propósito do que se identifica, ou se não
afetar seu custo ou qualidade.
Desta doutrina, ainda cabe falar de seu desdobramento: a chamada
Funcionalidade Estética, que expõe que quando um aspecto tem somen-
te a intenção de melhorar o seu design e tornar o produto mais desejável,
atraente de forma comercial, esse aspecto não padece de proteção, pois
o consumidor é atraído ao design. Como visto anteriormente, para que
uma cor possa ser registrada como marca, é necessário que haja uma
reputação, e, portanto, é difícil definir aonde a funcionalidade estética
começa e aonde o aspecto puramente reputacional acaba.
Dessa forma, a exclusividade cromática não seria injusta com os
competidores diretos, não os prejudicando.
É importante lembrar que será muito difícil que uma empresa se
utilize apenas de uma cor (ou conjunto delas) para identificar os seus
produtos ou serviços, e que esta proteção tem objetivo complementar.
No Brasil, como pode ser visto na Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996
(Lei da Propriedade Industrial - LPI), o inciso VIII do artigo 124 es-
13. CARVALHO, Maria Miguel. A Possibilidade de Registo como Marca da Cor per
se. UNIO - EU Law Journal, março de 2013, p. 87.
14. Exemplo: Registros nº 825711231 e 818608447.
15. Registro nº 006088244.
16. 221 USPQ 1195 (TTAB 1984), uma cor rosa para fibra de vidro isolada de pro-
priedade da Owens-Corning Fiberglas Corp. Owens-Corning Fiberglas Corp., 774
F.2d 1116, 227 U.S.P.Q. 417 (C.A.F.C. 1985)
Revista da ABPI –  nº 148 –  Mai/Jun 2017
tabelece que não são registráveis como marca “cores e suas denomina-
ções, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo”.
O legislador brasileiro afirma, ao se utilizar de uma negativa, a possibi-
lidade de registro de cores dispostas ou combinadas de modo peculiar ou
distintivo, ressaltando a importância da distintividade e distinguibilidade
no meio marcário, numa interpretação contrario sensu. Apesar de assim
entender a doutrina, o INPI ainda é muito resistente para registrar cores
sozinhas, embora não o seja para o esquema de cores.
Existem algumas marcas figurativas mistas registradas no Brasil nas
quais se fazem a reivindicação de uma ou mais cores14 (realizando-se a
proteção de mais de um sinal através de apenas um registro, porém não
somente o nominativo e o figurativo), mas também existem alguns casos
de marcas que constituem somente esquema de cores (figurativas). Por
exemplo, existe um registro15 pertencente à Visa International Service
Association, e diz respeito ao esquema de cores de seu logo.
Figura 1
À esquerda, o registro; à direita, o logo
Azul
Branco Ouro
Fonte: Base de Marcas do INPI.
Por fim, cabe ressaltar que desde 198516 os Estados Unidos acei-
tam o registro cromático. Na Europa,17 o mesmo ocorre desde
1989, na Inglaterra.18
17. A proteção formal de marcas de cor foi introduzida na UE pela Primeira Diretiva do
Conselho, de 21 de dezembro de 1988 (Diretiva de Marcas ou Trademark Directive).
Seu objetivo era harmonizar a legislação europeia sobre marcas aonde era possível.
Antes da diretiva, a proteção para marcas cromáticas variava a cada Estado-membro.
18. Reg No B1372291 of 6 February 1989 by Sophia-Jacoba GmbH, registro da cor
prata para briquetes de antracite, que são blocos de carvão mineral do tipo puríssimo.
41
 Sinais Distintivos Não Tradicionais: O Caso Louboutin
2.2. Marca de posição
De acordo com o sua semântica,19 posição pode significar:
posição
po.si.ção
sf (lat positione) 1 Lugar ocupado por uma coisa ou onde está coloca-
da uma pessoa ou coisa. 2 Localização própria em relação a outras
coisas: A posição dos rins na região lombar. 3 Localização geográfica:
O navio deu a sua posição. 4 Orientação: Posição de um edifício. 5
Disposição. 6 Situação econômica, moral, social etc.: Ocupar uma boa
posição. 7 Modo, jeito, maneira, atitude, postura: Posição do corpo. 8
Med Postura ou atitude particular de um paciente para qualquer
processo terapêutico: Posição dorsal. 9 Em obstetrícia, a situação da
criança na pelve. 10 Circunstâncias em que alguém se acha: O escân-
dalo deixou-o em má posição. 11 Mil Área ou lugar ocupado por
unidades de combate para ataque ou defesa: O batalhão tomou posi-
ção no alto da colina. P. defensiva: a que só se destina a defender. P.
ecológica, Sociol: a que define a situação de uma unidade ecológica
(zona urbana, suburbana, cidade-satélite etc.), relativamente ao centro
de dominância. P. equívoca: posição para a qual não se acha explica-
ção razoável. P. falsa: apuros, dificuldades, situação comprometedora.
P. social: classe social do indivíduo. (grifos nossos)
Ou seja, se compreende por posição a maneira que se encontra
posta uma pessoa ou coisa, a sua localização ou disposição.
O conceito de marca de posição nasceu na Alemanha.20 Posteriormente,
a Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI (World Intelectual
Property Organization - WIPO) realizou uma pesquisa para saber como os
países entendiam esse conceito, e acabou sendo mencionada na Regra 3
(8) do Tratado de Singapura,21 mas sem estabelecer uma definição
clara, apenas abordando linhas gerais para viabilizar seu registro:
Rule 3: Details Concerning the Application
(…)
(8) [Position Mark] Where the application contains a statement to the
effect that the mark is a position mark, the reproduction of the mark shall
consist of a single view of the mark showing its position on the product.
The Office may require that matter for which protection is not claimed
shall be indicated. The Office may also require a description explaining
the position of the mark in relation to the product.
Pode-se dizer que uma marca de posição se caracteriza por um
elemento que sempre aparece no produto em uma determinada
mesma posição, com proporções constantes. A combinação de um
sinal com uma posição pode constituir um sinal distintivo por conta
da impressão que passa, uma vez que a posição, por si só, jamais
seria admissível para registro como marca.
19. Michaelis Online, Dicionário. Disponível em <http://michaelis.uol.com.br/moderno/
portugues/definicao/posicao%20_1025814.html>. Acesso em 15 de junho de 2016.
20. RIDEAU, Camille. França. Position Mark: A Category of Signs Eligible for Trade-
mark Protection? Different Standards of Examination, Different Scope of Protection?.
Centre d’Études Internacionales de la Propriété Intellectuelle, Valorisation des Biens
Immatériels, Masters 2 , 2009/2010. Strasbourg: Université de Strasbourg, p. 5.
21. Assinado em 2006 para atualizar o Trademark Law Treaty - TLT de 1994, que foi
uma tentativa internacional de harmonizar os procedimentos administrativos de registro
marcário. O Brasil não é signatário.
22. GARCÍA, Juan David Castro. Colombia. Las Marcas No Tradicionales. Revista La
42
É o que expõe Juan David Castro GARCÍA22 e SANDRI,23
respectivamente:
La combinación del signo y de la posición puede constituir un carácter distinti-
vo debido a la impresión general que produce, mientras que por sí sola la posi-
ción no sería admisible como marca protegida. Si el signo se coloca cada vez
en un lugar inesperado24 o poco habitual no tendrá la condición de distintivo.
For instance, in some luxury and elite sectors, certain objects or sculp-
tures always accompany a product. In the automobile industry, there
are well known examples of this practice, which include the flying lady
– “The Spirit of Ecstasy” – which appears above the radiator of the
Rolls Royce, the Mercedes three-point star, and the Jaguar’s jaguar.
These signs, whose figurative symbols are simply conceived and quickly
memorized by the public, are increasingly associated with high fashion
goods. They usually appear on three-dimensional products such as
buckles, buttons, hooks, clamps, closing devices and the like.
Ou seja, o pedido de registro de uma marca de posição visa prote-
ger o local em que o signo pretendido aparece ou é fixado em de-
terminado produto com habitualidade. Essa habitualidade de po-
sição pode ajudar um sinal, que por si só não possuía distintividade,
a adquirir a mesma, especialmente ao ser posta, por exemplo, em
uma posição que não é comum.
Para que o registro deste tipo de marca possa ser feito e em consonância
com as diretrizes recomendadas pelo Tratado de Singapura, é comum
que o depositante anexe ao pedido uma representação gráfica, em vista
única, do que se pretende registrar. Quanto às partes que estão fora do
escopo do pedido de proteção, mas que são essenciais para demonstra-
ção da posição do sinal objeto deste pedido, o requerente deverá repre-
sentá-las por meio de traços ou linhas pontilhadas. Os escritórios de re-
gistro também poderão requerer que seja indicada qual parte do pedido
está se reivindicando e uma descrição que especifique e esclareça a posi-
ção da marca com relação ao produto ou serviço onde está afixada.
Tais recomendações expostas no parágrafo anterior são de suma
importância, uma vez que a marca de posição, em específico, será
utilizada em vários objetos homogêneos.
Fora isso, os requerimentos para seu registro são os mesmos de
qualquer outra marca visualmente perceptível. A única diferença é
que o registro não protegerá o sinal parte da marca fora de tal po-
sição. Este detalhe é importante, pois pode influenciar na caduci-
dade de uma marca ou sua violação.
Dito isso, pode-se extrair que as marcas de posição, são compostas por
dois elementos, além da habitualidade: outro25 sinal e sua posição.
Propiedad Inmaterial, nº 16, p. 297-325, novembro de 2012. Bogotá: Universidad
Externado de Colombia, p. 319.
23. SANDRI, Stefano e RIZZO, Sergio. Op. Cit., p. 151-152.
24. É importante esclarecer o que o autor quis dizer com a expressão “inesperado”, e até
mesmo sua última frase. Ele se referia à característica de habitualidade e não diz respeito
à aquisição de distintividade. Uma posição inesperada ou fora do comum pode ajudar um
sinal a adquirir distintividade, mas quando este sinal se encontra cada vez em uma posição
diferente (não se sabe onde o sinal estará presente, impossível haver uma previsão), não
há como se dizer que é uma marca de posição, por conta da falta de habitualidade.
25. Outro porque a marca de posição em si (união de dois sinais) constitui um sinal distintivo.
Revista da ABPI –  nº 148 –  Mai/Jun 2017
 Sinais Distintivos Não Tradicionais: O Caso Louboutin
A posição, em particular, de um sinal pode ser considerada distin-
tiva quando não é usual (lugar comum) num certo segmento mer-
cadológico ou quando há certa habitualidade. É preciso, da mesma
forma, levar em consideração se um consumidor espera tal disposi-
ção de sinal naquela posição específica dos produtos daquele ramo,
ou até mesmo a sua presença nele.
Já o sinal, deve ser dotado das características já exauridas nos ou-
tros capítulos e subcapítulos, em especial deve ser distintivo. Tam-
bém como já foi exposto nesse próprio subcapítulo, não necessaria-
mente o sinal sozinho precisa ter essa distintividade de início, ela
pode ser adquirida com o uso (secondary meaning).26
Feita essa exposição, cabe discutir se esse sinal distintivo, que é
parte da marca de posição, pode ou não possuir a capacidade de
ser uma marca por si só. Ou seja, se uma marca de posição pode
ser formada por outra espécie marcária, porém sempre numa
mesma posição, num contexto de produtos ou serviços.
Camille Rideau27 afirma que “It must be pointed out, that neither the
whole depicted shape nor the sign alone is the protected trademark but
protected is the sign in a special position on the good”. Mais a frente, repete
seu posicionamento de que “the position mark does not consist in a sign
which is completely independent from the appearance of the marked good”.
Contudo, a posição da autora é equivocada, pois se fosse procedida
dessa maneira, cores não poderiam fazer parte de marcas de posi-
ção, assim como marcas figurativas. Se ocorresse como gostaria
Rideau, a Louboutin, por exemplo, estaria vedada de pedir o re-
gistro cromático do vermelho presente no solado de seu sapato,
assim como a sua presença em outras marcas de posição de produ-
tos da mesma empresa. O mesmo ocorreria com marcas figurativas
ou mistas, de empresas de vestuário, por exemplo, que sempre
posicionam sua etiqueta num mesmo local não usual, adquirindo
sua distintividade, sendo essa etiqueta no formato de sua logomar-
ca – tal entendimento impediria que um dos dois fosse registrável.
26. Para maiores explicações, retornar ao capítulo 1 do presente trabalho.
27. RIDEAU, Camille. Op. Cit., p. 6.
28. Registro nº 826054978.
29. Até a presente data, não havia trânsito em julgado, cabendo recursos ao STJ e STF.
30. Registros nº 740148923, 800150350, 800158393, 800158407, 800158423,
821805037, 821805045 e 822262800.
Revista da ABPI –  nº 148 –  Mai/Jun 2017
Portanto, com base no que foi supra exposto, marcas de posição
podem ser compostas por sinais que, por si só, seriam distintivos o
suficiente para compor outra espécie marcária. Um sinal cromáti-
co, por exemplo, pode adquirir a distintividade por conta de seu
uso como marca de posição, ocorrendo, portanto, um registro de
marca cromática posterior ao registro da marca de posição, até
porque o posicionamento da cor gera uma maior aceitação quanto
à sua registrabilidade, vez que dá um “propósito” a ela.
No Brasil, esse tipo marcário não é expressamente previsto na legislação,
ou sequer vedado, sendo possível por não haver qualquer regra ou impo-
sição contrária. Porém, não é reconhecida expressamente pelo INPI.
Porém, a ADIDAS AG, é titular de alguns pedidos e registros de
marcas que materialmente são de posição, embora classificadas
como figurativa, no Brasil. Tal marca concedida28 teve seu pedido
publicado em 2004, tendo sido concedido em 2008. Porém, em
2011, foi contestada judicialmente29 pela ESSEX TRADE
COM/ IMP/ EXP/ LTDA, sob alegações de possuir caráter ge-
nérico. Ainda no mesmo processo, foi pedido, sob as mesmas ar-
guições, o apostilamento das listras em alguns outros registros.30
Apesar de ter decorrida a prescrição prevista no artigo 174, da
LPI, os desembargadores e magistrado, por amor ao debate, fize-
ram considerações acerca do mérito do pedido, em sua sentença31
e acórdão,32 expostos a seguir:
Figura 2
Registro concedido e posteriormente contestado judicialmente
Fonte: Base de Marcas do INPI.
31. JFRJ - Sentença: 0803946-89.2011.4.02.5101, Juíza: Marcia Maria Nunes de Bar-
ros, Data da Sentença: 02/10/2013, 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Data de
Publicação: 08/10/2013, Disponibilização: DJe 07/10/2013.
32. TRF2 – Acórdão: 0803946-89.2011.4.02.5101, Relator: Des. Fed. Messod Azulay Neto,
Data da Sentença: 30/09/2014, 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª
Região, Data de Publicação: 23/02/2015, Disponibilização: DJe 20/02/2015.
43
 Sinais Distintivos Não Tradicionais: O Caso Louboutin

Assim, tendo sido os registros números 740.148.923, 800.150.350, Figura 3

800.158.393, 800.158.407, 800.158.423, 821.805.037 e Tabela dos registros discutidos judicialmente
821.805.045 concedidos entre 1982 e 2004, resta evidentemente
prescrita a pretensão de nulidade parcial, ou mesmo de alteração ou
modificação, de forma a incluir restrição de apostilamento.
Em outras palavras, mesmo permanecendo os registros da parte ré para
que os use com exclusividade como marca comercial, nada obsta que
listras sejam utilizadas por outras pessoas ou mesmo por seus concorren-
tes, desde que, neste caso, acrescidas de outros elementos que lhes
confiram distintividade, de forma a diferenciá-los das marcas das rés.
(...)
No caso dos autos, é indene de dúvidas, conforme amplamente de-
monstrado na petição exordial, que o elemento listras está presente
tanto na natureza quanto em diversas manifestações do espírito huma-
no, desde priscas eras. O que se protege com os registros em lide,
entretanto, são conjuntos de três listras, formando uma disposição es-
pecial (no caso do registro nº 821.805.037) ou insertos na figura de
um calçado tipo tênis (no caso do registro nº 821.805.045).

I - Em que pese a falta de previsão legislativa para o apostilamento, é

de se reconhecer que sua prática, além amplamente consagrada pelos
Tribunais, produz efeitos indiscutivelmente restritivos, só conferíveis
aos casos de nulidade parcial do registro (art 165, par. único), deven-
do se regular pelo decurso de prazo assinalado no artigo 174, da LPI,
fazendo com que o entendimento do Magistrado, ao pronunciar a
prescrição, afigure-se como o melhor direito aplicável a controvérsia.
II - Diz o artigo 124, VI, da LPI, que os sinais de caráter genérico,
comum e vulgar só não podem ser registrados como marca se tiverem
relação com o produto ou serviço a distinguir.
III – No caso, nada autoriza a conclusão de que um sinal constituído
por três listras abstratamente concebidas, apresentadas lado a lado,
com a mesma largura, distância e proporção, tenha relação com vestu-
ário em geral ou com produtos esportivos.
III - Cumprindo reconhecer que o uso maciço das três listras nas late-
rais de calças, blusas e agasalhos, associado ao famoso slogan – ADI-
DAS A MARCA DAS TRÊS LISTRAS – reforçou soberana-
mente a identidade da marca – fazendo com que o consumidor
começasse a perceber as três listras como verdadeiras assinaturas dos
produtos.
IV - De sorte que, comungo com o entendimento do Magistrado, vi-
sualizando distinguibilidade nas marcas da Apelada, calcadas em um
conjunto de três listras, igualmente dispostas em largura, distância e
proporção, reconhecendo, ainda, a impossibilidade jurídica do pedido
alternativo pelas mesmas razões expostas na sentença.
V - Apelação improvida.
33. Pedidos nº 826054986, 823362604, 826054994 e 823362612.
34. Na consulta da Justiça Federal do Rio de Janeiro consta o seguinte movimento proces-
sual na data de 17/09/1984: “Registro de Proc. Antigo”; o Acórdão do STJ foi
proferido em 2013, e o processo transitou em julgado em 25/03/2013.
35. Processo nº 0000033-13.1991.4.02.0000
Fonte: Base de Marcas do INPI.
Com isso, os exames de mérito de outros registros33 ficam aguardan-
do o trânsito em julgado dos anteriores para determinar sua validade.
Figura 4
Outros pedidos de registros sobrestados, aguardando
trânsito em julgado da ação
Fonte: Base de Marcas do INPI.
Todavia, o caso brasileiro mais antigo de marca materialmente de
posição (embora formalmente figurativo) é anterior à atual legislação
de Marcas. Depois de 29 anos34 de discussão judicial35 a Levi
Strauss (também conhecida por Levi’s) conseguiu sua primeira36
marca materialmente de posição (formalmente figurativa). Desde
então, já requereu outra.37 A decisão38 tomada pelo Superior Tribunal
de Justiça - STJ é interessante, pois chega a mencionar a utilização de
linhas pontilhadas, que é característico dessa natureza de pedido:
36. No processo judicial consta que seria o Registro 005385/79, porém tal numeração é incon-
sistente com o atual sistema de base de dados. O registro correto/atual é de nº 790053853.
37. Registro nº 007178085, que protege a posição da etiqueta no bolso.
38. STJ - AgRg no REsp: 638033 RJ 2004/0003983-5, Relator: Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 07/02/2013, T3 - Terceira Turma, Data de
Publicação: DJe 19/02/2013

44 Revista da ABPI –  nº 148 –  Mai/Jun 2017

 Sinais Distintivos Não Tradicionais: O Caso Louboutin
Figura 5
Registro concedido por via judicial
Fonte: Base de Marcas do INPI.
Todavia, verifica-se que não pretendeu a apelante o registro como
marca, de figura que representa a parte superior de uma calça.
A figura da calça, apresentada em linhas pontilhadas, foi oferecida
com o pedido unicamente para mostrar em que partes dela seriam
colocadas as marcas e sinais distintivos, quais sejam, nos bolsos trasei-
ros, e na parte superior onde localizados os passadores de cinto.
Essas marcas, ressalte-se, já estão registradas em nome da apelante,
como demonstram os documentos anexados as folhas 160 a 163, es-
tando em vigor esses registros.
Nem na Lei nº 5.772/1971, nem na atual que disciplina a matéria
(Lei nº 9.279/1996), há proibição do registro em conjunto de marcas
já registradas em nome da requerente.
Figura 6
Registro adquirido posteriormente
Fonte: Base de Marcas do INPI.
39. Lanham Act, Disponível em <http://www.bitlaw.com/source/15usc/> Acesso em 1º
de abril de 2016.
40. Em 1995, a Suprema Corte decidiu no caso Qualitex v. Jacobson que o registro de uma
marca que consista pura e simplesmente de uma cor (“registration of a trademark that
consists, purely and simply, of a color”) é possível.
41. “Christian Louboutin” se refere tanto ao ser humano designer quanto à marca de alta
costura. A não ser que esteja indicado de outra forma, esse trabalho utilizará das
Revista da ABPI –  nº 148 –  Mai/Jun 2017
3. O caso Louboutin
Graças às conceituações e discussões anteriores, é possível, agora,
analisar a natureza jurídica da marca da Louboutin, no estudo de
seu caso mais significativo, ocorrido nos Estados Unidos.
3.1. Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am.
Holding, Inc.
Antes de adentrar o caso objeto desse estudo, é importante que alguns
fatos sejam esclarecidos e atentar que boa parte da narrativa que será
exposta, se não toda, é fruto de uma tradução livre dos documentos
originais em inglês, que podem estar ou não em consonância com a
legislação brasileira e interpretação dos mesmos termos.
Nos Estados Unidos, as leis marcárias estão dispostas no Lanham Act.39
Nessa lei, está disposto que designers de moda podem obter uma marca
cromática se aquela cor está sendo usada num padrão ou combinação de
tonalidades de cores distintivas. Apesar disso, é a jurisprudência america-
na que definiu as principais normas com relação a cores, especificamente
através do caso Qualitex v. Jacobson em 1995, no qual a Suprema Corte
americana deliberou que seria possível a existência de uma marca que
consista pura e simplesmente de uma cor.40 Desde 2008 a Christian
Louboutin41 possui o registro marcário42 de um solado vermelho (Utiliza-
se a tonalidade Pantone43 18-1663 TPX), na Classe 25.
Figura 7
Figura constante no Registro “Red Sole Mark”
Fonte: Base de Marcas do USPTO.
expressões “Christian Louboutin” e “Louboutin” para se referir à empresa.
42. Red Sole Mark USPTO Registration nº 3361597
43. Pantone é a linguagem padrão para a comunicação nas fases do processo de gerencia-
mento de cores em várias indústrias. São cores prontas, ou seja, cores exatas que, há
mais de quarenta anos, mantêm uma alta regularidade e padrão na produção que for-
mam esse sistema numérico de cores de tintas, por isso é utilizada como escala.
45
 Sinais Distintivos Não Tradicionais: O Caso Louboutin
O designer, após anos trabalhando como freelancer, decide abrir sua
própria loja especializada em calçados de luxo e passou a laquear os
solados de seus sapatos com a cor vermelha a partir de 1992,44 o que
se tornou um símbolo que remetia à sua marca de calçados.
Em sua coleção Cruise45 de 2011, a Yves Saint Laurent, outra casa
especializada em alta costura, relançou mais uma versão de seus sa-
patos monocromáticos,46 entre eles quatro modelos47 inteiramente
vermelhos cujo solado, segundo Christian Louboutin, lembraria sua
criação por apresentar um tom de vermelho igual ou muito similar ao
de sua marca, tendo sido dado um maior destaque para esse aspecto
do calçado. O designer, então, entra em contato com a casa de alta
costura, pedindo para que os modelos fossem retirados do mercado.
Em abril, após a negativa, o designer ingressou com uma ação judi-
cial48 no Southern District of New York em face da Yves Saint
Laurent por violação marcária e pirataria, falsa designação de origem
e concorrência desleal e diluição marcária (entre outros pedidos ba-
seados nas leis estatais),49 além de ter pedido uma liminar50 para que
a venda e marketing dos sapatos inteiramente vermelhos parasse.
Figura 8
Imagens meramente ilustrativas dos modelos dos sapatos da
Yves Saint Laurent. Em cima, os modelos “Tribute”, “Tribtoo”,
“Palais” respectivamente, e, embaixo, o modelo “Woodstock”
Sapatos monocromáticos
Fonte: Elaborada pela autora com imagens disponíveis na base da Google.
44. Informação retirada do registro do Red Sole Mark.
45. “Cruise” é como se chama a coleção lançada entre o inverno e a primavera, começando
a ser vendida em novembro.
46. Segundo os autos processuais, este tipo de sapato faz parte de suas coleções desde
1970.
47. Os modelos de sapato são: “Tribute”, “Tribtoo”, “Palais” e “Woodstock”. Segundo os
autos, uma versão do modelo “Tribute” todo em vermelho já havia aparecido na coleção
Cruise da Yves Saint Laurent em 2008.
48. Docket Nº 11-3303-cv, Christian Louboutin S.A. vs. Yves Saint Laurent Am. Holding, Inc.
49. Os pedidos com base nas leis estaduais quase não diferem dos feitos com base no La-
nham Act: violação de marca, concorrência desleal, diluição marcária e atos e práticas
46
A Yves Saint Laurent então, em sua contestação, alega que o re-
gistro que ela supostamente teria violado (“Red Sole Mark”) de-
veria ser cancelado, pois o solado não seria distintivo, possuiria
características ornamentais e ser funcional, o que impossibilitaria
de ser passível de registro marcário, e que a Louboutin teria conse-
guido seu registro por meio de fraude. Também alegou sofrer danos
por interferências em seus negócios e concorrência desleal.
No que corresponderia ao Juízo de primeira instância, Louboutin tem
seus pedidos negados enquanto os da Yves Saint Laurent são atendidos.
Por ter dúvidas acerca da possibilidade de existência do registro
marcário e se haveria de fato uma confusão entre os consumidores
de ambas as marcas acerca da origem dos sapatos, o Juiz de pri-
meira instância, Victor Marrero, recusou o pedido liminar e ainda
determinou que se cancelasse o registro do designer junto ao
USPTO,51 sob o entendimento de que uma cor não poderia ser
apropriada como marca no ambiente da indústria da Moda basea-
do na doutrina da Funcionalidade Estética.
Em sua decisão, o juiz comparou o registro da Louboutin ao de outras
marcas do mesmo ramo, Burberry52 e Louis Vuitton,53 dizendo que as
mesmas possuem uma complexidade muito maior que apenas uma des-
crição vaga de “solado vermelho esmaltado”. Ele também ponderou que,
se ao laquear o solado há um aumento no custo da produção, e, portanto,
no seu preço, seria razoável dizer que ele possuiria um aspecto funcional
e não um indicador da procedência de um sapato, pois essa característica
também influenciaria em sua qualidade. Lembrou que a cor, para, por si
só, constituir uma marca, deveria possuir secondary meaning, identificar a
origem e distinguir o produto dos outros. O juízo então se voltou para o
quanto garantir a marca do solado vermelho poderia causar uma signifi-
cante obstrução para os concorrentes, enfatizando a natureza artística da
indústria da moda, e fazendo uma analogia a uma hipotética disputa entre
Picasso e Monet acerca de um tom de azul e por fim concluiu que dar o
controle de uma cor para um só artista atrapalharia as inovações no
campo da moda e traria sim prejuízos para os concorrentes.
Louboutin então recorre da decisão e alega que a Yves Saint Lau-
rent reconhece e tem conhecimento de que solados vermelhos são
sua marca registrada, e que ainda assim a copia. Afirma também
que tal atitude irá trazer confusão a seus consumidores e danos à
sua fama, e insiste que por isso a liminar deva ser concedida.
Então a Tiffany & Co.54 e a INTA,55 preocupados com o prece-
dente aberto de que uma cor, sozinha, não poderia constituir uma
de má-fé. Nos Estados Unidos, as marcas podem ser regulamentadas tanto por leis de
âmbito federal como de estadual.
50. Traduzido livremente de “Preliminary injunction”.
51. Escritório de Marcas e Patentes Americano (United States Patent and Trademark
Office).
52. “Burberry Check”: Registro americano nº 1241222. Burberry tem o registro desse
padrão de xadrez desde 1996.
53. LV Monogram: Registro americano nº 79062586 e 79049581.
54. “Tiffany (NJ) LLC” and “Tiffany and Company”, também poderão ser referidas
como somente “Tiffany”.
55. Previamente já introduzida nesse trabalho.
Revista da ABPI –  nº 148 –  Mai/Jun 2017
 Sinais Distintivos Não Tradicionais: O Caso Louboutin
marca (contrariando diversas decisões), se habilitam como Amicus
Curiae na fase recursal.
A Tiffany também é uma empresa do mercado de luxo no ramo das
joalherias, famosa por suas caixas e embalagens azuis cuja tonalidade
lembra os ovos de um tordo-americano,56 possuindo também esse re-
gistro cromático 57 da tonalidade Pantone 1837. Em sua petição, sa-
lienta que a decisão tomada pela primeira instância contraria jurispru-
dência consolidada do Tribunal e da Suprema Corte, pois afasta a
possibilidade de uma cor ser marca sozinha, mesmo quando conseguiu
desenvolver um secondary meaning, associando a tal cor a uma marca
e mudando essa percepção se feita caso-a-caso para uma regra geral e
desnecessária. Também salientou que a funcionalidade só deve ser le-
vada em consideração após resolvidas outras questões, como a possibi-
lidade de confusão. Pede então, que todas essas questões sejam anali-
sadas e que as regras anteriormente consolidadas sejam reafirmadas.
Já a INTA, apenas trata dos erros cometidos pela primeira instân-
cia quanto à validade da marca da Louboutin, sem entrar no mé-
rito das acusações proferidas pelas partes de violação, ou diluição,
ou se a liminar deveria ou não ser concedida.
Pronta e novamente Yves Saint Laurent contrarrazoa que sapatos
monocromáticos são parte de um conceito consolidado desde 1970 da
casa, e que inclusive teria utilizado sapatos com solados vermelhos nos
oito anos precedentes à ação. Então segue para ataque às alegações da
Louboutin, INTA e Tiffany, dizendo que em momento algum o juízo
de primeira instância teria negado que uma cor por si só não poderia
constituir marca. Finalmente, diz que a decisão tomada foi correta e
que a Louboutin não deve obter sucesso em seus pedidos.
Então, o United States Court of Appeals for the Second Circuit,
órgão colegiado de segunda instância, reforma em parte a sentença
proferida pelo juízo de primeira instância, ao reconhecer o secon-
dary meaning da marca de Christian Louboutin, e consequente-
mente seu registro, porém com um apostilamento de que tal marca
só seria válida contra sapatos cuja parte interior da sola e/ou seu
exterior contrastassem com o solado vermelho.
56. O tordo-americano (Turdus migratorius) é um pássaro migratório presente na América
do Norte.
Revista da ABPI –  nº 148 –  Mai/Jun 2017
Satisfeita com o resultado, a Yves Saint Laurent decide não dar
prosseguimento à batalha judicial, assim como a Christian Lou-
boutin, se encerrando, assim o litígio entre ambas, com a Yves
Saint Laurent podendo comercializar seus sapatos monocromáti-
cos e a Christian Louboutin ter seu registro de solado vermelho.
Em 27 de setembro de 2012, o tribunal emitiu um mandato diri-
gido ao USPTO para fazer a retificação apropriada no registro da
Red Sole Mark. Em 25 de janeiro de 2013, Louboutin apresen-
tou uma petição solicitando a modificação da redação do apostila-
mento. Em março de 2013 teve seu pedido negado.
3.2. Análise do caso
Sobre as decisões, as análises serão somente sobre o que diz respei-
to à Propriedade Intelectual.
Um dos pontos mais controvertidos do caso em tela foi a possibilidade
de uma cor ser objeto de um registro marcário, especialmente no meio da
moda, apesar de já haver jurisprudência consolidada da Suprema Corte.
Como já previamente relatado, o juiz de primeira instância negou sua
possibilidade com base na doutrina da Funcionalidade Estética.
Características puramente estéticas de um produto podem ser pro-
tegidas como marcas se elas são fonte de identificação e não funcio-
nais. Características de produtos ou embalagens que não são pura-
mente utilitárias, mas são esteticamente agradáveis e é um
ingrediente importante no sucesso comercial de um produto, não
são elegíveis para proteção marcária.
Quando um recurso estético de um produto tem uma função não
marcária significante, o recurso não pode ser protegido como marca.
Isso é porque sufocaria a concorrência legítima. A significante função
não marcária de um produto estético pode ser determinada pela
utilização ou finalidade do artigo, ou seu custo ou qualidade.
Se for a estética que está impulsionando a decisão de compra, se a
própria estética é o que é a principal associação entre a cor, neste
caso, e o produto, então isso é funcionalidade estética e não é
possível obter proteção sobre ele.
57. Registros Americanos nº 2184128, 2359351, 2416795, 2416794.
47
 Sinais Distintivos Não Tradicionais: O Caso Louboutin
Se, no entanto, há algo a mais, se a razão que motiva a compra de
um sapato ou o interesse nele é a associação feita mentalmente
entre este sapato e a sua fonte, causada pelo vermelho contrastante
único, então ele é passível de proteção pela lei de marcas e sujeito
aos recursos regulares como qualquer outra marca.
Vermelho é uma cor popular, pessoas compram sapatos vermelhos e
não os associam a nenhuma marca, nenhuma origem específica. Mas
o caso em tela retrata um solado vermelho. Solados vermelhos não
representam um aspecto funcional, afinal a cor de um solado não
interfere trazendo benefícios ou alterações práticas para seu uso.
Portanto, quando pessoas compram sapatos com solas vermelhas,
elas os estão fazendo por conta da reputação e tradição da marca
Christian Louboutin.
Ao determinar a funcionalidade da Red Sole Mark, o juízo de pri-
meira instância amplamente analisou o papel da cor na indústria da
moda como um todo e não individualmente, de acordo com o fato e
sua situação específica apresentada no caso. Conforme dito anterior-
mente, uma característica é funcional se é essencial para a utilização
ou a finalidade do artigo ou se afeta seu custo ou qualidade.
Se o juízo tivesse examinado especificamente se uma sola vermelha
é essencial para o uso ou propósito de um sapato, em vez de olhar
para saber se a cor vermelha é essencial para a indústria da moda,
ele teria descoberto que a marca não é funcional.
Ademais, o tribunal cometeu deslizes ao utilizar a doutrina funcionalida-
de para analisar qual era o efeito sobre custo ou qualidade, que gerou a
conclusão de que a Red Sole Mark era funcional porque ela tornava o
sapato mais caro. Acontece que o objetivo deste ponto da doutrina da
funcionalidade é criar uma proteção de modo a evitar que um concorren-
te obtenha uma vantagem injusta monopolizando um formato de maior
custo-benefício e eficiência de produzir seus produtos.
Ao determinar que a Red Sole Mark é funcional porque aumenta o
custo do sapato, o juízo confundiu a disposição que o público possui
para pagar mais pela marca Louboutin, cuja origem é indicada pela
própria Red Sole Mark, com os custos de produção de Louboutin,
como se a adição de um solado laqueado vermelho trouxesse um
impacto significante no preço final do produto. No entanto, como um
par de Louboutins pode ultrapassar os U$3.000,00 (três mil dóla-
res), é forçoso afirmar que a adição do acabamento laqueado verme-
lho afete o preço de forma significativa.
A primeira instância também cometeu um erro ao caracterizar a
marca como uma reivindicação somente da cor vermelha, que é
apenas um elemento da marca. A Red Sole Mark consiste da cor
vermelha, acabamento laqueado, posicionado na sola dos calçados,
sendo sua validade limitada por sua exata forma registrada.
Ou seja, de acordo com o que foi previamente exposto ao longo
deste trabalho, resta claro que não se trata de uma marca cromática
e sim uma marca de posição, já que o elemento “posição” é rele-
vante para a marca. É possível que o revés sofrido pela Christian
Louboutin tivesse sido evitado se assim fosse tratada.
48
Se o vermelho fosse a única característica da marca, constituindo
assim, marca cromática per se, a discussão deveria ter abordado o
fato de que, no registro, não está delimitado qual que é o tom que
a empresa possuiria exclusividade numa certa classe. Não há refe-
rência alguma à tonalidade no registro constante no USPTO,
somente é descoberto qual é a tonalidade que a Louboutin utiliza
em todos os seus sapatos em fontes externas a esse registro.
Possivelmente o registro tenha se procedido de forma proposital, assim
a Louboutin gozaria de uma proteção mais ampla (em tese), pois seu
registro abarcaria todos os tipos de vermelho – e isso sim seria um
problema, e acredito que foi o que tentou se discutir, só que de manei-
ra torta. Se fosse o caso de uma marca cromática, também deveria se
analisar se a tonalidade do vermelho utilizado pela Yves Saint Laurent
seria a mesma tonalidade de vermelho utilizada pela Louboutin, ou
uma tonalidade próxima (e isso sim levaria a uma discussão interessan-
te, posto que não é um assunto muito discutido na doutrina).
Acredito que tal marca seja amplamente divulgada como cromática,
apesar de claramente de posição, por tal espécie de representação
marcária ter sua origem na Europa, e, portanto, possivelmente não
ter um destaque ou relevância no ordenamento jurídico americano,
sendo abarcada por outras espécies como uma simples característica.
Numa situação hipotética, transpondo o caso em tela para o ordenamen-
to jurídico brasileiro, é interessante se questionar como se sucederia.
Conforme já foi analisado neste trabalho, é imprescindível que uma
marca, para que possa pleitear um registro, seja suscetível de repre-
sentação gráfica. A forma mais condizente com a marca em ques-
tão seria a proteção por marca de posição (apesar de, por motivos
burocráticos, ser registrada como figurativa).
Inclusive, cabe ressaltar que, no Brasil, a Christian Louboutin possui o
pedido de registro (ou registro pendente) nº 901514225 para a mesma
marca, sendo tratada como marca de posição pelo próprio INPI.
Apesar de haver a possibilidade fática, seria difícil conseguir um regis-
tro cromático, juridicamente ou até mesmo administrativamente falan-
do, pois existe uma aceitação muito maior quando é um esquema de
cores, e não uma cor somente, então é compreensível tal tratamento.
Ainda assim, caso não fique claro que a proteção da cor vermelha em
solados é de apenas uma tonalidade específica, haveria conflitos não só
com a Yves Saint Laurent, mas também com a Carmen Steffens, que
ocasionalmente pinta de vermelho seus solados (num tom diferente,
mais aberto e vibrante), assim como com diversas outras lojas.
3.3. Outros conflitos marcários da Louboutin
A decisão da segunda instância foi uma das decisões mais importantes
na indústria da moda, particularmente desde que a Cour de Cassation,
a mais alta corte de apelações da França, decidiu contra Louboutin em
favor da Zara, uma varejista de mercado de massa que vende mais
barato e durante um tempo vendeu sapatos de solado vermelho.
Revista da ABPI –  nº 148 –  Mai/Jun 2017
 Sinais Distintivos Não Tradicionais: O Caso Louboutin
No caso supramencionado, Louboutin inicialmente processou a
Zara em 2008 por conta da venda de um sapato peep toe que
possuia solado vermelho por €49 (quarenta e nove euros), pois
dizia ser semelhante ao seu modelo “Yo Yo”. A Zara, então, ale-
gou que não haveria como ter risco comprovado de confusão entre
seu calçado e os vendidos pela Louboutin.
O judiciário concordou com a tese da Zara, e a Louboutin inter-
pôs recurso dessa decisão. Em 2012, a Cour de Cassation, que é a
última instância de recurso, confirmou a decisão em favor da Zara
e determinou que a Louboutin pagasse a Zara €2.500 (dois mil e
quinhentos euros) de indenização.
Em uma decisão proferida em 2011, o tribunal de apelação disse
que os termos de registro da marca da Louboutin eram muito
vagos, observando que ele não continha uma referência de cores
Pantone para as solas vermelhas. Com tal decisão favorável à
Zara, Louboutin se prontificou a então modificar sua marca fran-
cesa para citar um tom específico (Pantone 18-1663TP, “Chinese
Red”) em vez da cor vermelho em geral.
Figura 9
À esquerda, o modelo vendido na Zara, e à direita o da
Christian Louboutin
Fonte: Czerwone Dywany.58
58. Disponível em <http://czerwonedywany.pl/2012/06/18/christian-louboutin-przegral-z-
zara-nie-ma-monopolu-na-czerwone-podeszwy/sporne-buty/> Acesso em maio de 2016.
59. Daily Mail. Christian Louboutin sues second footwear designer for ‘copying’ signature
red sole. Disponível em <http://www.dailymail.co.uk/femail/article-1376169/Christian-
Revista da ABPI –  nº 148 –  Mai/Jun 2017
Também em 2011, quase que concomitantemente com a ação propos-
ta contra a Yves Saint Laurent, a Louboutin notifica extrajudicialmen-
te59 a marca brasileira Carmen Steffens na França, alguns meses de-
pois dessa abrir uma loja na Rue de Grenelle, em Paris, a poucos
metros de distância de uma de suas lojas, apesar de, com base nos
preços, ser possível presumir que elas fazem parte de segmentos distin-
tos de mercado (os modelos Carmen Steffens são mais acessíveis).
A Carmen Steffens alegou que, além de não se tratar do mesmo tom
de vermelho (que acompanharia o tom de um dos logos da marca),
os sapatos Carmen Steffens contêm solas de todas as cores, incluindo
o vermelho, desde 1996, muito antes do registro do solado da Lou-
boutin, possuindo inclusive catálogos como fonte de prova. Até a
presente data, não houve uma judicialização da questão.
Figura 10
Exemplos de sapatos da marca Carmen Steffens com
solado colorido
Fonte: Fashion Law Notes.60
Na Holanda, em 2013, o a Corte do Distrito de Haia confirmou
ao designer de sapatos de alta costura Christian Louboutin a pro-
Louboutin-sues-second-footwear-designer-copying-signature-red-sole.html>. Acesso
em 20 de junho de 2016.
60. Disponível em <http://www.fashionlawnotes.com/2012/01/battle-continues-louboutin-
v-carmen.html> Acesso em maio de 2016.
49
 Sinais Distintivos Não Tradicionais: O Caso Louboutin
teção da sua marca sola vermelha na marca de maneira incidental,
durante um processo de infração movido contra a varejista de sapa-
tos holandesa Van Haren Schoenen. Van Haren oferecia sapatos
altos de cor preta com solado vermelho de sua coleção “5th Avenue
by Halle Berry” em suas lojas e através do seu site por €39,90
(trinta e nova euros e noventa centavos). A Louboutin então move
ação de violação marcária contra a varejista (seu registro holandês
é datado de 2009), com um pedido de liminar para que os sapatos
em questão parem de ser vendidos.
Apesar dos pedidos da varejista holandesa de que o registro do
solado vermelho devesse ser considerado uma marca cromática
– e que, portanto, normas mais severas quanto ao registro se
aplicariam –, o juízo entendeu que se trata de uma marca híbri-
da: a marca seria sim uma marca cromática, mas também uma
marca tridimensional. Também menciona na decisão que a
marca possui suficiente distintividade. O processo ainda aguar-
da conclusão, no entanto.
Figura 11
À esquerda, o modelo comercializado pela Christian
Louboutin, e à direita, o da varejista holandesa
Fonte: Fashionista.61
Recentemente, ainda na Europa, em 2016, Louboutin também
sofreu um revés ao tentar expandir seu registro britânico do solado
para a Suíça.62 A Corte Federal Administrativa recusou o recurso,
alegando que o vermelho é apenas decorativo. O interessante nessa
decisão é que a Suíça é um país que admite tanto a marca cromá-
tica quanto a marca de posição. Em sua decisão, a primeira instân-
cia administrativa também opinou que a cor vermelha na sola do
sapato seria banal e percebido como um elemento decorativo e,
portanto, não seria concretamente distintiva, pertencendo ao domí-
nio público e indo na contramão de todas as outras decisões. Dessa
decisão, ainda cabe recurso.
Como é possível perceber, ainda está longe de estar pacificada a va-
lidade da marca da Louboutin, e, portanto, não se parte para a
discussão acerca da materialidade de seu registro. Isso também se
deve ao fato de que nem todas as marcas não tradicionais são ampla-
mente difundidas e aceitas (quanto à sua existência, não validade).
61. Disponível em <http://www.fashionista.be/vanharen-vs-louboutin/> Acesso em maio
de 2016.
50
Cabe ressaltar que a Louboutin também possui o registro de suas
solas vermelhas em outros lugares, como na União Europeia,
China, Rússia, Austrália, Ucrânia, Mônaco e Singapura.
4. Conclusões
Diante do exposto ao longo deste trabalho, foi possível sintetizar
importantes desenlaces.
Para se analisar a validade, a viabilidade registral e, em especial,
identificar a espécie marcária do solado vermelho da Christian
Louboutin de forma mais precisa, discorreu-se sobre os requisitos
gerais para que um sinal seja considerado uma marca – afinal, se
não os fossem preenchidos, não haveria como se discutir sua viabi-
lidade registral baseada em normas vigentes.
Ao estudar os requisitos, restou clara a importância da distintividade.
Ela confere registrabilidade a um sinal marcário tanto quando esta
nasceu com ele, quanto quando um sinal a adquire posteriormente
(secondary meaning). Sem ela, não há qualquer tipo marcário.
Porém, nem todos os tipos marcários existentes são aceitos ou reco-
nhecidos ao redor do mundo, e em especial no Brasil. Cada um
possui suas próprias especificidades que podem ou não entrar em
conflito com a legislação vigente em certo território.
Foi possível perceber que a aceitabilidade dessas marcas não tradi-
cionais no Brasil é questão complexa e encontra forte resistência
por parte do INPI, já que seria necessário realizar alterações legis-
lativas, e demandaria uma regulamentação do órgão para, além de
tudo, tornar possível a análise, busca, comparação com anteriorida-
des e arquivamento.
Apesar dessa resistência, é possível notar algumas conjunções que
embaçam as imposições burocráticas, e possuindo o registro forma-
to convencional, porém como materialidade não convencional,
como os citados, ilustrados e pacíficos casos de holograma da Visa
(Registro nº 800243056), embalagem tátil da Nestlé (Registro nº
820817155), as mãos se conectando da Nokia (Registro nº
826006248), conjunto de cores apresentada de modo isolado da
logo da Visa (Registro nº 006088244). Não obstante, conforme
também foi exposto, existem alguns casos de registros conturbados,
concedidos por via judicial (Registro nº 790053853 da Levi’s) ou
por meio dela contestados (Registro nº 740148923, 800150350,
800158393, 800158407, 800158423, 821805037, 821805045,
822262800 e 826054978 da Adidas).
É necessário salientar que tal listagem e exposição de registros não
é exaustiva, somente traz alguns casos a título de exemplo, de modo
a ilustrar a pequena, porém não menos relevante, tentativa de se
subverter a presente burocracia impeditiva no país.
62. International Application nº 1031242.
Revista da ABPI –  nº 148 –  Mai/Jun 2017
 Sinais Distintivos Não Tradicionais: O Caso Louboutin
Foi essencial dissecar o posicionamento brasileiro quanto às marcas
não tradicionais, já que há um pedido de registro (Pedido nº
901514225) do mesmo solado vermelho em andamento (até o
presente momento) no INPI, o que pode levantar discussões tão
acirradas quanto às expostas no presente estudo.
Cabe aqui ressaltar que a extenuante diferenciação entre marca de
posição e marca cromática permitiu melhor identificar qual tipo
marcário seria o mais correto para designar tal sinal, assim como o
estudo dos conflitos mais relevantes que o envolveram – com o
devido destaque ao caso de notoriedade internacional envolvendo
a Yves Saint Laurent.
Ora, se onde se encontra o sinal vermelho de forma habitual é o
mais relevante, e não a sua tonalidade, está claro que se trata de
marca de posição e não cromática. Afinal, uma marca cromática
seria se, por exemplo, estivesse descrito no registro uma tonalidade
específica de vermelho para a classe de calçados, independente se
sua posição, ou um esquema de cores. É comum haver essa confu-
são em países cuja possibilidade de existência de marca não é am-
plamente difundida.
Portanto, não há imprecisão ao se afirmar que o Solado Vermelho
da Louboutin é um sinal válido, ainda que não convencional, dado
que é uma marca de posição em sua essência, tornando-se possível
registrar aonde não houver vedação a esse tipo de registro, pois é
visualmente perceptível e se afasta da vedação do artigo 124 VII
por seu uso de cor de forma peculiar. Cabe apenas adequar e ob-
servar a legislação de cada território em que se pretender realizar
o depósito.
Referências bibliográficas
AIPPI. Conditions for registration and scope of protection of non-con-
ventional trademarks (Question Q181). Disponível em <www.
aippi.org/download/commitees/181/SR181English.pdf>. Acesso
em 04/06/2016.
ALMEIDA, Custódio Armando Lito de. Proteção das Marcas Invisí-
veis. Jornal do Comércio do Rio Grande do Sul, 26 de março de
2012.
Revista da ABPI –  nº 148 –  Mai/Jun 2017
BARBOSA, Denis Borges. Novos Estudos em Propriedade Intelectu-
al 2011-2013. Vol. I. 1ª ed. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro da
Propriedade Intelectual, 2015.
_______. Marcas em movimento: proteção possível em direito brasilei-
ro. Revista Eletrônica do IBPI, nº 8.
_______. O fator semiológico na construção do signo marcário. 2006.
Tese (Doutorado em Direito) - Universidade do Estado do Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro, 2006.
_______. Propriedade Intelectual. Disponível em <www.denisbarbosa.
addr.com/ibmec4.rtf>. Acesso em 10 de janeiro de 2016.
_______. Proteção de marcas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.
BERMAN, Richard J. Color Me Bad: A New Solution to the Debate
Over Color Trademark Registration. The George Washington Law
Review. Volume 63, November 1994
BRASIL. JFRJ - Sentença: 0803946-89.2011.4.02.5101, Juíza:
Marcia Maria Nunes de Barros, Data da Sentença: 02/10/2013,
13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Data de Publicação:
08/10/2013, Disponibilização: DJe 07/10/2013.
_______. STJ - AgRg no REsp: 638033 RJ 2004/0003983-5, Rela-
tor: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento:
07/02/2013, T3 - terceira turma, Data de Publicação: DJe
19/02/2013.
_______. TRF2 - Acórdão: 0803946-89.2011.4.02.5101, Relator:
Des. Fed. Messod Azulay Neto, Data da Sentença: 30/09/2014,
2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Re-
gião, Data de Publicação: 23/02/2015, Disponibilização: DJe
20/02/2015.
_______. Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996 (Lei da Propriedade
Industrial).
BURUMA, Houthoff. The red sole of Louboutin shoes protected by a
trademark in the Netherlands. Disponível em <http://www.hou-
thoff.com/>. Acesso em 20 de junho de 2016.
CARVALHO, Maria Miguel. A Possibilidade de Registo como
Marca da Cor per se. UNIO - EU Law Journal, March 2013.
CARVALHO, Nuno Pires de. A Estrutura dos Sistemas de Patentes
e de Marcas, passado, presente e futuro. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2009.
51
 Sinais Distintivos Não Tradicionais: O Caso Louboutin
CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010.
CHAUDHRY, Muhammad Sarwar. Scope of Trademark Protection.
University of Lund, 2007.
COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. 16ª ed. São
Paulo: Saraiva, 2012.
Collection of Documents on Intellectual Property. WIPO Worldwide
Academy, 2000.
CORNETT, Rhojonda A. Debrow. Seeing Red: A Critical Analysis
of Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America, Inc.
Alabama Law Review, vol. 65:2:539, 2013.
CORREA, José Antonio B. L. Faria. A Dimensão Plurissensorial das
Marcas: A Proteção da Marca Sonora na Lei Brasileira. Revista
da ABPI, nº 69, mar/abr, 2004.
CZERWONE DYWANY. Disponível em <http://czerwonedywany.
pl/2012/06/18/christian-louboutin-przegral-z-zara-nie-ma-mono-
polu-na-czerwone-podeszwy/sporne-buty/> Acesso em maio de
2016.
DAILY MAIL. Christian Louboutin sues second footwear designer for
‘copying’ signature red sole. Disponível em <http://www.dailymail.
co.uk/femail/article-1376169/Christian-Louboutin-sues-second-
footwear-designer-copying-signature-red-sole.html>. Acesso em
20 de junho de 2016.
DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREI-
RA. Comentários à Lei da Propriedade Industrial e correlatos.
Rio de Janeiro: Renovar, 2001.
Enciclopédia da Conscienciologia. Disponível em <http://67.223.248.71/
tertulia/Verbetes/Planilha%20T%C3%A9cnica> Acesso em 1º
de junho de 2016.
EUA. Supreme Court of the United States, Qualitex Company, Peti-
tioner v. Jacobson Products Company, Inc., Docket No. 93-1577,
Decided: March 28, 1995.
_______. United States Court of Appeals for the Second Circuit,
Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am. Holding,
Inc., Docket No. 11–3303–cv, Decided: March 8, 2013.
FASHION LAW NOTES. Disponível em <http://www.fashionlaw-
notes.com/2012/01/battle-continues-louboutin-v-carmen.html>
Acesso em maio de 2016.
FASHIONISTA. Disponível em <http://www.fashionista.be/vanha-
ren-vs-louboutin/> Acesso em maio de 2016.
FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. Fundamentos Del Derecho de
marcas. Madrid: Montecorvo, 1984.
FRANÇA. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale. Christian
Louboutin vs. Zara France, 11-20724. 30 de maio de 2012.
GARCÍA, Juan David Castro. Colombia. Las Marcas No Tradiciona-
les. Revista La Propiedad Inmaterial, n. 16, p. 297-325, novem-
bro, 2012. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
Holografia, Wikipedia. Disponível em <https://pt.wikipedia.org/wiki/
Holografia>. Acesso em 10 de maio de 2016.
52
INPI. Manual de Marcas INPI. Disponível em <http://manualdemar-
cas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/Manual_de_Marcas>. Aces-
so em 5 de julho de 2016.
INTA Guidelines for Trademark examination (07/05/1997).
INTA, Non Traditional Trademarks. Disponível em <www.inta.org/
trademarkbasics/documents/intanontraditionalmarkspresentation.
ppt>. Acesso em 1º de junho de 2016.
IBAIXE JR., João e SABÓIA, Valquíria. Caso Christian Louboutin con-
tra Yves Saint Laurent: Nascimento do Direito da Moda. Disponível
em <http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI203478,91041-Cas
o+Christian+Louboutin+contra+Yves+Saint+LaurentNascimen
to+do> Acesso em 10 de janeiro de 2016.
LEONARDOS, Luis. Proteção de Marcas não Registradas no Brasil
e no Mercosul. Revista da ABPI, nº 34, p. 32-35, maio/junho,
1998.
LUSOLI, Patricia A. Brasil. Marcas Não Tradicionais. Daniel advo-
gados. Junho de 2010.
Marrakesh, Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Prop-
erty Rights, de 15 de abril de 1994.
MCCARTHY, Thomas. McCarthy on Trademarks and Unfair Com-
petition. St. Paul: West Group, 2000, v. 2, p. 15-5.
MICHAELIS ONLINE, Dicionário. Disponível em <http://michae-
lis.uol.com.br/moderno/portugues/definicao/posicao%20
_1025814.html>. Acesso em 15 de junho de 2016.
MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado, parte especial,
tomo XVII, Editora Borsoi, 1956.
MORO, Maitê Cecília Fabbri. Direito de Marcas. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2003.
_______. Marcas Tridimensionais. São Paulo: Editora Saraiva, 2009.
O GLOBO. Christian Louboutin processa marca brasileira de sapatos
Carmen Steffens por copiar solas vermelhas. Disponível em
<http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/christian-louboutin-
processa-marca-brasileira-de-sapatos-carmen-steffens-por-copiar-
solas-vermelhas-2796570> Acesso em 10 de janeiro de 2016.
PORT, Kenneth L.. On Nontraditional Trademarks. William Mitchell
College of Law, 2010.
PORTO, Patricia Carvalho da Rocha. Quando a Propriedade Indus-
trial Representa Qualidade. Marcas coletivas, Marcas de Certifica-
ção e Denominações de Origem. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2011.
RIDEAU, Camille. França. Position Mark: A Category of Signs Eli-
gible for Trademark Protection? Different Standards of Examina-
tion, Different Scope of Protection?. Centre d’Études Internacio-
nales de la Propriété Intellectuelle, Valorisation des Biens
Immatériels, Masters 2 , 2009/2010. Strasbourg: Université de
Strasbourg.
SANDRI, Stefano e RIZZO, Sergio. Non-Conventional Trade Marks
and Community Law. Marques: UK, 2003.
Revista da ABPI –  nº 148 –  Mai/Jun 2017
 Sinais Distintivos Não Tradicionais: O Caso Louboutin
SANTOS, Manoel J. Pereira dos, JABUR, Wilson Pinheiro. Sinais
Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa. São Paulo: Editora
Saraiva, 2007.
SCHMIDT, Lélio Denicoli. A distintividade das marcas. Secondary
Meaning. Vulgarização. Teoria da Distância. São Paulo: Editora
Saraiva, 2013.
SCHWARTZ , Karin S. It Had to be Hue: The Meaning of Color
“Pure and Simple”. Fordham Intellectual Property, Media and
Entertainment Law Journal, Volume VI, Book 1, Article 2, 1995.
SCRIMENTI, Belinda J. A Legal Kaleidoscope – Single Color
Trademarks: From pre-Owens-Corning Pink Insulation to Loubou-
tin Red-Soled Shoes. 27th Annual Intellectual Property Law
Conference, American Bar Association, Virginia, March, 2012.
SIEMSEN, Peter Dirk. LEIS, Sandra. Brasil. Novos Campos em
Estudo para a Proteção da Propriedade Industrial - Marcas Não
Tradicionais. AIPPI Newsletter, janeiro de 2010.
SILVA, Pedro Sousa E. Portugal. Novas Modalidades de Marcas. As
Marcas Não Tradicionais. Pinheiro, Cabral Souza e Silva e Asso-
ciados Sociedade de Advogados RL, fevereiro de 2010.
SILVEIRA, Newton. Direito de Autor no Design. Editora Saraiva, 2012.
_______. Propriedade Intelectual. 4ª ed. Barueri: Manole, 2011.
SNOWDEN, David. United Kingdom. The Registration of Colours
and Scents as Trademarks. Intellectual Property Dissertation, Uni-
versity of Kent. April. 2002.
Revista da ABPI –  nº 148 –  Mai/Jun 2017
SOARES, José Carlos Tinoco. Marcas Não Convencionais e “Slo-
gans”. Revista da ABPI, nº 136, maio/junho, 2015.
_______. Concorrência Desleal vs. Trade Dress e/ou Conjunto-Imagem.
São Paulo: Editora do Autor, 2004.
SUÍÇA. Tribunal Administratif Fédéral, Christian Louboutin Ents-
cheid angefochten beim BGer, B-6219/2013, 27/04/2016.
THE FASHION LAW. Louboutin v. Zara: Battle of the Soles. Dis-
ponível em <http://www.thefashionlaw.com/archive/louboutin-v-
zara-battle-of-the-soles> Acesso em 10 de janeiro de 2016.
WIPO. Grounds for Refusal of All Types of Marks. Standing Commit-
tee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographi-
cal Indications. Twenty-Third Session, Geneva, June 30 to July 2,
2010.
_______. Methods of Representation and Description of New Types of
Marks. Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial
Designs and Geographical Indications. Seventeenth Session, Ge-
neva, May 7 to 11, 2007.
_______. New Types of Marks. Standing Committee on the Law of
Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications.
Sixteenth Session, Geneva, November 13 to 17, 2006.
_______. Representation of Non-Traditional Marks - Areas of Conver-
gence. Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial
Designs and Geographical Indications. Twentieth Session, Gene-
va, December 1 to 5, 2008.
53