PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO –

Entre el signo mixto BULLDOG para distinguir productos de la Clase 2 de la

Clasificación Internacional de Niza y las marcas mixtas BULLDOG
previamente registradas en las clases 1 y 16 / COTEJO MARCARIO – Reglas
entre marcas mixtas / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del
signo mixto BULLDOG por existir similitud y conexión competitiva con las
marcas mixtas BULLDOG

[T]eniendo en cuenta que los elementos nominativos tanto del signo solicitado
como de las marcas registradas son idénticos, el cotejo marcario se hace
innecesario, llegando a la conclusión que desde las dimensiones ortográficas,
fonética y conceptual, se configura un riesgo de confusión y de asociación entre
consumidor normalmente informado y razonablemente atento. Además, la parte
gráfica que consiste, en el signo solicitado, en la imagen de la cabeza de un perro
de raza bulldog mirando hacia el lado derecho y, en las marcas registradas, en la
imagen de dos perros bulldog de cuerpo entero que se encuentran frente a frente
halando algún tipo de elemento, no tienen la suficiente relevancia como para que
el consumidor no se confunda puesto que, en este caso, un consumidor
medianamente informado, no tendrá en cuenta el detalle de las figuras del perro
bulldog para determinar qué producto va a adquirir, entre otras razones porque el
consumidor no observa las marcas de manera simultánea sino que lo hará en
momentos diferentes, y evidentemente tanto el signo solicitado como las marcas
registradas, en sus partes gráficas, evocan la misma idea de fuerza y poder de
cierto producto, que serían las características o cualidades de un perro de raza
bulldog. […] En suma, una vez realizada la comparación de las marcas de manera
conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la
Sala concluye que el signo mixto solicitado BULLDOG y las marcas mixtas
registradas BULLDOG, presentan identidad en su parte nominativa por lo que se
exime del cotejo marcario y, en su parte gráfica, existe semejanza; así, el
resultado del cotejo en una visión de conjunto es semejante, por lo que el signo
solicitado no es distintivo puesto que no posee elementos en su configuración que
permitan al consumidor diferenciarlo de las marcas registradas, por lo que se
cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a). […] [L]a Sala observa que
tanto el signo solicitado como las marcas registradas pertenecen a distintas clases
de la Clasificación Internacional de Niza y, dada la semejanza ya analizada entre
ellos, se debe revisar el grado de vinculación y/o relación competitiva de los
productos de la Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende
amparar el signo solicitado, con los de las Clases 1 y 6 de la misma clasificación,
que amparan las marcas registradas, cuyo titular es el tercero con interés. Para la
Sala la finalidad o función de los productos que pretende amparar el signo
solicitado y los que amparan las marcas registrada, pueden tener una relación en
su uso, es decir, su uso puede ser conjunto o complementario; en efecto, tal como
lo indicó la parte demandada en los actos acusados, los productos que pretende
amparar el signo, es decir elementos protectores anticorrosivos y fijadores de
diferentes materiales como la madera o hierro y otras superficies, pueden ser
usados tanto por un consumidor promedio como por un consumidor especializado
y, simultáneamente, en ambientes de construcción industrial o pequeñas obras o
manualidades al igual que los adhesivos que amparan las marcas registradas. Por
ello, estarían relacionados, en su uso conjunto o complementario y en los canales
de comercialización; por lo que, serían ofrecidos por los mismos medios de
publicidad general, como son radio, televisión o prensa, e incluso en revistas o
medios especializados de la construcción, por lo que se da la posibilidad de
generar riesgo de confusión y de asociación y, configurándose el segundo
supuesto de la causal de irregistrabilidad del artículo 136, literal a), de la Decisión
486.
MARCAS – Registro / AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE
- Alcance

La parte demandante, indica que en el análisis que realizó la parte demandada no

fueron tenidas en cuenta las marcas figurativas registradas a su nombre en las
Clases 1 y 3 de la Clasificación Internacional de Niza […] Sin embargo, no es de
recibo el argumento del demandante puesto que como lo ha indicado el Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina en diferentes interpretaciones prejudiciales, la
oficina Nacional Competente es autónoma y tiene la obligación de hacer el análisis
de registrabilidad del signo puesto a su consideración para ser registrado como
marca, con independencia del análisis sobre la registrabilidad de otros signos
idénticos o similares […] Por lo anterior, como en efecto lo hizo, correspondía a la
demandada realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado,
considerándolo de manera independiente en su distintividad intrínseca y
extrínseca, sin que para evaluar su registrabilidad debiera tener en cuenta
derechos previos sobre marcas figurativas de la parte demandante que coexistían
con las marcas registradas del tercero con interés; a pesar de que la demandada
puede llegar a tener en cuenta los criterios establecidos en otras decisiones, como
ya se dijo, está obligada a examinar cada uno de los casos de forma
independiente y autónoma.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00454-00

Actor: EDGAR PEREA TORRES

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: Acción de Nulidad y restablecimiento del derecho

Referencia: Signo mixto BULLDOG; configuración de causal de

irregistrabilidad, riesgo confusión y asociación.

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de

nulidad y restablecimiento del derecho, presentó Edgar Perea Torres contra la
Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las
resoluciones núms. 51062 de 28 de noviembre de 2008, 07339 de 23 febrero de
2009 y 16087 de 31 de marzo de 2009.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. Edgar Perea Torres, en adelante la parte demandante, por

intermedio de apoderado especial1, en ejercicio de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85
del Decreto 01 de 2 de enero 1984 2, presentó demanda contra la
Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte
demandada, para que se declare la nulidad de las resoluciones
núms. 51062 de 28 de noviembre de 2008, “Por la cual se decide
una solicitud de registro de marca” y 07339 de 23 febrero de 2009,
“Por la cual se resuelve un recurso de reposición” expedidas por la
Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de
Industria y Comercio y la Resolución núm. 16087 de 31 de marzo
de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”,
expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad
Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Las
anteriores resoluciones negaron el registro como marca del signo
mixto BULLDOG para distinguir productos comprendidos en la
Clase 2 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios
para el Registro de las Marcas, en adelante la Clasificación
Internacional de Niza.

2. La parte demandante solicitó, a título de restablecimiento de

derecho, que se ordene a la parte demandada conceder el registro
como marca del signo mixto BULLDOG, para identificar productos
comprendidos en la Clase 2 de la Clasificación Internacional de
Niza.

1
Cfr. Folio 2
2
“Código Contencioso Administrativo”
“[…] Artículo 85. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá
pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá
solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación
fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente […]”
Pretensiones

3. En la demanda se solicitaron las siguientes pretensiones 3:

“[…]
1. Que se declare la nulidad de la resolución No. 51062 de 28 de noviembre
de 2008, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos
de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la
oposición presentada por la sociedad PEGAUCHO S.A., y negó el registro
de la marca BULLDOG, para distinguir productos de la clase 2
internacional, solicitada por el señor EDGAR PEREA TORRES.
2. Que se declare la nulidad de la resolución No. 7339 de 23 de febrero de
2009, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de
la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de
reposición interpuesto, confirmó la resolución No. 51062 de 28 de
noviembre de 2008, por medio de la cual declaró fundada la oposición
presentada por la sociedad PEGAUCHO S.A., y negó el registro de la
marca BULLDOG, para distinguir productos de la clase 2 intencional,
solicitada por el señor EDGAR PEREA TORRES.

3. Que se declare la nulidad de la resolución No. 16087 del 31 de Marzo de

2009, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad
Industrial, mediante la cual se decide el recurso de apelación propuesto
contra la Resolución No. 51062 de 28 de noviembre de 2008,
confirmando la decisión, agotándose finalmente la vía gubernativa.
4. Que como efecto de las peticiones anteriores y a título de
restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de
Industria y Comercio, declarar infundada la oposición presentada por la
sociedad PEGAUCHO S.A., y en consecuencia se conceda el registro de
la marca BULLDOG, para distinguir productos de la clase 2 internacional.
5. Que como efecto de las anteriores peticiones, se restablezca a mi
poderdante en su derecho para obtener el registro de la marca
BULLDOG, para distinguir productos de la clase 2 internacional.
6. Que se ordene la Publicación de la sentencia que se profiera en el
presente proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial de la
Superintendencia de Industria y Comercio, conforme a lo establecido en
el artículo 2o literal d) Decreto legislativo 209 de 1957.
[…]”.

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos

para fundamentar sus pretensiones:

3
Cfr. Folio 33
4.1. Edgar Perea Torres, el 31 de diciembre de 2007, solicitó ante la
Superintendencia de Industria y Comercio el registro como marca del signo mixto
BULLDOG, para identificar productos de la Clase 2 de la Clasificación
Internacional de Niza.

4.2. La Superintendencia de Industria y Comercio publicó la solicitud de registro en

la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 589 de 29 de febrero de 2008,
presentándose oposición por parte de Pegaucho S.A, con fundamento en sus
marcas mixtas BULLDOG identificadas para distinguir productos de las Clases 1 y
16 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de

Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 51062 de 28 de noviembre de
2008, declaró fundada la oposición presentada por Pegaucho S.A., negando así el
registro del signo mixto BULLDOG solicitado por la parte demandante para
distinguir productos de la Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.4. Edgar Perea Torres interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de

apelación contra la Resolución núm. 51062 de 28 de noviembre de 2008.

4.5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de

Industria y Comercio por medio de la Resolución núm. 07339 de 23 febrero de
2009, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución
núm. 51062 de 28 de noviembre de 2008 y conceder el recurso de apelación.

4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la

Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la Resolución núm. 16087
de 31 de marzo de 2009, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de
confirmar la Resolución núm. 51062 de 28 de noviembre de 2008.

Normas violadas
5. La parte demandante en el libelo introductorio adujo la vulneración
del artículo 1364, literal b) de la Decisión 486 de 14 de septiembre

4
“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: […]
b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña,
siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación […]”.
 2000 de la Comisión Comunidad Andina5, en adelante, la Decisión
486.

Concepto de la violación

6. La parte demandante expuso los cargos de violación de la

siguiente forma:
6.1 . Indicó que “[…] es titular de la marca comercial FIGURATIVA, para
distinguir productos de la clase 1 internacional, especialmente “productos
químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como la
agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto,
materias plásticas en estado bruto, abono para las tierras, composiciones
extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos
químicos destinados a conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos
(pegamentos) destinados a la industria", registro No. 378440, vigente hasta
el 12 de mayo de 2019 […]”6.

6.2 Manifestó que “[…] es titular de la marca comercial FIGURATIVA, para

distinguir productos de la clase 3 internacional, especialmente
“PREPARACIONES PARA BLANQUEAR Y OTRAS SUSTANCIAS PARA
LA COLADA; PREPARACIONES PARA LIMPIAR, PULIR, DESENGRASAR
Y RASPAR; (PREPARACIONES ABRASIVAS) JABONES; PERFUMERÍA,
ACEITES ESENCIALES, COSMÉTICOS, LOCIONES PARA EL CABELLO;
DENTÍFRICOS”, registro No. 359663, vigente hasta el 31 de Julio de 2018
[…]”7.

6.3 Por lo anterior adujo que “[…] especialmente la FIGURATIVA registrada en

la clase 1 internacional coexiste pacíficamente tanto en el registro de la
propiedad industrial como en el comercio, pues de hecho contra la marca
de mi poderdante no se presentaron oposiciones por parte de terceros y
mucho menos existió algún pronunciamiento de oficio por parte de la
entidad oficial, por lo que es improcedente que el Despacho pase por alto el
logotipo ya registrado y fundamente su negación en una clase diferente con
base en la parte denominativa del signo pues no se toma la molestia de

5
“Régimen Común sobre Propiedad Industrial”
6
Cfr. Folio 42
7
Ibidem
 analizar el signo en su conjunto para distinguir productos completamente
diferentes a los del tercero en este asunto […]”8.

Contestación de la demanda

7. La parte demandada se opuso a las pretensiones solicitadas por la

parte demandante, argumentando lo siguiente:

7.1 Manifestó que los actos acusados se encuentran ajustados a derecho por lo
que no violan las normas contenidas en la Decisión 486, en razón a que
“[…] resulta claro y evidente que la marca solicitada BULLDOG (mixta)
encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad establecidas en el
literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, de
acuerdo a las apreciaciones señaladas en principio por el Tribunal las
cuales fueron aplicadas por esta Entidad en su momento […]” 9.

7.2 Indicó que ante la Superintendencia de Industria y comercio se registró la

marca “[…] “BULLDOG” (mixta) para identificar productos comprendidos en
la clase 16, siendo que el signo solicitado es, “BULLDOG” (mixta) clase 2,
avocando una similitud de tipo conceptual, fonético y visual, siendo que los
signos hoy enfrentados son confundibles por identidad auditiva y
conceptual, por lo cual son confundibles para el público consumidor, dado
que el signo solicitado no tiene la suficiente distintividad para no ser
confundible en el mercado, y no generar perjuicio a el(sic) titular de la
marca aquí opositora […]”10.

7.3 Respecto de la conexión competitiva entre los productos explicó que “[…] el
signo “BULLDOG” busca amparar productos de la clase 2, tales como:
Colores, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de
la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado
bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores
y artistas; en tanto que, la marca “BULLDOG” está registrada para distinguir
productos de la clase 16 tales como Productos químicos destinados a la
industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y
silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado
bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para
8
Cfr. Folio 43
9
Cfr. Folio 74
10
Cfr. Folios 74 y 75
 el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a
conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos)
destinados a la industria, los cuales abarcan productos químicos
industriales, ya que están directamente relacionados por su naturaleza,
afinidad, complementariedad y canales de distribución […]” 11.

7.4. Manifestó que “[…] Como consecuencia de lo aquí expuesto, no es viable

conceder el registro de la marca “BULLDOG” (mixta) clase 2, toda vez que se
presenta falta de distintividad, y la relación de competencia de los productos o
servicios, frente a la marca registrada “BULLDOG” (mixta) clase 16; ya que el
signo solicitado generaría riesgo de confusión o asociación con la marca
registrada, en detrimento, tanto a los consumidores, como al titular de la marca
registrada […]”12.

8. Pegaucho S.A. vinculada13 en calidad de tercero con interés en el

resultado del proceso, en adelante, tercero con interés, no contestó
la demanda.

Interpretación Prejudicial

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 18 de

febrero de 201414, ordenó suspender el proceso para solicitar al
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación
prejudicial de las normas de la Decisión 486.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió

Interpretación Prejudicial 175-IP-2015 de 18 de agosto de 2016 15,
en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] La
Sala consultante ha solicitado la interpretación prejudicial del
Artículo 136 Literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina, norma que no se interpretará por no ser
aplicable al caso en análisis, pues en el proceso interno no se
hace referencia a nombres comerciales, rótulos o enseñas […]. De
oficio se interpretará el Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486,
por ser procedente su análisis en la resolución de la acción

11
Cfr. Folio 75
12
Cfr. Folio 76
13
Notificación a Pegaucho S.A. a folio 61
14
Cfr. Folios 88 y 89
15
Cfr. Folios 97 a 108
 presentada en el proceso interno […]” 16, y expuso las reglas y
criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su
juicio son aplicables.

Alegatos de conclusión

11. Visto el artículo 210 del Decreto 01 de 1984, el Despacho

Sustanciador, mediante auto proferido el 16 de mayo de 2018 17,
reanudó el trámite procesal corriendo traslado a las partes, para
que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de
conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar el
traslado especial previsto en el mencionado artículo. Dentro del
plazo la parte demandante y la parte demandada reiteraron, en
esencia, los argumentos de nulidad y de defensa, expuestos en la
demanda y la contestación a la demanda.

12. El tercero con interés y el Ministerio Público en esta oportunidad

procesal, guardaron silencio.

13. Vistos los artículos 74 y 75 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 18,

sobre los poderes y la designación y sustitución de apoderados 19, y
atendiendo a que la abogada Diana Carolina Osorio Rodríguez,
identificada con la cédula de ciudadanía núm. 1.030.537.163 y con
tarjeta profesional de abogada núm. 212186, expedida por el
Consejo Superior de la Judicatura, allegó poder para actuar en
calidad de apoderada especial de la Superintendencia de Industria
y Comercio y considerando que el poder cumple con los requisitos
de ley, esta Sala le reconocerá la respectiva personería.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

16
Cfr. Folio 100
17
Cfr. Folio 110
18
“Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
19
Aplicable al presente asunto en los términos del artículo 267 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por
medio de la cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”.
 14. Visto el artículo 128 numeral 7.º20 del Decreto 01 de 198421, sobre
la competencia del Consejo de Estado, en única instancia,
aplicable en los términos del artículo 308 22 de la Ley 127 de 18 de
enero de 201123, sobre el régimen de transición y vigencia y el
artículo 1.º24 del Acuerdo núm. 55 de 5 de agosto de 2003 25, sobre
distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es
competente para conocer del presente asunto.

15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las

siguientes partes: i) los actos administrativos acusados; ii) el
problema jurídico; iii) la normativa comunitaria andina en materia
de propiedad industrial; iv) los principios y características del
Derecho Comunitario Andino; v) la interpretación prejudicial del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación
Prejudicial 175-IP-2015 de 18 de agosto de 2016 y vii) el análisis
del caso concreto.

16. La Sala no observa que en el presente proceso se haya

configurado causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, en
consecuencia, se procede a decidir el caso sub lite.

Los actos administrativos acusados

17. Los actos administrativos acusados son los siguientes:

17.1 Resolución núm. 51062 de 28 de noviembre de 2008 26, mediante la cual la

Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y
Comercio, declaró fundada la oposición presentada por Pegaucho S.A., negando
así el registro como marca del signo mixto BULLDOG solicitado por la parte

20
“[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala
de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia:
[…]7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”.
21
“Código Contencioso Administrativo”.
22
“[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de
julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a
las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la
vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior
[…]”
23
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
24
Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente
a otras secciones, como corresponde al presente caso.
25
“Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”.
26
Cfr. 8 a 18
demandante para distinguir productos de la Clase 2 de la Clasificación
Internacional de Niza. En la resolución se indicó:

“[…] 1.3. Caso en estudio

En el presente caso, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se

procederá al estudio del signo solicitado en registro Bulldog y las marcas
previamente registradas a nombre de la sociedad Pegaucho S.A. que se
relacionan a continuación:

MARCA EXPEDIENT CLASE REGISTRO VIEGENCIA

E
BULLDOG 01-095661 16 255057 09/09/2012
BULLDOG 01-095660 1 262750 19/12/2012

Los signos a cotejar son los siguientes:

[…]
De la observación de los signos solicitado y opositor se concluye que en
ellos predomina el elemento denominativo, no sólo por la fuerza de que
están dotadas las palabras (que le permiten al consumidor acceder al
producto solicitándolo por su nombre), sino además por cuanto los
componentes visuales no añaden algún concepto diferente a los que se
extraen de la lectura del componente verbal […].
De acuerdo a lo anterior, la marca solicitada y opositora están
compuestas por la denominación “Bulldog”, la cual hace referencia
directa a una raza de caninos conocidos por su tendencia a la violencia
producto de su apariencia ruda.
La parte gráfica de los signos aprovecha el conocimiento que tiene el
consumidor de tal significado y simplemente representa el animal
significado, por lo cual al ver los signos en su primera Impresión el
consumidor encontrará que se trata de un producto denominado
“bulldog” y cuya figura que lo acompaña consiste en el perro
mencionado, independiente si se encuentra de cuerpo completo o el
solo rostro.
De manera que los signos son visual y gráficamente confundibles por
identidad auditiva (sic) y conceptual, por lo cual es necesario
establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los
productos y/o servicios. Para ello debe partirse del principio de la
especialidad, que da alcance a la protección en relación con los
productos o servicios especificados en la solicitud o en el registro.
Existen varios criterios que dependiendo del caso particular deben ser
analizados con mayor o menor incidencia.
El primero es el relacionado con la finalidad del producto o servicio, si
coincide la finalidad es factor primario de conexión, lo que implica la
posibilidad de complementariedad, sustitución e igual mercado. Otro criterio,
es el de la intercambiabilldad, dado que un consumidor puede suplir su
necesidad con uno u otro producto y esto determina un punto de
convergencia.
También hay que determinar la complementariedad que pueda presentarse
como consecuencia del uso de productos y/o servicios. En cuanto a los
lugares de comercialización, si se trata de lugares especializados será mayor
la conexión, por el contrario, si son puntos en los que se comercializan un
sinnúmero de productos, como los hipermercados o grandes superficies, la
conexión será menor y se determinará por la ubicación física del producto.
Finalmente, en cuanto al consumidor partimos de que es del tipo medio que
“se guía por sencillas apreciaciones visuales o auditivas corrientes”. No
obstante, de ser el caso se debe determinar si se trata de un consumidor
profesional o experto o si es elitista y experimentado. A lo anterior se suma el
precio del producto o servicio, si es de consumo masivo o selectivo.
Bajo los anteriores parámetros, el signo solicitado pretende distinguir
“colores; barnices, lacas, preservativos contra la herrumbre y el deterioro de
la madera, materias tintoreras; mordientes, resinas naturales en estado
bruto; metales en hojas y polvo para pintores, decoradores, impresores y
artistas”, productos comprendidos en la clase 2 de la octava edición de la
Clasificación Internacional de Niza.
Por su parte, las marcas registradas lo fueron para la clase 1 la cual protege
“adhesivos y pegantes destinados a la industria, adhesivos ecológicos de la
citada clase”; así mismo el otro registro ampara “materias adhesivas para la
papelería o la casa, incluyéndose las cintas y bandas con la misma finalidad,
además incluirá toda clase de pegantes que correspondan a la clase 16
internacional".
En el presente caso, los productos que se pretenden amparar se
encuentran en una clase diferente a la que protegen los registros
opositores, sin embargo, debido a la relación intrínseca que los mismos
tienen, están relacionados para su uso y adquisición.
Entiende la división que los productos tales como los diferentes tipos
de pinturas y elementos protectores de otros materiales como la
madera tienen una relación de conexidad con los adhesivos y pegantes
independiente del ámbito en que sean usados, bien sea a nivel
industrial o refacción y bricolaje con aquellos amparados en la clase 1 y
con los productos de la clase 16 cuando se trata de proyectos
artísticos, caseros o trabajos de manualidades.
De manera que los productos arriba mencionados serán
comercializados y ofrecidos en los mismos establecimientos de
acuerdo a la finalidad destinada, compartiendo canales de
comercialización y medios publicitarios toda vez que en los momentos
que se requiere un pegante o adhesivo no es extraño que se requiera
de pinturas o recubrimientos, y que sean adquiridos en el mismo local,
incluso, que sean proporcionados por el mismo empresario.
Por lo anterior, reitera la División que el consumidor desprevenido,
medio, percibirá los productos descritos por los signos opositores y
 los solicitados por aquella marca que se está estudiando como
relacionados, y al consistir su denominación en expresiones
confundibles, la relación se estrechará y asimilará que se trata de los
mismos, provenientes del empresario cuyo producto ya conoce y
distingue.
Como consecuencia de lo expuesto los signos confrontados no pueden
coexistir en el mercado, ya que de concederse el registro del signo solicitado
podría generar riesgo de asociación o confusión con la marca base de la
negación, en otras palabras, podría generar perjuicio a los consumidores y
afectar el derecho de exclusividad conferido al titular de la marca
previamente registrada.
Por lo tanto, la marca objeto de la solicitud, está comprendida en la causal de
irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de
la Comisión de la Comunidad Andina.
En virtud de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Declarar fundada la oposición presentada por la
sociedad Pegaucho S.A.
ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la marca BULLDOG solicitado
por el señor Edgar Perea Torres, para distinguir productos comprendidos en
la clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza, octava edición […]”.
(Destacado de la Sala).

17.2 Resolución núm. 07339 de 23 febrero de 2009 27, mediante la cual la Jefe
de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió
el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 51062
de 28 de noviembre de 2008 y conceder el recurso de apelación. En la
resolución se reiteraron los argumentos expuestos, precisando:
“[…] los signos en estudio apreciados en conjunto de manera sucesiva y no
simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de
inducir a error al público consumidor.

En efecto, en el campo ortográfico el signo solicitado BULLDOG

(MIXTA) y la marca registrada BULLDOG (MIXTA) son idénticas en
cuanto a su denominación, lo que se refleja en la parte fonética.

En el ámbito conceptual la denominación BULLDOG alude a una raza

de perros "no muy grande de pecho extremadamente ancho, cabeza
grande y ancha, y hocico ñato posiblemente es este perro el más
masivo en proporción a su tamaño", de manera que tanto el signo
solicitado como la marca registrada se refieren al mismo concepto.

Visualmente son signos mixtos en los que predomina el elemento

denominativo BULLDOG por su tamaño y disposición, además en su
parte gráfica la marca solicitada tiene la cabeza de un perro de la raza
mencionada mirando hacia el lado derecho; de otro lado, la marca
registrada opositora tiene la imagen de dos perros bulldog de cuerpo
entero, que se encuentran frente a frente halando algún tipo de
elemento. De ésta manera se puede concluir que el público consumidor
27
Cfr. Folios 19 a 24
que reconoce al perro bulldog puede asumir que se trata del mismo
producto, de una variación del producto previamente conocido o que
provienen de un mismo origen empresarial.

Por lo anterior, el consumidor podría confundirse al elegirlas en el mercado,

ya que no tendría claro el origen o procedencia empresarial de los productos
identificados con cada una.

Por otra parte, deben tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten
conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los
productos.

En este sentido, el signo solicitado pretende distinguir “Colores, barnices,

lacas, preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera,
materias tintoreras; mordientes, resinas naturales en estado bruto; metales
en hojas y polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.”,
servicios comprendidos en la clase 41 (sic) de la Clasificación Internacional
de Niza.
Por otra parte, las marcas adoptadas como fundamento para la negación
distinguen: “Adhesivos y pegantes destinados a la industria, adhesivos
ecológicos de la citada clase”, productos comprendidos en la clase 1; y
“Materias adhesivas para la papelería o la casa, incluyéndose las cintas y
bandas con la misma finalidad, además incluirá toda clase de pegantes que
correspondan a la clase 16 internacional”, productos comprendidos en la
clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.
De lo anterior bien puede colegirse que el signo solicitado en registro
pretende identificar productos conexos a los que identifica la marca
registrada, en el entendido que los productos tales como pinturas y los
elementos protectores de materiales como la madera tienen conexidad
con los adhesivos y pegantes, ya sea en el ámbito industrial
relacionándose con la clase 1 o en al caso de las manualidades y
arreglos caseros relacionándose con la clase 16; por lo que de permitir
el registro el consumidor promedio asociaría los signos con un mismo
origen empresarial y así no dispondría de los elementos necesarios y
suficientes que le permitan diferenciar, en primera instancia los
servicios prestados (sic) y, en segundo lugar, el origen empresarial de
uno y otro, presupuesto este indispensable de registrabilidad.
En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la
causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, razón por la que la
decisión recurrida habrá de ser confirmada.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la resolución No.
51062 del 28 de noviembre de 2008, proferida por la Jefe de la División de
Signos Distintivos, por las razones expuestas en los considerandos
anteriores.
ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder el recurso de apelación interpuesto y
enviar las presentes diligencias ante el Superintendente Delegado para la
Propiedad Industrial […]”. (Destacado de la Sala).
17.3 Resolución núm. 16087 de 31 de marzo de 2009 28, mediante la cual el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de
apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 51062 de 28 de
noviembre de 2008, de la siguiente manera:

“[…] al realizar la confrontación de las marcas en conflicto se establece

claramente que el elemento predominante de éstas es el denominativo. En
dicho elemento se sustenta su distintividad y el análisis de registrabilidad debe
realizarse teniendo en cuenta las reglas establecidas por la doctrina y la
jurisprudencia para este tipo de marcas.
Debido a que se trata de la reproducción total del elemento denominativo
de las marcas previamente, registradas, es evidente que los signos
enfrentados, son susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación
desde el punto de vista de la comparación visual, fonética y conceptual.
En efecto, no obstante tienen elementos gráficos adicionales, ante la
identidad en el elemento denominativo, las marcas no podrían coexistir
en el mercado. En este sentido, el análisis debe versar sobre la relación
de los productos que se pretenden distinguir con el signo solicitado, con
los productos que amparan las marcas previamente registradas, para
determinar si existe o no una conexión competitiva que pueda impedir
que coexistan los signos enfrentados en el mercado. Para este efecto, se
consideraran los criterios que al respecto, la Jurisprudencia en propiedad
industrial a (sic) definido.
[…] en el presente caso la expresión solicitada en registro pretende amparar
“colores, barnices, lacas, preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la
madera, materias tintoreras; mordientes, resinas naturales en estado bruto;
metales en hojas y polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas”,
productos comprendidos en la clase 2 Internacional.
Por su parte, la marca registrada, identificada con el certificado No. 262.750
ampara “adhesivos y pegantes destinados a la industria, adhesivos ecológicos
de la citada clase", productos comprendidos en la clase 1 Internacional.
Por último, la marca registrada, identificada con el certificado No. 255.057
ampara “materias adhesivas para la papelería o la casa, incluyéndose las
cintas y bandas con la misma finalidad, además incluirá toda clase de
pegantes que correspondan a la clase 16 internacional”, productos
comprendidos en la clase 16 Internacional.
[…]
En efecto, se puede afirmar, que los productos que distinguiría el signo
objeto de estudio, referidos a colores, barnices, y lacas pueden estar
relacionados con los adhesivos y los pegantes destinados a la industria.
Lo anterior, por cuanto los productos antes mencionados pueden ser
utilizados de manera conjunta, toda vez que un empresario al realizar la
manufactura de un determinado bien, puede utilizar en su proceso
productivo de pinturas, barnices y pegantes.
Por lo demás, observamos, que si es posible que una misma sociedad
comercialice pinturas, barnices y pegantes industriales. Lo anterior,
puede verse en la página web listada a continuación,
http://www.provicol.com/index_catProductos.html, donde demuestra que
la compañía PROVICOL, elabora pegantes, recubrimientos para muros,

28
Cfr. Folios 25 a 29
 impermeabilizantes, acondicionadores de superficie y adherencia,
pintura a base de agua, pintura para madera, pinturas industriales y
disolventes.
En este sentido, es evidente que en el caso concreto hay una clara conexión
competitiva derivada de una misma finalidad y un mismo consumidor, que
aunado a la identidad denominativa de los signos, acarrearía claramente en el
mercado riesgo de confusión o asociación.
En conclusión, este Despacho considera improcedente el registro del signo
solicitado, puesto que este se encuentra incurso en la causal de
irregistrabilidad contemplada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486
de la Comunidad Andina.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la Resolución N°
51062 de 28 de noviembre de 2008 proferida por la Jefe de la División de
Signos Distintivos.
[…]”. (Destacado de la Sala)

El problema jurídico

18. Corresponde a la Sala determinar, con fundamento en la demanda,

en la contestación de la demanda y en la Interpretación Prejudicial,
si el signo mixto BULLDOG solicitado a registro como marca, para
identificar productos de la Clase 2 de la Clasificación Internacional
de Niza, se encuentra incurso o no en la causal de irregistrabilidad
prevista en el artículo 136 literal a)29 de la Decisión 486, con base
en la semejanza y confundibilidad con las marcas mixtas
BULLDOG, que identifican productos de las Clases 1 y 16 de la
Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con
interés.

19. La Sala precisa que aunque la parte demandante citó como norma
comunitaria vulnerada el artículo 136 literal b) 30 de la Decisión 486,
también lo es que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
en su interpretación indicó que “[…] La Sala consultante ha
solicitado la interpretación prejudicial del Artículo 136 Literal b) de

29
“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca
anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o
para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o
de asociación […]”.
30
“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: […]
b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña,
siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación […]”.
 la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma
que no se interpretará por no ser aplicable al caso en análisis,
pues en el proceso interno no se hace referencia a nombres
comerciales, rótulos o enseñas […]. De oficio se interpretará el
Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486, por ser procedente su
análisis en la resolución de la acción presentada en el proceso
interno […]”.

20. En efecto, revisados los textos que contienen los actos

administrativos acusados, la demanda y la contestación de la
demanda, la Sala determina que en forma alguna se debate la
distintividad de un nombre comercial, rotulo o enseña ni tampoco la
existencia de derechos previos sobre los mencionados signos
distintivos cuyo titular sea la parte demandante, es decir, dentro del
proceso no se prueba la existencia ni el uso de un nombre
comercial rotulo o enseña. Sin embargo, se puede deducir del texto
de la demanda que la parte demandante pretende establecer que
el signo solicitado no es semejante o similar a las marcas
opositoras cuyo titular es el tercero, por lo que, es pertinente
analizar, como ya se estableció en el problema jurídico, si el signo
solicitado está incurso en la causal de irregistrabilidad previsto en
el artículo 136, literal a) de la Decisión 486.

21. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a

declarar la nulidad de las resoluciones demandadas.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

22. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta

normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina,
como una organización internacional de integración, creada por el
Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena 31, la cual sucedió
al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino.
Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está

31
El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron
declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con
ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano,
es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.
 contenido en la Decisión 486 de 2000 32 de la Comisión de la
Comunidad Andina.33

Principios y características del Derecho Comunitario Andino

23. Esta Sala recuerda que, en el Derecho Comunitario Andino, las

decisiones se caracterizan por estar regidas por los principios de
primacía, obligatoriedad, aplicación y efecto directos.

24. Las decisiones aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de

Relaciones Exteriores o la Comisión de la Comunidad Andina,
entendidas como actos jurídicos unilaterales, se deben aplicar de
manera prevalente34 sobre las normas internas de los Estados, sin
que sea posible aducir una norma jurídica interna como
fundamento para no aplicar lo dispuesto por la organización
internacional de integración.

25. Las decisiones obligan a los Estados Miembros desde la fecha en

que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de
32
Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia
de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de
Cartagena:
i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su
artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales
extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del
Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo
G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad
industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino
aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad
Industrial”;
ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión
del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”,
en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;
iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el
mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir
el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de
diciembre de 1992;
iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de
1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de
enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre
otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación
que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la
patente; y
v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad
Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,
sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a
sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el
procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias
y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro.
33
La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa
su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento
jurídico comunitario andino.
34
El principio de primacía o prevalencia del ordenamiento jurídico andino sobre las normas nacionales, se
incluyó inicialmente en el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y, posteriormente, en el
artículo 4 de su protocolo modificatorio, al establecer que los Estados Miembros “[…] están obligados a
adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida
alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación […]”.
 Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina,
lo que define el carácter obligatorio del Derecho Comunitario
Andino35.

26. En relación con el principio de la aplicación y efecto directos 36, las

decisiones son directamente aplicables en los Estados Miembros,
a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial, a menos
que las mismas señalen una fecha posterior. En este mismo
sentido, cuando el texto de las decisiones así lo dispongan, se
requerirá de su incorporación al derecho interno, mediante un acto
expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en
cada Estado Miembro.

27. Ahora, en cuanto a las características de la normativa comunitaria,

las decisiones y resoluciones, son actos jurídicos unilaterales que
tienen como destinatarios los Estados Miembros, sus instituciones
y, en general, las personas jurídicas y naturales, quienes deben
cumplir y hacer cumplir la normativa comunitaria, toda vez que, su
incumplimiento puede dar lugar a que se comprometa la
responsabilidad internacional del respectivo Estado o del
respectivo sujeto del derecho comunitario, según sea el caso. En
este sentido, resulta posible solicitar el cumplimiento de las normas
ante los diferentes órganos de la organización internacional, en
especial, ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina37

28. La normativa comunitaria andina regula la interpretación

prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial

35
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y,
posteriormente, en el artículo del mismo número de su protocolo modificatorio.
36
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y,
posteriormente, en el artículo del mismo número de su protocolo modificatorio.
37
El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado
por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por
Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que
fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de
1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio
del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de
1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de
nuestro Estado.
 internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN
y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 38

29. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los

órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus
competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las
normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad
Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los
Estados Miembros.

30. En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del

Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al
disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal
interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de
asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países
miembros […]”.

31. Así mismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces

nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar
o se controvierta alguna de las normas que conforman el
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar,
directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas
normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en
derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin
que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá
decidir el proceso […]”.

32. La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma

disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los
procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos
en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y
solicitará directamente de oficio o a petición de parte la
interpretación del Tribunal […]”.

33. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá

interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar
los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse

38
El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001,
aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el
tema de la interpretación prejudicial.
 a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la
interpretación solicitada […]”.

34. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que

conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la
interpretación del Tribunal […]”

Interpretación Prejudicial 175-IP-2015 de 18 de agosto de 2016

35. La Sala Procederá a destacar las conclusiones de la Interpretación

Prejudicial39:

“[…]

1.3. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin

modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la
marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene
diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los
ojos de un consumidor.

En este sentido un signo solicitado para registro puede considerarse

idéntico o semejante a la marca registrada cuando acumulativamente se
den dos condiciones:
a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las
diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no
las tendrá en cuenta.
b) Los productos y/o servicios son idénticos o presentan conexión
competitiva.
1.4. Al respecto el Tribunal advierte de la prolijidad que se debe tener al
momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en
primer momento determinar la existencia de su identidad o similitud y en
el segundo momento la correspondencia entre los productos o de
servicios que cada uno pretenda distinguir. Cuando los signos no sólo
sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar los mismos
productos o servicios, el riesgo de confusión sería manifiestamente
evidente. Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de
mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para
denegar o conceder un registro. En cambio que, como regla general si
existen dos signos idénticos en su composición pero identificados en
clases distintas podrán ser perfectamente registrables.
1.5. La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de
confusión:
1.5.1. La confusión directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o
semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un
servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo

39
Cfr. Folios 97 a 108
 que implica la existencia de un cierto nexo también entre los
productos o servicios; y,
1.5.2. La confusión indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace
que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos,
a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen
empresarial común.
1.6. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor,
aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del
producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra
empresa tienen una relación o vinculación económica.
1.7. Se debe tener en cuenta en esta valoración que la identidad o similitud
entre dos signos puede ser:
1.7.1.Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos
en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal,
consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar
un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las
particularidades de cada caso concreto.
1.7.2.Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos
en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es,
tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.
1.7.3.Gráfico o figurativo: Se refiere a la semejanza de elementos
gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos
del dibujo o el concepto que evocan.
1.7.4.Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan
una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
1.8. Igualmente, se debe verificar si al proceder a cotejar los signos en
conflicto se han observado las siguientes reglas para el cotejo entre
signos distintivos:
1.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los
elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es
decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto,
teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y
conceptual.
1.8.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo
sucesivo; esto es, se debe analizar primero un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor
difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en
momentos diferentes.
1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las
diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el
riesgo de confusión o de asociación.
1.8.4. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del
presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el
producto o servicio es percibido por el consumidor.
1.9. Es importante que, al resolver la acción de nulidad y que luego de
analizar esta interpretación prejudicial, se verifique que se hayan
determinado las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos
tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera
establecer si puede o no existir riesgo de confusión y/o de asociación.
2. Comparación entre signos mixtos
[…]

2.2. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el

preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del
consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este
sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras
características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de
acuerdo con las particularidades de cada caso.

2.3. En consecuencia, luego de que se haya determinado cuál es el elemento

característico del signo mixto, se deberán tener en cuenta las siguientes
reglas para el cotejo entre los mismos:
2.3.1. Sí el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro
no, en principio no habría riesgo de confusión.
2.3.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en
conflicto, se debe tener en cuenta para la comparación:
El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.
El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente
de quien la observa.
El cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los
elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en
los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en
todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.
2.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos
signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad
con las siguientes reglas para el cotejo de signos
denominativos:
2.3.3.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir,
sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es
importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las
palabras que poseen una función diferenciadora en el
conjunto, debido a que esto ayudarla a entender cómo
el signo es percibido en el mercado.
2.3.3.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a
comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o
muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos
podría ser evidente.
2.3.3.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que
esto indica la sonoridad de la denominación.
2.3 3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una
manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto
mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
2.4. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se
deberá verificar que se haya realizado el cotejo de conformidad con las
reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o
de asociación que pudiera existir entre los signos mixtos “BULLDOG" y
“BULLDOG".
3. Conexión competitiva entre las Clases 2/1 y 16 de la Clasificación
Internacional de Niza.
3.3. Se debe considerar que la inclusión de servicios en una misma clase no
es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los
servicios objeto del análisis, tal y como se indica en el segundo párrafo
del Artículo 151 de la Decisión 486, v.gr., “(...) Las clases de la
Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán
la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados
expresamente".
3.4. Se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar
el grado de vinculación o relación competitiva de los servicios que
amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda
establecer la posibilidad de error en el público consumidor, es decir, se
debe analizar la naturaleza o uso se los servicios identificados por las
marcas, ya que la sola pertenencia de varios servicios a una misma
clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los servicios
en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.
3.5. En principio, pueden coexistir en el mercado marcas idénticas o similares
que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentren
amparando productos o servicios ubicados en diferentes clases.
3.6. Si estamos en frente de productos y/o servicios registrados en
diferentes clases o en la misma clase, es preciso que se ajuste la
regla de la especialidad y, en consecuencia, que se analice el grado
de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios
que amparan los signos en conflicto, para de esta manera poder
establecer la posibilidad de error en el público consumidor.
3.7. El principio o regla de especialidad determina que con el registro de una
marca se otorga protección a los productos y/o servicios para los cuales
ha sido concedido, razón por la cual resulta posible la coexistencia y
convivencia de marcas idénticas o semejantes para distinguir productos
o servicios distintos y de distinto titular.
3.8. Para el efecto, se deberá analizar la naturaleza o uso de los productos
y/o servicios identificados por las marcas, pues la sola pertenencia de
varios de éstos a una misma clase de la Clasificación Internacional de
Niza no demuestra su semejanza, ni la ubicación de los mismos en
clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.
3.9. Consecuentemente, para apreciar la conexión competitiva, entre
productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los
siguientes criterios:
3.9.1. La inclusión de productos diferentes en una misma clase de la
Clasificación Internacional de Niza. Hipótesis que nos coloca
frente a productos y/o servicios diferentes distinguidos por marcas
idénticas o similares comprendidos en una misma clase de la
Clasificación Internacional de Niza. Caso en el cual, la vinculación
o relación entre productos y/o servicios y por ende la conexión
competitiva se presumiría.
3.9.2. Canales de comercialización. Para determinar la conexión
competitiva se deben analizar los canales de comercialización de
los productos y/o servicios. Por ejemplo, la comercialización en
grandes cadenas y tiendas por departamentos o supermercados,
tendría poca incidencia en la conexión competitiva, ya que en
 dichos sitios se venden y se prestan todo tipo de productos y
servicios. En cambio, habría mayor incidencia en tiendas o
almacenes especializados, así como en pequeños sitios de
expendio, donde marcas similares pueden ser confundidas
cuando los productos guardan también una aparente similitud o
relación.
3.9.3. Similares medios de publicidad. Si los productos y/o servicios se
difunden por la publicidad general (radio, televisión y prensa), la
incidencia de conexión competitiva serla mayor. Por el contrario, si
la difusión se da mediante comunicación directa, boletines,
mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. Si
comparten los mismos medios de publicidad especializados,
también podríamos encontrar una incidencia mayor de conexión
competitiva, teniendo en cuenta, en todo caso, que este criterio no
puede ser considerado aisladamente para orientar este análisis,
pues se requiere de la concurrencia de otros para el efecto.

3.9.4. Relación o vínculos entre productos. Cierta relación entre los

productos puede crear una conexión competitiva. Por
ejemplo, si estamos en frente de bienes sustitos(sic) o
complementarios la incidencia de conexión competitiva sería
mayor, lo cual suele inscribirse también en el criterio de la
intercambiabilidad.
3.9.5. Mismo género de los productos. Pese a que pueden
encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas
funciones o finalidades, si pertenecen al mismo género habrá
mayor incidencia de conexión competitiva. Por ejemplo, las
medias de deporte y medias de vestir.
3.10. En relación con el grado de sustitución (o intercambiabilidad)
o complementariedad de los productos o servicios, se deben
tomar en cuenta las características, finalidad, similitudes de
género y el precio de los productos, etc.
Efectivamente, para analizar la conexión competitiva es pertinente
tener en cuenta criterios como el de intercambiabilidad, relativo al
hecho de que los consumidores consideren que los productos son
sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o el de
complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores
juzguen que los productos o servicios deban utilizarse en
conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que
uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, la
Corte consultante debe tener en consideración que existe
conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión
resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que
éste podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno.
3.11. Se deberá hacer uso de los criterios señalados para determinar la
existencia de conexión competitiva entre los servicios que
distinguen los signos confrontados. Sin embargo, con el fin de
verificar la conexidad entre productos amparados, resulta
necesario precisar las circunstancias en las que uno o dos
criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva,
tal es el caso de aquellos sustituibles entre sí para las mismas
 finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de la
naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un
criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para
establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con
los productos o servicios que únicamente comparten los mismos
medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la
concurrencia de otros criterios para establecer la existencia de
conexión competitiva.
3.12. En el caso concreto, se deberá verificar si se ha determinado o no
la existencia de conexión competitiva entre los productos de la
Clase 2 de la Clasificación Internacional correspondiente a la
marca mixta BULLDOG “(...) colores, barnices, lacas,
preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera,
materias tintoreras; mordientes, resinas naturales en estado bruto;
metales en hojas y polvo para pintores, decoradores, impresores y
artistas"; y, los que distinguen las marcas opositoras “(...)
pegantes destinados a la industria" y “(...) materias adhesivas para
la papelería o la casa, incluyéndose las cintas y bandas con la
misma finalidad, además incluirá toda clase de pegantes", en las
Clases 1 y 16, respectivamente, de la Clasificación Internacional
de Niza […]” (Destacado de la Sala).

Análisis del caso concreto

36. Corresponde a esta Sala determinar, con fundamento en la

demanda, en la contestación de la demanda y en la Interpretación
Prejudicial, si el signo mixto BULLDOG solicitado a ser registrado
como marca, para identificar productos de la Clase 2 de la
Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso o no en la
causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) 40 de la
Decisión 486, con base en la semejanza y confundibilidad con las
marcas mixtas BULLDOG, que identifican productos de las Clases
1 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el
tercero con interés.

37. La Sala destaca nuevamente que aunque la parte demandante citó

como norma comunitaria vulnerada el artículo 136 literal b) de la
Decisión 486, también lo es que el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina en su interpretación indicó que “[…] La Sala
consultante ha solicitado la interpretación prejudicial del Artículo
136 Literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina, norma que no se interpretará por no ser aplicable al caso
40
“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca
anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o
para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o
de asociación […]”.
 en análisis, pues en el proceso interno no se hace referencia a
nombres comerciales, rótulos o enseñas […]. De oficio se
interpretará el Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486, por ser
procedente su análisis en la resolución de la acción presentada en
el proceso interno […]”. En efecto, revisados los textos que
contienen los actos administrativos acusados, la demanda y la
contestación de la demanda, la Sala determina que en forma
alguna se debate la distintividad de un nombre comercial, rotulo o
enseña ni tampoco la existencia de derechos previos sobre los
mencionados signos distintivos cuyo titular sea la parte
demandante, es decir, dentro del proceso no se prueba la
existencia ni el uso de un nombre comercial rotulo o enseña. Sin
embargo, se puede deducir del texto de la demanda que la parte
demandante pretende establecer que el signo solicitado no es
semejante o similar a las marcas opositoras cuyo titular es el
tercero, por lo que, es pertinente analizar, como ya se estableció
en el problema jurídico, si el signo solicitado está incurso en la
causal de irregistrabilidad previsto en el artículo 136, literal a) de la
Decisión 486.

38. Se precisa, en consecuencia, que el signo solicitado y la marca

registrada, sobre los cuales se realizará el estudio de semejanza y
confundibilidad, son como se muestran a continuación:
 SIGNO MIXTO SOLICITADO MARCAS MIXTAS REGISTRADAS

Solicitante: Titular:

Edgar Perea Torres Pegaucho S.A.

Clase 2 Clase 1
Certificado núm 255057
“[…] Colores, barnices, lacas; “[…] adhesivos y pegantes
preservativos contra la herrumbre y destinados a la industria, adhesivos
el deterioro de la madera; materias ecológicos de la citada clase […]”
tintóreas; mordientes; resinas
naturales en estado bruto; metales Clase 16
en hojas y en polvo para pintores, Certificado núm. 262750
decoradores, impresores y artistas
[…]” “[…] materias adhesivas para la
papelería o la casa, incluyéndose las
cintas y bandas con la misma
finalidad, además incluirá toda clase
de pegantes que correspondan a la
clase 16 internacional […]”

39. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta

Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis
metodológico para la comparación entre un signo mixto y una
marca mixta.

40. Precisado lo anterior, la Sala procede a realizar el estudio de los

supuestos que exige la norma comunitaria para efectos de
determinar si el signo solicitado cumple con los requisitos en ella
previstos.

Análisis de los supuestos normativos del literal a) del artículo 136

 41. Visto el artículo 136, literal a) de la Decisión 486, para la Sala es
claro que para la configuración de la causal de irregistrabilidad, es
necesario que entre el signo solicitado y las marcas registradas se
genere un riesgo de confusión o asociación derivado del
cumplimiento de dos supuestos, en primer término, el signo
solicitado debe ser idéntico o semejante las marcas anteriormente
registradas y, en segundo término, debe existir una identidad o
conexión entre los productos que pretende identificar el signo
solicitado y las marcas registradas; de cumplirse los dos supuestos
en el caso sub examine, el signo solicitado en Clase 2 de la
Clasificación Internacional de Niza se encontrará incurso en la
causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de
la Decisión 486.

Primer supuesto: Identidad o semejanza entre la marca solicitada y las

marcas registradas

42. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre el signo

solicitado y las marcas registradas, la Sala observa que, por una
parte, el signo BULLDOG solicitado para la Clase 2 de la
Clasificación Internacional de Niza, es mixto, al igual que las
marcas BULLDOG registradas en las Clases 1 y 16 de la misma
Clasificación cuyo titular es el tercero con interés.

43. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de la

comparación entre signos mixtos en la Interpretación Prejudicial,
indicó41:

“[…]
2.1.Como la controversia radica en el riesgo de confusión entre el signo
mixto BULLDOG y la marca mixta previamente registrada BULLDOG, hay
que tomar en cuenta que estos están conformados por un elemento
denominativo y uno gráfico […].

2.2.Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el

preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del
consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino
el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras
características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de
acuerdo con las particularidades de cada caso. […]".

41
Cfr. Folio 103
 44. A fin de establecer el elemento predominante del signo mixto
solicitado BULLDOG y las marcas mixtas BULLDOG, se requiere
que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin
de determinar cuál de los elementos capta con mayor facilidad y
recuerda al encontrarlas en el mercado.

45. Para la Sala, observados el signo solicitado y las marcas

registradas, resulta claro que prevalecen los elementos
nominativos por tener una mayor influencia en la mente del
consumidor y determinar la impresión general que van a suscitar
las marcas en los consumidores debido a que, en este caso, son
las palabras por su tamaño y disposición las que realmente se fijan
en la mente del consumidor.

46. Por lo anterior, el elemento predominante entre el signo solicitado y

las marcas registradas es, el elemento nominativo, es decir, tanto
para el signo como para las marcas es BULLDOG.

47. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación

Prejudicial consideró que si tanto en el signo solicitado como en las
marcas registradas predomina el elemento nominativo deberá
realizarse la comparación de conformidad con las siguientes reglas
para el cotejo de marcas nominativas42:

“[…]
2.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos
distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes
reglas para el cotejo de signos denominativos:

2.3.3.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin

descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener
en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una
función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a
entender cómo el signo es percibido en el mercado.

2.3.3.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a

comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy
difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

2.3.3.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto
indica la sonoridad de la denominación.

2.3.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera

más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es
captada la marca en el mercado.
[…]”.
42
Cfr. Folio 104
 48. Adicional a lo anterior, el Tribunal de Justicia, en la Interpretación
Prejudicial, indicó que la similitud entre el signo solicitado y las
marcas registradas puede darse desde el ámbito fonético,
ortográfico y conceptual43.

“[…]
1.5.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en
conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o
tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo
de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada
caso concreto.
1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en
conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es,
tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.
1.5.3. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos
de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o
el concepto que evocan.
1.5.4. Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una
idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”.

49. En suma, teniendo en cuenta que los elementos nominativos tanto

del signo solicitado como de las marcas registradas son idénticos,
el cotejo marcario se hace innecesario, llegando a la conclusión
que desde las dimensiones ortográficas, fonética y conceptual, se
configura un riesgo de confusión y de asociación entre consumidor
normalmente informado y razonablemente atento.

50. Además, la parte gráfica que consiste, en el signo solicitado, en la

imagen de la cabeza de un perro de raza bulldog mirando hacia el
lado derecho y, en las marcas registradas, en la imagen de dos
perros bulldog de cuerpo entero que se encuentran frente a frente
halando algún tipo de elemento, no tienen la suficiente relevancia
como para que el consumidor no se confunda puesto que, en este
caso, un consumidor medianamente informado, no tendrá en
cuenta el detalle de las figuras del perro bulldog para determinar
qué producto va a adquirir, entre otras razones porque el
consumidor no observa las marcas de manera simultánea sino que
lo hará en momentos diferentes, y evidentemente tanto el signo
solicitado como las marcas registradas, en sus partes gráficas,

43
Cfr. Folio 102
 evocan la misma idea de fuerza y poder de cierto producto, que
serían las características o cualidades de un perro de raza
bulldog44.

51. La parte demandante, indica que en el análisis que realizó la parte

demandada no fueron tenidas en cuenta las marcas figurativas
registradas45 a su nombre en las Clases 1 y 3 de la Clasificación
Internacional de Niza, así:

51.1

“[…] CERTIFICADO DE REGISTRO

No. 378440
DATOS DEL SIGNO
Marca Figurativa Etiqueta

Clasificación Productos/Servicios comprendidos en la(s) clase(s) 1 de la

Edición Número 8 de la Clasificación Internacional de Niza.
(1) PRODUCTOS QUÍMICOS DESTINADOS A LA
INDUSTRIA, CIENCIA, FOTOGRAFÍA, ASI COMO LA
AGRICULTURA, HORTICULTURA Y SILVICULTURA;
RESINAS ARTIFICIALES EN ESTADO BRUTO, MATERIAS
PLÁSTICAS EN ESTADO BRUTO, ABONO PARA LAS
TIERRAS, COMPOSICIONES EXTINTOREAS;
PREPARACIONES PARA EL TEMPLE Y SOLDADURA DE
METALES; PRODUCTOS QUÍMICOS DESTINADOS A
CONSERVAR ALIMENTOS; MATERIAS CURTIENTES;
ADHESIVOS(PEGAMENTOS) DESTINADOS A LA
INDUSTRIA.
Titular EDGAR PEREA TORRES
[…]
Resolución Concesión No 23291 de 12-Mayo-2009 […]” (Destacado de la
Sala)

51. 2

“[…] CERTIFICADO DE REGISTRO

No. 359663
DATOS DEL SIGNO
Marca Figurativa Etiqueta

Clasificación Productos/Servicios comprendidos en la(s) clase(s) 3 de la

Edición Número 8 de la Clasificación Internacional de Niza. (3)
PREPARACIONES PARA BLANQUEAR Y OTRAS
SUSTANCIAS PARA LA COLADA; PREPARACIONES PARA

44
Características del perros de raza BULLDOG “[…] apariencia ancha, fuerte, poderosa. Más porque sus
extremidades, también son musculosas y robustas […]”, Disponible en: http://bulldog.com.co/, consultado hoy
22 de noviembre de 2018.
45
Superintendencia de Industria y Comercio, Certificados de Registro núm. 378440 y 359663. Disponible en:
www.sic.gov.co, consultado el 13 de noviembre de 2018.
 LIMPIAR, PULIR, DESENGRASAR Y RASPAR;
(PREPARACIONES ABRASIVAS) JABONES; PERFUMERÍA,
ACEITES ESENCIALES, COSMÉTICOS, LOCIONES PARA
EL CABELLO; DENTÍFRICO
Titular EDGAR PEREA TORRES
[…]
Resolución Concesión No 27474 de 31-Julio-2008 […]” (Destacado de Sala)

52. Sin embargo, no es de recibo el argumento del demandante puesto

que como lo ha indicado el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina en diferentes interpretaciones prejudiciales, la oficina
Nacional Competente es autónoma y tiene la obligación de hacer el
análisis de registrabilidad del signo puesto a su consideración para
ser registrado como marca, con independencia del análisis sobre la
registrabilidad de otros signos idénticos o similares:

“[…]
A. LA AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE.

Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de

oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación
con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de
marcas, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina;
esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad
analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo
solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la
información recaudada para el procedimiento en cuestión,
independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o
similares.

Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“(…) El principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina

Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de
interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que
considere más adecuada en relación al caso puesto a su
conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de
manera suficiente y razonable el criterio adelantado” 46.

1. No se está afirmando que la Oficina de Registro de Marcas no tenga

límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus
propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de
hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas,
teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran
marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas
acciones judiciales para defender la legalidad de los actos
administrativos emitidos […]”. (Destacado de la Sala).
46
Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el proceso 22-IP-2012, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2069, de 05 de julio de 2012.
 53. Por lo anterior, como en efecto lo hizo, correspondía a la
demandada realizar el examen de registrabilidad del signo
solicitado, considerándolo de manera independiente en su
distintividad intrínseca y extrínseca, sin que para evaluar su
registrabilidad debiera tener en cuenta derechos previos sobre
marcas figurativas de la parte demandante que coexistían con las
marcas registradas del tercero con interés; a pesar de que la
demandada puede llegar a tener en cuenta los criterios
establecidos en otras decisiones, como ya se dijo, está obligada a
examinar cada uno de los casos de forma independiente y
autónoma.

54. En suma, una vez realizada la comparación de las marcas de

manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y
no las diferencias, la Sala concluye que el signo mixto solicitado
BULLDOG y las marcas mixtas registradas BULLDOG, presentan
identidad en su parte nominativa por lo que se exime del cotejo
marcario y, en su parte gráfica, existe semejanza; así, el resultado
del cotejo en una visión de conjunto es semejante, por lo que
el signo solicitado no es distintivo puesto que no posee elementos
en su configuración que permitan al consumidor diferenciarlo de las
marcas registradas, por lo que se cumple el primer supuesto del
artículo 136, literal a).

Segundo supuesto: conexidad competitiva entre los servicios amparados

55. Visto el artículo 136, literal a) la Sala encuentra que por cuanto se
cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad
analizada, habida cuenta que existe en una visión de conjunto
semejanzas entre el signo solicitado y las marcas registradas de
las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para
el consumidor, es necesario entrar a analizar el segundo supuesto
del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos
que identifican tanto el signo solicitado como las marcas
registradas teniendo en cuenta que la causal en mención exige del
cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación.
56. La Sala observa que, el signo solicitado BULLDOG pretende
amparar “[…] Colores, barnices, lacas; preservativos contra la
herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas;
mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y
en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas […]”
clasificados en la Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza,
y que las marcas registradas amparan “[…] adhesivos y pegantes
destinados a la industria, adhesivos ecológicos de la citada
clase[…]” en la Clase 1 de la la Clasificación Internacional de Niza
y “[…] materias adhesivas para la papelería o la casa,
incluyéndose las cintas y bandas con la misma finalidad, además
incluirá toda clase de pegantes que correspondan a la clase 16
internacional […]” en la Clase 1 de la Clasificación Internacional de
Niza.

57. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado en

diversas interpretaciones prejudiciales que para analizar la
conexidad competitiva deben tenerse en cuenta criterios como la
pertenencia a una misma clase de productos o servicios de la
Clasificación Internacional de Niza, el grado de sustitución entre los
productos o servicios, la complementariedad y los canales de
aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios
de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o
función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o
servicios.

58. Al aplicar los criterios mencionados, la Sala observa que tanto el

signo solicitado como las marcas registradas pertenecen a distintas
clases de la Clasificación Internacional de Niza y, dada la
semejanza ya analizada entre ellos, se debe revisar el grado de
vinculación y/o relación competitiva de los productos de la Clase 2
de la Clasificación Internacional de Niza que pretende amparar el
signo solicitado, con los de las Clases 1 y 6 de la misma
clasificación, que amparan las marcas registradas, cuyo titular es el
tercero con interés.

59. Para la Sala la finalidad o función de los productos que pretende

amparar el signo solicitado y los que amparan las marcas
registrada, pueden tener una relación en su uso, es decir, su uso
 puede ser conjunto o complementario; en efecto, tal como lo indicó
la parte demandada en los actos acusados, los productos que
pretende amparar el signo, es decir elementos protectores
anticorrosivos y fijadores de diferentes materiales como la madera
o hierro y otras superficies, pueden ser usados tanto por un
consumidor promedio como por un consumidor especializado y,
simultáneamente, en ambientes de construcción industrial o
pequeñas obras o manualidades al igual que los adhesivos que
amparan las marcas registradas. Por ello, estarían relacionados,
en su uso conjunto o complementario y en los canales de
comercialización; por lo que, serían ofrecidos por los mismos
medios de publicidad general, como son radio, televisión o prensa,
e incluso en revistas o medios especializados de la construcción,
por lo que se da la posibilidad de generar riesgo de confusión y de
asociación y, configurándose el segundo supuesto de la causal de
irregistrabilidad del artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

60. Como consecuencia de todo el análisis hasta aquí realizado, la

Sala Concluye que los actos acusados no vulneran el artículo 136,
literal a), de la Decisión 486, al encontrar irregistrable el signo
mixto solicitado BULLDOG para identificar productos de la Clase 2
de la Clasificación Internacional de Niza.

Conclusión

61. A juicio de la Sala, en el presente asunto, se configura una similitud

ortográfica, fonética y conceptual entre el signo mixto solicitado
BULLDOG para identificar productos comprendidos en la Clase 2
de la Clasificación Internacional de Niza y las marcas mixtas
registradas BULLDOG que amparan productos de las Clases 1 y
16; además tienen relación de conexidad entre los respectivos
productos, motivo por el cual, el signo mixto solicitado se encuentra
incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a), del artículo
136 de la Decisión 486 al cumplirse los dos supuestos de la causal
en mención.

62. En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de

prosperidad de los cargos endilgados en la demanda, se mantiene
 incólume la presunción de legalidad que ampara los actos
acusados resoluciones núms. 51062 de 28 de noviembre de 2008,
07339 de 23 febrero de 2009 y 16087 de 31 de marzo de 2009 y,
en consecuencia, la Sala habrá de negar las pretensiones de
nulidad del acto administrativo acusado y el restablecimiento del
derecho contenidos en la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en

la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la decisión al Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la
Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: RECONOCER personería a la abogada Diana Carolina Osorio

Rodríguez, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 1.030.537.163 y con
tarjeta profesional de abogada núm. 212186, expedida por el Consejo Superior de
la Judicatura, en los términos y para los efectos del poder visible a folio 126 del
expediente, como apoderada especial de la Superintendencia de Industria y
Comercio.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de

Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las
anotaciones a que haya lugar.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS