Propiedad Intelectual

Sesión 4: Derecho de Marcas

Docente: Maritza Y. Agüero Miñano

Temas a abordar en la
presente sesión

• Prohibiciones Absolutas.
• Prohibiciones Relativas.
• Riesgo de Confusión.
 El concepto de marca

Artículo 134° de la Decisión 486.- “A efectos de este régimen

constituirá marca cualquier signo…”.

Ejemplos de signos, según la Decisión 486:

(i) palabras o combinación de palabras;
(ii) imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, retratos,
etiquetas, emblemas, escudos;
(iii) sonidos y olores;
(iv) letras y números;
(v) color delimitado por una forma o combinación de colores;
(vi) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
(vii) cualquier combinación de los anteriores.
 El concepto de marca

Artículo 134° de la Decisión 486.- “A

efectos de este régimen constituirá
marca cualquier signo que sea apto para
distinguir productos o servicios en el
mercado (…) La naturaleza del producto
o servicio al cual se ha de aplicar una
marca en ningún caso será obstáculo
para su registro”.
 Principios esenciales del sistema marcario

• Principio de Inscripción Registral: El registro marcario es constitutivo

del derecho. El derecho de exclusiva sobre la marca nace a partir del
registro.

• Principio de Territorialidad: La protección marcaria tiene efectos en el

territorio nacional.

• Principio de Especialidad: La marca recibe protección únicamente con

referencia a los productos o servicios que distingue y se proyecta hasta
el sector de productos o servicios para con los cuales existe conexión
competitiva.
 Requisitos para registrar una marca

• El signo o medio debe poseer APTITUD DISTINTIVA.

• El signo o medio debe ser susceptible de REPRESENTACION

GRAFICA.

• El signo o medio no debe estar comprendido en las prohibiciones de

registro (sean absolutas o relativas).
 ¿Qué significa aptitud distintiva?

“El lenguaje de la Lanham Act describe este universo en los más amplios términos. Dice
que las marcas incluyen a cualquier palabra, nombre, símbolo o medio o cualquier
combinación de éstos. Desde que los seres humanos pueden usar un “símbolo” o
“medio”, casi todo lo que es capaz de transmitir un significado, este lenguaje, leído
literalmente, no es restrictivo” (Corte Suprema de los Estados Unidos, Qualitex vs.
Jacobson Products, 1995).

Aptitud distintiva quiere decir que el signo o medio tiene la capacidad para identificar y
diferenciar productos o servicios en el tráfico económico.

Identificar: reconocer a la marca como perteneciente a determinado producto / servicio o

género o clase o especie de productos / servicios (Relación de identidad).

Diferenciar: reconocer que la marca se refiere a un origen concreto, sea que éste sea
reconocible o no (Relación de alteridad).
 Clasificación de los signos (según su estructura)

• Signos Denominativos: son los signos compuestos exclusivamente por una o más letras,
formando o no palabras y/o frases.

Por ejemplo: RESTAURANTE EL CHICHANO

• Signos gráficos: son los signos compuestos exclusivamente por un elemento gráfico. Pueden ser
puramente gráficos (signo abstracto) o puede ser un signo figurativo (con un contenido
conceptual).

• Signos mixtos: son los signos compuestos por la conjunción de elementos denominativos y
gráficos. (por ejemplo, una figura de color azul acompañada de una determinada denominación).
 Clasificación de los signos (según su contenido)

• Signos de Fantasía: Son aquellos signos que no tienen correlato en la realidad, es decir, son
creados especialmente para funcionar de forma distintiva en el mercado.

• Signos Arbitrarios: Son aquellos signos que existen previamente pero son empleados de
forma que se crea una unión signo-producto o signo-servicio no relacionada con esa
existencia previa.

• Signos Evocativos: Son aquellos que sin describir un producto o servicio o referirse a éste,
permiten llegar a ese significado a través de un proceso mental (evocan o sugieren un
contenido determinado).
 Prohibiciones absolutas de registro - I

• No califiquen como marcas según el art. 134º

• Carezcan de distintividad (¿debe interpretarse como falta de aptitud distintiva conforme al art. 134º?)

• Consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o sus envases o en formas o

características impuestas por la función o naturaleza de los productos o servicios de que se trate.

• Consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den ventaja funcional o técnica al
producto o servicio al cual se aplican.

• Consistan exclusivamente en un signo que sirva para describir la calidad, cantidad, destino, valor,
procedencia geográfica, entre otros, incluyendo expresiones laudatorias sobre los productos o
servicios.
 Prohibiciones absolutas de registro - II
• Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del
producto o servicio.

• Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto
o servicio en el lenguaje corriente o en la usanza del país.

• Consistan en un color aisladamente considerado sin estar delimitado por una forma específica.

• Consistan en signos engañosos

• Prohibiciones sobre denominaciones de origen

• Reproduzca o imite, sin permiso, escudos de armas, banderas, signos y punzones oficiales de
control y garantía de los Estados, etc.

• Sea contrario a la moral, la ley, orden público o buenas costumbres.

 Prohibiciones absolutas de registro - I

• No califiquen como marcas según el art. 134º

• Carezcan de distintividad (¿debe interpretarse como falta de aptitud distintiva conforme al art. 134º?)

Solicitado para distinguir: “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería,

de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial”.
APTITUD DISTINTIVA vs DISTINTIVIDAD
 Prohibiciones absolutas de registro

• Consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o sus envases o en formas o

características impuestas por la función o naturaleza de los productos o servicios de que se trate.

• Consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den ventaja funcional o técnica al
producto o servicio al cual se aplican.
 Prohibiciones absolutas de registro

• Consistan exclusivamente en un signo que sirva para describir la calidad, cantidad, destino, valor,
procedencia geográfica, entre otros, incluyendo expresiones laudatorias sobre los productos o
servicios.
 Signos que exclusivamente sirven para describir la calidad, cantidad,
destino, valor, procedencia geográfica, entre otros, incluyendo
expresiones laudatorias sobre los productos o servicios

“Para juzgar sobre la naturaleza descriptiva de un signo procede interrogarse en torno a cómo es
el producto o el servicio que constituya su objeto: si la respuesta consiste en la designación del
producto o del servicio de que se trate, o en el concepto, la figura o la forma que el signo evoque,
habrá lugar a considerarlo descriptivo. Y es que se trata de determinar si el público consumidor o
usuario percibe, por intermedio del signo, una relación directa con la designación del producto o
del servicio de que se trate, o con una de sus características relevantes” (Proceso 44-IP-2007).

Ejemplos de signos denegados por descriptivos:

(i) Denominación EXPOFORESTAL para distinguir organización de exposiciones con fines comerciales.
(ii) Denominación CRÉDITO EMPRENDEDOR para distinguir operaciones financieras.
(iii) SOLAR GAS para distinguir gas combustible para el hogar y vehículos.
(iv) MUSCULAR DEVELOPMENT para distinguir revistas que presentan información en el campo del
entrenamiento muscular.
Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre
genérico o técnico del producto o servicio

“La Sala, en concordancia con lo establecido por el Tribunal Andino en sus sentencias Nº 6-IP-95,
27-IP-95, 40-IP-98 y ratificado en la sentencia Nº 49-IP-2000, entiende por denominaciones
genéricas aquéllas que comúnmente designan el género, categoría, especie o naturaleza de los
productos o servicios que pretende diferenciar”.

Ejemplos de signos denegados por genéricos:

(i) WHEAT GRASS para distinguir germinados de trigo

(ii) BIODIESEL para distinguir combustibles
(iii) DIVERTIMENTO para distinguir servicios consistentes en actividades culturales
(iv) AUTOCAR para distinguir aparatos de locomoción terrestre.

La prohibición que establece el marco legal vigente se fundamenta en que un signo que
constituya exclusivamente en un genérico no podría otorgarse en exclusiva por que constituye la
designación e identificación necesaria del producto o servicio en el mercado y esto generaría
problemas en el tráfico comercial.
 Prohibiciones absolutas de registro

• Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto
o servicio en el lenguaje corriente o en la usanza del país.
 Prohibiciones absolutas de registro
• Consistan en un color aisladamente considerado sin estar delimitado por una forma específica.

• Consistan en signos engañosos

• Prohibiciones sobre denominaciones de origen

• Reproduzca o imite, sin permiso, escudos de armas, banderas, signos y punzones oficiales de
control y garantía de los Estados, etc.
 Prohibiciones referidas a indicaciones geográficas

“… la Sala advierte que la norma establece tres supuestos de denegatoria de un registro que están
íntimamente vinculados y que, considera, deben ser entendidos de la siguiente manera:

a) Cuando un signo reproduzca, imite o contenga una DENOMINACIÓN DE ORIGEN protegida para los
mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de
asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad (artículo 135
inciso j).
En este caso, la Sala entiende que se aplica dicha prohibición de registro cuando el signo solicitado a
registro es susceptible de originar un riesgo de confusión o de asociación o un aprovechamiento injusto de
la notoriedad de una DENOMINACIÓN DE ORIGEN que no sea una protegida para vinos y bebidas
espirituosas, pues ese supuesto ya está contemplado expresamente en el inciso k) del artículo 135. Cabe
precisar que en esta prohibición no se hace referencia a si el signo se solicita para servicios.

b) Cuando contenga una DENOMINACIÓN DE ORIGEN protegida para vinos y bebidas espirituosas (artículo
135 inciso k).
En este caso, la Sala considera que dicho supuesto se aplica únicamente cuando el signo solicitado a
registro (sea para distinguir productos o para distinguir servicios) contiene una denominación de origen
protegida para vinos y bebidas espirituosas. Cabe precisar que en esta prohibición no se hace referencia a
la notoriedad de la denominación de origen en cuestión.

c) Cuando consista en una INDICACIÓN GEOGRÁFICA nacional o extranjera susceptible de inducir a

confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique (artículo 135 inciso l).
En este caso, dado que las indicaciones geográficas incluyen tanto a las “indicaciones de procedencia” y a
las “denominaciones de origen”, la Sala considera que la prohibición establecida en el inciso l) está referida
a las indicaciones geográficas que no sean “denominaciones de origen protegidas para vinos y bebidas
espirituosas” (supuesto ya contemplado en la prohibición establecida en el literal k) o “denominaciones de
origen respecto de las cuales no se pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación o generarse un
aprovechamiento injusto de su notoriedad” (supuesto ya contemplado en la prohibición establecida en el
literal j), pues de lo contrario, constituiría una prohibición redundante en la norma”.
 Prohibiciones absolutas de registro

• Sea contrario a la moral, la ley, orden público o buenas costumbres.

Clase 25
Antecedentes …
Antecedentes …
Antecedentes (clase 25)
 Prohibiciones relativas de registro
No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio
afectaran indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada
por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de
los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo

o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión
o de asociación;

c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas
las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las
circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el
solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente
autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;
Solicitado en clase 25 N.O.

Registrado en clase 25 N.O.

Solicitado en clase 7 N.O.

Registrado en clase 7 N.O.

 Prohibiciones relativas de registro – II

e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de
lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título,
hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o
identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo
que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran
declarados sus herederos;

f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un

tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;

g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las

denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos,
servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo
que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y,

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o

parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que
sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de
causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un
aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor
comercial o publicitario.
 El riesgo de confusión

“La protección contra el riesgo de confusión constituye el objeto esencial del Derecho de marca.
Cuanto mayor sea la protección que un sistema legal prevea contra el registro y utilización por
terceros de signos confundibles con marcas ya registradas, mayor será el alcance del derecho que
exclusivo que otorgue la marca” (Casado Cerviño, A.)

“La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de
todos los elementos: productos-servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos
son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión
competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su
distintividad” (Criterio de Indecopi sobre análisis del riesgo de confusión).

Verificación de identidad o conexión En esta etapa del análisis, se determina si

competitiva los productos o servicios distinguidos o que
pretenden ser distinguidos por los signos
materia del procedimiento, guardan
identidad o, en todo caso, tienen conexión
competitiva
Examen comparativo En esta etapa del análisis, se determina si
los signos resultan similares en términos
fonéticos, gráficos o conceptuales
 Tipos de confusión

Confusión directa: cuando el público consumidor confunde un producto por otro. Ejemplo: el
consumidor compra el producto XENTRA pensando que es el producto XANTRA.

Confusión indirecta: cuando el público consumidor reconoce que los productos son distintos pero
cree erróneamente que provienen de un mismo origen empresarial. Ejemplo: el consumidor sabe que
XENTRA y XENTRA son productos distintos pero cree que ambos son fabricados por la misma
empresa cuando eso no es cierto.

Asociación (confusión por asociación): cuando el público consumidor reconoce que los productos y
los orígenes empresariales son distintos pero, por las coincidencias existentes, podría creerse que
las empresas diferenciadas tienen algún tipo de acuerdo o vínculo que no es tal. La autoridad
peruana entiende que la figura de la asociación o riesgo de asociación se encuentra comprendida en
la noción de confusión indirecta.

Ejemplo – examen comparativo entre los signos HANAHH MONTANA y CLAUDE MONTANA para los
mismos productos: “… tratándose de productos idénticos, similares y vinculados (según sea el
caso), aún cuando el público consumidor logre percibir y recordar las diferencias fonéticas y
gráficas, el hecho de que ambos signos se encuentren conformados por la denominación MONTANA
–no presente a nombre de terceros en ninguna otra marca registrada en la clase 3 (…) y que resulta
arbitraria con relación a dichos productos-, constituye un supuesto de confusión indirecta, ya que
podría inducir al consumidor a creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca
registrada o una nueva línea de los productos que distingue dicha marca o que existe vinculación de
carácter comercial entre los titulares de los signos” (Res. 1832-2011/TPI-INDECOPI).
Clase 25 de la N.O.
Clase 25 de la N.O.