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MARCA

1. INTRODUÇÃO
- A proteção da marca se dá por meio de registro.
- Marca: são sinais distintivos visualmente perceptíveis (art. 122
da LPI).
- Finalidade: diferenciar/distinguir o produto ou serviço dos seus
“concorrentes” no mercado. Serve a dois propósitos (STJ):
 Defesa do empresário: pois tem seu produto ou serviço
diferenciado dos demais no ambiente concorrencial;
 Proteção dos consumidores: certifica a origem do produto
ou serviço adquirido, evitando equívocos acerca de sua
procedência.
Segundo o STJ, para a tutela da marca, basta a possibilidade
de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte
de clientes ou consumidores específicos.
Segundo o STJ (REsp 862.067/RJ), não há conflito entre uma
marca e o nome de um edifício (pois este não é um produto ou
serviço).
- Ao contrário do que em outros países, o Brasil definiu que o sinal
distintivo seja visualmente perceptível (art. 122 da LPI).
Sendo assim, não é possível registrar:
 Marca olfativa: determinado cheiro ou odor;
 Marca auditiva: determinado sinal sonoro.
- As marcas registráveis podem apresentar diversos graus de
distintividade:
 Marcas de fantasia: expressões cunhadas, inventadas, que,
como tais, não existem no vocabulário de qualquer idioma;
 Marcas arbitrárias: expressões já existentes, mas que,
diante de sua total ausência de relação com as atividades do
empresário, não sugerem nem, muito menos, descrevem
qualquer ingrediente, qualidade ou característica daquele
produto ou serviço;
 Marcas evocativas (sugestivas/fracas): é constituída por
expressão que lembra ou sugere finalidade, natureza ou
outras características do produto ou serviço desenvolvido
pelo titular.

2. SINAIS OU EXPRESSÕES NÃO REGISTRÁVEIS COMO


MARCA
- Art. 124 da LPI.
2.1. EXPRESSÕES COMUNS OU GENÉRICAS
- Não se admite a exclusividade para registro de marca que
configura expressão comum ou genérica, pois assim, não se cumpre
sua finalidade.
Segundo o STJ (REsp 1.082.734/RS), a expressão “Brasil”, por
ser comum ou genérica, não merece a exclusividade da
proteção marcaria, podendo ser usada como marca até mesmo
por empresários do mesmo ramo.
Segundo o STJ (REsp 1315621/SP), expressões de pouca
originalidade ou fraco potencial criativo (marcas sugestivas ou
evocativas), bem como expressões que designem o componente
principal do produto, não merecem proteção como marca.

2.2. CORES E SUAS DENOMINAÇÕES


- Art. 124, VIII, da LPI.
Segundo o STJ (REsp 1.107.558/RJ), a expressão “amarelas”,
conhecida por indicar o serviço de listas telefônicas, não podia
ser apropriada como marca por uma única empresa, de modo
que outras empresas que prestassem o mesmo serviço também
poderiam usá-la, sem maiores problemas.
Em caso no qual a Brahma tentava impedir a Itaipava de
comercializar cervejas em latas vermelhas, alegando que isso
confundiria o consumidor e diluiria os efeitos de sua campanha
publicitária, o STJ (REsp 1.376.264/RJ) permitiu a
concorrência entre os produtos, por entender que na hipótese
em questão “a cor não estava disposta ou combinada de modo
peculiar e distintivo”.

2.3. MARCA VERSUS NOME EMPRESARIAL


- Art. 124, V, da LPI.
- Colisão entre nome comercial e marca tem o mesmo tratamento
conferido à colisão entre marcas, em atenção ao princípio
constitucional da liberdade concorrencial, que impõe a lealdade nas
relações de concorrência.
O STJ (REsp 119.998/SP) já decidiu que, sendo distintos os
ramos de atividade, podem a marca e nome empresarial
conviverem.
- Em caso de conflito entre nome empresarial e marca, deve-se
verificar inicialmente a eventual possibilidade de convivência entre
ambos, considerando-se que:
 em princípio, o nome empresarial é protegido apenas no
território do Estado da Junta Comercial na qual foi registrado;
 em princípio, a marca é protegida apenas no ramo de
atividade referente ao produto ou serviço que identifica.
Caso, todavia, verifique-se que a colidência entre o nome
empresarial e a marca seja passível de provocar confusão entre
consumidores, com eventual desvio de clientela, deve-se
solucionar o conflito segundo o critério da anterioridade do
registro.

- Enunciado 2 da I Jornada de Direito Comercial do CJF: “A


vedação de registro de marca que reproduza ou imite elemento
característico ou diferenciador de nome empresarial de terceiros,
suscetível de causar confusão ou associação (art. 124, V, da Lei
9.279/1996), deve ser interpretada restritivamente e em
consonância com o art. 1.166 do Código Civil”.
- Enunciado 1 da I Jornada de Direito Comercial do CJF:
“Decisão judicial que considera ser o nome empresarial violador
do direito de marca não implica a anulação do respectivo registro
no órgão próprio nem lhe retira os efeitos, preservado o direito de
o empresário alterá-lo.”

2.4. MARCA VERSUS NOME DE DOMÍNIO


- Nome de domínio: é o endereço eletrônico dos sites dos
empresários na internet. Ao contrário das marcas, que se submetem
aos princípios da territorialidade e da especialidade, os nomes de
domínio só podem ser registrados uma única vez em todo o mundo.
Princípio First Come, First Served: o nome de domínio será
concedido ao primeiro que o requerer (adotado no Brasil no art. 1º
da Resolução 008/2008 do Comitê Gestor da Internet no Brasil –
CGI.Br).
Isso dá margem a vários tipos de artimanhas de pessoas que querem
pegar carona no sucesso alheio, por exemplo:
 Cybersquatting: um sujeito se adianta e registra
antecipadamente nome de domínio com marca ou título de
estabelecimento de terceiro com o objetivo de barganhar
valores financeiros futuramente, quando este terceiro tentar
criar um site com sua marca ou título de estabelecimento;
 Typosquatting: que consiste na tentativa de apoderar-se do
tráfego virtual decorrente de erro de digitação.
Esse tipo de artifício malicioso pode ser combatido com
fundamento na regra civil que coíbe o abuso de direito (art. 187 do
Código Civil) e nas normas que reprimem a concorrência desleal.
Segundo o STJ (REsp 594.404/DF), o simples fato de um
empresário ou sociedade empresária ter registrado um nome
empresarial ou marca que contenha uma determinada
expressão não significa que ele tenha automaticamente o
direito exclusivo de usar essa expressão como nome de domínio.
No caso de a expressão já ter sido usada por alguém em um
nome de domínio, o titular do nome empresarial ou marca
registrada só poderá reclamar exclusividade se comprovar má-
fé do titular do nome de domínio (ex: cybersquatting e
typosquatting).
Segundo o STJ (REsp 1.238.041/SC), caso ambas as partes
possuam marcas registradas semelhantes, mas em classes
diferentes, aplica-se o princípio First Come, First Served de
forma absoluta, sendo indiferente a data do registro da marca.

2.5. REPRODUÇÃO, AINDA QUE EM PARTE, DE MARCA


ALHEIA
- Art. 124, inciso XIX, da LPI.

2.6. IMITAÇÃO IDEOLÓGICA DE MARCA ALHEIA


- Há marcas que despertam a ideia do produto a que se aplicam ou
de alguma de suas qualidades, ou que sugerem uma ideia qualquer,
sem relação direta com o produto assinalado.
Imitação ideológica: quando a marca alheia não copia a escrita ou
a pronúncia, mas tenta copiar a ideia que outra marca transmite.
Pode estabelecer confusão no espírito do consumidor, induzindo-o
em erro.

3. ESPÉCIES DE MARCA
- O art. 123 da LPI conceitua três espécies de marca:
 Marca de produto ou serviço (inciso I): será registrada pelo
próprio empresário que irá utilizá-la;
 Marca de certificação (inciso II): é registrada por um ente
certificador. Qualquer empresário que atenda aos requisitos
de controle do certificador titular da marca poderá usá-la;
 Marca coletiva (inciso III): é registrada pela entidade que
congrega os membros que vão usá-la. Qualquer membro da
entidade que atenda as condições do seu regulamento de
utilização poderá usá-la.
Observação: art. 149 e 150 da LPI.
- Quanto à sua forma de apresentação, as marcas podem ser:
 Nominativas: são as criadas a partir de palavras e/ou
números ou combinação de palavras e números. Podem ser
expressões já existentes ou criações originais;
 Figurativas: são aquelas constituídas por desenhos, símbolos
ou figuras que apresentam configuração gráfica decorativa,
incomum, não usual;
 Mistas: são as que se constituem por meio da combinação
das espécies nominativas e figurativas;
 Tridimensionais: são constituídas pela forma plástica do
produto, ou seja, sua configuração física (embalagem), com
capacidade distintiva e dissociada de efeitos técnicos.
Observação: Como a distinção entre a marca figurativa e o
desenho industrial nem sempre é fácil, muitas vezes o que
determina o tipo de registro feito (desenho ou marca) é a escolha
do empresário.
4. PROCEDIMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO DE
MARCA
- Art. 129 da LPI.
4.1. LEGITIMIDADE DO AUTOR DO PEDIDO DE
REGISTRO DE MARCA
- Art. 128 da LPI.
- Marcas de identificação indireta: são as que não são usadas
pelos seus requerentes do registro.
 Marca coletiva;
 Marca de certificação.
- Segundo o TRF da 2ª Região, o direito de precedência (art.
129 §1º da LPI) deve ser exercido pelo usuário anterior da
marca antes da concessão do registro dela ao usuário posterior.
Após o registro, não há mais oportunidade para fazê-lo. Sendo
assim, esse direito deve ser exercido na esfera administrativa,
perante o INPI.

4.2. DEPÓSITO E EXAME DO PEDIDO


- Art. 155 da LPI.
- Pedido de registro de marca coletiva (art. 147 da LPI).
- Pedido de registro de marca certificadora (art. 148 da LPI).

4.3. CONCESSÃO DO REGISTRO DE MARCA


- Art. 161 da LPI.

4.4. VIGÊNCIA DO REGISTRO DE MARCA


- Art. 133 da LPI.
Observação: o prazo é contado da data de concessão. Pode ser
prorrogado sem limitação de vezes.

4.5. PROTEÇÃO CONFERIDA PELO REGISTRO DE


MARCA
- Art. 129, 130, e 131 da LPI.
Observação: a proteção é em todo o território nacional.

4.5.1. O PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE OU


ESPECIFICIDADE
- Segundo o princípio da especialidade/especificidade, a
proteção jurídica conferida pela lei é restrita ao(s) ramo(s) de
atividade em que o seu titular atua. É o entendimento do STJ.
- Caso os produtos sejam de classes afins:
Segundo o STJ, o fato de os produtos não serem semelhantes
ou idênticos não significa que eles não se insiram no “mesmo
nicho comercial”, pois visam a público consumidor semelhante
e utilizam os mesmos canais de comercialização, sendo assim,
não devem conviver simultaneamente.
Entretanto, segundo o STJ, deve-se levar em conta,
principalmente, a possibilidade de os consumidores serem
levados a erro e a probabilidade de o titular da marca
anteriormente registrada sofrer prejuízos. Não ocorrendo isso,
deve-se permitir a coexistência das marcas.
Segundo Gama Cerqueira, os critérios que devem ser levados pelo
julgador são:
 as marcas não devem ser confrontadas e comparadas, mas
apreciadas sucessivamente, a fim de se verificar se a
impressão causada por uma recorda a impressão deixada pela
outra;
 as marcas devem ser apreciadas, tendo-se em vista não as
suas diferenças, mas as suas semelhanças;
 deve-se decidir pela impressão de conjunto das marcas e não
pelos seus detalhes.

Filipe Fonteles Cabral e Marcelo Mazzzola elaboraram o


denominado “Teste 360º” (utilizado pelo STJ):
 I - Grau de distintividade intrínseca das marcas;
 II - Grau de semelhança das marcas;
 III - Legitimidade e fama do suposto infrator;
 IV - Tempo de convivência das marcas no mercado;
 V - Espécie dos produtos em cotejo;
 VI - Especialização do público-alvo;
 VII - Diluição.
Observação: nenhum desses elementos deve se sobrepor aos
demais, e devem ser todos utilizados, conjuntamente. O grau de
relevância de cada item do teste só poderá ser sopesado pelo
examinador diante do caso concreto.

4.5.1.1. MARCAS DE ALTO RENOME


- Marca de alto renome: é a que, dotada de magia e magnetismo
próprios, atingiu notoriedade, isto é, ampla projeção no território
nacional, sendo reconhecida pelo público em geral, de qualquer
categoria socioeconômica, independentemente de sua ligação com
o segmento da atividade empresarial originária.
Possuem proteção em todos os ramos de atividade, desde que
registrada no Brasil (art. 125 da LPI), sendo uma exceção ao
princípio da especificidade/especialidade.
Segundo TRF da 2ª Região e o STJ, não cabe ao poder
Judiciário declarar que uma marca possui “alto renome”,
sendo isso matéria de fato que compete apenas ao INPI
analisar.
A Resolução 107/2013 do INPI previu um procedimento autônomo
para o reconhecimento da marca de alto renome e aumentou o
prazo de sua anotação para 10 anos.
Observação: Findo esse prazo, para continuar gozando de tal
direito, o titular da marca deverá encaminhar ao INPI novo
requerimento de reconhecimento do alto renome da marca em
questão, nos moldes da presente Resolução.

3.5.1.2. MARCA DE ALTO RENOME VERSUS MARCA


NOTORIAMENTE COHECIDA
- Marca notoriamente conhecida: são os sinais que tenham se
tornado notoriamente conhecidos como pertencentes à determinada
pessoa, física ou jurídica, domiciliada em país signatário da
Convenção da União de Paris, ainda que não depositados ou
registrados no Brasil (art. 126 da LPI).
Busca proteger o titular, ainda que não residente no Brasil, contra
o parasitismo.
- Distinções de:
Marca de alto renome:
 Precisa estar registrada no Brasil;
 Proteção em todos os ramos de atividade (art. 125 da LPI).
Marca notoriamente conhecida:
 Independe de prévio depósito ou registro no Brasil;
 Proteção apenas no seu ramo de atividade (art. 126 da LPI).

4.5.2. USO INDEVIDO DE MARCA REGISTRADA


- Aquele que usar indevidamente marca registrada por outrem
poderá ser demandado em juízo e condenado ao pagamento de
perdas e danos.
Súmula 143 do STJ: “prescreve em 5 (cinco) anos a ação de
perdas e danos pelo uso de marca comercial”.
- O STJ entende que a simples contrafação de marca gera
direito à indenização por danos materiais, mesmo que o
produto não tenha sido comercializado.
O uso indevido de marca também pode acarretar a condenação
do infrator em danos morais, quando houver a prova de
vulgarização da marca registrada que está sendo
indevidamente usada por terceiro.

4.6. CESSÃO DO REGISTRO DE MARCA


- Art. 130, inciso I, art. 134, 135, 136 e 137 da LPI.
- Nos casos em que houver a cessão do pedido de registro, caberá
ao cessionário, que passará a deter os direitos sobre a marca,
preencher os requisitos legais como se fosse ele o requerente do
registro, ou seja, deve preencher os requisitos do art. 128 da LPI.

4.7. LICENCIAMENTO DO REGISTRO DE MARCA


- Art. 139 e 140 da LPI.
A averbação da licença no INPI, além de fazê-la produzir efeitos
erga omnes, permite a remessa de royalties para o exterior e
autoriza a dedução fiscal dos valores pagos pelo licenciado.
- Não cabe ao titular do registro consentir, em acordo privado, que
outro empresário de mesmo ramo de atividade registre marca
idêntica ou semelhante à sua. Se isso ocorrer, o INPI deverá
denegar o registro.
Segundo o STJ, o eventual acordo não tem o condão de afastar
a competência legal do INPI para analisar a colidência entre as
marcas e indeferir o pedido do registro posterior, porque o
INPI está também protegendo os interesses dos consumidores.

4.8. NULIDADE DO REGISTRO DE MARCA


- Art. 165 da LPI.
- A nulidade do registro de marca produz efeitos ex tunc, ou seja,
retroage à data do depósito do pedido (art. 167 da LPI).
- Adjudicação do registro: requerer que o juiz transfira para ele a
titularidade do registro concedido pelo INPI (art. 166 da LPI).
4.8.1. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE
- Art. 168 da LPI.
- Observação: a “instauração de ofício” do art. 169 da LPI é
referente ao INPI.
- Observação: a regra do art. 172 da LPI se explica pela produção
de efeitos ex tunc da declaração de nulidade do registro. Afinal,
mesmo que o registro já tenha sido extinto, ele com certeza
produziu efeitos relevantes enquanto esteve vigente, e esses efeitos,
se o registro era nulo, devem ser anulados também.

4.8.2. AÇÃO JUDICIAL DE NULIDADE


- Art. 173 da LPI.
- Observação: o parágrafo único do art. 173 se refere ao poder
geral de cautela do magistrado, que exige a presença do periculum
in mora (perigo da demora) e do fumus boni iuris (fumaça do bom
direito).
- Segundo o STJ, as ações contra o INPI devem ser ajuizadas,
em princípio, na seção judiciária do Rio de Janeiro, local da
sede da autarquia.
No entanto, havendo pluralidade de réus, como ocorre nos
casos em que a ação é ajuizada contra o INPI e, também, contra
um particular (geralmente uma sociedade empresária), o STJ
entende que cabe ao autor da ação ajuizá-la no Rio de Janeiro
ou no foro do domicílio do outro réu.

4.9. EXTINÇÃO DO REGISTRO DE MARCA


- Art. 142 e 151 da LPI.
- Nos casos de marca coletiva, a sua renúncia é feita também pela
própria entidade (art. 152 da LPI).
- Sobre o art. 143, I da LPI, o STJ entende que, se uma empresa
produz o produto no País, mas o destina ao mercado externo,
tem direito ao registro da marca, não se justificando a
declaração de caducidade nesse caso.
- Observação: segundo o art. 143 da LPI, a caducidade é declarada
pelo INPI após regular processo administrativo, instaurado a
requerimento de interessado.
O ônus da prova do art. 143, §2º, da LPI, é do titular do registro de
marca, e não do autor do requerimento de caducidade.
- O STJ entende que o reconhecimento da caducidade da
marca, ao contrário da declaração de sua nulidade, produz
efeitos ex nunc, isto é, não retroagem.