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Universidade de Lisboa – Faculdade de Direito

Curso de Aperfeiçoamento em Direito Intelectual


conducente ao Mestrado
Direito Comercial I – Direito Industrial
Professor Doutor José de Oliveira Ascensão

INTER-RELAÇÃO ENTRE O DIREITO DE


PATENTES EM BIOTECNOLOGIA E O SISTEMA
DE PROTECÇÃO DE VARIEDADES VEGETAIS
(ARTIGO 27, 3, B DO ACORDO TRIPS)

Sistema de Patentes e Protecção pelo Direito de Obtenção


Vegetal: concorrência de sistemas ou possível coexistência?

Márcio Ribeiro

LISBOA
2003/2004
Universidade de Lisboa – Faculdade de Direito
Curso de Aperfeiçoamento em Direito Intelectual
conducente ao Mestrado
Direito Comercial I – Direito Industrial
Professor Doutor José de Oliveira Ascensão

INTER-RELAÇÃO ENTRE O DIREITO DE


PATENTES EM BIOTECNOLOGIA E O SISTEMA
DE PROTECÇÃO DE VARIEDADES VEGETAIS
(ARTIGO 27, 3, B DO ACORDO TRIPS)

Sistema de Patentes e Protecção pelo Direito de Obtenção


Vegetal: concorrência de sistemas ou possível coexistência?

Márcio Ribeiro

Relatório de pesquisa final apresentado ao


Senhor Professor Doutor José de Oliveira
Ascensão, em Direito Industrial, pela
Faculdade de Direito da Universidade de
Lisboa, cujo o tema tem por base o âmbito do
Estatuto das Invenções Biotecnológicas e a
Protecção de Cultivares, tendo em vista a
avaliação conducente ao mestrado.

LISBOA
2003/2004

2
Admired Miranda!
Indeed, the top of admiration; Whort
What’s dearest in the world...
You, o you
So perfect and so peerless are created
Of every creature’s best.

William Shakespeare (The tempest, III, 1)


(Griffo nosso)

3
Dedico este trabalho de pesquisa à memória
de meu pai, Hercules José Ribeiro, e do
amigo/irmão, André Piorr, que sempre
guiaram-me no caminho da vontade do
conhecimento.

4
ÍNDICE

INTRODUÇÃO 06

1 - P ropri edade Int el ect ual e bens de ori gem veget al –


O Acordo TR IP S 07

2 - Patenteabilidade de organismos vivos - Tratados Internacionais e


a Legislação sobre invenções 12
2.1 - A questão tratada no Ordenamento Jurídico Brasileiro 13
2.2 - As pect os es pecí fi cos da pat ent e bi ot ecnol ógi ca 17

3 - A Protecção das Cultivares 21


3.1 - As diferenças básicas entre as Convenções UPOV de 1978 e de 1991 23
3.2 - Sistema sui generis 26

4 - Os Efeitos da Protecção de Cultivares 27


4.1 - A Lei de Protecção de Cultivares no Ordenamento Jurídico Brasileiro 27

5 - CONCLUSÃO 33
5.1 - Sistema de Patentes e Protecção pelo Direito de Obtenção
Vegetal: concorrência de sistemas ou possível coexistência? 33

BIBLIOGRAFIA 35

5
INTRODUÇÃO

O presente relatório de pesquisa, realizado no âmbito das aulas de Direito


Industrial, tem por objectivo verificar se ocorre uma inter-relação entre o direito de
patentes em biotecnologia e o sistema de proteccção pelo direito de melhorista (ou
direito de protecção de cultivar, ou ainda, direito de protecção de obtenções vegetais),
no ordenamento jurídico brasileiro, de acordo com a estipulação prevista no Acordo
TRIPS, artigo 27, 3, b.
O interesse pelo tema nasceu da leitura de artigos publicados pelo Professor
Remédio Marques, no entanto, inicialmente tratariamos apenas do estatuto das
invenções biotecnológicas. Assim, acresceu-se a este tema o da protecção das
obtenções vegetais, que no Brasil recebe a designação de cultivares.
Em um primeiro momento, procuraremos analisar a forma como os bens
vegetais sofrem apropriação pelo direito de propriedade intelectual através da
biotecnologia, assim como a forma pela qual o Acordo TRIPS se inseriu neste
contexto, e como se procedeu a apropriação destes direitos em âmbito comercial
alargado, pela análise do seu artigo 27.
Após o que analisaremos algumas legislações de âmbito internacional, bem
como o ordenamento jurídico brasileiro neste contexto de apropriação dos bens da
flora pelo direito de Propriedade Industrial, com especial interesse na evolução da
elaboração e aprovação da Lei de Propriedade Industrial, Lei n,º 9.279, de 14 de
março de 1996.
Em seguida, analisaremos os aspectos específicos da patente biotecnológica,
isto para podermos adentrar e melhor entendermos, em uma última análise, o porquê
da escolha pelo Brasil da protecção das cultivares como sistema sui generis admitido
pelo Acordo TRIPS, para então concluirmos, procurando respondar se há uma
concorrência dos sistemas de patente e direito de melhorista no ordenamento jurídico
brasileiro ou se existe uma possível coexistência.

6
1 – Propriedade Intelectual e bens de origem vegetal – O Acordo
TRIPS

É inegável que a sedentarização humana ocorreu através da agricultura, ao


possibilitar ao homem sobreviver da sua própria produção e não somente da caça ou
dos espólios alcançados em combates contra clãs rivais. Mais do que a possibilidade
de sedentarização, o homem foi capaz de desenvolver valiosas técnicas de
aprimoramento de espécies vegetais e de raças animais ao logo de milénios. Muitas
das plantas que hoje temos como domesticadas surgiram de espécies silvestres.
Ocorre que, depois de milhares de anos deste gradual e lento aprimoramento
das técnicas, o homem se viu defrontado por sua rápida evolução. Já por volta de
1950, as necessidades específicas da indústria agrícola começaram a se impor sobre
os princípios tradicionais da propriedade industrial. A fórmula encontrada para a
protecção dessas inovações científicas e tecnológicas no campo da biológica deu-se
pelos direitos de Propriedade Intelectual.
No entanto, ao considerarmos a implementação da legislação de Propriedade
Intelectual sobre os bens vegetais, somos remetidos a um tema central, qual seja: a
extensão da protecção e o sistema a protegê-la: o sistema de patentes ou o sistema de
protecção às cultivares ou outro sistema de carácter especial, i.e., sui generis.
As discussões acerca do tema da propriedade intelectual no campo da
biotecnologia não são pacíficas1, uma vez que acarretam a exploração económica de
seres vivos, bem como direitos de monopólio sobre os resultados destes bens ao
criarem novos modelos de apropriação, tal como ocorre com os programas de
computador.
Num outro ponto, tornam-se cada vez mais claras as características específicas
do patenteamento no sector da biotecnologia2, em virtude de normas e procedimentos
próprios, não sendo difícil perceber que essa especificidade reflecte a auto-replicância
do material biológico.
Parte destes factores criaram a necessidade de um sistema amplo de
apropriação e protecção dos bens advindos da propriedade intelectual. É neste
contexto que surge o TRIPS ou ADPIC – Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de
1
REMÉDIO MARQUES, J. P., Patentes biotecnológicas e ‘obtenções vegetais’, in Direito Industrial, vol. II,
ADPI, Coimbra: LivrariaAlmedina, 2002, p 169 e 170.
2
VANZETTI, Adriano, Apologia del brevetto (non comunitario), in Rivista di Diritto Industriale, Anno LII, n.º 3.
Milão: Giuffrè Editore, 2003, p. 176.

7
Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio – nascido de discussões
introduzidas na Rodada Uruguai do GATT3, com o objectivo de harmonização das
regras de Direitos de Propriedade Intelectual através da implementação pelos Estados
membros da OMC – Organização Mundial do Comércio -, de leis ou emendas às leis
já existentes a respeito dos Direitos de Propriedade Intelectual, visando eliminar
barreiras técnicas ao comércio no que tange aos direitos intelectuais através do
estabelecimento de normas processuais, civis, administrativas e penais, a nível
mundial, para a garantia de padrões mínimos de protecção a estes direitos.
Seu artigo 1º estabelece que os Estados membros poderão optar livremente
pelo método adequado para implementar o acordo no âmbito do seus próprios
sistemas e práticas jurídicas. De facto, o objectivo desse acordo é proporcionar os
meios mais eficazes e apropriados para fazer respeitar os Direitos de Propriedade
Intelectual relacionados com o comércio, tendo em vista as grandes diferenças entre
os sistemas judiciários nacionais em todo o mundo, ou, ao menos no que se relaciona
aos países subscrevestes ao Acordo.
O TRIPS foi o primeiro acordo de âmbito legal internacional sobre
propriedade intelectual a cobrir a área da biotecnologia agrícola, sendo que o padrão
internacional para a protecção intelectual a ser implementado pelos países signatários,
no que concerne à área biológica, encontra-se em seu artigo 27º, que trata do tema das
patentes e das matérias passíveis de patenteamento, podendo ser obtidas patentes para
quaisquer invenções que se trate de produtos ou processos, em todos os domínios da
tecnologia, desde que essas invenções sejam novas, envolvam uma actividade
inventiva e sejam susceptíveis de aplicação industrial4.
A parte final do n.º 1 do artigo 27, TRIPS, possibilita obter patentes e gozar
de direitos de patente sem discriminação quanto ao local de invenção, ao domínio
tecnológico e ao facto de os produtos serem importados ou produzidos localmente. No
que concerne à não discriminação do domínio tecnológico, encontramos a legitimação
da patenteabilidade de produtos farmacêuticos, alimentos, plantas e animais
transgênicos, microorganismos e processos biotecnológicos, pois estes estão
3
Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (General Agreement on Tarrifs and Trade)
4
Argumenta o Professor Doutor Oliveira Ascensão, em seu Projecto de Código da Propriedade Industrial
Português, que bastaria dizer que podem ser objecto de patentes as invenções novas susceptíveis de aplicação
industrial, sendo que a actividade inventiva, a novidade e a industriabilidade seriam tratados em artigos
subsequentes, pois em suas palavras “parece tautológico exigir que as invenções impliquem actividade inventiva”.
Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Volume XXXVIII, n.º 1. Coimbra: Coimbra Editora,
1997.

8
relacionados directa ou indirectamente com a exploração dos recursos
biotecnológicos. No ordenamento brasileiro, até ao advento da Lei n.º 9.279/96 - Lei
da Propriedade Industrial - os produtos químico-farmacêuticos, alimentícios,
medicamentos, não eram passíveis de privilegio por patente, conforme o artigo 9º da
Lei n.º 5.772/71, ou seja, a anterior Lei de Propriedade Industrial5.
As discussões doutrinárias e políticas em torno do patenteamento de material
biológico e genético de plantas e animais encontram-se nas diferentes formas de
interpretação adoptados pelos Estados sobre o significado e limites dos requisitos para
a concessão de patentes6, principalmente quando da implementação e aplicabilidade

5
É o texto daquela lei revogada:
“Artigo 6.° São privilegiáveis a invenção, o modelo de utilidade, o modelo e o desenho industrial considerados
novos e suscetíveis de utilização industrial.
(...)
Artigo 9.° Não são privilegiáveis:
a) as invenções de finalidade contrária às leis, à moral, à saúde, à segurança pública, aos cultos religiosos e aos
sentimentos dignos de respeito e veneração;
b) as substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos, ressalvando-se, porém, a
privilegiabilidade dos respectivos processos de obtenção ou modificação;
c) as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos, de
qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação;
d) as misturas e ligas metálicas em geral, ressalvando-se, porém, as que, não compreendidas na alínea anterior,
apresentarem qualidades intrínsecas específicas, precisamente caracterizadas pela sua composição qualitativa,
definida quantitativamente, ou por tratamento especial a que tenham sido submetidas;
e) as justaposições de processos, meios ou órgãos conhecidos, a simples mudança de forma, proporções,
dimensões ou de materiais, salvo se daí resultar, no conjunto, um efeito técnico novo ou diferente, não
compreendido nas proibições deste artigo;
f) os usos ou empregos relacionados com descobertas, inclusive de variedades ou espécie de microrganismos,
para fim determinado;
g) as técnicas operatórias ou cirúrgicas ou de terapêutica, não incluídos os dispositivos, aparelhos ou máquinas;
h) os sistemas e programações, os planos ou os esquemas de escrituração comercial, de cálculos, de
financiamento, de crédito, de sorteios, de especulação ou de propaganda;
i) as concepções puramente teóricas;
j) as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de
suas propriedades físico-químicas e seus respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes
de transformação do núcleo atômico”.
6
Países como o Brasil, assim como boa parte dos países compreendidos como em desenvolvimento, não atingiram
capacidade tecnológica adiantada, assim como desenvolvimento industrial satisfatório antes de permitirem a
concessão de patentes. Não é difícil observar que países como Japão tiveram um modelo que primeiro privilegiou
o desenvolvimento industrial, e somente após esta fase, deu-se a abertura plena às patentes. Nas palavras de Hans
ULLRICH (GATT Approach, fair trade and development, in GATT or WIPO? New ways in the international
protection of intellectual property. IICStudies. VCH, p. 156), “para se determinar padrões injustos de protecção
da propriedade intelectual, é necessário comparar padrões de protecção, porque não há injustiça quando todos
os países proporcionam alta ou baixa protecção, de forma similar (...) A protecção da propriedade intelectual,
seja do tipo que for (patentes, direito de autor, marca, etc), não é uma peça de propriedade homogénea, mas um
sistema de protecção que equilibra uma vasta variedade de elementos e interesses, incluindo o interesse público
em competição e o bem estar do consumidor” (Tradução nossa). O Brasil e alguns outros países só ultimamente
vêm trazendo o debate nos fora internacionais de âmbito comercial, procurando salvaguardas e contrapartidas que
assegurem melhor participação nos resultados do processo de desenvolvimento científico e técnológico, como
ocorrido no âmbito da Declaração Ministerial de Doha e as discussões subsequentes. Um destes documentos, o
IP/C/W/403, submetido em 24 de Junho de 2003 na OMC pela Bolívia, Brasil, Cuba, Republica Dominicana,
Equador, Índia, Peru, Tailandia e Venezuela, procura desenvolver propostas anteriores em tornar obrigatório o
sistema do disclosure (que pode ser entendido como engenharia reversa ou processo de cópia) sobre a origem dos
recursos biológicos, assim como pretendem demonstrar a fraqueza do método contratual para resolver questões
concernentes com os conhecimentos tradicionais ou a matéria genética, enquanto alguns países desenvolvidos se
opõem a tratar estes temas da mesma forma.

9
da Convenção sobre Diversidade Biológica (ECO-927) em relação às implicações
destes significados e limites sobre a biodiversidade e os conhecimentos tradicionais,
pois um dos aspectos do TRIPS é que este enfoca a protecção de invenções de
carácter individual e privado, enquanto tais conhecimentos são colectivos e
comunitários8.
Neste sentido, o princípio da não discriminação quanto ao local da invenção
no que respeita ao controlo sobre o acesso aos recursos genéticos dos países em
desenvolvimento traz severas discussões no âmbito das revisões do Acordo TRIPS,
pois que grande parte destes recursos globais encontram-se nestes países em
desenvolvimento, ou seja, nas regiões tropicais e subtropicais. Se por um lado os
recursos genéticos constituem uma rica fonte de pesquisa e desenvolvimento
biotecnológicos, por outro é cada vez mais patente o empenho que grupos de pressão
formados por países como Brasil, Índia, Cuba e outros, procuram inserir, no âmbito
das diversas Conferências da Organização Mundial do Comércio (como em Doha ou
na Conferência Ministerial que teve lugar em Cancún9), propostas de negociação para
o uso de seus recursos genéticos (ou biológicos) e os conhecimentos tradicionais e
folclore de seus povos, assim como formas mais justas de partilha dos mesmos, pela
transferência de tecnologia pelos países desenvolvidos de modo mais equânime, o que
propiciaria àquelas nações em desenvolvimento encontrar melhores oportunidades
para beneficiarem-se de sua própria biodiversidade.
A OMPI vem debatendo o tema do papel do sistema da propriedade intelectual
em relação ao sistema do conhecimento tradicional, procurando a melhor forma de
preservar, proteger e usar equitativamente estes conhecimentos, em virtude de um
7
Estabelece o princípio da soberania nacional sobre a exploração de seus recursos, dentre os quais os recursos
biológicos, genéticos e conhecimentos tradicionais.
8
“Duas revisões vêm ocorrendo no Concelho TRIPS, como requerido pelo Acordo TRIPS: a revisão do artigo
27.3(b) que trata da patenteabilidade ou não das invenções sobre plantas e animais, e a protecção das variedades
vegetais, assim como uma revisão de todo o Acordo TRIPS (conforme requerido pelo artigo 71.1). Embora se
tratem de revisões separadas, a Declaração de 2001 de Doha junta-as no parágrafo19, que diz que o trabalho
realizado pelo Concelho TRIPS acerca destas revisões ou qualquer outra implementação deverá também levar em
conta o relacionamento entre o Acordo TRIPS e a Convenção das Nações Unidas sobre Biodiversidade; a
protecção do conhecimento tradicional e o folclore; e outros novos desenvolvimentos relevantes que os Estados
membros levantem na revisão do Acordo TRIPS. Acrescenta ainda que o trabalho do Conselho em relação a estes
tópicos devem ser guiados pelos objectivos(artigo 7º) e princípios (artigo 8º) do Acordo, bem como devem levar
em total consideração o tema do desenvolvimento”. Tradução nossa da página acessada em 01 de Fevereiro de
2004: http://www.wto.org/english/tratop_e/TRIPS_e/art27_3b_e.htm
9
Onde o governo do Brasil conseguiu unir os governos Chinês, Indiano, Argentino e Sulafricano em um forte
grupo de pressão, pois constituem um importante grupo tanto exportador como importador. “O grupo dos cinco
pode fazer mudar a política de alianças mais tradicional da OMC, a que faz com que os EUA e a UE actuem
sempre com um pacto de não agressão que beneficia aos seus grupos económicos e comerciais, e que também
ajuda a proteger os sectores que são relativamente pequenos, mas que possuem uma forte influência eleitoral”.
(Tradução nossa) GALLEGO-DÍAZ, Soledad, Brasil logra unir a China, Índia, Argentina y Suráfrica en un
potente grupo de presión, in El País, Madrid: 11 de Setembro de 2003, p. 7.

10
grande número de discussões políticas de âmbito internacional em temas tão diversos
como os alimentos, a agricultura, o meio ambiente, a convensão da diversidade
biológica, a saúde, incluindo a medicina tradicional, os direitos humanos e temas
relacionados às populações indígenas, a política cultural e aspectos de
desenvolvimento comercial e económico10.
Já o n.º 2 do artigo 27, TRIPS, possibilita aos Estados membros a exclusão de
patenteabilidade de invenções em razão de ordem pública ou bons costumes (n.º 2),
bem como os métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de
pessoas ou animais (n.º 3, a). Também exclui da patenteabilidade as plantas e
animais, com excepção de microorganismos, e os processos essencialmente
biológicos de obtenção de plantas ou animais, com excepção dos processos não
biológicos e microbiológicos (n.º 3, b).
Por fim o referido artigo delega a cada país signatário a responsabilidade de
proteger as variedades vegetais através de legislação sui generis ou por meio de
patentes ou por uma combinação de ambas (n.º 3, b, parte final).

10
http://www.wipo.int/tk/en/tk/background/index.html.

11
2 - Patenteabilidade de organismos vivos - Tratados Internacionais e a
Legislação sobre invenções

Dadas as premissas, coloca-se a questão de saber se as invenções relativas a


um objecto vivo podem ser patenteadas.
Por volta da década de 193011, alguns países europeus começaram a admitir o
patenteamento de processos relativos à agricultura. Foi em 1980 que se concedeu,
pela primeira vez, a protecção a um microorganismo per se no caso Chakrabarty12,
que consistiu na concessão de patente sobre uma bactéria obtida por um processo
artificial.
Actualmente, a situação jurídica varia bastante de país para país, pois são
frequentes as disposições específicas vedando o patenteamento de variedades de
plantas ou animais, sendo que um grande número de países, por força de actos
internacionais em vigor, como a Convenção de Munique que trata da concessão de
patentes europeias, em seu artigo 53º, b, exclui da patenteabilidade as variedades
vegetais ou raças animais e os processos essencialmente biológicos13 para a produção
de plantas e animais; no caso das variedades vegetais, no espaço europeu, esta está
disciplinada pelo Regulamento CE n.º 2100/9414, que em seu artigo 5º define tanto a
variedade vegetal como seu campo de aplicação.
Assim, observamos que é frequente a manutenção de um sistema paralelo de
protecção às variedades de plantas, resultantes de processos biológicos tradicionais,
que será visto mais adiante.
A Convenção de Estrasburgo, de 27 de Novembro de 1963, em seu artigo 2º15,
proíbe a protecção, aos Estados membros, de direitos de patente às variedades

11
REMÉDIO MARQUES, João Paulo. Algumas notas sobre a patenteabilidade de animais e vegetais. Lusíada –
Revista de Ciência e Cultura, Série de Direito, n.º 2. Coimbra: Coimbra Editora, 1998, p. 358.
12
“O desenvolvimento da biotecnologia tem sido acompanhado pela maior difusão do patenteamento dos bens
vivos, cuja patenteabilidade foi confirmada pela Suprema Corte dos Estados Unidos no caso Diamond versus
Chakrabarty em 1980”. Tradução nossa do texto acessado em 01 de Fevereiro de 2004, na página
http://www.iprcommission.org/papers/text/final_report/chapter6htmfinal.htm#_edn1
13
Neste sentido, o texto da Directiva 98/44, artigo 2º, 2. Os processos de obtenção de vegetais ou de animais
considerar-se-ão essencialmente biológicos se consistirem integralmente em fenómenos naturais como o
cruzamento ou a selecção.
14
No contexto europeu, o termo também está definido no Regulamento do Escritório Europeu de Patentes para as
invenções biotecnológicas, no ponto 4 da regra 23, b.
15
“The Contracting States shall not be bound to provide for the grant of patents in respect of: a. inventions the
publication or exploitation of which would be contrary to ordre public or morality, provided that the exploitation
shall not be deemed to be so contrary merely because it is prohibited by a law or regulation;: (...) b. plant or
animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals; this provision does not
apply to micro-biological processes and the products thereof.”

12
vegetais e raças animais, assim como os processos essencialmente biológicos de
obtenção vegetal.
A Convenção da União de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial
(CUP) não coloca qualquer restrição à protecção das criações biotecnológicas16,
portanto, até à data da uniformização substantiva da Propriedade Intelectual através
dos parâmetros mínimos do Acordo TRIPS, não havia obrigação de incluir nas
legislações nacionais os objectos daquilo que é considerado propriedade industrial,
pois cada Estado tinha espaço, nos termos da Convenção, para escolher o que lhe
convinha proteger por via de patente.

2.1 - A questão tratada no Ordenamento Jurídico Brasileiro

No campo constitucional brasileiro, a Constituição de 1988 não impõe limites


aos campos da técnica, donde se conclui que a concessão da patente será por norma
ordinária e, neste nível vai-se discutir a possibilidade e conveniência de patentear as
tecnologias em análise.
Por seu turno, o Código de Propriedade Industrial de 1971, Lei n.º 5.772/71,
também não proibia especificamente as criações biotecnológicas, mas tão-somente
estipulava as exigências genéricas concernentes a todos inventos: conforme a moral, a
novidade, a utilidade industrial, a actividade inventiva e desde que houvesse a
publicação do relatório descritivo.
O Projecto da Lei de Propriedade Industrial, na versão que foi discutida em 7
Dezembro de 1995 (artigo 10, IX) 17, dentro dos parâmetros do TRIPS, excluía do
conceito de invenção o todo ou parte de seres vivos naturais; os materiais biológicos
encontrados na natureza ou dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma 18 de
qualquer ser vivo; e os processos biológicos naturais. Também não seriam
patenteáveis os seres vivos, excepto os microorganismos transgênicos (artigo 18, III)
19
.
16
"3 Protocolo 1º : As palavras propriedade industrial devem ser entendidas em sua acepção mais lata, no
sentido de que se aplicam não só aos produtos da industria propriamente dita, mas igualmente aos produtos da
agricultura (vinhos, cereaes, fructas, gado, etc.) e aos productos mineraes entregues ao commercio (águas
mineraes, etc.)”.
17
Hatharty, David in Biodiversidade, biotecnologia e patentes no Brasil. http://www.rits.org.br/pbsd.Consultado
em 1 de Fevereiro de 2004.
18
O material genético, especialmente a sua constituição molecular e química específica que compreende os
caracteres hereditários dessa espécie.
19
Na redacção final do substitutivo do Senador Ney Suassuna, acrescentou-se: “...microorganismos transgênicos,
quando sua utilização se vincular a um processo industrial específico”.

13
A lei 9.279/96 que instituiu a nova Lei de Propriedade Industrial no Brasil, foi
resultado de longo trabalho legislativo dentro do Congresso Nacional Brasileiro. O
Projecto da actual Lei que regula direitos e obrigações sobre Propriedade Industrial
foi enviado ao Congresso Nacional em 30 de Abril de 1991, e teve início com os
compromissos assumidos pelo governo Collor de Mello perante as ameaças de
retaliação comercial pelos EUA, que reclamavam uma protecção rigorosa, tendo em
vista a crescente “pirataria” de suas patentes. Deste projecto original encontravam-se
excluídas as variedades vegetais e raças animais, que receberiam elaboração
legislativa própria para cada tema.
Uma vez aprovado pela Câmara dos Deputados, o que ocorreu em 2 de Junho
de 1993, o Projecto de Lei n.º 115/93 – que, diferentemente do Código de Direito
Industrial anterior, aprova patentes de produtos, processos farmacêuticos e
alimentícios, processos biotecnológicos e de microorganismos, elevando à quinze
anos a validade do direito patenteário, prevendo a entrada da lei em vigor um ano
após ser sancionada, inserindo também o conceito de segredo de comércio ou de
fábrica20, e até mesmo regulando regras para transferência de tecnologia e contratos de
franquia21 – foi enviado ao Senado Federal, onde passou por diversos debates e
emendas, sendo que com a ratificação do Acordo TRIPS pelo Brasil, em finais de
1994 – passando a vigorar a partir de 1º de Janeiro de 1995 -, a postura do Senado foi
de adaptar-se às directrizes do Acordo22.
No campo da biotecnologia, os grandes debates centraram-se nas invenções
não patenteáveis, sendo que o lobby formado pela sociedade civil brasileira e grupos
nacionais pretendia limitar o patenteamento dos microorganismos a um produto
específico, com a divulgação da patente sobre microorganismos que seria
acompanhada de depósito do material em centros reconhecidos pelo Tratado de
Budapeste ou pelo INPI.
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) recebeu dois pareceres, um do
senador Ney Suassuna que, em Abril de 1995, apresentou proposta de um novo
projecto; e do senador Fernando Bezerra, pela Comissão de Assuntos Económicos
20
Lei n.º 9279/96, artigo 206 - Na hipótese de serem reveladas, em juízo, para a defesa dos interesses de qualquer
das partes, informações que se caracterizem como confidenciais, sejam segredo de indústria ou de comércio,
deverá o juiz determinar que o processo prossiga em segredo de justiça, vedado o uso de tais informações também
à outra parte para outras finalidades. (grifo nosso)
21
Lei n.º 9279/96, artigo 211 - O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia,
contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros. (grifo nosso)
22
Pezzini, Katrin Roveda. A proteção das patentes de invenção farmacêutica. In Estudos Jurídicos. Volume 31, n.º
82. São Leopoldo/RS: Unisinos, Maio/Agosto de 1998, p. 87.

14
(CAE), que apresentou um projecto de lei to tipo TRIPS agravado. Assim,
contabilizou-se três projectos de lei de propriedade industrial para votação.
Os dois senadores foram mantidos como relatores de suas respectivas
comissões, sendo que o senador Suassuna introduziu uma definição restritiva de
microorganismos e um período de graça de cinco anos, enquanto o senador Bezerra
apresentou modificações consideradas menores, mesmo com uma diluição das
restrições sobre microorganismos, mas mantendo o sistema de TRIPS agravado.
A versão de projecto de lei aprovado em votação final pelo plenário do Senado
foi a do senador Bezerra.
De volta à Câmara dos Deputados, o projecto foi votado com cada uma das
emendas introduzidas no Senado, sendo que o termo “transgênico” constante do
inciso III do artigo 18, anteriormente suprimido pelo senador Bezerra, foi
reintroduzido.
O projecto de lei foi votado e aprovado em 10 de Abril de 1996, embora com
reacções negativas à definição restritiva de microorganismos transgênicos, muito
embora outros parlamentares entendessem, com receio, que a definição de
microorganismos transgênicos constante do parágrafo único do inciso III, artigo 18,
permitisse que qualquer organismo, desde que recebesse intervenção humana directa
em sua composição genética e expressasse características normalmente não
alcançável pela espécie em condições naturais, pudesse estar encoberto pelo manto da
excepção à não patenteabilidade do inciso III, pois para certos interpretes da lei, abria-
se um caminho à patenteabilidade de qualquer organismo vivo, desde que manipulado
geneticamente pelo homem.
A Lei foi sancionada pelo Presidente da República, em 14 de Maio de 1996,
tendo sua publicação no Diário Oficial da União no dia seguinte, ou seja, em 15 de
Maio de 1996.
Na nova Lei – e cremos ser este o termo correcto, uma lei especial, pois nem
todos os temas concernentes à propriedade industrial encontram-se ali esculpidos 23 -
medicamentos e alimentos, anteriormente excluídos24 de patenteabilidade, passam a

23
Tanto o é que temas como o nome comercial e a insígnia não são tratados no corpo desta Lei, mas têm protecção
própria, regulados pelo Decreto n.º 916, de 24 de outubro de 1890 e pela Lei de Registro Público de Empresas
Mercantis e Atividades Afins n.º 8.934, de 18 de novembro de 1994, regulamentada pelo Decreto n.º 1.800, de 30
de janeiro de 1996.
24
Artigo 9ª, Lei n.º 5.772/71.

15
ser passíveis de patenteamente, assim como todo o campo da biotecnologia e o
concernente aos microorganismos transgênicos (artigo 18).
Entre as vedações à patenteabilidade, inscritas no artigo 18, encontram-se o
que for contrário à moral, aos bons costumes, à segurança, à ordem e à saúde
públicas25 (artigo 18, I); o privilégio das substâncias, matérias, misturas, elementos
ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades
físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando
resultantes de transformação do núcleo atómico (artigo 18, II); o todo ou parte dos
seres vivos (artigo 18, III, 1ª parte). A excepção, como já referida, é a possibilidade de
patenteamento dos microorganismos transgênicos, desde que atendam aos três
requisitos de patenteabilidade - novidade, actividade inventiva e aplicação industrial
(artigo 8º) e que não sejam mera descoberta.
A Lei também permite a patente de processos sobre produtos – inclusive de
plantas e animais transgênicos – em que os processos são utilizados para criá-los
(artigo 42, II).
As patentes de processos biotecnológicos para criação de plantas e animais
transgênicos concede ao detentor da patente direitos sobre a nova planta ou animal,
que são iguais aos que detém sobre o próprio processos (artigo 42, II). A Lei não
estabelece limites para a patente de genes de microorganismos transgênicos
patenteados, quando estes genes são transferidos por meio de processos de engenharia
genética para uma planta ou animal.
A Lei brasileira também admitiu o pipeline, i.e., reconheceu o patenteamento
com retroactividade, quando estes inventos protegidos não tiverem sido
comercilizados em nenhum mercado e sempre que o solicitante tiver obtido a patente
no país da primeira solicitação, porém com a introdução da Lei n.º 10.196, de 14 de
Fevereiro de 2001, que alterou e acresceu alguns dispositivos à Lei 9.279/96, os
prazos foram alterados26.

25
Neste sentido, subsidiariamente, a Directiva CE 98/44: Artigo 6º . 1. As invenções cuja exploração comercial
seja contrária à ordem pública ou aos bons costumes são excluídas da patenteabilidade, não podendo a exploração
ser considerada como tal pelo simples fato de ser proibida por disposição legal ou regulamentar.
2. Nos termos do disposto no n.º 1, consideram-se não patenteáveis, nomeadamente:a) Os processos de clonagem
de seres humanos; b) Os processos de modificação da identidade genética germinal do ser humano; c) As
utilizações de embriões humanos para fins industriais ou comerciais; d) Os processos de modificação da
identidade genética dos animais que lhes possam causar sofrimentos sem utilidade médica substancial para o
Homem ou para o animal, bem como os animais obtidos por esses processos.
26
Artigo 229. Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta Lei, exceto quanto à
patenteabilidade dos pedidos depositados até 31 de dezembro de 1994, cujo objeto de proteção sejam substâncias,
matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos ou substâncias, matérias, misturas ou produtos

16
2.2 - Aspectos específicos da patente biotecnológica

Conforme já dito, a natureza auto-replicante do material biológico requer uma


protecção diferenciada seja quanto aos microorganismos27 ou quanto às variedades
vegetais28, pois os compromissos tradicionais de protecção às tecnologias tornam-se
inoperantes neste campo. Como exemplo, as invenções biotecnológicas são, quase
sempre, insusceptíveis de descrição29, 30
. Não é comum às leis sobre patentes
distinguirem as diferenças tecnológicas quando do estabelecimento e aplicação dos
critérios legais31. Geralmente, os sistemas de patentes prevêem uma protecção
tecnológica neutra para todos os tipos de tecnologias (criando excepções a
determinados campos), porém é inegável que o avanço rápido das técnicas criou
divergências entre as regras aplicadas para cada tipo de indústria, sendo que a
biotecnologia nos traz um dos melhores exemplos.

Em razão deste factores citamos o âmbito Europeu, onde surgiu a necessidade


de uma Directiva que estabelecesse um conteúdo específico paras as patentes
biotecnológicas. Assim surgiu a Directiva 98/44/CE32, que em seu artigo 8º, nº. 1 e 2,
delineia o âmbito de protecção das invenções biotecnológicas, diverso do indicado

alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de


obtenção ou modificação e cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231 desta
Lei, os quais serão considerados indeferidos, para todos os efeitos devendo o INPI publicar a comunicação dos
aludidos indeferimentos.
Parágrafo único. Aos pedidos relativos a produtos farmacêuticos e produtos químicos para a agricultura, que
tenham sido depositados entre 1° de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aplicam-se os critérios de
patenteabilidade desta Lei, na data efetivado depósito do pedido no Brasil ou prioridade, se houver, assegurando--
se a proteção a partir da data da concessão da patente, pelo prazo remanescente a contar do dia do depósito no
Brasil, limitado ao prazo previsto no caput do artigo 40.
a) Consideram-se indeferidos os pedidos de patentes de processo apresentados entre 1° de janeiro de 1995 e 14 de
maio de 1997, aos quais o artigo 9º , alínea "c", da Lei n° 5.772, de 21 de dezembro de 1971, não conferia
proteção, devendo o INPI publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos. b) Os pedidos de patentes de
produto apresentados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997 aos quais o artigo 9° , alíneas "b" e "c", da
Lei nº 5.772; de 1971, não conferia proteção e cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos
arts. 230 e 231, serão decididos até 31 de dezembro de 2004, em conformidade com esta Lei. (...)"
27
São todos os organismos não classificados como plantas ou animais, usualmente microscópicos ou
submicroscópicos.
28
Vide os programas de computador que podem copiar a si próprios.
29
Artigo 41º, Lei n.º 9.279/96: “A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das
reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos”. (Grifo nosso)
30
“(…) uncertainty in predicting the structural features of biotechnological inventions renders them nonobvious,
even if the prior art demonstrates a clear plan for producing the invention. At the same time, the court claims that
the uncertain nature of the technology requires imposition of stringent patent enablement and written description
requirements that are not applied to patents in other disciplines. Thus, as a practical matter it appears that
although patent law is technology- neutral in theory, it is technology-specific in application”. Biotechnology’s
Uncertainty Principle. ”. Consulta realizada em 01 de Fevereiro de 2004, no site Social Science Research Network
(http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=303619 )
31
Artigo 27 do Acordo TRIPS; Artigo 52 e 53, CPE; Artigo 1º da Convenção da União de Paris.
32
Cujo processo de elaboração não foi menos longo e complicado do que o processo Brasileiro de instituição de
uma nova Lei de Direito Industrial. Neste sentido Gert-Jan van de KAMP. The protection of biotechnological
inventions. European Environment Law Review, Volume 7, n.º 8/9, p 235.

17
para as patentes em geral, bem como introduz excepções e limitações só aplicáveis às
patentes biotecnológicas (artigos 4º, 5º, 6º, 10º). Citamos também o caso dos
processos microbiológicos33, n.º 3, artigo 4º da Directiva 98/44/CE.
Com a vigência da nova lei de patentes introduzida pela Lei de Propriedade
Industrial (Lei n.º 9.279/96), microorganismos modificados pelo ser humano e
processos biotecnológicos não naturais tornaram-se patenteáveis (artigo 8ª), desde que
sejam atendidos todos os requisitos de patenteabilidade34.
Entre estes requisitos, quanto à novidade35, podemos dizer que esta é difícil de
ser avaliada e seu conceito é relativo36, uma vez que à data do depósito do pedido de
patente, a invenção biotecnológica muitas vezes pode não se encontrar em estado da
técnica, mesmo porque não há segurança de que uma matéria viva conformar-se-á às
reivindicações ou se sofreu mutação ou qualquer outra transformação que altere o
objecto do pedido do direito de exclusivo37.
Quanto à utilidade industrial38, não basta definir, dentro de um procedimento
de pesquisa, um conjunto novo de objectos ou informações, resultantes de actividade
humana. É preciso especificar qual o problema técnico a ser resolvido pelo uso de
meios técnicos específicos para se obter um resultado técnico, sob pena de não ser
patenteável. Em 1969, a Suprema Corte Federal da Alemanha (Bundesgerichtshof)
33
Ao contrário da Lei Brasileira, que define o que sejam microorganismos transgênicos, a Directiva define apenas
o que seja processo microbiológico, ou seja, qualquer processo que utilize matéria microbiológica e que inclua
uma intervenção sobre matéria microbiológica ou que produza uma matéria microbiológica.
34
Ver REMÉDIO MARQUES in Patentes de genes humanos?, p. 40 a 53; CATALDO, Vicenzo di, La
brevettabilità delle biotecnolgie: novità, attività inventiva, industrialità. In Rivista di Diritto Industriale, Anno
XLVIII, Volume 4-5. Milão: Giuffrè Editore, 1999, P. 177 a 190.
35
REMÉDIO MARQUES, Introdução ao problema das invenções biotecnológicas. In Direito Industrial, Volume
I. Associação Portuguesa de Direito Intelectual. Coimbra: Livraria Almedina, 2001, p. 297.; HAMMES, Bruno
Jorge, O direito de propriedade intelectual. São Leopoldo/RS: Unisinos Editora, 1996, P. 229.
36
CASABURI, Geremia. La protezione dei diritti di proprieta’ intellettuale sulle biotecnologie nel diritto interno
e comunitario. Nápoles/Roma, Março de 2002.
37
Vale lembrar que a patente não confere ao inventor um direito positivo de uso e/ou exploração, mas tão-somente
trata-se de um direito negativo, no qual ao inventor é concedido um direito exclusivo sobre o bem em face a
terceiros (BEIR, Friedrich-Karl e MOUFANG, Rainer. Patentability of human genes and living organisms. In
Rivista di Dirrito Industriale, Anno XLIII, Parte Primeira. Milão: Giuffrè Editore, 1994, p.342). O uso e/ou
exploração do invento estão submetidos à regulamentação governamental, pois nem toda invenção ou avanço
tecnológico traz em si o bojo da licitude. Um exemplo é o da letra c, parágrafo único do artigo 229, introduzido na
Lei de Propriedade Industrial pela Lei 10.196/2001.
38
HAMMES, Bruno Jorge, O direito de propriedade intelectual, Op. Cit., 229; REMÉDIO MARQUES, Patentes
biotecnológicas e ‘obtenções vegetais, Op.Cit., p. 183 e 184; REMÉDIO MARQUES, Introdução ao problema
das invenções biotecnológicas, Op. Cit. p. 291, estudo no qual o conceito de utilidade industrial, na sistemática
do direito industrial português, foi substituído pelo da aplicação industrial, bastando que a invenção possa ser
produzida industrialmente. Quanto à matéria biológica, “nem sempre ocorre a repetição ou reprodução do
resultado da invenção, tal como fora descrito pelo inventor, com características e natureza constante. (...) Parece,
no entanto, que o resultado indicado na descrição não deve depender totalmente da álea ou de factores
imponderáveis, pelo que o referido resultado deve ser obtido com uma suficiente probabilidade. O que também
significa que em sede de patentes de biotecnologia (e, pour cause, patentes químicas), é razoável aceitar que o
estalão de industriabilidade seja mais fraco do que o exigido para as invenções no domínio da mecânica. Bastará,
portanto, que a matéria biológica reinvidicada apresente suficiente homogeneidade ou, no anverso, só apresente
variações limitadas, aí incluindo a identidade genética”.

18
assim decidiu no caso Rote Taube (pomba vermelha), ao negar protecção por patente
a um processo de coloração vermelha às penas de pombos por um criador, sendo que
a decisão da Corte baseou-se no facto de que a reprodução era meramente um
processo biológico e não técnico. Esta decisão caracterizou a natureza técnica de uma
invenção como o controle das forças naturais para se obter os resultados previstos39.
Outrossim, a utilidade industrial requer a repetibilidade do processo de fabricação por
um número infinito de vezes e com resultados constantes. Um alteração genética
introduzida em uma planta que pretende criar determinada característica pode
sobrestar de produzir os efeitos desejados por uma simples mutação.
Quanto à actividade inventiva40, o exame do que é ou não óbvio a um técnico
da arte tem-se demonstrado difícil, pois as invenções da biotecnologia não são
passíveis de fácil descrição de forma a permitir que um técnico na arte possa
reproduzi-las. Tal dificuldade, no caso de microorganismos, fica em parte solucionada
pela possibilidade de depositar os novos produtos em instituições 41, muito embora o
sistema de patentes industriais clássico exija a reprodução - que expande o estado da
arte - e não a simples repetição.
Pela Lei de Propriedade Industrial brasileira, o patenteamento de
microorganismos encontrados na natureza e de outros seres vivos como plantas e
animais ou elementos do ser humano não são passíveis de patenteamento e nem
tampouco os produtos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza,
incluindo genes e o genoma de organismos vivos, eliminando-se, assim, a
possibilidade de que produtos directamente extraídos da diversidade biológica sejam
patenteados, conforme o artigo 10, IX, da Lei de Propriedade Industrial.
Outra questão bem diferente é a patenteabilidade dos processos
biotecnológicos dos microorganismos encontrados na natureza, pois já não se trata de
elementos encontrados na natureza, mas tão-somente de um processo técnico para
resolver um problema técnico de natureza biológica, o que é o caso dos
microorganismos transgênicos.
Neste sentido, os bens agricolas, em especial as variedades vegetais,
protegidos pela Lei. n.º 9456/97 (e que analisaremos mais adiante), estariam excluídos
do âmbito patenteário esculpido na Lei de Propriedade Industrial. Observermos

39
BGH 1976-06-22: Dispositionsprogramm in http://swpat.ffii.org/vreji/papri/bgh-dispo76/
40
HAMMER, Bruno Jorge, Op. Cit., p. 228.
41
Tratado de Budapeste sobre depósito de microorganismos.

19
também que o artigo 42 desta Lei, confere ao titular da patente o direito de impedir
terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou
importar com estes propósitos, produto objecto de patente (inciso I) e processo ou
produto obtido directamente por processo patenteado (inciso II). No entanto, o artigo
seguinte, 43, em seu inciso V, dispõe que não se aplicarão os dispostos no artigo 42 a
terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem
finalidade económica, o produto patenteado como fonte inicial de variação ou
propagação para obter outros produtos (breeder’s right).
A Lei ainda define o que sejam microorganismos transgênicos42. Esta
definição está contida no parágrafo único do artigo 18: são organismos, excepto o
todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana
directa em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável
pela espécie em condições naturais.
Conforme já aduzido quando tratamos da novidade, e em vista das
dificuldades para descrição dos microorganismos, o relatório descritivo (artigo 19, II),
será suprido pelo depósito (artigo 19) do material biológico em instituição autorizada
pelo INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) ou indicada em acordo
internacional (artigo 24, § único, Código de Propriedade Industrial).
Ocorre que, frequentemente, no caso de tecnologia no campo da biologia, a
capacidade de reproduzir-se a si mesma é inerente ao objecto da tecnologia: uma nova
variedade de planta ou raça animal perpetua-se e multiplica-se independentemente da
actividade intelectual do homem, no que adentramos ao tema da Protecção das
Variedades Vegetais, as cultivares.

42
Organismos procariontes (que não apresentam tecidos na fase adulta), modificados pela tecnologia de ADN
recombinante.

20
3 – A PROTECÇÃO DAS CULTIVARES

Até ao advento da engenharia genética, o conhecimento e o controlo dos


processos de reprodução eram bastante ténues. Mesmo a biotecnologia clássica,
baseada em técnicas como a fermentação43, sofreu grande avanço no século XX,
originando os fundamentos da moderna biotecnologia, até mesmo com a possibilidade
de manipulação em nível molecular dos seres vivos.
No entanto, as plantas criadas pelo ser humano, por processos de
melhoramento, acabaram por receber tratamento diferente das patentes atribuídas aos
inventos biotecnológicos.
Até meados das décadas de 1960/1970, apenas um número limitado de novas
tecnologias do campo biológico atingiam os padrões mínimos de patenteabilidade, em
especial no que tange às novas variedades de plantas e animais, sendo que esta
limitação gerou a necessidade de criar um sistema específico de protecção, para suprir
a carência de enquadramento do tema em nível internacional.
REMÉDIO MARQUES44 justifica essa necessidade em face das seguintes
razões:
- o sucesso das técnicas de aprimoramento vegetal dependia da
reprodução das espécies por meios essencialmente biológicos,
vulneráveis à mutações genéticas de origem natural;
- para que o melhorista obtivesse uma nova variedade vegetal,
desenvolvidas a partir de sementes de variedade já conhecida ou
encontrada no estado natural, estaria sujeito a vários testes e ensaios,
o que possibilitava o acesso destas pesquisas ao público antes que o
melhorista pudesse acender a um resultado final passível de pedido de
patente;
- certas variedades vegetais apenas se distinguem quanto aos seus
genótipos ou fenótipos, mas sem que apresentem propriedades
diversas, assim, o obtentor não poderia socorrer-se no requisito de
actividade inventiva.
Uma nova forma de apropriação destes bens pelo regime da Propriedade
Intelectual foi então pensado e elaborado, tendo sido concretizado na Conferência de
43
REMÉDIO MARQUES, Patentes biotecnológicas e ‘ obtenções vegetais’, Op. Cit., p. 165.
44
REMÉDIO MARQUES, Op. Cit., p. 191.

21
Paris, em 2 de Dezembro de 1961, com a criação e adopção da UPOV 45 - União
Internacional para Protecção de Obtenções Vegetais (Union for the protection of
new varieties of plants), cujo objectivo central é a padronização e o estabelecimento
de requisitos uniformes para concessão e anulação de direitos de propriedade
intelectual sobre plantas em relação aos seus países membros.
A UPOV constitui uma organização internacional sediada em Genebra, Suíça,
e foi responsável pela implementação da Convenção Internacional de Protecção de
Novas Variedades de Plantas, sendo que a convenção original de 1961 sofreu, desde
então, três revisões: a primeira em 1972, outra em 1978 e a última em 1991.
Hodiernamente, existem duas convenções em vigor, a de 1978 e de 1991. Os
países que aderiram até 1995 puderam optar por uma dessas duas Convenções. Aos
países aderentes após essa data resta apenas a versão de 1991.
A Convenção da UPOV se distingue da Convenção de Paris
fundamentalmente por impor, além dos princípios gerais de compatibilização das leis
nacionais (tratamento nacional, prioridade, etc.), um conjunto significativo de normas
substantivas, pois nas legislações de padrão UPOV não se exige invenção strictu
sensu, sendo os seus critérios os seguintes46:
Distinção da variedade (artigo 6º, 1, a, UPOV 1978; artigo 7º, UPOV 1991),
ou seja, a cultivar tem que se distinguir das demais variedades por uma característica
importante ou por várias características cuja combinação lhe dê a qualidade de
variedade nova.
Homogeneidade (artigo 6º, 1, c, UPOV 1978; artigo 8º, UPOV 1991), sendo
que as variedades não devem conduzir a variações secundárias muito importantes de
uma cópia para outra, isto é, os exemplares de uma mesma variedade devem ter
similaridades suficientes entre si.
A Estabilidade (artigo 6º, 1, d, UPOV 1978; artigo 9º, UPOV 1991), implica
que após várias séries de reprodução, ou propagação, a variedade mantenha suas
características descritas.

45
“Este foi o momento no qual houve reconhecimento dos direitos de propriedade intelectual de plantas em suas
variedades em escala internacional” (tradução nossa) in http://www.upov.int/en/about/upov_system.htm, acesso
em 01 de Fevereiro de 2004.
46
REMÉDIO MARQUES in Algumas notas sobre a patenteabilidade de animais e plantas Op. Cit., , p. 362 e
363.; Patentes biotecnológicas e ‘ obtenções vegetais’, Op. Cit., p. 196 a 199; FAELLI, Tommaso, La tutela delle
invenzioni biotecnologiche in Europa: prime evalutazioni dínsieme. In Rivista di Diritto Industriale, Anno L, n.º 3.
Milão: Giuffrè Editore, 2001, P. 145 e 146; MAYR, Carlo E. Notizie e novita legislativa comunitarie ed
internazionali. Regolamento (CE) n.º 2100/94 del Consiglio del 27 Giuglio 1994 concernente la privativa
comunitaria per ritrovati vegetali. In Rivista di Diritto Industriale, Parte III. Milão: Giuffrè Editore, 1995, p. 7 a 9.

22
Por fim, a Novidade, isto é, que não podem ter sido oferecidas à venda no
país, há menos de doze meses em relação ao pedido de protecção ou em outros países,
a mais de seis anos, se árvores ou videiras e quatro anos para as demais espécies,
sendo que a novidade própria das variedades vegetais resulta, de um lado, da noção de
conhecimento geral e, de outro, do princípio da distintividade.
Quanto à extensão dos direitos sobre a variedade, o padrão UPOV é, ao
mesmo tempo, mais restritivo e mais flexível do que o sistema tradicional de patentes.
No que concerne às actividades exclusivas, o direito do melhorista compreende
apenas a produção da variedade para comercialização, a oferta para venda e
comercialização de sementes, etc. (artigo 5º, UPOV 1978).
Requisito também importante é que cada variedade deve ter denominação
específica, que servirá de designação genérica da nova criação47.
As legislações específicas sobre protecção de cultivares não cobrem a
protecção dos processos de obtenção das variedades e caso satisfaçam os requisitos
das leis de patentes, tais processos poderão ser privilegiáveis. No entanto, a
Convenção da UPOV de 1978 veda a multiplicidade de protecções do mesmo objecto,
isto é, por patente e pelo título específico das variedades de plantas.
A UPOV exige menos do introdutor de nova variedade e concede, em geral,
menos direitos do que se exige e se atribui ao inventor de objecto patenteável no
regime tradicional. Assim, procedeu-se a um equilíbrio de interesses entre o
“inventor”, ou na correcta terminologia, o melhorista/obtentor e a sociedade, em nível
diferente, diverso do resultante do sistema de patentes.
A UPOV determina as características essenciais da legislação de protecção à
variedade de plantas para os países membros, entretanto, cada Estado é livre para
estabelecer seus próprios critérios em nível nacional e, portanto, há distinção nas
legislações nacionais quanto ao tema48.

47
Artigo 6º, 1, e; artigo 13, UPOV 1978.
48
Artigo 5º, 4, UPOV 1978.

23
3.1. As diferenças básicas entre as Convenções UPOV de 1978 e de 1991

Em termos gerais, a UPOV 1978 estabelece que a protecção conferida aos


obtentores é referente a obrigação que terceiros têm em solicitar o consentimento do
titular para produzir com fins comerciais, colocar a venda ou comercializar material
de reprodução ou de multiplicação vegetativa da variedade protegida. Assim, o ponto
principal desta convenção é a previsão de livre acesso do agricultor e do melhorista na
utilização da variedade desenvolvida, conforme estatuído em seu artigo 5º.3.
Aos melhoristas também é permitido a utilização de material protegido como
fonte de variação genética, e sua protecção se estende a todos os géneros ou espécies
vegetais.
É imperioso observar que a protecção recai sobre o material de reprodução da
variedade, sendo que o direito do obtentor nasce novamente a toda geração.
Outra característica importante da Convenção de 1978, e como já aduzido, é a
da proibição da dupla protecção, facultando a cada país a adopção do sistema
desejado, ou seja, o sistema de patentes ou a protecção das variedades vegetais (artigo
2º, 1, parte final).
O prazo de protecção é de 15 anos para as variedades anuais e de 18 anos para
as videiras e árvores (artigo 8º).
Já a UPOV 1991 faculta o privilégio do agricultor e do melhorista no que se
refere ao livre acesso às variedades desenvolvidas (artigo 15.2), deixando a cargo da
legislação nacional de cada país legislar sobre estes aspectos.
A Convenção de 1991 impede que, sem autorização do melhorista/obtentor, se
possa produzir, reproduzir, condicionar com fins de propagação, oferecer a venda,
vender ou outro tipo de comercialização, exportar, importar ou estocar, estando tais
acções relacionadas ao material de propagação da cultivar ou ao material colhido após
multiplicação (artigo 14, n.º 1 e 2).
Ela é clara quanto ao direito do obtentor, que se estende a quatro classes
diferentes: a) à variedade protegida; b) às variedades que não forem suficientemente
diferentes da variedade protegida (artigo 14, n.º 5, II); c) às variedades que forem
essencialmente derivadas da variedade protegida (artigo 14, n.º 5, I); e às variedades
para cuja produção se requer o uso repetitivo da variedade protegida (artigo 14, n.º 5,
III).

24
Esses direitos que se confere aos melhoristas/obtentores impedem que os
agricultores utilizem parte do material de reprodução de suas colheitas, para iniciar
novos plantios, sem o consentimento prévio do titular do direito.
É necessário ressaltar que, a implementação e aplicação dos direitos e
privilégios do agricultor poderão ser estabelecidas por cada Estado membro e não
constitui uma obrigação internacional (artigo 15, n.º 2), mas sim um reconhecimento.
Portanto, a outorga desses direitos fica a cargo da legislação nacional.
A protecção é estendida a todos os géneros e espécies durante o período de
transição de cinco anos se o país já for membro da UPOV. O prazo de transição é de
dez anos, se o país filiar-se directamente nessa versão de 1991 sendo que, devem ser
protegidas, inicialmente, quinze espécies (artigo 3º).
Essa versão da convenção garante protecção para o acondicionamento,
importação ou exportação de material, para os produtos elaborados directamente a
partir do material da colheita (rações, sucos, óleos, entre outros) (artigo 14, n.º 1 e 2).
Com relação às variedades a serem protegidas, os requisitos para obter sua
protecção são iguais aos da Convenção de 1978, ou seja, características de
distinguibilidade, homogeneidade, estabilidade e acrescentando-se a novidade. O
prazo de protecção é de 20 anos para as variedades anuais e de 25 anos para as
videiras e árvores
Outra característica dessa Convenção é o critério de derivação essencial,
estabelecido no artigo 14, n.º 5, que consiste em ampliar a protecção, do obtentor,
para as variedades que de uma espécie inicial protegidas originarem-se.
Os defensores da UPOV 1991 entendem que, a derivação essencial interessa
especialmente a obtentores. Neste aspecto a protecção de cultivares se aproxima da
patente, uma vez que o obtentor não poderá comercializar uma variedade
essencialmente derivada de outra sem a autorização do obtentor da primeira
variedade.
O artigo 16 estabelece que o material de reprodução ou multiplicação
vegetativa só pode ser vendido a outro Estado membro da UPOV e somente para fins
de produção, nunca para reprodução ou multiplicação da variedade protegida. Se o
material for exportado para outro país que não protege a variedade, estariam
competindo de maneira "desleal" com o país que protege suas espécies. Excepção se
estabelece se o destino final do material da planta for um país em desenvolvimento

25
que usa este material para o consumo.
Por fim, a ata UPOV de 1991, adiantando-se ao Acordo TRIPS, artigo 27. 3. b,
permite o acúmulo de protecção por patentes e por um sistema sui generis, que pode
ser o próprio sistema de protecção das variedades vegetais. Isso significa ser uma
alternativa para os membros poderem patentear a protecção.

3.2 – Sistema sui generis

Conforme visto, as plantas “inventadas” pelo ser humano por processos de


melhoramento genético são protegidas por um sistema, dito sui generis. Pelo
entendimento do artigo 27, 3, b do TRIPS, os Estados membros possuem algumas
formas de protecção que devem seguir.
Uma das formas é a implementação de um sistema sui generis alternativo ao
sistema de patentes se a escolha for pelo não patenteamento de plantas e variedades
vegetais.
Outra forma é o patenteamento das plantas e variedades vegetais, não sendo
necessário socorrer-se por um sistema sui generis.
Uma terceira forma é que as plantas podem ser patenteáveis, mas as
variedades não o podem.
Por último, as plantas não podem ser patenteáveis, mas as variedades sim, o
que evitaria pedidos de protecção por patentes a grupos de plantas.
O Acordo TRIPS não obriga os Estados membros a protegerem as variedades
de plantas pelo sistema UPOV. Apenas dita que os Estados membros devem
providenciar alguma forma de protecção intelectual às variedades de plantas, não
havendo nenhuma exigência que seja seguido o sistema UPOV, mas qualquer sistema
efectivo de protecção. Historicamente, as formas de protecção foram a Plant Variety
Protection (PVP) e o Plant Breeder’s Right (PBR).
Da própria evolução das discussões legislativas no âmbito brasileiro, chegou-
se a sugerir uma protecção por um sistema de franquias. Em Portugal, o Professor
Doutor REMÉDIO MARQUES chegou mesmo a elaborar um estudo de viabilidade
ou não da protecção dos vegetais por modelo de utilidade/modelo e desenho49.

49
REMÉDIO MARQUES, Patentes biotecnológicas e ‘ obtenções vegetais’, Op. Cit., p. 220 a 229.

26
4 – Os efeitos da Protecção de Cultivares
4.1 – A Lei de Protecção de Cultivares no Ordenamento Jurídico Brasileiro

No Brasil, o sistema de protecção de patentes para as plantas foi afastado


devido à realidade da agricultura brasileira e o estado em que se encontram as
pesquisas na área vegetal. Como aduz ULLRICH50, “não há critérios gerais para
padrões adequados ou ‘ justos’ de protecção patenteária. Melhor dito, os países
devem, como sempre o fizeram, experimentar vários padrões de protecção pela
propriedade industrial para encontrarem qual deles melhor vêm de encontro às suas
necessidades em um dado estágio de seu desenvolvimento económico geral. (...)
Padrões uniformes de protecção acomodar-se-ão apenas à mercados uniformes”
(tradução nossa).
Assim, com o objectivo de cumprir a exigência do Acordo TRIPS, o Brasil
sancionou uma lei específica para proteger a propriedade intelectual no campo das
variedades vegetais, Lei n.º 9.456, de 25 de abril de 1997, que instituiu a Lei de
Protecção de Cultivares.
A protecção por via do sistema de cultivares mostrou-se o instrumento
adequado para o momento, visando reconhecer e oferecer ao melhorista o direito à
propriedade intelectual pela obtenção de novas variedades vegetais que são
explicitamente excluídas da patenteabilidade pela Lei de Propriedade Industrial, uma
vez que o Acordo TRIPS, como logo acima visto, permite um sistema de protecção
sui generis às plantas e animais. A lei brasileira seguiu a Convenção UPOV de 1978,
embora em alguns pontos coadune com a Convenção de 1991, e em outros, até
mesmo extrapola ambas.
O Projecto de Lei n.º 1457/9651, que instituiu a protecção de cultivares e deu
outras providências regulamentares, foi de iniciativa da Presidência da República,
com encaminhamento à Câmara dos Deputados em 19 de Janeiro de 1996, junto com
a Exposição de Motivos n.º 15/96.
O fundamento da protecção pelo direito de cultivares refere-se, sobretudo, ao
trabalho realizado pelo melhorista, como forma de recompensar o seu trabalho
intelectual em relação ao desenvolvimento e obtenção da nova cultivar ou da cultivar
essencialmente derivada.
50
ULLRICH, Hans, Op.Cit., p. 156.
51
AURÉLIA DEL NERO, Patrícia. Propriedade intellectual. São Paulo: Editora RT, 1998, p. 211.

27
É do teor do artigo 2º, da Lei n.º 9.4565/97, que esta protecção aos direitos
relativos à propriedade intelectual referente à cultivar constitui a única forma de
proteccção das variedades vegetais e de direito que poderá obstar a livre utilização de
plantas ou de suas partes de reprodução ou multiplicação vegetativa no ordenamento
jurídico brasileiro, uma vez que a protecção pelo direito de melhorista também
constitui uma forma mais flexível de protecção intelectual neste domínio tecnológico,
assegurando ao titular da cultivar o direito à reprodução comercial no território
brasileiro, vedando a terceiros a produção com fins comerciais, oferecimento à venda
ou comercialização do material de propagação da cultivar durante o prazo de
protecção, sem sua autorização, conforme o artigo 9º.
Este jus excludenti conferido ao direito de melhorista configura, na verdade,
um verdadeiro direito exclusivo, pois expressamente exclui a protecção conferida pelo
sistema de patentes às plantas (artigo 2º, parte final).
Tanto assim é que, dentre os direitos assegurados ao titular do material
genético protegido, destaca-se o de autorizar seu uso, mediante remuneração
adequada, prevendo a Lei duas excepções a esse direito, ou seja, o farmer’s right ou
privilégio do agricultor (artigo 10, I e II) que, dentro de seu próprio estabelecimento,
pode reservar uma parte de sua colheita para futura semeadura sem necessidade de
prévia autorização ou pagamento de qualquer remuneração; e o breeder’s exemption,
ou isenção do melhorista, que permite a utilização da cultivar protegida para pesquisa,
como fonte de variação no melhoramento genético ou na pesquisa científica (artigo
10, III).
A protecção da cultivar recairá sobre o material de reprodução ou de
multiplicação vegetativa da planta inteira, conforme o artigo 8º.
São também protegidos os direitos de propriedade intelectual dos obtentores
de cultivares em geral e de cultivares essencialmente derivadas (inciso IX do artigo
3º), conforme já dito. Isto é, a exemplo da lei de patentes, que reconhece patentes
dependentes, a legislação de protecção de cultivares admite a noção de derivação,
sendo esta uma variedade nova modificada a partir de uma cultivar inicial protegida,
sem perder a expressão das características essenciais que resultem do genótipo52 ou da
combinação de genótipos da cultivar da qual se originou, por margens mínimas de
descritores53 de acordo com critérios estabelecidos pelo órgão competente, e que não
52
É a constituição genética de um indivíduo à parte do seu aspecto físico.
53
Inciso II, artigo 3º, Lei 9.456/97.

28
tenha sido oferecida à venda no Brasil há mais de 12 meses em relação à data do
pedido de protecção.
Uma vez caracterizada uma cultivar como essencialmente derivada de uma
cultivar protegida, sua exploração comercial é condicionada à autorização do titular
do direito de protecção da cultivar inicial (artigo 10, § 2º, II), cabendo o pagamento de
royalties ao primeiro obtentor. Isto se deve ao facto que a engenharia genética
possibilita a introdução de um gene protegido ou não por patentes em variedade
desenvolvida ao longo de anos por um melhorista, requerendo a protecção para a
variedade modificada. O artigo em questão, portanto, assegura os direitos de
remuneração ao trabalho desenvolvido pelo melhorista, isto é, o obtentor da variedade
inicial.
O inciso IV do artigo 3º, da Lei de Protecção de Cultivares, define a cultivar
como a variedade de qualquer género ou espécie vegetal superior que seja claramente
distinguível de outras cultivares conhecidas por margem mínima de descritores, por
sua denominação própria, que seja homogénea e estável quanto aos descritores através
de gerações sucessivas e seja de espécie passível de uso pelo complexo agroflorestal,
descrita em publicação especializada disponível e acessível ao público, bem como a
linhagem componente de híbridos. Por nova cultivar, o inciso V definiu-a como a
cultivar que não tenha sido oferecida à venda no Brasil há mais de doze meses em
relação à data do pedido de protecção e que, observado o prazo de comercialização no
Brasil, não tenha sido oferecida à venda em outros países, com o consentimento do
obtentor, há mais de seis anos para espécies de árvores e videiras e há mais de quatro
anos para as demais espécies.
Para que se proceda à efetivação do direito do melhorista e o consequente
reconhecimento da obtenção vegetal como cultivar protegida faz-se necessário a
expedição do Certificado de Protecção de Cultivares pela autoridade administrativa
competende, ou seja, o Serviço Nacional de Proteção às Cultivares (SNPC). A partir
da data da concessão do Certificado Provisório, a Lei de Cultivares estipula o prazo
de quinze anos, excepto para espécies perenes e semiperenes, tais como as frutíferas,
as ornamentais, as florestais e os respectivos porta-enxertos, sendo para estas o prazo
de protecção de 25 anos, após o que cairá a cultivar em domínio público, podendo ser,
então, livremente utilizada (artigo 12).

29
Um importante requisito legal para a expedição do Certificado é a realização
do teste DHE, que comprovará os critérios requeridos pelo artigo 3º, ou seja, a
distinguibilidade (inciso VI), a homogeneidade (inciso VII) e a estabilidade (inciso
VIII). Portanto, é através deste exame técnico que se comprovará se a nova cultivar ou
a cultivar essencialmente derivada é distinguível de outra cujos descritores sejam
conhecidos, homogênea quanto às suas características em cada ciclo reprodutivo e
estável quanto à repetição das mesmas características ao longo de gerações
sucessivas. Assim, ficam descartadas as meras descobertas ou plantas pertencentes à
biodiversidade.
Para que o pedido de protecção seja analisado, a parte interessada54 deverá
elaborar requerimento escrito e firmado, devendo todos os documentos serem
apresentados em lingua portuguesa, observando os requisitos individualizadores da
cultivar, sendo que o pedido deve-se referir à uma única cultivar:
I - a espécie botânica;
II - o nome da cultivar;
III - a origem genética;
IV - relatório descritivo mediante preenchimento de todos os descritores
exigidos;
V - declaração garantindo a existência de amostra viva à disposição do órgão
competente e sua localização para eventual exame;
VI - o nome e o endereço do requerente e dos melhoristas;
VII - comprovação das características de DHE, para as cultivares nacionais e
estrangeiras;
VIII - relatório de outros descritores indicativos de sua distinguibilidade,
homogeneidade e estabilidade, ou a comprovação da efectivação, pelo requerente, de
ensaios com a cultivar junto com controles específicos ou designados pelo órgão
competente;
IX - prova do pagamento da taxa de pedido de protecção;
X - declaração quanto à existência de comercialização da cultivar no País ou
no exterior;
XI - declaração quanto à existência, em outro país, de protecção, ou de pedido
54
O obtentor do Certificado pode ser tanto a pessoa física como a jurídica (artigo 5º, Lei de Cultivares). No
entanto, quando a obtenção for decorrente de contrato de trabalho, prestação de serviço ou outra actividade laboral,
o pedido deverá indicar o nome de todos os melhoristas que obtiveram a nova cultivar ou cultivar essencialmente
derivada (parágrafo 3º do artigo 5º).

30
de protecção, ou de qualquer requerimento de direito de prioridade, referente à
cultivar cuja proteção esteja sendo requerida;
XII - extrato capaz de identificar o objeto do pedido.
Poderão ser formuladas exigências adicionais, desde que julgadas
convenientes, inclusive no que se refere à apresentação de novo relatório descritivo,
sua complementação, bem como outras informações relevantes para a conclusão do
exame do pedido (parágrafo 4º do artigo 18).
Com a publicação e apreciação formal e preliminar do pedido, o Serviço
Nacional de Proteção de Cultivares concedera, à titulo precário, Certificado
Provisório de Proteção, assegurando ao titular o direito de exploração comercial da
cultivar, porém obtido este Certificado ou o Certificado de Proteção de Cultivar, o
melhorista está obrigado a manter amostra viva da cultivar protegida durante o
período de protecção, sob pena de cancelamento do Certificado (artigo 22, caput).
Deferida a protecção, o titular também deverá providenciar o pagamento de
anuidades55 pela conceessão da protecção da cultivar, devendo este pagamento ser
feito a par tir do exercício seguinte ao da data da concessão do Certificado de
Proteção (artigo 26).
No entanto, assim como no estatudo das invenções (artigo 68 a 74, Lei da
Propriedade Industrial), o direito de cultivar pressupõe também uma licença
compulsória através de acto da autoridade competente a requerimento de legítimo
interessado para autorizar-lhe a exploração da cultivar indepedentemente da
autorização de seu titular (mas para tal, o interessado deverá fazer prova que
diligenciou junto ao titular da cultivar para obter deste uma licença voluntária, e que
não obteve sucesso em sua empreitada, conforme o teor do inciso V, artigo 30, da Lei
de Protecção das Cultivares), sem exclusividade e mediante remuneração razoável ao
titular do direito de protecção da cultivar (inciso III, artigo 28), por prazo de três anos,
prorrogável por iguais períodos (artigo 29). Não se pode negar que este instituto
pressupõe concorrência na exploração do direito de melhorista, e constitui uma das
únicas formas de afastar o jus excludenti por determinado espaço de tempo, em
virtude de um legítimo interesse, e desde que não obtida a voluntas do melhorista à
quem é atribuído o direito exclusivo.

55
Esta formalidade coaduna-se com o requerimento de pagamento de anuidade para a manutenção da concessão de
direito patenteário, aos bens por este sistema protegidos, podendo ser extinta a concessão pela falta de pagamento
da retribuição anual (inciso IV , artigo 78, Lei da Propriedade Industrial).

31
O procedimento administrativo respeitará o que determina o artigo 31 ao
artigo 34 da Lei de Cultivares, sendo que a licença só poderá ser requerida após o
transcorrer de três anos da data de concessão do Certificado Provisório de Proteção,
excepto nas hipóteses onde ficar provado o abuso de poder económico56 (artigo 35).
Outra das formas obrigatórios de afastamento do direito exclusivo é o do uso
público restrito para atender necessidades de política agrícola nos casos de
emergência nacional, abuso do poder económico ou outras circunstâncias de extrema
urgência e em casos de uso público não comercial, sendo este uso um acto do
Ministro da Agricultura e do Abastecimento, que delegará a exploração directamente
à União Federal ou à terceiro por ele designado, sem exclusividade, sem autorização
do titular do direito de cultivar, pelo prazo de três anos, prorrogável por iguais
períodos, e desde que haja sido procedido a notificação e remuneração do detentor do
direito (artigo 36 e parágrafo 1º).
Por fim, a extinção do direito de melhorista dar-se-á pelo transcurso do prazo
assinalado no artigo 11 ou nas hipóteses constantes do artigo 40, i.e., pela renúncia do
respectivo titular ou seus sucessores ou pelo cancelamento do Certificado de Proteção.
Quanto à renúncia, somente é admitida se não prejudicar direitos de terceiros
(parágrafo único do artigo 40).
Quanto ao cancelamento do Certificado de Proteção, este ocorrerá ex officio ou
a requerimento de qualquer pessoa interessada, desde que o motivo recaia sobre as
hipóteses previstas no artigo 42, ou seja, pela perda de homogeneidade ou
estabilidade; na ausência de pagamento da respectiva anuidade, conforme já dito;
quando não forem cumpridas as exigências do artigo 4957; pela não apresentação da
amostra viva, conforme estabelece o artigo 22; pela comprovação de que a cultivar
tenha causado, após a sua comercialização, impacto desfavorável ao meio ambiente
ou à saúde humana.

56
Parágrafo 4º do artigo 173 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de Outubro de 1988.
57
Artigo 49, Lei de Protecção de Cultivares: Será assegurado, no prazo de trinta dias a contar da data
da protocolização do requerimento, o fornecimento de certidões relativas às matérias de que trata esta
Lei, desde que regularmente requeridas e comprovado o recolhimento das taxas respectivas.

32
5- CONCLUSÃO
5.1 - Sistema de Patentes e Protecção pelo Direito de Obtenção Vegetal:
concorrência de sistemas ou possível coexistência?

Se a concessão de uma patente resulta, além da novidade absoluta, a actividade


inventiva e a aplicação industrial, já no campo das variedades vegetais,
principalmente em face das dificuldades de descrição plena dos seres vivos, da
indicação precisa da utilidade industrial e da ausência do requisito da actividade
inventiva, também pressupõe-se a combinação de características observadas em
materiais genéticos existentes na natureza. Decorre disso que os direitos dos
melhoristas podem ser também conferidos às descobertas, enquanto que o mesmo não
se dá com as patentes.
No mais, a convivência dos dois sistemas é proibida pela Convenção UPOV
1978, em seu artigo 2º, n.º 1. Os problemas da convivência dos dois sistemas são
muitos e sérios. Um questionamento que muitas vezes é trazido em discussão é como
solucionar o conflito de direitos entre uma variedade desenvolvida transgenicamente
por uma patente de produto, mas melhorada por via biológica, ao abrigo de uma lei
modelo UPOV. Da observância da jurisprudência internacional, tanto a americana
como a europeia, vislumbra-se que onde é possível a dupla protecção, por patentes ou
via direito de protecção de cultivares, o sistema patenteário tem a predominância 58.
Assim, no ordenamento jurídico brasileiro, procurou-se resguardar o direito do
melhorista sobre os bens vegetais, como única forma de apropriação por direitos
intelectuais.
O direito de obtentor vegetal se limita à materialidade da planta, mas por sua
vez o regime de patentes protege a solução técnica, i.e., uma ideia imaterial ainda que
materializável/industrializável.
No caso do modelo UPOV, o direito não se estende ao produto resultante do
objecto protegido, sendo admitida a reprodução das sementes para uso próprio. Por
seu turno, no sistema de patentes, a protecção de um procedimento se estende aos
produtos obtidos directamente por ele, não só na primeira geração resultante do

58
A Corte Europeia de Patentes julgou, em 21 de dezembro de 1999, que as plantas geneticamente modificadas
podem ser protegidas por patentes, no caso G0001/98, Transgenic Plant/Novartis, o que se conforma com o teor da
Directiva Europeia sobre patentes biotecnológicas, muito embora o Escritório Europeu de Patentes (EPO) não seja
um corpo legislativo, mas tão-somente um sistema de registo de patentes.

33
processo, como nas demais gerações posteriores.
O sistema de patentes não contempla a hipótese das tecnologias de objectos
autoduplicáveis, pois o princípio do esgotamento dos direitos indica que, uma vez
vendido o produto patenteado, nenhum direito subsiste. No modelo UPOV, porém,
continua a se aplicar o direito à produção ulterior da semente, quando esta for
destinada à comercialização.
Contudo, o modelo-convenção UPOV 1991 aceita a dupla protecção, sendo
que nos Estados Unidos há a convivência de três sistemas de protecção aos inventos
vegetais: sistema de variedades de plantas por reprodução assexuada 59; sistema para
reprodução sexual; e o regime geral. Ou que no sistema da Comunidade Europeia, a
Directiva 98/44 em seus considerandos de n.º 29 a 32, também aduz a um sistema de
dupla protecção, conforme seu artigo 4º60.
Imperioso recordar, por fim, que no âmbito do ordenamento jurídico
brasileiro, conforme logo acima foi dito, a Lei de Protecção de Cultivares preceitua,
em seu artigo 2º, que a protecção dos direitos relativos à propriedade intelectual
referente a cultivar se efectua mediante concessão de Certificado de Protecção de
Cultivar, considerado bem móvel para todos os efeitos legais e única forma de
protecção de cultivares e de direito que poderá obstar a livre utilização de plantas ou
de suas partes de reprodução ou de multiplicação vegetativa, no País. Isto deve-se ao
facto de que, no Brasil, a concessão de patentes não estimula em nada a actividade do
melhorista, em virtude de seus efeitos extensos, sendo que os conhecimentos
tradicionais constituem uma de suas riquezas, assim como riqueza de grande parte dos
países em desenvolvimento, pelo que podemos afirmar que os sistemas de patentes e
de direito de melhorista não podem coexistir neste ordenamento jurídico, pois
encontram-se em concorrência.

59
“plant patent may be obtained for a newly-created variety, including "cultivated spores, mutants, hybrids, and
newly found seedlings" that are asexually reproduced. Specifically excluded from protection under PPA are tuber-
propagated plants and plants found in an uncultivated state”. Acesso em 01 de Fevereiro de 2004. In
http://www.foley.com/publications/pub_detail.aspx?pubid=194
60
“One of the key provisions of the Biotech Directive allow for patents on transgenic plants and animals if the
technical feasibility of the invention is not confined to a particular plant or animal variety (artigo 4.2).
Unfortunately, this position appears to be at odds with the EPO´s interpretation of EPC, article 53(b). The EPO´s
current position is that a claim to transgenic plants under the EPC is equivalent to a claim to the reversed plant
varieties and it therefore excluded from patent protection by article 53 (b). The rational for this is that plant
varieties have their own sui generis protection, as set out in UPOV convention 1991 and the regulation on
Community Plant Variety Rights”. In FERRANT and SALMON July/August 1999, p. 4 e 5

34
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de março de 1883 (...)e em Estocolmo a 14 de Julho de 1967.
Ata UPOV 1978 - Convenção Internacional para a Protecção das Obtenções
Vegetais, de 2 de dezembro de 1961, revista em Genebra em 10 de novembro de 1972
e em 23 de outubro de 1978.
Ata UPOV 1991 - Convenção Internacional para a Protecção das Obtenções
Vegetais, de 2 de dezembro de 1961, revista em Genebra em 10 de novembro de 1972
e em 23 de outubro de 1978 e em 19 de março de 1991.
Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados
com o Comércio (ADPIC-TRIPS), 1994, OMC.

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Convenção sobre Diversidade Biológica, adoptada em 20 de maio de 1992, pelo
Comité Intergovernamental de Negociação, Instituído pela Assembleia Geral das
Nações Unidas (CDB)
Convenção sobre a concessão de patentes europeias (Convenção sobre a patente
europeia) de 5 de outubro de 1973, texto modificado em 21 de dezembro de 1978 por
decisão do conselho de administração da Organização Europeia de Patentes (EPC)
Tratado de Cooperação em matéria de patentes de 19 de Junho de 1970 (PCT)
Tratado de Budapeste sobre o reconhecimento internacional do depósito de
microrganismos para efeitos de procedimento em matéria de patentes, realizado
em Budapeste, em 28 de abril de 1977 e modificado em 26 de setembro de 1980.

Sítios oficiais consultados:

Associação Brasileira das Empresas de Biotecnologia (ABRABI) -


http://www.abrabi.org.br/
European Patent Office (EPO) - http://www.european-patent-office.org
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) - http://www.inpi.gov.br/
Intellectual Property Rights online - http://www.iprsonline.org
International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) -
http://www.upov.int/
Ministério das Relações Exteriores do Brasil –
www.mre.gov.br/ingles/politica_externa/temas_agenda/environment/environment.asp
World Intellectual Property Organization (WIPO) - http://www.wipo.org/
World Trade Organization (WTO) - http://www.wto.org/

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