Perguntas e Respostas Frequentes

Tratados Internacionais

Não entendi porque o material diz que o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT)
não concede patentes.

Muitas pessoas pensam que se recorrer ao depósito de um pedido de patente através do PCT irá
conseguir uma “patente internacional”. Mas, “patente internacional” não existe. O sistema PCT é
um serviço utilizado pelos países signatários através do qual o depositante, ao depositar o seu
pedido de patente no PCT, terá um relatório de pesquisa internacional e uma opinião escrita sobre
a patenteabilidade do seu pedido. É um serviço interessante, pois em pouco tempo, o depositante
terá conhecimento do estado da técnica mais próximo do conteúdo da matéria reivindicada e
ainda terá uma opinião sobre os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial
elaborada por uma autoridade de pesquisa e exame preliminar internacional. Com base nestas
informações, o depositante pode estudar melhor os mercados de interesse e escolher em quais
países poderá dar continuidade na fase nacional, ou seja, o depositante terá 30 meses para dar
entrada na fase nacional. Na fase nacional, ocorrerá o exame do pedido de patente, de acordo
com a respectiva legislação nacional, e só aí é que poderá haver ou não a concessão da carta
patente. Vale comentar que mesmo se a opinião sobre patenteabilidade do PCT for favorável ao
pedido, isso não é garantia de que este pedido receberá a carta patente em cada fase nacional
escolhida, e vice-versa. Lembre-se dos princípios da territorialidade e da independência das
patentes (CUP). Espero que tenha ajudado mais na compreensão do tema.

Existe uma relação de dependência entre a proteção nacional e a proteção internacional durante o
prazo de cinco anos. Caso o pedido nacional seja cancelado após os 5 anos, o registro
internacional poderá continuar valendo. Isto quer dizer que o cancelamento do pedido nacional
não interferirá na renovação internacional da marca?

No caso do pedido nacional ser indeferido durante os cinco primeiros anos, a proteção
internacional será cancelada. No caso do pedido nacional ser indeferido após os cinco primeiros
anos, o registro internacional de marca fica independente do nacional, ou seja, o registro da marca
pode ou não ser mantido dependendo apenas dos requisitos dos países estrangeiros onde a marca
foi registrada.

Qual é o objetivo do depósito internacional dos desenhos industriais?

Interessante ler sobre Patente gerando renda, pois é fácil entender que uma patente protege uma
invenção e que esta invenção pode gerar renda ao seu detentor. Mas por que legalizar uma
patente é tão difícil?

A patente, como os demais direitos de propriedade intelectual, apresenta um escopo de proteção.

Dessa forma, o solicitante precisa atender os critérios de patenteabilidade para obter uma Carta
Patente. Caso a tecnologia não atenda os requisitos de patenteabilidade, os agentes tem a opção
de utilizar outros meios de proteção conforme estudado no Módulo de "Introdução à Propriedade
Intelectual". Mas é bom lembrar que a geração de renda não é trivial, é necessário um bom
modelo de negócio e não apenas uma boa invenção.

Existe alguma iniciativa para constituir um instituto regional de patentes para o Mercosul, ou
mesmo para a América do Sul?

No momento não existe uma discussão formalizada para constituir um escritório regional na
América do Sul. Em relação ao número de escritórios credenciados pala Organização Mundial da
Propriedade Intelectual (OMPI) para realização da Pesquisa Internacional e do Exame Preliminar
no âmbito de patentes, esse número é de 16 escritórios, conforme o sítio
http://www.wipo.int/pct/en/access/isa_ipea_agreements.html.

O material nos informa que a OMPI examina os pedidos internacionais feitos pelo Protocolo de
Madrid e os classifica na lista de produtos e serviços protegidos (Classificação de Nice),
classificação esta que deve acompanhar todo pedido de registro de marca, antes de encaminhar
os pedidos para os escritórios nacionais. Considerando que cada escritório nacional possui sua
própria lista auxiliar, o escritório nacional pode alterar a classificação inicial da OMPI?

"O Escritório Internacional procede a um exame quanto à forma e um exame da classificação dos
produtos e serviços, o que significa que os institutos recebedores não terão essa tarefa, pois
sabem que os pedidos que recebem foram depositados de acordo com as regras e que os
produtos e serviços visados estão classificados de modo apropriado”. Tendo em conta que todos
os países designados por meio do Sistema de Madri para o depósito do registro internacional
adotam a Classificação de Nice, eventual lista auxiliar complementaria a classificação segundo os
procedimentos adotados nacionalmente, mas não ensejaria, ao menos em tese, a alteração
preliminar.

Por quais motivos o Brasil ainda não aderiu aos acordos internacionais de Haia e Madrid?

A adesão a acordos internacionais deve seguir uma necessidade definida como estratégica, quase
sempre contida em uma política governamental e ministerial. No entanto, estas adesões implicam
em retribuições em moeda estrangeira, o que é um elemento de peso nesta decisão. No caso do
Acordo de Haia, que trata de depósito de desenho industrial, não haveria razão devido ao baixo
número de pedidos de nacionais, bem como do pequeno interesse de não residentes em nosso
mercado. No caso do Acordo de Madrid, que trata do depósito internacional de marcas, o Brasil
tem planos de aderir ao Protocolo de Madrid, que é uma versão mais simples do Acordo, criada
justamente por alguns países como os Estados Unidos discordarem de algumas de suas previsões e
que parece mais adequada aos interesses nacionais. No caso dos Acordos que tratam de
Classificações, não é necessário aderir aos acordos para poder utilizar a mesma. Assim, o Brasil
não é signatário dos Acordos de Nice e Viena, mas utiliza as classificações no trabalho da Diretoria
de Marcas.
De que forma se dá a participação dos países nos organismos internacionais sobre PI? Quais os
critérios para admitir participantes?

A participação dos países nos vários organismos que compõem as Nações Unidas (são 16 no
momento), dentre eles a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) e Organização
Mundial do Comércio (OMC), exige uma contribuição anual que varia de acordo com a pujança
econômica de cada um e permite atuação no contexto das discussões e decisões. No caso da
OMPI, a cada tratado do qual seja partícipe, o país deve uma retribuição referente a esta adesão, o
que, em contrapartida, lhe dá direito de assento e de voto no seio das reuniões dos grupos que
são formados e que tratam de cada matéria. Assim, por exemplo, o Brasil é parte do Acordo de
Estrasburgo, que trata da Classificação Internacional de Patentes, e por isso ele participa de seu
grupo de revisão com poder de decisão, juntamente com os demais integrantes do Acordo, e que
é dividido em igualdade de condições com os demais países, independente do valor de sua
contribuição. Este sistema, que vige também na OMC, é entendido como cada país um voto. Se
contabilizarmos todos os acordos e tratados dos quais o Brasil é partícipe, somente no contexto da
OMPI, veremos que a retribuição total é alta. Se pensarmos em todas as organizações das quais
ele é parte e também deve retribuir podemos imaginar o custo de manutenção nesta esfera das
relações internacionais.

Qual a diferença entre Pesquisa Internacional e Exame Preliminar Internacional? O que é feito
mais especificamente em cada etapa? O que é analisado em uma patente ou modelo de utilidade?

A Pesquisa internacional é realizada na primeira fase do PCT, é obrigatória e tem como objetivo
principal determinar o estado da técnica relevante. Nesta fase, além da pesquisa é elaborada uma
opinão escrita sobre os requisitos de patenteabilidade com base nos documentos relevantes
apontados.
O Exame preliminar internacional é realizado na segunda fase do PCT, é opcional e tem como
objetivo principal realizar um exame preliminar sobre os requisitos de patenteabilidade no pedido
internacional modificado com base no Artigo 34.
O PCT não faz distinção entre uma patente de invenção ou modelo de utilidade. Além da análise
dos requisitos de patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial),
problemas relativo à falta de unidade de invenção, clareza e fundamentação teórica também são
apontados.

Eu posso fazer um depósito de pedido de Patente de Modelo de Utilidade utilizando o PCT?

É possível, sim, efetuar depósito de Modelo de Utilidade pela via do PCT, lembrando sempre que
nem todos os países dispõem de proteção de MU em suas legislações, fato que deve ser
observado quando da eleição dos países para a fase nacional. Segue link do site da OMPI em que
há previsão no artigo 2º do Tratado do PCT aos tipos de pedidos aceitos para tramitação,
incluindo-se o MU: http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a2.htm#_2
A enxurrada de marcas e desenhos industriais de empresas internacionais em nosso país, caso o
Brasil assinasse tais acordos, poderia inviabilizar a atividade econômica de muitas empresas desse
porte?

A adesão do Brasil aos acordos internacionais relativo a operacionalização da propriedade

intelectual pode ou não interferir na competitividade das empresas. É necessário analisar algo
mais amplo como os fatores de competitividade das empresas brasileiras como: custo de
produção, capacidade de promover Pesquisa e Desenvolvimento, inserção internacional e fatores
institucionais.

Se uma pessoa desenvolve um produto novo, com marca nova (ainda não conhecida), nada
parecido no mercado, ela pode solicitar proteção para patente, desenho industrial ou modelo de
utilidade e para marca? Para cada item destes é uma taxa? E deve fazer isso para cada país em que
quiser proteção?

Primeiramente, é necessário diferenciar inovação e invenção. A inovação é a inserção do produto

e/ou processo no mercado. Já a invenção é o desenvolvimento de uma solução de um problema
de um agente econômico. Em segundo lugar, é necessário ver a estratégia de proteção do
conhecimento pelos agentes econômicos em vários países. Para cada uso do instrumento de
propriedade industrial (marcas, patentes e desenho industrial), é necessário o pagamento em cada
país que o agente deseja proteger por instrumento de propriedade industrial utilizado. Cada
escritório apresenta retribuições, por isso é necessário verificar as taxas em cada país por
instrumento utilizado.

Em relação ao Sistema de Madrid, o texto do material diz que "o titular de uma marca tem
somente de preencher uma solicitação, em um único idioma, a um único escritório, e pagar taxas
para um escritório apenas". Só se paga de fato uma taxa única ou, apesar de ser somente no
escritório internacional, tem que pagar uma taxa para cada país que se deseja a proteção da
marca?

O registro internacional de uma marca pelo sistema de Madrid requer o pagamento de uma taxa
que é calculada levando em consideração a taxa complementar, a taxa suplementar e as taxas
individuais. A taxa complementar (se aplicável) está relacionada com o número de partes
contratantes, ou seja, o número de países onde você deseja proteger sua marca; a taxa
suplementar (se aplicável) está relacionada com o número de classes para além da terceira; e a
taxa individual (se aplicável) deve ser paga para algumas partes contratantes do Protocolo. Na
página da WIPO (http://www.wipo.int/madrid/en/madrid_simulator/) tem um simulador de
custos de um depósito internacional de marcas pelo Sistema de Madrid. Você indica o país de
origem, o tipo de marca, se nominativa, figurativa, se colorida,... escolhe os países onde quer
proteger a marca e o sistema exibe o total das taxas a serem pagas.

A chamada classificação de Nice é um acordo ou tratado internacional? Para que serve essa
classificação dentro do processo de requerimento de registro de uma marca?

A maioria dos doutrinadores define Tratado, como sendo, todo acordo formal concluído entre
Estados e Organizações Internacionais, destinado a produzir efeitos jurídicos, mas apresentam
várias terminologias para designá-los: tratado, acordo, declaração, convenção, ato, estatuto,
protocolo etc. Contudo, alguns estudiosos conceituam que, Tratado é utilizado para acordos
solenes, já o Acordo é normalmente usado para tratados de cunho econômico, financeiro, cultural
e comercial. Acredito que são sinônimos, ou seja, trata-se de mera terminologia, o que importa é
se há produção de norma internacional proveniente do tratado celebrado.
A Classificação de Nice é um Acordo Internacional. Ao dar entrada em um pedido de registro de
marca, a pessoa precisará especificar quais produtos ou serviços aquela marca visa proteger. No
Brasil, o INPI utiliza a referida Classificação, a qual apresenta uma lista de classes com informação
sobre os diversos tipos de produtos e serviços e o que pertence a cada classe.

O segmento de áudio 7 diz o seguinte: "A patente tem um prazo de validade limitado. O prazo é o
mesmo para o registro de um desenho industrial?”
Resposta: “Sim, o registro tem uma duração estabelecida, que ainda não é uniforme. Acredito que
o menor prazo aplicado por um país é de dez anos. No Brasil, o prazo de proteção conferido é de
10 anos (...)". Mas a validade da proteção por patente não é de 20 anos?

A resposta do áudio 7 do módulo de Tratados Internacionais gera uma certa confusão . O trecho
“Sim, o registro tem uma duração estabelecida...” na verdade quer dizer que o registro de
Desenho Industrial tem também uma vigência determinada, mas esse prazo de vigência não é
igual ao de patentes. No Brasil, enquanto para as patentes a vigência é de 20 anos, em Desenho
Industrial a vigência é de 10 anos, sendo possível fazer 3 prorrogações de 5 anos, chegando a um
total de até 25 anos de proteção se o requerente desejar.