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Roj: Id Cendoj: rgano: Sede: Seccin: N de Recurso: N de Resolucin: Procedimiento: Ponente: Tipo de Resolucin: Resumen: MARCAS. Nulidad absoluta del registro por haberse efectuado la solicitud de mala f. Concepto y control casacional. COMPETENCIA DESLEAL. Posible concurrencia de las normas sobre propiedad industrial y sobre competencia desleal. Preferencia de las primeras si lo que se pretende es la proteccin del derecho subjetivo sobre el bien inmaterial. STS 4281/2011 28079110012011100411 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil Madrid 1 552/2008 414/2011 Casacin JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL Sentencia

SENTENCIA En la Villa de Madrid, a veintids de Junio de dos mil once. Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, el recurso de casacin interpuesto por Nordika's, SL, representada por el Procurador de los Tribunales don Jos Antonio Saura Saura, contra la Sentencia dictada, el dieciocho de enero de dos mil ocho, por la Seccin Octava de la Audiencia Provincial de Alicante , que resolvi el recurso de apelacin interpuesto, en su da, contra la que haba pronunciado el Juzgado de lo Mercantil nmero Uno de Alicante. Ante esta Sala compareci el Procurador de los Tribunales don angel Rojas Santos, en representacin de Nordikas's, SL, como parte recurrente. Es parte recurrida Norteas, SL, representada por el Procurador de los Tribunales don Jos Pedro Vila Rodrguez.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Por escrito registrado por el Juzgado Decano de Alicante el treinta y uno de octubre de dos mil seis, el Procurador de los Tribunales don Jos Antonio Saura Saura, obrando en representacin de Nordika's, SL, interpuso demanda de juicio ordinario contra Norteas, SL. En dicho escrito aleg la representacin procesal de Nordika's, SL que dicha sociedad, constituida en el ao mil novecientos ochenta y cuatro, se dedicaba a la fabricacin y venta de calzado, producto que, principalmente, identificaba en el mercado con una marca que coincida con su razn social - " Nordika's " -. Que la misma sociedad era, en concreto, titular de dos marcas mixtas, formadas por la palabra " Nordika's " debajo de una figura rectangular con una " N " y una cruz: una nacional, la nmero 2337953, que haba sido solicitada el cuatro de agosto de dos mil para distinguir productos consistentes en calzado no ortopdico para utilizar en casa - clase 25 -; y, la otra, comunitaria, nmero 1801653, concedida el nueve de octubre de dos mil uno para distinguir los mismos productos. Que dichas marcas eran notoriamente conocidas en el mercado. Que, igualmente, Nordika's, SL era titular de un modelo industrial comunitario de zapatilla casera, no registrado, cuyas reproducciones venda en el mercado desde la temporada de invierno del ao dos mil cuatro. Aadi la representacin procesal de la demandante que la demandada, Norteas, SL, tambin fabricaba y venda calzado. Que, en concreto, dicha sociedad copiaba su diseo y, adems, haba registrado unas marcas que intencionadamente se confundan con las suyas. Que esas marcas registradas por la demandada eran las espaolas nmeros 2622759, mixta, formada por la palabra " Nortea's " en un rectngulo bajo las letras " N' ", concedida para distinguir prendas confeccionadas para seora, caballero y nio y calzado; y 2591207, formada por la palabra " Norteas ".

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Aleg que su diseo gozaba de la proteccin del Reglamento 6/2002 - artculos 11, 3, 5, 6 y 19.2 -, pese a no estar registrado. Que, adems, el uso de las marcas registradas por la demandada generaba riesgo de confusin y asociacin con las suyas. Que haba requerido de cese a la demandada. Que la demandada tambin cometa actos de competencia desleal, en concreto, los previstos en los artculos 6, 11 y 12 Ley 3/1991, de 10 de enero , de competencia desleal. Aleg que haba sufrido daos y perjuicios, como consecuencia de los actos ilcitos imputados a la demandada, los cuales se evidenciaban " ex re ipsa ". Que tambin haba tenido gastos previos a la reclamacin judicial. Y que era titular, en ltimo caso, del derecho a recibir como indemnizacin el uno por ciento de la cifra de negocio de la demandada. Precis que las acciones que ejercitaba en la demanda eran la de violacin del modelo comunitario no registrado - artculo 19.2 Reglamento 6/2002 -; la de nulidad de las marcas de la demandada nmeros 2622759, " N's Norteas ", y 2591207, " Norteas ", por riesgo de confusin - artculos 6 y 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre - y por mala fe en el registro -artculo 51.1.b) de la misma Ley -; la accin de violacin de sus marcas - artculos 34, 40 y 41 Ley 17/2001, de 7 de diciembre -; y la accin por actos de competencia desleal - artculos 5, 6, 11 y 12 Ley 3/1991, de 10 de enero -. En el suplico del escrito de demanda, la representacin procesal de la demandante interes del Juzgado de Primera Instancia competente, " una sentencia por la que: A) Se declare: 1. Que Nortea'S, S.L ha infringido los derechos del Diseo comunitario no registrado de Nordika'S, S.L. con la fabricacin y comercializacin de un modelo de idnticas caractersticas.- 2. Que Nortea'S, S.L. ha actuado deslealmente a travs de un comportamiento calificable como actos de confusin, de asociacin, de imitacin y de aprovechamiento de la reputacin ajena al comercializar unas modelos de zapatilla para casa que son una copia servil de los diseos de mi representada.- 3. Que el uso de la marca "Nortea'S" por la demandada infringe los derechos de exclusividad que ostenta mi representada sobre el registro de sus marcas Nordika'S, referenciadas en el expositivo previo de nuestra demanda.- 4. La nulidad de la marca espaola y grfica num. 2622759 NS Nortea'S y la marca num. 2591207 Norteas propiedad de la demandada, procediendo a su cancelacin de oficio en la Oficina Espaola de Patentes y Marcas.- 5. Que el uso de la razn social Norteas, SL. por la demanda viola los derechos de marca de la actora por utilizarse como elemento de asociacin y confusin con las marcas y el nombre comercial de Nordika'S, SL.- 6. Que la actuacin de la demanda descrita en los puntos anteriores ha causado a la actora daos y perjuicios en concepto de dao emergente y lucro cesante que deben ser indemnizados o compensados en todo caso.- B) Se condene a la demandada: 1. A cesar inmediatamente de toda actividad de fabricacin, ofrecimiento en el mercado, comercializacin, promocin, publicidad, distribucin y, en general, explotacin industrial o comercial de sus zapatillas para casa objeto de esta demanda y cualesquiera otras que sean confundibles con el diseo comunitario no registrado de la actora.-2. A retirar del mercado y destruir a su costa sus zapatillas para casa y cualesquiera otras que constituyan copias esenciales y confundibles de las zapatillas a que se refiere el pronunciamiento condenatorio nm. 1, incluidos, los que se encuentren en stock en los almacenes o dependencias de la demandada o de terceros depositarios Por encargo de sta, as como los correspondientes folletos, catlogos y dems Publicidad destinada a la promocin u ofrecimiento de las citadas zapatillas, aunque hayan sido lanzados con otras marcas, modelos o referencias, con destruccin, tambin a su costa, de los moldes y de la maquinaria especficamente destinados a su fabricacin.- 3. A cesar en la utilizacin de la denominacin Nortea'S tanto como marca como en la razn social, aisladamente o con otro vocablo y a la entrega a esta representacin, para su destruccin, de los catlogos, folletos, tarJetas de visita, y dems medios de publicidad en los que se anuncie Nortea'S aisladamente o con otro vocablo.- 4. A modificar hasta su inscripcin en el Registro Mercantil, su razn social Nortea'S, SL. en plazo de quince das desde que se declare firme la sentencia, excluyendo de la misma cualquier referencia a la palabra Norteas u otra asociable o confundible con la marca notoria Nordikas.- 5. Al pago por las demandadas a la actora de una indemnizacin que se determinar a lo largo de este procedimiento por la infraccin de sus derechos de propiedad industrial as como por el uso de la denominacin Nortea'S los cuales a la vista de lo establecido en la Ley de Marcas debern comprender: Las perdidas sufridas (damnun emergens): consistentes en las, actuaciones extrajudiciales y las gestiones ante la Oficina Espaola de Patentes y Marcas realizadas por la Consultora en materia de Propiedad Industrial e Intelectual Abril Abogados, y cuyo importe asciende a la suma de mil quinientos veinticinco euros (1525#) (IVA no incluido). Las ganancias dejadas de obtener (lucrum cessans): se solicitan de conformidad con el artculo 43.2 (beneficios obtenidos por la demandada con su actividad ilcita) y 43.5 de la Ley de Marcas , es decir, el 1 por ciento de la cifra de negocios realizadas por la demandada desde que inicio su actividad ilcita hasta que se dicte el fallo, incrementndose en la proporcin que se estime apropiada las cantidades resultantes, dado el carcter notorio de la marca Nordikas y la reputacin comercial de la demandante, tal y como dispone el Art. 43.3 de la LM.- 5 . A la publicacin a su costa de la

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sentencia que se dicte en este procedimiento en dos diarios de difusin nacional y dos de tirada regional.- 6. Al pago de las costas procesales.- 7. A estar y pasar por las precedentes declaraciones y condenas". SEGUNDO. La demanda fue repartida al Juzgado de lo Mercantil de Alicante, de la Marca Comunitaria y de los Dibujos y Modelos Comunitarios, nmero Uno, que la admiti a trmite conforme a las reglas del juicio ordinario, con el nmero 503/2006. La demandada fue emplazada y se person en las actuaciones, representada por la Procurador de los Tribunales doa Alicia Carratala Baez que, con tal representacin, contest la demanda. En el escrito de contestacin, la representacin procesal de la demandada aleg, en sntesis y en lo que importa para la decisin del litigio, que la actora haba solicitado el registro del trmino " Nordika's ", como marca y nombre comercial, sin xito por ser los signos confundibles con una marca prioritaria " Nrdica ". Que eran acusadas las diferencias entre las marcas en conflicto, desde los planos visual y conceptual, por lo que negaba la existencia de riesgo de confusin y asociacin. Que tambin negaba la existencia de los actos de competencia desleal y la procedencia de la indemnizacin de daos. En el suplico de dicho escrito, la representacin procesal de Norteas, SL interes el Juzgado de lo Mercantil nmero Uno de Alicante una sentencia con " desestimacin ntegra de la demanda con imposicin de costas a la parte actora" . TERCERO. Celebrados los actos de audiencia previa y del juicio y practicada la prueba que, propuesta, haba sido admitida, el Juzgado de lo Mercantil nmero Uno de Alicante dict sentencia, con fecha once de julio de dos mil siete , con la siguiente parte dispositiva: " Fallo. Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por Nordika's, SL, contra Norteas, SL, debo declarar y declaro: a) Que Norteas, SL infringe el derecho de exclusiva de los modelos comunitarios no registrados de zapatillas para ir por casa de Nordika's, modelo Dinamik, con la fabricacin y comercializacin de las zapatillas reproducidas en el fundamento jurdico octavo siguientes: (sigue un dibujo) y debo condenar y condeno a Norteas, SL a: a) A estar y pasar por la anterior declaracin. b) A retirar del trfico y destruir a su costa las zapatillas infractoras reproducidas y material publicitario, en los trminos establecidos en el fundamento de derecho trigsimo. d) A indemnizar a Nordika's en la suma de quinientos ochenta y nueve euros con sesenta y seis cntimos (589,66 #) por daos y en el uno por ciento de la cifra de negocio realizada por la demandada con las zapatillas que incorporan el modelo protegido, a fijar en ejecucin de sentencia con arreglo a las bases fijadas en el fundamento jurdico trigsimo. e) A la publicacin del fallo a su costa, en la edicin nacional del diario "El Mundo", en los trminos del fundamento trigsimo. Se absuelve a la demandada del resto de pretensiones ejercitadas. Cada parte abonar las cosas causadas a su instancia y la comunes por mitad". CUARTO. La sentencia del Juzgado de lo Mercantil nmero Uno de Alicante, de once de julio de dos mil siete , fue recurrida en apelacin por la sociedad demandante, Nordika's, SL. Cumplidos los trmites, las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Alicante, en la que se turnaron a la Seccin Octava, Tribunal de la Marca Comunitaria y de los Dibujos y Modelos Comunitarios, que tramit el recurso y dict sentencia, el dieciocho de enero de dos mil ocho , con la siguiente parte dispositiva: " Fallamos. Con desestimacin del recurso de apelacin deducido contra la sentencia dictada por el Juzgado de la Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios nmero Uno, de fecha once de julio de dos mil siete , en las actuaciones de que dimana el presente Rollo, debemos confirmar y confirmamos la mencionada resolucin, con expresa imposicin a la apelante de las costas causadas en esta alzada". QUINTO . La representacin procesal de Nordika's, SL prepar e interpuso recurso de casacin contra la sentencia de la Seccin Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, de dieciocho de enero de dos mil ocho . Por providencia de trece de marzo de dos mil ocho, el mencionado Tribunal de apelacin mand elevar las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, la cual, por auto de siete de julio de dos mil nueve , decidi: "1. Admitir el recurso de casacin interpuesto por Nordika's, SL, contra la sentencia dictada, en fecha dieciocho de enero de dos mil ocho, por la Audiencia Provincial de Alicante (Seccin Octava, Tribunal de la Marca Comunitaria), en el rollo de apelacin 578/c-21/07 , dimanante de los autos de juicio ordinario numero 503/06, del Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios nmero uno. 2. Y entreguese copia del escrito de inerposicin del recurso de casacin formalizado, con sus documentos adjuntos, a la parte recurrida para que formalice su oposicin por escrito en el plazo de veinte dias, durante los cuales estarn de manifiesto las actuaciones en la Secretaria".

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SEXTO. El recurso de casacin interpuesto por la representacin procesal de Nordika's, SL contra la sentencia de la Seccin Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, de dieciocho de enero de dos mil ocho , se compone de un nico motivo, en el que la recurrente, con apoyo en el artculo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, apartado 2, ordinal tercero , denuncia: A . La infraccin del artculo 7 del Cdigo Civil y de la jurisprudencia, sobre el concepto de mala fe, y del artculo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre . B . La infraccin de los artculos 6, apartado 1, letra b), 8 y 52, apartado 1, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre . C . La infraccin de los artculos 34, apartado 2, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, 9, apartado 1, 14 y 16 del Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 . D . La infraccin por interpretacin errnea de la doctrina de los actos propios y del principio de seguridad jurdica. E . La infraccin de los artculos 5, 6, 11 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero , de competencia desleal. SPTIMO. Evacuado el traslado conferido al respecto, el Procurador don Jos Pedro Vila Rodrguez, en nombre y representacin de Norteas, S.A., impugn el recurso, solicitando se declarase no haber lugar al mismo. OCTAVO. No habindose solicitado por todas las partes la celebracin de vista pblica, se seal como da para votacin y fallo del recurso el veinticinco de mayo de dos mil once, en que el acto tuvo lugar. Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel,

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. En las dos instancias se ha declarado infringido por la demandada, Norteas, SL, el derecho de que es titular Nordika's, SL, la demandante, sobre un modelo comunitario no registrado consistente en el diseo de unas zapatillas de lana -, conforme dispone el artculo 19, apartado 2, del Reglamento (CE) n 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001 , sobre los dibujos y modelos comunitarios. Sin embargo, tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial desestimaron las dems acciones que Nordika's, SL haba ejercitado en la demanda contra Norteas, SL: (1) La de nulidad de una marca espaola, registrada a nombre de la demandada, con el nmero 2622759 - un signo mixto, formado por la combinacin de las letras " N's ", la palabra " Nortea's " y un dibujo rectangular -, que haba sido concedida para diferenciar calzado, entre otros productos. Las causas de tal pretensin haban sido dos: (a) haber solicitado Norteas, SL el registro de la marca de mala fe y ser, por ello, aplicable el artculo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre ; y (b) generar la existencia del referido signo un riesgo de confusin con dos marcas prioritarias de la demandante - una nacional, mixta, formada por la combinacin de la letra "N" mayscula, un rectngulo y la palabra " Nordika's ", concedida, con el nmero 2337953, para identificar productos de la clase 25; y otra comunitaria, de la misma estructura, destinada a diferenciar idntico tipo de producto - y ser aplicables los artculos 6, apartado 1, letra b), 8 y 52, apartado 1, de la misma Ley 17/2001 . (2) La de violacin de las dos marcas de la demandante, antes mencionadas, a consecuencia del uso por la demandada de la suya, tambin citada, en aplicacin de los artculos 34, apartado 2, letra b), 40 y 41 de la repetida Ley de marcas. Y (3) la de declaracin y consiguientes condenas de la demandada por haber ejecutado los actos ilcitos que tipifican los artculos 5, 6, 11 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero , de competencia desleal. La sentencia de apelacin ha sido objeto del recurso de casacin de la demandante, con la pretensin ltima de que todas las mencionadas acciones sean tambin estimadas. El recurso se compone de un solo motivo, pero dividido en cinco partes. Para mayor claridad,

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daremos a cada una de ellas el tratamiento que mereceran si se hubieran formulado como motivos independientes. SEGUNDO. En el primero de los motivos de su recurso de casacin, Nordika's, SL denuncia la infraccin de los artculos 7 del Cdigo Civil, tal como es interpretado por la jurisprudencia, y 51, apartado 1 , letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas. Alega que el Tribunal de apelacin haba interpretado incorrectamente los mencionados preceptos, as como que le pareca contradictorio afirmar que la demandada copi intencionadamente el modelo comunitario de zapatilla de que ella era titular y negar la mala fe de aquella cuando solicit el registro de la marca nacional mixta nmero 2622759, " Nortea's ", para diferenciar los productos infractores, siendo que el referido signo anteriormente haba sido de su propiedad y que la solicitud fue presentada al poco tiempo de tomar ella la decisin de lanzar al mercado las zapatillas imitadas. Aade que las semejanzas del signo registrado a nombre de la demandada con los que a ella actualmente pertenecan eran evidencia de un intento de generar, tambin en este plano, un riesgo de error, por confusin o asociacin, en los consumidores y, a la vez, un intento de aprovechamiento del renombre de sus productos. Al referirse a la causa de nulidad absoluta prevista en el artculo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, el Tribunal de apelacin - que confirm la decisin apelada - utiliz tres argumentos distintos para la desestimacin de la accin: (a) la inexistencia de riesgo de confusin, ya declarada al decidir sobre la nulidad relativa, con fundamento en el artculo 52, apartado 1, en relacin con el 6, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001 ; (b) la caducidad por falta de renovacin de la marca de que, en su da, haba sido titular la demandante, despus registrada lcitamente a nombre de la demandada; y (c) la declaracin de la infraccin del modelo comunitario y de la ilicitud de la copia del diseo de zapatilla de que era titular la demandante. I. Ha de recordarse, antes de entrar en el examen del motivo, as planteado, que, como sealan las sentencias 1264/2001, de 28 de diciembre , 1211/2002, de 16 de diciembre , 827/2003, de 17 de septiembre , 409/2006, de 6 de abril , 462/2009, de 30 de junio , entre otras muchas, la afirmacin o negacin de la buena fe constituye, a los efectos del extraordinario recurso de casacin, una cuestin de hecho cuya determinacin compete a los juzgadores de las instancias; pero, tambin, que implica, a partir de los siempre respetables hechos probados, la utilizacin de un concepto jurdico indeterminado en el que ha de quedar subsumida la conducta de que se trate, mediante una operacin que puede ser sometida a revisin casacional. La sentencia 278/2010, de 13 de mayo , precis, al respecto, que la apreciacin de mala fe, en la perspectiva de la fijacin de los datos de hecho, corresponde a la valoracin de la prueba; pero la significacin jurdica de dichos datos una vez demostrados, forma parte de un juicio tcnico jurdico que la casacin permite valorar de nuevo. De acuerdo con ello, los hechos declarados probados en las instancias han de ser respetados en casacin, mientras que la correccin de la subsuncin de los mismos bajo el concepto buena fe puede ser revisada en dicho recurso. II. Esa distincin entre juicios de hecho, regidos por las normas de valoracin de prueba, y juicios de valor que, a partir de lo que se haya probado, permiten afirmar la identidad del supuesto fctico litigioso con el enunciado como premisa en la norma aplicable, alcanza tambin a la afirmacin o negacin del riesgo de confusin, como han puesto de relieve las sentencias 717/2006, de 7 de julio , 1230/2008, de 15 de enero de 2009 , 119/2010, de 18 de marzo , entre otras muchas. TERCERO. La norma, meramente facultativa para los Estados miembros, que contiene la letra d) del apartado 2 del artculo 3 de la Directiva 89/104/CEE , ha sido incorporada al artculo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , que describe como causa de nulidad absoluta del registro de la marca el que el solicitante hubiera actuado de mala fe. Esa sancin por violacin de la buena fe, que opera a modo de vlvula del sistema, permite valorar el comportamiento de quien solicita el registro, no a la luz del resto del ordenamiento marcario, sino comparndolo, en un plano objetivo, con el modelo de conducta que, en la situacin concreta a considerar, fuera socialmente exigible - en ese plano la buena fe est referida a un estndar o arquetipo, como sealaron las sentencias 760/2010, de 23 de noviembre y 462/2009, de 30 de junio , sta en relacin con el artculo 3, apartado 2, de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre -, aunque sin prescindir del plano subjetivo

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-en el que la buena fe se identifica con un estado psicolgico de desconocimiento o creencia errnea, que como toda equivocacin, ha de ser disculpable para poder tomarse en consideracin-. Una de las manifestaciones tpicas de actuacin de mala fe es, en este mbito, la que tiene lugar cuando se intenta, mediante el registro de una marca, aparentar una inexistente conexin entre los productos que la misma identifica o va a identificar y los de un tercero que estn distinguidos con otra renombrada, buscando, con una aproximacin de aquel signo a ste, obtener el favor de los consumidores con el aprovechamiento indebido de la reputacin del segundo. Pues bien, el relato de hechos probados contenido en la sentencia recurrida justifica la aplicacin de la sancin de nulidad absoluta, de que se trata, al registro de la marca a que se refiere el motivo. En efecto, consta probado que Nortea, SL solicit el mencionado registro - que, como se expuso, era de una marca mixta que haba pertenecido a Nordika's, SL, hasta su caducidad por falta de renovacin con el propsito evidente, por comprobado, de utilizarla para identificar en el mercado, especficamente, un tipo de zapatilla que - en declaracin judicial que ha ganado firmeza - constitua una copia - en el sentido del apartado 2 del artculo 19 del Reglamento (CE) n 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001 - del modelo de que se sirve la fabricante actora para elaborar sus productos, que tienen una indudable implantacin en el mercado, en el que se distinguen con las marcas mixtas, nacional y comunitaria, nmeros 2337953 y 1801653 de que la ltima es titular. En ese contexto, las demostradas imitacin de los productos de la demandante e identificacin de las zapatillas infractoras con una marca de la que haba sido titular la demandante, multiplica la significacin de las semejanzas existentes entre uno y otro signo - fundamentalmente, por su composicin mixta similar, la importancia que, en el conjunto, se atribuye a la letra " N " y el uso del apstrofo para indicar el genitivo sajn -, aunque slo sea al efecto de teir la solicitud de registro de un componente de mala fe - en el sentido de arquetipo de conducta sobre un soporte de conocimiento de la existencia de los signos prioritarios -, cuya afirmacin no es incompatible con la negacin, efectuada por los Tribunales de las instancias, de la concurrencia del riesgo de confusin y, por ello, de la infraccin de la prohibicin relativa tipificada en el artculo 6, apartado 1 , letra b), en relacin con el artculo 52, apartado 1, ambos de la Ley 17/2001 . El motivo, por lo expuesto, ha de ser estimado. CUARTO. La estimacin del motivo primero convierte en innecesario entrar en el examen de otros dos: El segundo, en el que la recurrente pretende la declaracin de la nulidad del mismo registro, bien que ahora por la infraccin de la prohibicin relativa que tipifica el artculo 6, apartado 1, letra b), en relacin con el 52, apartado 1, ambos de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre - normas que son las indicadas como infringidas -. Y el cuarto, en el que, sin identificar el precepto violentado - lo que, por s, es bastante para la desestimacin -, la recurrente pretende, con el mismo fin de anulacin del asiento registral, que se niegue a determinado comportamiento suyo la significacin de acto propio. QUINTO. En el motivo tercero de su recurso de casacin, Nordika's, SL denuncia la infraccin del artculo 34, apartado 2, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas, en relacin con los apartados 1 de los artculos 9, 14 y 16 del Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 , sobre la marca comunitaria. Afirma que el enjuiciamiento relativo al riesgo de confusin no haba sido correctamente desarrollado por el Tribunal de apelacin, puesto que no tuvo en cuenta la impresin de conjunto que la marca de la demandada produca en quienes eran sus principales destinatarios. A su vez, sostiene la recurrente que el Tribunal de la primera instancia haba extendido excesivamente el territorio en el que ella debera haber probado la realidad del riesgo que denunciaba. SEXTO. El motivo no guarda la necesaria relacin con la razn determinante de la decisin recurrida. En efecto, el Tribunal de apelacin - cuya sentencia no hay que olvidar es la nica recurrida desestim la accin de violacin de las marcas, nacional y comunitaria, de la ahora recurrente, no por la razn que sta seala en este motivo - no haberse probado la existencia del riesgo de confusin -, sino -

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como resulta de la lectura del fundamento de derecho segundo de dicha resolucin - porque el uso de la marca nmero 2622759, por parte de Norteas, SL, vena legitimado por un registro, concedido y vigente. De esa falta de correlacin argumental deriva que, en ningn caso, un hipottico xito del motivo se traducira en el del recurso, ya que el fallo de la sentencia de apelacin se seguira apoyando, en sus mismos trminos, en unas razones jurdicas no impugnadas. El motivo se desestima. SPTIMO. En el ltimo de los motivos de su recurso de casacin, seala Nordika's, SL como normas infringidas las de los artculos 5, 6, 11 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero , de competencia desleal. Se refiere este motivo a la desestimacin de las acciones declarativas y de condena ejercitadas, en la demanda, por la ahora recurrente, con fundamento en la Ley 3/1991. Dicha decisin se explica en la sentencia recurrida como consecuencia de haber calificado el Tribunal de apelacin el comportamiento atribuido a la demandada como una invasin de la esfera de exclusin contenida en un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial de la demandante - el modelo comunitario - y de no proceder una doble condena por los mismos comportamientos. Sostiene la recurrente, en contra, que los actos que haba imputado a Nortea, SL superaban el mbito de la propiedad industrial y merecan ser calificados, tambin, como desleales, a la luz de la Ley 3/1991, tanto del artculo 11 - por imitacin de las zapatillas por ella fabricadas -, como de los artculos 6 y 12 - por generacin de riesgo de confusin y aprovechamiento de la reputacin ajena, en el plano de los signos -. OCTAVO. Las legislaciones sobre marcas y diseo - y otras a las que no se refiere el motivo protegen derechos subjetivos sobre los correspondientes bienes inmateriales, dotados de una facultad de exclusin con alcance " erga omnes ". La legislacin sobre la competencia desleal no tiene esa misin, sino la de servir de instrumento de ordenacin de conductas en el mercado. Es cierto que la imitacin de un producto o del signo que lo diferencia de otros puede perturbar el correcto funcionamiento de las leyes de la oferta y la demanda, al generar riesgo de error en los consumidores sobre el origen empresarial del primero y, consecuentemente, viciar la decisin de quien se dispone a adquirirlo; o implicar el aprovechamiento de la reputacin ganada con su esfuerzo por un competidor. Tambin es cierto que esa conexin, entre unas y otras normas, puede justificar que las que tipifican ciertos actos concurrenciales como ilcitos entren en juego cuando la violacin de las reglas por las que se rige el mercado sea el resultado de una invasin del mbito objetivo de la facultad de exclusin reconocida al titular de un derecho sobre un bien inmaterial especialmente protegido. Pero, para ello es necesario que los comportamientos imputados o las consecuencias derivadas de ellos no sean los mismos tomados en consideracin para la proteccin de los repetidos derechos subjetivos. De darse la identidad entre unos y otras la legislacin a aplicar es, exclusivamente, la que de un modo especfico se destina a tutelarlos. Esa identidad concurra en el caso a que se refiere el recurso, como apunt, en correcta valoracin, el Tribunal de apelacin en su sentencia. El motivo se desestima. NOVENO. La estimacin del recurso de casacin en la parte dicha, determina la improcedencia de un especial pronunciamiento sobre las costas, en aplicacin de los artculos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . El recurso de apelacin de la demandante debi haber sido estimado, tambin en parte, razn por la que el mismo pronunciamiento cumple efectuar respecto de las costas causadas con l. Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo espaoly su Constitucin.

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FALLAMOS
Declaramos haber lugar, en parte, al recurso de casacin interpuesto por Nordika's, SL, contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Alicante, Seccin Octava, de fecha dieciocho de enero de dos mil ocho . En consecuencia, dejamos sin efecto dicha sentencia y, en lugar de ella, con estimacin en parte del recurso de apelacin interpuesto por Nordika's, SL contra la del Juzgado de lo Mercantil nmero Uno de Alicante de once de julio de dos mil siete , declaramos la nulidad del registro de la marca espaola nmero 2622759 concedido a Norteas, SL. Mantenemos el resto de los pronunciamientos en dicha resolucin contenidos. Sobre las costas de la apelacin y la casacin no procede pronunciamiento de condena. Dese cumplimiento a lo dispuesto en el apartado tercero del artculo sesenta y uno de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas. Lbrese a la mencionada Audiencia la certificacin correspondiente, con devolucin de los autos y rollo de apelacin remitidos. As por esta nuestra sentencia, que se insertar en la COLECCIN LEGISLATIVA pasndose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Jesus Corbal Fernandez.- Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.- Antonio Salas Carceller.- Encarnacion Roca Trias.- Firmado y Rubricado. PUBLICACIN.- Leda y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel, Ponente que ha sido en el trmite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pblica la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el da de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.