ACESSO A RECURSOS GENÉTICOS E SUA

PROTEÇÃO NO BRASIL
PoR MARIA THEREZA WoLFF

A lNVALIDA~Ão DAS MARcAs CoNSTITUíDAS

POR ExPREssõEs DE Uso GENÉRico,
VuLGAR, CoMUM ou NECESSÁRIO
PoR LÉLIO DENícoLI ScHMIDT

A IMPRECISÃO NA DEFINIÇÃO LEGAL DE MARCA

PoR MAURICio LoPES DE OLIVEIRA

Ü MINISTÉRIO PúBLICO E O DIREITO AUTORAL

PoR EDUARDO Ss PIMENTA EVIVIANE RicCI

A DEDUÇÃO FISCAL DOS PAGAMENTOS PELA FRANQUIA

PoR Luis HENRIQUE Do AMARAL

TUTELA CAUTELAR E TUTELA ANTECIPADA:

DISTINÇÕES FUNDAMENTAIS
PoR REIS FRIEDE

DOCUMENTO
SELOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ÜBRAS INTELECTUAIS
DECRETO Nº 2.894, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1998
pARECER DA ABPI
DocuMENTo
PROTEÇÃO LEGAL DE DESENHOS E MODELOS
DIRETIVA 98/71/CE DO PARLAMENTO EUROPEU
E DO CONSELHO DA UNIÃO EUROPÉIA
DOCUMENTO
MEDICAMENTOS ÓRFÃOS
PROPOSTA DE REGULAMENTO (CE) DO pARLAMENTO
EuROPEU E DO CoNSELHO DA UNIÃO EuROPÉIA
 .,.

r·

LÉLIO DENICOLI SCHMIDT

Advogado (Advocacia Pietro Ariboni S!C)

Sumário: I. Introdução -2. Das Marcas de Uso Genérico, Vulgar, Comum ou Necessário- 3. Do Lapso Decadencial- 4. Dos Bens de Domínio Público-
5. Nulidade Superveniente ou Perecimento de Direito?- 6. Conclusões

1. INTRODUÇÃO rém, que o legislador fixou um prazo fatal para o ajuizamento

Oartigo 124 da: Lei da Propriedade Industrial (9.279/96) elen-
ca diversas hipóteses nas quais é vedada a concessão de um
registro de marca. Dentre os casos ali contidos, ganha relevo
para o presente estudo o disposto no respectivo inciso VI, à
luz do qual é irregistrável como marca sinal de caráter genéri-
co, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo,
quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir,
ou aquele empregado comumente para designar uma carac-
terística dO> produto ou serviço, quanto à natureza, nacionali-
dade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de pres-
tação do serviço, salvo quando revestido de suficiente forma
distintiva.
Caso inadvertidamente venha a ser concedido um registro de
marca que incida no óbice supra-apontado, o ordenamento
jurídico contempla o cabimento de uma ação de nulidade.
Neste sentido, o artigo 165 da Lei 9.279/96 preconiza que "é
nulo o registro que for concedido em desacordo com as dis-
posições desta lei". Àmesma exegese se chega com o exame
dos incisos 11 e Vdo artigo 145 do Código Civil. Ocorre, po-
desta ação de nulidade. Com efeito, preconiza o artigo 174 da
Lei da Propriedade Industrial que "prescreve em 5(cinco) anos
a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data
da sua concessão".
Em recentes estudos que vieram a lume sobre o tema, questio-
nou-se a incidência deste lapso qüinqüenal no que tange à hi-
pótese de nulidade de que cuida o artigo 124, inciso VI, supra-
transcrito. Adiscussão foi lançada na Revista da ABPI (voi. 35,
págs. 50/51) pelo colega Gabriel Francisco Leonardos, que, em
comentários a acórdão do Superior Tribunal de Justiça, de modo
firme sustentou que a ação para decretar-se a nulidade de re-
gistro de marca com fundamento em falta de distintividade pode
ser proposta a qualquer tempo. Idêntico é o posicionamento
de Mario Augusto Soerensen Garcia e Claudia Alves, que tam-
bém na Revista da ABPI (vol. 36, págs. 25-30) demonstraram
que o decurso do prazo previsto para a ação de nulidade não
poderia acarretar a convalescença de registros de marca inde-
vidamente concedidos a denominações genéricas.
Estimulados pela salutar discussão que se instalou, arrisca-
mo-nos a tecer as presentes linhas, no intuito de dividir com

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REVISTA DAABPI- n' 38 -JAN/FEV 1999 li

 AINVALIDAÇÃO DAS MARCAS CONSTITUÍDAS POR EXPRESSÕES DE USO GENÉRICO, VULGAR, COMUM OU NECESSÁRIO
os demais colegas as reflexões que tivemos após a leitura dos
estudos acima mencionados.
2. DAS MARCAS DE Uso GENÉRICO, VuLGAR, CoMUM ou
NECESSÁRIO
Como é sabido, a função primordial da marca é servir de ele-
mento distintivo, de modo a diferenciar determinado produ-
to, mercadoria ou serviço dos demais ofertados pela concor-
rência. Na feliz expressão de Gama Cerqueira, "as marcas as-
sumem assim toda a sua força de expressão: marcam efetiva-
mente o produto, que passa a ser um produto diferente, na
multidão dos produtos congêneres" 1• Por esta razão, veda-se
o registro como marca de expressão genérica, de uso comum,
vulgar ou necessário, pois as mesmas são destituídas de qual-
quer cun~o distintivo.
:lesão, não se cuida na esp,écie de prazo prescricional.
Aexpressao de uso comum ou necessário é a que identifica o
produto designado, constituindo o substantivo pelo qual o
mesmo é conhecido enquanto coisa. "Automóvel" e "sapato"
são exemplos de expressões de uso comum ou necessário
para aludir-se a uma espécie de veículo e de calçado. Aex-
pressão vulgar, ao seu turno, é a que por uso coloquial pas-
sou a identificar a coisa em si, como "pinga" e "grana", dentre
outras. Genéricas, por fim, são as palavras que designam qua-
lidade~ peso, valor etc., sendo este vocábulo também usado'
numa acepção lata, para abranger o conjunto das palavras de
uso comum, necessário ou vulgar.
Ajurisprudência está repleta de casos em que se impediu o
registro como marca de expressões desta ordem, como "Fei-
ra Livre de Automóveis" 2, "Banco 24 Horas" 3, "Cheese" para
produtos alimentícios 4, "Centro de Estética"5, "Karaokê"6,
"Nosso Pão" 7 etc.
I. Tratado da Propriedade Industrial, vol. 11, nº 473, págs. 756/757,
Ed. RT, 1982.
2. TFR -4•Turma- AC I07.310- rei.Min.Antôilio de Pádua Ribeiro
- j. 24111/86,publ. DJU 11/12/86.
3. TRF - 2• Região - I• Turma - AC 92.02.02639-4 - rei. Des. Fed.
Tânia Heine- j.l/6/92,publ.DJU l/7/7/92,pág.20.451,mantido
em Embargos Infringentes, j. 8/9/94, publ. DJU 1/9/5/95, pág.
27.311.
4. TRF - 2' Região - 2• Turma - AC 90.02.20656-9 - rei. Des. Fed.
D'Andréa Ferreira- j. 8/2/94, pubi.DJU 1/16/5/95, pág. 29.115 e
JSTJ eTRF 80/417.
5. STJ- Emb.Divergência em Resp 7.259-0- j.14/I0/92,pubi.DJU
16/11/92.
6. TRF- 2• Região - 4• Turma - AC 94.02.04546-5 - rei. Juíza
convocada Valéria Medeiros de Albuquerque- j.20/11/95,publ.
DJU 1/13/2/96, pág. 6.756.
l~
3. Do LAPSO DECADENCIAL
Caso, porém, quaisquer das expressões supra-arroladas
tivessem sido registradas como marca, haveria prazo para
ajuizar-se a ação de nulidade? Oartigo 174 da Lei da Pro-
priedade Industrial, como já mencionado, assinala que
as ações de nulidade de registro de marca prescrevem
em cinco anos.
Como bem destacaram Mario Augusto Soerensen Garcia e
Claudia Alves 8 ( op. cit., pág. 28), a despeito do emprego do
verbo "prescrever", esta norma encerra na verdade um pra-
zo de decadência. De fato, a ação de nulidade consubstan-
ciao exercício de um direito potestativo, caracterizado pelo
poder de sujeitar alguém à constituição, alteração ou extin-
ção de um estado jurídico. Como não se exige da parte con-
trária nenhuma prestação e o direito não é preexistente à
Partindo-se da premissa (que adiante será impugnada)
de que o artigo 174 da LPI seria aplicável à hipótese con-
tida no artigo 124, VI, do mesmo diploma legal, respeitá-
vel corrente doutrinária sustenta que isto impediria que,
uma vez ultrapassado o lapso decadencial contido naque-
la norma, se pudesse proceder ao reconhecimento inci-
dental da nulidade do registro indevidamente concedido,
numa ação de abstenção de uso ou indenização,,por exem-
plo, que o titular do registro viesse a ajuizar contra quem
dele estaria a fazer uso. É que a decadência, por extin-
guir o direito, obsta a que este possa ser invocado mes-
mo a título de defesa, como forma de excepcionar uma
pretensão alheia.
Neste sentido pronuncia-se Câmara Leal, para quem "não se
pode aplicar à decadência a máxima quae temporalis sunt ad
7. TRF- 2• Região- I' Turma- AC 89.02.01526-2- rei. Des. Fed.
Çhalu Barbosa- j. 28111/94, pubi.DJU 18/4/95, pág.21.882.
8. Op. cit., pág. 28. No mesmo sentido, Gama Cerqueira (Op.
cit., nº 688, págs. 1.08111.082) e Fábio Konder Comparato
("A Natureza do Prazo Extintivo da Ação de Nulidade de
Registro de Marcas", em Rev. de Direito Mercantil 77162).
Sobre a distinção entre direitos potestativos e direitos
prestacionais e seu inter-relacionamento com os prazos
prescricionais ou decadenciais, vide Agnelo Amo rim Filho
("Critério Científico para Distinguir a Prescrição da
Decadência e para Identificar as Açôes Imprescritíveis", in
RT300/37 e RT744/725 e ss.).
REVISTA DA ABPI - n' 38- JANiFEV 1999
 A INVALIDAÇÃO DAS MARCAS CONSTITUÍDAS POR EXPRESSÕES DE USO GENÉRICO, VULGAR, COMUM OU NECESSÁRIO
agendum, perpetua in excipiendo 9• Quer isto dizer que a deca-
dência do direito não só impede seja ele invocado por via de
ação, como ainda por via de exceção. Extinguindo-se o direi-
to pela decadência, essa extinção o torna inoperante, não
podendo, portanto, constituir o fundamento jurídico de qual-
quer alegação em juízo, quer essa alegação se faça por meio
da ação, quer, em defesa, por meio de exceção" 10•
Outro não é o posicionamento de Maria Helena Diniz 11 , para
quem "extinto o direito pela decadência, torna-se, portanto,
inoperante; não pode ser fundamento de qualquer alegação
em juízo, nem ser invocado, ainda mesmo por via de exceção.
Adecadência produz seus efeitos extintivos de modo absolu-
to". Esta também é a posição de Carlos Maximiliano 12 • Na dou-
trina comparada, expressam este sentir, entre outros, L. Gui-
9. Carlos Maximiliano explica o significado e a razão de; ser deste
brocardo nos seguintes termos: "o que é temporário, em se
tratando de ações, é perpétuo no tocante às exceções, ou, mais
sinteticamente, o direito de acionar é temporário; o de defesa,
perpétuo.( ... ) Nenhum fundamento de defesa perde a eficácia
enquanto persiste, para o adversário, a faculdade de acionar.
(... )A ação exercita-se à vontade do titular do direito; o mesmo
não se dá com a exceção, a qual ninguém pode opor quando
queira; o seu titular precisa aguardar o ataque por parte do
adversário; por isto, não seria cabível alegar inércia do
defendente, e, conseqüentemente, prescrição" (Hermenêutica
e Aplicação do Direito, n"' 347-A e 347-B, págs. 281/282, Ed.
Forense, 1990).
10. Da Prescrição e da Decadência, nº 83, pág. 127, Ed. Forense,
1959.
11. Curso de Direito Civil Brasileiro,vol.l,pág.I99,Ed.Saraiva, 1983.
Pontes de Miranda chega mesmo a destacar que o brocardo
tempora!ia ad agendum perpetua sunt ad excipiendum é falso,
pois se havia ação e esta se extinguiu ou prescreveu,a exceção
não mais subsiste (Tratado de Direito Privado, tomo VI,§ 635,
pág. 25, Ed. Borsoi, 1955).
12. Op. cit.,nº 347-E,pág.286.
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6
REVISTA DA ABP!- n' 38- JAN/FEV 1999
'.
llouard 13 e Théophile Huc 14, assinalando lsidoro Modica15 ser
esta a posição uníssona dos doutrinadores alemães.
Em sentido contrário coloca-se Rubens Limongi França, para
quem é imprescritível "a exceção de nulidade, isto é, o direito
de, à guisa de contestação, se alegar a nulidade de um ato nulo
de pleno direito, ainda que haja tempo determinado para a pro-
positura da ação" 16 . Este entendimento tem encontrado acolhi-
da na jurisprudência. Com efeito, os tribunais pátrios não têm
hesitado em reconhecer incidentalmente a invalidade de regis-
tros de marca outorgados em relação a expressões tidas como
genéricas, comuns ou necessárias, mesmo após o término do
lapso qüinqüenal de que cuida o artigo 174 supratranscrito.
Caso interessante é o da marca Ticket. Os titulares dos res-
pectivos registros ajuizaram ação cominatória de modo a in-
13. Traité de la frescription, vol.l, nº 45, pág.4~, Ed.A. Pedone, Paris,
190l.No original:"on ne devra pas appliquer aux déchéances
!e príncipe de la perpétuité de l'exception: c'est souvent sous
cette forme d'exception que la déchéance est oppossée,et elle
devre l'être dans de délai fixé par la loi,malgré la regle quae
temporalia ad agendum,perpetua ad excipiendum".
14. Commentaire Théorique & Pratique de Code Civil,tomo XIV, nº
318, pág. 389, Ed. EPichon, Paris, 1902. No original:"on decide
encare que la regle quae temporalia sunt ad agendum
perpetua sunt ad excipiendum, sur laquelle nous aurons à
revenir:ne saurait avoir d'applicatioi\ aux déchéances".
15. Teoria del/a Decadenza nel Diritto Civile Italiano, vol.l,nº 343,
pág.399,Ed. Unione Tipografico-Editrice,Turim, 1906. No origi-
nal:"é applicabile la massima quae temporalia ad agendum,
perpetua sunt ad excipiendum, alia decadenza? Accolto i!
concetto della scuola tedesca,e senza dubbio imammissibile
l'applicazione, perche, secando essa, i! diritto sottoposto a
decadenza ha una durata determinata,oltre la quale piu non
esiste, e per conseguenza e assurdo l'esercizio di un diritto
non piu esistente,sia per la via d'azione che d'eccezione".
16. Instituições de Direito Civil, pág. 219, Ed. Saraiva, 1994.
]j
 AINVALIDAÇÃO DAS MARCAS CONSTITUÍDAS POR EXPRESSÕES DE USO GENÉRICO, VULGAR, COMUM OU NECESSÁRIO

surgir-se contra a adoção por terceiros da marca Ticket Para-
naense- Ticketpar. Do acórdão do Tribunal de Justiça do Pa-
raná extraem-se as seguintes passagens de relevo: "não era
mesmo reconhecível a exclusividade do uso da expressão 'ti-
cket', que é de domínio público e é vulgarmente empregada
em língua portuguesa, inglesa e francesa, para designar um
cartão ou pedaço de papel impresso utilizado na freqüência
de casas de diversão e outros espetáculos públicos, viagem
ou veículos coletivos, enfim, serve para identificar qualquer
tipo de bilhete ou vale empregado no comércio, inclusive no
ramo de alimentação. Aexpressão aportuguesada 'tíquete' é superior 20 . Ao invés de reconhecer incidentalmente a invali-
registrada no Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa,
Ed. Nova Fronteira, 2• ed., pág. 1.680" 17 •
Orelatório do acórdão dá conta que as autoras-apelantes alu-
diram à impossibilidade de invalidação dos registros de mar-
ca que constituíam o fundamento da açã~, por já estar ultra-
passado o lapso qüinqüenal de que cuid'a a regra em exame.
O argumento, porém, não logrou acolhida, tendo o tribunal
abraçado a tese oposta. Não temos ciência se o caso chegou
a ser levado ao Superior Tribunal de Justiça.
Em outro julgado, curiosamente acerca da mesma marca Ti-
cket, o Tribunal Regional Federal da 2• Região veio a indeferir nado genérica e de uso comum, estando como tal inclusive
pedido de registro desta como marca notória. Eis a ementa
deste acqrdão: "Apelantes pretendem atribuir a marca Ticket , registro desta marca chegou a ajuizar uma ação contra um
como marca notória. ALei 5. 772/71, em seu artigo 65, item 20,
dispõe que 'não é registrável como marca: nome, denomina-
ção, sinal, figura, sigla ou símbolo de uso necessário, comum
ou vulgar quando tiver relação com o produto, mercadoria
ou serviço a distinguir, salvo quando se revestirem de suficien-
te forma distintiva'. Sentença incensurável. Apelações conhe-
cidas, porém improvidas" 18 • Também não temos informes
quanto ao trânsito em julgado deste acórdão.
Mencione-se ainda a demanda que envolveu duas empresas
do ramo de perfumaria. Uma delas era titular de um registro
de marca mista, cujo aspecto nominativo consistia na expres-
são "De luxo", que veio a ser reproduzida por outrem, com
acréscimo. Ajuizada a ação de abstenção, o Tribunal de Justi-
ça de São Paulo manteve a improcedência da demanda, repu-
tando a expressão em questão como inapropriável, por de-
19
signar estado ou qualidade superior, magnificência • Embora
isto não tenha sido explicitado no acórdão, reconheceu-se de
modo incidental a nulidade do registro de marca, a exemplo
dos outros julgados mencionados.
Em outra oportunidade, o mesmo Tribunal de Justiça de São
Paulo foi chamado a apreciar recurso que girava em torno de
registro de marca, concedido para o ramo alimentício, do qual
constava a palavra "Premium", que havia sido reproduzida
por terceiros. Otribunal considerou este vocábulo como ten-
do cunho genérico, por ser comumente usado para identifi-
car uma linha nobre de produtos, tidos como de qualidade
dade do registro, este aresto optou por dar-lhe exegese res-
tritiva, de modo a não lhe conferir a exclusividade em outras
classes de produtos, por maior que fosse a afinidade.
Outro caso que guarda pertinência com o tema é o que envol-
veu de um lado a marca Fórl!1ica. Atitular do registro desta
no' Brasil, em litisconsórcio ativo com sua licenciada, preten-
deu obter a condenação de uma sociedade que havia adota-
do como nome comercial a denominação Império das Fórmi-
cas Ltda. OSupremo Tribunal Federal manteve a improcedên-
cia da ação 21 , por entender que a palavra fórmica teria setor-
inserida em dicionários do idioma pátrio. Aliás, o titular do
conhecidíssimo lingüista, insurgindo-se contra a inclusão em
um dicionário do significado da palavra fórmica. OSTF repu-
tou lícita esta inserção, destacando que a mesma não poderia
ser considerada como uso indevido da marca, já que se ateve
ao sentido genérico do termo, consagrado pela linguagem
22
popular •
4. Dos BENS DE DoMíNIO Púsuco
A nosso ver, o encaminhamento do tema passa pela com-
preensão de que as expressões de uso comum, genérico, vul-
gar ou necessário estão contidas no domínio público e na
percepção das conseqüências que daí advêm.
Ensina Pontes de Miranda23 que "dizem-se marcas livres, ou
sinais livres, os que já pertencem ao domínio comum. Acons-

17. TJPR- 2• Câmara Cível- AC 45.743-2- j. 6/3/96- publ.DJU25/3/96.
18. TRF- 2• Região- 3• Turma- AC 91.02.010006-1- rei. Des. Fed.
Celso Passos- j. II/I 0/94- publ.DJU 21/3/95, pág. 14.462.
19. TJSP- 2• Câm. Cível- AC nº 237.459- rel.Des.Lafayette Salles Jr.
- j. 24/9/74- publ. RT 475/95.
20. TJSP- I•Câm.Cível- AC nº 178. 720-1/4-rel.Des.Luís de Macedo
- j. 24/11/92.
21. STF- I>Turma- RE nº 107.892-PR- rei. Min. Rafael Mayer- j.
23/5/86- publ. RTJ 118/793.
22. STF- Pleno- RE 77.029-GB- rei. Min. Alio mar Baleeiro- j.
29111173- publ. RTJ 681258.
23. Op.cit., tomo XVII,§ 2.013, pág.33, Ed. Borsoi, 1956.

14 REVISTA DA ABPI- nº 38- JANiFEv 1999

--
AINVALIDAÇÃO DAS MARCAS CONSTITUÍDAS POR EXPRESSÕES DE USO GENÉRICO, VULGAR, COMUM OU NECESSÁRIO
trução jurídica é a das res communes omnium, sobre as quais
todos têm direito. Tudo se passa à semelhança da invenção
que se tornou coisa de todos, antes ou depois da patentea-
ção. Quando a lei se refere a 'denominações genéricas, ou
sua representação gráfica e, bem assim, às expressões em-
pregadas comumente para designar gênero, espécie, nature-
za, origem, nacionalidade, procedência, destino, peso, medi-
da, valor, qualidade, salvo quando figurarem nas marcas como
elementos verídicos, revestidas de suficiente forma distinti-
va' (DL 7.903, artigo 95, 5º) 2\ aludiu ao que é fundo comum de
cultura e de indicação e ao que, por sua generalidade, não
poderia individualizar, ou, individualizando, ofenderia direito
de outrem que poderia empregar a mesma denominação ou
expressão. Oque, se fosse de uso exclusivo de alguém, priva-
ria os outros de empregarem termo comum, não pode ser
registrado. 'O melhor canivete', 'a caneta perfeita', 'bomba
automática', 'a folha: do cafeeiro' para pacotes de café, 'dois
cajus' para suco de caju são expressões e emblemas descriti-
vos irregistráveis".
Uma vez que as expressões comuns, vulgares, necessárias ou
genéricas estão intrinsecamente ligadas ao uso do idioma
enquanto forma de substantivar ou adjetivar as coisas, inte-
gram o vocabulário sem o qual as pessoas não podem se co-
municar e se fazer entender. São, pois, de domínio público,
de uso comum do povo, a exemplo do estado da técnica de
que trata o artigo 11, caput e§ 1º, da Lei 9.279/96 25 . Fazem
parte do patrimônio cultural do país, nos termos do artigo
216 da Constituição Federal de 1988, que em seu inciso I assi-
nala que: "constituem patrimônio cultural brasileiro os bens
24. O tema hoje vem regulado pelo artigo 124, VI, da Lei de
Propriedade Industrial (9.279/96).
25. "Artigo 11. A invenção e o modelo de utilidade são
considerados novos quando não compreendidos no estado
da técnica. § Iº O estado da técnica é constituído por tudo
aquilo tornado acessível ao público antes da data dedepósito
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REVISTA DA ABPI - n' 38- JAN/FEv 1999
de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou
em conjunto, portadores de referências à identidade, à ação,
à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira, nos quais se incluem: 1- as formas de expressão".
Aprimeira conseqüência que daí se extrai é que, quando uma
palavra é registrada como marca, isto não significa que ames-
ma não possa ser usada por outrem dentro de sua acepção
semântica, ou seja, que não possa ser usada como símbolo
semiológico para referir-se ao significado que lhe é atribuído
enquanto tal. Exemplificando, o registro da marca Estrela para
identificar brinquedos não impede a coletividade de empre-
gá-la para aludir aos astros celestes. Neste sentido, a palavra
seria irregistrável como marca, pois não se poderia atribuir a
um particular a propriedade sobre um vocábulo integrante
do idioma, de uso comum do povo.
As palavras só são apropriáveis como marca descontextuali-
zadas, ou:seja, fora do significado semântico que lhes é ínsi-
to. Este aspecto foi bem explicitado por julgado do antigo
Tribunal Federal de Recursos, que destacou que "as expres-
sões vulgares, quando aplicadas em designações diversas
daquelas a que habitualmente se destinam, se podem consi-
derar como de fantasia, e registradas como tais merecem pro-
teção unicamente no âmbito da classe para a qual o registro
foi concedido" 26 .
Outra' conseqüência importante reside no disposto nos arti-·
gos 65 e 66 do Código Civil. Àluz destes dispositivos, os bens
de uso comum do povo, "tais como os mares, rios, estradas,
ruas, praças" e, acrescentamos, o idioma - são públicos e
como tal integram o patrimônio da União. Ora, isto torna di-
do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso
ou qualquer outro meio, no Brasil e no exterior, ressalvado o
disposto nos artigos 12, 16 e 17".
26. TFR- 6' Turma- AC nº 78.471-RJ- rei. Min.Américo Luz- j.
18110/82- pubi.DJU 2112182.
]~
I
AINVALIDAÇÃO DAS MARCAS CONSTITUÍDAS POR EXPRESSÕES DE USO GENÉRICO, VULGAR, COMUM OU NECESSÁRIO

tos bens inalienáveis e insusceptíveis de prescrição as ações exegese está em consonância com as regras hermenêuticas
cabíveis contra quem quer que os queira usurpar. relativas à prescrição e decadência, segundo as quais a apli-
Esta peculiaridade é destacada por toda a doutrina. No dizer cação destes institutos deve receber interpretação restritiva37 .
de Clóvis Bevilácqua, "não são sujeitos a prescrição os direi- Assiste razão a Gabriel Francisco Leonardos, portanto, quan-
tos da União, dos Estados e dos Municípios sobre os bens do destaca que "a ação para que se decrete a nulidade de regis-
públicos (artigos 66 e 69)" 27 . Hely Lopes Meirelles assinala ao tro de marca com fundamento em falta de distintividade pode
seu turno que "a imprescritibilidade dos bens públicos de- ser proposta a qualquer tempo" 36• Como assinalam Mário Au-
corre como conseqüência lógica de sua inalienabilidade ori- gusto Soerensen Garcia e Cláudia Alves, não se deve admitir a
ginária"28. Para José Cretella Júnior, "tratando-se dos bens que convalescença do registro de denominações genéricas em vir-
fazem parte da dominialidade pública, seu regime jurídico tude de ter sido ultrapassado o prazo de decadência para o
superpõe-se às regras do direito de propriedade, tais como ajuizamento da ação de nulidade. Este prazo, repetimos, não é
as coloca o direito civil, porque agora estão em jogo prin- aplicável ao inciso VI do artigo 124 da LPI, pois do contrário
cípios específicos - inalienabilidade, imprescritibilidade, im- estar-se-ia dando guarida à apropriação, por um particular, de
penhorabilidade - que distinguem os bens públicos, alteran- um bem essencialmente público, sujeitando a um prazo deca-
do profundamente a antiga sistemática conhecida no campo dencial uma ação que, por normas específicas e de maior hie-
29
do direito priyado" .No mesmo sentido posicionam-se José rarquia, é imprescritível e imune à atuação do tempo.
Afonso da Silva30 , Maria Sylvia Zanella Di Pietro31 , Celso Antô- Pot se tratar de vício de ordem absoluta, o efeito da declara-
nio Bandeira de Mello32 e Odete Medauar 33. ção de nulidade há de ser ex tunc, não importando o momen-
No ordenamento jurídico, a inalienabilidade e imprescritibili- to em que esta ação seja ajuizada. As normas supra-aludidas
dade dos bens públicos encontram-se contempladas no arti- impedem que o tempo consolide algum direito para o titular
go 67 do Código Civil ("os bens de que trata o artigo antece- do registro anulando. Oato inválido não gera direito adquiri-
dente só perderão a inalienabilidade que lhes é peculiar, nos do, mormente à luz da não sujeição da ação de nulidade a
casos e forma que a lei prescrever"), nos artigos 183, § 3º, e prazo decadencial, quando relativa a expressão de uso co-
191, § úni~o, da Constituição Federal de 198834, no artigo 12, § mum, genérico, vulgar ou necessário.
1º, do DL 710, de 17 de setembro de 193835 e na Súmula 340 do ' Não havendo lapso decadência! para a ação de nulidade de
Supremo Tribunal Federal 36 • registro, sempre que fundada em falta de distintividade, esta
Se em relação aos bens públicos não há prescrição aquisitiva, invalidade é passível de ser suscitada como matéria de defe-
também não pode haver prescrição extintiva quanto às ações sa, ainda que já tenham transcorridos mais de cinco anos da
que visam reincorporá-los ao patrimônio público. Por força concessão do registro. Não terão incidência aqui as pondera-
destes princípios, o artigo 174 da Lei da Propriedade Industrial ções feitas quanto ao advento da decadência não mais permi-
não é de ser aplicável ao registro de marca concedido com tir a alegação do direito por via de exceção, pois não terá
ofensa ao inciso VI do artigo 124 do mesmo diploma legal. As havido na espécie decadência e o direito de suscitar a invali-
normas supra-aludidas afastam na espécie a vigência do pra- dade conservará a sua força seja por meio de ação, seja por
zo qüinqüenal previsto no artigo 174 da Lei nº 9.279/96 à luz meio de defesa. Élícito, portanto, proceder ao reconhecimento
do princípio da especialidade. Esta regra geral continua regu- incidental da nulidade do registro de marca concedido a ex-
lando as demais espécies contidas no artigo 124 da LPI. Esta pressão genérica, de uso comum, necessário ou vulgar, mes- ·

27. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil Comentado, vol. I,
pág. 350, Ed. Francisco Alves, 1956.
28. Direito Administrativo Brasileiro, pág.455, Ed. Malheiros, 1996.
29. Manual de Direlfo Admúlistrativo, nº 236, pág. 282, Ed. Forense,
1979.
30. Curso de D1relfo Constitucional fbsitivo,pág.278,Ed.Malheiros,
1998.
31. Direito Administrativo, pág. 374, Ed.Atlas, 1992.
32. Curso de Direito Administrativo, págs. 529/531, Ed. Malheiros,
1996.
33. Direito Administrativo Moderno, pág. 265, Ed. RT, 1998.
34. "Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião:'
35. "( ... ) Não corre usucapião contra os bens públicos de
qualquer natureza:'
36. "Desde a vigência do Código Civil, os bens dominiais como
os demais bens públicos não podem ser adquiridos por
usucapião:'
37. Neste sentido, Pontes de Miranda (op cit, tomo VI, § 666, pág.
126),Washington de Barros Monteriro (Curso de Direito Civil,
parte geral,pág. 303, Ed. Saraiva, I962), Carlos Maximiliano (op.
cit., nº 347-C, pág. 284) e Vicente Rao (O Direito e a Vida dos
Direitos, vol.l, nº' 141 e 144, págs. 231 e 234, Ed. Max Limonad,
1952).
38. Op. cit, pág. 50.

16 REVISTA DA ABPI- n' 38- JANiFEv 1999

 AINVALIDAÇÃO DAS MARCAS CONSTITUÍDAS POR EXPRESSÕES DE USO GENÉRICO, VULGAR, COMUM OU NECESSÁRIO

mo que o lapso qüinqüenal a partir da outorga do título já
tenha sido ultrapassado.
Cumpre notar que a ação de nulidade prevista nos artigos 165 e
173 e seguintes da LPl não é a única que cabe contra a conces-
são de registro de marca a uma expressão de uso genérico,
comum, vulgar ou necessário. Com efeito, a Lei nº 7.347/85 con-
templa, nos incisos lll e IV de seu artigo 1º, o cabimento de ação
civil pública contra condutas lesivas a bens públicos e outros
interesses difusos e coletivos. Ao contrário do que os artigos
3º e 4º desta lei podem sugerir, a ação civil pública pode ter por
objeto não só pedido cautelar ou de condenação em dinheiro
ou obrigação de fazer ou não fazer, mas também qualquer ou-
tro pedido hábil- de cunho declaratório ou desconstitutivo- a
reparar ou impedir a lesão, por força da remissão que o artigo
21 de tal diploma legal faz ao Código de Defesa do Consumidor
e à luz do quanto estatui o artigo 83 deste39•
' , rém, o motivo que levou à ·Invalidade terá sido concomitante
5. NUUDADE SUPERVENIENTE OU PERECIMENTO DO DIREITO?
É possível, porém, que à época da concessão do registro a
marca não fosse de uso comum, vulgar, genérico ou necessá-
rio, mas que assim tenha se tornado com o passar do tempo.
No dizer de José Carlos Tinoco Soares, "esta atuação é devi-
da primordialmente à má aplicação das marcas na distinção
dos p;odutos no mercado, posto 'que deveriam elas especifi-'
car os produtos que assinalam, cujo elemento característico
é a marca, e não deixar que a marca de produto passe a ser
entendida como sendo o próprio. Casos típicos que nos vêm
à lembrança dizem respeito às marcas Xerox, de conhecimen-
to internacional, e Isopor, de empresa nacional. Difícil será
para quem quer que seja solicitar uma "cópia eletrofotográfi-
ca", porque sempre, indiscutivelmente, pedirá uma "cópia xe-
rox", não importando qual a máquina que a tire. Por outro
lado, ninguém é capaz de pedir "um balde, uma caixa, um re-
cipiente de poliuretano granulado e expandido", porque a sua
solicitação recairá sempre em "um balde, uma caixa, um reci-
piente de isopor"40 •
Nesta hipótese, a falta de distintividade será superveniente.
Será que se poderia falar aqui em nulidade? Parece-nos que
não. Este vício fulminao ato por defeito existente em seu nas-
cedouro. Pode variar, por certo, a eficácia do reconhecimen-
to desta invalidade, quer esta seja absoluta (ex tunc), quer
seja relativa (ex nunc). Tanto num caso quanto noutro, po-
à formação do ato em questão (que no caso consiste na con-
cessão do registro).
Sobre o tema, ensina Antônio Junqueira de Azevedo41 que "a
validade é, pois, a qualidade, que o negócio deve ter, ao entrar
no mundo jurídico, consistente em estar de acordo com as
regras jurídicas ('ser regular')". Caio Mário da Silva Pereira42
igualmente destaca que "é a nulidade a sanção para a ofensa
à predeterminação lega1". Portanto, a mácula caracterizadora
da invalidade deve existir no momento da prática do ato jurí-
dico ao qual a mesma se refere.

39. 'fl,rtigo 83. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos
por este Código são admissíveis todas as espécies de ações
capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela." Sobre
esta integração entre as normas de direitos difusos e coletivos,
vide Nélson Nery Júnior (Comentários ao CPC, pág. 404, Ed.
RT, 1996,em colaboração com Rosa de Andrade Nery,e Código
Brasileiro de Defesa do Consumidor, pág. 774, Ed. Forense
Universitária, 1998) e Rodolfo de Camargo Mancuso (Ação
Civil Púb/ica,pág.36,Ed.RT, 1997).
40. "Os Direitos da Propriedade Industrial como Instrumentos
para a Defesa do Consumidor", in RT 549/31.
41. Negócio Jurídico - Existência, Validade e Eficácia, pág. 52, Ed.
Saraiva, 1986, grifamos.
42. Instituições de Direito Civil, voi.I, nº 109, pág. 439, Ed. Forense,
1990, grifamos.

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 A INVALIDAÇÃO DAS MARCAS CONSTITUÍDAS POR EXPRESSÕES DE USO GENÉRICO, VULGAR, COMUM OU NECESSÁRIO
Esta sistemática é incompatível com a situação ora em foco.
Antes de perder a distintividade, o registro de marca não con-
tinha nenhum vício ou ineficácia. Não pode, pois, vir poste-
riormente a ser reputado como nulo, pois o ordenamento ju-
rídico não contempla hipóteses de nulidade superveniente.
Conseqüentemente, o prazo do artigo 174 da LPI não tem apli-
cação na espécie, já que o mesmo só se refere à ação de nuli-
dade, não sendo esta a ação cabível na hipótese.
Quando a falta de distintividade vier a se manifestar pos-
teriormente à outorga do título de propriedade sobre a mar-
ca, não nos parece que seja caso de nulidade ou mesmo de
anulabilidade, mas sim de superveniente ineficácia. Ao setor-
nar genérica, a marca terá perdido a sua característica essen-
cial (a distintividade). Isto acarretará o perecimento do direi-
to de exclusividade que advinha do registro. Incidirá na espé-
cie o artigo 77 do Código Civil: "perece o direito, perecendo o
seu objeto", tendo-se presente o disposto nd artigo 78, inciso
I, do mesmo diploma legal, sendo o qual "entende-se que pe-
receu o objeto do direito: 1- quando perde as qualidades es-
senciais ou o valor econômico". Tudo se passará como os
terrenos definitivamente invadidos pelo mar: extingue-se o
direito de propriedade que sobre eles havia.
As hipóteses de extinção do registro de marca não estão
exaustivamente contempladas no artigo 142 da LPI 43 • Há de
'
ser acrescentada '
a hipótese de que cuidam os artigos 77 e
78, I, do Código Civil. Esta regra geral se aplica cumulativa-
mente àquela norma especial, pois entre elas não há coli-
dência. Como preconiza o artigo 2º, § 2º, da Lei de Introdu-
ção ao Código Civil, "a lei nova, que estabeleça disposições
gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem
modifica a lei anterior".
Diante deste perecimento de direito, não mais subsiste a obri-
gação passiva universal de abster-se do uso da expressão que
havia sido registrada como marca. Ainexistência desta rela-
ção jurídica pode ser reconhecida seja por intermédio de ação
(de cunho declaratório, nos termos do artigo 4º, inciso I, do
CPC44, e como tal imprescritível), seja por meio de defesa.
Tanto numa quanto noutra situação, o artigo 124, VI, da LPI
será útil não para demonstrar a nulidade do registro, mas sim
a superveniente perda do direito (e conseqüente ineficácia)
que nele vinha consubstanciado, devendo-se conjugá-lo com
os artigos 77 e 78, I, do Código Civil.
43. '1\rtigo 142.0 registro da marca extingue-se: I- pela expiração
do prazo de vigência; I!- pela renúncia, que poderá ser total
ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados
18
Em suma, a superveniente falta de distintividade opera tal qual
uma condição resolutiva e leva à extinção do direito de exclusivi-
dade sobre o registro, extinção esta que pode ser reconhecida
tanto incidentalmente quanto por meio de ação declaratória para
tanto ajuizada. Esta ação declaratória não se sujeita ao prazo
decadencial que o artigo 174da LPI contempla para o ajuizamen-
to das ações de nulidade de registro de marca. Este dispositivo
só se aplica às ações cuja causa de pedir se situa no plano da
invalidade dos atos jurídicos. Já alide que integra a ação declara-
tória acima aludida diz respeito ao âmbito da ineficácia dos atos
jurídicos (não se alega que a concessão do registro tenha sido
nula, mas sim que o direito nele contido extinguiu-se), não ha-
vendo prazo estipulado para o seu ajuizamento.
6. CONCLUSÕES
I. Qudndo uma expressão é registrada como marca, isto não:
significa que a mesma não mais possa ser empregada por
outrem dentro de sua acepção semântica, isto é, como sím-
bolo semiológico para referir-se ao significado que lhe é atri-
buído enquanto palavra integrante do vocabulário. As pala-
vras só são apropriáveis como marca descontextualizadas,
ou seja, quando não guardam relação com o objeto que usual-
mente designam.
2. 'As expressões comuns, vulgares, necessárias ou genér1cas
estão intrinsecamente ligadas ao uso do idioma enquanto for-
ma de substantivar ou adjetivar as coisas, integrando o voca-
bulário, sem o qual as pessoas não podem se comunicar e se
fazer entender. Diante de sua absoluta falta de distintividade,
não podem ser registradas como marca, quando esta se refe-
rir aos produtos, mercadorias ou serviços ligados ao signifi-
cado que estas expressões têm na qualidade de vocábulo cons-
tante do idioma.
3. Por serem de uso comum do povo, tais expressões são de
domínio público e integram o patrimônio cultural do país, nos
termos do artigo 216, inciso I, da Constituição Federal de 1988 e
dos artigos 65 e 66 do Código Civil. Isto torna estas expressões
inalienáveis e insusceptíveis de prescrição ou decadência as
ações cabíveis contra quem quer que delas tenha se apro-
priado, a teor do disposto nos artigos 183, § 3º, e 191, parágrafo
único, ambos da Constituição Federal, no artigo 67 do Código
Civil, no artigo 12, § 1º, do DL 710/38 e na Súmula 340 do STF.
pela marca; III- pela caducidade; ou IV- pela inobservância
do disposto no artigo 217:'
44. '1\rtigo 4º-0 interesse do autor pode se limitar à declaração:
I- da existência ou inexistência de relação jurídica:·
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 AINVALIDAÇÃO DAS MARCAS CONSTITUÍDAS POR EXPRESSÕES DE USO GENÉRICO, VULGAR, COMUM OU NECESSÁRIO

4. Estas peculiaridades fazem com que o lapso decadencial
de que cuida o artigo 174 da LPI seja inaplicável à hipótese de
nulidade contida no artigo 124, VI, do mesmo diploma legal.
Portanto, a ação de nulidade para declarar a invalidade ex
tunc de registro de marca concedido com ofensa a esta norma
é imprescritível e pode ser exercida a qualquer tempo. Esta
matéria também pode ser suscitada por meio de ação civil
pública e a título de defesa, mesmo após o transcurso do lap-
so qüinqüenal contido no artigo 174 da LPI.
5. Por não haver decadência na hipótese, o direito de obter o
reconhecimento da nulidade dos registros de marca concedi-
dos com ofensa ao artigo 124, VI, da LPI permanece íntegro,
podendo ser exercido tanto por ação quanto por exceção, no
bojo de defesa apresentada em ações de abstenção de uso,
indenização etc. Não se aplica aqui a máxima segundo a qual,
uma vez decaído o direito, o mesmo não mais pode ser susci-
tado por ação ou por exceção.
6. Oordenamento jurídico não acolhe hipóteses de nulida-
de superveniente. Se o registro de marca, ao tempo em que
foi praticado, não contemplava nenhum vício de invalidade,
não pode posteriormente vir a ser reputado como nulo ou
anulável.
7. Na hipótese da palavra ter se tornado de uso comum, vul-
gar, necessário ou genérico posteriormente ao seu registro
como marca, a discussão deve ser travada não no plano da
nulidade ou anulabilidade, mas sim a nível de ineficácia su-
perveniente. Afalta de distintividade acarretará o perecimen-
to do objeto do registro, fulminando o direito que dele advi,
nha, nos termos do artigo 77 e 78, inciso I, do Código Civil
(que complementam o rol do artigo 142 da LPI). Tudo ocorre-
rá como se tivesse havido o implemento de uma condição
resolutiva, extinguindo-se a eficácia do registro.
8. É irrelevante para obstar esta extinção que já tivesse sido
ultrapassado o lapso qüinqüenal do artigo 174 da LPI. Este dis-
positivo é totalmente inaplicável, por só se referir às ações que
questionam os registros de marca no plano da validade. Não é
esta a ação cabível na hipótese de ineficácia superveniente, pois
aqui não se alega a invalidade do registro ao tempo de sua con-
cessão, :mas sim o seu posterior perecimento. Esta superve-
niente ineficácia pode ser suscitada tanto por meio de defesa
quanto por intermédio de uma ação com vistas a declarar a
inexistência (insubsistência) da obrigação de respeitar a exclu-
sividade do registro de marca ou de indenizar os prejuízos que
o desrespeito a esta exclusividade tiver originado.

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