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Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra

MBA / Mestrado em Marketing

Direito da Concorrncia
Docente: Prof. Dra. Catarina Frade

Imitao de Marcas
Castio Vs Castial

Elaborado por: Duarte Bernardo Francisco Sousa

Coimbra, Junho de 2009

Introduo A marca constitui sinal distintivo de produtos e mercadorias, servindo para distinguir produtos semelhantes e afins, assim como servios de uma empresa dos de outras. A marca assenta essencialmente em cinco princpios: novidade (devem ser novas, distintas e inconfundveis); princpio da especialidade (as marcas devem ser novas, distintas e inconfundveis, tratando-se de produtos com funo idntica ou afim, aferindo a semelhana e afinidade atendendo ao aspecto grfico, fontico e questo conceptual art. 158., n. 1 al. b) e art. 189., n. 1 al. m) do Cdigo da Propriedade Industrial); princpio da capacidade distintiva (a marca deve individualizar e distinguir produtos art. 165., n. 1 e 2 do CPI); princpio da verdade (a marca no deve induzir em erro, nem ser enganosa no que diz respeito qualidade e provenincia do produto ou servio art. 189., n. 1 al. l) do CPI); princpio da licitude (este um princpio residual que estabelece a recusa do registo de marca que contenha bandeiras e outros emblemas de estado, smbolos religiosos e expresses contrrias moral e ordem pblica art. 189., n. 1 al. a) e j) do CPI). No que respeita ao registo, a marca deve ser registada para que se constitua direito de propriedade sobre a mesma (art. 167. do CPI). O titular de uma marca registada goza de proteco a nvel nacional, podendo alargar esse direito de propriedade a outros mercados (pases), procedendo ao respectivo registo no pas em causa. O proprietrio de uma marca goza do direito de a usar, transmiti-la ou ced-la em licena de explorao, podendo reagir contra o pedido de outrem para registo da mesma (o registo deve ser sempre recusado se existir risco de confuso). Os modos de reaco ao dispor da entidade lesada so: aco de anulao de registo, aco inibitria com base no art. 207. do CPI e a exigncia de responsabilidade civil nos termos do art. 483. do Cdigo Civil. Dentro do conceito geral de marcas, salienta-se ainda as marcas de grande prestgio (art. 191. do CPI), gozando as mesmas de um tratamento de favor, uma vez que no se pode registar marca igual mesmo que os produtos no sejam idnticos, de modo a evitar tirar partido da notoriedade da marca
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existente, prejudicando-a ao fazer supor que os produtos tm alguma ligao. As marcas tm essencialmente uma funo publicitria, distintiva (distinguir produtos semelhantes e afins, e identificar a sua origem) e de garantia de qualidade (tradicionalmente entendia-se que as marcas no tinham esta funo de garantia de qualidade directa e autonomamente tutelada pelo direito, derivando somente da funo distintiva, todavia, nos dias de hoje no se pode negar esta funo relativamente s marcas art. 174. e art. 175., n. 1 al. a) do CPI). O art. 216., n. 2 al. b) do CPI, estabelece que o registo caduca se a marca induzir em erro o pblico, no que respeita natureza, qualidade e origem geogrfica do produto (funo de garantia de qualidade). Para haver imitao, a marca deve ser portadora de semelhana grfica, figurativa ou fontica, face a outra marca j registada, sendo susceptvel de facilmente induzir em erro ou confuso o consumidor, no sendo possvel a este aferir a distino entre as duas, seno aps um confronto e anlise atenta das mesmas.

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Apresentao de Caso Prtico Processo 849/04 JTRC A empresa Vinalda Companhia Comercial de Bebidas, S.A., solicitou o registo da marca Castial ao INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) para proceder comercializao de vinho com a referida denominao. Esse registo foi concedido pelo INPI, passando a figurar no mercado como marca nacional n. 322.457 sob denominao Castial. A empresa Cave Central da Bairrada, S.A., com sede em Arcos, Anadia, sentindo-se lesada procedeu interposio de recurso de impugnao do despacho de 28 de Agosto de 2001 da Direco de Marcas do INPI, solicitando a substituio do referido despacho por outro que recuse o registo da referida marca, alegando existir semelhana grfica e fontica entre a marca registada pelo citado despacho com a denominao Castial e a marca n. 146.125 com designao Castio, h muito registada pela recorrente. Refere ainda que a diferena ideogrfica entre ambas aparente, mas no decisiva, existindo a possibilidade de concorrncia desleal. Tendo sido proposta no Tribunal de Comrcio de Lisboa, a aco foi remetida para o Tribunal de Anadia, por se considerar que era este o Tribunal territorialmente competente para o julgamento dos autos. Devidamente citada, ao abrigo do disposto no art. 41. do Cdigo da Propriedade Industrial, a entidade Vinalda Companhia Comercial de Bebidas, S.A., no se pronunciou. O Tribunal de Anadia considerou que os autos continham os elementos de facto e de direito necessrios ao conhecimento do mrito da causa, apreciou o recurso, proferindo sentena, na qual, aps aplicao do direito aos factos considerados pertinentes, decidiu julgar o recurso improcedente e manter a deciso do INPI em aceitar o registo. No se resignando com este desfecho, a entidade Cave central da Bairrada, S.A., entreps recurso de apelao para o Tribunal da Relao de Coimbra, passando este recurso a figurar sob o n. 849/2004.

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Argumentao As duas marcas, Castio e Castial, visam a comercializao de produtos da mesma classe (aguardentes e vinhos), logo, estamos perante produtos manifestamente afins, apresentando-se no mesmo segmento de mercado, ficando assim preenchido o conceito legal de imitao (afinidade ou identidade de produtos). Castio e Castial possuem designaes idnticas vista e ouvido do consumidor, isto , semelhana grfica e fontica (das oito e sete letras que compem as expresses em causa, seis so iguais, estando dispostas na mesma sequncia, tendo o mesmo nmero de slabas e cadncia fontica. Segundo o Prof. J. C. Pinto Coelho (in lies de Direito Comercial, pg. 396), A imitao a mais perigosa das fraudes. O imitador pretende aproveitar-se do crdito e notoriedade de uma marca de outrem mas para poder defender-se no a reproduz perfeitamente, limita-se a imit-la para poder alegar que a sua marca diferente daquela que se diz ser a imitao. Na sequncia deste raciocnio, parece-nos que se encontram preenchidos os requisitos legais do conceito de imitao a que se referem as disposies do Cdigo da Propriedade Industrial. Estamos perante a possibilidade de concorrncia desleal, uma vez que a Cave Central da Bairrada, S.A., ao solicitar a substituio do referido despacho, est convencida que a empresa Vinalda, S.A., imitou intencionalmente a sua marca, agindo de m f, o que constitui um acto de concorrncia desleal (artigos 260. e seguintes, em particular, o art. 264., n. 1 al. b) do CPI). Como se este facto no fosse suficiente, nos termos do art. 25., n. 1 al. d) do CPI, independentemente do dolo ou m f, basta que se verifique a mera possibilidade de concorrncia desleal para pr em causa a validade do registo. A marca Castio alcanou grande fama e prestigio no mercado, merecendo a preferncia do pblico consumidor, ora na realidade o consumidor at pode aperceber-se da pequena diferena existente entre as marcas, mas presumir erradamente que a marca Castial uma variante ou sub-marca usada pelo mesmo produtor do vinho Castio, atribuindo-lhe caractersticas e qualidades semelhantes. Diz o Prof. Pinto Coelho (citado por Dr. Justino Cruz, op. cit. pg. 204),
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Ora, quer se confeccione abusivamente, quer no, a marca de outrem, sempre que esta usada por pessoa diversa do seu titular, h usurpao da marca, o seu uso indevido; o comerciante usurpador adopta afinal marca igual ou a prpria marca de outrem. E esta hiptese destaca-se nitidamente do caso, muito mais comum de o comerciante ou industrial imitar a marca de outrem. Neste caso, ele no se apropria da marca do terceiro; cria uma marca nova, sua, que objectivamente diversa da primeira, pertencente a outrem. Mas ao cri-la tem geralmente o intento de provocar a confuso da sua com essa outra marca, procurando levar o pblico a adquirir os seus produtos, julgando adquirir os do titular desta, especialmente acreditada. O imitador, ao criar a sua marca no reproduz totalmente a marca alheia. Tentando escapar represso da fraude, introduz-lhe certas diferenas materiais, que so todavia insusceptveis de evitar a confuso com esta, confuso que precisamente procura. Nesta sequncia, o prprio conceito de imitao envolve sempre na sua aplicao ao caso concreto muito mais dificuldades do que o conceito de usurpao ou contrafaco de marca, pois a contrafaco simples e brutal, a imitao por sua vez sempre mais subtil, e quanto mais subtil menos evidente se torna. Ainda que no seja possvel penetrar na subjectividade do criador da marca Castial para provar a sua verdadeira inteno, subsiste em termos objectivos, a verosimilhana da imitao destinada a tirar partido do prestigio alcanado pela marca Castio e a provocar a fuga da sua clientela, atrada pela nova marca, Castial. Ou seja, nesta possvel confundibilidade das duas marcas em apreciao no assentar uma real possibilidade de concorrncia desleal que impea a concesso desta marca por fora do art. 25., n. 1 al. d) do Cdigo da Propriedade Industrial?

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Concluses Existe semelhana grfica e fontica entre as marcas Castio e Castial capaz de estabelecer a respectiva confuso no mercado. A diferena ideogrfica entre as marcas aparente, mas no decisiva, logo, a Direco de Marcas do INPI ao decidir que as marcas em apreciao no se confundem, no deu ateno subtileza da imitao. Castio adjectivo, Castial em concreto um substantivo (objecto que serve de suporte a vela). Do confronto entre os sinais em litigio, verificamos que as marcas so compostas por seis letras iguais (C-A-S-T-I-), logo, a Direco de Marcas do INPI julgou erradamente que os sinais em questo so grfica e foneticamente distintos, no considerando a possibilidade do consumidor ser induzido em erro ou confuso. Ao conceder o registo da marca Castial, o INPI atribui diferena ideogrfica um carcter decisivo que na realidade no pode existir. Ao decidir que as marcas em apreciao no se confundem, ignorando a possibilidade de concorrncia desleal, o INPI violou o disposto nos artigos 25., n.1 al. d); 189., n. 1 al. m); 193., n. 1; 260.; 264., n. 1 al. b) todos do CPI. Para uma melhor aferio da confundibilidade das marcas Castio e Castial citamos algumas decises do Supremo Tribunal de Justia onde foi considerado haver imitao: Melhor Vs Melhoral (acrdo de 17/02 de 1961); Rimifon Vs Estreptomifon (acrdo de 13/02 de 1969); Maggiolino Vs Maggi / Maggio (acrdo de 16/07 de 1976). No Tribunal da Relaco de Lisboa foi considerado haver imitao, nos seguintes casos: Biolague Vs Biolactyl (acrdo de 30/11 de 1942); Diganil Vs Digalen (acrdo de 31/10 de 1958); Robust AKtiv Vs Robustol (acrdo de 07/12 de 1966). ainda de realar que a diferena ideogrfica no foi considerada suficiente para evitar a confuso de marcas nos seguintes casos: Palitinhos da Matilde Vs Queijadas da Matilde (acrdo do Supremo Tribunal de Justia de 26/01 de 1963); Parreirinha Vs Ferreirinha (acrdo do STJ de 03/04 de 1964); Matos Vs Magos (acrdo do STJ de 14/03 de 1972); Barca Velha Vs Velho Barquinha (acrdo do STJ 09/11 de 1982).
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No que diz respeito ao caso que expomos, o Tribunal da Relao de Coimbra considerou por acrdo de 04 de Maio de 2004 que apenas poderia apreciar a identidade ou afinidade dos produtos marcados, assim como a semelhana ideogrfica, uma vez que a regra de prioridade de registo e a semelhana fontica no so discutveis no caso, na medida em que j foram aferidos e provados em Primeira Instncia (Tribunal da Comarca de Anadia). Segundo este Tribunal, o elemento ideogrfico no poder ser desligado do fontico, uma vez que a imagem no seu conjunto a que sensibiliza mais o consumidor, logo para alm de existir uma manifesta semelhana fontica das duas marcas (seis primeiras letras iguais e mesmo n. de slabas e cadncia fontica), no sentido ideogrfico embora as duas palavras tenham conceitos distintos, essa diferena como que se evapora no total dos dois elementos, uma vez os elementos nominativos so os que mais retemos no espao cognitivo da memria. Para o consumidor em geral, as marcas Castio e Castial, surgiriam como semelhantes, sendo extremamente susceptvel de induzir em erro ou confuso, estando em questo dois vinhos frisantes coexistentes no mercado regional (Bairrada) e nacional. No que diz respeito ao Este Tribunal considerou que no caso ocorreu imitao, constituindo a mesma fundamento de recusa de registo (art. 189., n.1 al. m) do CPI). que No que diz respeito questo atrs suscitada da eventual concorrncia desleal (art. 260. al. a) do CPI) este Tribunal decidiu pela real existncia da mesma, uma vez que esta assenta em princpios de correco profissional, logo a susceptibilidade de se vir a verificar confuso entre os produtos que as duas marcas assinalam suficiente para a sua ocorrncia e consequente recusa do registo da marca (art. 25., n. 1 al. d) do CPI). que expomos, o Concluindo, este Tribunal decidiu dar provimento ao recurso, recusando o registo da marca Castial, ficando assim protegida a marca Castio pois no seu entendimento ainda que no houvesse inteno de prejudicar a proprietria da marca Castio, existe uma real e efectiva possibilidade de usufruto do seu prestigio atravs da fcil confuso entre marcas em oposio e respectivos produtos do mesmo segmento.

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