Universidade Federal de Alagoas UFAL Faculdade de Direito de Alagoas FDA Curso de Graduao em Direito PLANO DE AULA Prof: Fernando

do Falco Direito Empresarial I

Nota Explicativa: Esse material de estudo foi elaborado com a finalidade de auxiliar o aluno no acompanhamento das aulas, no servindo, portanto, como substitutivo para a doutrina comercial. Vrias parfrases utilizadas no desenvolvimento do presente material tm como base as obras de GLADSTON MAMEDE, RUBENS REQUIO, RICARDO NEGRO, FBIO ULHOA COELHO e AMADOR PAES DE ALMEIDA.

DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (Continuao) 2. DESENHO INDUSTRIAL (DESIGN) - diz respeito forma dos objetos, servindo tanto para conferir-lhes beleza esttica como para diferenci-los dos demais do mesmo gnero; porm, esta formatao prpria no capaz de ampliar a utilidade do objeto, sendo considerada uma mera futilidade, caso contrrio, se adicionasse alguma utilidade ao objeto, seria um modelo de utilidade. Ex: computadores Apple, modelos de automveis etc. Na sociedade de consumo moderna o desenho industrial tem sua importncia na medida em que confere valor ao produto, uma vez que no somente a funcionalidade do produto observada no ato da aquisio pelo consumidor, mas, tambm, a beleza esttica que o diferencia de seus similares. Conceito Legal: A LPI definiu textualmente o conceito de desenho industrial, ao contrrio da inveno. Assim dispe o art. 95, ipsis litteris: Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plstica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configurao externa e que possa servir de tipo de fabricao industrial. Como se v, o conceito jurdico de desenho industrial tambm traz em seu bojo os requisitos necessrios ao seu registro (registrabilidade). Assim se dividem: a) Novidade de igual forma patente, o desenho industrial deve trazer um conceito visual inovador, sendo indito para os tcnicos do setor. Somente desta forma merecer a proteo do direito industrial. b) Originalidade ou Criatividade o desenho somente considerado original quando tem uma configurao prpria, no vista anteriormente em outros objetos. A novidade questo tcnica, enquanto a originalidade diz respeito esttica. c) Industriabilidade no registrvel a obra de carter exclusivamente artstico, uma vez que a LPI somente ampara o desenho industrial que possa servir de tipo de fabricao industrial. Faltando o requisito da industriabilidade, a obra estar amparada pelo Direito Autoral. 1/8

d) Desimpedimento existem desenhos que tm seus registros impedidos em razo de afronta moralidade e aos bons costumes, que ofendam a honra ou a imagem de pessoas, que atentem contra a liberdade de conscincia e a crena dos indivduos. Certificado de Registro: uma vez depositado o pedido de registro no INPI, tendo sido atendidos os requisitos de registrabilidade, o rgo conceder a propriedade daquele desenho atravs de um documento chamado Certificado de Registro. A partir de ento, apenas o proprietrio poder explorar com exclusividade aquele desenho que foi fruto de sua criao intelectual, estando legitimado a impedir que terceiros possam se utilizar, de qualquer forma, daquele seu bem mvel. Prazo de Durao: O registro de desenho industrial tem o prazo de durao de 10 anos, tambm contados da data em que o empresrio o requereu perante o INPI, podendo ser prorrogado por at 3 perodos sucessivos de 5 anos cada. Quanto extino do registro, direito de licenciamento e direito dos empregados, aplicamse aos desenhos industriais as mesmas disposies concernentes s patentes, com exceo da caducidade, como hiptese de extino do registro. 3. MARCAS Sinal visualmente perceptvel (expresso lingstica ou signo) que identifica os produtos ou servios realizados pelo empresrio, tendo como finalidade distingui-los de outros idnticos ou assemelhados oferecidos no mercado. Obs: O Brasil no acompanhou a tradio legislativa de pases como Alemanha e Frana (cujas legislaes comerciais sempre inspiraram a legislao nacional) ao no admitir como marca os sinais sonoros, ainda que exclusivos do empresrio, mesmo que estes identifiquem os produtos ou servios por ele ofertados. Em suma, somente se considera marca o sinal visualmente perceptvel. Antecedentes Histricos A doutrina concorda que a tradio de aplicar um sinal visual distintivo nos produtos tem como registros mais antigos o costume de ferrar o gado com um smbolo que identificava o criador, e o de assinar obras de arte. Essa tradio de marcar o gado, que perdura at os dias atuais, tinha no somente a finalidade de distinguir o rebanho de outros, para efeito de proteo propriedade, como, tambm, o de indicar a procedncia do rebanho, o que poderia lhe atribuir um valor diferenciado em razo do conceito de qualidade de que gozava o criador. No Brasil, as marcas somente receberam tratamento jurdico a partir da Constituio Republicana de 1891, tendo essa questo surgido por iniciativa do ilustre jurista Rui Barbosa, uma vez que, tendo sido constitudo para defender a marca de rap Areia Preta, pertencente sociedade Meuron & Cia., no logrou xito em garantir-lhe a explorao com exclusividade, uma vez que o Tribunal entendeu no haver qualquer crime na explorao de marcas alheias por inexistir qualquer disciplina legal que regulasse a matria. Funes: Como se percebe do prprio conceito de marca, v-se que quatro so as suas funes: (1) resguardar o investimento e a clientela do empresrio, (2) distinguir os produtos ou servios ofertados pelo empresrio de outros concorrentes ou afins, (3) criar uma iden2/8

tidade visual do produto ou do servio com o empresrio, o que na maior parte dos casos agrega valor ao objeto, e (4) impedir que haja confuso no mercado de consumo, pois direito do consumidor conhecer a origem do objeto de seu contrato. Importncia da Marca na Sociedade de Consumo Moderna: Diante da inegvel constatao de que a concorrncia no mercado de consumo vem se tornando cada dia mais acirrada, pois a grande oferta de produtos e servios de mesma natureza tem exigido dos empresrios maiores esforos na conquista e manuteno de clientes, a marca tem se apresentado como uma ferramenta poderosa de fidelizao do cliente aos produtos e servios. Tamanha a importncia das marcas na atividade empresarial que, em alguns casos, o seu valor patrimonial chega a suplantar o valor de todos os outros ativos do estabelecimento empresarial. Em pesquisa realizada no primeiro trimestre de 2011, a consultoria financeira americana BrandFinance classificou as marcas mais valiosas do mundo:

Classificao: As marcas classificam-se sob diversos aspectos, dentre os quais se destacam a seguir os mais importantes: 1) Quanto a sua aplicao: segundo o disposto no art. 123 da LPI, as marcas tuteladas so as seguintes: A Marca de Produto ou de Servio distingue produto ou servio de outro idntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

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B Marca de Certificao atesta a conformidade de um produto ou servio com determinadas normas ou especificaes tcnicas, notadamente quanto qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada. Ex: Inmetro, ISSO 9002 e ABIC.

C Marca Coletiva informa que o fornecedor do produto ou servio filiado a uma determinada entidade. Ex: ABRINQ e no CFC.

2) Quanto a sua forma: o critrio diz respeito aos elementos visuais que constituem a marca; so elas: A Nominativas elemento visual puramente verbal constitudo apenas por nomes, palavras, denominaes ou expresses lingsticas; no tem qualquer elemento visual diferenciado. Ex: Editora Brasileira de Direito, Itapuca e Carioca. B Figurativas elemento visual constitudo por desenho, figura, emblema, monograma, smbolo, ideograma de lngua, qualquer forma estilizada de letra ou nmero, ou qualquer outro sinal distintivo, exceto o verbal. Ex: Volkswagen, Msn e Windows.

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C Mistas elemento visual formado pela combinao de elementos nominativos e figurativos ou somente elementos nominativos cuja grafia se apresente de forma estilizada. So os mais freqentes. Ex: Ita, Ford, Bradesco, Coca-Cola, Nokia e Sony.

D Tridimensionais constituda pela forma plstica de produto ou de embalagem que tenha por si s a capacidade de distinguir o produto, sem qualquer efeito tcnico; elemento visual apresentado nas vrias dimenses visuais, com signos em viso frontal, lateral, superior, inferior e, em alguns casos, em perspectiva. Ex: Colgate.

Registrabilidade: a LPI no especificou quais marcas so suscetveis de registro pelo INPI; entretanto, em seu art. 124, a LPI enumerou 23 (vinte e trs) hipteses de signos visuais que no so registrveis, o que denota que tudo aquilo que no estiver ali enquadrado poder ser registrado como marca. Legitimidade para Requerer o Registro - Tanto pessoas naturais quanto jurdicas, sejam de direito pblico ou privado, podem requerer o registro de marca perante o INPI, segundo dispe o art. 128 da LPI. Porm, caso o requerente seja pessoa jurdica de direito privado, o que acontece na imensa maioria dos casos, a marca deve guardar obrigatoriamente relao com o objeto social da empresa. Quanto s marcas coletivas, estas somente podero ter seu registro solicitado por pessoa jurdica que exera representatividade daquela coletividade, enquanto o registro das marcas de certificao s pode ser requerido por pessoa que no tenha interesse comercial ou industrial direto no produto ou servio atestado. A Funo Social da Marca: Questo das mais hodiernas em matria de registro de marca a funo social que ela desempenha na sociedade. Alm de elemento distintivo de produtos e servios, a marca protege o consumidor pela sua prpria identificao, garantia de quali5/8

dade no consumo. Por esta razo, empresarialistas modernos sustentam a tese de que a LPI encerra disposies de natureza de direito privado e, tambm, de direito pblico. Acompanhando esse entendimento, o CDC definiu como Princpio das Relaes de Consumo a proteo marca, ipsis litteris: Art. 4 A Poltica Nacional das Relaes de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito sua dignidade, sade e segurana, a proteo de seus interesses econmicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparncia e harmonia das relaes de consumo, atendidos os seguintes princpios: (...) VI - coibio e represso eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrncia desleal e utilizao indevida de inventos e criaes industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuzos aos consumidores; (transcrio grifada e destacada) Requisitos necessrios ao registro de marca: Os requisitos de registrabilidade das marcas se assemelham aos mesmos das patentes, apresentando, apenas, singelas diferenas que sero vistas a seguir: A) Novidade Relativa no se exige que o signo ou expresso lingstica utilizada pelo empresrio para identificar seu produto ou servio seja absolutamente desconhecido. O que deve ser nova a utilizao daquele sinal na identificao do produto ou servio. B) No-Colidncia com Marca Notria uma vez que o Brasil signatrio da Conveno Unio de Paris, convencionou-se que as marcas notoriamente conhecidas, mesmo no registradas no INPI, merecem a proteo do direito industrial. C) No-Impedimento alguns signos so impedidos de registro, a exemplo das armas oficiais do Estado, do nome civil da pessoa sem seu expresso consentimento etc. A descrio completa dos impedimentos se encontra no art. 124 da LPI. Marcas de Alto Renome e Marcas Notoriamente Conhecidas O INPI classifica as atividades econmicas em Indstria, Comrcio e Servios. Sendo assim, o titular do registro de uma marca ter a proteo do direito industrial no tocante a sua explorao exclusiva, dentro dos limites desta classificao, no podendo se opor utilizao de marca igual ou semelhante por empresrio em atividade enquadrada em outra categoria fora daquela em que foi concedido o registro. Entretanto, existem marcas que, uma vez registradas, gozam de proteo especial definida em lei. So elas: A) Marcas de Alto Renome previstas no art. 125 da LPI, so aquelas largamente conhecidas no Brasil, em toda a sua extenso territorial, tendo, por conta disso, proteo especial em todos os ramos de atividade; inovao introduzida no ordenamento jurdico brasileiro sem regulao similar na Conveno Unionista.

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B) Marcas Notoriamente Conhecidas previstas no art. 126 da LPI, so aquelas notoriamente conhecidas em seu ramo de atividade, gozando, por esta razo, de proteo especial, independentemente de estarem previamente depositadas ou registradas no Brasil; j existia previso legal na Conveno Unionista. Ao contrrio das Marcas de Alto Renome, as Marcas Notoriamente Conhecidas tm proteo especial to somente em relao a produtos idnticos ou assemelhados, independentemente de seu prvio registro ou depsito no Brasil. Processo de Concesso do Registro: o processo administrativo de concesso do registro de marca muito semelhante ao de patentes, podendo ser dividido em cinco etapas: A) Pedido deve ser formulado por quem tenha legitimidade ativa, conforme ressalvas estabelecidas no art. 128 da LPI; B) Exame formal preliminar o INPI verificar apenas se foram apresentados os documentos exigidos para o protocolo, tais como: modelo de requerimento, etiquetas com impresso das marcas figurativas ou mistas e o pagamento da retribuio dos servios prestados pelo rgo de registro; caso no haja irregularidade a ser sanada, ter-se- deferido o depsito, sendo imediatamente publicado o pedido na Revista da Propriedade Industrial, para que seja dada publicidade ao pedido; C) Oposies no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da publicao do pedido de registro da marca, as pessoas que tenham legtimo interesse no indeferimento do registro podero se opor ao pedido mediante pagamento de retribuio e em formulrio prprio; D) Exame do pedido trata-se da anlise do mrito do pedido, onde se investigar a anterioridade, ou seja, se a marca nova e se no colide com outra j depositada anteriormente. Verifica-se nesta fase, tambm, a legalidade do pedido; E) Expedio do certificado uma vez atendidas todas as exigncias, o requerente ter o seu pedido de registro deferido pelo INPI, cabendo-lhe comprovar o pagamento da retribuio correspondente expedio do certificado de registro e tambm referente ao primeiro decnio de proteo da marca. Prazo de Durao do Registro de Marca: O registro de marca tem durao de 10 anos, contados a partir da concesso, podendo ser prorrogado indefinidamente por perodos iguais e sucessivos. Extino do Registro de Marca: As hipteses de extino do registro de marcas so praticamente as mesmas que se aplicam s patentes; as principais so aquelas descritas no art. 142 da LPI, ipsis litteris: Art. 142. O registro da marca extingue-se: I - pela expirao do prazo de vigncia; II - pela renncia, que poder ser total ou parcial em relao aos produtos ou servios assinalados pela marca; III - pela caducidade; ou 7/8

IV - pela inobservncia do disposto no art. 217. Questes Atuais das Marcas: A) Registro de nome de domnio X Registro de marca no INPI. B) Nome empresarial x marca. Jurisprudncia: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLIDNCIA DE MARCAS. COEXISTNCIA PACFICA. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de colidncia de marcas da propriedade industrial, h impossibilidade de coexistncia pacfica entre as marcas Lilly Baby e Lillo, pois ambas so destinadas a identificar os mesmos produtos, havendo colidncia no s fontica, mas visual, inclusive no que tange a embalagens, criando a possibilidade de confuso. Proteo contra concorrncia desleal e ao direito dos consumidores (TRF-2. R. - Ac. da 4. T. publ. no DJ de 17-1-2003, p. 95 - Ap. Cv. 97.02.35491-9-RJ Rel. Des. Rogrio Carvalho - in ADCOAS 8216490)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLIDNCIA ENTRE A MARCA E PARTE DO NOME COMERCIAL. EFEITOS. No sistema jurdico nacional, tanto a marca, pelo Cdigo de Propriedade Industrial, quanto o nome comercial, pela Conveno de Paris, ratificada pelo Brasil por meio do Decreto 45.572/75, so protegidos juridicamente, conferindo ao titular respectivo o direito de sua utilizao. Havendo colidncia entre a marca e parte do nome comercial, a fim de garantir a proteo jurdica tanto a uma quanto a outro, determina-se ao proprietrio do nome que se abstenha de utilizar isoladamente a expresso, que constitui a marca registrada pelo terceiro, de propriedade desse, sem prejuzo da utilizao do seu nome comercial por inteiro, quer nos letreiros, quer no material de propaganda ou documentos e objetos (STJ - Ac. unn. da 4 T. publ. no DJ de 29-9-97, pg. 48.208 - Rec. Esp. 40.598-SP - Rel.
Min. Slvio de Figueiredo Teixeira; in ADCOAS 8158153)

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