EN COLOMBIA TODAS LAS SOCIEDADES COMERCIALES DEBERN VERIFICAR ANUALMENTE LA SITUACIN DE SUS LICENCIAS

Enero 2002 Por Daniel Pea, Cavelier Abogados La Ley 603 de 2000 impuso a los administradores de las sociedades comerciales, sean nacionales o extranjeras, la obligacin de presentar a la Asamblea, dentro de los 3 primeros meses de cada ao, un informe de gestin que contenga una exposicin fiel sobre el estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la sociedad. Inicialmente, muchos interpretaron esta obligacin como un intento por legalizar el software y los derechos de autor de todas las sociedades comerciales. Sin embargo, actualmente est claro que se trata de que las compaas revisen e informen al mximo rgano social sobre la situacin jurdica de todas las marcas, patentes, nombres comerciales, enseas y derechos de autor que usa la compaa, porque el trmino propiedad intelectual engloba todos esos conceptos. Para el efecto, los administradores estn obligados a hacer un anlisis pormenorizado de los siguientes aspectos: La propiedad titularidad de los derechos de propiedad intelectual e industrial de la compaa, La vigencia de los derechos de propiedad intelectual de la compaa (recordemos que en Colombia as como en los otros pases de la Comunidad Andina, los derechos sobre las marcas, por ejemplo, se adquieren por su registro y no por su uso) Que se haya hecho un adecuado uso de los derechos de propiedad intelectual, El correcto licenciamiento para el uso de los derechos de la propiedad intelectual ya sea como licenciantes o como licenciatarios El pago de los tributos necesarios como titulares o licenciatarios de intangibles. En cuanto al tema especfico de las licencias, los administradores deben constatar las siguientes situaciones al elaborar el informe de gestin: 1. Que en Colombia, pueden ser objeto de licencia las marcas de productos o servicios, los diseos industriales, las patentes de invencin, los modelos de utilidad, los esquemas de trazado de circuitos integrados, los nombres comerciales, la ensea comercial y los lemas comerciales, los derechos de autor sobre obras literarias, artsticas y musicales, los programas de computador, Los derechos de autor conexos, los nombres de dominio (direcciones de internet),los conocimientos tcnicos (know how) y los secretos empresariales.

2. Que revisar los contratos de licencia que ha suscrito una compaa implica realizar las siguientes actividades:

Verificar que el contrato de licencia conste por escrito Asegurarse de que el contrato de licencia est registrado segn el tipo de contrato.

Si se trata de contratos internacionales de asistencia tcnica, servicios tcnicos, ingeniera bsica, licencia o transferencia de tecnologa, los contratos deben registrarse ante el Ministerio de Comercio Exterior. Los contratos que incluyen derechos de propiedad industrial deben registrarse ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Los contratos de licencia sobre obras artsticas, literarias, derechos conexos y programas de computador, deben ser inscritos en la Oficina de Derechos de Autor.

Determinar si por el uso de los derechos de propiedad intelectual se van a realizar o se han realizado pagos de regalas al propietario de tales derechos. Determinar si se ha producido alguno de los eventos que dan lugar a la terminacin del contrato.

El administrador tambin deber verificar que en los contratos de licencia pactados por su compaa no exista una de las siguientes clusulas (que estn prohibidas en Colombia): Clusulas que obliguen la adquisicin de una determinada tecnologa.

Clusulas que pretendan la fijacin de precios de los productos por parte del licenciante. Clusulas que restrinjan el volumen o la estructura de la produccin. Clusulas que prohban el uso de la tecnologa de la competencia. Clusulas que establezcan opcin de compra total o parcial a favor del vendedor de la tecnologa. Clusulas que obliguen al comprador de la tecnologa a transferir al proveedor los inventos o mejoras obtenidas en razn del uso de la tecnologa. Clusulas que obliguen al pago de regalas por la licencia de marcas o patentes vencidas.

En lo que toca con las licencias de software, los administradores de las compaas que elaboran por estos das el informe de gestin han formulado dos inquietudes: La primera, se refiere a si existe equivalencia entre una cotizacin, una orden de compra o una factura del distribuidor y un contrato de licencia. La respuesta es claramente negativa: Solo un contrato de licencia legalmente suscrito determina la legalidad del software. La segunda inquietud se refiere a la posibilidad de que sea legal instalar un programa de software en varios computadores de una empresa con una sola licencia. La respuesta tambin es negativa ya que una de las formas de piratera ms comunes consiste en comprar una sola licencia y hacer varias instalaciones ilegales.

Cumplir con las obligaciones arriba expuestas es de vital importancia para los administradores de sociedades comerciales nacionales y extranjeras en Colombia, puesto que ellos sern responsables personal y patrimonialmente por cualquier irregularidad en el informe de gestin, sin contar con la responsabilidad penal que se puede derivar de permitir que en la empresa se realicen actos de piratera.