CONTRATOS SOBRE

TRASPASO DE TECNOLOGA
Derecho Comercial II
Profesor: Fernando Prez
Jimnez

INTRODUCCIN
El Derecho se preocupa de los negocios y
transacciones entre los sujetos de derecho.
Conocimientos cientficos y tcnicos frente al Derecho.
Tecnologa es producto del intelecto humano.
Sistema de propiedad industrial:
Sistema de proteccin legal para divulgacin del invento, o
Elegir no contar con tal proteccin especial, manteniendo el
avance tecnolgico en secreto.

Legislacin de propiedad industrial sobre invenciones:

armonizar intereses del inventor o creador (lucro del
invento) y de la humanidad (avances tecnolgicos).
Inventos y creaciones: Propiedad temporal.

 Negocios y transacciones sobre conocimientos

tcnicos.
Prcticas y formas de hacer las cosas, planes (en
documentos), conjugan conocimientos cientficos,
tecnolgicos, estadsticos y de propaganda.
Proteccin de patentes de invencin, marcas
comerciales, modelos de utilidad, diseos
industriales.
Formas de conocimiento no amparadas
especialmente por la legislacin de propiedad
industrial: know-how.

Contrato de Licencia o
Royalti
Inc. 3 N 25 art. 19 CPE: Garantiza derecho
de dominio sobre patentes de invencin,
marcas comerciales, modelos, procesos
tecnolgicos u otras creaciones anlogas
por el tiempo que establezca la ley.
Ley N 19.039, sobre Propiedad Industrial.
DFL N 3, de 2006. Fija Texto Refundido.
Privilegios industriales y proteccin de los
derechos de la propiedad industrial.

Conceptos fundamentales sobre

la Propiedad Intelectual
Objetivos de la Propiedad Intelectual (PI):
Fomentar la innovacin, la creacin y la transferencia tecnolgica
Patentes de invencin, modelos de utilidad, dibujos industriales, diseos industriales,
las topografas de circuitos integrados, las variedades vegetales y el derecho de autor.

Ordenar los mercados facilitando la toma de decisiones por el

pblico consumidor.
Marcas, denominaciones de origen, indicaciones geogrficas y la competencia desleal.

En un mismo objeto o servicio, pueden converger varios tipos de PI. Ejemplo,

quien desarrolle una nueva variedad vegetal resistente a sequas podr
protegerla mediante variedades vegetales, pero a la vez podr pedir una
marca y quizs tambin querr proteger su investigacin y documentacin
mediante derechos de autor.

Conceptos fundamentales sobre

la Propiedad Intelectual
Objetivos de la Propiedad intelectual (PI): (cont.)
Fomento a la innovacin y al emprendimiento. A travs de
los distintos derechos de propiedad intelectual, el Estado entrega
derechos exclusivos sobre las invenciones o creaciones a cambio
de que stas sean puestas a disposicin del pblico en general y
que pasen a ser parte del dominio pblico.
Los derechos de propiedad intelectual pueden ser tambin
considerados como activos de un emprendimiento o empresa,
ms aun, en pases que hacen un gran uso de la propiedad
intelectual, como Estados Unidos, donde existen verdaderas
industrias destinadas a la explotacin de derechos de propiedad
intelectual y es muy normal que ella tenga incluso ms valor que
los activos tangibles. Por ejemplo, Apple (marca), Coca Cola
(secreto industrial).

Que es la propiedad Intelectual e Industrial

En sentido amplio, la propiedad intelectual

dice relacin con toda creacin que
produce la mente humana; esto es los
inventos, modelos de utilidad, marcas,
obras literarias y artsticas, etc.
Sin embargo, en Chile el trmino
"propiedad Intelectual" se ha acuado
especficamente para una rama especfica,
como son los derechos de autor.

Qu tipos de proteccin se pueden obtener mediante los derechos de

Propiedad Industrial?

Tipos de derechos mediante registro de patentes:

Invencin,
Modelo de Utilidad,
Dibujos Industriales,
Diseos industriales y
Esquemas de Trazado o Topografas de Circuitos
Integrados.
Adems se establecen las Marcas Comerciales,
Indicaciones Geogrficas, Denominaciones de
Origen.

INAPI
Organismo que tiene a su cargo el
Registro de los derechos de
Propiedad Industrial, a que alude la
Ley 19.039, y su Reglamento, es el
INAPI (Instituto Nacional de
Propiedad Industrial), antes
Departamento de Propiedad
Industrial.

CONTRATOS DE LICENCIA
CONCEPTO: El titular o dueo de un
privilegio industrial otorga a otra persona el
uso y/o adems el goce temporal de ella
por una prestacin en dinero u otros bienes.
Se denomina tambin royalty o regala.
Generalmente unido a asesora tcnica o
franchising.

CONTRATOS DE LICENCIA
MODALIDADES
Clusula de exclusividad mientras dure el contrato. Total o
limitada a territorio, cantidad de mercadera o
establecimiento.
Mero uso del privilegio por el licensista (instranferible) o
tambin uso y goce (celebrar contratos de licencia con
terceros).
Clase de derecho: Derecho real de usufructo y/o mero
derecho personal de uso. O solo un crdito que habilita
para exigir el uso y/o goce de quin se ha obligado a ello.
Clusula sobre mejoramiento del invento: Obligacin del
licenciador de comunicar las mejoras. Deber de reserva
del licensista.

CONTRATOS DE LICENCIA
ELEMENTOS ESENCIALES
Precio a pagar y contraprestacin correlativa.
Uso y/o goce temporal por la duracin de la
propiedad industrial.
Generalmente se paga en dinero. Pagado en
otras especies o cosas de gnero se
acostumbra llamarlo royalty o regala

CONTRATOS DE LICENCIA
NATURALEZA JURDICA
Arrendamiento de cosa incorporal (art. 1916 CC): Si se otorga
solo un crdito o derecho personal para usar y gozar la patente.
Si confiere el derecho real de usufructo o mero uso, ser
compraventa o permuta.
Normas sobre transmisin y transferencias. Arts. 14, 18 bis D
Los derechos de PI son transmisibles por causa de muerte y
podrn ser objeto de toda clase de actos jurdicos, que debern
constar por instrumento privado y anotarse en extracto al
margen del respectivo registro.
Inscripcin de transferencias de dominio (tradicin del derecho)
requiere pago de un derecho equivalente a 1 UTM. No ser
oponible a terceros sin previa inscripcin.

CONTRATOS SOBRE KNOW

HOW
Origen: Dcada 40 sinnimo de prestar asistencia
tcnica. Saber cmo.
Conocimiento tcnico, procedimiento o conjunto de
informaciones necesarias para la produccin industrial,
experiencia adquirida ( no sometida a registro/patente,
que conceda exclusividad), relativamente secreto, que
tiene valor econmico y susceptible de transferir a
ttulo oneroso por contratos u operaciones comerciales.
No se agota en el proceso productivo y comprende
aspecto comercial.

KNOW HOW
Figura atpica puede comprender la cesin
de marcas, usufructo de licencias y diseos
industriales y el traspaso de informacin
consensual como mecanismo de
transferencia tecnolgica.
Utilidad econmica: Explotacin econmica
de una empresa junto a los derechos
industriales del empresario: patentes,
licencias, modelos industriales

KNOW HOW
ELEMENTOS
Partes: Dador o proveedor del conocimiento tcnico.
Receptor o adquirente a quin se transfiere el
conocimiento con obligacin de confidencialidad.
Objeto: Conocimiento tcnico que se transfiere, ya sea
en forma consensual (obligacin de hacer), en
documentos, planos informes (obligacin de dar) o
ambas.
Precio o regala: Prestacin esencial del receptor.
Tiempo: Durante el cual se efecta la transferencia.

KNOW HOW
NATURALEZA JURDICA
Operacin mercantil integrada por distintos actos jurdicos,
destinados a establecer un vnculo entre los distintos derechos y
obligaciones, que permita el logro del fin econmico perseguido
por las partes.
Otros sealan que no constituye una operacin que pueda
considerarse un negocio de naturaleza jurdica. Sera objeto de
actos jurdicos y no un acto jurdico en si mismo. Know how
aparece como la materia u objeto de negocios jurdicos segn
sea la naturaleza de la prestacin y lo que pacten las partes.
(contrato de compraventa, opcin y otros contratos
preliminares, franquicia, arrendamientos de servicios, asociacin
o cuentas en participacin, sociedad, joint venture, etc.

KNOW HOW
EFECTOS: Derechos y obligaciones de las partes
Del dador (o cedente): Traspasar el conocimiento secreto no
patentado, brindando informacin tcnica y realizar mejoras, segn
se convenga.
Del receptor (o beneficiario):
Pagar la regala (suma fija y global o monto proporcional al uso por volumen
de ventas brutas o netas, producto elaborado o vendido o tipo de medidas,
sea longitud, volumen o peso).
Mantener secreto y no ceder el conocimiento.
De ejercicio: aprovechar el conocimiento adquirido y promover la venta de
los objetos fabricados empleando la tecnologa.
Realizar mejoras segn pacto expreso.
Adquirir materias primas u otros productos exclusivamente del dador.
Devolver documentos entregados y copias.

KNOW HOW
PROTECCIN LEGAL
Art. 19 N 25 CPE reconoce a ttulo de garanta un derecho a los
conocimientos tcnicos procesos tecnolgico u otras creaciones
anlogas.
Conservacin del conocimiento secreto: Art. 284 CP castiga al que revela
secretos de fbrica.
Arts. 87 y 88 LPI: Violacin del secreto empresarial.
Arts. 331 y 404 N 4 C de C se refieren a actos de competencia desleal
entre principal y dependientes de comercio y entre sociedad y el socio de
una sociedad colectiva comercial.
2314 CC proteccin indirecta. Si violacin del deber de secreto implica un
acto ilcito civil hay indemnizacin de perjuicios.