Prof.

Sandro Marcelo Kozikoski

skozikoski@uol.com.br
Tutela jurisdicional da propriedade intelectual e do direito marcrio.
Anlise dos mecanismos processuais voltados tutela da propriedade industrial.
Tutela constitucional da propriedade industrial e do direito marcrio.

Proteo constitucional (art. 5, XXIV): reflexos.

Necessidade de pensar numa tutela jurisdicional diferenciada para o direito industrial.

Bulgarelli: direito industrial, como gnese, que engloba o direito concorrencial, o

direito de marcas e patentes e o direito autoral.

Lei n. 9.279/96 e a exigncia de proteo jurisdicional ao direito concorrencial e

ao direito marcrio.
A preocupao da lei n. 9.279/96 com a tutela jurisdicional especfica.

Art. 2o da Lei de Patentes, Marcas e Direitos conexos: A proteo dos direitos

relativos propriedade industrial, considerado o seu interesse social e desenvolvimento
tecnolgico e econmico do Pas, efetua-se mediante: I concesso de patentes de
inveno e de modelo de utilidade; II concesso de registro de desenho industrial; III
concesso de registro de marca; IV represso s falsas indicaes geogrficas; V
represso concorrncia desleal.
Proteo do nome comercial (dimenses subjetiva e objetiva).
Tutela jurisdicional: sentido e alcance da expresso.

Conotao ampliada, para fins de designar, no s o resultado do processo, como

tambm os meios ordenados e predispostos obteno desse mesmo resultado
(YARSHELL, Flvio Luiz).

Conjunto de meios de que dispe o direito processual para atender s

disposies do direito substancial (MARINONI, Luiz Guilherme).
Classificao das tutelas jurisdicionais.

A primazia da tutela jurisdicional pelo equivalente monetrio:

A influncia do direito liberal clssico.

A regra do art. 1.142 do Cdigo Civil Napolenico e sua influncia no direito

continental europeu.

Primazia conferida tutela ressarcitria.

Classificao das tutelas jurisdicionais.

Tutela jurisdicional especfica no campo das obrigaes de fazer e no fazer:

reconhecimento de que a propriedade industrial extraressarcitria (Luca NIVARRA).

SPADONI, Joaquim Felipe: Utilizao da tutela ressarcitria para determinados

tipos de direitos implica reconhecer a compra dos danos.
Insuficincia da tutela ressarcitria.

Exemplos em que a tutela ressarcitria fica aqum do desejado:

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Uso indevido da marca;
Transgresso de patente por longo perodo;
Proteo de marca notoriamente conhecida (art. 126 da Lei n. 9.279/96); etc.
Para estes casos, o consolo do ressarcimento incompatvel com a tutela
jurisdicional desejada;

Interessa, nestas situaes, obter a absteno e a cessao das condutas

desconformes (COSTA E SILVA, Paula);

Carter subsidirio das perdas e danos (art. 209 da Lei n. 9.279/96).

Tutela jurisdicional: a) pelo equivalente monetrio; b) tutela jurisdicional

especfica.

Tutela especfica a partir das regras do art. 461 e 461-A do CPC.

Tutela jurisdicional especfica e tcnicas processuais.

Tcnicas processuais tradicionais no campo do direito industrial.

As superao das tcnicas tradicionais para a tutela do direito industrial: a) o uso

das aes cautelares; b) o uso das aes possessrias; c) a utilizao das aes
declaratrias puras; etc.

Compreenso contextualizada destas tcnicas.

Uso (indevido?) das aes possessrias.

Tentativa de enquadrar a propriedade incorprea no campo da proteo

possessria (questo altamente discutvel do ponto de vista terico);

Explicao: acomodar a propriedade intelectual no mbito das aes possessrias

est ligado proteo processual privilegiada da posse.
Uso (indevido?) das aes possessrias.

Julgado do STJ: tendo o interdito proibitrio ndole eminentemente preventiva,

inequivocamente ele o meio processual mais eficaz para fazer cessar, de pronto, a
violao daquele direito (STJ REsp. n. 7.196/RJ j. 10.06.1991).

Em suma: justificativa da aproximao decorre muito mais da proteo

processual privilegiada do que propriamente de critrios prprios do direito material.
Uso (indevido) da tutela cautelar.

A tutela cautelar utilizada para propiciar provimento liminar (urgente);

No entanto, no campo do direito industrial, tratava-se, no mais das vezes, de

tutela satisfativa veiculada sob o manto da cautelaridade;

O problema das aes principais inteis (art. 806 do CPC);

Em carter exemplificativo, Srgio BERMUDES j explicitava que a inibio

da contrafao era propiciada pelo emprego de ao cautelar, seguida de uma ao
principal, apenas para contemplar o art. 806 do CPC.
Reformas da legislao processual.

At 1994, o CPC no oferecia possibilidade de provimentos antecipatrios no

processo de conhecimento ordinrio;

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Aes possessrias e a tutela cautelar preparatria formavam uma espcie de ilha
da efetividade;

Adoo da fungibilidade entre as tutelas de urgncia (art. 273, par. 7o, do CPC).

Uso residual da tutela cautelar.

As reformas empreendidas parecem no afastar a adoo da tutela cautelar;

Em carter residual, possvel o emprego das cautelares tpicas (ex: discutida a

titularidade do invento, tem-se que, observados os critrios do art. 822 do CPC, poder
ser determinado o sequestro da coisa).
Reformas da legislao processual.

As reformas introduzidas no CPC: reaproximar direito substancial e direito

processual;

Michele TARUFFO fala em superar a abstrata coerncia (na concepo das

classes de processo, etc.), para responder s exigncias fundamentais de tutela.
Tutela jurisdicional preventiva.

Tutela para as obrigao de fazer e no fazer (ao para remoo do ato ilcito);

Artigos 461 e 461-A do CPC permitem o uso da tutela inibitria;

Tutela inibitria enquadra-se no ramo das tutelas preventivas (carter

satisfativo);
Tutela inibitria no campo da propriedade industrial.

A tutela inibitria no tem o dano como pressuposto;

preciso reconhecer que o dano conseqncia eventual do ato ilcito;

Objetivo da tutela inibitria evitar ou remover o ato ilcito (fazer cessar a

continuidade, em alguns casos);
Tutela inibitria no campo da propriedade industrial.

Ao se compreender que a tutela inibitria voltada remoo do ilcito, dispensase a aferio do elemento culpa ou dolo;

A culpa requisito exclusivo das tutelas que pressupem dano (tutela

ressarcitria, por exemplo);

Ato ilcito ato contrrio ao direito

Requisitos da tutela inibitria.

Objetivo da distino (ilcito e dano): no razovel subordinar a concesso de

tutela inibitria demonstrao do dano (ex: fazer cessar a contrafao
demonstrao do dano marginal, servindo apenas como argumento de reforo).

Inspirao do direito italiano: art. 2.599 do CC, ao tratar da inibitria e da

remoo do ilcito, no menciona requisito do dolo ou culpa; tais requisitos s aparecem
no art. 2.600 do CC, ao tratar da questo do ressarcimento;

de se observar que os artigos 208 e 210 da Lei n. 9.279/96, ao tratarem das

aes cveis, no cogitam do elemento culpa;

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Requisitos da tutela inibitria.

A inexistncia de culpa libera responsabilidade; mas no da represso ao ilcito;

Necessidade de pensar numa tutela eficaz nos casos de propriedade intelectual

(Acordo TRIPS): exigncia de ao eficaz contra qualquer infrao dos direitos de
propriedade intelectual, inclusive remdios destinados a prevenir infraes.
Fundamento legal da tutela inibitria.

Art. 209, par. 1o, da Lei n. 9.279/96: Poder o juiz, nos autos da prpria ao,
para evitar dano irreparvel ou de difcil reparao, determinar liminarmente a sustao
da violao ou de ato que a enseje;

Ao lado das disposies da Lei n. 9.279/96, os artigos 461 e 461-A do CPC

colocam disposio do interessado um arsenal de tcnicas;
Campo de utilizao da tutela inibitria.

Cabimento da tutela inibitria no caso de pedido de registro de marca capaz de

causar confuso - Lei n. 9.279/96, art. 124, IX: imitao capaz de causar confuso...
(exemplo da marca de iogurte desenho estilizado de um corpo esguio);
Campo de utilizao da tutela inibitria.

Ato preparatrio suficiente para a tutela inibitria: ningum pede o registro de

marca que no pretenda utilizar;

Para a tutela inibitria preventiva, a simples ameaa do ato ilcito permite a

concesso de provimento liminar.

Tutela inibitria na repetio do ilcito: uso de marca alheia geralmente no

ocorre num nico momento ( da contrafao continuada que o infrator obtm
benefcios);

A utilizao de rtulo ou embalagem similar registrada (ou notria) ilcito

geralmente praticado em carter continuativo.
Sentena inibitria.

A ao inibitria propicia cognio e execuo dentro de um nico processo

(sincrtico);

Problema do alcance da sentena inibitria: geralmente, os atos de contrafao

diluem-se numa cadeia de representantes e empresas diversas que distribuem os produtos
contrafeitos;

Discusso em se saber se o eventual distribuidor ou representante pode ser

atingido pela sentena decorrente da ao proposta contra determinada pessoa jurdica;

A sentena s faz coisa julgada material entre as partes do processo (CPC, art.
472), mas os efeitos da sentena podem ser projetados em face de terceiros (construo
doutrinria Srgio ARENHART): possibilidade de expedio de mandados para
absteno;
Efeitos da sentena inibitria.

Soluo no pode causar espanto, pois, em caso de busca e apreenso dos

produtos contrafeitos, os mesmos sero apreendidos nos locais onde ocorra
comercializao;

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Soluo que pode estar confinada no art. 14, V, do CPC;
Reserva-se parte interessada a possibilidade de embargos de terceiro (sem
prejuzo de eventuais perdas e danos).

Efetivao da tutela inibitria.

Questo de particular relevncia que, no mbito dos artigos 461 e 461-A do

CPC, tem-se a possibilidade de deferimento de medida diversa daquela requerida;

Juiz est vinculado apenas ao pedido imediato (e no ao pedido mediato, segundo

MARINONI);
Contrafao:
Juiz pode ordenar que o ru se abstenha de comercializar o produto contrafeito;
Pode apreender o produto contrafeito;
Pode determinar que a marca violada seja coberta no rtulo;
Possibilidade de expedio de ofcio s autoridades alfandegrias, em caso de
importao de produtos contrafeitos ou pirateados.

Exemplos do direito comparado:

Direito espanhol: possibilidade da tutela inibitria para obstar que determinada

empresa permanea vendendo produtos abaixo do preo de custo, para eliminar
concorrncia;

Direito italiano: tcnica de induo psicolgica, com a divulgao em veculos de

comunicao de que o ru est descumprindo ordem judicial.
A multa como tcnica coercitiva.

O art. 461 do CPC prev a possibilidade de multa coercitiva;

Destino da multa?

Trata-se de meio de coero indireta e no guarda relao com os aspectos

ressarcitrios do eventual descumprimento: A indenizao por perdas e danos dar-se-
sem prejuzo da multa (par. 2o, art. 461 do CPC).
A multa como tcnica coercitiva.

A multa mostra-se pouco eficaz quando o demandado no possui patrimnio a

perder;

Por isso, a multa deve ser substituda por outras tcnicas, dentro do princpio da
menor restrio possvel;

Problema da exigibilidade da multa:

A multa exigvel a partir da sua imposio (inclusive em sede de tutela

antecipada);

Se a tutela antecipada ou a sentena resultarem impugnadas por meio de recurso

desprovido de efeito suspensivo, pode-se exigir a multa pela via da execuo;

Doutrina diz que a execuo, neste caso, provisria;

Outro ponto polmico da multa decorre da sua exigncia no caso de improcedncia do
pedido: para quase todos os Autores, a multa s exigvel em caso de procedncia da
demanda.

Meios para obteno do resultado prtico equivalente.

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Par. 5o, do art. 461, do CPC: para a efetivao da tutela especfica ou a obteno
do resultado prtico equivalente, poder o juiz, de ofcio ou a requerimento, determinar as
medidas necessrias, tais como a imposio de multa por tempo de atraso, busca e
apreenso, remoo de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de
atividade nociva, se necessrio com requisio de fora policial.

A remoo do ilcito pode ser feita:

Por meio de destruio de material publicitrio;

Remoo dos instrumentos de fabricao dos produtos contrafeitos;

Interdio de estabelecimento comercial, etc.

Meios para obteno do resultado prtico equivalente.

Necessidade de ponderao, com base no princpio do menor sacrifcio possvel;

Regramento especfico sobre o assunto: o art. 18 da Lei de Marcas alem dispe

que excetua-se sua aplicao (destruio), se existir outra forma para a eliminao dos
objetos cujo emprego torne a destruio fora de proporo.
Outras questes processuais.

Possibilidade de outorga de tutela jurisdicional ao titular da marca e ao mero

depositante: anlise a partir do direito material.

Art. 130, III, da Lei n. 9.279/96: ao titular da marca ou ao depositante ainda

assegurado o direito de: (...) III zelar pela sua integridade material ou reputao.
Ao de nulidade de registro e patente.

Art. 56 da Lei n. 9.279/96 prev que: a ao de nulidade poder ser proposta a

qualquer tempo da vigncia da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legtimo
interesse;

Natureza do provimento desejado: discusso em se saber se a ao de natureza

declaratria ou constitutiva negativa;
Ao de nulidade de registro e patente.

Considerando o teor do art. 174 da Lei n. 9.279/96, que dispe sobre o prazo
prescricional, pode-se concluir que a referida ao tem natureza declaratria (prescreve
em cinco anos a ao para declarar a nulidade do registro...);

Conseqncia de ordem prtica: efeitos ex tunc, a partir da data do depsito do

pedido.
Ao de nulidade de registro e patente.

Possibilidade de concesso de provimento antecipatrio: demonstrao da

verossimilhana obtida com a apresentao dos ttulos registrados no INPI ( de se
lembrar que a obteno da carta-patente ou do registro de marca deu-se com rigorosa
anlise tcnica no mbito do INPI).

Possibilidade de concesso de provimento parcial (art. 273 do CPC),

LIMITANDO os efeitos do registro da marca ou da patente: LIMITAO para fins de
impedir o licenciamento da marca, zelar pela sua integridade ou reputao, etc.