O REGIME DE CO-PROPRIEDADE EM PATENTES

Frank Fischer

SUMRIO
1. RESUMO
2. INTRODUO
2.1. DEFINIO DE PATENTE
2.2. Titularidade da patente
2.3. DEFINIO DE PROPRIEDADE
2.4. DEFINIO DE CO-PROPRIEDADE OU COMPROPRIEDADE
2.4.1. Origem histrica da Co-propriedade
2.4.2. Definies de co-propriedade nos termos do Cdigo Civil
2.4.3. Co-propriedade em patentes
2.5. Analogia com o Cdigo Civil
3. SITUAES ONDE O REGIME DE CO-PROPRIEDADE PODE TRAZER PROBLEMAS
3.1. RESPONSABILIDADE PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA OBTENO DE
UMA PATENTE
3.1.1. Elaborao e depsito do pedido de patente
3.1.2. Processamento administrativo do pedido de patente
3.1.2.1. Depsito, exame e taxas de manuteno
3.1.2.2. Atuao independente dos co-proprietrios junto ao INPI
3.2. OBRIGAES DOS CO-PROPRIETRIOS
3.2.1. Taxas para Manuteno
3.2.2. Explorao do objeto da patente
3.2.3. Explorao independente do objeto patenteado por um dos co- proprietrios.
3.2.4. Aperfeioamento do objeto da patente
3.2.4.1. Certificado de adio
3.2.4.2. Pedidos de patente para aperfeioamentos
3.2.4.3. Inveno de empregado
3.3. LICENA DE USO
3.3.1. Licena ou transferncia da parte de um dos co-proprietrios
3.3.2. Licena voluntria
4. ANLISE COMPARATIVA
5. CONCLUSO
6. BIBLIOGRAFIA
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1. RESUMO

O regime de co-propriedade de patente ocorre nos casos de patente que so depositados por mais de
um titular, tendo o presente trabalho abordado essencialmente trs questes presentes nessa situao:
a manuteno do pedido de patente ou da patente derivada deste, da explorao da patente e da
licena a terceiros por um dos co-proprietrios. Foram levantadas as doutrinas nessa rea bem como
as implicaes do Novo Cdigo Civil, tendo se concludo que cada co-proprietrio deve concorrer
com a manuteno da patente, pode explorar livremente o objeto patenteado, deve obter autorizao
dos demais titulares no caso de licena a terceiros.

2. INTRODUO

Conforme definido no artigo 6o da Lei da Propriedade Industrial (LPI - Lei N. 9.279) em seu
pargrafo 3o, quando uma inveno for realizada conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente
poder ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeao e qualificao das demais,
ressalvados respectivos direitos. Ocorre que com o depsito de um pedido em nome de mltiplos
titulares, pode-se ter situaes no avaliadas preliminarmente pelas partes envolvidas, podendo surgir
imprevistos desagradveis ao longo da vigncia da patente. Desta maneira, tendo em vista que
freqente a prtica do regime co-propriedade no caso das patentes pertinente apurar a doutrina e a
tendncia da jurisprudncia aplicvel a esses casos.

A ttulo de exemplo, pode-se comentar que cerca de 65% dos pedidos de patente envolvendo
Universidades (incluindo Institutos de Pesquisa ou Fundaes de pesquisa) foram depositados em
regime de co-propriedade com empresas do setor privado ou ainda com inventores independentes1.

Dentre os problemas que podem surgir esto: explorao por um dos co-proprietrios, taxas de
manuteno da patente, licenas a terceiros. Pode-se fazer perguntas como: Explorao individual do
objeto patenteado por um dos co-proprietrios obriga que este remunere os demais co-proprietrios?

Outros pontos ainda merecem avaliao, visto que o regime de co-propriedade tem vantagens, mas
pode trazer surpresas inesperadas ao longo da vigncia da patente.

2.1. DEFINIO DE PATENTE

2.2. Titularidade da patente

O Art. 6 da LPI define que, assegurado ao autor da inveno ou de modelo de utilidade o direito de
obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condies estabelecidas nesta lei, sendo ainda
determinado que presumir-se- que o requerente est legitimado a obter a patente, salvo prova em
contrrio.

Nos termos do pargrafo 2 do Art. 6, a patente poder ser requerida em nome prprio, pelos
herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionrio ou por aquele a quem a lei ou o contrato de
trabalho ou de prestao de servios determinar que pertena titularidade.

Ainda de acordo com as determinaes do Art. 6, de particular importncia para o tema em tela o
respectivo pargrafo 3o que determina que, quando se tratar de inveno ou de modelo de utilidade
realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poder ser requerida por todas ou
qualquer delas, mediante nomeao e qualificao das demais, para ressalva dos respectivos direitos,
deixando, portanto claro que o regime de co-propriedade tem fundamento na LPI.

Neste sentido Gama Cerqueira definiu que:

A patente de inveno pode ser concedida conjuntamente a mais de uma pessoa,

denominado-se, ento, patente coletiva ou comum. A hiptese verifica-se, geralmente,
quando a inveno resulta da colaborao de duas ou mais pessoas que trabalham em
comum para a consecuo do mesmo fim. Pode dar-se, tambm, quando vrias pessoas
sucedem ao inventor, adquirindo o direito de requerer patente para inveno ainda no
privilegiada, ou ainda, no caso de cesso parcial desse direito pelo inventor.

1
Fonte: Revista da Propriedade Industrial (pesquisa feita em 07.05.2004)
 3

Para haver colaborao necessrio que os inventores cooperem efetivamente na realizao

do invento, conjugando os seus esforos, e que tenham a inteno de tornar comum o
resultado obtido. A colaborao pode revestir modalidades diversas. Ora caracterizada pelo
concurso intelectual dos colaboradores nas investigaes, estudos e experincias, ora pelo
concurso material de um deles, concorrendo com o auxlio da sua experincia e de seus
conhecimentos para a realizao da idia ou concepo do outro. Outras vezes, cada
colaborador encarrega-se de uma parte dos estudos e experincias ou trabalha
independentemente nas mesmas pesquisa, tendo em vista o resultado a atingir.

2.3. DEFINIO DE PROPRIEDADE

A Constituio define em seu Art. 5 inciso XXII que garantido aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no Pas a inviolabilidade do direito propriedade. Ainda, nos termos do Art. 5 da LPI, os
direitos de propriedade industrial a includas as patentes so consideradas como bens mveis para
os efeitos legais.

Pois bem, para definir o que vem a ser a propriedade de uma patente, faz-se, portanto, necessrio
definir o que vem a ser um bem mvel. Tal definio pode ser encontrada nos artigos 47 e 48 da Lei
N 3.071, de 1 de janeiro de 1916. - Cdigo Civil revogado, em 10 de janeiro de 2003.

Art. 47. So mveis os bens suscetveis de movimento prprio, ou de remoo por fora
alheia.

Art. 48. Consideram-se mveis para os efeitos legais:

I - os direitos reais sobre objetos mveis e as aes correspondentes;
II - os direitos de obrigao e as aes respectivas;
III - os direitos de autor.

J, nos termos do Novo Cdigo Civil encontramos a seguinte definio de bem mvel:

Art. 82. So mveis os bens suscetveis de movimento prprio, ou de remoo por fora
alheia, sem alterao da substncia ou da destinao econmico-social.

Neste tocante, conforme definido no Cdigo Civil Anotado de Maria Helena Diniz, so os bens
mveis aquelas coisas inanimadas suscetveis de remoo por fora alheia constituem bens mveis
propriamente ditos, p. ex. mercadorias, moedas, objetos de uso, ttulos de dvida pblica, aes de
companhia etc., podendo-se ai, portanto, acrescentar as patentes, conforme definido no art. 83.

Art. 83. Consideram-se mveis para os efeitos legais:

II - os direitos reais sobre objetos mveis e as aes correspondentes;...
III - os direitos pessoais de carter patrimonial e respectivas aes.

O comentrio de Maria Helena Diniz vem dirimir dvidas quanto a este aspecto, onde pode ser visto
que o direito patentrio alcanado pelas determinaes do Cdigo Civil em vigor. Assim, segundo
Maria Helena Diniz, pode se considerar bens mveis os que tem determinao legal nesse sentido,
exatamente como ocorre na LPI no artigo acima citado:

Pelo art. 83 I a III, sero mveis por determinao legal as energias que tem um valor
econmico como p. ex., a eltrica; os direitos reais sobre objetos mveis e as aes
correspondentes; os direitos pessoais de carter patrimonial ou os de obrigao ou de crdito
e as aes respectivas e os direitos de autor (Lei n. 9610/98, art. 3). Assim, p. ex., um
escritor poder ceder seus direitos autorais sem outorga uxria um (CC, art. 1.647). A
propriedade industrial, segundo o artigo quinto da lei 9279/96, tambm coisa mvel,
abrangendo os direitos oriundos do poder de criao e inveno do indivduo, assegurando a
lei ao seu tutor as garantias expressas nas patentes de inveno, na exclusiva utilizao das
marcas de indstria e comrcio e nome comercial, protegendo esses direitos contra utilizao
alia e concorrncia desleal. (grifei)

O mesmo entendimento ratificado no Cdigo Civil comentado de Nelson Nery Jnior, onde o
comentrio sobre o artigo 83 segue a mesma linha:
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So bens incorpreos: Tm essa natureza as foras naturais de valor econmico, tais como
energia eltrica, a energia trmica e a energia fontica, bem como o os direitos autorais e
direitos de patentes (grifei).

Para definir o que vem a ser propriedade em si, h que se lanar mo das definies do Cdigo Civil
e, mais especificamente, daquelas nos Arts. 524 a 673 do Cdigo Civil antigo, substitudas pelas
disposies dos Arts. 1.228 a 1.368 no captulo da Propriedade e, especificamente, a respeito do
Direito das coisas do Novo Cdigo Civil.

O termo propriedade, do latim, proprietate, significa, qualidade de prprio e ainda o direito de usar,
gozar e dispor de bens, e de reav-los do poder de quem quer que injustamente os possua.

O Antigo Cdigo Civil determinava em seu Art. 524 que:

Art. 524. A lei assegura ao proprietrio o direito de usar, gozar e dispor de seus bens, e de
reav-los do poder de quem quer que injustamente os possua.

Pargrafo nico - A propriedade literria, cientfica e artstica ser regulada conforme as

disposies do Captulo VI deste Ttulo.

No que se refere s disposies do Novo Cdigo Civil, a matria definida no Art 524 do antigo
Cdigo Civil foi excluda.

De todo modo, Slvio de Salvo Venosa faz meno aos direitos de patentes como propriedade do
respectivo titular e conclui que o atual direito tende a consider-la (a propriedade) ramo autnomo
porque essas modalidades (do art. 524 do Antigo Cdigo Civil) apresentam naturezas diversas que
impedem uma nica classificao.

2.4. DEFINIO DE CO-PROPRIEDADE OU COMPROPRIEDADE

O termo, derivado latim, communis, communio, significa essencialmente a propriedade exercida por
vrias pessoas, propriedade coletiva ou condomnio, tendo como caracterstica de um bem que o
torna pertencente a vrias pessoas resultando que este torna-se indivisvel.

2.4.1. Origem histrica da Co-propriedade

O Direito Romano tem grande similaridade com o regime de co-propriedade brasileiro, sendo a
propriedade nica e indivisa, sendo possvel, entretanto, que o direito de propriedade pertena a
mais de uma pessoa, dividido entre elas.

Uma abordagem diferente da questo pode ser encontrada no direito germnico onde a
propriedade exercida pelos co-proprietrios sobre o todo, inexistindo quotas para cada um dos
proprietrios.

2.4.2. Definies de co-propriedade nos termos do Cdigo Civil

Uma definio de condomnio e comunho encontrada no Cdigo Civil comentado por Maria
Helena Diniz:

"Determinado direito poder pertencer a vrios indivduos ao mesmo tempo, hiptese

em que se tem a comunho. Se esta recair sobre um direito de propriedade, ter-se-
condomnio ou co-propriedade".

Ainda, na mesma referncia bibliogrfica, Maria Helena Diniz, refere-se ao conceito de

condomnio fazendo aluso definio de Caio M. S. Pereira: quando a mesma coisa pertence a
mais de uma pessoa, cabendo a cada uma delas igual direito, idealmente, sobre o todo e cada
uma das partes.

Slvio Venosa define que h comunho de direitos quando vrias pessoas possuem direitos
idnticos sobre a mesma coisa ou conjunto de bens.

2.4.3. Co-propriedade em patentes

 5

Tendo em vista que a LPI no traz o esclarecimento necessrio para a questo de co-propriedade,
limitando-se, em seu artigo 6 em seu pargrafo 3 definir que a patente poder ser requerida por
um conjunto de inventores, faz-se necessrio lanar mo de outros dispositivos legais para pautar
esta questo.

Gama Cerqueira define que:

A comunho pode resultar de diversos fatores. Em primeiro lugar, o caso em que a

patente concedida conjuntamente a mais de uma pessoa, co-inventores ou sucessores do
inventor, o empregado e empregador (Cdigo, art. 40). So casos de comunho
originria.

Pode, tambm, a patente tornar-se comum por vrios ttulos, como por sucesso
legtima ou testamentria, pela seo e outros modos de transmisso, quando so vrios
os adquirentes. Verifica-se, ainda, a comunho quando o titular do privilgio cede a
patente, conservando, entretanto, os mesmos direitos.

Analisando-se desta maneira, parece fcil abordar a questo da co-propriedade, no entanto, a

analogia direta de propriedade no caso das patentes pode no ser sempre verdadeira. A questo
levantada por Denis Barbosa em seu artigo sobre a matria.

Ser possvel falar em condomnio de patentes? Pelo menos em tese, a aplicao do

direito comum em matria de propriedade industrial parece ser pacfica. Segmento do
Direito Comercial, frao divisionria do Direito Privado, as normas da propriedade
industrial no tm tamanha autonomia e continncia a ponto de se tornarem um direito a
parte. Discute-se, isso sim, se aplicvel o regime geral dos direitos reais quelas
"propriedades" especficas, derivadas do privilgio ou registro.

E conclui em seu artigo, que:

necessrio enfatizar, porm, que s sero aplicveis as normas de direito real se

compatveis com a natureza prpria dos privilgios industriais. Onde so incompatveis,
vedada a aplicao.

Gama Cerqueira conclui de maneira anloga:

"Dada, porm, a natureza especial da propriedade das invenes, que se exerce sobre
bens imateriais, os preceitos do direito civil relativos ao condomnio no tem rigorosa
aplicao nesta matria".

2.5. Analogia com o Cdigo Civil

Apesar de a anlise com base no cdigo civil ser bastante confortvel, j que a LPI no traz
ensinamentos nesse ponto, parece haver tambm alguma dvida quanto a essa analogia conforme o
pode ser encontrada na doutrina brasileira, por exemplo, Denis Barbosa define:

Identificando propriedade e monoplio, dentro do campo especfico do direito positivo

brasileiro e no que toca a patentes, no exclumos, porm a ao subsidiria dos preceitos
que regem, no direito comum, a propriedade das coisas fsicas. fcil entender. Pelo
processo integrativo do sistema jurdico (jus abhorret vacuum) a carncia de normas num
setor da juridicidade suprida pelas normas mais adequadas, do setor mais compatvel.

Ora, as propriedades das patentes so direitos absolutos, exclusivos, de carter patrimonial.

Onde encontraremos normas relativas a figuras jurdicas similares, seno nas disposies
referentes com direitos reais? Na inexistncia de normas especficas e na proporo em que
as regras aplicveis a coisas tangveis o so a atividades humanas, os direitos reais sero
paradigma dos direitos de propriedade industrial.

Robert P. Merges levanta a mesma questo apontando que direitos patentrios so diferentes de
qualquer outro tipo de forma de propriedade e que, desta maneira, regras a respeito de co-propriedade
no podem ser satisfatoriamente seguidas. Evidentemente, o comentrio refere-se legislao
 6

estadunidense, mas pode-se fazer um paralelo, tendo em vista os comentrios dos especialistas acima
mencionados.

3. SITUAES ONDE O REGIME DE CO-PROPRIEDADE PODE TRAZER PROBLEMAS

A problemtica pode ser dividida essencialmente em algumas situaes em que podem ocorrer:
Responsabilidade pelo processo administrativo para obteno de uma patente; Explorao independente
do objeto patenteado por um dos co-proprietrios; Licena ou transferncia da parte de um dos co-
proprietrios.

3.1. RESPONSABILIDADE PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA OBTENO

DE UMA PATENTE

O processo administrativo para obteno de uma patente particularmente longo, sendo, portanto,
condio necessria o contato entre os co-proprietrios ao longo dessa fase que envolve, alm de
despesas, algumas decises importantes.

Antes do depsito de um pedido de patente, podem ocorrer algumas formas de desenvolvimento em

conjunto gerando a necessidade ou interesse em depsito de um pedido de patente em regime de co-
propriedade.

3.1.1. Elaborao e depsito do pedido de patente

Finalizado o projeto realizado em parceria ou mesmo ao longo deste, tem-se um primeiro

momento em que os futuros co-proprietrios tero de decidir pela eventual contratao de um
especialista na redao de um pedido de patente visto que necessrio, alm de atender s
normas formais para o preparo do texto, garantir uma boa proteo para os titulares. Tal
precao de particular importncia, pois um pedido de patente no se trata de uma mera
descrio tcnica do invento, mas ser tambm sujeito a uma interpretao jurdica, de modo que
o texto deve ser elaborado de tal forma a cobrir possveis variaes do invento que ainda estejam
dentro do mesmo conceito inventivo. O ponto em questo freqentemente ignorado, mas o
problema s vem tona passados vrios anos, pois o pedido de patente pode no ser aceito pelo
INPI por ocasio do respectivo exame tcnico ou mesmo resultar em uma patente facilmente
anulvel por ter sido concedida contrariando as disposies da LPI, conforme define o respectivo
Art. 46:

Art. 46 - nula a patente concedida contrariando as disposies desta lei.

Nestas duas hipteses, uma deciso mal tomada por um dos co-proprietrios, pode prejudicar um
projeto de elevado custo, e gerar discusses entre as partes, principalmente levando em
considerao que aps o objeto do pedido de patente ter sido inserido no estado da tcnica
atravs da respectiva publicao, fica inviabilizado o depsito de um novo pedido de patente
para a mesma matria do primeiro pedido que pode eventualmente ter sido redigido com falhas
ou com uma proteo muito restrita, salvo casos onde o perodo de graa ainda aplicvel.

3.1.2. Processamento administrativo do pedido de patente

3.1.2.1. Depsito, exame e taxas de manuteno

Apesar de no haver qualquer alterao no andamento dessas etapas nos casos de co-
propriedade, dever haver um consenso entre os vrios titulares ao longo da vida da patente
para evitar problemas que afetem a validade da mesma.

Por exemplo, com relao a divulgao, os co-proprietrios devero considerar com cautela
a possibilidade de divulgar o objeto do pedido de patente em questo. Tal precauo
particularmente importante quando os co-proprietrios tm interesse de depositar pedidos de
patente correspondentes no exterior j que a divulgao prvia pode afetar a possibilidade de
obteno de patente em alguns pases fora do Brasil.

Um outro ponto a se considerar que as taxas de manuteno nos casos de patente

(podendo-se incluir tambm os registros de desenho industrial) perduram por toda a
vigncia, de modo que, preferencialmente, dever haver um contato entre os diversos co-
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proprietrios ao longo dos 15/20 anos (para modelos de utilidade e patentes de inveno
respectivamente) ou ainda at 25 anos nos casos de desenho industrial.

Com relao ao exame tcnico do pedido de patente, particularmente importante que os

co-proprietrios tomem a medida/deciso correta para no inviabilizar o deferimento do
pedido e a conseqente expedio da carta patente e, alm disso, e no menos importante, os
co-proprietrios devem tomar o cuidado necessrio para que patente seja concedida com o
escopo de proteo desejado e dentro das determinaes da LPI, para que no se obtenha
uma patente sem valor.

Uma vez concedida a patente os co-proprietrios devero basicamente cumprir as

obrigaes de pagar as taxas de manuteno; explorar o objeto da patente; ceder licenas
quando necessrio; e se defender em de eventual pedido de nulidade administrativa ou ainda
por ocasio de eventual ao de nulidade impetradas por terceiros interessados.

3.1.2.2. Atuao independente dos co-proprietrios junto ao INPI

Em tese, a atuao independente ficaria inviabilizada junto a INPI, visto que nos termos do
Art. 216, da LPI, exigida a apresentao de procurao da parte atuante.

Ademais, caso um dos co-proprietrios no esteja devidamente autorizado para atuar em

nome dos demais, pode, nos termos do mesmo Art. 216 em seu pargrafo 2, ser o processo
arquivado.

importante observar, que no caso de um procurador nico ser nomeado para todos os co-
proprietrios, o INPI no ir questionar se os atos por ele praticados foram autorizados por
todos os co-proprietrios. Isto significa que, pode ocorrer a situao, em que somente um
dos co-proprietrios tome as rdeas de instruir o procurador em nome dos demais co-
proprietrios, podendo este cometer atos que contrariem os interesses de todos.

De todo modo, faz-se recomendvel que as decises sejam tomadas em conjunto e

implementadas por um dos co-proprietrios sob pena de imperar o caos como define
Silvio de Salvo Venosa. Neste aspecto, tomando-se por base as determinaes do artigo
1.324 do Cdigo Civil, definido que um dos condminos que administrar sem oposio
dos demais, presumidamente o representante comum.

3.2. OBRIGAES DOS CO-PROPRIETRIOS

3.2.1. Taxas para Manuteno

O titular, ou os co-proprietrios, tero de cumprir com uma srie de obrigaes para a

manuteno de um caso de patente.

Surge a uma dvida: Caso somente um dos co-proprietrios assuma as responsabilidades de

manuteno do caso de patente, adquire este a propriedade dos demais co-proprietrios que no
participam da manuteno do caso de patentes?

Nos termos do artigo 624 Antigo Cdigo Civil, parece haver indicao de que tal situao
vlida, e isto todos os co-proprietrios devem concorrer na proporo de sua parte, para as
despesas de conservao... ".

Art. 624. O condmino obrigado a concorrer na proporo de sua parte, para as

despesas de conservao ou diviso da coisa e suportar na mesma razo os nus, a que
estiver sujeita.

Pargrafo nico. Se com isso no se conformar algum dos condminos, ser dividida a
coisa, respondendo o quinho de cada um pela sua parte nas despesas da diviso.

Denis Barbosa abordou esse tema com os seguintes comentrios:

A aplicao das regras referentes ao condomnio, quanto ao pagamento de anuidade de

privilgios de inveno, levaria a que o titular, que as pagou, tivesse direito de reaver o
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pago, como teria qualquer retardatrio (Art. 624 e 640; Art. 891). Mas no ocorreria,
por isto, decadncia do direito do titular relapso.

A soluo alvitrada pelo ora licenciador, de que se consolidaria nele o privilgio, tendo-
o abandonado o comunheiro, no encontra guarida no Art. 624; neste passo,
especificamente, a lei brasileira se distanciou das legislaes que determinam que a falta
de pagamento dos nus da coisa importe, para o consorte inadimplente, em perda do
direito (vide Clvis, Comentrios op. cit., Art. 624). Poder-se-ia, qui, trazer a hiptese
de usucapio, a se admitir tal possibilidade jurdica. Mas no o que se argiu nos
autos.

Resta, a exemplo do que j se fez na seo anterior, examinar se so compatveis tais

regras com os parmetros prprios propriedade industrial.

Direitos absolutos, exclusivos, patrimoniais, so tanto aqueles derivados do privilgio

quanto os de uma relao jurdica real caracterstica, prevista no Cdigo Civil sob o
titulo de condomnio. Em nada fica afetada a natureza puramente concorrencial do
privilgio, no caso especfico, se for aplicada a regra do direito comum.

Ainda que no aplicada, alis, sabendo-se que, a anuidade uma obrigao indivisvel a
que so obrigados ambos titulares, a soluo, meramente obrigacional no discreparia
da j apontada (Art. 891).

Assim que no cabe alegar o pagamento, feito por um s consorte, para configurar a
consolidao do direito privilegial no adimplente. (grifei).

A redao do Antigo Cdigo Civil em seu artigo Art. 891.

Art. 891. Se, havendo dois ou mais devedores, a prestao no for divisvel, cada um
ser obrigado pela dvida toda.

Pargrafo nico. O devedor, que paga a dvida, sub-roga-se no direito do credor em

relao aos outros coobrigados.

Permanece inalterada no Novo Cdigo Civil em seu artigo 259, de modo que pode-se estender a
anlise acima citada para a lei vigente.

Nos termos do artigo 1315 do Novo Cdigo Civil, os co-proprietrios tm o mesmo tipo de
obrigao, isto , "cada comproprietrio obrigado a contribuir para a manuteno da
propriedade comum.

Art. 1.315. O condmino obrigado, na proporo de sua parte, a concorrer para as

despesas de conservao ou diviso da coisa, e a suportar os nus a que estiver sujeita.

Pargrafo nico. Presumem-se iguais as partes ideais dos condminos.

Neste ponto, Maria Helena Diniz define que:

...as despesas com conservao (demarcaes, restauraes, reparaes, remunerao

de vigilante, impostos e taxas) ... aproveitam todos, e todos, por esta razo devem
suport-las na proporo das respectivas quotas que, na falta de conveno, se presume
iguais). (grifei)

Silvio de Salvo Venosa define ainda que: todas as despesas com a coisa tambm, bvio, sero
divididas proporcionalmente.

Desta forma, nos termos do Novo Cdigo Civil, parece existir um amparo para o co-proprietrio
pagante com relao aos co-proprietrios que se eximem do pagamento das despesas.

Ainda neste aspecto, a partir da renncia de sua parte assumen os demais co-proprietrios a
titularidade do bem como um todo. Tal dispositivo legal, no previsto no Antigo Cdigo Civil,
parece obrigar que todos os co-proprietrios participem na manuteno do pedido de patente.
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Art. 1.316. Pode o condmino eximir-se do pagamento das despesas e dvidas,

renunciando parte ideal.

1 Se os demais condminos assumem as despesas e as dvidas, a renncia lhes

aproveita, adquirindo a parte ideal de quem renunciou, na proporo dos pagamentos
que fizerem.

2 Se no h condmino que faa os pagamentos, a coisa comum ser dividida.

Neste ponto Maria Helena Diniz define que:

O condmino que no quiser pagar dbitos de despesas dever renunciar a sua parte
ideal. E aqueles comproprietrios que vierem assumir aquelas despesas e dvidas
adquiriro a quota do renunciante, proporcionalmente aos pagamentos que efetuarem.

Ainda sobre a diviso da coisa comum por falta de pagamento de dvidas e despesas
condominiais, Maria Helena Diniz define que:

Se os condminos se negarem a pagar sua quota-parte no rateio, para despesas e

dbitos, ser dividida a coisa como um, respondendo, at bvio, o quinho de cada um
pela sua parte no dispendioso, oriundos da diviso.

Tal definio parece ratificar o entendimento de que todos os co-proprietrios devem

comparecer com pagamentos das taxas de manuteno de um pedido de patente ou de uma
patente concedida.

Neste sentido, explica Silvio de Salvo Venosa que a alienao de um bem imvel s permitida
se sndico emitir declarao de que as despesas condominiais esto quitadas, sob pena de no
poder o bem ser registrado no registro de imveis. Explica ainda, com base em deciso judicial
(TACRJ Ap. Cvel 6 6.524/88 3a Cmara Rel. Juiz Itamar Barbalho), que a Lei no.
4.591/64 determina que o condmino inadimplente no pode alienar a sua quota sem que tenha
quitado suas obrigaes ante aos demais condminos.

Slvio de Salvo Venosa ainda faz uma analogia com os condomnios fechados ou a
multipropriedade imobiliria conhecida com time sharing e explica que, embora tais
modalidades do condomnio no estejam claramente definidas no Novo Cdigo Civil,
evidente a sua proximidade analgica o que permite o emprego dos conceitos de que cada
condmino deve concorrer no rateio das despesas do condomnio.

Algumas decises judiciais envolvendo condminos inadimplentes em imveis parecem reforar

o entendimento de Silvio Venosa, conforme pode ser visto da deciso AI 801.194-00/3 - 3 Cm.
- Rel. Juiz FERRAZ FELISARDO - J. 3.6.2003 - 2 TAC SP onde se estabeleceu que nas aes
de cobrana de verbas condominiais o imvel se constitui na prpria garantia de satisfao do
dbito, devendo, pois, recair a penhora em sua totalidade, ainda que haja co-proprietrios que
no tenham sido citados na fase de conhecimento e, portanto, contra estes no exista ttulo
executivo, dado o carter solidrio que envolve a obrigao.

Outra deciso reforando esse ponto de vista, prev a penhora de bem de famlia no caso da
execuo decorrente de despesas de condomnio.

Penhorabilidade de bens de famlia. Execuo decorrente de despesas condominiais.

legtima a penhora incidente em bens de famlia, afastando a regra da
impenhorabilidade, quando a execuo se funda em obrigao "propter rem", decorrente
de despesas condominiais.
(AP. Civ. - PA. Acrdo n 33.616. Relatora: Dra. MARTA INS ANTUNES JADO,
Juza especialmente convocada. 1a cmara Cvel Isolada.Unnime. Julgamento:
20/04/98

De todo modo, no parece existir uma indicao clara na doutrina de que o no pagamento de
despesas por parte de um dos co-proprietrios, resulta na aquisio automtica da propriedade
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pelos demais co-proprietrios adimplentes. Tal situao s ocorrer nos termos do Art. 1.316,
onde ocorre renuncia ativa por parte de um dos co-proprietrios.

A questo particularmente complexa e merece um estudo aprofundado.

3.2.2. Explorao do objeto da patente

3.2.3. Explorao independente do objeto patenteado por um dos co-proprietrios.

Como determina o artigo 41 da LPI, a extenso da proteo ser conferida pelo teor das
reivindicaes e interpretas com base no relatrio descritivo e desenhos. Nos termos do artigo 42
da LPI, patente confere ao seu titular - nesse caso aos co-proprietrios - o direito de impedir que
terceiros sem o seu consentimento produzam, usem, coloquem venda, vendam ou importem
produto patenteado, processo ou ainda o produto obtido diretamente pelo processo patenteado.

Tomando como base o artigo 5 da LPI que determina que os direitos de propriedade industrial
so considerados bens mveis - neste caso, as patentes, os modelo de utilidade e os desenhos
industriais - alguns doutrinadores, fazem analogia direta com o cdigo civil, j que este define os
direitos em condomnio das propriedades em geral.

Segundo o artigo 623 do Antigo Cdigo Civil, fica evidenciada que qualquer um dos co-
proprietrios pode explorar o objeto patenteado sem a anuncia dos demais co-proprietrios.

Art. 623. Na propriedade em comum, compropriedade, ou condomnio, cada condmino

ou consorte pode:

I - usar livremente da coisa conforme seu destino, e sobre ela exercer todos os
direitos compatveis com a indiviso;
II - reivindic-la de terceiro;
III - alhear a respectiva parte indivisa, ou grav-la.

O Novo Cdigo Civil traz seu Artigo 1314 disposio que tambm parece clara nesse sentido:

Art. 1.314. Cada condmino pode usar da coisa conforme sua destinao, sobre ela
exercer todos os direitos compatveis com a indiviso, reivindic-la de terceiro,
defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou grav-la.

Pargrafo nico. Nenhum dos condminos pode alterar a destinao da coisa comum,
nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consenso dos outro.

O assunto foi abordado por Gama Cerqueira, que definiu que:

Aplica-se comunho a regra geral do Direito Civil relativa ao condomnio (CC, art.,
623), salvo no caso do artigo 40 do Cdigo. Assim, cada co-proprietrio poder usar
livremente o invento. Dada, porm, a natureza especial da propriedade das invenes,
que se exerce sobre bens imateriais, os preceitos do Direito Civil relativos ao
condomnio no tem e rigorosa aplicao nesta matria. O objeto do direito do inventor
no a patente mas a prpria e inveno, a concepo do inventor, a idia de inveno;
e o direito se objetiva pelo exerccio do privilgio, de que a patente apenas ttulo
formal. O objeto da propriedade , pois, indivisvel por sua natureza, ao contrrio do
que sucede na propriedade das coisas corpreas, que podem ser suscetveis diviso, de
modo que os condminos podem ter direito a partes certas e determinadas na coisa
comum. Na co-propriedade das invenes, portanto, cada consorte goza de um direito
pleno sobre seu objeto (est totum in toto et in quolibet parte). Mas o exerccio dos
direitos resultantes da patente pode ser desmembrado e atribudo a cada consorte
determinadamente, o que no se d com a propriedade traz coisas corprea. Aos co-
proprietrios da inveno lcito convencionar que a um caiba a fabricao do produto,
a outra sua venda; a um o emprego em certa indstria, a outro em indstria diversa; a
um a explorao em certa zona do territrio, o outro o uso em zona diferente. Pode
haver, assim como e exerccios separado e simultneo das vrias faculdades que com o
direito encerra, o que no acontece na propriedade comum, na qual no possvel
convencionar, por exemplo, que um certo condmino cultive o imvel, o outro o
 11

arrende, e o outro, ainda o d em usufruto. No h, na propriedade sobre coisas

corpreas, a possibilidade do exerccio concomitante e independente de vrias
faculdades do domnio. por esse motivo que, o CC, art. 623, I, declara que, na
propriedade comum, cada condmino pode usar livremente da coisa conforme o seu
destino, e sobre ela exercer todos os direitos compatveis com a indiviso.

Algumas doutrinas seguem um outro caminho, como bem apontado por Gama Cerqueira. Alguns
autores entendem que os condminos devem prestar contas uns aos outros, ficando vedado
explorao do objeto patenteado de maneira independente.

Tal linha doutrinria parece, no entanto, ir de encontro ao bom senso, visto que nesta situao, os
co-proprietrios omissos, seriam beneficiados com o esforo do ou dos demais co-proprietrios.

Gama Cerqueira conclui ainda:

"Dada a regra geral sobre a comunho da patente, cada condmino poder usar
livremente o invento ... os co-proprietrias da patente tem, pois, os mesmos direitos
sobre a inveno, podendo empreg-la em proveito prprio e auferir os lucros que forem
suscetveis de produzir, instalando a respectiva indstria, fabricando e vendendo o
produto, explorando, em uma palavra, a inveno. Esses direitos, ' iguais e paralelos'
como dizem Picard e Olin, podem os co-proprietrios exerc-lo sem necessidade de
recproco consentimento, como se cada um fosse o nico titular da patente. Isso no
impede, porm, que os co-proprietrios se associem para a explorao do invento da
patente, regulando-se, ento os direitos pelo que dispuser o contrato. (grifei).

Esta mesma interpretao pode ser encontrada nos comentrios de Robert P. Merges: caso no
haja um contrato especifico, um dos co-proprietrios de uma patente pode explor-la da maneira
que pretender sem consentimento do outro co-proprietrio. O co-proprietrio poder fabricar e
vender, e nenhum co-proprietrio nem o seu licenciado podem ser impedidos de proceder dessa
maneira.

Conforme define a lei estadunidense, na ausncia de um contrato, cada um dos co-proprietrios

poder fazer, usar, ou vender completa patente sem anuncia e sem aviso dos/aos demais co-
proprietrios.

Um outro aspecto importante no caso da explorao refere-se ao aspecto da licena compulsria

nos termos do Art. 68 da LPI.

De acordo com tal artigo, o titular ficar sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se:

(i) exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva (Art. 68 caput);

(ii) por meio dela praticar abuso de poder econmico (Art. 68 caput);
(iii) no explorar o objeto da patente no territrio brasileiro por falta de fabricao ou
por fabricao incompleta do produto, ou, ainda, por falta de uso integral do processo
patenteado (Art. 68 1, I);
(iv) a comercializao que no satisfizer s necessidades do mercado (Art. 68 1, II);
(v) ficar caracterizada situao de dependncia de uma patente em relao a outra (Art.
70); ou
(vi) Nos casos de emergncia nacional ou interesse pblico (Art. 71).

Conforme pode ser visto, a LPI no aborda o aspecto de co-propriedade no artigo 68 da LPI, isto
, basta que um dos co-proprietrios explore o objeto da patente e no mais ocorrer o risco de
que a sua patente tenha que ser licenciada compulsoriamente a um terceiro. Nesse contexto, a
possibilidade de se pedir uma licena compulsria ao co-proprietrio inativo no parece ter
fundamento, pois a patente est efetivamente sendo explorada.

No aspecto das licenas, surge um ponto mais polmico com relao ao regime de co-
propriedade envolvendo patentes isto, pois, conforme abordado no item anterior, a explorao do
objeto da patente aparenta ser livre para qualquer um dos co-proprietrios, tendo lastro no
Antigo Cdigo Civil assim como no Cdigo Civil em vigor (o assunto ser abordado mais
adiante).
 12

3.2.4. Aperfeioamento do objeto da patente

Um outro aspecto que merece ateno est na possibilidade de aperfeioar o objeto do pedido de
patente ou da patente concedida, isto , quando um dos co-proprietrios aperfeioa o objeto da
patente durante o curso de sua explorao, ter ele o direito de depositar um novo pedido de
patente para o citado aperfeioamento?

Neste ponto h que se fazer uma distino, visto que o citado aperfeioamento poderia ser
protegido atravs de um certificado de adio nos termos do Art. 75 da LPI ou ainda ser objeto
de um novo pedido de patente.

3.2.4.1. Certificado de adio

Conforme determina o Art. 76 da LPI, quando o objeto do pedido de patente ou mesmo de

uma patente concedida sofrer (nesse caso s aplicveis patentes de inveno), algum
aperfeioamento que merea proteo patentria, pode ser mais interessante proceder com
essa modalidade de proteo, que tem custos relativamente menores do que aqueles
associados com um pedido de patente independente.

O artigo 76 delimita que o depositante ou o titular podem depositar o pedido de certificado

de adio, parecendo ficar evidenciado que nesse caso no caberia o depsito por um dos
co-proprietrios de maneira independente.

Assim apesar de o artigo 6o determinar em seu pargrafo 3o que quando se tratar de

inveno ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a
patente poder ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeao e qualificao
das demais, para ressalva dos respectivos direitos, o Art. 77 parece dirimir eventuais
dvidas.

Como nesse artigo fica explicitado que o certificado de adio acessrio da patente, parece
esclarecido que o certificado ser pedido em nome de todos os co-proprietrios.

3.2.4.2. Pedidos de patente para aperfeioamentos

No caso de novos pedidos a questo pode ser mais complicada, visto que nesse caso, na
eventualidade de somente um dos co-proprietrios aperfeioar a inveno do pedido
inicialmente depositado, poderiam eventualmente os demais co-proprietrios alegar que o
aperfeioamento deveria ser depositado em nome deles tambm.

A questo foi abordada por Gama Cerqueira que definiu que:

Um dos titulares pode obter o privilgio da inveno sobre os quais os outros

titulares no adquirem direito nenhum. Somente ao autor do aperfeioamento
licito explorar a inveno melhorada, porque a patente, nesse caso, no se
considera com acessrio da principal. Poder parecer injusta esta soluo, pelo
fato de colocar um dos co-proprietrios em situao mais vantajosa para
concorrer com seus consortes. Mas no se pode negar a nenhum dos titulares
da patente o direito de aperfeioar a inveno, direito, alis, que compete a
qualquer pessoa; e, recebido esse direito, a conseqncia da exclusividade de
uso do aperfeioamento... (grifei).

A colocao acima parece estar de acordo com a prtica mundial no caso das patentes e
tambm nos termos do Art. 6. da LPI, ou seja, ao autor de inveno ou modelo de utilidade
ser assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condies
estabelecidas nesta lei.

Ainda nesse sentido, importante observar nesse ponto, que obtida a patente, pode,
eventualmente o titular no ter o direito de explora-la quando houverem outras patentes
anteriores cobrindo o mesmo produto.
 13

Tal impedimento evidentemente no se aplica no caso da co-propriedade, visto que o titular

que depositou o pedido de patente objeto do aperfeioamento no estaria infringido a
patente mais antiga, por ser evidentemente titular, ou co-proprietrio desta.

3.2.4.3. Inveno de empregado

Nos termos do Art. 88 e seguintes da LPI, qualquer inveno promovida por um empregado
pertence exclusivamente ao empregador quando esta decorrer de contrato de trabalho cuja
execuo ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou
resulte esta da natureza dos servios para os quais foi o empregado contratado, tendo como
ressalva ainda que o salrio normalmente pago ao empregado j supre as determinaes
desse artigo.

A LPI ainda refora que mesmo as invenes de autoria do empregado aps um ano da
extino do vnculo empregatcio, ainda sero de titularidade do ex-empregador.

Ainda dentro das determinaes da LPI em seu Art. 89 pode ainda o empregado receber
remunerao extra por conta de sua contribuio com a nova criao.

Um ponto importante previsto na LPI est definido no art. 91, que define que no caso de
inventos promovidos por contribuio pessoal de um empregado usando os recursos da
empresa, o pedido de patente ser de propriedade comum das duas partes envolvidas.

Como exceo regra acima, ser de titularidade exclusiva do empregado quando este tiver
desenvolvido uma inveno de maneira desvinculada do contrato de trabalho conforme
definido no artigo 90 da LPI.

Um caso encontrado na jurisprudncia ilustra a situao onde a empresa Asea Brown Boveri
foi condenada a repassar a um ex-estagirio, 25% dos lucros obtidos com um medidor
eltrico.

No caso julgado pela juza Iara Mongelos Wallim, de Cachoeirinha (RS), foi determinado
que o estudante de engenharia Cludio Antonio Saraiva teria direito a receber 25% do lucro
lquido que a ABB teve nas vendas de produtos que continham o "registrador ciclomtrico
progressivo para medidores eltricos" durante 10 anos visto que o estagirio trabalhou na
rea de controle de qualidade, auditoria e produto da empresa, e participou de projeto para
aperfeioar o medidor ciclomtrico - usado para medir energia. O estagirio teria sido o
inventor de uma soluo mudando um dispositivo do medidor do registrador de energia.

O ex-estagirio teria depositado um pedido de patente junto ao INPI tendo a empresa

alegado que a patente pertenceria exclusivamente ao empregador. A empresa entrou com
ao judicial para pedir a propriedade da patente, concedida em nome de Saraiva, tendo a
Justia declarado a co-propriedade da inveno. "A co-propriedade ocorre nas invenes
mistas, em que o empregado no recebe para inventar. O funcionrio cria pelos meios e
aprendizados da empresa, mas por mritos prprios, razo pela qual tem direito a uma justa
remunerao".

O caso ainda teve seguimento com o pleito do ex-estagirio que alcanou vitria por deciso
da juza Iara Wallim que concedeu ao impetrante a ao 25% dos lucros obtidos na venda
dos aparelhos que continham a inveno. O Tribunal de Justia do estado manteve a
sentena, que comeou a ser liquidada em 17 de julho. O recurso da ABB ao Superior
Tribunal de Justia ainda no foi decidido.

Denis Barbosa parece ter o mesmo entendimento da matria e afirma que:

Nunca demais lembrar que a mesma regra aplica-se quando o invento resulte de
relao de estgio, de servidor pblico no empregado e de servio autnomo,
inclusive no caso em que o prestador seja pessoa jurdica. Em todas essas hipteses,
haver condomnio e licena legal em favor do empregador, administrao pblica
ou tomador de servios. De outra lado, o condomnio s ser em partes iguais se
algo diverso no for pactuado. No caso de diversos inventores, a parte destes
tambm s ser igual na falta de prvio ajuste (art. 91 1.).
 14

3.3. LICENA DE USO

3.3.1. Licena ou transferncia da parte de um dos co-proprietrios

Nos termos do Art. 58 da LPI, pode a patente ou mesmo o pedido de patente ser licenciado a
terceiros.

Tendo em vista esses dispositivos legais, pode um dos co-proprietrios licenciar a sua parte da
patente a um terceiro sem a anuncia dos demais co-proprietrios?

Segundo Gama Cerqueira, vedada licena para terceiros sem autorizao dos co-proprietrios.
Nesse sentido este autor definiu que:

Quanto explorao da patente, a situao outra. A alienao da patente ato de

domnio, que no pode ser livremente praticado por um dos seus titulares, sem o acordo
com a interveno dos outros. Assim, pois, lcito aos titulares da patente ceder o
privilegio isoladamente.

Quando a faculdade de conceder licenas, uma vez que estas no afetam propriedade da
patente, a soluo, primeira vista, deveria ser diferente. Mas como pondera Ramella, a
licena, conforme suas condies, equivale a verdadeira alienao da patente, devendo-
se, pois, atender mais ao contedo do contrato do que sua qualificao.

Alm disso, a concesso de licena para explorao do invento, a no ser que o co-
proprietrio da patente se obrigue a no explor-lo, afetaria o direito dos demais
consortes, importaria admitir mais a uma pessoa na sua explorao, mais um
concorrente. Por outro lado, segundo as regras do Art. 633 do CC, defeso um ao
condmino dar posse, uso ou gozo da propriedade a estranhos, sem o consentimento dos
demais. Do mesmo modo, no pode um dos titulares da patente conceder a terceiros,
sem o consentimento dos outros, o uso e gozo da inveno por meio de contrato de
licena ....

Desta forma, evidentemente a concesso de licenas incompatvel com a diviso da patente,

conforme define o Art. 633 do Antigo Cdigo Civil:

Art. 633. Nenhum condmino pode, sem prvio consenso dos outros, dar posse, uso, ou
gozo da propriedade a estranhos.

Nos temos do Cdigo Civil vigente, existe dispositivo similar

Art. 1.314. Cada condmino pode usar da coisa conforme sua destinao, sobre ela
exercer todos os direitos compatveis com a indiviso, reivindic-la de terceiro,
defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou grav-la.

Pargrafo nico. Nenhum dos condminos pode alterar a destinao da coisa comum,
nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consenso dos outros.

A questo foi abordada por Denis Barbosa:

Um dos problemas mais recorrentes em Direito Patentrio da situao jurdica da

licena concedida por um dos titulares conjuntos de uma patente. A questo objeto de
elaborao doutrinria bastante rica, inclusive em Parecer de Clvis Bevilacqua,
aparentemente jamais publicado, constante de um velho processo existente nos arquivos
do INPI; e continua sendo discutido correntemente. 116. Distingue Gama Cerqueira,
citando o Dec.-lei 1.945, a liberdade de gozo de inveno, que todos os condminos
tm, da faculdade de fruio do privilgio (idem, n. 137). Assim, entende o autor, teria o
comunheiro, sob o Dec.-lei 7.903/45, o direito de fabricar, sem ser impedido pelos
demais titulares; no havia necessidade de recproco consentimento. Mas nada de
semelhante ocorreria quanto ao poder de ceder o privilgio, ou de licenci-lo; o
comunheiro no o poderia, se aplicadas as regras do art. 633 do CC, que veda ao
condmino ceder ou arrendar sua parte sem o consentimento dos demais compartes.
 15

Nesse aspecto conclui que:

V-se que o bem jurdico tutelado pelo art. 633 a clareza das relaes jurdicas, o
direito, que cada um tem, de conservar lquido e distinto seus direitos patrimoniais. O
destinatrio principal da norma o complexo fundirio, e sua raison d'
etre se enraza na
terra. um preceito de direito agrrio.

Nada mais distante das relaes concorrenciais, tuteladas pelo privilgio de inveno.
Entre a questo, objeto deste estudo, e a hiptese do art. 633 no h uma relao
necessria, que levasse aplicao obrigatria e em todos os casos do preceito de direito
civil.

Aplica-se, no entanto, o contedo do disposto no art. 633 aos casos em que ao licenciar
sua poro do privilgio, o comunheiro no renuncia ao uso. Nestas condies, atenta-se
contra o direito do outro titular, introduzindo mais um concorrente no mercado restrito
pela patente.

A soluo para um caso em que os condminos no se ajustem para o licenciamento (e

se quem quer licenciar no consente restringir-se o uso) a da alienao judicial do
privilgio ou a constituio de um administrador, ou a proposio de ao prpria para
obter o consenso da licena. So solues que residem igualmente no texto do Cdigo
Civil, e so plenamente s aplicveis. Qualquer das trs hipteses mencionadas ter a
vantagem da certeza jurdica, e trar ao comunheiro licenciante uma posio
juridicamente slida.

Porm, havendo na licena dispositivo prevendo exclusividade de uso, em favor da

licenciada, no h dano possvel ao outro titular, que, deveria tolerar, necessariamente, a
atividade do seu comparte. Atividade esta, como agora j disse exatamente sobre a
matria Clvis Bevilqua, que no um direito personalssimo; se o licenciado se
substitui ao licenciador, sem criar nova concorrncia (j que, ao menos potencialmente,
poder de concorrer tinha o licenciador) inalterado fica o espao legal em questo.

Gama Cerqueira ainda conclui que:

... pode-se estabelecer com regra geral que quando a patente for concedida a mais de
uma pessoa ou se tornar comum por qualquer ttulo, lcito a cada co-proprietrio usar e
explorar livremente a inveno; no pode, porm, sem o consentimento dos demais,
explorar a patente, cedendo-a ou concedendo licenas, nem alienar a sua parte a
terceiro, se outro consorte quiser adquiri-la pelo mesmo porm e nas mesmas condies.

As partes interessadas podem, entretanto, regular o exerccio de seus direitos sobre a

inveno e sobre a patente de acordo com suas convenincias.

J vimos, alis, que os titulares da patente tm a faculdade de dividir entre si o exerccio

dos direitos dela resultantes. Esses acordos, como observa Ramella, possuem alcance
puramente pessoal, limitados do modo de usar e gozar da inveno sem que a patente
perca o seu carter de unidade. Da decorre que o consorte que exorbite do seu direito
viola o contrato, mas no infringe o privilgio. (grifei)

A questo abordada por Robert P. Merges que, a titulo de exemplo, chama ateno para o
problema de licena por parte de um dos co-proprietrios de uma patente.

Merges ilustra que numa situao onde existem dois co-proprietrios A e B, onde A vende e
transfere 25% de sua parte da co-propriedade para C, resultando que C seria co-proprietrio com
A. Com isso, a cesso de A para C, resulta em um terceiro co-proprietrio de A que divide os
direitos sobre a titularidade da patente com os co-proprietrios originais A e B.

Nessa situao, C poderia da mesma forma licenciar a sua parte para uma outra parte sem o
consentimento de A e B, mesmo sendo estes os titulares originais da patente.
 16

O exemplo levantado por Merges pode ser encontrado na prtica no caso Ethicon v. U.S.
Surgical.

Nesta ao, a empresa Ethicon acusou a empresa U.S. Surgical de fabricar ou vender um
dispositivo cirrgico que supostamente estaria coberto por duas das reivindicaes
independentes da patente US 4.535.773 de autoria do nico inventor Dr. Yoon e demandando
indenizao pelo tempo da infrao em curso.

Enquanto a ao estava sendo julgada, a U.S. Surgical tomou conhecimento que um tcnico em
eletrnica Sr. Choi que alegava ter contribudo para o objeto da patente US 4.535.773, teria sido
excludo como co-inventor.

Imediatamente, a U.S. Surgical obteve uma licena de uso da patente US 4.535.773 do Sr. Choi
para poder explor-la, tendo a data da licena de uso sido contabilizada retroativamente. Alm
disso, a empresa U.S. Surgical ainda firmou um contrato onde o inventor Choi iria assessora-la
no curso da ao impetrada pela empresa Ethicon.

Com esse contrato firmado, a empresa U.S. Surgical retificou a titularidade da patente US
4.535.773 junto ao Escritrio de Marcas e Patentes norte-americano (United States Patent and
Trademark Office) tendo ao sido considerada improcedente a partir dessa alterao.

3.3.2. Licena voluntria

Nos termos do Art. 64 e seguintes da LPI, pode o titular da patente oferecer a licena da patente
atravs do INPI em publicao da Revista da Propriedade Industrial (RPI).

No est, porm, claro neste caso se a oferta de licena pode se solicitada por um s dos titilares.
Parece ser aplicvel aqui a mesma lgica comentada no item acima, e que no seria possvel
licenciar livremente o objeto da patente sem o consentimento dos demais co-proprietrios.

4. ANLISE COMPARATIVA

Apesar de j ter sido comentada a legislao estadunidense no caso Ethicon v. U.S. Surgical, nos termos
do artigo 35 U.S.C. 116, considera-se como co-inventor aquele que contribui de maneira inventiva a
pelo menos uma das reivindicaes da patente, mesmo nos casos onde estes no trabalharam fisicamente
no mesmo local no invento objeto da patente.

Ademais, segundo as determinaes da legislao estadunidense, cada co-proprietrio pode explorar o

objeto da patente sem ter de remunerar os demais titulares.

A legislao francesa traz um dispositivo diferente nesse sentido. Especificamente, segundo a legislao
desse pas, cada co-proprietrio pode explorar livremente o objeto da patente sendo, porm, necessrio
remunerar os demais co-proprietrios que no fazem o mesmo ou que no tenham licenciado a patente
para terceiros

Ademais, caso no se tenha um acordo razovel entre as partes, a citada remunerao dever ser decidida
judicialmente.

Ainda segundo a legislao francesa, cada co-proprietrio pode licenciar a patente de maneira no
exclusiva a terceiros, sendo tambm necessrio remunerar o co-proprietrio que no explora a patente.

Uma licena exclusiva s poder ser concedida a terceiros caso todos os co-proprietrios cheguem a um
acordo, sendo que a remunerao dever ser decidida pela via judicial.

No caso da legislao japonesa, cada co-proprietrio dever obter uma autorizao dos demais titulares
para ceder ou licenciar a sua parte da a patente para terceiros.

Ainda, passando pela legislao inglesa, mesmo que haja algum acordo em contrrio, os co-proprietrios
no podem licenciar ou ceder a sua parte da patente para terceiros sem o consentimento dos outros
titulares, mesmo nos casos onde os demais co-proprietrios fossem remunerados por tal ato.

5. CONCLUSO
 17

Conforme pode se concluir dos comentrios acima, fazendo-se uma analogia direta com o Cdigo Civil, a
questo de co-propriedade em patentes parece ter linhas relativamente claras quanto aos direitos e deveres
de todos os titulares.

Os co-proprietrios devem concorrer com as despesas de manuteno de um pedido de patente e da

patente derivada deste.

No que se refere explorao do objeto do pedido de patente ou da patente derivada deste, a doutrina
parece estar em consonncia com o atual Cdigo Civil em seu Art. 1.314, podendo-se concluir que cada
co-proprietrio pode explorar o objeto patenteado livremente sem ter de obter autorizao dos demais co-
proprietrios.

Na questo da cesso de licena a terceiros por um dos co-proprietrios, a doutrina parece estar em
consonncia com a legislao vigente, sendo necessrio que cada um dos co-proprietrios que licencia
obtenha autorizao de demais titulares.

Finalmente, parece ser evidente que no caso em que se opte pelo depsito de pedidos de patente ou
mesmo pedidos de registro de desenho industrial em regime de co-propriedade, deve-se estabelecer regras
claras entre os co-proprietrios para evitar problemas advindos das situaes abordadas acima e ainda
outras que porventura tenham sido omitidas venham a causar discusses entre os titulares da patente.

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