850180368573

29/10/2018 10:43

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Petição de Marca
Manifestação (Em Petição)
Número da Petição: 850180368573
Número do Processo: 909647623
Ato publicado na RPI nº: 2486

Dados do Requerente
Nome: SEW-EURODRIVE GMBH & CO. KG
CPF/CNPJ/Número INPI: DE0000329744
Endereço: Ernst-Blickle-Strasse 42, D-76646 Bruchsal
Cidade:
Estado:
CEP:
Pais: Alemanha
Natureza Jurídica: Pessoa Jurídica
e-mail:

Dados do Procurador/Escritório
Procurador:
Nome: Peter Eduardo Siemsen
CPF: 01466939737
e-mail: peter@dannemann.com.br
Nº API: 288
Nº OAB:
UF: RJ

Escritório:
Nome: Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

CNPJ: 33163049000114

Assunto da Petição

MANIFESTAÇÃO AO RECURSO CONTRA O INDEFERIMENTO

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Anexos

Descrição Nome do Arquivo

Razões Razoes.pdf

Procuração Procuracao.pdf

Procuração Substabelecimento.pdf

Declaro, sob as penas da lei, que todas as informações prestadas neste formulário são verdadeiras.

Obrigado por acessar o e-Marcas.

A partir de agora, o número 850180368573 identificará a sua petição junto ao INPI. Portanto guarde-o, a fim de que
você possa acompanhar na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial - RPI (disponível em formato .pdf no portal
www.inpi.gov.br) o andamento da sua petição. Contudo, tratando-se de serviço pago, a aceitação da petição está
condicionada à confirmação do pagamento da respectiva GRU (Guia de Recolhimento da União), que deverá ter
sido efetuado previamente ao envio deste formulário eletrônico, sob pena da presente petição vir a ser não
conhecida.

Esta petição foi enviado pelo sistema e-Marcas (Versão 2.1) em 29/10/2018 às 10:43

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 MANIFESTAÇÃO AO RECURSO CONTRA O INDEFERIMENTO

PEDIDO DE REGISTRO Nº : 909647623, de 07/07/2015

MARCA : MOVIMOC AUTOMAÇÃO HIDRÁULICA

PNEUMÁTICA

APRESENTAÇÃO : MISTA

CLASSE INTERNACIONAL : 07

RECORRIDA : SEW-EURODRIVE GMBH & CO. KG

RECORRENTE : MOVIMOC AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA

RAZÕES

SEW-EURODRIVE GMBH & CO. KG, tendo tomado ciência, por meio de
despacho publicado na Revista da Propriedade Industrial (RPI) n° 2486, de 28
de agosto de 2018, do recurso apresentado pela Recorrente contra o
indeferimento do pedido de registro em tela vem, com fulcro no artigo 213 da
Lei 9279/96 (LPI), oferecer a sua MANIFESTAÇÃO AO RECURSO CONTRA
O INDEFERIMENTO, com base nos fundamentos que a seguir aduz.

I – UM BREVE HISTÓRICO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE

REGISTRO Nº 909647623

À Recorrente negou-se o registro da marca mista “MOVIMOC AUTOMAÇÃO

HIDRÁULICA PNEUMÁTICA”, por ter considerado esse d. Instituto que tal
signo constitui reprodução do registro nº 830215050 para a marca nominativa
“MOVIMOT” e do registro nº 830215042 para a marca nominativa “MOVIMOT”,
respectivamente, nas classes 09 e 07, e de titularidade da Recorrida.

Contra a referida decisão a Recorrente apresentou recurso. No entanto, a

Recorrida, com base nos preceitos do artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade

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Industrial, chama a atenção dessa Autarquia para a natureza infundada das
razões da Recorrente e para a necessária manutenção do indeferimento
contestado.

II – DO ÓBVIO CONFLITO ENTRE AS MARCAS

A simples comparação dos signos deixa flagrante a imitação das marcas da

Recorrida e a impossibilidade de coexistência pacífica pela falta de
distintividade da marca da Recorrente, como, aliás, ficou consignado na
acertada decisão proferida por esse d. Instituto:

(da Recorrida)
MOVIMOT
(da Recorrente)
MOVIMOC

Como se pode notar, a Recorrente imitou a marca “MOVIMOT” da Recorrida,

resultando na sua completa colidência, uma vez que o uso da expressão
descritiva “AUTOMAÇÃO HIDRÁULICA PNEUMÁTICA” não agrega poder
distintivo ao sinal da MOVIMOC AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA. É óbvio,
portanto, que a marca atacada não preenche o requisito da distintividade,
sendo inevitável que o consumidor incorra em erro, confusão e/ou falsa
associação entre os signos no mercado.

E que não alegue a Recorrente que o fato de a sua marca se apresentar na

forma mista seria suficiente para diferenciar o seu sinal dos signos da
Recorrida, haja vista a flagrante imitação da expressão distintiva “MOVIMOT”.

Outrossim, o fato de a Recorrente ter apresentado uma explicação parca

acerca da origem do nome “MOVIMOC” não altera o presente cenário, qual
seja: as marcas “MOVIMOT” e “MOVIMOC” são colidentes em seus
aspectos gráficos, visuais e fonéticos.

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A realização de alterações superficiais em uma marca para constituir um sinal
“novo”, porém semelhante, é uma prática há muito conhecida e reprovada por
nossa doutrina. Nesse ponto, Gama Cerqueira tece os seguintes comentários:

A imitação pode assumir as mais variadas formas, sendo tarefa impossível

indicá-las todas. Tanto nos casos propriamente de contrafação, isto é, nos
casos de delito, como naqueles em que se procura registrar marca
semelhante a outra já registrada, o contrafator recorre a toda sorte de
artifícios para alcançar os fins visados e, ao mesmo tempo, embaraçar a
ação do prejudicado. Procura dar à nova marca aspecto semelhante,
capaz de criar confusão com a marca legítima, mas precavidamente
introduz elementos diferentes, às vezes bastante sensíveis, os quais,
sem prejudicar a impressão de conjunto da marca, possam servir
para sua defesa no caso de processo ou impugnação do registro. O
contrafator não visa a iludir apenas o consumidor, mas também a
Justiça ou a repartição incumbida do registro. Por isso, quanto mais
hábil é a imitação, tanto mais perigosa se torna.

(in “Tratado da Propriedade Industrial”, Ed. Revista dos Tribunais, pág.

916) (grifo nosso)

As palavras do jurista se encaixam com perfeição ao caso. Nota-se que a

Oposta procurou imitar o sinal da Opoente copiando seus aspectos
extrínsecos, mas tomou cuidado de realizar pequenas alterações a fim de
alegar que os signos não são iguais. Todavia, essas alterações não modificam
substancialmente o conjunto gráfico e fonético dos sinais, de forma que o
consumidor pode ser induzido em erro ou confusão.

Ao observar a inserção de uma nova marca no mercado, contendo a expressão

“MOVIMOC” – muito semelhante à expressão “MOVIMOT” da Recorrida –, o
consumidor acreditará que as atividades da Recorrente consistem de produtos
relacionados aos já tradicionais produtos da SEW-EURODRIVE GMBH & CO.
KG, o que não corresponde à realidade dos fatos.

Ao se deparar com produtos e/ou serviços que ostentam marcas idênticas ou

semelhantes, portanto, o consumidor não só presume que eles possuem a
mesma proveniência, mas também que eles apresentam o mesmo padrão de
qualidade, o que, no episódio em questão, de forma alguma, corresponde à
realidade dos fatos.

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 III – DA COLIDÊNCIA DOS PRODUTOS

Resta claro que os sinais em apreço são totalmente colidentes, sendo certo
que o fato de a Recorrente pleitear o registro de uma marca que é idêntica à
marca da Recorrida, identificando, ainda, produtos afins, inviabiliza a sua
convivência no mercado, a ver:

Produtos identificados pelo reg. nº 830.215.042 da Recorrida:

- Motores elétricos; motores com engrenagens; motores elétricos com controlador de

motor eletrônicos integrados; motores elétricos com acionador de motor eletrônicos
integrado.

Produtos identificados pelo reg. nº 830.215.050 da Recorrida:

- Controladores eletrônicos para motores; acionadores para motores; mecanismos de

mudança de velocidade eletrônicos; conversores de frequência; inversores de
frequência.

Produtos identificados pelo sinal da Recorrente:

- Acoplamentos de eixos [máquinas]; bobinas para máquinas; cilindros para máquinas;

controles hidráulicos para máquinas e motores; controles pneumáticos para máquinas
e motores; filtros [partes de máquinas ou motores]; gaxetas [peças de máquinas];
rolamentos; roldanas *; bomba de uso industrial; bomba hidráulica; macaco hidráulico;
mangueira e correia peça de máquina; máquinas agrícolas; pistões para cilindros.

Como se nota, há flagrante afinidade entre os produtos identificados pelos

sinais da Recorrida e os produtos cobertos pelo sinal pretendido pela
Recorrente, o que certamente induzirá o consumidor ao erro.

E que não alegue a Recorrente que o sinal por ela pretendido identifica
produtos inseridos em nicho de mercado específico, afinal, devido à colidência
entre as marcas e à semelhança entre os produtos que estas identificam, é

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inevitável que o consumidor incorra em erro, confusão e/ou indevida
associação quando da escolha dos produtos que desejam.

Assim, não se pode permitir a inserção no mercado de um sinal que, além de

reproduzir a marca da Recorrida e concorrer com esta em segmento
mercadológico afim, cobre produtos intrinsecamente relacionados, sem contar
que estes são ofertados através de canais de distribuição muito parecidos.

Há que se considerar que, sob um prisma econômico, as marcas também

reduzem o esforço do consumidor no momento da compra. Isso se explica
porque, com o passar do tempo, o consumidor acostuma-se com a qualidade e
com as características daquele produto/serviço e passa a adquiri-lo de forma
praticamente automática, baseado somente na marca que o distingue.

Gama Cerqueira, inclusive, ensina que:

“Em relação aos consumidores e ao público em geral, também

desempenham as marcas importante papel, permitindo a
identificação de produto, servindo de atestado da fabricação ou da
escolha e seleção dos artigos postos no comércio e impedindo que
comerciantes desonestos façam passar uns artigos por outros,
iludindo a boa fé dos consumidores.”

in Cerqueira, João da Gama – Tratado da Propriedade Intelectual, São

Paulo: Ed. Revista Forense, 1956. T. XVII p. 755. (grifo nosso)

Nesse sentido vale repisar que os produtos cobertos pelos sinais em questão
são afins, direcionados para o mesmo público consumidor, sendo ofertados,
portanto, através dos mesmos canais de distribuição, o que inviabiliza por
completo a sua convivência pacífica.

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 IV – O PEDIDO

Diante de todo o exposto, uma vez mais demonstrada a total impossibilidade

de inserção do sinal da Recorrente no mercado, a Recorrida requer a
manutenção do indeferimento do pedido de registro nº 909647623 por infringir
o disposto no artigo 124, inciso XIX, da LPI.

Termos em que,
Pede deferimento.

IM049352/BR – TRV/RBC

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