DCIMA QUINTA CMARA CVEL DO TJERJ APELAO CVEL N 33618/2009 APELANTES: 1) FABIO VENTURINI 2) COMPANHIA VALE DO RIO DOCE

APELADOS: OS MESMOS RELATOR: DES. GALDINO SIQUEIRA NETTO Propriedade industrial. Ao ordinria de indenizao por danos materiais e morais. Autor que, quando trabalhava como empregado da r, desenvolveu, produziu e instalou nas dependncias da mesma invento que visava facilitar o procedimento de reparo de locomotivas. Atividade de inveno que no fazia parte das atribuies do autor, mas que era incentivada pela empresa. Invento concebido em horrio de trabalho e com a utilizao de recursos da r, tendo o autor obtido a respectiva patente. Ao anulatria da patente ajuizada pela r perante a Justia Federal que foi julgada parcialmente procedente para reconhecer a co-propriedade da patente. Sentena que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a r ao pagamento de remunerao arbitrada em 3% sobre a economia gerada para a r de 2000 a 2014. Descabida a suspenso do processo requerida pela r. Inteligncia do art. 265, 5, do CPC. Reconhecida a co-propriedade da patente, no h que se falar em violao do direito de explorao da patente. Devida a remunerao que for fixada, nos termos do disposto no art. 42 do antigo CPI. falta de prvia estipulao ou acordo entre as partes, cabe ao Judicirio arbitrar tal remunerao. Valor fixado pelo MM. Juzo a quo que razovel, tendo sido sugerido como prmio por comisso da prpria r, devendo ser mantido. Recusa ao reconhecimento da originalidade do invento do autor e ao pagamento da remunerao por sua utilizao que no pode ser considerada mero inadimplemento, eis que atingiu a dignidade do autor. Negado provimento ao recurso da r. Provimento parcial do recurso do autor para condenar a r ao pagamento de indenizao por danos morais fixada em R$ 50.000,00.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelao cvel n 33618/2009, em que so partes as acima epigrafadas, ACORDAM os Desembargadores da Dcima Quinta Cmara Cvel do Tribunal de Justia do Estado do Rio de Janeiro, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso da r e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor, nos termos do voto do Desembargador Relator. Relatrio s fls. Conheo dos recursos por presentes os pressupostos de admissibilidade. Preliminarmente, cumpre rejeitar o pedido de suspenso do processo formulado pela r/2 apelante. Com efeito, suspenso o processo com fundamento no art. 265, IV, a, do Cdigo de Processo Civil, necessrio observar-se o disposto no 5 do referido artigo, que determina que nos casos enumerados nas letras a,, b e c do n. IV, o perodo de suspenso nunca poder exceder um (1) ano e que findo este prazo, o juiz mandar prosseguir no processo. Ademais, vale notar que no dia 28/07/2009 foram julgadas as apelaes interpostas pelas partes contra a sentena que reconheceu a co-propriedade da patente em questo. Desta forma, embora no haja notcia de trnsito em julgado do acrdo, no pende de julgamento qualquer recurso com efeito suspensivo. Finalmente, no custa observar que a admitir-se que qualquer ao indenizatria por violao de direitos de patente possa ser suspensa at o trnsito em julgado de ao de nulidade posteriormente ajuizada perante a Justia Federal seria munir eventuais infratores de recurso procrastinatrio incompatvel com o direito de reparao assegurado aos titulares de patentes. No mrito, tampouco merece prosperar o recurso interposto pela Companhia Vale do Rio Doce, segunda apelante, que insiste em alegar que a patente em questo seria nula. Ora, mantida a sentena proferida pelo MM. Juzo da 39 Vara Federal que julgou improcedente o pedido de nulidade da patente, no tem a Justia comum competncia para decidir em contrrio. Por outro lado, tampouco de se acolher o pedido subsidirio formulado pela r, que pretende ser reconhecida como usuria anterior de boa-f, isenta de qualquer obrigao indenizatria, nos termos do artigo 45 da Lei 9279/96. Ora, carece a r do requisito da boa-f, eis que ciente de que o autor sempre pretendeu uma remunerao por seu invento, somente tendo obtido uma oferta concreta da r, na forma de prmio, em 1997, anos aps o depsito do pedido da patente. Ademais, foi o

invento do autor instalado nas dependncias da r em 1987, uma dcada antes da entrada em vigor do dispositivo legal que garante direito ao usurio anterior de boa-f. Finalmente, vale lembrar que de acordo com a deciso da Justia Federal j mencionada, foi a r reconhecida como coproprietria da patente, no se lhe aplicando assim o dispositivo legal suscitado, que se destina a terceiros. Finalmente, no de se acolher a argumentao da r no sentido de que a justa remunerao pela explorao da patente s seria devida ao empregado inventor no caso de depsito da patente de boa-f e com justa anotao da co-propriedade em nome da empregadora, o que no se verificaria na hiptese. Ora, no se cansa a prpria r de repetir que o invento do autor careceria do requisito da novidade, razo pela qual no seria patentevel. Tal argumento, inclusive, foi utilizado pela r para fundamentar a recusa ao pagamento do prmio previsto na Portaria n 05/66. Como pretender-se, pois, que o autor tivesse requerido a patente em co-propriedade com a r? Passando anlise do recurso do autor, no merece prosperar o pedido de reforma da sentena para deferir direito de indenizao material ou moral por violao de patente, eis que, como visto acima, foi reconhecida a co-propriedade da patente, sendo assegurado ao empregador o direito exclusivo de licena de explorao. Pretende o autor que, no caso de ser confirmado o entendimento no sentido da co-propriedade da patente, lhe seja garantido o pagamento do prmio previsto na Portaria 05/66, no valor mnimo de 3% da economia gerada para a r, nos moldes do parecer de fls. 374/379, bem como a justa remunerao pela explorao do invento, no valor de 50% da economia gerada pelo mesmo e, ainda, a condenao da r ao pagamento de indenizao pelos danos morais que alega haver sofrido em virtude da falta de pagamento do prmio e da justa remunerao acima referidos. Correta a sentena recorrida ao decidir que o autor faz jus remunerao que for fixada, nos termos do disposto no artigo 42 do antigo Cdigo de Propriedade Industrial, vigente poca da inveno do autor e incio de sua utilizao pela r. Entendeu o MM. Juzo a quo, no entanto, que tal remunerao consistiria no prmio fixado atravs da Portaria n 05/66, adotando o valor sugerido pelo relatrio elaborado nos termos previstos pela mesma, equivalente a 3% da economia gerada para a r. Data venia, entendo que a mencionada Portaria no fixa valor algum de remunerao ao empregado inventor, mas apenas eventual prmio a ser concedido pela empresa, sendo que seu artigo 5 claro ao dispor que a deciso sobre a concesso do prmio pecunirio e a fixao, em definitivo, de seu valor so da competncia exclusiva do Presidente da Companhia, que

encaminhar o processo Diretoria, para homologao. No h que se falar, portanto, em obrigatoriedade de pagamento de prmio ao empregado inventor e nem se pode considerar que eventual prmio configure a remunerao fixada prevista no antigo Cdigo de Propriedade Industrial, valendo notar que a Portaria n 05/66 inclusive anterior ao referido diploma legal. Por outro lado, inobstante o argumento do autor, no sentido de que a co-propriedade, em partes iguais, da patente permitiria concluir que o benefcio econmico gerado tambm haveria de ser repartido em partes iguais, entendo que no merece acolhida a pretenso. Com efeito, no se est a tratar de explorao da patente pela empregadora para comercializao, mas de utilizao do invento no mbito da empresa. Vale destacar, outrossim, que se cuida de invento de utilizao muito restrita, eis que visa facilitar o procedimento de reparo de locomotivas. Assim, at mesmo a quantificao da economia gerada para a r extremamente difcil. De fato, em uma de suas missivas empresa r, o prprio autor admite a existncia de equipamento importado com funo idntica de seu invento, embora menos eficiente e de manuteno mais cara, que teria sido adquirido pela prpria r por cerca de US$ 100.000,00 (cem mil dlares norte-americanos), em 1975 (fls. 56). Como admitir, ento, que o autor fizesse jus a 50% de economia avaliada pela comisso da r em US$ 1.113.402,00 (um milho, cento e treze mil, quatrocentos e dois dlares norte-americanos), no perodo de 4 anos de operao do invento (fls. 374/379)? Foroso admitir-se que, ante tal custo, seria mais interessante para a companhia abandonar o invento do autor e adquirir outra mquina importada, ainda que menos eficiente e de manuteno mais dispendiosa. Tampouco de se acolher a argumentao da r no sentido de que a remunerao que for fixada seria de completa discricionariedade do empregador e que, na hiptese, consistiria na quantia ofertada ao autor 10 anos depois de iniciada a explorao de seu invento, nos termos da Portaria n 05/66. Ora, como visto acima, no tratava a Portaria n 05/66 da remunerao que for fixada de que cuida o art. 42 do antigo CPI, mas de prmio, este sim de total discricionariedade da companhia. Tal prmio, todavia, foi recusado pelo autor. Assim, se de um lado o autor no tem qualquer direito ao recebimento de tal prmio; de outro, no pode a r eximir-se do pagamento de remunerao pela explorao do invento do autor, sob alegao de que a mesma consistira no referido prmio que lhe foi ofertado e que o mesmo recusou. A obrigao do pagamento da remunerao que for fixada subsiste. E tal remunerao evidentemente no pode ser arbitrariamente fixada pela empregadora aps o incio da explorao do invento, sob pena de tornar letra morta a

garantia legal de remunerao ao empregado. Assim, ou bem a empresa estipula previamente a forma de clculo da remunerao devida ao empregado, ou, falta de um acordo com o empregado, cabe ao Judicirio arbitrar tal valor. Embora, como visto acima, as concluses do parecer da comisso da r (fls. 374/379) no tenham qualquer fora cogente, nada impede que sejam consideradas como parmetro para arbitramento judicial da remunerao devida ao autor. Assim, apesar de discordar da fundamentao da sentena, entendo que o valor da remunerao fixada pela mesma razovel e deve ser mantido. De fato, se comisso da prpria companhia considerou razovel o pagamento de 3% da economia gerada, nos moldes dos clculos elaborados pela mesma, tal valor h de ser vivel. Alm disso, o prprio autor nunca reivindicou administrativamente mais do que isso, o que indica que tambm lhe parecia justo o valor. Somente quando a companhia, aps uma dcada de paciente espera do autor, resolveu oferecer-lhe valor muito inferior, que o mesmo passou a postular valor mais elevado, certamente indignado com o tratamento recebido. Todavia, tal questo deve ser analisada no mbito do pedido de reparao moral. Postula o autor indenizao por danos morais em virtude da falta de pagamento da justa remunerao pela explorao de seu invento. Tal pedido, formulado em carter subsidirio, no foi apreciado pelo MM. Juzo a quo, cabendo a este tribunal apreci-lo, na forma do disposto no artigo 515, 1, do Cdigo de Processo Civil. Ora, uma vez decidido que cabia ao autor, na forma da legislao vigente poca, remunerao pela explorao de seu invento, evidente que a recusa da r ao pagamento constituiu ilcito. Inconteste que a r se utiliza do invento do autor desde 1987 e que somente em 1997 ofereceu prmio ao autor, que o recusou por considerar seu valor irrisrio. A inicial vem instruda com diversas cartas e peties apresentadas pelo autor r ao longo dos anos, sempre postulando deciso acerca do prmio estipulado na Portaria n 05/66. A r, pelo que dos autos consta, protelou deciso acerca do prmio por uma dcada e, quando tomou cincia da obteno da patente pelo autor, requereu administrativamente a declarao de nulidade da mesma (fls. 173/181). Todavia, mesmo aps deciso do INPI rejeitando seu pedido de nulidade (fls. 105/106), continuou a r a utilizar o invento do autor sem lhe pagar qualquer remunerao. Note-se, outrossim, que a r somente ingressou com ao visando a declarao judicial da nulidade da referida patente aps o ajuizamento pelo autor da presente demanda. Assim, entendo que a r, ainda que no tenha violado a patente do autor, na medida em que veio a ser reconhecida como co-proprietria da mesma, violou o direito do autor remunerao pelo seu invento,

causando-lhe inegvel dano moral. Com efeito, no se cuida na hiptese de mero inadimplemento, eis que a recusa da r a reconhecer a originalidade do invento do autor - mesmo aps obtida a respectiva patente e rejeitado o pedido administrativo de nulidade - com a conseqente recusa ao pagamento de remunerao por sua utilizao, atingiu a dignidade do autor. Considerando a gravidade do dano, o grau de reprovabilidade da conduta da r, o longo tempo em que se manteve o ilcito, bem como a condio financeira das partes, arbitro a indenizao pelos danos morais sofridos em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), os quais devero ser monetariamente corrigidos a partir da presente data at o efetivo pagamento. Pelo exposto, meu voto no sentido de negar provimento ao recurso da r e dar parcial provimento ao recurso do autor to-somente para condenar a r ao pagamento de indenizao por danos morais arbitrada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), monetariamente corrigidos a partir da presente data, mantida, no mais, a sentena recorrida nos termos em que foi proferida. Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2009.

GALDINO SIQUEIRA NETTO PRESIDENTE - RELATOR

Certificado por DES. GALDINO SIQUEIRA NETTO

A cpia impressa deste documento poder ser conferida com o original eletrnico no endereo www.tjrj.jus.br. Data: 07/10/2009 14:38:41Local: Tribunal de Justia do Estado do Rio de Janeiro - Processo: 2009.001.33618 - Tot. Pag.: 6