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1 INTRODUÇÃO
É comum associar a preferência dos consumidores à qualidade, à eficiência ou
ao custo dos produtos oferecidos, passando desapercebido o design, que é um
importante fator de diferenciação.
Cada vez mais, o consumidor, quando faz sua escolha, leva em
consideração o design dos produtos. Assim, um produto ou uma embalagem
visualmente diferenciados e atrativos podem trazer uma vantagem competitiva
significativa sobre os concorrentes.
Da mesma maneira que produtos tecnologicamente inovadores ou com
novas funcionalidades podem vir a ser objeto de proteção por patente, esta
diferenciação ou inovação no design do produto ou da embalagem pode
também ser protegida por meio de um registro de desenho industrial.
O registro industrial protege a forma ornamental plástica de um
produto, seja ele um objeto tridimensional, seja um conjunto de linhas e cores
bidimensional. Para que esse ornamento possa ser protegido, é necessário que
ele apresente um resultado visual novo e original, de maneira que o produto
ornamentado possa ser fabricado em escala industrial e não seja apenas uma
mera obra de arte.
No entanto, disso decorre uma grande dúvida: a proteção conferida
pela patente de desenho industrial pode ser cumulativa com a do direito do
autor sobre a inserção estética que lhe dá origem? Para responder a essa
pergunta, deve-se ter em mente que o desenho industrial nada mais é do que a
junção da técnica com a estética, ou seja, uma obra de arte aplicada, a qual
pode servir de tipo de fabricação industrial.
A dicotomia entre os direitos da Propriedade Industrial e os Direitos do
Autor traz aos juristas a incerteza no enquadramento de certas obras, levando
o aplicador a pecar por excesso, ampliando a proteção das obras, de modo a
criar restrições ao avanço tecnológico, ou a pecar por escassez, negando ao
autor o legítimo direito de sua criação.
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3 DESENHO INDUSTRIAL
3.1 CONCEITO
O conceito de desenho industrial deve ser entendido como um
determinado objeto ou coisa que tenha uma finalidade útil e não apenas, como
define a Lei de Propriedade Industrial, que sirva como um adorno, enfeite ou
ordenamento, devendo a forma seguir a função. 17 No entanto, é importante
ressaltar que o registro de desenho industrial protege a configuração externa
do objeto e não o funcionamento do mesmo.18
Segundo o conceito clássico, o desenho industrial ou design,19 como é
que a lei estabelece um requisito absoluto (artigo 100, II, da Lei de Propriedade
Industrial), a saber: a forma necessária, comum ou vulgar, do objeto é aquela
determinada essencialmente por considerações técnicas funcionais.42
objeto e suas variações, de modo que consiga possibilitar a sua reprodução por
técnico no assunto.63
O processamento do pedido é simples e breve, pois a lei de desenho
industrial visa a celeridade do processo. Uma vez recepcionado o pedido pelo
INPI, deverá desde logo ser publicado e concedido, depois de ter passado pelo
exame formal (desenhos não registráveis, item 3.3; contenha as peças
exigíveis - requerimento, relatórios descritíveis e reivindicações, desenhos ou
fotografias, campo de aplicação do objeto e, enfim, o comprovante de
pagamento de retribuição do depósito -; e, por fim, refira-se a um único objeto
com, no máximo, vinte variações).
O depositante pode requer sigilo do depósito por até 180 dias a contar
da data do depósito. O pedido pode ser retirado no prazo de 90 dias, contados
da mesma data. Caso o depósito não gere efeitos, será priorizado o depósito
imediatamente posterior. Caso o pedido não seja retirado no prazo de 180 dias,
o processo tramitará normalmente.64
Realizado o registro, este produzirá efeitos após sua publicação, que
sempre acontecerá independentemente da decisão final, seja ela concessão,
indeferimento ou arquivamento definitivo e após a imediata expedição do
certificado do registro. É importante salientar que a propriedade do desenho
industrial adquire-se mediante o registro validamente concedido. 65
No caso de concessão, o registro de desenho industrial tem validade
durante dez anos contados da data do depósito, prorrogáveis por mais três
períodos sucessivos de cinco anos, até atingir o prazo máximo de 25 anos
contados da data do depósito. As prorrogações devem ser pedidas no último
ano de vigência do registro ou até 180 dias após o vencimento do registro,
mediante pagamento de uma retribuição adicional. 66
Enquanto vigorar o registro, o titular tem o direito de impedir que
terceiros utilizem o desenho, sem seu consentimento ou contribuam para que
outros o façam. O desenho industrial poderá ser utilizado por terceiros desde
que o mesmo seja usado para fins experimentais, direcionados a estudo e
pesquisas tecnológicas ou científicas. Dessa prerrogativa também se excluí os
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NULIDADE DO REGISTRO
Embora não caiba recurso da concessão do registro do desenho
industrial, a lei prevê a nulidade do registro por via administrativa (artigos 113 a
117 da Lei de Propriedade Industrial) ou por via judicial (artigo 118, também, da
Lei de Propriedade Industrial). Além dessas formas de nulidade de registro, o
verdadeiro criador do desenho industrial, poderá requerer adjudicação do
registro que lhe foi negado injustamente pelo INPI, propondo ação
reivindicatória do registro na esfera judicial.74
O prazo, para a instauração do processo, pela via administrativa, é de
cinco anos contados da data do registro, sendo devidamente provocado por
requerimento de terceiro legitimado, exceto em decorrência de exame de
mérito quando não observados os requisitos definidos nos artigos 95 a 98 da
Lei de Propriedade Industrial, o qual poderá ser feito em qualquer momento, ou
podendo ser instaurado de ofício.75
Tanto o requerimento de terceiro legitimado, quanto a instauração do
processo de ofício, se feito no prazo de 60 dias da concessão do registro,
suspenderá os efeitos da concessão.76
Conforme o artigo 114 da Lei de Propriedade Industrial, depois de
devidamente publicada a decisão instauradora do processo administrativo, será
intimado o titular do registro de desenho industrial para se manifestar no prazo
de 60 dias. Decorrido esse prazo, o INPI deverá emitir um parecer,
independentemente de ter havido manifestação do titular do registro. Após o
parecer do INPI, deverão as partes ser intimadas para se manifestarem num
prazo igual de 60 dias.77
Decorrido o prazo, o processo será decidido pelo Presidente do INPI,
havendo ou não manifestação das partes, pondo fim à instância
administrativa.78 Ainda que extinto o registro, o processo de nulidade
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continuará.79
Em relação à ação judicial de nulidade, esta poderá ser proposta a
qualquer tempo da vigência do registro pelo INPI ou por qualquer outra pessoa
com legítimo interesse80, podendo a nulidade do registro ser arguida a qualquer
tempo como matéria de defesa.81 Atendido os requisitos do processo, o juiz,
preventiva ou incidentalmente, poderá suspender os efeitos do registro do
desenho industrial.82
A Justiça Estadual é competente para julgar a ação de nulidade de
registro de desenho industrial e quando não proposta pelo INPI, este intervirá
no feito, tendo o réu 60 dias para apresentação da contestação. Após o trânsito
em julgado, a decisão da ação de nulidade será publicada para a ciência de
terceiros.83
EXTINÇÃO DO REGISTRO
O registro do desenho industrial se extinguirá quando expirar o decurso
do prazo de vigência, seja pela renúncia de seu titular, ressalvados os direitos
de terceiros; pela falta de pagamento pela retribuição prevista; ou pela
ausência de procurador devidamente qualificado e domiciliado no país, com
poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para
receber citações, no caso de titular domiciliado no exterior.84
O registro de desenho industrial depois de extinto passa a ser de uso
comum, podendo ser explorado livremente. Ao ser concedido o registro sobre
um desenho industrial, o titular passa a exercer um monopólio sobre o mesmo.
No entanto, esse monopólio é limitado, podendo atingir o prazo máximo de 25
anos, ou seja, 10 anos prorrogados por três vezes consecutivas de 5 anos. Ao
fim deste prazo, extingue-se o registro, por omissão do titular quanto a sua
prorrogação ou por não serem mais possíveis prorrogações. 85
No caso da renúncia, que é um ato de vontade do titular do registro por
não possuir mais interesse no objeto registrado, não se admite o prejuízo de
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postos no comércio.104
Um industrial precisa ficar protegido das afrontas aos seus direitos, isto
é, ele necessita de proteção legal efetiva, a fim de ter exclusividade em sua
exploração. Essa prova imediata de seu direito, isenta de contestação, só o
registro pode conceder.105
Esse privilégio de proteção envolve restrições à liberdade de comércio
e indústria, acompanhadas de sanções impostas pela lei. Para isso é
necessário que a lei estabeleça condições para a concessão do privilégio, não
necessitando o desenho ou modelo industrial ser apenas original, mas também
possuir o atributo da novidade, como anteriormente já discutido.106
Em relação à propriedade artística, a proteção dada pelo direito autoral
é o respeito à moral e o impedimento de que a obra seja reproduzida e
explorada por terceiros, auferindo assim vantagem econômica. 107
Diferentemente dos desenhos e modelos industriais, os direitos artísticos não
demandam cautelas especiais, bastando que o autor prove que a obra é sua,
pois a obra de arte é única e independe de registro. A lei, com intuito de
fornecer maior segurança ao autor da obra, faculta o registro, embora esse não
seja essencial para constituição desse direito.108
Nesse sentido, João da Gama Cerqueira afirma que “sendo
inteiramente diversos os interesses a proteger, forçosamente deverão ser
diferentes as leis de proteção da propriedade artística e dos produtos
industriais”.109
Diz João da Gama Cerqueira:
Assim, o legislador, ou submeteria todos os desenhos e modelos
industriais ao regime da propriedade artística, ou criaria sistema de
proteção análogo ao dos desenhos e modelos, sujeitando a este
regime a propriedade artística. No primeiro caso, a proteção do direito
do autor, sob o ponto de vista comercial e industrial, seria ineficaz ou
pouco útil. Por outro lado, ficariam desprotegidas as criações comuns,
destituídas de caráter artístico mais acentuado, em que
predominasse o aspecto utilitário do objeto, o que redundaria em
prejuízos das próprias indústrias interessadas. No segundo caso, os
artistas ficariam obrigados ao registro de suas obras, e a proteção
destas passaria a depender de certos requisitos legais, o que é
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estético.128
Não há dúvidas a respeito da possibilidade de cumulação entre a Lei
de Propriedade Industrial e a Lei do Direito do Autor. Entretanto, as chamadas
obras de artes aplicadas, para receberem a proteção de ambas as leis,
deverão ter necessariamente a possibilidade de dissociação material entre a
obra artística e o produto industrial. Como exemplo, pode-se citar o caso da
pintura da carroçaria de um automóvel, podendo esta ser raspada sem que o
veículo perca sua integridade, o que não acontece quando a obra é a própria
forma da carroçaria.129
Newton Silveira afirma que se a forma estética não puder ser separada
do resultado técnico, que por sua vez é decorrente de uma determinada forma,
teremos uma limitação aos direitos do autor e nesse caso existe confronto
entre os direitos de naturezas diversas, sendo o legislador obrigado a optar por
aquele que beneficie a coletividade.130
Em outras palavras, Newton Silveira afirma que “somente deve ser
negada a proteção autoral a uma forma artística, quando a mesma constitua
forma necessária para a obtenção de um resultado técnico”. 131
Segundo esse mesmo autor, a par da tutela dos direitos autorais,
quando uma criação possuir condições de ser industrializada, o autor poderá
obter também uma patente de modelo industrial, na forma prevista na Lei de
Propriedade Industrial. Por outro lado, a patente de um modelo de desenho
industrial poderá ser obtida para novas formas, às quais falte o cunho artístico,
mas desde que possuam os requisitos da originalidade, novidade e caráter
industrial. Nesse caso, não será tutelado o direito do autor por faltar o requisito
do valor artístico.132
Portanto, um produto de desenho industrial não gozará da proteção do
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direito autoral quando não possuir nível artístico suficiente, podendo assim ser
tutelado pela Lei de Propriedade Industrial. 133
Assim, após toda está exposição, Newton Silveira conclui:
Assim entendido, a única diferença entre a aplicação da teoria da
unidade da arte e a da dissociabilidade consistirá em que, pela
primeira, a lei de direitos de autor protegerá inclusive a forma de
produtos industriais de baixo nível estético, enquanto que, pela outra,
tais criações somente poderão ser tuteladas como modelos
industriais. As criações industriais de alto nível estético serão
protegidas tanto numa quanto em outra, exceto quando se tratar de
forma necessária, caso em que a aplicação da lei de direitos de autor
estará excluída por ambas, a fim de evitar a interferência do direito
autoral no campo da técnica.134
Ainda se faz pertinente mencionar a discussão gerada após a nova
redação da Lei 9.610/98, a qual suprimiu do seu artigo 7°, o antigo inciso XI do
artigo 6° da anterior Lei 135
. Qual seja: “obras de arte aplicada, desde que seu
valor artístico possa dissociar-se do caráter industrial do objeto a que estiverem
sobrepostas”.
Apesar do fato da patente de desenho industrial poder ser cumulativa
com a do direito autoral sobre a inserção estética que lhe dá origem gerar
grande discussão, esta não prospera. Há doutrinadores que consideram este
artigo taxativo, não podendo assim pensar na cumulação de ambas as leis,
propriedade industrial e direito autoral. No entanto, há quem diga que a lista
das obras intelectuais protegidas, elencadas no artigo 7° da Lei do Direito do
Autor, seja meramente exemplificativa, fazendo com que a supressão do
dispositivo que tratava especificamente de obras de arte aplicada não a exclui
do âmbito autoral.136
Newton Silveira é quem melhor explora o assunto e, conforme já visto,
diz que mesmo com a alteração de ambas as leis, propriedade industrial e
direito autoral, existe, sim, a possibilidade de dupla proteção dos desenhos
industriais.
Apesar de aparentemente o atual artigo 7° da Lei do Direito do Autor
ter suprimido a norma do antigo artigo 6°, inciso X I, o qual tutelava as obras de
arte aplicada, não excluiu expressamente. Assim, continuam tuteladas com
ressalva do artigo 8°, VII da atual Lei, que consid era que não pode ser objeto
de proteção da Lei “o aproveitamento industrial ou comercial das idéias
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contidas nas obras”. Tal norma não diverge da anterior, que protegia as obras
de arte aplicada.137
conferida ao desenho industrial pode durar até 25 anos, sendo esta quase que
automática.146
Segundo pesquisa realizada no banco de dados do INPI, pode-se
perceber que no período de 1997 a 2001, o número de depósitos de modelos
de utilidade foi aproximadamente 9,8%, enquanto que o número de depósitos
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de desenho industrial foi de 42,7%.147
6 CONCLUSÃO
No mundo moderno, o consumidor faz sua escolha levando em
consideração múltiplos fatores, dentre os quais destaca-se o design do
produto, o que torna mais complexa a atividade das empresas do ramo da
tecnologia. Assim, um produto ou, até mesmo, uma embalagem visualmente
diferenciada e atrativa, pode trazer uma vantagem competitiva sobre os
concorrentes.
Tal complexidade esta relacionada ao campo da indústria, uma vez que
os desenhos industriais são fatores determinantes para o sucesso de uma
empresa.
Assim, iniciaram-se as discussões acerca da possibilidade de
cumulação da proteção dos desenhos industriais com o direito autoral. Tal
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