Professor Suhel Sarhan Júnior

Advogado. Mestre em Direito. Pós-graduado em Direito Empresarial pela

Universidade Presbiteriana Mackenzie. Cursos pelo Instituto Laspau, Harvard
University (Cambridge) e pela University of Toronto (Canadá). Professor de
Direito Empresarial do Damásio Educacional, nos cursos preparatórios para
OAB, Carreiras Jurídicas e Pós-graduação. Professor de Direito Empresarial e
Civil nos cursos de Graduação e Pós-graduação do Unisal - Lorena. Professor
de Direito Empresarial do LLM em Direito Corporativo do IBMEC. Professor
convidado em cursos de Pós-graduação. Autor de obras jurídicas, com
citações pelo Superior Tribunal de Justiça, com destaque para "Direito
Empresarial 3ª edição" e "Recuperação de Empresas e Falência". Agraciado
com o prêmio "Láurea de Mérito Docente", concedido pela Seccional da
OAB/SP.

1/3/22 1
 INDICAÇÃO
DE
BIBLIOGRA
FIA

1/3/22 2
 Parte I: Noções sobre a Propriedade
Intelectual
1. Conceito de Propriedade Intelectual;

2. Diferenças entre Direito Autoral, Propriedade Industrial e Proteção ao

programa de computador;

3. Propriedade Industrial (Legislação aplicável, bens protegidos, órgão de

registro, natureza do registro).

1/3/22 3
 Parte I: Noções sobre a Propriedade
Intelectual
Direito Autoral: Lei n. 9.610/98

Proteção ao Programa de Computador: Lei n. 9.609/98

Propriedade Industrial: Lei n. 9.279/96

1/3/22 4
 Parte I: Noções sobre a Propriedade
Intelectual
PROPRIEDADE DIREITO AUTORAL PROTEÇÃO AO
INDUSTRIAL SOFWTARE
CRIAÇÕES DO CRIAÇÕES DO SOFTWARES QUE
INTELECTO HUMANO INTELECTO HUMANO SERÃO APLICADOS EM
COM FINALIDADE COM FINALIDADE SUPORTES FÍSICOS
ECONÔMICA ARTÍSTICA, (HARDWARES)
CIENTÍFICA,
LITERÁRIA OU
CULTURAL
LEI N. 9279/96 Lei n. 9610/98 Lei n. 9609/98
Como regra o registro Como regra o registro Como regra o registro
possui natureza constitutiva possui natureza possui natureza
declaratória declaratória

Registro feito no INPI Artigo 17 da Lei n. Registro feito no INPI

(Instituto Nacional da 5988/73. (Instituto Nacional da
Propriedade Industrial) Propriedade Industrial)
1/3/22 5
 Propriedade Industrial

Bens protegidos (Patentes, Marcas, Desenhos) e também coíbe a falsa indicação

geográfica;

Os procedimentos para registro de quaisquer um dos bens da Propriedade Industrial

podem ser feitos por meio do site www.inpi.gov.br;

O INPI é uma autarquia federal, criada pela Lei n. 5648/1970.

Os bens da Propriedade Industrial são tidos como bens móveis para fins de direito (art.
5 da LPI).

1/3/22 6
De acordo com art. 123 da LPI, existem três espécies de marcas:

1. Marcas de Certificação: São aquelas utilizadas para atestar a qualidade de produto ou serviços. (Art. 128, §3 da LPI O registro da
marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço
atestado).

2. Coletivas: Servem para identificar membros de uma entidade representativa de coletividade (Art. 128, § 2 da LPI. O registro de
marca coletiva só poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta
da de seus membros).

3. Produtos ou Serviços: Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não
compreendidos nas proibições legais.

Marcas
1/3/22 7
1. O Brasil não admite outros sinais, que não visuais, como passíveis de registro de marca,
como, por exemplo, sinais sonoros ou olfativos.

2. Nos EUA é permitido o registro de marcas não convencionais, como as sonoras, tal como
previsto no Lanham Act, dentro do US CODE.

Marcas
1/3/22 8
Marcas de Produto ou
Serviço
Formas de se requerer o registro junto ao INPI:

1. Nominativa: composta apenas por letras e números

ou letras ou números
Volkswagen – Rede Globo – Nike – Coca-Cola – IBM
– BMW – Mercedes - Benz

2. Figurativas: exterioriza-se por meio de desenhos

1/3/22 9
Marcas de Produto ou Serviço

Formas de se requerer o registro junto ao INPI:

3. Mistas: composta por lestras e/ou números e desenhos

1/3/22 10
 Marcas de Produto ou Serviço
Formas de se requerer o registro junto ao INPI:
4. Tridimensional: apresenta-se em três dimensões:
Marca tridimensional é o sinal constituído pela forma plástica distintiva em si, capaz
de individualizar os produtos ou serviços a que se aplica. Para ser registrável, a forma
tridimensional distintiva de produto ou serviço deverá estar dissociada de efeito
técnico. (3 edição Manual de Registro de Marcas, instituído pela Res. INPI n.
249/2019)

1/3/22 11
 MARCAS
MAIS
VALIOSAS
(BRAND
FINANCE –
2020/2021)

1/3/22 12
Marcas
Brasileiras
dentre as Itaú – Posição 387
mais valiosas
do mundo 2. Banco do Brasil - 492
(Brand
Finance –
2020/2021)

1/3/22 13
 Novidade: a novidade é relativa, ou seja,
precisa ser nova em seu ramo de atividade.
(Princípio da Especificidade).

INPI classifica os ramos de acordo com o Nice

Requisitos (sistema de classificação internacional).
para registro
da Marca Existem 34 classes de produtos e serviços
(Consultar tabela NCL11/2019)

Obs: a marca de alto renome é exceção

1/3/22 14
 Requisitos
Art. 125 da LPI. A marca de alto renome é exceção ao princípio da
especificidade, pois ganhará proteção em todos os ramos de
atividade.
para registro
da Marca Quem regula o procedimento para uma marca se tornar de alto
renome é a IN 107/2013

IN 107/2013. Art. 1º (...) considera-se de alto renome a marca

registrada cujo desempenho em distinguir os produtos ou serviços
por ela designados e cuja eficácia simbólica levam-na a extrapolar
seu escopo primitivo, exorbitando, assim, o chamado princípio da
especialidade, em função de sua distintividade, de seu
reconhecimento por ampla parcela do público, da qualidade,
reputação e prestígio a ela associados e de sua flagrante capacidade
de atrair os consumidores em razão de sua simples presença.

1/3/22 15
 Requisitos
IN 107/2013
Art. 3º A comprovação da alegada condição de alto renome deverá

para registro estar vinculada a três quesitos fundamentais:

I. Reconhecimento da marca por ampla parcela do público

da Marca brasileiro em geral;

II. Qualidade, reputação e prestígio que o público brasileiro em
geral associa à
marca e aos produtos ou serviços por ela assinalados; e
III. Grau de distintividade e exclusividade do sinal marcário em
questão.

Art. 8º Reconhecido o alto renome, o INPI anotará esta condição no

registro da marca que ensejou tal condição.
Parágrafo único. Tal anotação perdurará por 10 (dez) anos,
ressalvadas as seguintes hipóteses:

1/3/22 16
 MARCAS
DE ALTO
RENOME

1/3/22 17
 MARCAS
DE ALTO
RENOME

1/3/22 18
 MARCAS
DE ALTO
RENOME

1/3/22 19
 MARCAS
DE ALTO
RENOME

1/3/22 20
 Requisitos
2. Não colidência com marca notoriamente conhecida (art. 126 da LPI)

para Registro Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos
do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade
Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente

da Marca depositada ou registrada no Brasil.

Convenção da União de Paris

Art. 6º bis (1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o
registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do
interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua
reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma
marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que
nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada
pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O
mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou
imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.

1/3/22 21
 Requisitos
3. Ausência de Impedimentos (art. 124 da LPI)

para Registro
Art. 124. Não são registráveis como marca:

da Marca
I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos,
nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;

II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou
que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto
religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração;

IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria
entidade ou órgão público;

(....) existem mais incisos!

1/3/22 22
 Titular do
Quem poderá requerer o registro? Qualquer pessoa física ou jurídica
(art. 128 da LPI), exceto para as marcas coletivas e certificadoras.

registro Prioridade Unionista (art. 127 da LPI): Ao pedido de registro de

marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em
organização internacional, que produza efeito de depósito nacional,
será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no
acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos
ocorridos nesses prazos.

Pedido via Protocolo de Madrid (Res INPI n. 247/2019): Desde o

dia 02.10.2019, é possível requerer o registro de marca em um
único pedido em até 120 países, por meio do INPI em conjunto com
a Secretaria Internacional da OMPI (Organização Internacional da
Propriedade Intelectual)

1/3/22 23
 Titular do Pedido com sistema Multiclasse (Res. INPI n. 248/2019):
Requerimento do registro em mais de uma classe de

registro proteção.

1/3/22 24
Vigência Art. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10
(dez) anos, contados da data da concessão do registro,
prorrogável por períodos iguais e sucessivos.

§ 1º O pedido de prorrogação deverá ser formulado

durante o último ano de vigência do registro, instruído
com o comprovante do pagamento da respectiva
retribuição.

§ 2º Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado

até o termo final da vigência do registro, o titular poderá
fazê-lo nos 6 (seis) meses subseqüentes, mediante o
pagamento de retribuição adicional.
Proteção Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro
validamente expedido, conforme as disposições desta Lei,

Conferida sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o

território nacional, observado quanto às marcas coletivas
e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou

depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses,
marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar
produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá
direito de precedência ao registro.
Proteção Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda
assegurado o direito de:

Conferida I - ceder seu registro ou pedido de registro;

II - licenciar seu uso;

III - zelar pela sua integridade material ou reputação.

Proteção
Art. 132. O titular da marca não poderá:

Conferida I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que

lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e
comercialização;

II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a

destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência;

III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si

ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art.
68; e

IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou

qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo
para seu caráter distintivo.
Contratos de Art. 134. O pedido de registro e o registro poderão ser
cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos

Cessão e legais para requerer tal registro.

Licença Art. 135. A cessão deverá compreender todos os registros

ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou
semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico,
semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos
registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos.
Contratos de Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido
de registro poderá celebrar contrato de licença para uso

Cessão e da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle

efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos
respectivos produtos ou serviços.
Licença Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo
titular de todos os poderes para agir em defesa da marca,
sem prejuízo dos seus próprios direitos.

Art. 140. O contrato de licença deverá ser averbado no

INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.
Das Nulidades Art. 165. É nulo o registro que for concedido em
desacordo com as disposições desta Lei.
Parágrafo único. A nulidade do registro poderá ser total
ou parcial, sendo condição para a nulidade parcial o fato
de a parte subsistente poder ser considerada registrável.

Art. 166. O titular de uma marca registrada em país

signatário da Convenção da União de Paris para Proteção
da Propriedade Industrial poderá, alternativamente,
reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do
registro, nos termos previstos no art. 6º septies (1)
daquela Convenção.
 Nulidade pela via administrativa
Art. 168. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando
tiver sido concedida com infringência do disposto nesta Lei.

.
Art. 169. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante
requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180
(cento e oitenta) dias contados da data da expedição do certificado de registro.

Art. 170. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta)

dias.
 Nulidade pela via administrativa (Case)

.
 Nulidade pela via administrativa (Case)

.
 Nulidade pela via judicial
Ação de Nulidade de Marca com Pedido Liminar (Procedimento previsto nos arts. 173 e seguintes da LPI)

Art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

. Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do
registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios.

Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua
concessão.

Art. 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor,
intervirá no feito.

§ 1º O prazo para resposta do réu titular do registro será de 60 (sessenta) dias.

 Nulidade pela via judicial (Cases)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE MARCAS. CONFUSÃO

DE MARCAS. Conforme a Lei nº 9.279, de 1996, é indevido, e
.
consequentemente nulo, o registro da marca FARMHODERM FARMÁCIA
DE MANIPULAÇÃO, obtido pela ré, por vulnerar o direito de uso exclusivo
da marca FARMODERM, adquirido precedentemente pelo autor. (TRF4.
Processo AC 36099 RS 2003.71.00.036099-0 - Orgão Julgador QUARTA
TURMA – Publicação D.E. 23/11/2009 -Julgamento11 de Novembro de
2009 –Relator SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA)
 Nulidade pela via judicial (Cases)
(...) AÇÃO DE NULIDADE DE MARCA. AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. l Insurge-se TRANSPORTADORA D
´AGOSTINI E REPRESENTAÇÕES LTDA contra a decisão de primeiro grau
que indeferiu o pedido de antecipação de tutela pleiteado nos autos da ação
.
ordinária movida pela Agravante, em face do INSTITUTO NACIONAL DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI e de DAGO TRANSPORTE E
LOGISTICA LTDA - EPP E DAGO TRANSPORTES LTDA, objetivando a
suspensão dos efeitos do registro da marca "T-DAGO" e o sobrestamento do
pedido de registro da marca "GRUPO DAGO" junto ao INPI, sob alegação
de anterioridade impeditiva de sua marca "TRANSPORTADORA D
´AGOSTIN". (TRF2 - Processo. AG 00102564820164020000 RJ 0010256-
48.2016.4.02.0000 - Orgão Julgador1ª TURMA ESPECIALIZADA
Julgamento22 de Março de 2017 - RelatorPAULO ESPIRITO SANTO)
 Uso Indevido de marca (Ação de
Abstenção de Uso de Marca)
A ação de abstenção de uso de marca corre perante a Justiça Estadual e seu objetivo é o de impedir
o uso de marca de forma parasitária, ou seja, que terceiras pessoas usem indevidamente uma marca
registrada. Entende o STJ que o uso indevido enseja dano moral in re ipsa.
.

Os prejuízos suportados, nesse contexto, prescindem de comprovação, pois se consubstanciam na

própria violação de um direito autônomo, derivando da própria natureza da conduta perpetrada. A
demonstração do dano, assim, se confunde com a demonstração da existência do fato – contrafação
–, cuja ocorrência é premissa assentada pelas instâncias de origem. A contrafação de marca,
portanto, encerra hipótese de dano in re ipsa.” (Ministra Nancy Andrighi. Resp. 1.661.176)
 Uso Indevido de marca (Ação de
Abstenção de Uso de Marca)
Não se pode olvidar, ademais, que a marca, muitas vezes, é o ativo mais valioso da empresa,
sendo o meio pelo qual o empresário consegue, perante o mercado, distinguir e particularizar
seu produto ou serviço, enaltecendo sua reputação. Portanto, por sua natureza de bem imaterial,
.é ínsito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido da marca,
pois, forçosamente, a reputação, a credibilidade e a imagem da empresa acabam sendo atingidas
perante todo o mercado (clientes, fornecedores, sócios, acionistas e comunidade em geral), além
de haver o comprometimento do prestígio e da qualidade dos produtos ou serviços ofertados,
caracterizando evidente menoscabo de seus direitos, bens e interesses extrapatrimoniais. O
contrafator, causador do dano, por outro lado, acaba agregando valor ao seu produto,
indevidamente, ao se valer da marca alheia. Sendo assim, o dano moral por uso indevido da
marca é aferível in re ipsa (...) (Min. Luis Felipe Salomão. Resp. 1.327.773/MG. 15/02/2018)
O FENÔMENO
DA
DEGENERAÇ
ÃO DAS
MARCAS
O FENÔMENO
DA
DEGENERAÇ
ÃO DAS
MARCAS
O FENÔMENO
DA
DEGENERAÇÃO
DAS MARCAS
O FENÔMENO
DA
DEGENERAÇÃO
DAS MARCAS
O fenômeno Art. 142 da LPI. O registro da marca extingue-se:
I - pela expiração do prazo de vigência;
da II - pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em
relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
degeneração III - pela caducidade; ou
das marcas IV - pela inobservância do disposto no art. 217.

Perdem
proteção?
O fenômeno da degeneração das marcas
Perdem proteção?

Convenção de Paris
Art. 6, quinquies
B) Só poderá ser recusado ou invalidado o registro das marcas de fábrica ou
de comércio mencionadas no presente artigo, nos casos seguintes: (...)
(2) quando forem desprovidas de qualquer caráter distintivo ou então
exclusivamente composta por sinais ou indicações que possam servir no
comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o
valor, o lugar de origem dos produtos ou a época da produção, ou que se
tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e
constantes do comércio do país em que a proteção é requerida;
O fenômeno da degeneração das marcas
Perdem proteção?

Precedentes por via indireta:

(Apelação Cível nº 229.580-1/0, TJSP, rel. Jorge Tannus, j. 09.11.1995.) Caducidade marca JetSki);

Marca Gibi

ADMINISTRATIVO. MARCA QUE, PELO SEU PIONEIRISMO, PASSOU A CONFUNDIR-SE COM O PRÓPRIO PRODUTO
QUE VISAVA A DISTINGUIR. REGISTRO. PROIBIÇÃO LEGAL. INÉRCIA PROVANDO PERDA DE PROTEÇÃO
MARCÁRIA. LEI 5.772/71. ART, 93, I, C/C. ART. 65,20.

- Nos termos da legislação de regência, não é passível de registro a marca que passou a equivaler à designação do próprio produto
que visava a distinguir, pouco importando se um dia ela foi nome fantasia ou se nasceu de genuína designação popular.

- Tendo a antecessora da Autora deixado de pedir a prorrogação do registro da marca após 16/08/75 e só requerendo novo registro
comprovadamente em 22/04/91, ocorreu inércia autoral provocando a perda de proteção em face da identificação do produto pela
antiga marca, já caída no domínio popular.

- Apelos e remessa necessária providos.”(Apelação Cível n. 99.02.29657-2, TRF2, rel. Juíza Federal Conv. Márcia Helena Nunes, j.
27.07.2005)
O fenômeno
Precedentes por via indireta:
(Apelação Cível nº 229.580-1/0, TJSP, rel. Jorge Tannus, j. 09.11.1995.)
Caducidade marca JetSki);

da
degeneração Marca Gibi
ADMINISTRATIVO. MARCA QUE, PELO SEU PIONEIRISMO, PASSOU A

das marcas
CONFUNDIR-SE COM O PRÓPRIO PRODUTO QUE VISAVA A DISTINGUIR.
REGISTRO. PROIBIÇÃO LEGAL. INÉRCIA PROVANDO PERDA DE
PROTEÇÃO MARCÁRIA. LEI 5.772/71. ART, 93, I, C/C. ART. 65,20.

Perdem - Nos termos da legislação de regência, não é passível de registro a marca que
passou a equivaler à designação do próprio produto que visava a distinguir, pouco

proteção?
importando se um dia ela foi nome fantasia ou se nasceu de genuína designação
popular.
- Tendo a antecessora da Autora deixado de pedir a prorrogação do registro da
marca após 16/08/75 e só requerendo novo registro comprovadamente em
22/04/91, ocorreu inércia autoral provocando a perda de proteção em face da
identificação do produto pela antiga marca, já caída no domínio popular.
- Apelos e remessa necessária providos.”(Apelação Cível n. 99.02.29657-2, TRF2,
rel. Juíza Federal Conv. Márcia Helena Nunes, j. 27.07.2005)
Trade Dress Não há previsão de conceito na lei brasileira, tampouco de
proteção legal.

Conceito: O Trade Dress pode ser considerado como todo o

conjunto imagem em que uma empresa se apresenta aos seus
consumidores por meio de seus estabelecimentos empresariais
característicos ou mesmo por somatória de cores, formatos em
embalagens.

Resumindo: É o conjunto da obra de como uma empresa de

apresenta aos seus consumidores, tornado-se característico e
identificador.
EXEMPLOS
EXEMPLOS
Definição pela
Propriedade Industrial Trade dress (ou conjunto-imagem) Ação visando a impedir
a utilização de padrão visual parecido com a da autora, com pedidos cumulativos
de multa diária por violação e reparação de danos materiais e imateriais Sentença

jurisprudência de procedência, em parte, com afastamento da compensação de dano imaterial e

condenação na indenização de dano material a ser apurado em liquidação Apelo
da ré Não acolhimento É o impacto visual, ou seja, a consideração global e não
individual dos elementos, que caracteriza ou não a concorrência desleal A lei não
exige que a imitação seja perfeita, caracterizando o ilícito dês que seja hábil a
confundir o consumidor Caso peculiar, em que a escolha dá-se em cenário
dinâmico: na condução de automóvel Semelhança que era desnecessária e
evitável, não tendo outro objetivo que o lucro pela cooptação indevida de clientes
Conduta que deve ser coibida quer pela proteção individual do titular da marca,
nela incluindo o esforço, criatividade e qualificação do layout, quer pela proteção
coletiva do consumidor, que pode controlar a origem dos produtos e serviços que
consome Jurisprudência Verba honorária fixada com moderação Apelo
desprovido.
(TJ-SP - APL: 9157030332009826 SP 9157030-33.2009.8.26.0000, Relator: João
Carlos Garcia, Data de Julgamento: 24/05/2011, 9ª Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 25/05/2011)
CASES NO BR
Cases no BR
POSTO DE COMBUSTÍVEL. USO INDEVIDO DE TRADE DRESS.
CONCORRÊNCIA DESLEAL. DANOS MATERIAIS. O réu-apelado
utilizou testeira nas cores verde e amarela, com uma fixa branca no
meio, em medidas semelhantes às empregadas pelos postos vinculados à
autora-apelante. Cartaz com a marca "BR" estrategicamente
posicionado. Placa com o valor do litro da gasolina e do álcool, na qual
constavam os dizeres "De olho no produto", cartaz muito similar ao da
recorrente, o qual anuncia os preços e também o programa de qualidade
"De olho no combustível". Uso ilícito de elementos característicos do
trade dress da apelante. Concorrência desleal específica. Artigo 195,
inciso III, da Lei nº 9.279/1996. O recorrido deverá pagar à recorrente
indenização por danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes),
em valor a ser apurado na fase de liquidação. Recurso provido, com
alteração do ônus da sucumbência.
(TJ-SP - APL: 03407289820098260000 SP 0340728-98.2009.8.26.0000,
Relator: Roberto Maia, Data de Julgamento: 08/04/2014, 10ª Câmara de
Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2014)
Cases no BR
EMPRESARIAL. MARCA. TRADE DRESS. Empresas autoras proprietárias da
marca "Prestobarba" e de seu respectivo desenho industrial e trade dress, com
registro no INPI, alegam que a ré estaria comercializando aparelhos de barbear
descartáveis com características idênticas aos presentes nos seus produtos,
utilizando-se indevidamente de sua marca, causando prejuízos morais. Sentença
de procedência. INÉPCIA DA INICIAL. Preliminar de inépcia da inicial afastada.
Exordial instruída com todos os documentos essenciais para a comprovação de
seus direitos, possibilitando a defesa e a devida prestação jurisdicional, sendo que
a inépcia da inicial só se caracteriza quando o vício apresenta tal gravidade que
impossibilite a defesa do réu, ou a própria prestação jurisdicional. DANO
MORAL. Valor genérico a ser arbitrado pelo Juízo. Possibilidade. Na hipótese de
contrafação, os danos morais são in re ipsam, em razão do desgaste e depreciação
da marca e da imagem das empresas apeladas perante os consumidores e mercado
em geral. Arbitramento em consonância com o princípio da proporcionalidade e
razoabilidade. Sentença mantida. Apelo não provido.
(TJ-SP - APL: 10896680520138260100 SP 1089668-05.2013.8.26.0100, Relator:
Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 03/02/2016, 2ª Câmara Reservada de
Direito Empresarial, Data de Publicação: 15/02/2016)
Cases no BR
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. TRADE DRESS. "SUAVE SABOR". SIGNO UTILIZADO NO
SEGMENTO DE CONFEITARIA. ESTABELECIMENTOS SITUADOS EM ESTADOS DA FEDERAÇÃO
DIVERSOS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. Não obstante exista indicativo de que o signo [Suave Sabor] seria
pouco evocativo, visto que atrelado ao setor de confeitaria no mercado de alimentos, pesa, no caso em exame, para
reconhecimento da concorrência desleal a reprodução do trade dress da autora, que deve ser protegido em sua
totalidade, inclusive, no que se refere à impressão visual do estabelecimento. É certo que prova pericial não
reconheceu a ocorrência de reprodução indevida do trade dress, pois a ré somente teria se utilizado da cor roxa,
tipicamente utilizada por estabelecimentos similares. Contudo, a o laudo reconheceu a concorrência desleal pela
utilização de signos com grafias muito semelhantes. Ora, se há, concomitantemente, a utilização do mesmo signo,
com igual grafia e também predominantemente na cor roxa, há evidentemente reprodução indevida do conjunto-
imagem e, por consequência, caracterização da concorrência parasitária. No caso, o exame da documentação
juntadas aos autos revela sem esforço a semelhança entre os signos utilizados pela ré, o que evidencia aos olhos até
mesmo do leigo o propósito induvidoso de se aproveitar do nome e do conceito que a autora adquiriu no mercado
ao longo de anos em típica manifestação de concorrência parasitária e, portanto, desleal. Nota-se, inclusive, que a ré
antou no seu endereço na intenet que pertence do "Grupo Suave Sabor", evocando, evidentemente, de forma ilícita,
o nome da autora. Danos morais. O dano sofrido pelo titular da marca utilizada indevidamente alcança ainda outra
dimensão. É que se coloca a marca em ambiente não adequado ao padrão de consumo desejado e praticado pelo seu
titular, desvalorizando o signo em face dos seus consumidores. Reparação fixada na quantia de R$ 25.000,00.
Danos materiais. Reparação por lucros cessantes, apurados através de perícia contábil, com fundamento no art. 210,
inc. II, da Lei nº 9.279/96. Este critério, requerido pela autora, deve ser observado, considerando-se a obrigação
alternativa estabelecida no referido dispositivo legal, permitindo-se, no entanto, modificação do critério antes
escolhido na petição inicial da liquidação, segundo entendimento do E. STJ. Recurso provido para determinar a
abstenção do uso do trade dress e do signo da autora, com modificação do nome empresarial, bem como para
condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

(TJ-SP - APL: 10143791720148260008 SP 1014379-17.2014.8.26.0008, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de

Julgamento: 19/09/2016, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 22/09/2016)
Cases no BR
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA.
COMERCIALIZAÇÃO DE CERVEJA. LATA COM COR VERMELHA. ART. 124, VIII, DA LEI N.
9.279/1996 (LPI). SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS COMO MARCA. PRÁTICA DE ATOS
TIPIFICADOS NO ART. 195, III E IV, DA LPI. CONCORRÊNCIA DESLEAL.
DESCARACTERIZAÇÃO. OFENSA AO DIREITO DE MARCA. NÃO OCORRÊNCIA.
CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Por
força do art. 124, VIII, da Lei n. 9.279/1996 (LPI), a identidade de cores de embalagens, principalmente
com variação de tons, de um produto em relação a outro, sem constituir o conjunto da imagem ou trade
dress da marca do concorrente - isto é, cores "dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo" -,
não é hipótese legalmente capitulada como concorrência desleal ou parasitária. 2. A simples cor da lata
de cerveja não permite nenhuma relação com a distinção do produto nem designa isoladamente suas
características - natureza, época de produção, sabor, etc. -, de modo que não enseja a confusão entre as
marcas, sobretudo quando suficiente o seu principal e notório elemento distintivo, a denominação. 3.
Para que se materialize a concorrência desleal, além de visar à captação da clientela de concorrente,
causando-lhe danos e prejuízos ao seu negócio, é preciso que essa conduta se traduza em manifesto
emprego de meio fraudulento, voltado tanto para confundir o consumidor quanto para obter vantagem ou
proveito econômico. 4. O propósito ou tentativa de vincular produtos à marca de terceiros, que se
convencionou denominar de associação parasitária, não se configura quando inexiste ato que denote o
uso por uma empresa da notoriedade e prestígio mercadológico alheios para se destacar no âmbito de sua
atuação concorrencial. 5. A norma prescrita no inciso VIII do art. 124 da LPI - Seção II, "Dos Sinais Não
Registráveis como Marca" - é bastante, por si só, para elidir a prática de atos de concorrência desleal
tipificados no art. 195, III e IV, do mesmo diploma, cujo alcance se arrefece ainda mais em face da
inexistência de elementos fático-jurídicos caracterizadores de proveito parasitário que evidenciem que a
empresa, por meio fraudulento, tenha criado confusão entre produtos no mercado com o objetivo de
desviar a clientela de outrem em proveito próprio. 6. Descaracterizada a concorrência desleal, não há
falar em ofensa ao direito de marca, impondo-se o afastamento da condenação indenizatória por falta de
um dos elementos essenciais à constituição da responsabilidade civil - o dano. 7. Recurso especial
conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1376264 RJ 2013/0087236-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de
Julgamento: 09/12/2014, T - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2015)
Cases no BR
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA.
COMERCIALIZAÇÃO DE CERVEJA. LATA COM COR VERMELHA. ART. 124, VIII, DA LEI N.
9.279/1996 (LPI). SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS COMO MARCA. PRÁTICA DE ATOS
TIPIFICADOS NO ART. 195, III E IV, DA LPI. CONCORRÊNCIA DESLEAL.
DESCARACTERIZAÇÃO. OFENSA AO DIREITO DE MARCA. NÃO OCORRÊNCIA.
CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Por
força do art. 124, VIII, da Lei n. 9.279/1996 (LPI), a identidade de cores de embalagens, principalmente
com variação de tons, de um produto em relação a outro, sem constituir o conjunto da imagem ou trade
dress da marca do concorrente - isto é, cores "dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo" -,
não é hipótese legalmente capitulada como concorrência desleal ou parasitária. 2. A simples cor da lata
de cerveja não permite nenhuma relação com a distinção do produto nem designa isoladamente suas
características - natureza, época de produção, sabor, etc. -, de modo que não enseja a confusão entre as
marcas, sobretudo quando suficiente o seu principal e notório elemento distintivo, a denominação. 3.
Para que se materialize a concorrência desleal, além de visar à captação da clientela de concorrente,
causando-lhe danos e prejuízos ao seu negócio, é preciso que essa conduta se traduza em manifesto
emprego de meio fraudulento, voltado tanto para confundir o consumidor quanto para obter vantagem ou
proveito econômico. 4. O propósito ou tentativa de vincular produtos à marca de terceiros, que se
convencionou denominar de associação parasitária, não se configura quando inexiste ato que denote o
uso por uma empresa da notoriedade e prestígio mercadológico alheios para se destacar no âmbito de sua
atuação concorrencial. 5. A norma prescrita no inciso VIII do art. 124 da LPI - Seção II, "Dos Sinais Não
Registráveis como Marca" - é bastante, por si só, para elidir a prática de atos de concorrência desleal
tipificados no art. 195, III e IV, do mesmo diploma, cujo alcance se arrefece ainda mais em face da
inexistência de elementos fático-jurídicos caracterizadores de proveito parasitário que evidenciem que a
empresa, por meio fraudulento, tenha criado confusão entre produtos no mercado com o objetivo de
desviar a clientela de outrem em proveito próprio. 6. Descaracterizada a concorrência desleal, não há
falar em ofensa ao direito de marca, impondo-se o afastamento da condenação indenizatória por falta de
um dos elementos essenciais à constituição da responsabilidade civil - o dano. 7. Recurso especial
conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1376264 RJ 2013/0087236-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de
Julgamento: 09/12/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2015)
Cases no BR
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
CONCORRÊNCIA DESLEAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TRADE
DRESS. CONJUNTO-IMAGEM. ELEMENTOS DISTINTIVOS. PROTEÇÃO LEGAL
CONFERIDA PELA TEORIA DA CONCORRÊNCIA DESLEAL. REGISTRO DE
MARCA. TEMA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, DE ATRIBUIÇÃO
ADMINISTRATIVA DE AUTARQUIA FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE
ABSTENÇÃO, POR PARTE DO PRÓPRIO TITULAR, DO USO DE SUA MARCA
REGISTRADA. CONSECTÁRIO LÓGICO DA INFIRMAÇÃO DA HIGIDEZ DO ATO
ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. A tese
a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a
seguinte: As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos,
concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e
cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça
estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete
à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI,
impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória. 2. No caso
concreto, dá-se parcial provimento ao recurso interposto por SS Industrial S.A. e SS
Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda., remetendo à Quarta Turma
do STJ, para prosseguir-se no julgamento do recurso manejado por Indústria e Comércio
de Cosméticos Natura Ltda. e Natura Cosméticos S.A.

(STJ - REsp: 1527232 SP 2015/0053558-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,

Data de Julgamento: 13/12/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe
05/02/2018)
Cases no BR
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
CONCORRÊNCIA DESLEAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TRADE
DRESS. CONJUNTO-IMAGEM. ELEMENTOS DISTINTIVOS. PROTEÇÃO LEGAL
CONFERIDA PELA TEORIA DA CONCORRÊNCIA DESLEAL. REGISTRO DE
MARCA. TEMA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, DE ATRIBUIÇÃO
ADMINISTRATIVA DE AUTARQUIA FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE
ABSTENÇÃO, POR PARTE DO PRÓPRIO TITULAR, DO USO DE SUA MARCA
REGISTRADA. CONSECTÁRIO LÓGICO DA INFIRMAÇÃO DA HIGIDEZ DO ATO
ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. A tese
a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a
seguinte: As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos,
concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e
cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça
estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete
à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI,
impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória. 2. No caso
concreto, dá-se parcial provimento ao recurso interposto por SS Industrial S.A. e SS
Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda., remetendo à Quarta Turma
do STJ, para prosseguir-se no julgamento do recurso manejado por Indústria e Comércio
de Cosméticos Natura Ltda. e Natura Cosméticos S.A.

(STJ - REsp: 1527232 SP 2015/0053558-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,

Data de Julgamento: 13/12/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe
05/02/2018)
Patentes
Podemos definir patente como nova tecnologia.

(Conceitos Espécies: Invenção e Modelo de Utilidade

iniciais)
Não há conceito legal de invenção, mas podemos definir como uma
tecnologia totalmente nova, que partiu do zero sua criação;

Já o modelo de utilidade vem conceituado no art. 9 da LPI e pode

ser entendido como um aperfeiçoamento de uma tecnologia já
existente. Res n. 85/2013 do INPI instituiu normas específicas para
o modelo de utilidade.
O que não
Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:
        I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;

pode ser         II - concepções puramente abstratas;

        III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis,

patenteado financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;

        IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer
criação estética;
        V - programas de computador em si;
        VI - apresentação de informações;
        VII - regras de jogo;
      VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos
terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e
        IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos
encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou
germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.
Requisitos da 1. Novidade

patenteabilidade Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são

(válidos tanta considerados novos quando não compreendidos no estado
da técnica.
para invenção
quanto para Exceções: art. 12 (Período de Graça)
modelo de Art. 12. Não será considerada como estado da técnica a
utilidade) divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando
ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a
data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente
(...)
Requisitos da Exceções: art. 16 (Prioridade Unionista)

patenteabilidade Art. 16. Ao pedido de patente depositado em país que

(válidos tanta mantenha acordo com o Brasil, ou em organização
internacional, que produza efeito de depósito nacional,
para invenção será assegurado direito de prioridade, nos prazos
quanto para estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado
nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.
modelo de
utilidade) Art. 4 da Convenção da União de Paris determina prazo
de 12 meses
Requisitos da 2. Atividade Inventiva:

patenteabilidade Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva

(válidos tanta sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de
maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.
para invenção Art. 14. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo
quanto para sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de
maneira comum ou vulgar do estado da técnica.
modelo de
utilidade) Deve-se provar a criatividade, que a nova tecnologia
decorreu de pesquisas, estudos, aperfeiçoamento, etc.
Requisitos da 3. Aplicação Industrial:

patenteabilidade
Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são
(válidos tanta para considerados suscetíveis de aplicação industrial quando
invenção quanto possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de
indústria.
para modelo de
utilidade)
Deve cumprir o binômio querer e poder: se a indústria
não quiser ou não puder produzir, não cumprirá este
requisito.
Requisitos da 4. Ausência de Impedimentos

patenteabilidade Art. 18. Não são patenteáveis:

(válidos tanta I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à
para invenção segurança, à ordem e à saúde públicas;

quanto para (...)

modelo de III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os

microorganismos transgênicos que atendam aos três
utilidade) requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade
inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que
não sejam mera descoberta.
Patente de
Patente de Biotecnologia regulada pela Resolução n. 144/2015 do INPI

biotecnologia Considerando que a biotecnologia é um campo tecnológico gerador de

invenções que tratam de matéria que pode levantar questões morais e de ordem
pública, a doutrina atual permite que o INPI recuse o patenteamento dessas
invenções com base no art. 18 (I) da LPI. Como exemplos, não exaustivos, temos:
(a) processos de clonagem do ser humano;
(b) processos de modificação do genoma humano que ocasionem a
modificação da identidade genética de células germinativas humanas; e
(c) processos envolvendo animais que ocasionem sofrimento aos mesmos
sem que nenhum benefício médico substancial para o ser humano ou
animal resulte de tais processos.
Patente de Patente de Biotecnologia regulada pela Resolução n.
144/2015 do INPI

biotecnologia
“De acordo com a LPI, as células propriamente ditas
(Pesquisa com obtidas diretamente de um animal ou com alguma
modificação gênica, não são patenteáveis diante do
base em disposto no art. 10 (IX) ou 18 (III), respectivamente.
Entretanto, composições contendo essas células, os
células tronco) processos de obtenção de célula tronco e aplicação (usos)
das mesmas podem ser considerados patenteáveis desde
que não impliquem ou incluam um método terapêutico
e/ou cirúrgico (art. 10 (VIII), e desde que não incidam
nas disposições do art. 18 (I) da LPI”.
Requerente da
Lei n. 9279/96

patente Art. 6º

§ 2º A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do

autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de
prestação de serviços determinar que pertença a titularidade.

Patente Conjunta:

§ 3º Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por

duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas,
mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos.

Prioridade pelo depósito

Art. 7º Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de

utilidade, de forma independente, o direito de obter patente será assegurado àquele que
provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação.
Patente Art. 88. A invenção e o modelo de utilidade pertencem
exclusivamente ao empregador quando decorrerem de

desenvolvida contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que

tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou
resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o
por empregado contratado.    

funcionário         § 1º Salvo expressa disposição contratual em

contrário, a retribuição pelo trabalho a que se refere este
artigo limita-se ao salário ajustado.
     § 2º Salvo prova em contrário, consideram-se
desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou o
modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo
empregado até 1 (um) ano após a extinção do vínculo
empregatício.
        
Patente Art. 90. Pertencerá exclusivamente ao empregado a
invenção ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido,

desenvolvida desde que desvinculado do contrato de trabalho e não

decorrente da utilização de recursos, meios, dados,
materiais, instalações ou equipamentos do
por empregador.     

funcionário Art. 91. A propriedade de invenção ou de modelo de

utilidade será comum, em partes iguais, quando resultar
da contribuição pessoal do empregado e de recursos,
dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do
empregador, ressalvada expressa disposição contratual
em contrário.    
Patente Art. 90. Pertencerá exclusivamente ao empregado a
invenção ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido,

desenvolvida desde que desvinculado do contrato de trabalho e não

decorrente da utilização de recursos, meios, dados,
materiais, instalações ou equipamentos do
por empregador.     

funcionário Art. 91. A propriedade de invenção ou de modelo de

utilidade será comum, em partes iguais, quando resultar
da contribuição pessoal do empregado e de recursos,
dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do
empregador, ressalvada expressa disposição contratual
em contrário.    
Domínio Público e Trade Secret
TRIPS – Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao
Comércio

Art. 39 “Pessoas físicas e jurídicas terão a possibilidade de evitar que informação legalmente sob
seu controle seja divulgada, adquirida ou usada por terceiros, sem seu consentimento, de maneira
contrária a práticas comerciais honestas, desde que tal informação:

a) seja secreta, no sentido de que não seja conhecida em geral nem facilmente acessível a pessoas
de círculos que normalmente lidam com o tipo de informação em questão, seja como um todo, seja
na configuração e montagem específicas de seus componentes;

b) tenha valor comercial por ser secreta; e

c) tenha sido objeto de precauções razoáveis, nas circunstâncias, pela pessoa legalmente em
controle da informação, para mantê-la secreta
Domínio Público e Trade Secret
Art. 195 da LPI. Comete crime de concorrência desleal quem:
(...)

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos,

informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou
prestação de serviços (...)

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou

informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a
que teve acesso mediante fraude
 Nulidade pela via administrativa
Art. 50. A nulidade da patente será declarada administrativamente quando:

I - não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais;

II - o relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto nos arts. 24 e 25, respectivamente;

III - o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado; ou

IV - no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais, indispensáveis à concessão.

Art. 51. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com
legítimo interesse, no prazo de 6 (seis) meses contados da concessão da patente.

Parágrafo único. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinta a patente.

Art. 52. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.
Nulidade pela
Ação de Nulidade de Patente com Pedido Liminar (artigos 56 e
seguintes da LPI)

via judicial Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da
vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo
interesse.

§ 1º A nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo,

como matéria de defesa.

§ 2º O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a

suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais
próprios.

INPI poderá figurar como réu nas ações de nulidade, tanto de patente
quanto de marca (Resp. 1258662).
Direitos sobre Art. 41. A extensão da proteção conferida pela patente
será determinada pelo teor das reivindicações,

as patentes interpretado com base no relatório descritivo e nos

desenhos.

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de

impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir,
usar, colocar à venda, vender ou importar com estes
propósitos:

LICENÇA VOLUNTÁRIA (feita mediante contrato entre

as partes)
Art. 61. O titular de patente ou o depositante poderá
celebrar contrato de licença para exploração.
Direitos sobre
Licença Compulsória (geralmente possuir caráter de sanção ao
titular da patente)

as patentes Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada

compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma
abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico,
comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou
judicial.
§ 1º Ensejam, igualmente, licença compulsória:

I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por

falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto (...)

II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do

mercado.
Desenho
Art. 95 da LPI. É todo o design aplicado em produto, de caráter
meramente embelezatório.

Industrial O desenho industrial não pode alterar a qualidade do produto.

Para concessão do registro, o INPI utiliza o sistema francês da Livre

Concessão.

Requisitos para registro são novidade, originalidade e ausência de

impedimentos (arts. 96 a 100 da LPI)

Protegido pelo prazo de 10 anos, contado do depósito, admitindo-se

até três prorrogações de 05 anos, cada. (art. 108 da LPI).